Año XIX - Número 876 Lima, 18 de diciembre de 2002 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 66-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la República del Ecuador.

Actor: Galo Molina Calle. Marca: S.O.S. Proceso Interno Nº 5674 EG. Proceso 77-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 81 y literal e) del artículo 82 de la misma Decisión. Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A. Marca: CRÉDITO MULTIDIVISAS.

Proceso Interno Nº 6683. Proceso 68-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 93 y 95, en concordancia con el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. LTDA. Denominación: “AGUILA DORADA”. Expediente interno N° 5327.. 16 PROCESO 66-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la República del Ecuador.

Actor: Galo Molina Calle. Marca: S.O.S. Proceso Interno Nº 5674 EG. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la República del Ecuador a través de su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez, en el expediente interno Nº 5674 EG., recibido en este Tribunal el 25 de julio de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 23 de agosto de 2002. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes El actor es el ciudadano Galo Molina Calle. Los demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos THE CLOROX COMPANY solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, el registro de la marca denominativa S.O.S., para proteger: artículos e instrumentos de limpieza, esponjas para fregar, esponjas de limpieza, esponjas sintéticas, lana de acero, esponjas impregnadas con detergente o con otras preparaciones de limpieza y todos los productos comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

(Clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina -que no sean de metales preciosos ni chapados-; peines y esponjas; cepillos –con excepción de los pinceles-; materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado –con excepción del vidrio de construcción-; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases).

El doctor Galo Molina Calle, dentro del plazo legal presentó observaciones al registro del signo S.O.S., fundamentando el derecho que tiene a usar exclusivamente en el Ecuador dicha marca, registrada desde 1993 con el N° 1897, para proteger productos comprendidos en la Clase 3 (Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos).

El 2 de septiembre de 1998 se expidió la Resolución N° 0966106, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la observación y concedió el registro de la marca S.O.S. 18/12/2002 2.24 2.2 La demanda El doctor Galo Molina –actor en el presente caso-, sostiene que con la expedición de la mencionada Resolución N° 0966106, se violaron los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literal a); y, el artículo 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como otras normas del ordenamiento jurídico de la República del Ecuador.

El actor fundamenta su demanda recurriendo a la interpretación de las normas antes citadas, así como a la doctrina sobre la materia, y a la jurisprudencia de este Tribunal. Concretamente el demandante sostiene que “El signo denominativo S.O.S. solicitado para registro como marca por parte de THE CLOROX COMPANY no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca S.O.S. de propiedad de GALO MOLINA CALLE; y, además, su registro está impedido por las causales de Irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 82 y a) del artículo 83 de la Decisión 344”.

Señala el actor, que de existir en el mercado productos con la marca S.O.S. pertenecientes a distintos empresarios, evidentemente se crearía confusión entre los consumidores. Sostiene que el Director Nacional de Propiedad Industrial, al conceder el registro del signo S.O.S. a la compañía THE CLOROX COMPANY, “…otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca, al tenor de lo dispuesto por el artículo 81 inciso 2, de la Decisión 344, por no gozar de DISTINTIVIDAD ALGUNA frente al signo S.O.S. de propiedad de mi representado GALO MOLINA CALLE…”.

El demandante también se refiere a la regla de especialidad y a la conexión competitiva entre los productos. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1 Por el Procurador General del Estado El Director de Patrocinio en representación del Procurador General, contesta la demanda en los términos siguientes: Sostiene que de conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, el GACETA OFICIAL Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “IEPI” es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente, a quien corresponde comparecer directamente a juicio. 2.3.2 Por el Director Nacional de Propiedad Industrial El Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado, contesta la demanda en los términos siguientes: Niega pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Sostiene que: “Analizadas las denominaciones en conflicto del modo recomendado por la doctrina se concluyó que si bien existen semejanzas entre las denominaciones en controversia, no inducirían a confusión al público consumidor por la procedencia de sus productos, dada la naturaleza de los mismos”. Señala también que la concesión de un derecho marcario se otorga únicamente para la clase en la que ha sido solicitada, en virtud del principio de la especialidad de la marca.

Arguye que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro de la marca, pues no había contravención del artículo 83 literal a) de la Decisión 344. 2.3.3 Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) El Presidente del IEPI, contesta la demanda en los términos siguientes: Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y ratifica la legalidad de la resolución impugnada. 18/12/2002 3.24 Arguye la legalidad del registro y niega que se haya violado solemnidad alguna para el registro de la marca S.O.S., y asimismo niega que se haya violado alguna disposición de fondo, alegando que se cumplió con todos los requisitos señalados en las normas contenidas en la Decisión 344.

Sostiene la falta de personería del compareciente, la violación del trámite, la prescripción del mismo, la litis pendencia; señala la legítima propiedad de la marca S.O.S. por parte de su representada, y alega también la distintividad entre los signos, así como la inexistencia de confusión entre ellos.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Distrito de Quito, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 2.3.4 De la empresa THE CLOROX COMPANY como tercera beneficiaria THE CLOROX COMPANY mediante apoderado, contesta la demanda en los términos siguientes: Niega pura y simplemente por falsas e improcedentes las afirmaciones de la parte actora.

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercia- GACETA OFICIAL lizados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 18/12/2002 4.24 Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

De la definición de marca antes transcrita, contenida en el artículo 81 de la Decisión 344, se desprenden los requisitos básicos que debe reunir un signo para que pueda registrarse como marca, y estos son: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica. Este Órgano Jurisdiccional Comunitario, al interpretar el citado artículo 81, ha manifestado reiteradamente la trascendencia en el cumplimiento de los tres requisitos antes mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir, que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, y no estar afectado por ninguna de las causales de Irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (..) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Con relación a los requisitos antes mencionados, este Tribunal reiteradamente ha manifestado que: “La distintividad es considerada por la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal como requisito y característica esencial para determinar la registrabilidad de un signo, la distintividad es la razón de ser de la marca, puesto que la marca debe ser ideada y exteriorizada de tal modo que ofrezca individualización y singularización, que permitan diferenciarla de otras.

La distintividad es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares fabricados, suministrados o comercializados por otra. La perceptibilidad es considerada como la aptitud del signo a registrarse para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, GACETA OFICIAL colores, figuras, etc., que es lo que permite formarse una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse” (Ver entre otros: Proceso 47-IP-2002, marca: AGUASANA+gráfica).

El artículo 82 literal a) establece reiterativamente que no se podrán registrar como marcas los signos que no reúnan los requisitos anteriormente señalados. II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS El artículo 82 literal h) estatuye que no podrán registrarse como marca los signos que: “Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

La irregistrabilidad de signos que estén incursos en la prohibición contenida en el mencionado literal h) del artículo 82, está orientada a cautelar el interés público, es decir, el interés de los empresarios y consumidores, frente al engaño del que podrían ser objeto, como consecuencia del registro de una marca, que intencionalmente distorsione lo relativo al modo de fabricación, la calidad, la procedencia, las características o la aptitud para el empleo del producto ingresado al mercado.

Existen signos que aplicados a ciertos productos o servicios, inducen a que empresarios y consumidores crean que aquellos tienen determinadas características, que en realidad son inexistentes. Jorge Otamendi sostiene que: “Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir.

El principio es el correcto aun cuando haya palabras que tengan un significado de una aplicación más universal tales como ETERNA, INMEJORABLE o IRROMPIBLE. En estos casos puede afirmarse que cualquiera sea el producto que distingan serán igualmente engañosas ya que nada es eterno, irrompible o inmejorable” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 86). 18/12/2002 5.24 El Régimen Común sobre Propiedad Industrial, rechaza el registro de signos engañosos, pues se entiende que proteger el registro de este tipo de signos, es contravenir principios fundamentales del libre intercambio de bienes, el mismo que se basa en prácticas honestas y leales de comercio, es decir, en la buena fe empresarial.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES Y CONEXIÓN COMPETITIVA El artículo 83 literal a) prohíbe el registro como marca de los signos que en relación con derechos de terceros, “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Como lo ha pronunciado repetidamente este Tribunal, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Es por ello que si dos o más personas pretenden usar dos marcas similares o idénticas para distinguir productos o servicios iguales o de similar naturaleza, se genera el riesgo de confusión, lo que provoca que los consumidores o usuarios pierdan la capacidad para distinguir el origen de dichos bienes o servicios.

Es por ello que el sistema marcario andino proscribe la posibilidad de registrar signos idénticos o semejantes que induzcan a error a los consumidores o usuarios, ya que la confusión por parte de éstos vulnera su libre voluntad de elección y distorsiona el mercado. Con relación al análisis que se debe practicar con el fin de determinar si entre dos signos se presenta el riesgo de confusión, este Tribunal ha dicho que: “ deberá tomarse en consideración por el examinador el tipo o clase de marcas a cotejar (denominativas, gráficas, mixtas, etc.); el grado de similitud que exista entre ellas (identidad o simple semejanza); la clase de productos que se distinguen o se pretende distinguir; el carácter de marca notoria o de marca común; el público destinatario de los bienes o servicios; y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio re- GACETA OFICIAL 18/12/2002 6.24 quiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible. de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Por lo general, cuando la comparación se surte entre marcas idénticas, el análisis se facilita hasta el punto de que sólo se deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. Para los casos de comparación de marcas semejantes, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del examinador tendiente a determinar, en definitiva, si el parecido o las semejanzas aducidas entre los signos confrontados pueden o no generar error entre el público consumidor” (Ver: Proceso 4-IP-98, en la G.O.A.C. N° 375 de 7 de octubre de 1998, marca OPTIPAN; y Proceso 15-IP-2001, en la G.O.A.C. N° 668 de 9 de mayo de 2001, marca: KRIKIS).

Este Organismo jurisdiccional, en reiterada jurisprudencia ha recogido las reglas para el cotejo marcario, aportadas por la doctrina, así tenemos: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Breuer Moreno Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, BB. AA., p. 351 y ss.) En el Proceso 33-IP-2001 sobre la marca BUNKER, cuya sentencia aparece publicada en el Tomo VII, pág. 157 de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se acogen las mencionadas reglas, citando para el caso a Pedro Breuer Moreno (ob. cit., p. 352 y ss.): “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo conjunto En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine (sic) así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de la comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de la otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Lo relativo a la conexión competitiva, ha sido desarrollado por la doctrina sobre Propiedad Industrial, y ha sido recogido también por la jurisprudencia de este Tribunal y de algunos países como es el caso de España. La conexión competitiva no se encuentra regulada en la Decisión 344, pero su aplicación en determinados supuestos es necesaria.

GACETA OFICIAL El derecho que se concede con el registro de un signo como marca, protege solamente los productos contemplados en determinada clase de la Clasificación Internacional de Niza. Carlos Cornejo Guerrero señala que: “De acuerdo al principio de especialidad, las marcas protegen aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron registradas.

El fundamento de este principio, se encuentra en que la función de la marca es identificar un producto en concreto, y no a toda la gama de productos existentes. Consecuencia de este principio, es que existan marcas idénticas a favor de distintos titulares, registradas en diferentes clases. Este concepto ha sido señalado por Cavelier, Germán quien señala que ‘la especialidad consiste en que la marca ampare determinado producto, puesto que, como se ha dicho, la marca se identifica en cierto modo con el mismo producto ’.

Las marcas protegen a aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron concedidos, y por lo tanto el titular de una marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con la suya, si ella pertenece a la misma clase de la nomenclatura oficial, que la ya registrada. Sin embargo es posible impedir el registro de una marca, a pesar de que proteja productos de una clase distinta de la ya registrada, en el caso de que dadas las circunstancias, pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos, u originarse en la mente de un consumidor una asociación de ideas susceptibles de traducirse en daño comercial para el titular de la marca.

El problema estriba en determinar cuando hay la posibilidad de confusión sobre el origen de los productos, y cuando puede originarse en el consumidor ideas susceptibles de generar daño comercial” (Cornejo Guerrero, Carlos. Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A., Lima-Perú, 1992, pp. 99-102). En el presente proceso el actor, titular de la marca S.O.S., registrada para distinguir productos de la Clase Internacional 3, presentó observación al registro del mismo signo presentado por The Clorox Company para distinguir produc- 18/12/2002 7.24 tos de la Clase Internacional 21.

Por tanto el Juez consultante al sentenciar el caso deberá definir si hay semejanza entre los productos de las clases 3 y 21. También el juez consultante deberá apreciar las pruebas existentes para determinar si existe o no notoriedad en la marca S.O.S. El hecho que productos tan parecidos como jabones y material de limpieza estén amparados en clases distintas de la Clasificación de Niza, motivó, al parecer, que cuando el legislador reemplazó la Decisión 85, mediante la Decisión 311 –redacción mantenida en la Decisión 344-, suprimiese la referencia “para productos o servicios comprendidos en una misma clase”, que se mencionaba en el artículo 58 literal f) de la citada Decisión 85.

Así el Principio de la especialidad, recogido en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se refiere a que no podrán registrarse como marcas: “los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Marco Matías Alemán con relación al tema aludido señala que: “En atención a lo antes expuesto nos atrevemos a pensar que el principio de especialidad de la marca en la actual legislación tiene un contenido tan diferente que en su defecto sería conveniente hablar del principio de la individualidad del registro, el cual consiste en que una marca sólo se solicita para identificar productos o servicios identificados y enumerados en el memorial de solicitud, los cuales hacen parte de los agrupados en una de las 42 clases de la clasificación internacional, permitiéndose la coexistencia de marcas, siempre que se cumplan las condiciones anotadas, y dándosele la facultad al titular del derecho de impedir el registro del signo o de uno similar, en otra clase de la clasificación, siempre que se den los requisitos igualmente anotados.

Así las cosas se ha sustituido el criterio formal de apreciación para la determinación de los riesgos de confusión entre marcas, consistente en que, ésta –la confusión- sólo se presenta, cuando se pretende identificar productos o servicios agrupados en la misma clase, por otro GACETA OFICIAL criterio más realista que busca determinar si los productos o servicios designados por cada una de las marcas en cuestión, en atención a su naturaleza, finalidades a que se destinen, circulación, estructura, composición y presentación, pueden llegar a crear confusión entre el público consumidor, con independencia de la clase en que se encuentren agrupados”.

(Matías Alemán, Marco. Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management, p.91). Por su parte Jorge Otamendi sostiene que: “La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos.

Cuando hay confusión, se ha reconocido una extensión del Derecho para evitarla, cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere La confusión puede darse en un mismo género de productos: El caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases.

Se da cuando los productos pueden venderse en los mismos negocios, lo cual permite con fundamento que una denominación idéntica que puede venderse en un mismo negocio, aunque estén destinados a diferentes propósitos, produce el riesgo de confundir al consumidor sobre su origen o procedencia ” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires-Argentina, 199, pp. 192-201)”.

Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos FernándezNovoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al 18/12/2002 8.24 producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresa- GACETA OFICIAL rio.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Ver: Proceso 08-IP-1995, en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por la oficina nacional competente o por el juez, según se trate.

IV. PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE SOBRE LAS OBSERVACIONES Y LA CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA La norma contenida en el artículo 95, cuya interpretación ha sido solicitada, es de carácter adjetivo, y contiene lo concerniente al trámite seguido luego de ser admitida a trámite la observación. 18/12/2002 9.24 De admitirse a trámite la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos.

Vencido el plazo la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. El Tribunal ha sentenciado: “ que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de proceder al respecto, conforme a la normativa comunitaria. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinarlas necesaria y sucesivamente” (Proceso 77-IP-2000, en la G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, marca: PURO VARELA).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344, y además, si no incurre en las causales de irregistrabilidad referidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, GACETA OFICIAL el modo de fabricación, las características, las cualidades o la aptitud para el empleo del producto que pretende distinguir. Tercero: Tampoco son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Cuarto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontables, derivará en el presente caso, de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Quinto: Sexto: Admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario, para que dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación, si lo estima conveniente, haga valer sus alegatos.

El acto administrativo que otorgue o deniegue el registro de una marca, debe ser debidamente motivado y notificado al interesado. Séptimo: En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza, así como la conexión competitiva que exista entre 18/12/2002 10.24 ellos, aunque pertenezcan a distintas clases.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 18/12/2002 11.24 PROCESO 77-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 81 y literal e) del artículo 82 de la misma Decisión. Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A. Marca: CRÉDITO MULTIDIVISAS. Proceso Interno Nº 6683. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dos. guir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

(Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios). VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su Consejero ponente doctor Camilo Arciénegas Andrade, adjunta al Oficio Nº 1659 de 30 de julio de 2002, dentro del expediente interno Nº 6683 que fue recibido en este Tribunal el 27 de agosto de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 10 de octubre de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la sociedad BANCO TEQUENDAMA S.A., que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La solicitud de registro de la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS clase 36, fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 385 de 17 de septiembre de 1993, sin que se presentaran observaciones.

Sin embargo mediante Resolución N° 2415 de 28 de enero de 1994, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la citada marca, aduciendo que la misma encuadraba en la causal de Irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Contra la mencionada Resolución N° 2415, el BANCO TEQUENDAMA S.A., dentro del término de ley, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución N° 012203 de 30 de abril de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, absolvió el recurso de reposición, confirmando en todos sus extremos la Resolución N° 2415.

El recurso de apelación fue absuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el que mediante Resolución N° 11632 de 31 de mayo de 2000, confirmó en todas sus partes la referida Resolución N° 2415. 2.2 La demanda 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El BANCO TEQUENDAMA S.A., por medio de apoderado, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, División de Signos Distintivos, el registro de la marca CRÉDITO MULTIDIVISAS, para distin- El BANCO TEQUENDAMA S.A. representado por el abogado Jaime Eduardo Delgado Villegas, pretende que se declare la nulidad de la citada Resolución 2415, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS.

Asimismo, pretende que se declare la nulidad GACETA OFICIAL 18/12/2002 12.24 de las referidas Resoluciones Nos: 012203 y 11632. 81 y 82 literal d) de la mencionada Decisión 344. Pretende también que como consecuencia de lo anterior, se ordene a título de restablecimiento de su derecho, que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgue el registro de la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS, y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO

El actor fundamenta su pretensión en la violación del artículo 13 incisos 1° y 2° de la Constitución Política de la República de Colombia, y del artículo 3 inciso 6 del Código Contencioso Administrativo de ese País, y en la violación de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El demandante sostiene en síntesis, que la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS, no constituye un signo genérico como erróneamente lo ha calificado la Oficina Nacional Competente de la República de Colombia. 2.3 Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC), a través de su Oficina Jurídica, solicita a los Honorables Magistrados “ no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

Sostiene la demandada que: “Con la expedición de las resoluciones Nos: 2415 del 28 de enero de 1994, 012203 del 30 de abril de 1997, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos, y la resolución 11632 del 31 de mayo de 2000, proferida por el Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”.

La SIC, tras analizar jurisprudencia de este Tribunal Comunitario, manifiesta también que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS, es irregistrable, pues contraviene lo establecido en los artículos Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, se procederá a la interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) de la Decisión 344. Que este Tribunal considera que es necesario interpretar de oficio el artículo 81, así como el literal e) del artículo 82 de la mencionada Decisión. Que los artículos 146 y 147, no se interpretarán ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de este Órgano Comunitario, estas normas hacen referencia a compromisos contraídos por los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311, responsabilidades de carácter nacional que no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

Los compromisos plasmados en esos artículos constituyen obligaciones que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”. Que el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- GACETA OFICIAL tintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

( )” Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA De acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 se entiende como marca: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

El mismo artículo contempla los tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. El Tribunal al interpretar el artículo 81 ha reiterado la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados, como paso previo 18/12/2002 13.24 al registro de una marca, es decir, que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

(Ver entre otros: Proceso 8-IP2001, G.O.A.C. Nº 673 de 29 de mayo de 2001, marca: DOMÉSTICO; Proceso 17-IP-2001, G.O.A.C. Nº 674 del 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO) Respecto a las características mencionadas este Órgano Jurisdiccional ha sostenido que: “La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil.

De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.

La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la “descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.” (Proceso 25-IP-98 de 3 de marzo de 1999, Marca: PINTUBLER) II.

IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS Y REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos descrip- GACETA OFICIAL tivos está involucrando, entre otros, a los signos que designen la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse.

Signos genéricos El signo genérico es aquel que se utiliza para designar en forma usual y común un artículo determinado. Al igual que la doctrina, la jurisprudencia andina ha rechazado el registro de signos genéricos. Al respecto el Tribunal, ha expresado que: “El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).

Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.

Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca.” (Proceso 07-IP-2001, G. O.A.C. Nº 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). No se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.

“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.

Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”. (Proceso: 07-IP-2001 ya citado, que remito 18/12/2002 14.24 a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996). Signos descriptivos Respecto a las denominaciones descriptivas, Otero Lastres las entiende como: “ aquella que informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio” (Memorias del Seminario Internacional: La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios. p. 237).

Este Tribunal al respecto ha señalado que: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.

(Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “COMODISIMOS). Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios, el signo será irregistrable.

Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay sig- GACETA OFICIAL nos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento para el registro no prospera. 18/12/2002 15.24 Primero: Signos evocativos Los signos evocativos son aquellos que “poseen la habilidad de transmitir una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginario.

Ejemplo de ellos son los que se refieren a productos utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFE para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate… (Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Jorge Otamendi, “Derechos de Marcas”)” (Ver entre otros: Proceso 19IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; proceso 27-IP-2001 ya citado).

En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender a qué productos se refiere, con base en un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil. Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular.

Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, ob. cit. p. 29) Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen con la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrables.

En consecuencia le corresponde a la autoridad nacional competente, en cada caso, establecer la diferenciación entre uno y otro tipo de signo al realizar el examen previo al registro y, definir a qué categoría corresponde la denominación “CRÉDITO MULTIDIVISAS”. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos o servicios, cuando se refieran, directamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien o servicio que se pretende distinguir.

Tercero: Sí podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos o descriptivos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros. Cuarto: Los signos evocativos pueden ser objeto de registro siempre que incorporen un elemento de fantasía que transmita indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar el signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquél. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá asimismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE GACETA OFICIAL 18/12/2002 16.24 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO N° 68-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 93 y 95, en concordancia con el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. LTDA. Denominación: “AGUILA DORADA”. Expediente interno N° 5327. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintisiete de noviembre de dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 83, literal a; 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 1º de agosto de 2002; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, el actor alega que: “TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. LTDA. presentó solicitud de registro de la marca AGUILA DORADA, clase 29, petición a la cual correspondió el expediente administrativo núm. 97 21050”. (Clase 29: “Carne, pescado, aves y caza; ex- tractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”); que “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, se formularon las siguientes observaciones: la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., se opuso al registro alegando ser titular de la marca JET DORADA, en las clases 29, 30 y 31 de la clasificación internacional.

Por su parte, la CERVECERIA AGUILA S.A., se opuso al registro alegando ser propietaria de la marca AGUILA, para distinguir productos de la clase 32. Finalmente, la firma CERVECERIA DEL LITORAL S.A., (hoy MALTERIAS DE COLOMBIA S.A. y COMPAÑÍA DEL LITORAL S.A.) se opuso al registro alegando ser titular de la marca DORADA, para la clase 32” (Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”); que “Tramitadas las oposiciones, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia demandada expidió la Resolución núm. 11535 de 30 de junio de 1998, cuya nulidad se demanda, por la cual declaró infundada la observación formulada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., por no existir semejanzas entre la marcas (sic) AGUILA DORADA (solicitada) y JET DORADA (registrada), al mismo tiempo que de- GACETA OFICIAL claró fundadas las oposiciones formuladas por CERVECERIA AGUILA S.A. y MALTERIAS DE COLOMBIA S.A., con el argumento de que entre las marcas AGUILA DORADA (solicitada) y AGUILA y DORADA (base de las observaciones), existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales que pueden inducir al público consumidor a error, por cuanto reproduce dichas marcas, además de que amparan productos estrechamente relacionados, por lo cual la marca solicitada incurre en la causal de irregistrabilidad de literal a) del artículo 83 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Agrega el consultante que, según el dicho del actor, “Contra la citada Resolución 11535 se interpuso recurso de apelación en el cual se expusieron claramente las razones de orden jurídico por las cuales el signo AGUILA DORADA, clase 29, no es confundible con las marcas AGUILA ni DORADA, por lo cual la misma debe ser registrada”; que “la clase 29, para la cual se solicitó el registro de la marca AGUILA DORADA, comprende solamente productos alimenticios, al paso que la clase 32, en la cual se encuentran registradas las marcas base de las observaciones que fueron declaradas fundadas, comprende cervezas, bebidas, gaseosas y bebidas no alcohólicas, que en nada se relacionan con los productos alimenticios”; y que “ la sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA LIMITADA es titular de las marcas AGUILA ROJA y CAFÉ AGUILA ROJA para distinguir productos comprendidos en la clase 29, clase para la cual se solicitó el registro de la marca AGUILA DORADA …”. 18/12/2002 17.24 TÍCULO 83, LITERAL A) … Se violaron … por interpretación errónea, por cuanto la División de Signos Distintivos … determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada era confundible con las marcas AGUILA y DORADA … no tuvo en cuenta que mi representada tiene registradas las marcas AGUILA, AGUILA ROJA y CAFÉ AGUILA ROJA para distinguir productos comprendidos en la clase 30, que son de similar naturaleza a la de los productos comprendidos en la clase 29, y que con base en dichos registros fue que solicitó el registro de la marca AGUILA DORADA para distinguir productos comprendidos en la clase 29, que son de naturaleza distinta a la de los productos comprendidos en la clase 32, para la cual se encuentran registradas las marcas AGUILA y DORADA base de las observaciones que fueron declaradas fundadas …”. 2.

Contestación a la demanda El solicitante informa que la Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, “ sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plana competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que, la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria”. 1.2.

Cuestión de derecho La parte actora sostiene que “los actos administrativos demandados violan las siguientes normas … comunitarias:

1. EL ARTÍCULO 81 DE LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA … Se violó dicha norma comunitaria, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca AGUILA DORADA goza de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 29, dado que cumple con las exigencias consagradas en el Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena …”.

“2. LOS ARTÍCULOS 93 Y 95 DE LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA, EN CONCORDANCIA CON EL AR- Además, en el citado escrito de contestación se expresa que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘AGUILA DORADA’ (solicitada) para la clase 29, frente a las marcas ‘AGUILA’ (registrada), para la clase 32, registrada a favor de la sociedad Cervecería Aguila S.A y la marca ‘DORADA’ para la clase 32, registrada a favor de la sociedad Cervecería del Litoral S.A,se (sic) concluye en forma evidente que la marca solicitada es semejante a las marcas registrada (sic), existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales; por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el produc- GACETA OFICIAL to tendría el mismo origen, además de que se destinan a productos relacionados.

Si se aprecian las marcas ‘AGUILA DORADA’ (solictada) ‘AGUILA’ Y ‘DORADA’ en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error.

En consecuencia, la marca ‘AGUILA DORADA’ para la clase 32 es irregistrable … no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la … Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues no es suficientemente distintiva”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación ha sido solicitada son las previstas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas citadas forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, con fundamento en la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 135 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- 18/12/2002 18.24 cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

GACETA OFICIAL I. De la marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

La marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 citado somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar al consumidor el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. 18/12/2002 19.24 La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca. De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265 del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”;

N° 32-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 279 del 25.VII.97, caso “DC’OS”; y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450 de 21.VI.99, caso “LOS ALPES”). Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.

Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

II. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo GACETA OFICIAL pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación —tomando en cuenta su naturaleza— habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. A este propósito, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de 18/12/2002 20.24 las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los produc- GACETA OFICIAL tos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “AGUILA DORADA”, “AGUILA” y “DORADA”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

El hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 18/12/2002 21.24 En relación con este punto, es pertinente la mención de otros criterios también elaborados por la doctrina, cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

(FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.). En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, como lo serían los canales de distribución y los establecimientos de venta al público. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad” (Cita tomada de la sentencia dictada en el expediente N° 50–IP-2001, el 31 de octubre de 2001, y publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre de 2001, caso “ALLEGRA”).

En relación con los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de aquéllos. En efecto, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al mo- GACETA OFICIAL mento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

En cambio, en el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el Proceso 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”; y reiterada en las sentencias emitidas en los Procesos Nos. 30IP-2000, de 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, de 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP2001, de 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, de 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + GRÁFICA”; 50-IP-2001, de 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, de 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”) con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los 18/12/2002 22.24 productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág. 90)” (énfasis añadido).

Ya en la sentencia citada, y a pesar de la limitación prevista en la Decisión 85, el Tribunal había acudido a los “Criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre bienes o productos”, y, en relación con los productos del mismo género, había reconocido la posibilidad de semejanza entre ellos “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades” (énfasis añadido).

III. Del procedimiento de observaciones al registro de la marca solicitado El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, instaura un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente puede GACETA OFICIAL admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 18/12/2002 23.24 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y las marcas ya registradas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

Para esa determinación no bastará con cualquier semejanza entre los signos en disputa, puesto que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3° La comparación entre signos susceptibles de inducir a confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que están destinados los productos.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4° El signo debe ser suficientemente apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. A objeto de garantizar las funciones del signo marcario, el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prohíbe, entre otros supuestos, el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

GACETA OFICIAL En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, será aplicable con independencia de la naturaleza del producto o servicio de que se trate y de la clase a que pertenezca uno u otro, puesto que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca que ha probado su notoriedad y el aprovechamiento injusto de su prestigio. 5º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, cualquier observación al registro de la marca solicitado, con base en una marca registrada o en una solicitud ya presentada.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observacio- 18/12/2002 24.24 nes.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú