Año XIX - Número 877 Lima, 19 de diciembre de 2002 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 100-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344; 134, 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio del literal a) del artículo 82 y del artículo 84 también de la Decisión 344. Actor: ENRIQUE BERNAT F. S.A. Marca: “CHUPA gráfica en colores”. Proceso interno N° 6908-ML. Proceso 101-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, (Distrito No. 1), República del Ecuador.

Expediente Interno No. 7631 LYM. Actor: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.I. Marca: Cola Real + gráfica PROCESO 100-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344; 134, 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio del literal a) del artículo 82 y del artículo 84 también de la Decisión 344. Actor: ENRIQUE BERNAT F. S.A. Marca: “CHUPA gráfica en colores”. Proceso interno N° 6908-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez. mente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de noviembre del mismo año. 1.

ANTECEDENTES: VISTOS 1.1 Partes. Que la solicitud recibida por este Tribunal el 2 de octubre del año 2002 se ajustó suficiente- Actúa como demandante la firma ENRIQUE BERNAT F. S.A., siendo demandados el Presi- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL dente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI y, el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador.

Se constituye en tercero interesado la compañía PEPSICO INC. 1.2 Acto demandado. La interpretación se plantea en razón de que la firma ENRIQUE BERNAT F. S.A., demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 975229, de 19 de enero del 2000, notificada el 19 de los mismos mes y año, por medio de la cual al resolver el recurso de reposición presentado respecto de la Resolución Nº 974184, de 26 de octubre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial la confirma integralmente, ratificándose en la negativa del registro de la denominación “CHUPA gráfica en colores” como marca de fábrica, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Nº 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por contravenir, en opinión de la Autoridad Nacional Competente, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.3 Hechos relevantes.

Del expediente remitido por la Instancia Nacional Consultante han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 1 de abril de 1997, la firma ENRIQUE BERNAT F. S.A., presentó solicitud para obtener registro de la denominación “CHUPA gráfica en colores” como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 2.

La solicitud a la cual le correspondió el expediente Nº 77093-97, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 387, página 62. 1 Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. 19/12/2002 2.20 3.

El 20 de mayo de 1998 se formuló observación al registro solicitado por parte de la compañía PEPSICO INC., con base en la marca “CHUPA DIPS” de su propiedad, registrada para amparar productos también de la clase Nº 30. 4. El 26 de octubre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 974184 por medio de la cual aceptó la referida observación y denegó el registro de la referida marca. 5.

El 15 de noviembre de 1999, la firma ENRIQUE BERNAT F. S.A., solicitante de dicho registro, presentó recurso de reposición en contra de la resolución Nº 974184. 6. El 19 de enero del 2000, el mencionado Director Nacional de Propiedad Industrial, al resolver el recurso presentado, expidió la Resolución Nº 975229, por medio de la cual ratificó integralmente la resolución Nº 974184 original. b) Escrito de demanda La firma española ENRIQUE BERNAT F. S.A., a través de apoderado, presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 975229, de 19 de enero del 2000, manifestando ser propietaria en Ecuador de las marcas notoriamente conocidas “CHUPA CHUPS”, registradas en 1974 y 1990 y “CHUPA (gráfica en colores)” en 1998, las dos primeras para distinguir productos de la clase internacional Nº 30 y, la tercera, de la clase Nº 28, por lo que, según expresa, la marca cuyo registro ha sido solicitado, para amparar productos esta vez de la clase Nº 30, es parte de lo que la doctrina denomina “familia de marcas” o “marcas seriadas”.

Afirma que el Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la Resolución 975229, infringió las disposiciones contenidas por los artículos 81, 82 literal h), 83 literal h) y artículo 95, inciso 2 de la Decisión 344, en concordancia con normas de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. Asevera además, en lo principal, que la marca “CHUPA (gráfica en colores)” es distintiva y cumple todos los requisitos establecidos por la Ley; nuevo registro éste con el cual la Actora pretende, según manifiesta, ampliar la protec- GACETA OFICIAL ción de sus marcas incluyendo un gráfico en colores.

Expresa que la Autoridad no tomó en cuenta los argumentos planteados en la contestación a la “oposición” y en el recurso de reposición; que no se puede negar la existencia de un derecho preferente respecto de las denominaciones CHUPA CHUPS y CHUPA – gráfica en colores y, que la denominación “CHUPA DIPS”, base de la observación, fue solicitada por PEPSICO INC. recién en 1995 y registrada en 1996.

Que, adicionalmente, ENRIQUE BERNAT F. S.A., tiene derechos de exclusividad sobre las marcas antes indicadas en conjunto y no sólo sobre el término CHUPA. Sostiene, por otra parte, que la Resolución por la cual fue aceptada la observación y negado el registro de la marca solicitada, carece de una “debida motivación”, pues no toma en consideración que el elemento característico de las marcas prioritariamente registradas es la palabra “CHUPA”. 19/12/2002 3.20 La compañía PEPSICO INC., con domicilio en Purchase, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, por intermedio de apoderado contesta también la demanda, manifestando que presentó observaciones contra el registro de la marca “CHUPA gráfica en colores”, con fundamento en la propiedad en el Ecuador de “la prestigiosa y notoria marca de fábrica CHUPA DIPS”, inscrita en julio de 1996 para amparar productos de la clase internacional 30.

Manifiesta que alegó que la marca solicitada no es susceptible de registro por contravenir lo dispuesto en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344; que mediante Resolución Nº 974184, de 26 de octubre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial aceptó la observación presentada y negó el registro de la aludida marca, por considerar que, además de lo expuesto, se encontraba incursa en las prohibiciones del artículo 83 literal a) de la misma Decisión; acto administrativo confirmado más tarde mediante Resolución 975229, de 19 de enero del 2000, por las mismas razones mencionadas. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial deduce como excepción la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Expresa que la solicitud de registro fue objeto de observación, que entre las marcas en controversia existe identidad en los planos gráfico y fonético, además de que “protegen productos encasillados en la misma clase internacional”, lo que “haría probable el error o confusión”. Afirma que sobre esas bases se ha concluido que la “marca solicitada no cumple los requisitos legales y está incursa en las prohibiciones de registro contempladas en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344”, razones por las cuales fue resuelto negar el registro, solicitando que en sentencia sea rechazada la demanda.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, niega también los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, se ratifica en la Resolución Nº 975229 materia de la impugnación, pues guarda, según expresa, conformidad con la legislación andina y nacional, solicitando igualmente que sean acogidas sus excepciones y rechazada la demanda.

Sostiene que esa última Resolución fue debidamente motivada, esto es, apoyada en “razonamientos ajustados a derecho” y que, para el efecto, “se aplicó correctamente” las normas de la Decisión 344 antes referidas, así como los artículos 194 y 196 literal a) de la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual. Sobre estas bases, opone como excepciones la negativa de que la Autoridad Nacional Competente haya infringido norma alguna y que su resolución haya sido inmotivada; niega el derecho de la actora para solicitar el registro así como que tenga élla derechos prioritarios de exclusividad para registrar la marca CHUPA (gráfica en colores); niega la existencia de violación alguna en el trámite administrativo y, en definitiva, niega todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el GACETA OFICIAL ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha solicitado por medio de oficio Nº 664-TDCA1S-ML, de 19 de septiembre del 2002, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344; y 134, 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad, según así se expresa, con lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión, por la cual fuera aprobado el anterior Estatuto del Tribunal.

No obstante esta desactualización informativa, se procede a atender el pedido hecho, por considerar que la solicitud se ajusta, en lo principal, a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto vigente, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Este Tribunal destaca, por otra parte, que en la providencia de 29 de julio del año 2002, emitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por medio de la cual se dispone suspender el procedimiento, se solicita la interpretación prejudicial respecto de normas específicas de la Decisión 344 y, que en aquella de 19 de agosto del mismo año, por la cual se amplía la anterior, en el sentido de adicionar a dicha solicitud la interpretación también de determinados artículos de la Decisión 486 de la Comisión, contrariamente, se produce total imprecisión en cuanto a las normas de una y otra Decisiones, puesto que no se las diferencia. En todo caso, observa el Tribunal acerca de la mencionada ampliación, que las disposiciones contenidas por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no pueden ser parte de la interpretación prejudicial del Tribunal en este caso, por cuanto el trámite de la solicitud de registro de la marca objeto de la impugnación se ha llevado a cabo, integralmente, en vigencia absoluta y exclusiva de la Decisión 344, por lo que ninguna incidencia puede tener la Decisión 19/12/2002 4.20 486 en actual vigencia, respecto del fallo que deberá dirimir el juicio que se sustancia ante la Instancia Nacional que plantea la consulta.

Contrariamente a lo expuesto, este Organo Jurisdiccional Comunitario considera de importancia para la resolución de la causa interna, la interpretación, de oficio, del literal a) del artículo 82, así como del artículo 84 de la Decisión 344, cuyas disposiciones resultan sin duda aplicables a esa controversia. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo antes expuesto y en uso de la facultad establecida por el artículo 34 de su Tratado de Creación, este Tribunal procede a interpretar las normas de la Decisión 344 cuyos textos se transcriben seguidamente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una GACETA OFICIAL marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; ( ) “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 19/12/2002 5.20 notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares originados en otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

( ) b) Distintividad “Artículo 95.“Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

GACETA OFICIAL 19/12/2002 6.20 c) Susceptibilidad de representación gráfica Signos engañosos a los medios comerciales o al público consumidor La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El literal h) del referido artículo considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir a los productos y a los servicios de un comerciante de los de otro.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. Impedimentos básicos El literal a) del artículo 82 establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una manifestación que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. 2 Ha expuesto asimismo: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos 2 Proceso 07-IP-95, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Tomo IV, pág. 166. GACETA OFICIAL similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”. 3

6. EXCEPCIONES ADICIONALES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado, por otra parte, que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. 19/12/2002 7.20 zar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individuali- 3 4 Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. GACETA OFICIAL 19/12/2002 8.20 Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 6 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 5.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

Confusión con la marca notoriamente conocida En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida; esto, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 7 “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una mar6 7 5 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada por el examinador, si dicha notoriedad ha sido probada.

7. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LA NOTORIEDAD Este Tribunal Comunitario ha dicho que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo” 8 Si bien el literal e) del artículo 83 establece la protección para una marca notoria, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado, acatando así lo establecido por el artículo 84 de la Decisión 344.

El referido artículo 84 determina además, la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado y no arbitrario acerca de esa particularidad. Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1.

La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 19/12/2002 9.20 para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” 9 La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de el se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

8. MARCAS DERIVADAS Y DEFENSIVAS El Régimen de Propiedad Industrial consagrado en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no regula lo concerniente a esta clase de distintivos; sin embargo, este Tribunal considera ilustrativo para la mejor resolución de los aspectos que en este ámbito se involucran en la controversia sometida a la decisión de la Instancia Nacional consultante, aludir, con el carácter indicado, a conceptos doctrinarios y jurisprudenciales que abordan características y particularidades de estas variedades marcarias.

En este sentido cabe expresar, que ha sido sostenido que las marcas defensivas son aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares. “ De este modo, hay muchas menos posibilidades que una marca parecida a la marca principal, pueda ser amparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta a las dos marcas de defensa” 10 En el mismo sentido, se dice que las marcas defensivas también cumplen otros propósitos como los que se menciona a continuación: “La presencia de marcas no destina a un uso efectivo, responde también y en gran medida al propósito de ampliar en lo posible la defensa de las marcas propias realmente usadas.

Para ello, se extiende la protección de estas marcas registrándolas también para productos distintos de los efectivamente explotados, a efectos de evitar que la misma marca La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes 9 8 Proceso 07-IP-96, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001. Marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas. Editorial Cuzco S.A., Lima-Perú, 1992, p. 71 y

72. GACETA OFICIAL u otra muy similar sea adoptada por empresa extraña, aun cuando sea para productos o servicios distintos de los que se explotan. Igualmente para evitar la posible adopción por terceros de signos semejantes a los constitutivos de marcas valiosas, las empresas que las explotan registran variantes o derivaciones de las mismas, a fin de asegurar una fácil eliminación de dichas eventuales marcas ajenas, próximas por similitud gráfica o fonética” 11 Con relación a las marcas conocidas como derivadas se ha manifestado que: “A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios.

En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas.” 12 Se ha expresado adicionalmente a este respecto, que son: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.” 13 De lo citado anteriormente se puede concluir que estos dos conceptos están íntimamente relacionados, de tal manera que si se registra una marca derivada, ésta puede tener como objetivo ser realmente una marca defensiva; de la misma manera, cuando una marca es defensiva, ésta se deriva de una marca principal, es decir, que tendrá la característica de ser derivada para cumplir con su propósito. 11 12 13 Cfr. Pella, R., Casos prácticos en propiedad industrial, Barcelona, p. 101. citando en MASCAREÑAS, Carlos et. al: Nueva Enciclopedia Jurídica.

Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 888. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 888. MASCAREÑAS, Carlos et. al: Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F.SEIX, Barcelona, 1982, p. 908. 19/12/2002 10.20 Las marcas defensivas y las derivadas, por otra parte, deberán en cualquier caso tener un uso práctico, puesto que si la marca registrada no es explotada por su titular, podrá tener lugar la cancelación de su registro, en aplicación de lo previsto para el efecto por el artículo 108 de la Decisión 344.

9. DECISION RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIO El Derecho Comunitario constituido en la Decisión 344 establece, dentro también del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que sean publicadas. El artículo 95 de la Decisión 344 señala, en el inciso segundo, que luego de vencido el plazo respectivo “la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Será entonces dicha Dependencia, la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado. La función conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario.

La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

La Decisión 344 exige además en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas y, por cierto también acerca de las observaciones que en torno a aquéllas se formalicen, sean debidamente motivados y, adicionalmente, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

GACETA OFICIAL Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 14 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 19/12/2002 11.20 consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.

C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Según lo determina el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 3.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el 14 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. 6. Las marcas derivadas y las marcas defensivas son conceptos que se relacionan en forma recíproca, tanto por la forma como surgen como por el objetivo de su registro.

En cualquier caso, estas marcas deberán ser usadas por su titular; de no ser así, podrá tener lugar la cancelación del registro de la respectiva marca, con aplicación de lo previsto para el efecto por el artículo 108 de la Decisión 344. 7. La concesión o la negación de una marca dependerá del criterio del Juez o de la administración competente, no podrá en ningún caso ser arbitrario, sino el correspondiente a lo determinado en la normatividad aplicable.

El acto en el cual se concrete tales determinaciones deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, de la República del Ecua- GACETA OFICIAL 19/12/2002 12.20 dor, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el expediente interno N° 6908-ML, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional Comunitario, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 101-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, (Distrito No. 1), República del Ecuador.

Expediente Interno No. 7631 - LYM. Actor: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.I. Marca: Cola Real + gráfica. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de noviembre del año dos mil dos, en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Presidente del Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Dr. Patricio Secaira Durango, dentro del proceso interno No. 7631-LYM., elevada ante este Tribunal mediante petitorio recibido el 15 de octubre del 2002.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES Se aprecian en el proceso interno los siguientes hechos destacables: 1.1. Las Partes Actúa como demandante EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.I. Comparecen como demandados: EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA; EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO; Y LA EMPRESA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO S.A., esta última en calidad de tercero interesado.

GACETA OFICIAL 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda El actor pretende la nulidad de la Resolución No. 977450, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 23 de junio del 2000, por considerar que viola el artículo 81 de la Decisión 344. Argumenta que es propietario de la marca KOLA REAL, registrada en el Perú desde 1994, marca concedida para proteger bebidas gaseosas de la clase internacional No. 32 y que INDUQUITO S.A. solicitó el registro de la denominación COLA REAL para distinguir igualmente productos de la clase internacional No. 32.

Considera que existe una imitación de su marca, ya que la registrada a favor de la empresa ecuatoriana no es suficientemente distintiva respecto de la suya; que existe un alto grado de confusión para los consumidores por cuanto se protegen iguales productos en la misma clase internacional. Además, que INDUQUITO S.A. se estaría beneficiando injustamente del prestigio internacional ganado por la actora mediante su marca.

Culmina manifestando que entre las marcas en conflicto, existe pronunciación idéntica y que en el aspecto gráfico, lo único que las diferencia es que la suya se escribe con letra K mientras que la segunda se escribe con C. 1.3. Contestación de la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratificó en el contenido de la Resolución impugnada por considerar que su expedición estuvo conforme a la legislación andina y a la nacional.

El Procurador General del Estado, compareció para indicar que vigilará las actuaciones judiciales que se realicen en este proceso. El Director Nacional de Propiedad Industrial, negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Afirmó que la actora no probó dentro del trámite administrativo tener derecho sobre la marca KOLA REAL y que al realizarse el examen de registrabilidad se encontró que el signo solicitado COLA REAL cumplía con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 y que no incurría en las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El tercero interesado, la empresa EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO S.A, contestó la 19/12/2002 13.20 demanda, señalando que su marca es mixta; que en ella predomina el elemento gráfico, que es el que con mayor intensidad penetra en el público consumidor. Considera que entre su marca y la de la observante no se ocasiona confusión pues existen suficientes elementos diferenciadores.

Finaliza, señalando que la marca COLA REAL no contraviene “los requisitos contemplados en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486”, toda vez que no se trata de un término idéntico o muy similar a la marca nominativa del accionante.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo que consagra el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal, estará referida a los artículos 81; 82 (precisando que se concretará a lo dispuesto por el literal a); 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos se insertan a continuación. Artículo 81.

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82.

“No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marcas conforme al artículo anterior;” GACETA OFICIAL Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 19/12/2002 14.20 de la amplia gama de signos registrados, conforme el Derecho Comunitario.

La jurisprudencia de este Tribunal al interpretar las normas sobre la materia ha establecido criterios muy claros al respecto.1 La Distintividad. “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” Es uno de los requisitos contemplados en el artículo 81, y a su vez constituye la función principal de la marca.

Se entiende que ella está destinada a diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o similares, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Artículo 93. “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la merca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” 4.

CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica; la confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas; la comparación de marcas mixtas con marcas denominativas; y, la formulación de observaciones al registro de marcas y su trámite.

El Tribunal ha reiterado en varias sentencias sobre este particular que: “Signo distinto es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. “El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros.” 2 Un signo, por tanto, para que pueda ser registrado como marca, debe ser distintivo y estar libre de riesgos de confusión, ya que la semejanza o similitud puede llevar al consumidor a tomar un producto por otro, convencido de sus cualidades y origen, perjudicando con ello también al titular de la marca.

La Perceptibilidad. Es la capacidad de un signo para ser captado por los sentidos con el objeto de que el consumidor lo identifique como marca; para que esto suceda es indispensable su materialización o exteriorización. 4.1 Requisitos para el Registro de Marcas: 1 Los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas se fundamentan en la razón de ser misma del signo marcario, toda vez que éste existe para dar protección y seguridad tanto al consumidor como al titular de la marca, así como para garantizar la libre competencia. Estos requisitos son determinantes, para que la marca forme parte 2 Ver sobre el tema en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 14 de agosto del 2002. Proceso 60-IP-02. Marca DILTANMEPHA. En G.O.A.C. No. 830 del 6 de septiembre del 2002. // Sentencia del 7 de junio del 2000, Proceso 38-IP-2000, Marca: FRITTY. En G.O.AC. No. 578 del 27 de junio del 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 20 de junio del 2000. Proceso 19-IP2000, Marca: LOS ALPES, en G.O.A.C. No. 585 del 20 de julio del 2000.

GACETA OFICIAL 19/12/2002 15.20 “Para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista y aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.” 3 “La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro, evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede.

El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria. Por ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallar en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ” 4 La susceptibilidad de representación gráfica.

Se refiere a la necesidad de representación material del signo, bien sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo que lo exprese, para que el usuario, pueda conocer el producto o servicio y en general apreciar sus componentes en el mercado de productos. También dice relación este requisito con la posibilidad que tenga el signo de ser descrito mediante expresión literaria, sobre todo, a efectos de su publicación y archivo.

Si una marca no reúne estos tres requisitos, no podrá registrarse, tal como lo dispone el artículo 82 en su literal a), porque estaría atentando al espíritu de la ley, que busca otorgar resguardo a los derechos de los consumidores por medio de su exigencia. En doctrina se han dado algunas reglas para el cotejo de marcas, acogidas por el Tribunal en múltiples providencias, que servirán para que la autoridad competente que examina el caso, disponga de elementos suficientes para determinar el registro de la marca observada.

La Enciclopedia Jurídica Omeba, dice con respecto a la comparación: “La apreciación de tales cuestiones debe realizarse desde un doble aspecto: objetivo, en la comparación y análisis de las semejanzas; y subjetivo, desde el punto de vista del público consumidor. 4.2. La confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas.

Como se dijo anteriormente, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente.

Sobre el tema, el Tribunal ha manifestado que: 3 Ver en Sentencia del 7 de agosto de 1998. Proceso 20IP-98, Marca: RIO CLARO. En G.O.A.C. No. 393 de 14 de diciembre de 1998. “La confusión provoca denegatoria de la inscripción, aunque no exista oposición, si estima la autoridad pertinente que la misma es evidente, y aunque exista la posibilidad de producirse, porque en este caso está velando por la honestidad de las relaciones comerciales.” 5 Por su parte, el tratadista Fernández Novoa, manifiesta: “La consideración del carácter distintivo de una marca es un ejercicio complejo que implica una combinación de elementos objeti4 5 Sentencia del 1 de julio de 1997, Proceso 21-IP-96, Marca: GOLOSIA.

En Gaceta Oficial No. 318 del 26 de enero de 1998. OSORIO, Manuel: Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX, Editorial Driskill S.A. Buenos Aires-Argentina, 1984, p. 101. GACETA OFICIAL vos y subjetivos. El examinador debe ponderar la impresión general por la globalidad de la marca tomando en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, el grado de conocimiento de los potenciales consumidores de tales productos y otros factores relevantes al caso.

Si bien el procedimiento de examen debe ser tan objetivo como resulte posible, y los examinadores deben procurar, tanto individual como colectivamente, conseguir la mayor coherencia posible.” 6 Al operar la marca en la mente del consumidor como una verdadera señal, corresponde al funcionario realizar la importante tarea del cotejo marcario, tal como lo indica la doctrina y la jurisprudencia, siguiendo las reglas elaboradas para la orientación debida. 19/12/2002 16.20 En el siguiente acápite el Tribunal desarrollará lo pertinente a la comparación entre signos de diferente estructura, como son los que ahora aparecen en controversia. 4.2.1.

Comparación de marcas mixtas con marcas denominativas. El punto de partida para esta comparación es el de clasificar los signos atendiendo al tipo o clase al que pertenezcan según la forma como están estructurados para lo cual deberá saberse qué se entiende por marca denominativa y por marca mixta. La Doctrina caracteriza estos tipos de marcas indicando que: “Las marcas nominativas son aquellas que están constituidas por denominaciones, tengan éstas un significado definido o se trate de una denominación de fantasía.” 7 Un análisis de marcas, suele implicar varias consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de estudiar el caso; de donde para determinar si dos signos son idénticos o semejantes y si por dicha identidad o semejanza pueden ocasionar confusiones, se realizará un análisis multifactorial comparándolos cuidadosamente, identificando los productos o servicios que se comercializan bajo su denominación, su publicidad, sus canales de distribución, etc.

En el presente caso, y tratándose de marcas que amparan productos pertenecientes a la misma clase de la nomenclatura internacional, una de las cuales es de tipo mixto, el juzgador deberá concentrarse en distinguir entre las partes que conforman la marca, apreciando los elementos gráficos, fonéticos, visuales, tanto como la similitud de la idea que evocan, etc.

Si llegara a establecerse que la marca provoca una evidente confusión en el público consumidor, el juzgador, no deberá dar paso al registro de la misma, porque como se indicó anteriormente, la confusión provoca denegatoria de la inscripción, aun cuando no existiera oposición, además que el propietario de la marca tiene derecho de impedir el uso del propio signo por un tercero, más si se trata de signos concurrentes o relacionados en el ámbito comercial propio. 6 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 128.

“Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”. 8 Como puede observarse, las marcas mixtas, se componen de elementos figurativos y nominativos, por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdadero esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencia del registro de la marca mixta, comparada con la marca nominativa del accionante.

Deberá tenerse presente que una marca mixta 9 posee un 7 8 9 CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, pp. 69, 70. Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887. “A la marca mixta se le atribuye un mayor poder publicitario, debido a la facilidad de retención, ya sea mental, auditiva o figurativa.

La combinación resulta, por ejemplo, de una figura y de una palabra, la cual puede resultar de gran poder evocativo; por eso se les llama a veces marcas ideativas”. CARRILLO BALLESTEROS, Jesús y MORALES CASAS, Francisco: La Propiedad Industrial, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1973. p. 218. GACETA OFICIAL 19/12/2002 17.20 ulterior pauta a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca.

Por consiguiente, ( ) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma. Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. mayor poder publicitario, debido a la retención mental, auditiva o figurativa y en el análisis deberán seguirse los criterios que el Tribunal, ha considerado aplicables en la comparación, tales como los que menciona la sentencia que a continuación se transcribe, en lo pertinente: “Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor.

La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 10 La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas.

El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: “En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes.

Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”.11 De la misma manera, el tratadista FernándezNovoa, señala: “ a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la 10 11 Proceso 05-IP-02, sentencia del 20 de febrero del 2002.

Marca: “BAZZER”. En G.O.C.A. No.773 del 18 de marzo del 2002. CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, p. 123. “La primacía del elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación.” 12 Estas consideraciones, son determinantes al momento de examinar las marcas y su grado de confundibilidad, toda vez que en la comparación entre marcas mixtas y nominativas, es necesario encontrar primero el elemento dominante, aunque por lo general en la marca mixta es el nominativo el que predomina; a su vez considerando aspectos como la gran facilidad y poder evocativo que tiene una marca mixta para entrar en la mente del consumidor por sus propias características. 4.3.

Las observaciones al registro de la marca y su trámite. La Ley Comunitaria sobre propiedad intelectual, establece en su artículo 93 la posibilidad de que quien tenga legítimo interés, presente observaciones al registro de marcas, y también que podrá presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular como quien solicitó primero el registro de esa marca, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación. Una vez presentadas las observaciones, la Oficina Nacional competente, notificará al peticionario “ para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos ” (artículo 12 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255.

GACETA OFICIAL 95). Vencido ese plazo, la misma Oficina competente decidirá la concesión o denegación del registro solicitado. 19/12/2002 18.20 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Respecto del tema dice AGUILAR que:

PRIMERO: “El propietario de una marca tiene derecho a impedir el uso del propio signo por tercero, bien sea como marca, como nombre comercial o como rótulo, aplicado a distinguir productos o servicios también idénticos o cuanto menos concurrentes o relacionados en el ámbito comercial propio. “Para las marcas registradas resulta claramente operante el derecho a impedir el empleo por terceros de signos que puedan dar lugar a error o confusión en el mercado.

Esta posibilidad de error o confusión podrá derivarse indistintamente de una similitud gráfica o fonética y deberá referirse a productos o servicios coincidentes o concurrentes”.13 El Tribunal por su parte ha señalado que: “ el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios ” 14 Este derecho de cualquier persona que tenga interés legítimo para presentar observaciones al registro de una marca, es desde todo punto de vista, una garantía que otorga la ley al titular de la marca para impedir el uso de un signo similar o igual al suyo y comporta la facultad legal para presentar las observaciones pertinentes al registro de dicha signo, haciendo valer su derecho exclusivo de explotación de la marca y precaviendo perjuicios económicos que le podría ocasionar la marca confundible con la suya.

SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los de otra que sean idénticos o similares, por lo que un producto o servicio, debe estar libre de riesgos de confusión.

TERCERO: Para determinar si dos marcas pueden ocasionar confusiones, el examinador, deberá realizar un análisis multifactorial en donde se comparen las distintas partes de las marcas, siguiendo las reglas elaboradas por la doctrina y los criterios establecidos en la Jurisprudencia de este Tribunal, para la orientación debida.

CUARTO: Para comparar marcas mixtas entre si, o mixtas con denominativas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante. La doctrina se ha inclinado en dar prioridad al elemento denominativo, que suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

QUINTO: El propietario de una marca tiene derecho a impedir el uso del propio signo por un tercero, aplicado a distinguir productos o servicios también idénticos o cuando menos concurrentes o relacionados en el Con fundamento en las consideraciones anteriores, 13 14 AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Editorial Francisco Seix S.A. Barcelona-España, 1981.

Ver TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia del 21 de mayo de 1997. Proceso 32-IP-96, Marca: DC’OS (mixta). En Gaceta Oficial No. 279 de 25 de julio de 1997. Los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344, son determinantes para que la marca forme parte de la amplia gama de signos registrados, conforme al Derecho Comunitario.

Sin su presencia no procede el registro. GACETA OFICIAL ámbito comercial. Para ello está facultado, como interesado legítimo, para presentar observaciones que impidan el registro como marca de signos confundibles con la de su propiedad. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno No. 7631LYM, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Además deberá dar cumplimiento a lo establecido por el inciso final del artículo 128 del Estatuto. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19/12/2002 19.20 Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 19/12/2002 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú