Año XIX - Número 950 Lima, 21 de julio de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 43-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 82, literal d), eiusdem.
Actor: INVERMEC S.A. Marca: “ACERO DIAMANTE” (mixta) Proceso 45-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 eiusdem.
Parte actora: COLORQUIMICA S.A. Marca: “COLQUIM COLOR QUIMICAS (mixta)”. Expediente Interno No. 6907 Proceso 52-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, Distrito de Quito; e interpretación de oficio del artículo 81, ibidem.
Actor: INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS CORPORATION. Expediente Interno No. 6815-EG. Marca: FAST AND DESIGN PROCESO 43-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 82, literal d), eiusdem.
Actor: INVERMEC S.A. Marca: “ACERO DIAMANTE” (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 21 días del mes de mayo del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Doctor Manuel S. Urueta Ayola.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 22 de abril del año 2003, se ajusta a las disposiciones del Artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 7 de mayo del corriente año. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 21/07/2003 2.24 1.
ANTECEDENTES: RO DIAMANTE”, es idéntico o semejante, a la marca “CEMENTOS DIAMANTE” registrada a favor de la sociedad CEMENTOS DIAMANTE. 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad INVERMEC S. A., para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso a la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A. 1.2.
Actos administrativos demandados y objeto de la demanda. Pretende la actora que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la resolución N° 18289 de septiembre 7 de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y en la resolución N° 14486 de julio 28 de 1999, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se resuelven los recursos de apelación y reposición, respectivamente, interpuestos en contra de la resolución N° 10487 de mayo 31 de 1999, dentro del expediente administrativo N° 97-73748, que le negó el registro de la marca mixta ACERO DIAMANTE.
Como consecuencia de la declaratoria de la nulidad de los anteriores actos administrativos, solicita el actor que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta “ACERO DIAMANTE” a favor de la sociedad INVERMEC S.A., para identificar metales comunes y sus aleaciones, productos éstos comprendidos en la clase 6ª de la clasificación internacional de Niza 1.
Sostiene la sociedad demandante que con la expedición de las resoluciones impugnadas, la Administración violó el artículo 81, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y aplicó de manera indebida el literal a) del artículo 83 del mismo ordenamiento, al considerar equívocamente que el signo mixto “ACE1 CLASE 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.
En cuanto a los requisitos que debe cumplir la marca para ser registrada, afirma la actora que la marca mixta “ACERO DIAMANTE” es suficientemente distintiva para identificar metales comunes y sus aleaciones, en primer orden, por no ser confundible con ninguna otra, y en segundo, porque dada la naturaleza de los productos no metálicos de la clase 19 de la clasificación internacional de Niza, que ampara la marca mixta “CEMENTOS DIAMANTE”, no es posible que se presente la confusión en el público consumidor respecto a los productos de esta clase.
Sostiene además que la marca en litigio, es susceptible de representación gráfica, por cuanto está compuesta de una parte denominativa y una gráfica que representa la figura de un diamante, que no se asemeja en ninguno de sus aspectos a la marca de la sociedad oponente. En tal sentido, señala la demandante que la marca “ACERO DIAMANTE” cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81, de la Decisión 344, y que por tanto, el público consumidor está en capacidad de identificar claramente la eficacia individualizadora que le imponen las expresiones ACERO y CEMENTOS, a cada una de las denominaciones, y en atención, además, a que cada una de las marcas, por tener la naturaleza de ser marcas mixtas, están comprendidas por dos gráficas totalmente diferentes.
Reitera la sociedad demandante, el aspecto concerniente a la función diferenciadora de la marca “ACERO DIAMANTE”, arguyendo que la misma no presenta riesgo de confusión con la marca “CEMENTOS DIAMANTE”, toda vez que entre ambas no existe un riesgo de confusión indirecto o directo, ya que quien adquiere “metales comunes y sus aleaciones” no sólo conoce en forma clara la marca que desea adquirir, sino las características de la misma y su fabricante, ya que todos son datos que interesan a él y que son propios de la naturaleza del producto.
Considera, que si bien es cierto que la expresión DIAMANTE utilizada por ambas marcas, es idéntica, su coexistencia en clases disímiles es aceptada por la Decisión 344 de la Comisión, ya que los productos que cada una de GACETA OFICIAL ellas ampara, a pesar, de ubicarse en el mismo círculo comercial, van dirigidas a un público consumidor especializado o técnico, produciendo una distante posibilidad de caer en error o confusión. Adicionalmente la actora se refiere a la conexidad competitiva, señalando para ello los criterios elaborados por la Doctrina, y argumentando, entre otras cosas, que en cuanto a los canales de comercialización, los metales comunes y sus aleaciones no guardan similitud alguna con los cementos y concretos; más aún cuando las grandes cadenas o supermercados distribuyen toda clase de bienes, incluyendo otros productos que se comercializan con la marca DIAMANTE.
Así mismo, menciona que la relación existente entre los metales comunes y sus aleaciones de la clase 6, y los cementos y concretos de la clase 19 Internacional, no crea conexidad competitiva, por cuanto son productos que cualquier consumidor desprevenido podría identificar claramente sin llegar a confundirse en cuanto al origen empresarial de los mismos.
Concluye finalmente, que entre ambas marcas, no existe un mismo género de productos al que vayan dirigidas, como tampoco una idéntica finalidad e intercambiabilidad entre sí, que comprueben la existencia de conexidad competitiva, y por ende, la presencia de confundibilidad entre las marcas en conflicto. 1.3. Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 97- 73748, la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344 garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.
Que ese Organismo expidió válida y legalmente la resolución N° 10487 de 31 de mayo 1999, declarando fundada la observación presentada por la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., y negando el registro de la marca “ACERO DIAMANTE”. Señala en referencia con los antecedentes jurisprudenciales que para el efecto cita, que 21/07/2003 3.24 una vez efectuado el examen comparativo y sucesivo de la marca “ACERO DIAMANTE” frente a la marca “CEMENTOS DIAMANTE”, se concluye en forma evidente que entre éstas existen semejanzas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor y por lo tanto no pueden coexistir en el mercado, ya que reproducen el elemento característico “DIAMANTE”, además de que amparan productos de clases relacionadas. 1.4.
Actuación del Tercero Interesado: La sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., interviene en el proceso para oponerse a las pretensiones sustanciales de la demanda, manifestando que no existen diferencias en los aspectos gramaticales, ortográficos y fonéticos, entre las marcas “ACERO DIAMANTE” y “CEMENTOS DIAMANTE” toda vez que ambas están compuestas por la misma palabra “DIAMANTE”, haciéndolas plenamente confundibles.
Señala que las Resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundamentadas, y por tanto no existe violación del artículo 81 de la Decisión 344, ya que al haberse hecho el estudio de confundibilidad de la marca, se evidenció que la marca “ACERO DIAMANTE” no es lo suficientemente distintiva para diferenciar los productos y servicios ofrecidos por la actora.
Resalta el tercero interviniente, el hecho de que los términos “aceros”, “cementos” y “concretos” son netamente explicativos de la marca, lo cual claramente determina que la marca “ACERO DIAMANTE” carece del elemento de distinguibilidad en relación con las marcas previamente registradas “CEMENTOS DIAMANTE y CONCRETOS DIAMANTE”, lo que hace que resulten confundibles en el mercado, e induzcan al público consumidor a error en cuanto al origen, procedencia y calidad.
Finalmente afirma, que sus marcas “CEMENTOS DIAMANTE y CONCRETOS DIAMANTE” tienen una reconocida fuerza comercial, tanto en Colombia como a nivel Internacional, no sólo en cuanto a su uso continuo, sino también debido a su legítimo registro ante las autoridades Colombianas, y que en tal sentido aquellas amparan tal variedad de productos, que su uso es absolutamente evidente, notorio y familiar dentro del público consumidor de productos relacionados con la industria de la construcción. GACETA OFICIAL 21/07/2003 4.24 2.
CONSIDERANDO: Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos pertinentes: Requisitos legales para el registro de la marca, funciones de la marca, riesgo de confusión, cotejo de marcas mixtas, signos descriptivos y signos genéricos, marcas débiles y conexidad competitiva. 2.1.
Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. Se interpretarán las normas mencionadas por el consultante: los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio interpretará el artículo 82, literal d) de la misma Decisión. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. 2.3.
Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (artículo 81, Decisión 344). La marca es un signo que tiene entre sus funciones proteger tanto al público consumidor, como al dueño de la marca, sirve para diferenciar o distinguir los productos o servicios de los demás que existan en el mercado, haciendo que la marca participe en la vida económica de manera creciente; por otro lado ayuda para que los industriales, comerciantes y prestadores de servicios puedan diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores 2.
Los requisitos que se exigen en el ordenamiento jurídico andino para el registro de una marca, están determinados claramente en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión, que establece los siguientes: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica 3, los cuales han sido caracterizados así: Distintividad.
Constituye la función principal que cumple la marca, esto es, diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o similares, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. “Signo distintivo –ha dicho el Tribunal- es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. 2 3 ANGEL MEDINA, David.
Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992, p. 48. Ver sobre el tema la Sentencia del 6-VII-02. Proceso 36-IP-02. Marca USTOP (mixta). En G.O.A.C. No. 804 del 11-VI-2002. // Sentencia del 14-VIII-2002. Proceso 60-IP-02. Marca DILTANMEPHA. En G.O.A.C.. No. 830 del 6-IX-2002. // Sentencia del 5-IX-2002.
Proceso 53IP-01. Marca DISEÑO DE ETIQUETA. En G.O.A.C. No. 718 del 27-IX-2002. GACETA OFICIAL “El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros.” 4 Perceptibilidad. Supone la capacidad del signo para que pueda ser captado por los sentidos, con el objeto de que el consumidor lo identifique como marca, para ello es indispensable su materialización o exteriorización. Para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista y aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
Este Tribunal ha mencionado que: “el signo debe ser materializado, para que el público consumidor pueda apreciarlo e identificarlo por medio de los sentidos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.” 5 Susceptibilidad de representación gráfica.
Este requisito, hace referencia a la necesidad de que el signo pueda tener una representación material, bien sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo que lo exprese, con el objeto de que el público pueda a través de los sentidos percibir, conocer y solicitar, y en general sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial y, sobre todo la aptitud para que sea descrito en el lenguaje convencional constituyen elementos de este requisito. El signo, por tanto, tiene que estar representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite, y 4 5 Ver TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 20-VI-2000. Proceso 19-IP2000, marca: LOS ALPES, En la G.O.A.C. No. 585 del 20-VII-2000. Ver Sentencia del 7-VIII-1998. Proceso 20-IP-98, marca: RIO CLARO. En G.O.A.C. No. 393 de 14-XII-1998. 21/07/2003 5.24 además para que pueda ser procesado, publicado y conservado en los archivos por las competentes oficinas de registro.
La presencia conjunta de los tres requisitos que la ley establece es indispensable para que un signo pueda alcanzar la categoría de marca, lo cual se realiza mediante el acto de registro que corresponde expedir a la Oficina Nacional Competente luego de practicar el examen tendiente no sólo a verificar su cumplimento sino también para establecer si no existen causales específicas de irregistrabilidad como las establecidas en los artículos 82 y 83 de la citada Decisión 344.
Corolario de lo anterior es el hecho de que la marca, cumple entre otras, las siguientes funciones principales: a) De identificación: Función ésta que interesa tanto al empresario como al consumidor. Según el profesor OTAMENDI “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.
La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. 6 b) De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad: Por ellas, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, a la par que se le garantiza que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, lo que en otras palabras significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad. c) De publicidad: Función, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. 6 OTAMENDI, Jorge.
Derecho de marcas. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo - Perrot. Buenos Aires 2002. página
9. GACETA OFICIAL 2.4. Riesgo de Confusión: El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, establece una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de terceros- sean éstos previos solicitantes, titulares de registro o consumidores. Dispone la referida norma que no pueden ser objeto de registro, los signos que sean idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquellos que en relación al uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto legal comentado se desprende que la prohibición no supone que el signo pendiente de registro induzca efectivamente a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de un riesgo de confusión para que ella se configure. En lo atinente al estudio y determinación de la confundibilidad, ésta responde a una decisión unilateral de la administración o, en su caso, del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero que necesariamente ha de encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad, y la cual debe ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la Jurisprudencia de éste Tribunal.
En efecto, se advierte que la comparación o cotejo de los signos en conflicto, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico e ideológico. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.
Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este orden de ideas, la similitud entre las marcas puede ser de carácter ortográfico, fonético o ideológico.
La similitud ortográfica se presenta por lo parecido de las letras en que se expresan los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las 21/07/2003 6.24 palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia. Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.
La similitud fonética, se ha señalado, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
En cuanto a la similitud ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien remarca cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 2.5.
Cotejo de marcas mixtas: En el presente caso se observa que los signos confrontados son mixtos, es decir, que en su conformación muestran elementos gráficos y denominativos. Ello impone la necesidad de que la Administración o el Juez Nacional, en virtud del cotejo que realice entre ambas, determine cual de los dos elementos, el gráfico o el denominativo, es el más relevante y el que tiene mayor fuerza divulgatoria entre el público consumidor, ya que éste es el que se constituye en el elemento distintivo que caracteriza la marca.
El Tribunal se ha inclinado en su jurisprudencia a sostener que, por regla general, es la denominación la que prevalece sobre el gráfico, toda vez que la palabra, el término pronunciable, es el medio de que se vale el consumidor para solicitar y adquirir un producto, Sin embargo, se GACETA OFICIAL admite que en algunos casos pueda ser el elemento gráfico al que se le reconozca prioridad, ya que éste, en algún momento puede servir, para imprimirle alguna distintividad ante otros signos semejantes, y por ende, disminuiría o eliminaría la confundibilidad.
En el mismo sentido se pronuncia FERNÁNDEZ NOVOA cuando expone que: “del examen comparativo que efectúe el Juez consultante, deberá concluir necesariamente cuál de los dos elementos que conforman las marcas confrontadas -gráfico o denominativo- es el más característico, en razón de que el público consumidor puede solicitar el producto o servicio identificado por las marcas también a través del nombre que evoca el elemento figurativo de las marcas; en la hipótesis de que el elemento gráfico sea el predominante, habrá de determinar además la situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobretodo la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas”. 7 21/07/2003 7.24 Para fijar la dimensión genérica o descriptiva de un signo, hay que relacionarlo con los productos o servicios que proteja, pues el signo considerado en forma aislada sin conexión con los productos no tiene significación dentro de las disposiciones contempladas en las normas comunitarias.
Deriva de todo esto, el hecho de que signos genéricos o descriptivos puedan ser registrados para unos productos con los cuales no tenga dicha relación descriptiva o de genericidad. Este Tribunal se ha referido a la irrelevancia de la comparación de los elementos genéricos o descriptivos que se utilizan en unión de otros en la confección de las marcas señalando que no se pueden tomar en cuenta tales componentes genéricos como base del cotejo y que este debe fundamentarse esencialmente en los elementos no genéricos o no descriptivos que conforman el signo y la confieren distintividad.
A este respecto el profesor OTAMENDI anota: “Se ha señalado que las partículas de uso común no pueden monopolizarse por persona alguna, sino que al contrario, pueden ser usados libremente. El titular de una marca que utilice un componente genérico no puede impedir a terceros su uso en otras marcas, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”; y continúa Jorge Otamendi señalando: “El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo.
Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles”. 9 2.6. Signos descriptivos y genéricos: La norma del artículo 82, literal d) contiene la prohibición encaminada al registro de signos descriptivos, que son aquellos que indican exclusivamente la naturaleza, función, calidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y que el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.
Respecto de los signos genéricos este Tribunal ha sostenido que: “la doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, en otras palabras, aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar”. 8 En síntesis, cuando en las marcas se utilizan elementos constituidos por términos de uso común, genéricos o descriptivos, integrados con otros que le aportan distintividad al signo, el examen para determinar la existencia o no de riesgo de confusión debe prescindir de la comparación entre aquéllos, concentrándose en los demás. 2.7.
Marcas débiles: 7 8 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de marcas. Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, pagina 237 a 239. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 19-IP-2001, sentencia de 27 de junio de 2001. G.O.A.C N° 696 de 9 de agosto de 2001. Al construirse una denominación utilizando términos de uso común, genéricos o descriptivos, 9 OTAMENDI, Jorge.
Derecho de Marcas, Segunda Edición. Ed. Abeledo-Perrot. Página 208. 1995. GACETA OFICIAL como ellos no pueden ser objeto de apropiación individual, su titular no puede impedir la inclusión de los mismos en marcas de terceros, teniéndose como resultado la existencia de una marca débil, hasta el punto de que en estas circunstancias, podría no resultar oponible a otra marca compuesta, por ejemplo, por raíces idénticas pero con desinencias distintas.
En el caso concreto deberá la Jurisdicción consultante aplicar el criterio expuesto para determinar si el término común “DIAMANTE”, utilizado en los signos en conflicto es susceptible de apropiación exclusiva o si por el contrario se trata de un término que puede ser utilizado por otras personas para construir signos marcarios acompañándolo de expresiones que le otorguen distintividad. 2.8.
Conexidad Competitiva: El derecho al registro de la marca, se extiende a la clase o categoría oficial de los productos clasificados en un determinado grupo del nomenclátor. Por lo que se asume que la mencionada extensión del derecho a la marca, tiene su límite en la clase a la cual está destinada a identificar el producto o servicio de que se trate, y no cubrirá otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado.
El consumidor, se ha dicho, no distingue entre clases sino entre productos, conviene entonces advertir que, si los productos de por sí, se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del consumidor, no se requeriría, por supuesto, que los distinguiera una marca. De no ser así, el derecho sobre la marca resultaría prácticamente ilimitado.
En el presente caso, al pertenecer los signos confrontados a clases diferentes, el consultante deberá analizar la conexidad competitiva existente entre ambas marcas, y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis: a) Canales de comercialización: Para el expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales en donde 21/07/2003 8.24 se comercializan, influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertida para el consumidor la similitud de uno con otro.
Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. b) Idénticos o similares medios de publicidad: También tienen relación con los medios de comercialización o distribución de productos, los medios de difusión. Si los productos en conflicto se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.
Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. No sería lo mismo vender en un lugar cocinas y refrigeradoras, que vender en otro, helados y muebles.
En consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos, asuma que provienen de un mismo productor. d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto GACETA OFICIAL puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. e) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen características similares, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).
Al apreciar la posible similitud real entre los signos en conflicto, deberá tenerse en cuenta, el punto de vista del consumidor. Por lo que, el principal criterio para detectarla será el de la finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación normal y su utilización práctica, ya que de estos aspectos suele depender el posible riesgo de confusión. Si los productos o servicios se destinan a finalidades iguales, idénticas o afines, y además circulan en un mismo mercado, podría darse la presencia de una similitud real para el consumidor, quien podría confundirse, que es lo que justamente se pretende evitar.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además suficientemente distintivo. Debe cuidarse, así mismo que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
Al regular el riesgo de confusión el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del consumidor o usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o 21/07/2003 9.24 servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.
La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 3.
Corresponde determinar en el caso de marcas mixtas en conflicto, cuál de los dos elementos -gráfico o denominativo- es el que más caracteriza la marca, teniéndose en cuenta que, por lo general, el elemento denominativo es el que predomina. En la hipótesis de que el elemento gráfico sea el predominante, habrá de determinarse, además, la situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobretodo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. 4.
Las marcas débiles, es decir aquellas compuestas por un término común y otro distintivo, constituyen un signo de banalización o dilución. Cuando en las marcas se utilizan elementos constituidos por términos de uso común, genéricos o descriptivos, integrados con otros que le aportan distintividad al signo, el examen para determinar la existencia o no de riesgo de confusión debe prescindir de la comparación entre aquéllos, concentrándose en los demás. 5.
Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación de los productos que ellos protegen en el nomenclátor, y de igual manera, los criterios para establecer la conexión competitiva entre éstos, ya que en principio, al no existir conexión alguna entre los productos, la similitud de los signos no impedirá el registro de la denominación solicitada.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo en el proceso No. 6095, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
GACETA OFICIAL 21/07/2003 10.24 Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO PROCESO Nº 45-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 eiusdem.
Parte actora: COLORQUIMICA S.A. Marca: “COLQUIM COLOR QUIMICAS (mixta)”. Expediente Interno No. 6907. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiocho de mayo de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y recibida en este Tribunal en fecha 22 de abril de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.- Demanda 1.1.
Cuestión de hecho Según el consultante, la Sociedad COLQUIMCOLORQUIMICAS “solicitó el 14 de octubre de 1998 el registro de la marca ‘COLQUIM-COLORQUIMICAS MIXTA’, para distinguir tintas para artes gráficas, producto comprendido en la clase 2a de la clasificación internacional de Niza” (a saber: “Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”); que “el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial y dentro del término legal la demandante formuló observaciones con base en que su nombre comercial es COLORQUÍMICA y desde 1976 lo ha usado en forma pública, ostensible continua, para distinguir al empresario en la fabricación, importación, exportación, compra, venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria, especialmente en la textil y la tintorería”; que “la sociedad colombiana KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM COLPAPEL S.A. presentó observaciones”; y que “mediante Resolución núm. 18064 de 31 de agosto de 1996 (rectius: 1999) se declararon fundadas las observaciones y al resolver el recurso GACETA OFICIAL de apelación interpuesto por el solicitante, la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución núm. 19517 de 15 de agosto de 2000, revocó la decisión inicial y, en su lugar, concedió el registro”. 1.2.
Cuestión de derecho El consultante señala que, según el apoderado de la parte actora, fueron violadas las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “el artículo 83, literal b) de la Decisión 344 … porque la marca mixta COLQUIM COLORQUÍMICAS se asemeja de forma que induce al público a error al nombre comercial COLORQUÍMICA, de propiedad de la actora, el cual se encontraba debidamente protegido con anterioridad a la fecha en que se solicitó y concedió dicho registro”; que el primer uso del nombre comercial “se efectuó en 1976, fecha desde la cual lo ha venido usando, como se demuestra con las pruebas que acompaña a la demanda”; y que se incurrió en la violación del artículo 128, “norma esta que protege el nombre comercial, que no fue observada por la demandada quien, por ende, tampoco protegió a los consumidores, pues es a éstos a los que se debe amparar para que no sean inducidos a error en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios”.
En su demanda, el actor precisa que “la marca COLQUIM – COLORQUIMICA se asemeja de forma que pueda inducir al público a error respecto del nombre comercial COLORQUIMICA, toda vez que, en primer lugar, reproduce en su integridad el nombre comercial de la actora … y, en segundo término, los productos que pretende distinguir la marca están dentro del mismo ramo de negocios que se identifican con el nombre comercial.
En efecto, la marca COLQUIM COLORQUIMICA distingue ‘tintas para artes gráficas’, producto comprendido en la clase 2 de la clasificación Internacional de Niza. Por su parte, el nombre comercial distingue al empresario, según se lee en el certificado de existencia y representación legal, en las actividades de ‘la fabricación, importación, exportación, compra y venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria, especialmente en la textil y en la tintorería”. 21/07/2003 11.24 2.
Contestaciones a la demanda En su escrito de contestación, la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la base del artículo 81 de la Decisión 344 y de la sentencia dictada por este Tribunal en el Proceso 20-IP-97, argumenta, entre otros puntos, que “para que prospere una observación basada en un nombre comercial se requiere que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro de la marca, requiriéndose n (sic) uso cualificado, es decir, personal, público, ostensible y continuo, por lo que el certificado de existencia y representación legal no constituye prueba suficiente y efectiva de uso”, y que la sociedad COLORQUIMICA S.A. “solamente allegó un certificado de existencia y representación legal, un poder para actuar a nombre de la misma y una muestra de papelería en blanco, lo que permite concluir que la parte demandante no probó dentro de la vía gubernativa cuando era oportuno hacerlo, el uso continuo y efectivo del nombre comercial.
Cabe señalar como lo expresó el Tribunal Andino de Justicia que la sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significa de por sí que se ha utilizado el nombre comercial”, motivos por los cuales “la marca ‘COLQUIM COLOR QUIMICAS’ (mixta), clase 2 es legalmente registrable y la observación presentada por la parte demandante con fundamento en el nombre comercial ‘COLORQUIMICA’, es infundada …”.
El apoderado de la sociedad COLOR QUIMICA S.A., en condición de tercero interesado, reproduce y hace suyos los argumentos expuestos por la “Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio” en su Resolución N° 19517 del 15 de agosto de 2000.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
GACETA OFICIAL Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, y según consta en la providencia que obra a folios 365 y 366 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 81 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 21/07/2003 12.24 que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.
I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión citada contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.
Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al publico a error;
( )”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista.
Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar GACETA OFICIAL y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal entidad que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.
Por ello, las formas representativas en que generalmente consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De los signos mixtos Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado conceptual; el gráfico, compuesto por una imagen visual, asociada o no a un concepto; y el mixto, cuya estructura compleja se halla integrada por un elemento denominativo y un elemento gráfico.
A propósito del caso bajo examen, es preciso destacar que, en la tarea de comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, 21/07/2003 13.24 que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente 04-IP88, de fecha 9 de diciembre de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).
En relación con la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;
Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). III. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”).
La disposición citada prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar GACETA OFICIAL de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores … De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia … Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente 45-IP-98, ya citada).
Y en relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” (Sentencia dictada en el expediente 3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo de 1998, caso “BELLA MUJER”).
IV. De las reglas de comparación entre signos distintivos. Del riesgo de confusión. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido. Según la prohibición para el registro de un signo como marca, prevista en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de 21/07/2003 14.24 terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem.
Del texto del indicado artículo 83, literal b, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. De existir identidad o semejanza entre los signos en disputa, de modo que el consumidor o usuario relacione y pueda confundir los productos que pretende amparar la marca con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial protegido, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.
En efecto, de existir identidad o semejanza entre la marca y el nombre comercial, caso de hallarse éste protegido, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquella marca con este nombre. En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre los signos en referencia, mediante una comparación que, tomando en cuenta la naturaleza de aquéllos, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual.
Sin embargo, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor a que están destinados. Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de las vocales, la longitud de las palabras, el número de las sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado GACETA OFICIAL orden, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, causa impacto en el consumidor.
En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues los signos denominativos se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 21/07/2003 15.24 debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.
Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el expediente 3-IP-98, ya citada).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos. 2. El examen de registrabilidad debe ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos y la actividad económica identificada por los signo en disputa. Por último, a propósito de la comparación entre los signos en referencia, cabe ratificar que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° A la luz del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de la marca ya registrada.
Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, éste deberá ser personal, continuo, efectivo, público y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso indicado corresponderá a quien lo alegue. 4° El signo solicitado como marca no será suficientemente distintivo y, en consecuencia, no será registrable, si, puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive del registro o del uso, existe identidad o semejanza entre ambos, así como entre los productos o servicios que cons- GACETA OFICIAL 21/07/2003 16.24 tituyan el objeto del signo marcario y de la actividad económica del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado.
Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 52-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, Distrito de Quito; e interpretación de oficio del artículo 81, ibidem.
Actor: INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS CORPORATION. Expediente Interno No. 6815-EG. Marca: FAST AND DESIGN. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cuatro días del mes de junio del año dos mil tres, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, Doctor Víctor Terán Martínez.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 7 de mayo del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 21 de mayo del corriente año. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS CORPORATION, para demandar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad THE MEAD CORPORATION. 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda: Pretende el actor que se declare la nulidad de la Resolución N° 973400 de septiembre 30 de GACETA OFICIAL 1999, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante la cual se resuelven las observaciones presentadas por la sociedad THE MEAD CORPORATION, contra el registro de la marca “FAST AND DESIGN” propiedad de la sociedad INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS CORPORATION, aceptándolas y rechazando el registro solicitado.
Se pretende la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo mencionado, en consideración a que la marca solicitada para registro “FAST AND DESIGN” es lo suficientemente distintiva, y por ende cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Manifiesta el actor refiriéndose a los argumentos que motivaron el rechazo del registro de la marca, que entre las marcas en controversia “FAST AND DESIGN” y “FAST LANE” ésta última propiedad de la sociedad observante, no existe identidad alguna que las haga semejantes, ya que si bien es cierto, ambas marcas comparten el término FAST, este hecho no las hace semejantes, y por tanto no son confundibles entre si.
Sostiene que la marca “FAST AND DESIGN” posee un diseño especial que la hace diferente de la marca opositora, hasta el punto de que ha obtenido el registro en muchos otros países; lo que significa que para su cotejo con la oponente, “FAST LANE”, no es procedente fraccionarla en sus partes componentes para compararlos con los componentes o la desintegración de la marca, que es lo que erróneamente realizó el demandado.
Agrega que entre las marcas en controversia existen suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas y que, en consecuencia, no existe posibilidad alguna de confusión en el público consumidor; reiterando el hecho de que para la observación de la marca “FAST AND DESIGN”, ésta debe ser considerada en su integridad y no con la reproducción de un solo elemento, el término FAST. 1.3.
Contestación a la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda, pa- 21/07/2003 17.24 ra manifestar su negativa ante los fundamentos de la acción propuesta; alegando que una vez realizado el análisis, conforme a las reglas dadas por la Doctrina, es decir, atendiendo más a las semejanzas que a las diferencias, analizando las marcas en conjunto y de modo sucesivo, y, desde la óptica del consumidor, se tiene que entre las denominaciones en conflicto existen elementos que las hacen idénticas, y producirían confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor sobre el origen empresarial de los productos.
Argumenta finalmente que la denominación solicitada “FAST AND DESIGN” no posee suficientes elementos distintivos respecto de la marca “FAST LANE”, que la diferencien en los campos gráfico, visual y fonético, haciendo notar que ambas denominaciones se ubican en similar clasificación, es decir, ofrecen productos de la clase internacional 16 de Niza 1. 1.4.
Intervención de la Procuraduría General del Estado: El señor Delegado del Procurador General del Estado, interviene en el proceso para manifestar que limitará su participación a vigilar las actuaciones judiciales que se adelantan. 1.5. Actuación del Tercero Interesado: La sociedad THE MEAD CORPORATION interviene en el proceso para indicar fundamentalmente los aspectos de semejanza entre las marcas en conflicto; al respecto señala que entre las dos expresiones existe una similitud en el plano de lo auditivo, ya que con la simple pronunciación correctamente gramatical y fonética, la marca “FAST AND DESIGN” no se distingue de la marca “FAST LANE”.
Sostiene que en el plano de lo visual, el término común y principal FAST es idéntico en ambas marcas, por lo que de hecho causa una confusión visual dentro del público consumidor, de tal 1 CLASE 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes, caracteres de imprenta; clichés. GACETA OFICIAL suerte que se memorizarían con mayor facilidad, pudiendo además relacionar y confundir su origen empresarial.
Argumenta que la denominación “FAST AND DESIGN” al pretender proteger productos que se incluyen en la misma clase internacional 16, se hace irregistrable, teniendo en cuenta que la semejanza en la especialidad no sólo es un factor preponderante de confusión, sino un elemento que debe considerarse como indicio de una posible deslealtad comercial a la que se vería avocada la marca registrada con la coexistencia de una aplicación casi idéntica. 2.
CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. De la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el consultante, se observa que no cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, toda vez que carece de precisión en cuanto a las normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación se requiere, dado que el juez se limita a señalar escuetamente como objeto de consulta los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Sin embargo, el Tribunal consideró procedente su admisión en razón de que, tanto del escrito de demanda como de las demás piezas que se acompañan al proceso, se puede deducir con claridad que la consulta debe referirse a los literales a) de los artículos 82 y 83, de la Decisión 344. En consecuencia, interpretará el Tribunal los artículos 82, literal a) y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
De oficio interpretará el artículo 81 de la misma Decisión por estimarlo pertinente al caso analizado. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 21/07/2003 18.24 “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) “No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos pertinentes: Requisitos legales para el registro de la marca, riesgo de confusión, cotejo marcario, denominaciones en idioma extranjero, marcas débiles. 2.3. Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
Irregistrabilidad por falta de requisitos. (artículos 81 y 82, literal a. Decisión 344). Por ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquéllos.
En tal virtud la norma comunitaria aplicable, el artículo 81 de la Decisión 344, señala los requisitos que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca. Estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. GACETA OFICIAL El fin de la marca es el de diferenciar o distinguir un producto o servicio de los demás que circulan o se ofrecen en el mercado.
Para que cumpla ese cometido es necesario que el signo de que se trate se concrete en algo material apreciable por los sentidos; esto es, que tenga perceptibilidad. Esta es la característica que permite al consumidor apreciar los productos o servicios identificados por el signo, consistente en todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. En atención a la perceptibilidad se puede considerar, que la marca no surge sin los consumidores, de aquí que el signo al ser asociado a determinados productos o servicios pone en movimiento todo un proceso mental en el público consumidor en torno al origen empresarial, calidad y aún respecto de la buena fama de las mercancías a que la mencionada marca hace alusión, tutelando no sólo el privativo interés del empresario, sino en general el del consumidor.
Requisito básico y primigenio de todo signo para que pueda ser considerado como marca, es que sea suficientemente distintivo. La distintividad se refiere a la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. La distintividad implica que el signo sea individual o singular, diferenciándose de cualquier otro.
Por lo tanto el signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no es distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca.
Debe puntualizase que cuando el legislador dispone la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios.
Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés 21/07/2003 19.24 de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues así se impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que se dota al titular de una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca.
De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344, un signo debe ser apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
Este requisito se refiere a la susceptibilidad de representación gráfica y guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88, literal d, eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. En este sentido el signo tiene que estar representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite, y además para que pueda ser procesado, publicado y depositado en el archivo de las competentes oficinas de registro, sitio éste a donde los interesados pueden acudir a consultar sobre su existencia y alcance.
Por tanto, el artículo 82 de la Decisión citada, prohíbe el registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que el artículo 81 prevé en forma expresa. 2.4. Riesgo de Confusión: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marcas, aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(Artículo 83, literal a). Esta causal de irregistrabilidad evita que se atente contra la distintividad de la marca. El signo idéntico o semejante a la marca registrada, representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos, pues además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad GACETA OFICIAL y origen de su producto por medio de la identificación, también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes referidas a signos que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios con quien los produce, no pueden dar lugar a registro.
Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca efectivamente a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la presencia de este riesgo de confusión para que se configure tal prohibición. En lo atinente al estudio y determinación de la confundibilidad, ésta responde a una decisión unilateral de la administración o en su caso del juzgador, no exenta de discrecionalidad pero que necesariamente ha de encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad, y la cual debe ser adoptada con base en principios y reglas mencionados ampliamente por la Jurisprudencia de este Tribunal.
En efecto, se advierte que la comparación o cotejo debe tomar en cuenta, inicialmente la naturaleza de los signos en conflicto, la cual en el caso concreto para los dos que se confrontan es la de carácter denominativo; esto es, que se encuentran constituidos por un signo acústicovisual resultado de la combinación de letras y de palabras que forman un conjunto que es pronunciable y que según tengan o no significado conceptual, dan origen a las llamadas marcas evocativas o sugestivas o a las marcas de fantasía o caprichosas.
La comparación habrá de hacerse desde los elementos fonético, gráfico e ideológico pero sin dejar de lado la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, dicho elemento particular se constituya en factor determinante de la valoración. 21/07/2003 20.24 En este orden de ideas, la similitud entre las marcas puede ser de carácter ortográfico, fonético o ideológico.
La similitud ortográfica se presenta por lo parecido de las letras en que se expresan los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia. Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podría presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.
La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Pero a fin de determinar la existencia real del riesgo de confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien advierte cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
Adicionalmente en reiterada jurisprudencia este Organismo ha enfatizado que a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 2 y acogidos por la Jurisprudencia, enseñan que: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2 Reglas tomadas de la exposición que del tema hace el Tratadista BREUER MORENO en su obra “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, (Edit.
Robis, Buenos Aires, pag. 351 y ss) y que el Tribunal ha recogido en numerosas sentencias, entre estas, las correspondientes a los procesos 56-IP-2000, 75-IP-2002, 104-IP2002, 4-IP-2003. GACETA OFICIAL 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. 2.5. Cotejo: Para decidir sobre el registro de un signo el Administrador o el Juez, según el caso, deben realizar necesariamente un cotejo o comparación entre el solicitado y las marcas registradas o solicitadas para registro previamente, con el fin de descartar el riesgo de confusión. Ubicados los signos a ser comparados dentro de alguna de las categorías de marcas (nominativas, gráficas, mixtas) deberá aplicarse el método de análisis más adecuado a tal objeto, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad.
El cotejo, además, debe tener en cuenta el principio de especialidad, según el cual una marca protege los productos o servicios que se encuentran dentro de una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que, en principio, se podrían registrar signos similares o iguales a otros registrados, salvo que se presente “riesgo de confusión” entre las marcas en conflicto, cuando el signo solicitado identifique productos de otra clase internacional. 21/07/2003 21.24 jurisprudencia y por la doctrina que cuando dichas denominaciones tienen el carácter de genéricas o descriptivas o estén conformadas con términos de uso común, carecen de distintividad y por lo tanto no son registrables.
Empero la prohibición del acceso de estos signos al rango de marca se ha visto matizada por el hecho de que para fijar la dimensión genérica o descriptiva de un signo, o su característica de término de uso común hay que relacionarlo necesariamente con los productos o servicios que pretenda identificar, puesto que el solo signo, considerado en forma aislada y sin conexión con tales productos no tiene significación en cuanto a su aptitud para fungir como marca, de donde se deriva que signos genéricos, descriptivos o de uso común puedan ser registrados para unos productos con los cuales no tengan dicha relación descriptiva, de genericidad o de uso usual o común. Este Tribunal se ha referido a la irrelevancia de la comparación de los elementos genéricos o descriptivos que se utilizan en unión de otros en la confección de las marcas señalando que no se pueden tomar en cuenta tales componentes genéricos como base del cotejo y que éste debe fundamentarse esencialmente en los elementos no genéricos o no descriptivos que conforman el signo y la confieren distintividad.
A este respecto el profesor OTAMENDI anota: “Se ha señalado que las partículas de uso común no pueden monopolizarse por persona alguna, sino que al contrario, pueden ser usados libremente. El titular de una marca que utilice un componente genérico no puede impedir a terceros su uso en otras marcas, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”; y continúa Jorge Otamendi señalando: “El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo.
Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles”. 3 2.6. Acerca de la debilidad de las marcas por utilización de signos constituidos por palabras en idioma extranjero o nacional. Es frecuente en el ambiente de las marcas encontrar que muchas de ellas están construidas utilizando palabras del idioma nacional o extranjero, solas o en conjunción con otras o con raíces y desinencias que a su turno pueden ser considerados o no, términos de uso común, o expresiones genéricas o descriptivas.
Al respecto se ha dicho por la ley, por la En síntesis, cuando en las marcas se utilizan elementos constituidos por términos de uso común, genéricos o descriptivos, integrados con 3 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Segunda Edición. Ed. Abeledo-Perrot. Página. 208. 1995. GACETA OFICIAL otros que le aportan distintividad al signo, el examen para determinar la existencia o no de riesgo de confusión debe prescindir de la comparación entre aquéllos, concentrándose en los demás. Al construirse una denominación utilizando términos de uso común, genéricos o descriptivos, como ellos no pueden ser objeto de apropiación individual, su titular no puede impedir la inclusión de los mismos en marcas de terceros, teniéndose como resultado la existencia de una marca débil, hasta el punto de que en estas circunstancias, podría no resultar oponible a otra marca compuesta, por ejemplo, por raíces idénticas pero con desinencias distintas o conformada por las mismas palabras para designar productos distintos.
Para arribar a la conclusión anterior es, en principio, indiferente que las expresiones idiomáticas sean de la lengua nacional o de una extranjera, toda vez que como lo ha dicho el Tribunal: “En el caso de un signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía, y, en consecuencia, procede el registro como marca de tal denominación. En cambio, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común”.
“Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común ” 4 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 03-IP-2002, sentencia de 24 de abril de 2002. G.O.A.C N° 791 de 9 de mayo de 2002. 21/07/2003 22.24 En el caso concreto deberá la Jurisdicción consultante aplicar el criterio expuesto para determinar si el término “FAST”, utilizado en común por los dos signos denominativos compuestos en conflicto, es susceptible de apropiación exclusiva por quien lo haya registrado o si, por el contrario se trata de una expresión idiomática que puede ser utilizada por otras personas para construir signos marcarios acompañándola de expresiones que le otorguen distintividad.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo y que, además, no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
No pueden ser registrados como marca los signos capaces de engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación y características de los productos o servicios de que se trate. 3. No procede el registro de una marca que es confundible con otra por razón de identidad o semejanza, cuando los signos que las representan puedan inducir a error.
Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.
No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus ele- GACETA OFICIAL 21/07/2003 23.24 mentos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo en el proceso No. 6815EG, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 5.
No pueden registrarse como marcas los signos que en el lenguaje corriente o en el uso comercial, sean una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en forma exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 6. Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro; en el caso de ser conocida en su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios; su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. No se puede pretender la exclusividad de un signo o expresión que por su uso o por su significado natural haya devenido en común y genérico.
Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 21/07/2003 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú