Año XX - Número 978 Lima, 5 de setiembre de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 64-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno No. 6635. Actor: “CHURCH & DWIGHT CO. INC.”, Marca: BRILLO DE LUNA (Mixta) Proceso 67-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y e), 83, literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: Gaseosas Posada Tobón. Marca: “CARIBBEAN KING”. Expediente interno Nº 2503-ML PROCESO 64-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno No. 6635. Actor: “CHURCH & DWIGHT CO. INC.”, Marca: BRILLO DE LUNA (Mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de agosto del año dos mil tres; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por medio del Consejero Ponente, Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 1.

ANTECEDENTES 1.1 Las partes: Comparecen en el proceso interno, como demandante, la sociedad “CHURCH & DWIGHT CO. INC.”, y como demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. VISTOS: 1.2 Objeto y fundamento de la demanda: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto del Tribunal, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración: El actor, solicita la nulidad de la Resolución 11731 del 31 de mayo del 2000 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 25091 del 26 de noviembre de 1999 por la que se había declarado fundada la Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL oposición presentada por quien demanda y se había negado el registro de la marca “Brillo de Luna”, solicitado por la sociedad CORREDOR MORA PRODUCTOS BÉISBOL S.C.A. Argumenta que existió falta de aplicación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en perjuicio de CHURCH & DWIGHT CO.

INC. Considera que la marca “BRILLO DE LUNA” (mixta), de la clase 3 1, está incursa en la causal de irregistrabilidad mencionada en la Norma Comunitaria, carece de distintividad ya que su núcleo o parte sobresaliente presenta identidad susceptible de inducir al público a error con la marca “BRILLO” (denominativa), igualmente de la clase 3.

La doctrina señala que la coexistencia de signos distintivos compuestos por un mismo núcleo, puede inducir al consumidor a error. La expresión “BRILLO DE LUNA” reproduce totalmente la marca “BRILLO” previamente registrada, dado que existen semejanzas en la composición morfológica, visual, fonética y semántica; que causarían confusión indirecta en el público consumidor respecto del origen empresarial, ya que las marcas en conflicto distinguen productos de la misma clase.

Aduce que su marca ostenta la calidad de notoria y presenta diversas pruebas para demostrarlo. La expresión “BRILLO DE LUNA” -dice finalmente- no es susceptible de registrarse como marca, ya que imita y reproduce la marca notoriamente conocida “BRILLO”. 2. Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones de la parte actora, señalando que con la expedición de la resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1 Clase 3.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 05/09/2003 2.20 Al realizarse el examen de registrabilidad sucesivo y comparativo de las marcas “BRILLO” (nominativa) y “BRILLO DE LUNA” (mixta), solicitada por la sociedad Corredor Mora, se concluye que entre ellas no existen semejanzas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor y por lo tanto pueden coexistir en el mercado.

Si bien la marca “BRILLO DE LUNA” (mixta) clase 3 reproduce parcialmente la marca “BRILLO”, se está en presencia de un conjunto marcario distintivo compuesto por elementos gráficos y una especial disposición, más la expresión “LUNA” que da como resultado diferencias en todos los aspectos respecto de la marca “BRILLO”. El acto administrativo acusado no es nulo, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas; y no violenta normas de carácter superior como aduce la parte demandante. 3.

Normas a ser interpretadas El Tribunal interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, solicitado por el consultante, y además de oficio, el artículo 81, los literales d) y e) del artículo 83 y el artículo 84 eiusdem, que guardan relación con el asunto discutido. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

“Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a). Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a GACETA OFICIAL una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; 05/09/2003 3.20 4. CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia el Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica; irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud; marcas mixtas y nominativas y reglas para la comparación entre ellas; la marca débil; protección a la marca notoria y prueba de esta calidad. 4.1.

Requisitos para el Registro de Marcas: En el régimen común de propiedad industrial andino, se establecen los requisitos que debe poseer un signo para registrarse como marca los cuales, según el artículo 81 de la Decisión 344, determinan que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. La ley protege los derechos de los consumidores y de quienes son titulares de registros o de solicitudes prioritarias que puedan verse afectados.

Respecto de los Requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que: “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. 2 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.” “Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 4.1.1.

La Distintividad. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un comerciante 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP2002. Marca “Tower”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 791 de 9 de mayo del 2002. GACETA OFICIAL 05/09/2003 4.20 requisito necesario para poder ser registrado como marca ” 5 o fabricante para distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

El derecho español dice al respecto que: “Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo un importante mecanismo para la protección de los consumidores”. 3 La distintividad puede ser intrínseca y extrínseca; la primera señala que para que un signo sea amparado por el derecho marcario, debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes y servicios de los demás en el mercado; por otro lado la distintividad extrínseca indica que el signo que reúne condiciones específicas, podrá coadyuvar a una competencia comercial clara.

“ la marca es precisamente el mecanismo informativo que permite a los consumidores y usuarios la identificación y subsiguiente selección de los productos o servicios. Proceso de diferenciación que es indispensable para un adecuado funcionamiento del sistema de economía de mercado, basado en la libre y leal competencia empresarial. En definitiva, la aptitud diferenciadora o capacidad distintiva es un ineludible presupuesto de las importantes funciones que la marca está llamada a desempeñar” 4 4.1.2.

La Perceptibilidad. El requisito de la perceptibilidad se encuentra dentro de la definición de marca, que es todo signo visible, que pueda distinguir bienes o servicios que se comercializan en el mercado, el signo para ser identificado debe ser perceptible y su materialización se realiza por medio de todo elemento o indicación que haga posible que pueda ser captado por los sentidos.

“Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, 3 4 FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “Legislación. Jurisprudencia Comunitaria”. Marcial Pons. Madrid, 2001. Pág. 15. GÓMEZ Segade José y otros. “Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria”.

Editado por la Universidad de Alicante. 1996 El signo cumple con la función de marca cuando tiene la capacidad de ser perceptible para los consumidores de modo que puede ser apreciado a través de gráficos, imágenes, impresiones, palabras, etc. 4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica. La representación gráfica de la marca permite la apreciación visual del signo marcario, el que debe tener la posibilidad de describirse materialmente a fin de que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad, de este modo se hace posible la publicación y el archivo de la denominación solicitada y sirve al examinador para formarse “ una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 6 4.2.

Irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud. El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, establece una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario, señalando claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquellos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La prohibición no exige que el signo genere efectivamente el error en los consumidores o usuarios, puesto que basta para que ella opere, la sola existencia de este riesgo. El riesgo de confusión puede producirse por la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual del signo y la similitud de los productos o servicios que denominan las marcas confrontadas; por esta razón, de permitirse el registro 5 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso 71-IP00. Caso: “Fuente Clara”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 631 del 10 de enero de 2001. ALEMAN, Marco Matías, "Marcas". Top Management, Bogotá, pág.

77. GACETA OFICIAL de un signo que carece de fuerza distintiva, se atentaría contra el interés del titular de un signo solicitado o registrado anteriormente, y se afectaría a los consumidores creando confusión. 05/09/2003 5.20 perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros. Al respecto el Tribunal ha señalado: “La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas.

El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.” 7 Cabe al examinador determinar, la existencia de identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para proceder, luego, a establecer si las identidades y semejanzas encontradas son de tal magnitud que se estimen capaces de generar la confundibilidad. 4.3.

Marcas mixtas y nominativas y reglas para la comparación entre ellas. En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes.

Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”. 8 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: La marca mixta se forma por un elemento denominativo, conformado por una o varias letras y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes, que deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo.

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Al realizar el examen comparativo de dos marcas se determinará si existe confusión, que puede ser directa, cuando induce al comprador a adquirir un producto determinado creyendo que está comprando otro e indirecta, cuando se da respecto de la procedencia de los productos o el origen empresarial de los mismos. 3.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Para determinar el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas BRILLO (nominativa) y BRILLO DE LUNA (mixta), se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) 9 8 9 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso 02-IP2002. Marca: “Paciolo”. Publicado en la Gaceta Oficial No 804 del 11 de junio del 2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. Proceso No. 101-IP-2002. Marca: “Cola Real + gráfica” En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. No. de 2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA.

Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso No. 01-IP2002. Marca: “Johann Maria Farina”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. No. 633 de 17 de enero de 2001. GACETA OFICIAL 05/09/2003 6.20 “ la marca notoria requiere mayor protección contra el riesgo de confusión puesto que el consumidor tiende a conservar en su mente el recuerdo de la misma y, cuando se dirige a adquirir los productos, podrá confundidamente seleccionar el producto que vaya dotado de una marca parecida, creyendo que se trata de la misma marca”. 11 El cotejo de todo tipo de marcas, en principio, debe realizarse en conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para establecer similitud, pues lo que importa es tener una visión global de todos los factores integrantes de la marca con el objeto de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma.

E igualmente, que: En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo; no cabe el análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. “ el titular de la marca notoria deberá gozar de una cierta protección reforzada, proporcional a la notoriedad adquirida, que le proteja en cierta medida frente a los intentos de terceros desaprensivos de aprovecharse del esfuerzo económico y empresarial del titular del signo anterior y del prestigio que la marca haya podido obtener en el mercado.” 12 En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se observan los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. 4.4.

Protección a la marca notoria y prueba de esta calidad. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios” 10 La marca notoria constituye un bien jurídico independiente, que le da a su titular un amplio aprovechamiento económico a través de la aplicación de la marca para distinguir sus productos o servicios.

El artículo 83 de la Decisión 344, en sus literales d) y e), protege a la marca notoria a través de la prohibición de registro de marcas que “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido” o que sean “similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida”.

Empero no basta para que la protección legal derivada de la notoriedad opere, la mera atribución de tal característica, puesto que, de conformidad con la norma comunitaria, ella debe ser probada por quien la alega; para lo cual será necesario que el interesado demuestre la referida calidad ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Al respecto en sentencias anteriores el Tribunal, con fundamento en lo que dispone sobre el particular el artículo 84 de la Decisión 344, ha señalado que: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: La protección a la marca notoria va más allá del principio de especialidad y prohíbe el registro de marcas que creen confusión en cuanto a los productos y al origen empresarial de éstos, independientemente de la clase de bienes o servicios que pretendan distinguir.

Criterios doctrinarios sobre el tema indican que: 10 OTAMENDI Jorge, “Derecho De Marcas”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255. • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. 11 12 SAINZ García. Concepción. “El Uso Obligatorio De La Marca”.

Edita: Tirant Lo Blanch. Valencia. 1997. Pág. 166. CASADO Cerviño Alberto. “Derecho De Marcas Y Protección De Los Consumidores”. Editorial Tecnos. Madrid 2000. Pág.

64. GACETA OFICIAL • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 13 05/09/2003 7.20 cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” 14 La doctrina y el derecho comunitario coinciden en que el titular de la marca no puede obtener el uso exclusivo de una expresión de uso común, por lo que otras marcas pueden también utilizarla, tomando en cuenta que se deberán incluir otros elementos que formen un conjunto marcario distintivo, que podrá acceder a su registro al cumplir con los requisitos que establece la ley y no incurrir en prohibición alguna. 4.5.

Acerca de la llamada Marca Débil Considera pertinente el Tribunal referirse al fenómeno que la Doctrina ha denominado como “la debilidad de la marca”, que tiene ocurrencia cuando la marca está conformada exclusivamente por signos de utilización libre o incorporando en su estructura compuesta vocablos o expresiones de utilización común. Este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia, parecidos a la marca de referencia. Una locución genérica no es monopolizable por nadie y cuando su registro es admitido, por excepción, en razón de que se considera como de fantasía respecto de los productos que distingue, tal circunstancia no impide que terceros la incorporen en otros signos marcarios.

Tampoco se puede tener el derecho exclusivo de uso respecto de raíces, terminaciones, sufijos, prefijos, de uso común, y su inclusión en un conjunto marcario no significa la proscripción de su utilización en otro u otros. Sobre el particular el tratadista Jorge Otamendi señala que: Con fundamento en las consideraciones anteriores, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

SEGUNDO: La principal función de toda marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error. Con el propósito de evitar que ello se produzca el derecho comunitario prohíbe en el literal a) del artículo 83, el registro de signos idénticos o similares.

TERCERO: La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

“ se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los 13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso 22-IP2003, Marca “UBS Union Bank of Switzerland”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 777 de 27 de marzo del 2003. 14 OTAMENDI Jorge, “Derecho de Marcas” Abeledo Perrot.

Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Págs. 191 y 192 GACETA OFICIAL CUARTO:

QUINTO

SEXTO: 05/09/2003 8.20 analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos por este Tribunal. lidad del producto, la difusión de la marca, su imagen en el mercado, la comercialización del producto, la publicidad etc; cualidades que no poseen las marcas comunes.

Para comparar una marca mixta con una denominativa, primero se debe determinar en aquélla cuál de los dos elementos que la conforman, el denominativo o el gráfico, resulta predominante. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo, que suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, características que en un momento dado pueden prevalecer en la definición. La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado, y la carga de la misma le corresponde a su titular.

El titular de la marca que esté formada por un vocablo de utilización libre para distinguir un determinado producto o servicio, no podrá impedir, alegando exclusividad, que otros hagan uso de éste y soliciten su registro, incorporándolo dentro de un conjunto marcario, para el mismo o para otro producto o servicio. La notoriedad de la marca supone que ella es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada, hecho que le permite gozar de una protección que va más allá de la regla de la especialidad de la marca y que es el producto de un conjunto de características especiales como la ca- El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Expediente interno 6635, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 05/09/2003 9.20 PROCESO N° 67-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y e), 83, literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: Gaseosas Posada Tobón. Marca: “CARIBBEAN KING”. Expediente interno Nº 2503-ML. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, trece de agosto de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, 83, literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Víctor Terán Martínez, y recibida en este Tribunal en fecha 27 de junio del año en curso; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

De la demanda Según el consultante, el mandatario de la parte actora impugna “el acto administrativo contenido en la Resolución antedicha mediante la cual rechaza las observaciones presentadas contra la inscripción de la marca de fábrica ‘CARIBEAN KING’ (sic) para la clase No. 33, en razón de que la represenmtada (sic) del demandante es propietaria en la República de Colombia de la marca ‘CARIBEAN GRAFICA’ que protege los artículos de la clase internacional 32.- Sostiene el actor que es evidente que entre esta marca y la que se pretende registrar existe semejanza legal y que su inscripción induciría al consumidor a errores y confusión” (Clase 33: “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”.

Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”). En su demanda, el apoderado de la parte actora señala que “Mi representada es propietaria en la República de Colombia de la Marca CARIBE + Gráfica … y para proteger productos de la Clase Internacional 32”; que “Según el Art. 93 de la Decisión 344, se entiende que también tiene legítimo interés para presentar observaciones cualquier titular que tenga registrada una marca en uno de los países miembros y sea idéntica o similar a la suya y pueda inducir al público a error”; que “el registro de la marca observada permitiría que el público se equivoque sobre la procedencia del producto ya que la marca de mi mandante es notoria en Colombia y dado el intercambio comercial andino, también lo es en Ecuador”; que “Es absurdo que el Director considere que la palabra CARIBE para proteger artículos de las Clases 32 y 33, sea común”; y que “La palabra CARIBE puede perfectamente ser registrada como marca siguiendo la regla de que: ‘los nombres geográficos pueden ser registrados como marcas, en tanto no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común. La registrabilidad es la regla y la no registrabilidad es la excepción’ ”. 2.

De la contestación a la demanda 2.1. Afirma el consultante que “la delegada del señor Procurador General del Estado, niega los fundamentos de la acción propuesta, afirma que el acto administrativo es legítimo y alega ilegitimidad de personería del actor, improcedencia de la demanda, caducidad del derecho y prescripción de la acción.- En escrito posterior, la Procuraduría General del Estado recaba que se solicite la interpretación de los arts. 81, 82, y 83 literales a), d) y e) de la Decisión No.344 …”.

En su escrito de contestación, la demandada argumenta además que “El demandante no señala los fundamentos de derecho en que apoya sus pretensiones”, y sostiene que existe “Ilegitimidad de personería activa, porque el doctor Enrique Chiriboga Barba no ha justificado en este GACETA OFICIAL 05/09/2003 10.20 proceso, su calidad de mandatario de Gaseosas Posada Tobón”. parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 2.2.

Por otra parte, el consultante informa que el “Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, también niega los fundamentos de la demanda, alega la validez de la resolución que se impugna y pide la interpretación prejudicial de los arts. 81, 93 y 95”. Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 3.

De la Resolución impugnada Del texto de la Resolución Nº 0047668, de 10 de enero de 1996, emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, se desprende que el “apoderado de C.A. RON SANTA TERESA, presenta primera observación al registro de la marca en referencia, por cuanto manifiesta que su representada es propietaria de la marca KING’S CLUB, para proteger los productos de la clase 33”; que el “apoderado de GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. presenta una segunda observación, aduciendo que su representada es titular de la marca CARIBE (etiqueta) protege (sic) los productos de la clase internacional 32”; que “En cuanto a la primera observación las marcas difieren la una de otra y no se podría producir confusión ni en los medios comerciales ni en el público consumidor … Respecto a la segunda observación, esta (sic) se basa en una palabra de uso común que es el nombre de una área (sic) geográfica ubicada en el continente americano”; que “la zona del CARIBE es mundialmente conocida por su producción de ron, por lo que muchos han optado por usar el nombre para registrar sus marcas para ron”; por lo que decide rechazar “las dos observaciones” y conceder “el registro de la marca solicitada, sin derechos de exclusividad sobre las denominaciones de uso común”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita corresponden a las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, 83, literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las disposiciones citadas forman Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, y según consta en la providencia de fecha 16 de julio de 2003 que obra a los folios 12 y 13 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente su interpretación y, en el caso del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la de sus literales a) y e); y, Que, además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 84 eiusdem.

Los textos de las normas a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) GACETA OFICIAL e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. 05/09/2003 11.20 “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial re- GACETA OFICIAL presentado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas 05/09/2003 12.20 en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva GACETA OFICIAL propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240). III. De los signos comunes o usuales En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace 05/09/2003 13.20 que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

En la doctrina, Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (ALEMÁN, Marco Matías: “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84). Por su parte, Otamendi enseña que: “El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”;

Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 77). IV. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación. En cambio, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión GACETA OFICIAL 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

V. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

El texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. OTAMENDI, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá 05/09/2003 14.20 efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge; ob.cit., pp. 191 y 192). VI. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza.

De las reglas de comparación. De la conexión competitiva Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. GACETA OFICIAL En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, una impresión general que causa impacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por una o varias letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. 05/09/2003 15.20 Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe del signo “CARIBBEAN KING”, solicitado para proteger los productos de la clase 33 de la Nomenclatura Internacional de Niza, y la marca “CARIBE + gráfica”, registrada para amparar productos de la clase 32, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, GACETA OFICIAL literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la mención de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; ob.cit., pp. 242 ss).

En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de 05/09/2003 16.20 publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, publicada en la G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo de 1995, caso “DIDA”).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”; y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes Nos. 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, GACETA OFICIAL sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ ” (ALEMÁN, Marco Matías; ob. cit., p. 90).

VII. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. De conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la repu- 05/09/2003 17.20 tación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aún en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

GACETA OFICIAL La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

VII. Del procedimiento de observaciones al registro de marca solicitado. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

A propósito de la disposición prevista en el artículo 93, inciso segundo, de la Decisión en referencia, el Tribunal ha señalado que se “ amplía la observación al registro de una marca fuera de las fronteras nacionales como medio de lograr en algún posterior momento la institucionalidad de la marca comunitaria. La figura prevista a partir de la Decisión 344 no contempla —a diferencia de la nueva normativa que regula la materia— otras exigencias, sin por ello admitir que esta observación andina implique una protección extraterritorial de la marca ya que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás … la ampliación del 05/09/2003 18.20 concepto de territorialidad que consagra el inciso segundo de dicha norma, hace referencia únicamente al caso de que el registro y las solicitudes de marcas presentadas en cualquier País Miembro puedan permitir a su titular presentar observaciones en los demás países de la Subregión, siendo siempre la Oficina Nacional competente quien decida respecto a la procedencia o no de dichas observaciones” (Sentencia dictada en el expediente Nº 93-AI-2000, del 22 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 764, del 26 de febrero del mismo año, acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú).

Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

GACETA OFICIAL Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º De solicitarse el registro de un signo como marca, caso que haya de compararse con una marca mixta previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º No será registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo, denominativo o gráfico, no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren. 4º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no será registrable. 5º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 05/09/2003 19.20 6º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 7º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. 8º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 9º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

GACETA OFICIAL La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. 10º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpreta- 05/09/2003 20.20 ción en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, último inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú