Año XX - Número 986 Lima, 19 de setiembre de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 63-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 12 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Patente “COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE TIENE DEGRADACIÓN MEJORADA EN EL SUELO Y PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ATAQUE DE OOMICETOS”. Actor: sociedad NOVARTIS AG. Proceso interno Nº 6752. Pág. 1 PROCESO 63-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 12 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Patente “COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE TIENE DEGRADACIÓN MEJORADA EN EL SUELO Y PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ATAQUE DE OOMICETOS”. Actor: sociedad NOVARTIS AG. Proceso interno Nº 6752 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil tres. la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, VISTOS Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente, Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 20 de junio de 2003, relativa a los artículos 1, 2, 4, 12, 27 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6752.
El auto de seis de agosto del presente año, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la sociedad NOVARTIS AG. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la mencionada Superintendencia: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL • N° 07119 de 31 de marzo de 2000, mediante el cual, el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “composición fungicida que comprende (metalaxilo) éster metílico de N(2,6-dimetilfenil) –N-(metoxiacetil)-DL-, alanina y (benalaxilo) éster metílico de N-(2,6dimetilfenil)-N-(fenilacetil)-DL-alanina que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataque de oomicetos”. • Nº 15986 de 19 de julio de 2000, a través del cual, el mismo Superintendente de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 07119, la cual fue confirmada. 2) Hechos De los señalados por el consultante en su solicitud de fecha 22 de noviembre de 2002, y complementados con los documentos incluidos, se desprende que: La sociedad CIBA GEIGY AG., por medio de apoderado, solicitó el 5 de julio de 1995, el otorgamiento de patente de invención titulada “Composición fungicida que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataque de oomicetos”, habiéndose reivindicado en la misma solicitud prioridad de las patentes 2207/94-1 y 3895/94-9, presentadas en Suiza el 11 de julio de 1994 y el 22 de diciembre de 1994, respectivamente.
Lo anterior se hizo —conforme manifiesta la demandante— con fundamento en el artículo 12 de la Decisión 344, “según el cual, la fecha de presentación de la solicitud de patente presentada en Colombia en el expediente No. 95029313 para todos los efectos legales es el 11 de julio de 1994”. El 20 de junio de 1997, la sociedad CIBA GEIGY AG. pidió se anote el cambio de nombre como solicitante de la patente por el de NOVARTIS AG.
Mediante Auto Nº 2219, de 13 de julio de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a la solicitante de patente, que en el término máximo de 3 meses hiciera valer los argumentos que consideraba pertinentes “en relación con el concepto técnico de fondo No. 761 19/09/2003 2.12 sobre patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico el 17 de junio de 1999”.
En dicho concepto técnico “el examinador indicó que una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos US 4.046.911 de 6 de septiembre de 1977, US 4.151.299 de 24 de abril de 1979 y el ‘Pesticide Index’ (Indice de Pesticidas), publicado por la Royal Society o Chemistry, ONDRI,… afectaban la novedad y el nivel inventivo de la invención…”.
Por escrito de 5 de octubre de 1999, la solicitante respondió al auto de 13 de julio, “exponiendo claramente los argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión del examinador técnico”. A través de la Resolución 07119, de 31 de marzo de 2000, la Administración negó el privilegio de patente para la invención solicitada, “con fundamento en que la composición fungicida y el procedimiento reivindicados carecían de novedad y nivel inventivo”.
Interpuesto el recurso de reposición, mediante Resolución 15986 de 19 de julio de 2000, se confirmó la decisión anterior. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad NOVARTIS AG., señala como violados los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fundamentándose en que el artículo 1 establece que los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones nuevas, que tengan nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial.
Que el artículo 2 establece que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, lo que significa que la invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica. Para que la invención pierda la calidad de novedosa es necesario que esté comprendida, en su totalidad, en el conjunto de conocimientos existentes que sean aplicables al proceso industrial.
Si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere decir que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. La jurisprudencia y la doctrina señalan que en el ámbito de las patentes de invención es casi imposible que los inventos no partan, de una forma u otra, de los conocimientos y de la GACETA OFICIAL 19/09/2003 3.12 técnica existente para mejorarla, enriquecerla, modificarla, complementarla, adaptarla a través de medios ya conocidos, pero que por un proceso creativo o inventivo novedoso dan (sic) como resultado productos que tienen características y propiedades novedosas e inexistentes en el estado de la técnica”.
Señala también el demandante que “no sería ajustada a derecho la objeción oficial a la novedad de una invención… basada en que alguno o algunos de los componentes del invento hacen parte del estado de la técnica… esto fue lo que hizo la… Superintendencia de Industria y Comercio al negar el privilegio de patente para la invención de mi mandante”. inédita y que resuelve problemas técnicos no resueltos antes del 11 de julio de 1994”.
En cuanto a la presunta violación del artículo 4 de la Decisión 344, afirma el demandante que se considera que una invención tiene nivel inventivo “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”; lo que le lleva a afirmar que “La composición fungicida que se pretende proteger tiene altura inventiva puesto que ésta junto con sus características técnicas novedosas (tal como la mejorada y aumentada biodegradación), NO (sic) es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.
Tan es así que a la fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad no se conocían composiciones fungicidas que tuvieran exactamente los mismos componentes, propiedades y efectos que la composición reivindicada”; que “NOVARTIS AG realizó exhaustivos estudios para llegar a la conclusión, no obvia… de que su compuesto daba solución a problemas tecnológicos no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica antes del 11 de julio de 1994 (fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad) y mucho menos resueltos por los objetos de las anterioridades citadas por la Superintendencia…”.
Se indica que aunque puedan existir similitudes en la técnica que utiliza el invento y la contenida en las citadas por la administración, “no sobra recordar que por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo”; lo que no significa que el invento carezca de nivel inventivo, “pues para nadie había sido obvio que la utilización de técnicas similares resultaría en la creación de la composición 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda Adicionalmente, se señala como violado al artículo 28 de la Decisión 344, por cuanto “permite a las oficinas nacionales competentes hacer uso de informes de expertos y organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan una opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de una invención. Si la Administración hubiese hecho uso de esta herramienta tendría elementos fundamentales para tomar una decisión seria, fundamentada y ajustada a derecho y evitar la vulneración de los derechos de la solicitante”.
La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, manifiesta que contrariamente a lo expuesto por la demandante, “el examen de fondo de la solicitud permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”; y que al no reunirse el requisito de altura inventiva “como aparece plenamente demostrado en los actos administrativos acusados”, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada.
Por su parte, el Consultante desprende de la contestación a la demanda que “la solicitud de patente fue negada por falta de nivel inventivo en razón de que los compuestos son conocidos, pues los principios activos metalaxilo y benalaxilo presentan sus isómeros S y R igualmente conocidos, por lo que resulta una mezcla recémica que en un arte anterior se muestra como portador para proporcionar una composición fungicida, razón que llevó a determinar que la composición reivindicada carece de nivel inventivo”; y que “de otro lado, la composición reivindicada comprende un principio activo, no una mezcla de principios activos, donde dicho principio corresponde al enantiómero R, del mismo compuesto.
Además, el resultado de mejor biodegradación de los mencionados principios activos en mezcla con un portador adecuado, no implica un aporte tecnológico, ya que aparte de indicar que se utiliza un fungicida seleccionado de metalaxilo y benalaxilo que consiste en más de 70% del isómero R, realmente GACETA OFICIAL no se indica cómo se llega a dicha mejora, lo único que se muestra es que la composición está utilizando el isómero R, pero estos isómeros ya son conocidos”.
Asimismo, sobre la alegada violación del artículo 4 de la Decisión 344, indica la demandada que los documentos referentes al estado de la técnica “si bien no reproducen con exactitud el objeto de la invención sí permiten que una persona normalmente versada en la materia, a partir de los mismos, obtenga una solución como la expuesta por la parte demandante”.
Finalmente, en relación a la violación del artículo 28 de la Decisión 344, indica la Superintendencia demandada que el texto literal del mismo establece que el requerimiento del informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos no es obligatorio para la oficina nacional competente ya que “es simplemente facultativo; además en el caso de la Superintendencia… cuenta con personal técnico para rendir los conceptos que sean necesarios e indispensables sobre la materia”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 1, 2, 4, 12, 27 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);
Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de 19/09/2003 4.12 su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, por lo tanto, corresponde interpretar, de las disposiciones solicitadas, las contenidas en los artículos 1, 2, 4, 12 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así el artículo 27 de la misma Decisión, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.
“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de GACETA OFICIAL Cartagena.
Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud”. “Artículo 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países”. 1.
Las patentes de invención de producto y de procedimiento Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, en apoyo de criterios de los expertos en la materia se puede afirmar que “La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público” (Metke Méndez, Ricardo.
Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22). De indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo.
Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema que es resuelto por la misma. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Proceso 21IP-2000, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001). 19/09/2003 5.12 Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos.
La invención de producto “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. ( ) la patente de producto puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos) ” (Fernández-Novoa, Carlos. La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64).
La invención de procedimiento consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortíz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo.
Ob.cit., p. 32). 2. Requisitos de patentabilidad: novedad y nivel inventivo El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.
(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). Es de hacer notar que la novedad se la formula desde el punto de vista negativo en relación al GACETA OFICIAL “estado de la técnica”; cabe indicar que este concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el numero de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender comúnmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a un producto o a un procedimiento desconocido anteriormente.
Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado).
Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.
Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad” (Proceso 06-IP-89, caso “INTERPLAST”, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989).
La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la 19/09/2003 6.12 novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha.
Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita” (Proceso 12IP-98, caso “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999). Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.
El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito adicional al de la novedad se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcan- GACETA OFICIAL ce la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.
“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, caso “FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002). Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.
En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).
Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo de una invención, la Oficina Nacional competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta. 19/09/2003 7.12 3.
Derecho de prioridad del primer solicitante de una patente Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido” (Pachón, Manuel.
La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorial Temis, Bogotá, 1975, p. 19). En ese caso, se puede afirmar que con la presentación de la solicitud de patente nace el derecho de prioridad. De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 344, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio de reciprocidad, en otro País que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridad en cualquier otro de los Países Miembros, por el término de un año contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.
Cabe señalar que el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 no afecta el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud.
En el presente caso, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la sociedad NOVARTIS AG. presentó en Colombia solicitud de patente en fecha 5 de julio de 1995, habiendo reivindicado prioridad de las patentes 2207/94-1 y 3895/94-9, presentadas en Suiza el 11 de julio de 1994 y el 22 de diciembre de 1994, respectivamente, por lo que, en apoyo del ahora interpretado artículo 12 manifiesta que “la fecha de presentación de la solicitud de patente presentada en Colombia… para todos GACETA OFICIAL los efectos legales es el 11 de julio de 1994”; debiendo también tenerse en cuenta que en el curso del procedimiento, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia informó al solicitante que “una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos US 4.046.911 de 6 de septiembre de 1977, US 4.151.299 de 24 de abril de 1979 y el ‘Pesticide Index’ (Indice de Pesticidas), publicado por la Royal Society o Chemistry, ONDRI,… afectaban la novedad y el nivel inventivo de la invención…”.
Corresponde por tanto al Juez nacional, determinar si en el presente caso procedía conceder el derecho de prioridad de la patente solicitada, siempre que la solicitud haya cumplido con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio; todo lo cual es independiente del examen efectuado para evaluar la patentabilidad de la invención. 4.
Informes de expertos o de organismos idóneos sobre los requisitos de patentabilidad El artículo 28 de la Decisión 344 establece la potestad de toda Oficina Nacional competente para requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan opinión respecto de los requisitos de patentabilidad exigidos en el artículo 1 ibidem. Al respecto, el Tribunal ha indicado que constituye una “facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes,… que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias” (Proceso 12-IP-98, ya citado).
Cabe precisar que el artículo 28 se refiere al requerimiento de opiniones de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, a efectos de que emitan su criterio únicamente “sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención”, lo que consagra una facultad potestativa de las Oficinas Nacionales competentes en atención a la dificultad y complejidad de análisis y estudio de los mencionados requisitos de patentabilidad, que le será útil para resolver dentro del trámite de las solicitudes de patente.
Evidentemente, al tratarse de una potestad de la Administración, lo previsto en la 19/09/2003 8.12 norma ahora interpretada no hace parte de las etapas establecidas dentro del procedimiento de otorgamiento o rechazo de la solicitud de patente, lo que se demuestra con la no determinación del momento específico dentro de dicho procedimiento en el que se pueden requerir aquellos informes.
Sin embargo, en el contexto de la Sección IV del Capítulo I de la Decisión 344, relativa al “TRÁMITE DE LA SOLICITUD”, el Tribunal ha manifestado en forma acertada que “Si no hay opositor y [si] se han vencido los plazos anteriormente citados, de conformidad con el artículo 27, corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de fondo en el que procede analizar si la solicitud es o no patentable, para lo cual se deberá determinar si satisface las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, pudiendo requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos e incluso de otra u otras Oficinas Nacionales Competentes de los demás Países Miembros o de terceros países (Art. 28); es decir, que la información proporcionada por el solicitante debe ser verificada por la Oficina Nacional Competente de forma que no quede duda alguna de su patentabilidad, por medio de la utilización de todos los medios posibles a su alcance, sobre todo porque el informe sobre el estado de la técnica es la pieza más importante del procedimiento de concesión de la patente” (Proceso 43-IP-2001, caso modelo de utilidad “TANQUE COMPUESTO”, publicado en la G.O.A.C. Nº 716 de 18 de septiembre de 2001).
En consecuencia, la solicitud de los informes de expertos o peritos técnicos a que hace alusión el artículo 28, “ciertamente no es obligatoria para que sea requerida por la Oficina Nacional Competente, toda vez que la norma legal no está redactada en forma imperativa sino facultativa. Sin embargo se hará imperativo solicitar el concepto técnico cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar dicho examen con plena solvencia” (Proceso 42-IP-98, caso “CONSTRUCCION DE BASE DE RECIPIENTE, PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMETICOS”, publicado en la G.O.A.C. Nº 455 de 2 de julio de 1999).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL CONCLUYE PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá necesariamente cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
SEGUNDO: Toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin importar el lugar en el que se ha producido ni el numero de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. La novedad de la que debe gozar una invención no es un requisito que comprometa a todos y cada uno de los elementos que la conforman, puesto que éstos pueden ser conocidos individualmente, debiendo ser su combinación lo que necesariamente dé lugar a un producto o a un procedimiento nuevo y desconocido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, es decir, lo no comprendido en el estado de la técnica, puede ser la que constare en la solicitud, o aquélla de la prioridad reconocida.
TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance de la técnica existente, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.
CUARTO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud. 19/09/2003 9.12 QUINTO: La solicitud de informes de expertos externos o de organismos científicos o tecnológicos a que se refiere el artículo 28 de la Decisión 344, con el único fin de precisar lo concerniente a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención, no es de obligatorio cumplimiento por parte de la Oficina Nacional competente.
Al momento de la verificación de los antedichos requisitos esenciales de patentabilidad, se podrán solicitar aquellos informes; aunque, por razones de orden práctico, se hará imperativo solicitarlos cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar tal verificación con plena solvencia. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6752, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 19/09/2003 10.12 GACETA OFICIAL 19/09/2003 11.12 GACETA OFICIAL 19/09/2003 12.12 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú