Año XX - Número 1010 Lima, 10 de noviembre de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 90-IP-2003.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio de los artículos 81 y 95, in fine, de la misma, con fundamento en la solicitud proveniente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno No. 6719-LR. Actor: “BELL IP HOLDING L.L.C.”. Marca: “BELL” Proceso 97-IP-2003.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 83, literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia e interpretación de oficio de los artículos 81 y 128 ibídem.

Expediente Interno Nº 6742. Actor: Ingenieros Químicos Asociados Ltda. –IQA–. Marca: “IQA” (mixta) PROCESO 90-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio de los artículos 81 y 95, in fine, de la misma, con fundamento en la solicitud proveniente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno No. 6719-LR. Actor: “BELL IP HOLDING L.L.C.”. Marca: “BELL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y seis días del mes de octubre del año dos mil tres; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por medio del Magistrado Consultante doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto de siete de octubre del año en curso. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES 1.1 Las partes: Demandante: BELL IP HOLDING L.L.C. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial. Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Procurador General del Estado. 1.2. Objeto de la demanda y su contestación. Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 0033226 de 1999, del Director Nacional de Propiedad Industrial por la cual se ratifica la negativa al registro de la marca BELL, destinada a Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL proteger servicios de la Clase 42, por considerar que puede ocasionar confusión con la marca TACO BELL, registrada para designar servicios de la misma clase internacional.

Alega la demandante que las marcas en controversia no generan confusión respecto de los productos que identifican y que ellas han coexistido tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Aduce que la marca solicitada presenta con respecto a la registrada, suficientes diferencias visuales y fonéticas que impiden la confusión y que, prueba de ello es que TACO BELL CORP., no presentó oposición al registro y, antes bien, manifiesta que no se opone a que se conceda.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contesta la demanda oponiendo las excepciones de negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y defendiendo la legalidad del acto demandado. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, solicitado por el consultante y, además, de oficio, los artículos 81 y 95 eiusdem, por considerarlos pertinentes para la resolución de la controversia.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 10/11/2003 2.16 “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 3. CONSIDERACIONES. Toda vez que de conformidad con las normas del Tratado de Creación y del Estatuto, el Tribunal es competente, procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas; la confundibilidad como circunstancia impeditiva del registro; las marcas en idioma extranjero; las reglas para la comparación de signos; y, la ausencia de observaciones y la obligatoriedad del examen de registrabilidad. 3.1.

Requisitos para el registro de marcas. La normativa comunitaria, en el artículo 81 de la Decisión 344, establece los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, indicando que ellos son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. La marca para ser tal, debe cumplir indefectiblemente con estas tres condiciones, además de no estar incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto de estos requisitos el Tribunal, en reiteradas sentencias, ha señalado que: GACETA OFICIAL 10/11/2003 3.16 “ la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. 1 (corpus mechanichum).

La perceptibilidad es esa condición objetiva que permite a la marca ser captada por los sentidos para asociarla con un producto o servicio. Ya que, como ha dicho el Tribunal, 3.1.1. Acerca del carácter distintivo de la marca. 3.1.3. Sobre la susceptibilidad de representación gráfica. Distinguir adecuadamente los bienes y servicios es la función primordial de la marca, puesto que por ella se pueden identificar los distintos bienes que se ofertan en el mercado, diferenciándolos unos de otros y atribuyéndoles un determinado origen empresarial.

Este requisito hace relación a la forma de expresión del signo mediante el empleo de diferentes vehículos tales como: palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc, que es lo que permite al receptor formarse una idea o una imagen de sus características y por medio de la representación gráfica de la marca llegar a una descripción que posibilite su publicación, registro y archivo y consulta.

La capacidad de poder distinguir e identificar los productos y servicios permite que exista una elección conciente e informada por parte del consumidor. Sobre esta característica de la marca la doctrina señala que: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas”. 2 El derecho exclusivo de uso y el consecuente jus prohibendi de que goza el titular de la marca, hacen posible que se cumpla adecuadamente con el principio de distintividad. 3.1.2.

Acerca de la calidad de perceptible que debe ostentar la marca La marca, definida como un bien inmaterial, debe necesariamente encontrar un medio para pasar de lo abstracto a lo material o tangible 1 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP2002. Marca “Tower”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 791 de 9 de mayo del 2002.

BERTONE Luis Eduardo. Derecho de Marcas. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, como requisito necesario para poder ser registrado como marca ” 3 3.2.

La confundibilidad como circunstancia impeditiva del registro. El cotejo de las marcas. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión, indica que no son registrables aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza con una marca anteriormente solicitada o, registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso pueda inducir al público a error.

El titular de la marca, posee el derecho exclusivo de uso sobre ésta y se encuentra facultado por la ley para presentar observaciones en contra de registros de signos que por sus características causarían confusión, al igual que puede oponerse a los actos administrativos emitidos por la Oficina Nacional Competente que atenten contra sus derechos.

Pero además, la autoridad correspondiente, en guarda del interés general, posee la facultad de impedir el registro solicitado, aún sin necesidad de contar con la opinión 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso 71-IP00. Caso: “Fuente Clara”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 631 del 10 de enero de 2001.

GACETA OFICIAL del titular de marcas idénticas o semejantes, cuandoquiera que encuentre que aquél puede entrañar un factor de confusión en los consumidores. La finalidad de una marca es, como ya se dijo, individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares, protegiendo con ello, tanto a los consumidores de la confusión o el engaño, como a los empresarios de la competencia desleal.

Debe enfatizarse en el hecho de que la prohibición de registro comentada no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que basta la existencia de este riesgo, el cual puede darse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican. La confusión producida por las marcas puede ser: directa, cuando el consumidor adquiere un producto y asume que está comprando otro; o, indirecta, cuando el consumidor cree que el bien adquirido tiene un origen empresarial distinto al que en realidad posee.

El examen de registrabilidad, denominado también “cotejo de las marcas” se hace con el propósito de determinar si los signos son confundibles y es de la exclusiva competencia del administrador o del juez nacional, quienes, en su caso, deben hacer uso, para llevarlo a cabo, de los criterios elaborados al efecto, por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria que se consignan en el siguiente resumen: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 4 4 Breuer Moreno, Pedro C. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, p.p. 351 y ss. 10/11/2003 4.16 Tales reglas o criterios suponen que la comparación de los signos deberá ser conducida por la impresión unitaria que ellos habrán de producir en la sensorialidad unitaria del consumidor a que está destinado.

Es decir que la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón se constituya en factor determinante de la valoración. También se considera de la mayor importancia para el cotejo, definir las distintas clases y niveles de similitud que pueden presentarse entre las marcas, tomando en consideración que: a).

La similitud ideológica se produce cuando las marcas evocan ideas similares o iguales, es decir, cuando los signos evocan una misma cosa o idea, lo que causa confusión que impide al consumidor distinguir entre las marcas; b). La similitud ortográfica existe por la coincidencia de letras contenidas en los segmentos a compararse, por lo que la confusión se dará por la secuencia de vocales, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes; y, c).

La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización similar, que depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. 3.3. De las marcas en idioma extranjero. Las marcas en idioma extranjero contienen o se expresan en palabras en otra lengua distinta del Español, cuyo significado posiblemente no sea de conocimiento general, por lo que, en principio y por esta circunstancia, se les podría considerar en la categoría de marcas de fantasía. La normatividad de la Comunidad Andina en materia de marcas no establece prohibición alguna en cuanto al registro de este tipo de marcas, mientras cumplan con los requisitos básicos señalados por la Decisión 344 y no se encuentren dentro de las causales de irregistrabilidad que la misma norma contiene.

Cabe señalar, sin embargo, que está prohibido el registro de palabras que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero se han convertido en expresiones de uso común o general en los países de la Comunidad Andina, o son comprensibles por su semejanza fonética o raíz común. GACETA OFICIAL El Tribunal ha expresado al respecto que: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 5 3.4.

Ausencia de observaciones y examen de registrabilidad. La Decisión 344, establece quiénes son los interesados directos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95. Los terceros que según la ley tengan legítimo interés con respecto de las pretensiones de la solicitud presentada, luego de realizada la publicación pueden oponerse a ella a través de la formulación de observaciones, las que podrán presentarse dentro de 30 días hábiles contados desde la fecha de la publicación. Recibida la observación la Oficina Nacional Competente debe realizar el estudio del signo para determinar si cumple con los requisitos legales, posteriormente se notifica al solicitante para que defienda sus pretensiones y presente las pruebas que considere adecuadas dentro del plazo establecido, luego de lo cual se decidirá sobre las observaciones concediendo o negando el registro de marca, esto deberá ser notificado al peticionario por medio de resolución motivada.

El examen de registrabilidad es un requisito ineludible que debe cumplirse con anterioridad a la concesión del registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se realizará siempre, existan o no observaciones al registro; este estudio, como se dijo atrás, será minucioso y deberá observar los criterios contenidos en la doctrina y en la jurisprudencia. 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 69-IP-2001. Marca: OLIMPUS Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 759 del 6 de febrero del 2002. 10/11/2003 5.16 Resultaría improcedente que la administración del sistema de propiedad industrial se ampara en la ausencia de observaciones para justificar el registro de una marca, sin considerar el examen de registrabilidad, pues con ello no se prestaría la suficiente protección a la marca ni a los consumidores y se podría llegar al resultado de que en el mercado coexistieran marcas idénticas o similares generadoras de confusión. La inexistencia de observaciones al registro de marcas no libera a la administración de la obligación de practicar el examen respectivo, ya que es una etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los aludidos registros.

Ha dicho el Tribunal: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca ” “La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ” 6 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Segundo: No son registrables los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicita6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso No. 81-IP-2003. Sentencia de 16 de septiembre del 2003. Marca: SOUND BLASTER. GACETA OFICIAL 10/11/2003 6.16 da para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: Cuarto: Quinto: La determinación del riesgo de confusión deriva de la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Al comparar los signos se deben apreciar sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas. deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6719-LR de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Son registrables como marcas las palabras en idioma extranjero, cuyo significado no forma parte del conocimiento común; en el caso de vocablos extranjeros aceptados como de uso común, la denominación podría no ser registrable.

Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO El examen de registro marcario es obligación ineludible de la Oficina Nacional Competente, sin que pueda condicionarse la práctica del mismo, o argüirse en defensa de un registro marcario ilegalmente otorgado, la ausencia de oposición o de observaciones durante su tramitación. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito de la República del Ecuador, Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 97-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia e interpretación de oficio de los artículos 81 y 128 ibídem.

Expediente Interno Nº 6742. Actor: Ingenieros Químicos Asociados Ltda. –IQA–. Marca: “IQA” (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y seis días del mes de octubre del año dos mil tres, absuelve la consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Admi- nistrativo, Sección Primera, órgano que, por medio del Consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la eleva ante el Tribunal, dentro del expediente interno No. 6742.

VISTOS. GACETA OFICIAL Que la consulta cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 8 de octubre del año en curso. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: La parte actora es la firma “INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. –IQA-”, la cual concurre por medio de su apoderada. Las demandadas son la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y la sociedad “INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA y CIA. S.A.”, ésta en calidad de tercero interesado. 1.2. La demanda: La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: • La Resolución No. 25464 de noviembre 30 de 1999, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declara infundada la observación presentada y concede el registro de la Marca Mixta IQA, a favor de INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA y CIA. S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. • La Resolución No. 05928 de Marzo 27 de 2000, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por la parte observante y se confirma la decisión contenida en la Resolución 25464 citada. • La Resolución No. 15196 de 30 de Junio de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual se decide el Recurso de Apelación interpuesto, confirmando lo decidido por las dos anteriores. 10/11/2003 7.16 Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicita que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro de la marca impugnada y cancelar el respectivo certificado.

Fundamenta sus peticiones aduciendo que se violó el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente en sus literales a) y b), debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca IQA no es registrable para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, dada la relación que guardan con los servicios de la clase 42 Internacional distinguidos por la misma marca de propiedad de INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS –IQA-, así como con respecto a su razón social o nombre comercial que viene siendo utilizado con anterioridad a la solicitud de la marca cuestionada.

Manifiesta que entre ambas marcas existe identidad gráfica, ortográfica, fonética e ideológica, lo cual impediría que coexistan pacíficamente en el mercado, puesto que su uso generaría confusión en el público consumidor, habida cuenta de que la actividad principal de IQA LTDA. es la fabricación de productos plásticos para la industria alimenticia. Además, dice que los productos de la INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA y CIA. S.A. se comercializan en los mismos sitios en que venden los productos alimenticios que emplean los empaques de INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. En consecuencia, las dos marcas pretenden proteger productos y servicios pertenecientes a un mismo sector de la industria.

Por otra parte, afirma que es incomprensible que la Superintendencia de Industria y Comercio concluyera que no hay riesgo de confusión entre los alimentos amparados con la solicitud de la marca IQA y los servicios de manufacturación y venta de bolsas o empaques destinados a la industria de alimentos, cuando en oportunidades anteriores se negó el registro de la marca IQA para distinguir productos comprendidos en las clases 1, 2 y 19 Internacional a favor de INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA y CIA. S.A. y declaró fundadas las observaciones presentadas en aquellas ocasiones por la actora.

GACETA OFICIAL 1.3. Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio considera que las pretensiones esbozadas por el demandante carecen de apoyo jurídico, debido a que para conceder el registro se aplicaron las disposiciones legales, en concordancia con los antecedentes jurisprudenciales, en las cuales se establecen los tres requisitos que debe reunir un signo para ser registrado.

Agrega que efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas IQA, clase 30 (mixta) e IQA, clase 42, se estableció que si bien existen semejanzas entre ellas, la coexistencia de las mismas en el mercado no lleva a confusión al público consumidor habida cuenta de que no existe conexidad entre los productos de una y otra clase Indica que la marca solicitada en la clase 30 es para productos alimenticios, mientras que el nombre comercial de la demandante distingue actividades de compra, venta, transformación, desarrollo y manufactura de toda clase de químicos, plásticos y afines.

Concluye que las Resoluciones acusadas no son nulas y que ellas se ajustan derecho y consultan las disposiciones legales vigentes. 1.3.2. La INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA y CIA S.A. contestó a la demanda para manifestar que la empresa demandante no demostró que usó el nombre comercial con anterioridad a la fecha en que INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA usara la marca IQA, y que, tampoco ha registrado la marca en las clases 4,17 y 22 que se refieren a los productos químicos y empaques destinados a la industria alimenticia que dice comercializar con la misma.

Señala que la marca registrada por INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS no constituye una parte o accesorio de los alimentos elaborados por INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA, puesto que lo que en realidad hace es prestar una asesoría destinada al montaje de fábricas o a la elaboración de procesos. En consecuencia, no se trata de productos del mismo género.

En cuanto se refiere a la coexistencia de las marcas, dice, que no se generaría confusión en el público consumidor porque en el caso hipotético de que éste se interese en el empaque del 10/11/2003 8.16 producto, se preocupará más por saber qué productos venden con un empaque o tecnología, que por saber quien es el fabricante, y en el caso en que efectivamente estuviera registrada la marca IQA para envases y empaques, podría coexistir con la marca IQA para alimentos, pues nadie comprará un producto porque se confundió de marca de empaque.

Indica que hay que poner atención en los productos conexos que están vinculados entre si como zapatos con maletas y los productos de uso conjunto que son aquellos que aunque se pueden usar conjuntamente, es tal la diferencia entre los mismos que el consumidor no los relaciona entre sí, como los servicios que protege la marca de la demandante y los productos de la clase 30.

Concluye que la demandante tiene razón en afirmar que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 no permite el registro de un signo que sea idéntico o similar a otro solicitado o registrado por un tercero para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al consumidor a error, pero en el caso que se trata, el uso de la marca no tiene dicha capacidad, puesto que para inducir a error según la demandada se requiere que concurran ciertas circunstancias: que se trate de productos del mismo género, que se trate de productos de la misma materia prima, que se trate de partes y accesorios, que sean de uso conjunto como el café con la leche, que tengan la misma finalidad o que se vendan en un mismo negocio.

Sobre el último señala que, la asesoría es una actividad mental que no se da en los mismos establecimientos en los que se compran los productos alimenticios. Por todo ello, solicita que se declaren infundadas las pretensiones invocadas y que no se anulen los actos administrativos por los cuales se concede el registro de la marca mixta IQA, clase 30, otorgado a su favor.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal resulta de lo que dispone su Tratado de Creación, el cual lo faculta, en su artículo 32, para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. GACETA OFICIAL

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión, advirtiéndose que la interpretación de los artículos 81 y 128 se realiza de oficio por considerar que guardan pertinencia y su aplicación resulta útil para la definición del proceso.

“Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 10/11/2003 9.16 4. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará principalmente, a la luz de las normas comunitarias transcritas, los temas referentes a los requisitos para el registro de marcas; la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, generadoras de confusión; la comparación entre marcas mixtas y denominativas; la conexión competitiva de los productos y la protección al nombre comercial. 4.1.

Los requisitos para el registro de marcas: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica contempladas en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, son las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca.

“Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: En reiterada jurisprudencia se han definido las tres características anotadas llegándose a establecer que la distintividad permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares producidos o comercializados por otra; la perceptibilidad habilita al signo para ser captado por cualquiera de los sentidos, constituyéndose en la única manera para que el sujeto identifique y asocie el producto o servicio determinado; y, la susceptibilidad de representación gráfica determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, utilizando figuras, palabras, colores, etc., haciéndolo susceptible de repetirlo ilimitadamente.

Esta condición, se dice, se relaciona con la materialización del signo. “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.” “Artículo 128. El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” De estas tres características, la distintividad es la más importante porque para conferir la protección jurídica que brinda la marca es indispensable que el signo posea fuerza distintiva, es decir que el consumidor de un producto pueda hacer un enlace directo entre el producto, la marca y el fabricante que los produce.

Ello no quiere decir, en manera alguna, que la presencia concurrente de todos los requisitos enunciados pueda ser obviada so pretexto de una muy buena distintividad del signo. GACETA OFICIAL 4.2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos generadores de riesgo de confusión. La conexión competitiva. La comparación de las marcas.

En el presente caso las partes coinciden en la semejanza de la marca IQA (mixta) clase 30, cuyo registro se impugna, con la marca IQA clase 42 y con el nombre comercial IQA, perteneciente a los demandantes; discrepan, en cambio, en la consecuencia que de tal similitud se desprende, puesto que la parte actora asegura que se genera el riesgo de confusión y por tanto la irregistrabilidad del signo, la demandada y el tercero interesado se defienden argumentando que dicho riesgo es inexistente, sobre todo por que las marcas y el nombre comercial confrontados identifican productos y servicios de clases distintas.

Conviene por tanto, analizar en primer término el grado o nivel de similitud existente, sin perder de vista que una de las marcas es denominativa y la otra mixta, para proceder luego al estudio de la presencia del riesgo de confusión discutido. Con el fin de aportar criterios al Juez Consultante, que le permitan asumir tales definiciones, el Tribunal considera: El artículo 83, literal a), contempla, en caso de que se presente identidad o similitud de marcas, dos hipótesis distintas en cuanto a los productos o servicios de que se trate: i) Que sean los mismos productos o servicios y ii) Que sean productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

Para encuadrar la situación de hecho, por tanto, cabe analizar los aspectos que atienden a la naturaleza, propiedades y fines de los productos así como de los canales de producción, los medios por lo cuales se publicita y la relación o vinculación entre los productos que distinguen con el propósito de determinar si por razón de la identidad de los signos se produce o no la confusión en el mercado respecto de los bienes que ellas amparen.

En otras palabras, aunque los productos o servicios que identifiquen no sean los mismos, los productos o servicios no deben tener una conexión tal que el uso de la marca pueda inducir al público a error. Para dilucidar esto deberá tenerse en cuenta que la llamada conexión competitiva podría resultar de los siguientes factores: 10/11/2003 10.16 composición, cualidades y destino utilitario son tan diferentes que son fácilmente distinguibles, pero hay otros que no. Por ello esa disparidad de productos no debe ser apreciada de modo exclusivo en razón de pertenecer o no a la propia clase de nomenclátor oficial, sobre todo porque el consumidor no distingue entre clases sino entre productos; concepto que fue considerado para modificar el artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que decía que “el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase” a las disposiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 que no hacen relación a una clase de nomenclátor sino a los productos o servicios que contenga la solicitud con lo cual según lo vertido en la doctrina y recogido en jurisprudencia del Tribunal: “se evidencia que en una misma clase de nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca al error”, y que “con base en una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre y cuando con ello se pueda inducir al público a error”.1 Con lo cual, lo principal para establecer en cada caso particular las similitudes reales entre los productos serían su naturaleza, su estructura o composición, su finalidad aplicativa y sus cualidades o propiedades.

La relación o vinculación entre los productos.- Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva como la generada entre productos químicos y farmacéuticos que no son los mismos pero se desarrollan dentro del mismo ramo de la producción química o la finalidad de los productos o servicios que los lleven a complementarse haciendo que el uno sea accesorio del otro.

Esa conexión entre los productos influye en la relación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo cual eventualmente, puede llevarlo a confusión en el caso de que ese vínculo sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos asuma que provienen del mismo productor. 1 La naturaleza, propiedades y fines de los productos.- Existen productos que debido a su TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del proceso 08-IP-95. Marca “LISTER” G:O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996. Jurisprudencia del Tribunal, Tomo IV. Pág. 321 y 322. GACETA OFICIAL Los canales de comercialización.- La doctrina mantenida en este sentido ha sostenido que cuando las áreas comerciales de los productos identificados por las marcas en pugna sean notoriamente autónomas ha de presumirse la inexistencia de confusión; no así si es que los productos o servicios son comercializados a través de idénticos canales de distribución y venta al público porque su concurrencia en un ámbito común causaría probablemente tal riesgo; es decir que, a pesar de que sean diferentes los productos o servicios a los que las marcas en controversia protejan, si tienen una indudable relación y son los mismos canales de comercialización y se venden en los mismos comercios, pueden inducir al público al error o confusión. Similares o idénticos medios de publicidad.Además de los medios de comercialización o distribución de los productos, y su relación media entre los mismos, los medios de publicidad pueden producir confundibilidad por la forma de presentarse en general; sobre todo, si en ambas campañas publicitarias se utilizan conceptos o ideas similares porque ocasionarían la presencia de una identidad ideológica entre los productos y cuanto mayor sea la publicidad (radio prensa y televisión) el riesgo de confusión se incrementará. 10/11/2003 11.16 (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”. 3 En el análisis comparativo deberán seguirse los criterios que el Tribunal ha considerado aplicables, en sentencias como la que a continuación se transcribe, en lo pertinente: “Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor.

La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 4 En similar sentido se expresa el tratadista Fernández-Novoa, cuando señala: “ a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca.

Por consiguiente, ( ) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma. Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo.

De otra parte y a los efectos de establecer el grado de similitud que presenten los signos deberá procederse al cotejo de las marcas y para ello se tendrá en cuenta las clases o tipos de marcas a comparar, sabiendo que en el caso, una de ellas corresponde a la categoría de las denominativas y la otra, a la de las mixtas. La Doctrina caracteriza los dos tipos de marcas indicando que las primeras “…son aquellas que están constituidas por denominaciones, tengan éstas un significado definido o se trate de una denominación de fantasía.” 2 y que las segundas, llamadas también complejas “…son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto “La primacía del elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos 3 4 2 CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, pp. 69, 70.

Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887. Proceso 05-IP-02, sentencia del 20 de febrero del 2002. Marca: “BAZZER”. En G.O.A.C Nº 773 del 18 de marzo del 2002. GACETA OFICIAL 10/11/2003 12.16 revestidos con una marca gráfico denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación.” 5 siendo las dos igualmente válidas, sin que una de ellas tenga prelación o privilegio alguno sobre la otra.

Precisa el Tribunal que las anteriores consideraciones son determinantes al momento de examinar las marcas y su grado de confundibilidad, toda vez que en la comparación entre marcas mixtas y nominativas, es necesario encontrar primero el elemento dominante, aunque por lo general en la marca mixta es el nominativo el que predomina; a su vez considerando aspectos como la gran facilidad y poder evocativo que tiene una marca mixta para entrar en la mente del consumidor por sus propias características.

Se puede deducir que un nombre comercial preexistente que reúna los requisitos exigidos y obligados para la protección puede oponerse al registro como marca de un signo idéntico o que se le asemeje. 4.3. Protección del nombre comercial. Germán Cavelier al tratar sobre la marca nominativa y el nombre comercial dice que: “en la práctica de los negocios un industrial o comerciante se distingue a si mismo mediante un nombre; distingue su tienda o establecimiento señalándolo con un rótulo, muestra o emblema y distingue sus mercancías o productos con marcas”. 6 La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 protege al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones ilegales o usurpación de nombres comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial registrado oponerse al registro de una marca determinada. Al interpretar el artículo 128 de la Decisión 344 sobre la protección al nombre y enseñas comerciales, que indica que “el nombre comercial será protegido por los Países Miembros, sin obligación de depósito o de registro”, aunque se deja a elección de éstos el reglamentar algún sistema de registro, concluye el Tribunal que la protección del nombre comercial puede darse de dos maneras: o por el uso o por la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente, 5 6 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255.

CAVELIER, Germán. “Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales”. Ed. TEMIS. Bogotá. 1962. Pág. 35. Cabe mencionar que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue su existencia, debiéndose verificar que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, pero en el caso de que el nombre comercial haya sido inscrito o registrado, dicho registro es prueba plena de la preexistencia del mismo. 7 Así las cosas, para que el nombre comercial esté protegido el juez nacional debe saber que no es necesario su registro, basta que se haya usado durante algún tiempo, es decir el registro o inscripción es facultativo para quién esté usando un nombre comercial y no constituye una obligación, pero si es deber del juez nacional velar por su protección cuando ésta haya sido alegada y probada por quien la alega.

En virtud de lo anteriormente expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo es registrable cuando cumple con todos los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, por ser características intrínsecas y esenciales en la marca.

Además no debe estar incurso en alguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 2. La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca la identidad o semejanza de las marcas, considerando que ese riesgo puede darse por simi7 Una exposición más detallada sobre la protección al nombre comercial puede encontrarse en el Proceso 3-IP-99, sentencia de 14-V-99, Marca: LELLI.

En G.O.A.C. Nº 461 de 22-VII-99. GACETA OFICIAL litudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para determinar la confundibilidad entre dos signos se ha de recurrir a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han venido estableciendo y sobre todo deberá considerarse que el análisis de los signos debe hacerse en forma conjunta, global, apreciando todas sus características. 3.

En el análisis para la concesión de marcas idénticas, pero pertenecientes a clases de nomenclátor distintas, es necesario que el juez tome en cuenta la relación entre los productos o servicios, su naturaleza, fines, canales de comercialización y vías de publicidad con el fin de establecer si existe el riesgo de confusión, pues si existiese debería darse aplicación a las previsiones del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. 4.

Para comparar marcas mixtas entre si, o mixtas con denominativas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante. La doctrina se ha inclinado en dar prioridad al elemento denominativo, que suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. 5.

No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que inducen al público a error. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. 10/11/2003 13.16 El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 6742, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el inciso final del artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/11/2003 14.16 GACETA OFICIAL 10/11/2003 15.16 GACETA OFICIAL 10/11/2003 16.16 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú