Gace1017 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XX - Número 1017 Lima, 4 de diciembre de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 87-IP-2003.- Proceso 92-IP-2003.- Proceso 94-IP-2003.- Proceso 98-IP-2003.- Pág. Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 6303. Actor: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. Marca: SUPERVIDA Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: STAVIR. Actor: DIEGO FELIPE ECHEVERRI ZAJIA.

Proceso interno Nº 6885 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: +MUSIC (mixta). Actor: MUNDO ESTRATÉGICO LIMITADA. Proceso interno Nº 6943 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: TINOX. Actor: SYNTHELABO. Proceso interno Nº 6863 PROCESO Nº 87-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 6303.

Actor: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. Marca: SUPERVIDA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil tres. lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 6303, oficio que fue recibido el 04 de septiembre de 2003. VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 17 de octubre de 2003.

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio Nº 1703, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La demandante es la sociedad ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.. Se demanda a la República de Colombia representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Como tercero interesado interviene la sociedad RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. 2. De la demanda 2.1. Fundamentos de Hecho La sociedad ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. el 09 de febrero de 1999, presentó solicitud de registro del signo SUPERVIDA, para distinguir productos de papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta, clichés, comprendidos en la clase número 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante la Resolución No. 16229 de fecha 18 de agosto de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia demandada negó el registro del signo solicitado, aduciendo su confundibilidad con la marca “VIDA” (Mixta) perteneciente también a la Clase 16, propiedad de la firma RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. A esta solicitud, el apoderado de la sociedad demandante interpuso en su contra Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, los mismos que fueron resueltos mediante las Resoluciones Nros. 21913 y 18459 de fecha 21 de octubre y 22 de diciembre de 1999 respectivamente.

Estas confirman y la segunda declara agotada, además, la vía gubernativa. Señala el consultante que “Por su parte el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de 04/12/2003 2.32 los actos administrativos acusados, ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que las mismas se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de la marca (sic) SUPERVIDA con la marca VIDA, se evidencia que son semejantes entre sí, existiendo confusión en los aspectos ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, habida cuenta que el producto tendría el mismo origen; además el superlativo SUPER que se agrega en la marca (sic) solicitada no es susceptible de apropiación, puesto que si se aprecian las marcas en una visión en conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, se concluye que existen mayores semejanzas que diferencias entre las mismas, lo cual induce al consumidor a error.” 2.2.

Fundamentos de Derecho La demandante señala que debe declararse la nulidad de las Resoluciones aludidas en la primera parte, por cuanto con su expedición se han violado el artículo 81 y el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, como consecuencia de dicha declaratoria de nulidad, se restablezca el derecho de la demandante, ordenándose a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder por diez años el registro de la marca “SUPERVIDA” para distinguir los productos de la Clase 16 a la sociedad ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio Mediante apoderado contesta la demanda señalando que “ con la expedición de las resoluciones nº 16229 del 18 de agosto de 1999, nº 21913 del 21 de octubre de 1999 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Co- GACETA OFICIAL misión del Acuerdo de Cartagena que el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la Resolución nº 16229 del 18 de agosto de 1999 negando el registro de la marca (sic) ‘SUPERVIDA’ para distinguir servicios de la clase 16 de la nomenclatura vigente que es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa En consecuencia, el fundamento legal del acto administrativo acusado y expedido por el Superintendente Delegado para la propiedad (sic) Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo mejor establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria ”. 2.3.2.

Del tercer interesado RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER La sociedad RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, interviene en el proceso, mediante apoderado, solicitando se nieguen las peticiones de la demanda y que se condene en costas a la parte demandante. Señala que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, comprobó que la marca SUPERVIDA es similar desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con anterioridad VIDA, por lo que aplicó correctamente los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Señala que es correcto entonces, negarle el registro de marca a la actora porque, caso contrario, induciría al consumidor en error. 04/12/2003 3.32 Que, en el presente caso, se solicita la interpretación de artículos 81 y 83 literal a) de Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error ( )”

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Con vista a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344 señala que podrán registrarse como marca: “ los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97.

G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997. Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Mar- 04/12/2003 4.32 cas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27).

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). II. DE LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES. DE LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). GACETA OFICIAL En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o sem entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacer- 04/12/2003 5.32 se sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha determinado que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: GACETA OFICIAL 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de 04/12/2003 6.32 las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). III. MARCAS DEBILES La doctrina ha indicado que puede calificarse como débil al signo o marca que se conforme por palabras de uso común, ya que carecerá de fuerza que puedan impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso. No se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común. Sobre la marca débil Otamendi señala que: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su GACETA OFICIAL inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

“ se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” (OTAMENDI Jorge, “Derecho de Marcas” Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Págs. 191 y 192). En sentencias anteriores este Tribunal ha manifestado que el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros empresarios pueden también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, que podrá ser registrado al cumplir con los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna.

IV. DE LOS PREFIJOS Y SUFIJOS DE USO COMUN En ciertos signos y/o marcas pueden ser utilizados prefijos o sufijos de uso común que unidos a otras palabras crearían un signo capaz de representar a algún producto en el mercado haciéndolo suficientemente distintivo, de modo de que no exista riesgo de confusión con otro producto. Los prefijos y sufijos por ser comunes no pueden ser monopolizados.

Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge. Ob cit., pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente: “Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca.

Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común”. “No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea consi- 04/12/2003 7.32 derada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares.

Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ”. Por ello, se ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos o sufijos de uso común, deberá fundamentarse en las demás palabras o letras que los acompañen.

En el caso de autos, el Juez consultante deberá analizar la composición del signo “SUPERVIDA” a fin de establecer, tomando en cuenta el sufijo VIDA, si el resto de la denominación atribuye al conjunto distintividad suficiente. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Para establecer si existe riesgo de confusión entre marcas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí co- GACETA OFICIAL 04/12/2003 8.32 mo en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

Para esa determinación no bastará con cualquier semejanza entre los signos en disputa, puesto que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. La determinación del riesgo de confusión entre las marcas confrontadas en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Tercero: En signos y/o marcas pueden ser utilizados prefijos o sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de ellos para su uso exclusivo. Por tanto, podrán ser utilizadas estas partículas en signos compuestos, siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo al conjunto y así evitar el riesgo de confusión. tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 92-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: STAVIR. Actor: DIEGO FELIPE ECHEVERRI ZAJIA. Proceso interno Nº 6885. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recibida en este Tribunal en GACETA OFICIAL fecha 22 de septiembre de 2003, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 6885. 04/12/2003 9.32 ESTAVIL-BUSSIE de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. existen semejanzas de orden ortográfico y fonético.

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: El señor Echeverri Zajia presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Por Resolución Nº 10294 de 19 de mayo de 2000 la Jefe de la misma División de la Superintendencia, resolvió el recurso de reposición confirmando en todas sus partes la Resolución Nº 04156, y por Resolución Nº 21842 de 31 de agosto de 2000 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación, confirmando nuevamente la Resolución Nº 04156 quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. 1.

Partes en el proceso interno 3. Fundamentos jurídicos de la demanda Es demandante el señor DIEGO FELIPE ECHEVERRI ZAJIA y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; según la demandante es tercera interesada la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. El actor manifiesta que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que “el signo STAVIR solicitado para registro, cumple con los requisitos previstos en la norma lo que conlleva a que tenga la entidad (sic) suficiente que le permita cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto, y que por lo tanto la Administración en sus decisiones cometió un evidente error al aplicar la norma en comento y negar tan arbitrariamente el registro de la marca, basándose en otro signo completamente diferente distinto como lo es la expresión ESTAVIL-BUSSIE”.

El auto de diecisiete de octubre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, 2. Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 1257 de 30 de mayo de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: El señor Diego Felipe Echeverri Zajia el 24 de junio de 1999 solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo STAVIR para distinguir productos comprendidos en la Clase 5.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas).

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 482 de 28 de julio de 1999 sin que se hayan presentado observaciones. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 04156 de 29 de febrero de 2000, negó de oficio el registro de STAVIR, argumentando que entre el signo solicitado y la marca Indica que la marca STAVIR “es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica” por lo que “no puede predicarse de manera alguna similitud con la marca ESTAVIL-BUSSIE ni desde el aspecto gráfico, ni el ortográfico ni mucho menos el fonético”.

Sostiene también, que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 por aplicación indebida “pues la existencia de la marca STAVIR en ningún momento conduce a la posibilidad de generar error a nivel del público consumidor por la existencia de una marca tan distinta como ESTAVIL-BUSSIE, y mucho menos conlleva las características necesarias que permitan pensar en identidad o semejanza con esta marca anteriormente registrada, pues como lo vimos anteriormente la distintividad como presupuesto fundamental para la coexistencia marcaria, está más que probada”.

GACETA OFICIAL 04/12/2003 10.32 Indica que al “efectuar el examen de confundibilidad valorando las expresiones STAVIR y ESTAVIL dejando de lado la palabra BUSSIE que hace parte de la marca objeto de la negación se puede afirmar que el análisis efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio se basó en supuestos equivocados y bajo una perspectiva fraccionada, omitiendo por completo la exigencia de realizar la comparación a través de una visón (sic) global y de conjunto”.

Indica igualmente que las “marcas STAVIR y ESTAVIRBUSSIE tienen una pronunciación muy diferente ” y que el signo STAVIR “no genera ningún tipo de confusión en relación con la marca ESTAVIL-BUSSIE que además, contiene como parte integrante de toda su estructura la palabra BUSSIE, que hace referencia a su origen empresarial ”. tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”. 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con las Resoluciones números 04156 y 10294 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la Resolución Nº 21842 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº (sic) 04156 y negó el registro de la marca ‘STAVIR’ solicitada por la sociedad demandante, con fundamento legal y válido en el registro de la marca ‘STAVIL-BUSSIE’ ”.

Basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, argumenta que: “efectuado el estudio sucesivo y comparativo de la marca ‘STAVIR’ (solicitada), frente a la marca ESTAVILBUSSIE (registrada) se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo Manifiesta que “la marca ‘STAVIR’ para distinguir productos de la clase 5 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional competente en los actos administrativos ahora acusados, la que evidentemente no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 pues no es suficientemente distintiva, lo que no conlleva a una posible confusión del consumidor”.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme ha sido expresamente requerido por el Tribunal Consultante y, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )” I. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. 04/12/2003 11.32 La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar e identificar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás GACETA OFICIAL y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77). Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requi- 04/12/2003 12.32 sitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca STAVIR cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS y RIESGO DE CONFUSIÓN Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos y distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar y distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a GACETA OFICIAL dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003). Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, 04/12/2003 13.32 sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación de los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

GACETA OFICIAL La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 04/12/2003 14.32 elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y s.s.). La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre STAVIR y ESTAVIL BUSSIE, es ideológica, ortográfica o fonética. Reglas para efectuar el cotejo marcario III. MARCAS FARMACÉUTICAS A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 215). 2.

El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los Sobre el tema, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que “Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos en estos conflictos, el juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo ya que ‘el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta’ esta jurisprudencia fue luego modificada.

Ya no se realizaría el cotejo según el grado de atención que prestaría el consumidor. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en el caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna.”.

(Otamendi, Jorge. Ob. Cit. pp. 187-187). GACETA OFICIAL El Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578 de 27 de junio de 2000, marca; AMOXIFARMA). Basándose en los criterios doctrinales de Carlos Fernández Novoa, el Tribunal ha manifestado que: “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”.

En consecuencia, “ al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una 04/12/2003 15.32 marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, de modo que su decisión ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos derivados de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pudieran darse.

CUARTO: La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado, dirigido a individualizar ese mismo tipo de productos, con miras a establecer la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6885, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 04/12/2003 16.32 Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO PROCESO 94-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: +MUSIC (mixta). Actor: MUNDO ESTRATÉGICO LIMITADA. Proceso interno Nº 6943. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil tres. dencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. VISTOS Los señalados por el consultante en el oficio Nº 1259 de 30 de mayo de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recibida en este Tribunal en fecha 22 de septiembre de 2003, relativa a los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 6943.

El auto de veintidós de octubre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno Es demandante la sociedad MUNDO ESTRATÉGICO LIMITADA y es demandada la Superinten- 2. Hechos La actora Sociedad Mundo Estratégico Ltda. el 23 de abril de 2000 presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro del signo +Music (mixta), para distinguir, discos compactos, cintas magnéticas, discos y música impresa en general, aparatos eléctricos, (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, de control, de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha; máquinas parlantes, productos comprendidos en la clase 9.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informa- GACETA OFICIAL ción y ordenadores; extintores); dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 482 del 28 de julio de 1999 sin que se presentaran observaciones.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 14536 de 30 de junio de 2000, negó el registro de +Music (mixta), argumentando que el signo solicitado “encuadra en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 ”. La actora interpuso recurso de apelación directo contra la Resolución Nº 14536, el cual, mediante Resolución Nº 25864 de 29 de septiembre de 2000, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmando la Resolución Nº 14536, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena toda vez que “La marca +Music (mixta), no constituye una expresión que describa de manera exclusiva las características de los productos de la clase 9ª. Para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad citada, la normativa andina exige que la expresión consista exclusivamente en un término con el que necesariamente se describa una característica de los productos, o la expresión necesaria para designar una especie de los mismos.

Cosa que no ocurre en este caso”, indica también que el signo solicitado “no describe de manera exclusiva, como lo exige la disposición andina, ninguna característica propia de los productos de la clase 9ª, ni tampoco en ninguna parte de la etiqueta que se pretende registrar, se dice de manera exclusiva que los discos tengan más capacidad para contener más música”.

Sostiene que también se violó el artículo 81 de la Decisión 344 “ya que la marca sí cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, en relación con los productos de la clase 9ª”; y que “el signo +Music (mixto), cuenta con suficientes elementos gráficos ortográficos y fonéticos que le otorgan una distintividad intrínseca, y no existe en el registro de la propiedad industrial marcas iguales o semejantes, por lo tanto, tiene la suficiente distintividad extrínseca”. 04/12/2003 17.32 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. Que con las Resoluciones Nº 14536 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y Nº 25684 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº (sic) 14536 negando el registro de la marca ‘+Music (mixta)’ solicitada por Mundo Estratégico Limitada, para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional, por encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 la cual impide el registro de signos que puedan servir en el comercio para describir la indicación de los servicios para los que ha de usarse”.

Basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, argumenta que: “Por medio de la resolución 14536 se manifestó acertadamente que ‘+Music’ (mixta), consiste exclusivamente en la indicación que denota o describe en forma directa una característica de los productos que se pretenden amparar con la marca antes referida como son los discos compactos, cintas magnetofónicas, discos y música impresa en general entre otros, y la característica que se les atribuye no es sólo que son discos con música sino que contienen más música, por lo que la marca solicitada para registro carece de distintividad”.

Por lo manifestado, indica que “las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, cuya interpreta- GACETA OFICIAL ción ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme ha sido expresamente solicitado por el Tribunal Consultante, y teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, cuyos textos son: 04/12/2003 18.32 I. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )” De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consi- GACETA OFICIAL deran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar e identificar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solici- 04/12/2003 19.32 tud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca + MUSIC (mixta) cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. MARCAS DENOMINATIVAS, GRÁFICAS Y MIXTAS El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de marcas: denominativas, gráficas y mixtas.

GACETA OFICIAL Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995). Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FernándezNovoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239). 04/12/2003 20.32 Al respecto la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Igualmente el Tribunal ha sostenido: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.” (Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O. A.C. Nº 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS).

III. SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS Signos genéricos Los signos genéricos son aquellos que por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

(Proceso 24-IP-2003, marca: MISKY, publicado en la G.O.A.C. Nº 949 de 18 de julio de 2003). GACETA OFICIAL El Tribunal, al referirse al signo genérico ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17-IP-03, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., de 19 de marzo de 2003). La dimensión genérica de un signo debe hacerse, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-03, ya citado). Respecto a la desaparición de la dimensión genérica de un signo por haber adquirido fuerza distintiva suficiente en relación a los productos o servicios que pretende representar, el Tribunal ha manifestado que: “Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”.

(Proceso 02-IP-89, marca: OFERTA, publicado en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989). Conforme también lo ha expresado el Tribunal, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001). 04/12/2003 21.32 Signos descriptivos Calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan exclusivamente a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto. Siguiendo las enseñanzas de Jorge Otamendi, antes citadas, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características, por cuya razón es irregistrable conforme al artículo 82, literal d).

De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios.

Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado, toda vez que la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar.

Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). GACETA OFICIAL 04/12/2003 22.32 Signos evocativos El Tribunal sostiene que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros.

Cuando una denominación contiene palabras utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiere una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser distintiva en relación con determinados productos o servicios. Los signos evocativos, al constituirse en aquellas ideas o imágenes que se refieren al producto o servicio que representan, utilizando siempre una expresión de fantasía, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca, por lo que pueden ser objeto de registro.

IV. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “A tenor de lo previsto en el Art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, caso “SALTIN etiqueta”, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998). No obstante, el Tribunal estima pertinente reiterar lo aludido supra, en sentido a que en el análisis de registrabilidad de una marca, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que la integran, y al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los términos nominativos de manera aislada.

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Proceso Nº 3-IP-95, ya citado).

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mer- GACETA OFICIAL cado.

Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: Los signos genéricos son aquellos que por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, a menos que estén conformados por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. Los signos descriptivos son los que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios que buscan identificar, por lo que no son objeto de registro por cuanto refieren a los consumidores lo concerniente a las propiedades o características exclusivas de los productos o de los servicios que pretenden amparar.

Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no los describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

CUARTO: Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tan- 04/12/2003 23.32 to su conocimiento como su significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría siendo fácilmente reconocibles entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, en cuyo caso deberá observarse la previsión contemplada en artículo 82 literal d) de la Decisión 344, en relación al carácter genérico o descriptivo de la denominación en cualquier idioma.

No obstante, en el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6943, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 04/12/2003 24.32 PROCESO 98-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: TINOX. Actor: SYNTHELABO. Proceso interno Nº 6863. La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recibida en este Tribunal en fecha 23 de septiembre de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 6863. tintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro del signo TINOX para distinguir productos comprendidos en la Clase 5.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 480 del 28 de junio de 1999 a la que presentaron observaciones la sociedad Laboratorio Bussie, Bustillo & Cía, S.C.A. y Synthelabo con base en las marcas TONEX y STILNOX, ambas registradas para distinguir productos de la clase 5. El auto de veintinueve de octubre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución Nº 25503 de 30 de noviembre de 2000, declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca solicitado.

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución, el primero fue resuelto por la misma División mediante Resolución Nº 03180 de 22 de febrero de 2000 confirmando la Resolución Nº 25503, y el recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por Resolución Nº 18419 de 31 de julio de 2000, confirmando nuevamente la Resolución Nº 25503 quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil tres. VISTOS 1. Partes en el proceso interno Es demandante la sociedad SYNTHELABO y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercera interesada, según consta en autos, la sociedad Gynopharm S.A. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda 2. Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 1939 de 30 de julio de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: La Sociedad Gynopharm S.A., el 13 de mayo de 1999, presentó ante la División de Signos Dis- La sociedad SYNTHELABO indica que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 toda vez que “Es claro que la marca STILNOX de mi representada y la marca TINOX, cuya nulidad se solicita, se asemejan de tal forma, que es imposible que al coexistir las mismas en el comercio, el público consumidor no sea inducido a error o confusión ” y que “analizadas en GACETA OFICIAL su conjunto las marcas en cuestión (TINOX y STILNOX), debemos concluir que existe entre las mismas similitud fonética, ortográfica y visual (sic), las cuales al ser tan evidentes podrían inducir al público a error, de llegar a coexistir ambas en el comercio”.

Manifiesta que “no solamente existen semejanzas entre las marcas en conflicto, las cuales son susceptibles de generar confusión entre el consumidor, y por tanto, riesgo de confusión entre el público consumidor, con el agravante de que ampararan productos comprendidos en la misma clase 5ª internacional, sino que NO existe ninguna sustentación real, fáctica ni jurídica, sólida que permita concluir que el signo TINOX sea registrable”.

Respecto a la similitud de productos dice que “la marca solicitada identifica los mismos productos de la marca STILNOX, razón por la cual la confundibilidad que hemos demostrado se presenta entre estos signos, adquiere una mayor relevancia y entidad (sic)”. Sostiene que también se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 en vista que “la marca TINOX carece de distintividad y novedad (sic), y por ende no cumple su función diferenciadora, capaz de distinguir en el mercado los productos que ella identifica de los productos que distingue la marca STILNOX de mi representada”.

Sobre la violación del literal h) del citado artículo 82 argumenta que con el registro de la marca TINOX se presenta “engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de SYNTHELABO y de un producto amparado con el Good Will y tradición de los productos fabricados y comercializados por mi representada el público muy probablemente admitiría un mismo origen comercial, produciéndose confusión y error respecto de una idéntica procedencia”. 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por care- 04/12/2003 25.32 cer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. Que con las Resoluciones números 25503 y 3180 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 18419 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 ” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº (sic) 25503 declarando infundadas las observaciones presentadas por Laboratorios Bussié & Cia, S.C.A. y la sociedad Synthelabo y concediendo el registro de la marca ‘TINOX’ solicitada por la sociedad Gynopharm S.A.”.

Basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, argumenta que: “Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘TINOX’ frente a ‘STILNOX’ se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos; si bien entre ‘TINOX’ y STILNOX’ existen algunas letras en común éstas no son suficientes para concluir la confundibilidad; de otra parte en cuanto al aspecto auditivo se tiene que la pronunciación de la marca ‘STILNOX’ es diferente a la de ‘TINOX’ y en el aspecto visual tiene una mayor extensión que esta última”.

Indica que “Establecida la inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate, se descarta la violación de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 en consecuencia, la marca ‘TINOX’ es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”.

Por lo manifestado, indica que “los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional ”. La sociedad Gynopharm S.A. como tercera interesada, contesta a la demanda en los siguientes términos: GACETA OFICIAL Sobre el artículo 83 de la Decisión 344 manifiesta que “entre la marca TINOX y las marcas STILNOX y TONEX no puede predicarse similitud que genere riesgo de confusión la coincidencia parcial de algunas sílabas o letras en dos marcas no es suficiente por si misma para determinar la semejanza entre las denominaciones ya que si los demás elementos que componen la marca poseen fuerza diferenciadora, pues el signo tendrá la entidad suficiente para acceder al registro”. 04/12/2003 26.32 sión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme ha sido expresamente requerido por el Tribunal Consultante, y teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, cuyos textos son: Decisión 344 Indica que “en el plano auditivo o fonético no se presenta semejanza alguna, en virtud de las diferencias que impone la sílaba tónica y por la conformación de los signos”; también se produce una diferencia “en el campo ideológico por cuanto la marca TINOX es un signo novedoso, proveniente de la imaginación y de la fantasía, sin un significado real ni evocativo de alguna idea específica”.

Por todo lo anterior argumenta que “las marcas comparadas no presentan similitud desde el punto de vista gráfico, ortográfico y conceptual, por el contrario presentan elementos propios que les dan distintividad necesaria que les permite coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor”. Finalmente arguye que “la expresión TINOX, cumple con estos tres requisitos básicos, puesto que puede ser apreciada por los sentidos, perceptible, compuesta por letras, susceptible de representación gráfica además distintiva ”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Deci- “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )”.

GACETA OFICIAL I. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a 04/12/2003 27.32 una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar e identificar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

GACETA OFICIAL Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”.

(Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca TINOX cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS La Decisión 344, en su artículo 82 literal h) hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan por si mismos a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es 04/12/2003 28.32 distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.

El Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP’S). Esta prohibición, según lo manifiesta Marco Matías Alemán, “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85) Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO) III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS y RIESGO DE CONFUSIÓN Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que GACETA OFICIAL se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos y distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar y distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al 04/12/2003 29.32 comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, ya citado). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, GACETA OFICIAL 04/12/2003 30.32 la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 215).

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre TINOX, TONEX y STILNOX, es ideológica, ortográfica o fonética. III. MARCAS FARMACÉUTICAS Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario Para establecer el riesgo de confusión, el examen que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuti- GACETA OFICIAL cos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Sobre el tema, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que “Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos en estos conflictos, el juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo ya que ‘el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta’ esta jurisprudencia fue luego modificada.

(Otamendi, Jorge. ob. cit. pp. 187-187). El Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578 de 27 de junio de 2000, marca; AMOXIFARMA). Basándose en los criterios doctrinales de Carlos Fernández Novoa, el Tribunal ha manifestado que: “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delica- 04/12/2003 31.32 da y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”.

IV. DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución de este órgano comunitario supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el mismo que se encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de Creación. La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones nacional y comunitaria en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros son también, por su parte, órganos jurisdiccionales comunitarios.

Persigue que todos los Países Miembros tengan un igual entendimiento del sentido y alcance de la norma comunitaria a fin de que ésta tenga una aplicación uniforme en aquéllos. El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto.

La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No será registrable como marca el signo que por si mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate, toda vez que desnaturaliza la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de un empresario de los de similares o idénticos pertenecientes a otro empresario, al inducir una falsa apreciación de la realidad.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, de modo que su decisión ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se re- 04/12/2003 32.32 fieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos derivados de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pudieran darse.

QUINTO: La comparación entre un signo pendiente de registro y otro ya registrado, destinado a identificar y distinguir productos farmacéuticos, con miras a establecer la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6863, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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