Año XX - Número 1020 Lima, 12 de diciembre de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 93-IP-2003.- Pág. Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 7509. Actor: EDITORIAL PLANETA S.A. Marca: FOCUS MILENIUM Proceso 102-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: SIENA. Actor: FIAT AUTO S.P.A. Proceso 110-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de la norma prevista en el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 144 eiusdem.

Parte actora: sociedad PFIZER INC. Caso: solicitud de patente “DERIVADOS DE 5-ARILINDOLES”. Expediente Interno N° 6750 PROCESO Nº 93-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 7509. Actor: EDITORIAL PLANETA S.A. Marca: FOCUS MILENIUM. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 1258, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 7509, oficio que fue recibido el 22 de septiembre de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 22 de octubre de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad EDITORIAL PLANETA S.A. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 18 de febrero de 2000, la sociedad EDITORIAL PLANETA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca FOCUS MILENIUM para distinguir productos amparados en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes para registro magnéticos; discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores).

Tras la publicación de esta solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 490, no se presentaron observaciones por parte de terceros. Mediante Resolución Nº 20421 de 25 de agosto de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la marca solicitada manifestando que “De la comparación entre signos FOCUS MILENIUM (NOMINATIVA) y FOCUS (MIXTA), teniendo en cuenta las reglas anotadas, se concluye que existe semejanza de orden ortográfico y fonético, a tal punto que de coexistir en el mercado inducirían a error al consumidor”.

Contra la referida Resolución Nº 20421, la sociedad EDITORIAL PLANETA S.A. interpuso los recursos de reposición y de apelación. Mediante Resolución Nº 33001 de 20 de diciembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por vía de reposición confirmó la Resolución que expidió y concedió el recurso de apelación interpuesto.

Y mediante Resolución Nº 10783 de 30 de marzo de 2001, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, confirmó la citada Resolución Nº 20421. 12/12/2003 2.24 2.2. Fundamentos de la demanda La sociedad EDITORIAL PLANETA S.A.- demandante en el presente caso- mediante apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, que se declare la nulidad de las Resoluciones Nº 20421, 33001 y 10783, y asimismo que “se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a conceder el registro por 10 años, de la marca FOCUS MILENIUM a favor de la sociedad EDITORIAL PLANETA S.A. ( ) que se comunique la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial ( ) y, ( ) que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento ( ).”.

La sociedad actora fundamenta su pretensión en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia. La demandante sostiene, que “( ) estamos frente a dos marcas que no son lo suficientemente semejantes para producir confusión, cada una cuenta con elementos ortográficos y fonéticos propios y característicos que las hacen distintivas, razón por la cual no existirá dificultad en su distinción en el momento de la pronunciación”.

La actora manifiesta también que “la marca FOCUS MILENIUM cuenta con la distintividad necesaria y es apta para distinguir en el mercado los productos para los cuales se solicitó; de forma tal que, negar su registro conlleva a una aplicación indebida del artículo 81 ( ) por cuanto este signo cumple con los requisitos de distintividad y aptitud para distinguir y diferenciar en relación con los productos de la clase 9ª”. 2.3.

Contestación a la demanda En el expediente no consta el escrito de contestación a la demanda, presentado por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, sin embargo la jurisdicción consultante señala que “La Superintendencia GACETA OFICIAL 12/12/2003 3.24 de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, considerando que de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria ( )”.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Asimismo, expresó que la demandada “señaló que al examinar el signo FOCUS MILENIUM (solicitado) frente a FOCUS (registrado) para distinguir productos de la clase 9ª se encuentra que son semejantes entre sí y presentan confundibilidad que de coexistir en el mercado conllevan a error al público consumidor, por confusión directa e indirecta entre ellas y que, los productos que amparan las marcas comparten los mismos canales de comercialización y están destinados al mismo consumidor, elementos que aumentan más el riesgo de confusión”.

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

CONSIDERANDO: ( )” Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que en el presente caso, se solicita la interpretación de artículos 81 y 83 literal a) de Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Artículo 83 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;

Con vista a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El primer párrafo del artículo 81 de la Decisión 344 señala que podrán registrarse como marcas: “( ) los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso el signo en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. DECISIÓN 344 Artículo 81 Respecto a los citados requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para GACETA OFICIAL ser apreciada por el consumidor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha interpretado que: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97.

G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997. Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para acceder a ser registrado como marca, es la razón de ser de la marca, y es la característica que permite distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares comercializados por otra, para así impedir que se origine confusión en las transacciones mercantiles.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Mar- 12/12/2003 4.24 co.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). II. DE LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES. DE LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN El artículo 83 de la Decisión 344, busca prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial.

Al respecto, el literal a) del artículo en mención establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien distinguiéndolo de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Al respecto, Otamendi señala que: “ La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles.

Nada más GACETA OFICIAL confundible que una marca idéntica”. (Otamendi, Jorge. Ob. Cit., p. 81.). En ese sentido, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos o entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanzas entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo FOCUS MILENIUM que se pretende registrar y la marca FOCUS (mixta) previamente registrada, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonéticos, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación, deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 12/12/2003 5.24 Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Asimismo, para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (Breuer Moreno, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. GACETA OFICIAL 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 12/12/2003 6.24 Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). III. DE LOS SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. COMPARACIÓN Con relación al signo controvertido y para los alcances del presente caso, este Tribunal, considera necesario hacer referencia a los signos denominativos y mixtos. Los signos denominativos o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formados por una o varias letras o números que, integrados en un todo pronunciable, pueden hallarse provistos o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de signos se distinguen los sugestivos —provistos de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por el signo— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. En este campo de los signos denominativos se encuentran también las denominaciones caprichosas o de fantasía, las que naciendo de una conjunción de palabras no tienen connotación conceptual alguna, por lo que causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: captar la nueva palabra y enlazarla con el producto o servicio designado.

GACETA OFICIAL Por su parte, los signos mixtos, se hallan compuestos por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. Con relación a la marca mixta, este Tribunal ha interpretado que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº.821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Al respecto, Fernández Novoa señala que “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión mas caracterizada de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Asímismo, a propósito de la prioridad del elemento en referencia, el citado autor agrega que “Si esta es, ( ) una marca mixta, habrá que determinar asimismo si su dimensión característica estriba en el elemento denominativo o bien en el elemento gráfico; y seguidamente podrá ya procederse a comparar -con arreglo a los principios generales- la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas confrontadas”.

(Fernández Novoa, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, p. 240 y 241.) IV. DE LA MARCA DÉBIL La doctrina ha indicado que puede calificarse como débil al signo o marca que se conforme por palabras de uso común, ya que carecerá de fuerza distintiva que pueda impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso.

No se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre radicales o prefijos y desinencias o sufijos de uso común. Sobre el particular, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señalan que: “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el 12/12/2003 7.24 carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es “débil” por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )” (Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo.

Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Tomo II, Argentina, 1989, págs. 78 y 79). Sobre el mismo tema, Otamendi señala que: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

( ) se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” (Otamendi, Jorge. Ob. Cit., págs. 190 y 191). En casos anteriores, este Tribunal ha señalado que, el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros empresarios podrán también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, que podrá ser registrado al cumplir con los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo podrá ser registrado como marca, cuando reúna los requisitos de distintividad, perceptibilidad y GACETA OFICIAL susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además, el signo no deberá estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes que circulen en el mercado, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Para determinar si existe riesgo de confusión entre marcas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en controversia, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. Para dicha determinación no bastará con cualquier semejanza entre los signos en disputa, puesto que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.

La determinación del riesgo de confusión entre las marcas confrontadas en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. Tercero: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por letras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo y un elemento gráfico (una o varias imágenes), siendo por lo general el ele- 12/12/2003 8.24 mento denominativo el que prevalece sobre el gráfico, aunque es necesario fijar la dimensión característica determinada por la impresión general que suscita el signo en el consumidor ya que el elemento gráfico puede ser el predominante.

Cuarto: Puede calificarse como signo o marca débil, al que se conforma por palabras de uso común, ya que carecerá de fuerza distintiva, capaz de impedir que otros escojan signos similares también de libre uso. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/12/2003 9.24 PROCESO 102-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: SIENA. Actor: FIAT AUTO S.P.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil tres. TON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. VISTOS Los señalados por el consultante en el referido oficio Nº 1260 de 30 de mayo de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 29 de septiembre de 2003, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 5646.

El auto de veintinueve de octubre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 2.

Hechos El 12 de septiembre de 1995, el demandante solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SIENA, para amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza (Vehículos; aparatos de locomoción terrestre aérea o marítima). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 424 del 27 de octubre 1995, no habiéndose presentado observaciones por parte de terceros.

Por Resolución Nº 2365 de 12 de febrero de 1996 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la confundibilidad existente entre el signo solicitado SIENA y la marca ya registrada S SENNA, por cuya razón el demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución. 1.

Partes en el proceso interno Es demandante la sociedad FIAT AUTO S.P.A. que pretende se declare la nulidad de las Resoluciones números 2365 de 12 de febrero de 1996 y 22942 de 29 de agosto de 1997 ambas emitidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y Nº 2066 de 16 de febrero de 1999 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, así como en restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca SIENA.

Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercera interesada la sociedad AYR- Mediante Resolución Nº 22942 de 29 de agosto de 1997, la misma División de Signos Distintivos de la Superintendencia, resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución Nº 2365; posteriormente por Resolución Nº 2066 de 16 de febrero de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación confirmando también la Resolución Nº 2365, con lo que quedó agotada la vía gubernativa. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda El demandante sostiene que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena indicando que “la marca SIENA GACETA OFICIAL solicitada por mi representada y negada a registro… es perceptible por cuanto la misma es susceptible de ser apreciada por los sentidos del ser humano, es decir, que el consumidor está en condiciones de apreciarla, captarlo (sic) o distinguirla … es suficientemente distintiva, por cuanto ella ha servido en el comercio nacional e internacional para identificar el automóvil SIENA… cumple con el requisito de ser susceptible de representarse gráficamente, por cuanto la misma es una palabra que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales.” Asimismo indica que la marca SIENA se encuentra registrada en Colombia en la clase 12 internacional acompañada de la palabra WEEKEND. 12/12/2003 10.24 mente distintiva … configurándose semejanza entre ésta y la marca registrada S SENNA lo que puede inducir al público a error si coexistieran en el mercado… en consecuencia, las resoluciones Nº 2365…, Nº 22942… y Nº 2066… no son nulas”.

La sociedad AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. indica que: “la Administración fundamentó su decisión en el literal a) del art. 83 de la Decisión 344 … la marca SIENA distingue los mismos productos comprendidos en la clase 12 internacional … las marcas cotejadas … son confundibles y se asemejan en forma que pueden inducir al público a error ”.

CONSIDERANDO

También señala que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 porque el signo “cumple con la función diferenciadora, es decir, que el público consumidor de vehículos terrestres aéreos o marítimos está en condiciones de diferenciar un producto de dicha naturaleza que se identifique con la marca SIENA de otro que se identifique con la marca S SENNA + GRAFICA… en efecto, la simple comparación de una y otra marca ya pone de presente que ellas no son confundibles… sin que hasta el momento ninguna persona haya adquirido un automóvil SIENA pensando que está comprando un carro marca S SENNA”. 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante… por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal…”. Sostiene que: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca S SENNA… y la marca SIENA… para distinguir los productos de la clase 12, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”.

También señala que no se ha violado el artículo 83 literal a) por cuanto la marca SIENA “no es suficiente- Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme ha sido expresamente requerido por el Tribunal Consultante, y teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )”.

I. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. 12/12/2003 11.24 La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás GACETA OFICIAL y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requi- 12/12/2003 12.24 sitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca SIENA cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. MARCAS DENOMINATIVAS, GRÁFICAS Y MIXTAS El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de marcas: denominativas, gráficas y mixtas.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). GACETA OFICIAL Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Al respecto la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Igualmente el Tribunal ha sostenido: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predomi- 12/12/2003 13.24 nante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos”.

(Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS). III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS y RIESGO DE CONFUSIÓN Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos y distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar y distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

GACETA OFICIAL Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. 12/12/2003 14.24 El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

GACETA OFICIAL La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 12/12/2003 15.24 Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre SIENA y S SENNA+GRÁFICA es ideológica, ortográfica o fonética.

IV. DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución de este órgano comunitario supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el mismo que se encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de Creación. La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros actúan como jueces comunitarios en la aplicación del derecho comunitario.

Persigue que todos los Países Miembros tengan un igual entendimiento del sentido y alcance de la norma comunitaria a fin de que ésta tenga una aplicación uniforme en aquéllos. El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto.

La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE GACETA OFICIAL PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o 12/12/2003 16.24 servicios que se le ofrecen un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, de modo que su decisión ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que, derivadas de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica, pudieran existir entre los signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5646, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/12/2003 17.24 PROCESO Nº 110-IP-2003 Interpretación prejudicial de la norma prevista en el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 144 eiusdem.

Parte actora: sociedad PFIZER INC. Caso: solicitud de patente “DERIVADOS DE 5-ARILINDOLES”. Expediente Interno N° 6750. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, doce de noviembre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 30 de septiembre de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “El 31 de agosto de 1994, PFIZER S.A. presentó por medio de apoderado, doctor James W.F Raisbeck, solicitud de patente para la invención ‘DERIVADOS DE 5-ARILINDOLES’ ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que mediante concepto técnico Núm. 238 del 21 de abril de 1999 hizo una serie de observaciones en cumplimiento del estudio de fondo ordenado por el artículo 27 de la Decisión 344”.

De la demanda se desprende que “El 22 de julio de 1999, dentro del término para responder las observaciones hechas en el concepto técnico No. 238, el doctor Carlos Olarte, presentó de manera oportuna un memorial dando contestación a dichas observaciones”. El consultante añade que “Mediante la Resolución núm. 03260 de 24 de febrero de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar abandonada la solicitud de privilegio de invención y como consecuencia ordenó archivarla por considerar que el solicitante, PFIZER S.A. no dio respuesta a las observaciones hechas, toda vez que el escrito donde se dan dichas respuestas fue presentado por persona distinta a quien se había reconocido personería dentro del expediente”; y que “Inconforme con la decisión antes mencionada el apoderado de la sociedad demandante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 13106 del 16 de junio de 2000, donde la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 03260 de 24 de febrero de 2000”.

Finalmente, el demandante señala en su escrito que “… el 18 de abril de 2000, el doctor Carlos Olarte interpuso de manera oportuna recurso de reposición contra la Resolución 03260 … De manera conjunta con el recurso de reposición en esa misma fecha, se presentó documento de sustitución de poder de James W.F. Raisbeck a favor del Dr. Carlos Olarte”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, la actora denuncia que la Administración incurrió en la violación del artículo 27 de la Decisión 344, toda vez que “… no respetó la presunción de buena fe del solicitante, ni observó un trámite eficaz”. Por su parte, la actora señala que “a pesar de que quien presenta la respuesta oportuna (Carlos Olarte) es persona diversa al apoderado reconocido en el expediente (James W.F. Raisbeck), es igualmente cierto que la SIC conocía sobradamente que en otras solicitudes de patente el doctor Olarte también obraba como apoderado bajo un poder general de Pfizer Inc., y que de la extensa experiencia de la SIC materializada en GACETA OFICIAL cientos de solicitudes de patentes donde Carlos Olarte actuaba como abogado sustituto de James W.F. Raisbeck, era al menos deducible que ambos pertenecían a la misma firma de abogados … la SIC pudo perfectamente optar por constatar este hecho formalmente, solicitando el correspondiente documento de sustitución para sanear este formalismo, haciendo eficaz el trámite de las respuestas a las observaciones”; y que “El volver a presentar la solicitud de la patente, que es a lo que se estaría obligando con la expedición de la Resolución 13106, impediría, de plano, la obtención de la misma, ya que sería imposible cumplir con el requisito de novedad al encontrarse ya el invento contenido dentro del estado de la técnica.

Ello parece aún más desafortunado y grave, cuando la solicitud de la patente fue presentada en 1994 y no fue sino hasta cinco años después que finalmente se emitió un estudio de fondo al respecto. En palabras sencillas, si se considera abandonada la patente porque el documento que dio respuesta a las observaciones de la Superintendencia fue presentado por persona distinta del apoderado, se está negando de plano y de forma perpetua la patente ‘DERIVADOS DE 5-ARILINDOLES’ ”. 2.

Contestación a la demanda El consultante indica que el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que una vez terminado el estudio de forma el cual culminó con la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia, se procedió al examen de fondo para verificar si la solicitud era patentable o no, de conformidad con el artículo 27 de la Decisión 344, donde se establece que si durante el examen de fondo se encontrase que existe posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o se necesitan datos o documentación adicionales se requerirá al solicitante para que dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información requerida.

Si el solicitante no cumple con lo requerido en el plazo señalado, se considerará 12/12/2003 18.24 abandonada la solicitud”; que “No obstante el requerimiento formal, el solicitante no cumplió con lo requerido, pues si bien en el expediente obraba un escrito de respuesta, éste fue presentado por el doctor Carlos R. Olarte quien no acreditó la calidad de apoderado del solicitante, motivo por el cual era improcedente tener en cuenta un escrito presentado por un tercero desconocido dentro de la actuación, pues no vale la argumentación del demandante según la cual la Superintendencia debía deducir que no se entendería como apoderado a James W.F. Raisbeck, quien obraba como apoderado reconocido según el poder, sino uno nuevo, persona no facultada para actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del C.P.C. norma aplicable en virtud de lo que disponía el artículo 144 de la Decisión 344”.

Del escrito de contestación a la demanda se desprende que “solamente hasta el 18 de abril de 2000 con ocasión del recurso de reposición, el doctor Carlos Olarte presentó la sustitución de poder en su favor por parte del doctor James W.F. Raisbeck”; que “Si bien es cierto que el doctor Carlos Olarte en su calidad de apoderado ha actuado ante esta Entidad dentro de otras actuaciones administrativas, ello no significa que deba presumirse que en los demás asuntos que surtan ante la administración que (sic) está actuando como apoderado sustituto, lo que constituiría una clara violación a las disposiciones que rigen sobre la materia”; que “el poder es claro en señalar exclusivamente como apoderado de la solicitante al doctor James W.F Raisbeck”; que “no procede la argumentación básica del demandante según la cual la Superintendencia debía ‘deducir’ que en ese preciso expediente se entendiera como apoderado no a James W.F. Raisbeck sino uno nuevo”; y que “de otra parte carece de fundamento la afirmación de la parte demandante en el sentido que mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio al adoptar las decisiones administrativas en controversia impediría eventualmente la obtención de la patente de invención que nos ocupa, vale decirse que contrariamente a lo afirmado, ello sería por causa de la negligencia del propio apoderado y no por el cumplimiento estricto de la ley por mi representada”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición consagrada en el artículo 27 GACETA OFICIAL 12/12/2003 19.24 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; I. Del examen de fondo de la solicitud de patente Que, a tenor del artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma citada forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento. A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud en referencia; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, haya o no contradictorio, procederá al examen de fondo, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 1 de la Decisión, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 203 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio la norma contenida en el artículo 144 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. “Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. Finalizado el examen de forma, y dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina nacional competente deberá publicar un aviso —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— dirigido a hacer del conocimiento público el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del aviso, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, observaciones dirigidas a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite, a tenor del procedimiento establecido en la legislación nacional del respectivo País Miembro. La ley comunitaria exige que las observaciones se presenten debidamente fundamentadas y faculta a la respectiva legislación nacional para establecer sanciones contra quienes presenten observaciones temerarias (artículos 23 y 25).

Caso de haberse presentado observaciones, la oficina competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo lapso (artículo 26).

GACETA OFICIAL Vencidos los plazos que anteceden, la oficina competente realizará el examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud. Si en el curso de este examen observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o documentos adicionales o complementarios, la oficina dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos (artículo 27).

El Tribunal ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye “una de las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio. En esta oportunidad procesal, caracterizada por el diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la concesión de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las cuales procede el otorgamiento de la misma” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

II. Del abandono de la solicitud Según la disposición prevista en el artículo 27 in fine de la Decisión 344, se tendrá por abandonada la solicitud de patente cuando el peticionante no hubiese cumplido, dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, con la presentación de los alegatos o de la información que le hubiesen sido requeridos por la oficina nacional competente.

A este propósito, el Tribunal ha precisado que “… cuando exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la información o documentación que sean necesa- 12/12/2003 20.24 rias a juicio de la Oficina Nacional Competente.

En este último caso deberá entenderse que ‘la información o documentación necesarias’ requeridas por la Oficina Nacional Competente deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis de fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la solicitud (artículo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el análisis y estudio de patentabilidad que prevé la Decisión 344 … en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999, caso: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”).

Ahora bien, mientras el artículo 25 dispone que, de haber observaciones fundamentadas que nieguen la patentabilidad de la invención, el procedimiento a seguir para su presentación será el previsto en la legislación nacional del País Miembro de que se trate, el artículo 27 en referencia no disciplina, fuera de los ya señalados, otros puntos del trámite que se inicia con el requerimiento de la oficina nacional, por lo que se hace necesario determinar si la materia relativa a la representación del solicitante se encuentra sometida, total o parcialmente, a la norma comunitaria o a la legislación nacional del País Miembro.

En el ámbito comunitario, la Decisión 344 establece que la solicitud de patente deberá acompañarse, en el momento de su presentación, con los poderes que fueren necesarios (artículo 14, literal a), y que, una vez admitida la solicitud, se procederá a su examen de forma (artículo 21), pero no disciplina el régimen particular de los poderes y, en consecuencia, no regula la validez y eficacia del otorgamiento y sustitución de tales instrumentos.

En este marco, se hace necesario definir si la legislación nacional del respectivo País Miembro constitu- GACETA OFICIAL ye el régimen aplicable a la materia en referencia. III. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 06-IP93, de 17 de febrero de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía, y a propósito de la disposición prevista en el artículo 84 de la Decisión 85, según la cual los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en dicha Decisión pueden ser regulados por la legislación interna de los Países Miembros, el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año). Y a propósito de la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección 12/12/2003 21.24 a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

Sin embargo, la materia relativa a la representación del solicitante de la patente no constituye stricto sensu un asunto de Propiedad Industrial, lo que autoriza a interpretar que si, según la previsión contenida en el artículo 144 de la Decisión 344, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella pueden ser regulados por la legislación nacional de los Países Miembros, con mayor razón los asuntos de diversa naturaleza, vinculados a aquéllos, pueden ser disciplinados por las autoridades nacionales de los citados Países, a través de normas internas, siempre que tal disciplina no entre en conflicto con el régimen común, ni lo modifique, ni signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

IV. De la cooperación entre los Tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, GACETA OFICIAL relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento.

A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disciplina un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud en referencia; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, haya o no contradictorio, procederá al examen de fondo, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 1 de la Decisión, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones contempladas en los artículos 6 y 7 eiusdem. 2° Si, en el curso del examen de fondo, la oficina nacional competente observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se 12/12/2003 22.24 presenten datos o documentos adicionales o complementarios, dirigirá un requerimiento escrito al solicitante de la patente para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos.

Se tendrá por abandonada la solicitud si, dentro del plazo indicado, el peticionante no hubiese cumplido con el requerimiento de la oficina nacional (artículo 27). 3º La Decisión 344 establece que la solicitud de patente deberá acompañarse, en el momento de su presentación, con los poderes que fueren necesarios (artículo 14, literal a), y que, una vez admitida la solicitud, se procederá a su examen de forma (artículo 21), pero no disciplina el régimen particular de los poderes y, en consecuencia, no regula la validez y eficacia del otorgamiento y sustitución de tales instrumentos.

La materia relativa a la representación del solicitante de la patente no constituye stricto sensu un asunto de Propiedad Industrial, lo que autoriza a interpretar que si, según la previsión contenida en el artículo 144 de la citada Decisión, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella pueden ser regulados por la legislación nacional de los Países Miembros, con mayor razón los asuntos de diversa naturaleza, vinculados a aquéllos, pueden ser disciplinados por las autoridades nacionales de los citados Países, a través de normas internas, siempre que tal disciplina no entre en conflicto con el régimen común, ni lo modifique, ni signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad GACETA OFICIAL 12/12/2003 23.24 Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/12/2003 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú