Año XXI - Número 1089 Lima, 5 de julio de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 44-IP-2004.- Proceso 48-IP-2004.- Proceso 50-IP-2004.- Interpretación Prejudicial del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo; e interpretación oficiosa de los artículos 1, 2, 4 de la Decisión 344 y de los artículos 276 y 277 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Expediente Interno Nº 7684. Actor: “VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED”. Patente: “NUEVOS DERIVADOS AMINOÁCIDOS CON ACTIVIDAD MEJORADA DE RESISTENCIA MULTIDROGAS” Interpretación Prejudicial de las normas previstas en el artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad EBEL S.A. Caso: marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”. Expediente N° 2001 00004 01. Interno: 6745 Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 6747. Actor: “EBEL S.A.”. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)” Pág. 1 9 21 PROCESO 44-IP-2004 Interpretación prejudicial del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo; e interpretación oficiosa de los artículos 1, 2, 4 de la Decisión 344 y de los artículos 276 y 277 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Expediente Interno Nº 7684. Actor: “VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED”. Patente: “NUEVOS DERIVADOS AMINOÁCIDOS CON ACTIVIDAD MEJORADA DE RESISTENCIA MULTIDROGAS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formu- lada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del Consejero Ponente, Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda: La sociedad VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED plantea como petición principal la de obtener la nulidad de las Resoluciones Nº 04524 del 21 de febrero del 2001, por la que se niega el registro de la patente de invención denominada “NUEVOS DERIVADOS AMINOÁCIDOS CON ACTIVIDAD MEJORADA DE RESISTENCIA MULTIDROGAS”, y la 21049 del 28 de junio del 2001, por medio de la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra la primera Resolución. En el proceso, se invocan como normas violadas las contenidas en los artículos 14, 16, 18 y 34 de la Decisión 486.

Con respecto del artículo 34, menciona que la disposición señalada no consagra la posibilidad de que la Administración, sancione por causa alguna, al administrado que estando obligado al pago de la tasa administrativa, no hubiese acreditado el pago de la misma, dentro del trámite de una solicitud de patente; indica que este artículo, trata de la facultad para que el solicitante de una patente efectúe modificaciones a su solicitud, en cualquier momento del trámite, con la condición de que la modificación no implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La actora expresa que las modificaciones realizadas a la solicitud de patente, se debieron a los requerimientos realizados por la Administración de efectuar determinados cambios. 05/07/2004 2.32 Señala que en situaciones idénticas, resueltas bajo la vigencia de la Decisión 344, esto es, modificaciones efectuadas por el solicitante de una patente como consecuencia de una primera decisión administrativa, a través de la cual negaba el privilegio solicitado, la Administración sin necesidad de acreditar el pago de tasa administrativa alguna, había dado trámite a las mismas; aduciendo que se trata de casos análogos, por lo que no se justifica el trato diferente por parte de la administración, en asuntos que tienen los mismos fundamentos. 1.3.

Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda defendiendo la legalidad del acto acusado y al efecto sostiene que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante. Expresa que según se desprende de las actuaciones administrativas, el examen de fondo de la solicitud, permitió demostrar que aquélla no cumplía con los requisitos legales establecidos para conceder una patente de invención, ya que adolecía de los requisitos de novedad y nivel inventivo mencionados en el artículo 14 de la norma comunitaria.

En cuanto al artículo 34, menciona que no es aceptable la extensión que de tal situación, pretende hacer el actor, para derivar consecuencias favorables no logradas en el trámite de la solicitud de patente denegada. Agrega que las modificaciones presentadas en el trámite de un recurso con el objeto de provocar un cambio en la decisión, no pueden ser consideradas modificaciones a instancia de la administración, y no podrían escapar a los requisitos establecidos para su trámite, esto es, radicación del formulario único de modificaciones debidamente diligenciado y pago de tasa establecida. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS. Además de la mencionada por el juez consultante, esto es, el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión, de oficio, por ser pertinentes para la resolución del caso, el Tribunal interpretará las normas contenidas en los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344, así como también en los artículos 276 y 277 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 1 05/07/2004 3.32 Artículo 276 “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 277 Artículo 2 Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables”. “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” DECISIÓN 486 Artículo 34 “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.” “Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: la aplicación de la GACETA OFICIAL ley en el tiempo; requisitos de la patentabilidad; la novedad de la invención, el nivel inventivo, susceptibilidad de aplicación industrial; modificaciones a la solicitud de patente; establecimiento de las tasas para la tramitación de los procedimientos y facultad de expedir normas nacionales complementarias al régimen común sobre propiedad industrial. 4.1.

La aplicación de la ley en el tiempo. En el caso que se consulta es necesario que el Tribunal precise con toda claridad cuales son las normas comunitarias aplicables para la solución de la controversia planteada a efectos de realizar la interpretación prejudicial sobre ellas. Se advierte que la solicitud de registro de patente fue introducida con fecha 16 de noviembre de 1994, esto es, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ello las normas a interpretarse en cuanto a los requisitos de la patentabilidad son los contenidos en la mencionada norma.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, ha expresado, siguiendo principios universales, que la norma comunitaria de carácter sustancial no produce efectos retroactivos; el principio de irretroactividad de la ley expresa que al expedirse una nueva norma, ésta regulará los acontecimientos que se produzcan a partir de su vigencia y no afectará derechos consolidados anteriormente a su entrada en vigor.

La ultra actividad de la ley, existe cuando la eficacia de la ley derogada continúa en lo posterior, para regular las situaciones jurídicas anteriores; o como afirma VESCOVI “ es un fenómeno frecuente la ultra-actividad, esto es, la continuación de la eficacia de la ley derogada para el futuro, rigiendo las situaciones anteriores (derechos adquiridos, efectos de las situaciones jurídicas anteriores, etc.)”. 1 La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, sino por excepción, cuando se le haya conferido expresamente tal condición, lo que representa una verdadera garantía de estabilidad de los 1 VESCOVI Enrique.

“TEORIA GENERAL DEL PROCESO” Editorial Temis. Bogotá 1984. Pág. 22 05/07/2004 4.32 derechos adquiridos. La norma procesal tiene efecto general inmediato, es decir, que se aplica sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigor, para regular los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento. Lo expuesto constituye reiteración de lo que sobre el mismo tema ha manifestado en repetidas providencias el Tribunal al señalar que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso GACETA OFICIAL 05/07/2004 5.32 “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 En aplicación de lo anterior al caso bajo estudio estima el Tribunal, que de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión, los requisitos de patentabilidad a ser tenidos en cuenta son los señalados por la Decisión 344, vigente al momento de presentarse la solicitud (16 de noviembre de 1994); en tanto que su trámite, con relación a las etapas del procedimiento que no se hubieren alcanzado a cumplir bajo el amparo de ésta, deberán regirse por lo establecido en la Decisión 486 citada. 4.2.

Los requisitos de la patentabilidad. El titular de la patente posee un derecho exclusivo o ius prohibendi, para que terceros no puedan explotar, sin su autorización, la tecnología patentada; la solicitud de patente implica que el inventor lleva la invención al público y recibe un monopolio temporal sobre ella. Pero para que esto se de, el artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala como requisitos esenciales de la patentabilidad que las invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

La Norma Comunitaria no define a la patente de invención, sin embargo el Tribunal en sentencias anteriores ha caracterizado la invención como: “ una creación del hombre que da origen a un nuevo producto o a un nuevo procedimiento destinado a operar en el campo de la técnica.” “ es una regla técnica establecida para solucionar un problema relacionado con las reformas que el hombre impone a la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades”. 3 La doctrina al respecto expresa que: 2 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003.

Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de junio de 1999. Proceso Nº 9-IP1999. Patente de Invención “COMPOSICIÓN DE PSYLLIUM Y COLESTIRAMINA CON SABOR MEJORADO” Publicado en Gaceta Oficial Nº 462 de 23 de julio de 1999.

“La patente es un título emitido por el Estado que confiere a su titular el derecho de explotar exclusivamente la invención de que es objeto por un lapso determinado. Esto le permitirá excluir a terceros no autorizados de la producción y comercialización de la citada invención, durante el lapso de vigencia de la patente.” 4 4.2.1. De la novedad de la invención. Existe novedad, cuando el objeto de la invención no se encuentra comprendido en el estado de la técnica; es decir que el conjunto de conocimientos técnicos no ha sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

La invención no se considera novedosa si el público por cualquier medio ha accedido a ella, independientemente del lugar en que se haya producido y del número de personas a que haya alcanzado. Un invento ya patentado y que está siendo explotado es del dominio público y objetivamente ha perdido novedad. Es novedoso el conocimiento que no ha sido objeto de divulgación por cualquier medio; la difusión debe ser detallada y suficiente, para que una persona con conocimientos dentro del área de que se trate, pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. El artículo 2 de la Decisión 344, expresa que una invención es nueva cuando no está comprendida dentro del estado de la técnica.

Para ZUCCHERINO, un invento es novedoso “cuando la relación causa a efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 5 Y a su turno CABANELLAS indica que aparejadas al concepto de novedad se observan las siguientes características: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación 4 5 ASTUDILLO Francisco.

“LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS INVENCIONES” Editado por La Universidad de los Andes. Venezuela 1995. Pág. 63. ZUCCHERINO Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. Régimen Legal” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL 05/07/2004 6.32 “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los estados miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, “PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA”, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, Pág. 321)”. 8 con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad” “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.” 6 La doctrina ha elaborado una serie de pasos lógicos que debe observar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera: “En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica.” 7 Y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado claramente al respecto de los conceptos de novedad y de estado de la técnica que: 4.2.2.

Del nivel inventivo. El artículo 4 de la Decisión 344, expresa que la invención posee nivel inventivo al no derivar de manera obvia o evidente del estado de la técnica para una persona versada en la materia. Y el Tribunal, al interpretar dicha disposición ha sentado el criterio que a continuación se transcribe: “ el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.” 9 8 9 6 7 CABANELLAS, Guillermo.

“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo 1 Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. Ibidem. Págs. 714 y 715. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30 de octubre de 1996. Proceso Nº 1AI-96. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234 de 21 de abril de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 29 de mayo de 1998. Proceso Nº 12-IP98. Patente: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA.” Publicado en Gaceta Oficial Andina No. 428 del 16 de abril de 1999. GACETA OFICIAL Criterio que lo ha llevado a concluir con Gómez Segade que “En consecuencia la invención constituye un paso más allá de lo existente.” 10 Para determinar si se cumple con ésta condición, el examinador deberá deducir si a la invención se podía llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica. 4.3.

Modificaciones a la solicitud de patente. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante o de la autoridad administrativa; podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento, o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.” 11 4.4.

Establecimiento de las tasas para la tramitación de los procedimientos y facultad de expedir normas nacionales complementarias al régimen común sobre propiedad industrial La normatividad comunitaria en materia de Propiedad Industrial, contenida en los diferentes 10 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 8 de mayo del 2002.

Proceso Nº 25-IP2002. Patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS” Publicado en Gaceta Oficial Andina Nº 769 de 24 de mayo del 2002. Ibídem. 05/07/2004 7.32 estatutos que la han regido, se ha caracterizado por mostrar en todos ellos una misma direccionalidad en el sentido de consagrar, respecto del tema de fijación de las tasas concernientes a la tramitación de los diversos procedimientos relativos a la gestión de dichos asuntos, la facultad para que sean las oficinas nacionales competentes las encargadas de tal función; ello en desarrollo de la teoría del complemento indispensable que ha sido estructurada para explicar las relaciones de complementariedad existentes en los dos ordenamientos jurídicos.

En efecto, es así como el artículo 119 de la Decisión 313 admite la posibilidad de que los temas referidos a Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria citada, sean regulados por la legislación interna de cada País Miembro; al paso que el artículo 120, hace una clara remisión o reenvío a la legislación nacional de los respectivos Países Miembros al señalar que las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la mencionada Decisión. Tal situación se manifiesta en forma casi textual en la Decisión 344 puesto que la primera disposición se reproduce en el artículo 144, en tanto que la segunda lo es en el 145.

En igual forma, la Decisión 486 mantuvo, según se lee en sus artículos 276 y 277 tanto el principio de complementariedad aludido como la expresa atribución a las oficinas nacionales competentes para el establecimiento de las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos relativos a la aplicación del régimen comunitario de propiedad industrial.

Cabe destacar que los vocablos “Oficina Nacional Competente” mencionados en las Decisiones arriba citadas se refieren a la entidad administrativa encargada de llevar el registro de la propiedad industrial y que tal como lo definió el Tribunal en el Proceso 6-IP-89, (G.O.A.C. Nº 50 de noviembre 17 de 1989) “Corresponde al derecho interno de cada País Miembro determinar cuál es la oficina nacional competente para otorgar las patentes ” De modo pues que la normativa comunitaria contenida ahora en la Decisión 486 de la Comisión, hace en su artículo 277 una remisión a los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros para que en cada uno de ellos el organismo competente de acuerdo con su Cons- GACETA OFICIAL titución y sus leyes sea el que establezca las tarifas causadas por la tramitación de procedimientos en materia de propiedad industrial.

Esta remisión está claramente dirigida a las oficinas nacionales competentes que según se infiere de la misma Decisión, es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial. 05/07/2004 8.32 C O N C L U Y E: PRIMERO De otra parte vale la pena tener en cuenta lo dicho por el Tribunal en el caso 10-IP-94 (G.O. Nº 177 de abril 20 de 1995) respecto de la teoría del complemento indispensable a la cual se alude en el artículo 276: “El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento” que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión Comunitaria”.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial constituyen requisitos absolutamente necesarios y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

TERCERO: La novedad de una invención existe cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

CUARTO: Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

QUINTO: Las tasas por los servicios relativos a los procedimientos a que hace referencia el artículo 277 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deben ser fijadas por las respectivas oficinas nacionales competentes de los Países Miembros, con estricta sujeción a la ley comunitaria.

SEXTO: Los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria sobre Propie- Las tasas fijadas por la Oficina Nacional Competente tienen pues fundamento legal en la norma comunitaria y deben estar relacionadas con los servicios que presta en el campo de la propiedad industrial y se entiende que deben ser las que considere “necesarias para la tramitación de los procedimientos” a que hace alusión la Decisión 486.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Cuando una norma sustantiva, vigente en la fecha de presentación de la solicitud de patente, se sustituya por otra durante el trámite correspondiente, continuará siendo aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, al paso que la norma procesal posterior será la aplicable a las etapas pendientes de la tramitación en curso.

GACETA OFICIAL 05/07/2004 9.32 Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE dad Industrial, pueden ser regulados por la legislación interna de cada País Miembro, observándose que la legislación nacional no podrá modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria a la luz de los principios de preeminencia, aplicación directa y efecto inmediato.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 7684, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO Nº 48-IP-2004 Interpretación prejudicial de las normas previstas en el artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad EBEL S.A. Caso: marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”. Expediente N° 2001 00004 01. Interno: 6745. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de junio del año dos mil cuatro. El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: VISTOS 1.

Demanda La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 12 de mayo de 2004; y, 1.1.

Cuestión de hecho El consultante informa que “La sociedad EBEL S.A. es titular de múltiples registros de la marca mixta ‘EBEL’ en diversos países, entre los cuales se encuentra Colombia; por lo cual, dada su publicidad y volumen de ventas, la marca se ha convertido en notoriamente conocida a nivel mundial. Al respecto, trae a colación el registro GACETA OFICIAL 05/07/2004 10.32 de dicha marca que le fue concedido por las autoridades venezolanas el 1° de octubre de 1985, en la Clase 14 internacional, y las resoluciones núms. 35971 de diciembre 31 de 1993 y 507 de marzo 31 de 1995, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le reconoció la notoriedad de la misma”; que “El 31 de agosto de 1998, la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED radicó, ante la misma Superintendencia, la solicitud núm. 98.049.615 para el registro de la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) identificando los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, anteriormente aludidos.

Ello, no obstante encontrarse en trámite el proceso núm. 3449, ante la Sección Primera del Consejo de Estado, en el cual la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED demandó los actos administrativos expedidos por la entidad mencionada”; y que “Con fecha de 16 de diciembre de 1998, la demandante presentó oposición contra la solicitud de registro mencionada ”. dad EBEL S.A. es titular en Colombia de la marca ‘EBEL’ desde el año de 1985, habiendo sido concedido su primer registro el 28 de noviembre de 1990 … para la marca ‘EBEL’ (mixta) en la Clase 16 Internacional; adicionalmente, es titular para la misma marca en las Clases 6, 9, 14, 18, 34 y 25 de la Clasificación Internacional, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa)”; y que “de conformidad con la sentencia del Consejo de Estado mencionada, los productos de la Clase 3 tienen directa relación con los productos de la Clase 14, existiendo conexidad entre las mismas, por cuanto los productos que comprenden se relacionan entre sí; por consiguiente, la coexistencia de las marcas enfrentadas no es posible por tratarse de servicios (sic) relacionados con los de la Clase 14, y ello constituiría un riesgo de confusión en el público consumidor, respecto de la naturaleza y la finalidad de los servicios y productos que las marcas enfrentadas identifican”.

Agrega el consultante que, según el actor, “El 22 de abril de 1999, el Consejo de Estado profirió sentencia en el proceso aludido … mediante la cual reconoció la notoriedad de la marca ‘EBEL’ a favor de EBEL S.A.”; que “No obstante lo anterior, el 30 de abril de 1999 la entidad demandada expidió la resolución núm. 08224, mediante la cual concedió el registro de la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) en la Clase 3 a nombre de la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED y declaró infundada la oposición mencionada”; y que “El 24 de junio de 1999, la actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior resolución, con fundamento en la sentencia aludida … los cuales fueron decididos mediante las resoluciones núms. 27705 de 20 de diciembre de 1999 y 15179 de 30 de junio de 2000, en el sentido de confirmarla.

Como consecuencia de ello, la Superintendencia demandada expidió el certificado núm. 229.184 para la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) en la Clase 3 Internacional de Niza, a favor de la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED”. Asimismo, el consultante desprende de la demanda que se ha incurrido “en la violación del literal d) ibídem, al conceder el registro de la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) a la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED, ya que ‘EBEL’ es una marca notoria …”; y que “existe conexión competitiva entre las marcas (sic) en conflicto, respecto a la identidad de las mismas, en cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad y el uso complementario entre productos y servicios de distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza; lo que implica el detrimento de la imagen comercial y prestigio mundialmente reconocido a EBEL S.A., de lo cual se deduce la imposibilidad de coexistencia pacífica entre las marcas en estudio y … de titularidad a favor de EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED sobre la marca ‘EAU SOLEIL DE EBEL’ (sic) (nominativa), titularidad que obtuvo de mala fe y que, por ende, carece de legitimidad”. 1.2.

Cuestión de derecho A la luz del Informe del consultante, el actor denuncia que “la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344”, por cuanto, a su juicio, “la socie- En cuanto a la denuncia de violación del artículo 83, literal e, de la Decisión 344, el actor sostiene, según indica el consultante, que “la marca ‘EBEL’ es notoria, por ello no aplica el principio de especialidad, predicándose la protección de la misma en el derecho prioritario de la actora respecto de cualquier Clase en la que se pretenda registrar, por parte de terceros, una marca idéntica o similar a aquella.

Ello, con base en el criterio adoptado por el Consejo de GACETA OFICIAL Estado en la sentencia citada, mediante la cual se reconoció la notoriedad de la marca ‘EBEL’ a favor de la actora, consistente en que ‘no podrán registrarse como marca aquellos signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la Clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro’, el cual debe ser aplicado al presente caso”; y que “a manera de síntesis, fundamenta su defensa en cinco hechos probados, a saber, la notoriedad de la marca ‘EBEL’ de EBEL S.A., confusión entre las marcas en conflicto, coexistencia no tolerada de las marcas en conflicto, aprovechamiento indebido de la reputación ajena y desconocimiento del derecho de EBEL S.A. por la Superintendencia de Industria y Comercio”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El consultante informa que el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta su defensa en que “con la expedición los (sic) actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos, se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias; y, que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa”; que “en cuanto a la presunta violación del artículo 83 – literal a), ibídem, no le asiste razón a la actora habida cuenta que las marcas confrontadas ‘EBEL’ Clase 14, cuyo titular es la sociedad EBEL S.A., y ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ Clase 3, cuyo titular es la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED, han coexistido pacíficamente dentro del mercado, sin que hayan generado confusión en el público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos identificados con una y otra marca.

Es así como, la primera distingue relojes, producto que por sus altos costos solamente puede ser adquirido por un grupo reducido de personas, en tanto que, la segunda, ampara servicios con precios más económicos a los que pueden acceder un mayor número de personas, no presentándose, en consecuencia, confusión empresarial entre dichos productos”. 05/07/2004 11.32 Sobre la presunta violación del artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, el consultante desprende de la contestación a la demanda que el apoyo de la actora “en los argumentos esbozados por el Consejo de Estado en la sentencia mencionada … no tiene plena aplicación dentro del asunto que nos ocupa, en razón de que la causa y objeto en que se fundamentó son sustancialmente distintas a las que se debaten en el presente proceso, toda vez que la declaratoria de notoriedad de la marca ‘EBEL’, propiedad de la sociedad EBEL S.A., para distinguir relojes, productos de la Clase 14, lo fue para el mes de abril de 1999, sin que esa notoriedad pueda extenderse a través del tiempo, puesto que, conforme a lo afirmado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, lo que ha sido notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; además, con base en las actuaciones administrativas contenidas en el expediente núm. 98.49615, la actora no aportó prueba de la notoriedad aducida al presentar observaciones al registro de la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) solicitada por la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED, habiendo sido necesario para su reconocimiento.

Sobre el particular, cita la Interpretación Prejudicial del proceso 28-IP-96”; y que, vistos los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344, “… en el estudio de registrabilidad marcaria efectuado respecto de la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) de la Clase 3 … se concluyó que la marca en mención cumple con dichos requisitos, por lo cual es legalmente registrable y puede coexistir pacíficamente en el mercado, como lo han venido haciendo, con la marca ‘EBEL’ Clase 14, sin inducir al público consumidor en error …”. 2.2.

Por otra parte, el consultante informa que “el apoderado de la sociedad EBEL INTERNACIONAL (sic) LIMITED, actuando como tercera interesada dentro del presente asunto, en sus escritos de contestación y alegatos de conclusión, manifiesta oponerse a las pretensiones de la demanda, toda vez que los actos acusados se ajustan a la normatividad legal vigente”; que “… en cuanto a que la notoriedad de la marca ‘EBEL’ haya quedado oficialmente reconocida por la sentencia aludida, ello no es posible de conformidad con lo que ha venido afirmando el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones ‘ lo que fue notorio en el pasado, puede dejar de serlo en el futuro; o inversamente lo que no tuvo el grado de notoriedad en un mo- GACETA OFICIAL mento, podría adquirirlo en el futuro …’, además, la misma no puede ser aplicada al presente caso, puesto que, con base en lo expuesto por la entidad demandada, tal reconocimiento se fundamentó en pruebas de los años 1982 a 1985 y no en pruebas actuales; así mismo, manifiesta que es equivocado afirmar que la sociedad demandante sea única titular de la marca ‘EBEL’ en Colombia, por cuanto su representada cuenta con los certificados de registro actualmente vigentes a su favor núms. 123.091, 146.574 y 142.918, correspondientes a las Clases 3, 21 y 28, respectivamente.

Además, es titular de registros marcarios como son ANDRE DE EBEL, B PLUS DE EBEL y ULTRA GEL DE EBEL en la Clase 3 Internacional, entre otros”; que “el hecho que se haya registrado por la actora la marca ‘EBEL’ (mixta) en la Clase 14 en Venezuela, país miembro de la Comunidad Andina … no le otorga derechos para obtener el registro de la misma en Colombia, dado el principio de territorialidad”.

Indica además el consultante que el apoderado de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED “Fundamenta su defensa en que la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ cumple con lleno de los requisitos esenciales consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344 y no esta (sic) incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 ibídem.; además, de conformidad con la Interpretación Prejudicial 18-IP-98 … y el acervo probatorio del proceso, en especial del resultado del estudio realizado por la empresa consultora OSWALDO ACEVEDO & CÍA S.A., miembro de YANKELOVICH PARTNER INTERNATIONAL, firma consultora especializada en estudios de mercado, se demuestra que la coexistencia de las marcas en estudio se ha hecho de manera pacífica, de tal manera que los canales de distribución utilizados por dichas marcas no se mezclan ni se imponen uno sobre el otro, ya que son completamente disímiles, es así como los relojes de EBEL S.A. se venden en establecimientos de comercio especializados llamados relojerías, en tanto que los productos vendidos por su representada con la misma marca lo son a través de la denominada venta directa por visitadores de la solicitante”; que “… la marca ‘EBEL’ (mixta) se encuentra limitada para productos de las Clases 6, 9, 14, 16, 18, 25 y 34, en tanto que la marca ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (nominativa) lo está para los de la Clase 3, no existiendo similitud o conexión competitiva entre los pro- 05/07/2004 12.32 ductos que distinguen dichas Clases, ya que son de diferente naturaleza, origen y finalidad, además de que la coexistencia pacífica y de registro de las marcas en estudio no se evidencia únicamente en el territorio Colombiano sino igualmente en otros países, tales como Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y México, entre otros”.

Entiende el consultante que, para la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED “… el presente asunto reviste un cotejo entre una marca mixta ‘EBEL’ (compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico) y una denominativa ‘EAU DE SOLEIL DE EBEL’ (formada por varias letras que integran un conjunto pronunciable), del cual se evidencia que, aún cuando en la primera predomina el elemento denominativo, no debe descartarse que el elemento figurativo ha sido utilizado por la demandante junto con el denominativo, lo que ha implicado la adquisición de cierta distintividad dentro del mercado.

Sin embargo, tanto el elemento verbal como el gráfico, predominan de igual forma dentro del conjunto y, en consecuencia, el cotejo respectivo no puede realizarse de manera fraccionada, sino conjunta, resultando del mismo inexistencia de similitud o conexión visual, fonética ó ideológica y, por ende de competitividad entre los productos que distinguen, ya que son de distinta naturaleza y finalidad …”; y que “los actos acusados no vulneran los literales d) y e), ibídem, toda vez que quien alega la notoriedad de una marca debe demostrarlo mediante las pruebas a que haya lugar, y en el presente caso, la sociedad actora, no obstante haberse opuesto a la solicitud de registro de la marca en cuestión dentro del trámite administrativo, como consta en los actos administrativos acusados, no probó la circunstancia de notoriedad de la marca ‘EBEL’, toda vez que la fundamentó en pruebas que había presentado para el período de 1982 a 1985, incumpliendo con su deber procesal de demostrar la notoriedad aducida al momento de presentar la observación correspondiente, sin lograr demostrar el primer presupuesto legal exigido por los literales en cuestión. Al respecto, cita las Interpretaciones Prejudiciales en los procesos núms. 20-IP-97, 5-IP-94, 8-IP-95 y 28IP-96”. 3.

Escrito del tercero interesado Del escrito presentado por el apoderado de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., quien obra en calidad de “tercero con GACETA OFICIAL interés directo en las resultas del proceso”, se infiere que “la expresión en relación con la cual se genera la confusión es SOLEIL, pues es ella y solo ella la que puede generar confusión en el público consumidor, ya que las demás palabras que la componen, es decir EAU DE (es la traducción al español de AGUA DE) y DE EBEL (que hace referencia al nombre del solicitante de la marca), son sólo elementos distractores adicionales que por sí solos no resisten análisis a la luz del derecho marcario, pues lo que va a quedar en el recuerdo y en la memoria del consumidor no es el género del producto ni el laboratorio que lo fabrica sino la expresión que lo distingue en el mercado”; que “la marca SOLEIL de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED y la marca SOLEIL de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. no pueden coexistir en el mercado, pues la una reproduce a la otra, y entre ellas existe confundibilidad visual fonética e ideológica ”; y que “es indudable la confusión fonética que existe entre la marca de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED y la marca de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A”.

En el citado escrito se argumenta además que “la marca de mi representada al ser un signo de fantasía, proveniente de la imaginación, no cuenta con un significado específico que le permita al público relacionar el signo con una idea en concreto o ubicarlo dentro de una terminología usual en el lenguaje corriente, y sí adicionalmente la marca que se pretende registrar comprende en su totalidad a la marca de mi representado, y no utiliza elementos nuevos ni diferentes, será mucho más probable que éste tipo de confusión se presente”; que “la confusión se acentúa si consideramos que ambas expresiones están destinadas a distinguir productos comprendidos en la Clase 3 y productos relacionados, como son los de la Clase 5 La confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que ambas marcas protegen, lo cual lleva a error al consumidor en cuanto al origen del producto, sin advertir que pueden ser de naturaleza distinta”; y que en relación con el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, “las resoluciones acusadas fueron una flagrante violación a este precepto, por cuanto concedieron el registro de una marca que es confundible con otras expresiones previamente solicitas (sic) y registradas”. 05/07/2004 13.32

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son “los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 1626 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en el artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81 y 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 05/07/2004 14.32 d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, GACETA OFICIAL además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. 05/07/2004 15.32 “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

III. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación en referencia. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

A contrario, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o GACETA OFICIAL descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o 05/07/2004 16.32 servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado sobre el particular que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a estable- GACETA OFICIAL 05/07/2004 17.32 cer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe entre las marcas “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, solicitada para proteger los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Internacional de Niza, la marca “EBEL (mixta)” registrada para amparar productos de las clases 6, 9, 14, 16, 18, 25 y 34 Internacional, y la marca “SOLEIL” que ampara productos de la clase 5 internacional, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se GACETA OFICIAL encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar si existe o no semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro y los productos amparados por la marca ya registrada.

A propósito del juicio sobre la semejanza entre los productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;

“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 242 y ss.). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, 05/07/2004 18.32 mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, ya citada).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación GACETA OFICIAL a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ ” (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90). V. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios de que se trate.

De conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. 05/07/2004 19.32 Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la inten- GACETA OFICIAL sidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Finalmente, el Tribunal ha precisado que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º De solicitarse el registro de un signo como marca, caso que haya de compararse con una marca mixta previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no será registrable. 05/07/2004 20.32 4º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 7º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro— con independencia de la clase a que GACETA OFICIAL 05/07/2004 21.32 pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

De invocarse la notoriedad de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro del signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 50-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 6747. Actor: “EBEL S.A.”. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de su Consejero Ponente, Doctor Rafael Ostau De Lafont Pianeta.

VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Comparecen como demandante en el proceso interno EBEL S.A. y como demandada la Su- GACETA OFICIAL perintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se cita como tercero interesado a la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda. La actora solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la citada Superintendencia: y La Resolución Nº 08300 de 30 de abril de 1999 por la cual se otorgó el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta), para distinguir “institutos de educación y entrenamiento” servicios comprendidos en la clase 41ª, previa declaratoria de infundada de la observación formulada por la demandante. y Las Resoluciones Nº 27731 de 20 de diciembre de 1999 y Nº 15177 de 30 de junio de 2000, mediante las cuales se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos confirmando la anterior Decisión. La actora manifiesta que la Superintendencia violó las disposiciones contenidas en el artículo 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344, al haber concedido el registro para el signo EBEL INTERNATIONAL (mixta) en clase 41 a nombre de EBEL INTERNATIONAL LTD., por cuanto el registro de dicho signo reproduce la marca previamente registrada y notoriamente conocida EBEL, propiedad de EBEL S.A. Expone que la demandante es titular en Colombia y en otros países de la subregión, desde el año 1985, de la marca notoria EBEL (mixta) para clase 16; y que adicionalmente es titular de registros para la marca EBEL en las clases 9, 14, 34, 6, 18 y 25, todos anteriores a la solicitud de registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta).

Sostiene que la marca impugnada se solicitó y concedió para identificar “institutos de educación y entrenamiento”, servicios comprendidos en la clase 41ª lo que indica que su titular pretende utilizarla respecto de servicios directamente relacionados con los de promoción y venta de productos de la clase 3, como cosméticos, los cuales según el Consejo de Estado, se encuentran directamente relacionados con 05/07/2004 22.32 los productos de la clase 14, en la cual se encuentra la actividad primordial de EBEL S.A. A este respecto manifiesta que el Consejo de Estado en el expediente 3449 reconoció la notoriedad de la marca EBEL.

Además agrega que el registro de la marca impugnada se concedió violando las disposiciones de los literales d) y e) del artículo 83 por cuanto la marca EBEL de EBEL S.A. es una marca notoria, “reconocida dicha calidad tanto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones Nº 35971 de diciembre 31 de 1993 y 507 de marzo 31 de 1995, así como por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de abril 22 de 1999, proferida dentro del expediente 3449”, de la cual transcribe el siguiente aparte: “( ) para que pueda hablarse de una marca notoriamente conocida, necesariamente es menester que tal notoriedad deba reflejarse en los aspectos antes reseñados.

En este caso, la marca EBEL registrada a favor de Fabrique Ebel S.A. (hoy EBEL S.A.) para distinguir productos en la clase 14, desde antes de la solicitud de registro de la marca EBEL SPA era ampliamente publicitada en revistas que tienen circulación a nivel mundial ( ) y las ventas de los relojes (productos comprendidos en la clase 14) sobrepasa las 50.000 piezas por año. Considera, pues, la Sala que el elemento notoriedad fue demostrado por la sociedad FABRIQUE EBEL S.A., razón por la cual los actos administrativos acusados se ajustan a derecho ( )”.

(negrilla y subrayado fuera del texto).” Expresa que la Superintendencia de Industria y Comercio registró la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) irrespetando tanto el derecho de EBEL S.A. sobre la marca EBEL, como la calidad de notoria de dicha marca, de la cual derivan derechos que confieren una protección mayor. Afirma que la notoriedad de EBEL es reconocida a nivel mundial y oficialmente reconocida en Colombia por las autoridades estatales competentes para la protección de la propiedad industrial, como son la propia Superintendencia y el Consejo de Estado.

Concluye manifestando que aún en el evento de que se decidiera que entre las clases en las cuales EBEL S.A. cuenta con registro para la marca notoria EBEL y la clase 41ª, en la que se GACETA OFICIAL registró irregularmente la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta), no existe riesgo de confusión, por ser la primera una marca notoria el principio de especialidad no aplicaría, toda vez que la protección de la marca notoria, se predica respecto de cualquier clase en la que se pretenda registrar la marca idéntica o similar a aquélla.

Agrega que este criterio deberá ser aplicado en el presente caso pues se trata de una misma situación jurídica para la cual el Consejo de Estado profirió sentencia reconociendo que la notoriedad de la marca EBEL (la cual, afirma, se ha mantenido en el tiempo) impide el registro de una marca idéntica o similar, independientemente de la clase para la cual se pretenda el registro de la misma por parte de terceros.

Concluye que existen cinco hechos probados que dan la razón a la demandante: la notoriedad de la marca EBEL; la confusión entre las marcas en conflicto; la coexistencia no tolerada de las marcas; el aprovechamiento indebido de la reputación ajena por los titulares de la marca impugnada; y, el desconocimiento del derecho de EBEL S.A. por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.3.

Contestación a la demanda: Tanto la Superintendencia como EBEL INTERNATIONAL LTD., se opusieron a la demanda con los argumentos que a continuación se resumen: La Superintendencia consideró que con la expedición de los actos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la actora, pues los mismos se expidieron con arreglo a las atribuciones legales otorgadas por la Decisión 344 de la Comisión. Sostiene que entre los productos de la clase 14ª y los servicios de la clase 41 no existe relación y que han coexistido en el mercado pacíficamente dentro del mercado, sin que hayan generado confusión en el público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios identificados con una y otra marca.

La condición de notoriedad debe ser probada al momento de formular las observaciones y que no es cierto que la marca EBEL pueda considerarse notoria con base en lo decidido por el Consejo de Estado en la actuación que se cita por el demandante, porque dicha notoriedad debió ser probada al momento de presentar las objeciones al registro. 05/07/2004 23.32 Aduce, en resumen, que la demandante no demostró la notoriedad del signo EBEL de conformidad con las prescripciones legales ni la vinculación competitiva entre las clases de las marcas en conflicto, razón que lleva a concluir que las Resoluciones acusadas fueron válidamente expedidas.

Por su parte la firma EBEL INTERNATIONAL LIMITED manifiesta que no es cierto que la característica de notoriedad alegada por la actora hubiese quedado oficialmente reconocida por el Consejo de Estado en la sentencia de 22 de abril 1999, porque el hecho de que allí se hubiese aceptado esa notoriedad no significa que tal reconocimiento tenga el carácter de permanente.

Explica que la citada sentencia no es aplicable al caso debatido, no obstante la identidad de las partes, puesto que la causa y el objeto son sustancialmente diferentes, ya que en el caso al que hace referencia la sentencia citada se definía la confundibilidad de las marcas EBEL SPA y EBEL y ahora se invoca el riesgo de confusión entre EBEL INTERNATIONAL (mixta) y EBEL.

Considera, de otro lado, que los servicios distinguidos por la marca de su propiedad no tienen relación ni conexidad con los productos protegidos por las marcas de EBEL S.A. (clases 6, 9, 16, 18, 25 y 34). Culmina su alegación defendiendo la legalidad de los actos acusados y argumenta en favor de ellos que las marcas en conflicto han coexistido en el mercado Colombiano en distintos campos, la una para cosméticos, también notoriamente conocida y la otra para relojes, poco conocida en Colombia.

Sostiene que los relojes se distribuyen en relojerías de cierto nivel que venden productos costosos, mientras que los cosméticos y la perfumería se distribuyen por venta directa en el hogar o en el trabajo a través de un visitador o vendedor, lo que demuestra que los canales de distribución utilizados no se mezclan o interponen uno frente al otro. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS. Se interpretarán las normas requeridas por el Juez Consultante, a saber: artículo 83, literales a), d) y e). Se estima pertinente interpretar de oficio las siguientes normas por tener incidencia para la resolución del juicio que da origen a la consulta: artículos 81 y 84 de la Decisión 344. GACETA OFICIAL A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

DESICIÓN 344 05/07/2004 24.32 e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: los requisitos de registrabilidad; la confundibilidad como impedimento del registro; la conexidad competitiva; la especial protección que deriva de la notoriedad de la marca y la prueba de esta calidad. 4.1.

Los requisitos para el registro de marcas. La marca posee gran importancia económica y comercial, ya que representa un importante ac- GACETA OFICIAL tivo de la empresa, por ello se ha considerado la necesidad de brindarle adecuada protección a través de la normativa nacional y supranacional dentro de un proceso de integración, es así que el Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 344, brinda especial tutela a la marca y ampara los intereses tanto de su titular, como de los consumidores.

El artículo 81 de la Decisión 344 señala que los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. Es indispensable dar cumplimiento a estos requisitos como paso previo al registro de una marca, así como verificar el hecho de que el signo no esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 05/07/2004 25.32 “Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo un importante mecanismo para la protección de los consumidores”. 2 La Perceptibilidad.

Se entiende por marca a todo signo capaz de ser captado a través de los sentidos, y que sirve para distinguir e identificar los bienes o servicios que se comercializan en el mercado, la materialización del signo, se realiza por medio de todo elemento o indicación que haga posible que el signo pueda ser percibido. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca ” 3 Respecto de los Requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. 1 La Distintividad.

Es la función principal de la marca, y permite identificar los productos o servicios de un comerciante o fabricante, para distinguirlos de otros de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Y a su vez, la doctrina manifiesta que: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 Susceptibilidad de representación gráfica.

La representación gráfica de la marca, permite que el signo pueda describirse materialmente, a fin de que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad, lo que hace posible la publicación y el archivo de la denominación solicitada. Tal condición, permite que quien la observe pueda percibirla, reconocerla y solicitarla. 2 3 Fernández Novoa dice al respecto que: 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 791 de 9 de mayo del 2002. 4 FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “LEGISLACIÓN. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. Marcial Pons. Madrid, 2001. Pág.

15. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso Nº 71IP-2000. Marca: “FUENTE CLARA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 631 del 10 de enero de 2001. FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y 22 GACETA OFICIAL 05/07/2004 26.32 signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”. 6 4.2.

Confundibilidad como impedimento del registro. La Decisión 344 en su artículo 83, literal a), establece una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; la norma expresa claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Esta prohibición no exige que el signo genere efectivamente el error en los consumidores o usuarios, puesto que para que ella opere, es suficiente con la sola existencia de este riesgo. La confusión es directa, cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto creyendo que está comprando otro; es indirecta, cuando el consumidor asume erróneamente que dos productos o servicios que se le ofrecen, tienen un origen empresarial común. Cavelier aporta, al respecto, el siguiente criterio: “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro” Puede generarse confusión por la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual del signo y la similitud de los productos o servicios que distinguen las marcas confrontadas; por lo que de permitirse el registro de un signo que carece de fuerza distintiva, se atentaría contra el interés del titular de un signo solicitado o registrado anteriormente, y se afectaría a los consumidores creando confusión. “ los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía” 7 Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.” 5 “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el El Tribunal, estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor asume que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas, cree, por su similitud, que provienen del mismo fabricante.

El examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina han sido acogidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y que son del siguiente tenor: 6 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso Nº 02-IP2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 804 del 11 de junio del 2002. 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 27 de noviembre del 2002. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + GRÁFICA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de diciembre de 2002. CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis. Bogotá 1962. Pág. 190. GACETA OFICIAL “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” 8 En el caso examinado y por tratarse la marca impugnada de un signo mixto, es preciso destacar que, para la comparación con otro de su misma clase o con signos denominativos, deberá tenerse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

Y es así como para determinar cual elemento resulta preponderante dentro del signo de tipo mixto la doctrina ha señalado algunas reglas específicas entre ellas la que destaca la conveniencia de observar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” 9 4.3. La conexidad competitiva. Con el fin de determinar la existencia de semejanza entre los productos o servicios en compa8 9 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”; Madrid, Editorial Montecoro S.A., p. 240. 05/07/2004 27.32 ración y si de ella se desprende un riesgo real de confusión, capaz de impedir el registro del signo que se alega, el consultante deberá tomar en cuenta la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Es tarea del Juez consultante, analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y los servicios amparados por ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha recogido algunos criterios, cuya observación en lo pertinente, permitirá determinar si existe o no la suficiente conexión competitiva entre los productos, la cual añadida a la identidad o semejanza de los signos, determine o descarte la presencia del riesgo de confusión: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subijudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los produc- GACETA OFICIAL 05/07/2004 28.32 ca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios” 11 tos serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”. 10 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoria, por ello ha establecido la irregistrabilidad de signos distintivos que posean el carácter de notoriedad; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión – o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” 12 “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ” 13 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. 4.4.

La marca notoria y prueba de esta calidad. Señala Zuccherino dentro del tema: Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: 11 “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo mar10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 23 de abril del 2003. Proceso Nº 26-IP2003. Marca: “TWIST”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 959 del 31 de julio del 2003. 12 13 OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255. FERNÁNDEZ NOVOA Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. GACETA OFICIAL 05/07/2004 29.32 y Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 14 y Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. y Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

Alberto Casado Cerviño indica que: “ el titular de la marca notoria deberá gozar de una cierta protección reforzada, proporcional a la notoriedad adquirida, que le proteja en cierta medida frente a los intentos de terceros desaprensivos de aprovecharse del esfuerzo económico y empresarial del titular del signo anterior y del prestigio que la marca haya podido obtener en el mercado.” 15 El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se pretende registrar sea confundible con una notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida.

Es necesario reiterar que el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Al respecto el Tribunal, con fundamento en lo que dispone el artículo 84 se ha pronunciado en los términos siguientes: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: 14 15 ZUCCHERINO Daniel.

“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. CASADO Cerviño Alberto. “DERECHO DE MARCAS Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES”. Editorial Tecnos. Madrid 2000. Pág. 64. y Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 16 De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

SEGUNDO: La principal función de la marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error. Con el propósito de evitar que ello se produzca el derecho comunitario prohíbe en el literal a) del artículo 83, el registro de signos idénticos o similares. 16 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 22IP-2003. Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003 GACETA OFICIAL TERCERO: La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos por este Tribunal.

CUARTO

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias ha manifestado que para determinar la distintividad de signos que amparen productos o servicios que pertenezcan a clases distintas del nomenclator, el juzgador deberá tener en cuenta una serie de criterios que lo lleven a determinar si es o no procedente el registro de marcas idénticas o semejantes, estimando siempre, que el objetivo es evitar confusiones en el consumidor, guardar el interés del titular de la marca y alentar la libre competencia. 05/07/2004 30.32 dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6747, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

Empero para que esta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 05/07/2004 31.32 GACETA OFICIAL 05/07/2004 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú