Año XXI - Número 1138 Lima, 10 de noviembre de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 7714-MP.

Actor: THOMSON CONSUMER ELECTRONICS. Marca: THE NEW ERA IN ENTERTAINMENT Proceso 110-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 82, literales a), d) y e), 118, 119, 120 y 122, de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso interno Nº 2002-00222 (8066). Actor: CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (hoy CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORRO S.A. sigla CONAVI). Lema Comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO Proceso 118-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

ACTOR: GIOVANNI CASTRILLON VILLA. Marca: “GIOVAN YE” (mixta). Proceso interno N° 2001-00188 (7142) Pág. Proceso 93-IP-2004.- 1 9 18 PROCESO Nº 93-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 7714-MP.

Actor: THOMSON CONSUMER ELECTRONICS. Marca: THE NEW ERA IN ENTERTAINMENT. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la De- cisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 165 inciso tercero y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 536-TDCA-2S-7714-MP, de fecha 18 de junio de 2004, de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 7714-MP.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 8 de septiembre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes La actora es THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC. Se demanda al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al Director Nacional de Propiedad Industrial y se señala como tercero interesado a la sociedad NEW ERA CO. LTD. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1.

Hechos Se señala en la demanda que la sociedad THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC. solicitó el 17 de enero de 2000 el registro del signo “THE NEW ERA IN ENTERTAINMENT”, para proteger productos de la clase 9 (“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”).

Publicada la solicitud, NEW ERA CO. LTD. presentó observaciones con base en su marca “NEW ERA”, registrada para productos de la Clase 9. 10/11/2004 2.24 zados a través de los mismos canales, lo que causaría riesgo de confusión. 2.2. Fundamentos de la demanda El demandante alega que la denominación “THE NEW ERA IN ENTERTAINMENT” es distintiva y novedosa y que prueba de ello es que posee el registro en otros países.

Además que su signo tiene suficientes diferencias con la marca opositora. Señala asimismo, que “THE NEW ERA IN ENTERTAINMENT”, no es confundible con “NEW ERA” pues los productos que identifica la primera contienen además una identificación sobre la procedencia empresarial de dichos productos; y que hecho el cotejo marcario se puede determinar que no hay riesgo de confusión. Señala además que la Decisión 486 “ acepta el registro y por tanto la coexistencia de marcas iguales o similares para proteger productos diferentes ”, y basa este alegato en que el artículo 165 de la Decisión nombrada establece que cuando la falta de uso de una marca afecte a uno o algunos de los productos para los que estuviera registrada, puede ordenarse que reduzca la lista de los productos para los que utiliza la marca y elimine así, los productos que no fabrica o sobre los cuales no se hubiese usado la marca.

Y concluye señalando, que el propietario de la marca debe usarla. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1. Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Niega los fundamentos de hecho y de derecho y solicita se rechace la demanda. 2.3.2. Del Director Nacional de Propiedad Industrial Señala que los signos en conflicto poseen elementos que los hacen similares y producirían confusión. Solicita que se rechace la demanda. 2.3.3.

Del tercero interesado El 19 de julio de 2000, por resolución Nº 977721 de 28 de julio de 2000 se acepto la observación y se rechazó la solicitud de registro, al determinarse que “THE NEW ERA IN ENTERTAINMENT” no posee suficientes elementos distintivos y porque los signos en conflicto identifican productos de la clase 9 y por esto son comerciali- No contestó la demanda.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que confor- GACETA OFICIAL 10/11/2004 3.24 man el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Artículo 83 Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Que en el presente caso se solicitó la interpretación de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 165 inciso tercero y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo el Tribunal considera que los artículos 165 inciso tercero y 168 de la Decisión 486 no deben ser interpretados por no ser pertinentes al caso; pero sí debe interpretarse de oficio el artículo 102 de la Decisión 344; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( )”. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( )”. Artículo 102 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona de los bienes o servicios idénticos o similares de otra”.

Así mismo, el citado artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compa- GACETA OFICIAL rarla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27) La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. CONEXIÓN COMPETITIVA. El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad 10/11/2004 4.24 industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados como marcas, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien o un servicio de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a éste entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). GACETA OFICIAL Así pues, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir un producto determinado en la creencia de que está adquiriendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.

Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual cuando se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en 10/11/2004 5.24 conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). La doctrina desarrollada por los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señala criterios que podrían conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o los servicios, tales como: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o servicios de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la GACETA OFICIAL clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos o servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos o servicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. 10/11/2004 6.24 y los protegidos por la marca “NEW ERA”, pertenecen a la clase 9; sin embargo la demandante alega que los productos son diferentes.

El juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios aducidos sobre dicha conexión en esta sentencia, a fin de determinar si los productos, a pesar de alegarse que son diferentes, por pertenecer a una misma clase, podrían vincularse entre sí, aumentando el riesgo de confusión en el consumidor. III. EL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. PRUEBA DEL USO DE LA MARCA.

Se ha reiterado en diversas ocasiones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular, al registrarse la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas. c) Mismos medios de publicidad.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos o servicios. Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva. e) Misma finalidad.

Productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. En el presente caso los productos que identifica el signo “THE NEW ERA IN ENTERTAINMENT” “La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños.

La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados”.

(Proceso 17-IP-96, Marca: Edwin, Tomo V, pág. 278, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”) La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantizaba en el artículo 102 de la Decisión 344 ese derecho, al GACETA OFICIAL disponer que “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”.

Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular.

(Marca: CERVITAN. Vista en el PROCESO 54-IP-2000). El derecho al uso, cesión, concesión, y el derecho de prohibir el uso de la marca por terceros, a su vez conlleva la obligación de hacer uso de la marca, pues no puede mantenerse la “exclusividad” del registro de una marca sin explotarla, quitando así el derecho a terceros a utilizarla. 10/11/2004 7.24 expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

IV. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, se presume no forman parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinados a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá posteriormente a la realización del examen comparativo, en el que se deberá considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL A fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

Con el fin de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error; será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

Cuarto: Quinto: El sistema andino marcario determina que la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca y de ejercer las acciones provenientes del ius prohibendi, es con el registro del signo ante la respectiva Oficina Nacional Competente. Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podrá ser registrada. 10/11/2004 8.24 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 10/11/2004 9.24 PROCESO 110-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 82, literales a), d) y e), 118, 119, 120 y 122, de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso interno Nº 2002-00222 (8066). Actor: CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (hoy CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORRO S.A. sigla CONAVI). Lema Comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto proferido el 15 de septiembre del corriente. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda: La parte demandante solicita al Consejo de Estado declarar la nulidad de la Resolución Nº 11809 de 08 de mayo de 1996 por la cual la Superintendencia negó el registro del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por CONAVI.

Además que es nula la Resolución Nº 43987 de 26 de diciembre del 2001, por la cuál se revocó la Resolución Nº 30634 de 24 de noviembre del 2000 que había concedido el registro del lema comercial. Se estima en la demanda que las normas que han sido vulneradas son las contenidas en los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344, 134 y 135 literales a), b), e), f) e i) de la Decisión 486.

Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: Demandado: CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (hoy CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORRO S.A. sigla CONAVI). SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA. Se evidencia que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el lema comercial solicitado por CONAVI, por considerarlo como genérico y descriptivo, sin embargo, utilizando otro criterio otorgó a la Corporación Social de Ahorro y Vivienda COLMENA, el registro del lema “EL MANEJO INTELIGENTE DE LA PLATA” para las clases 35 y 36, es decir, se utilizaron parámetros diferentes para el análisis de la registrabilidad.

La actora considera que el lema comercial solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por la norma comunitaria, ya que es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Las palabras SISTEMA, TARJETA e INTELIGENTE, no definen un producto o servicio determina- GACETA OFICIAL do, porque son expresiones que adquieren una connotación distinta cuando se le agregan otras palabras, y pueden representar no sólo una idea sino otras afines.

Se cumple plenamente con el requisito de distintividad intrínseca ya que el lema no se compone de elementos genéricos o descriptivos, ni se trata del término técnico con el que se identifica a un producto o servicio determinado; también cumple con la condición de distintividad extrínseca entendiéndose por tal que el signo es apto para ser registrado por no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado o registrado.

El lema solicitado tiene la suficiente originalidad y novedad con relación a los productos de la clase 16, es de naturaleza evocativa, ya que hace referencia a características o cualidades secundarias y no a aspectos característicos o esenciales, por ello y por las consideraciones anteriores es registrable. 1.3. Contestación a la demanda: La parte demandada defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, los que fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

La Superintendencia de Industria y Comercio luego de haber realizado el estudio de los requisitos de registrabilidad del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO considera que no es susceptible de registro. Señala que para que el lema comercial obtenga un derecho de exclusividad, es preciso que la frase publicitaria cumpla con el requisito de ser distintiva, abstracta y particular, de modo que facilite la identificación de un producto o servicio en el mercado.

El lema solicitado constituye una expresión no apropiable por terceros a través de derechos de propiedad industrial, ya que no puede otorgarse un derecho de uso exclusivo, por tratarse de expresiones que pueden ser utilizadas indistintamente por los empresarios para designar un servicio ofrecido, consistente en la ejecución de transacciones comerciales por medio de una tarjeta plástica que reemplaza el pago en dinero efectivo.

La expresión CONAVI que es parte del conjunto de palabras que forma el lema solicitado, no 10/11/2004 10.24 constituye un elemento que le imprima distintividad al todo. El tercero interesado, Corporación Social de Ahorro y Vivienda COLMENA, expresó que es indudable que cualquier otro empresario se encuentra asistido del derecho de utilizar las palabras contenidas en el lema solicitado para registro, por lo que no puede otorgarse el privilegio de uso exclusivo sobre tales vocablos al solicitante.

El lema comercial solicitado por CONAVI carece de distintividad ya que se conforma exclusivamente de designaciones comunes o usuales, hecho éste que imposibilita su registro, ya que consisten en indicaciones genéricas para designar tarjetas (como medio físico) para tener acceso a servicios financieros. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Examinada la consulta y sus documentos anexos, con el fin de determinar las normas aplicables al caso, tanto por razón de su vigencia como por razón de su pertinencia, se advierte que el trámite administrativo, adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo inicio con la presentación de la solicitud que ocurrió a finales de 1994 o comienzos de 1995 (hay constancia de que la publicación del extracto de la solicitud se efectuó el 30 de enero de ese año), es decir, bajo la vigencia de las disposiciones sustantivas contenidas en la Decisión 344.

Igualmente consta que la observación al registro fue formulada en este año y que la Resolución que la declaró infundada y negó inicialmente el otorgamiento del registro, se expidió el 8 de mayo de 1996. Si bien, en la solicitud de consulta formulada por el Consejo de Estado se requiere la interpretación prejudicial de normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (normas que, además, se invocan como violadas por la demandante), es claro que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal, las disposiciones legales aplicables son las que tratan la materia correspondiente en la hoy subrogada Decisión 344.

Atendiendo al factor temporal, se tiene que la solicitud de registro de marca fue presentada en vigencia de la Decisión 344 y no de la Decisión GACETA OFICIAL 486, vigente esta última desde el 1° de diciembre del año 2000; lo que lleva a concluir que es aquélla, la norma del ordenamiento jurídico comunitario aplicable con respecto al asunto materia del litigio, en cuanto a las condiciones y requisitos para el registro del lema comercial.

Por lo anterior, el Tribunal interpretará las siguientes disposiciones: De los solicitados por el Consultante: artículo 81 y artículo 82, literal h), de la citada Decisión 344. De oficio, por considerarlos pertinentes: artículos 82, literales a), d) y e), 118, 119, 120 y 122, eiusdem. Así mismo interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en cuanto se refiere al tránsito de legislación. No se interpretará el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que no tiene aplicación en el caso planteado, en la medida en que no se trata de un conflicto frente a una marca anteriormente registrada o solicitada que pueda originar riesgo de confusión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 10/11/2004 11.24 ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” Artículo 118 “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Artículo 119 “La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.” Artículo 120 “No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que pueda perjudicar a dichos productos o marcas.” “No podrán registrarse como marcas los signos que: Artículo 122 a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” “Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.” GACETA OFICIAL DECISIÓN 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 10/11/2004 12.24 Respecto de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, es fundamental aclarar lo referente a la irretroactividad, retroactividad y ultra actividad de la ley; sobre el primer punto, debe decirse que al ser expedida una norma nueva, ésta regirá los hechos producidos después de su entrada en vigor; la ultra actividad de la ley, existe cuando la norma anterior, continúa siendo efectiva para regir o normar los hechos ocurridos cuando ella se encontraba en vigencia, es decir, que se aplica sobre situaciones jurídicas anteriores; finalmente, la aplicación retroactiva de la ley implica que la nueva norma regule hechos ocurridos antes de su expedición. Este Tribunal en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones con referencia al tránsito legislativo: “Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.

(Rubio, Marcial. Título Preliminar. “PARA LEER EL CÓDIGO CIVIL”, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y SS).” 1

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: aplicación de la ley en el tiempo y determinación de las normas a ser interpretadas; aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales; noción y requisitos para el registro del lema comercial; irregistrabilidad de signos genéricos o descriptivos; signos engañosos; signos comunes o usuales; los signos evocativos. 4.1.

Aplicación de la ley en el tiempo y determinación de las normas a ser interpretadas. De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno Nº 2002-00222 (8066), se desprende que la solicitud del registro del lema comercial se presentó bajo la vigencia de las disposiciones contenidas en la Decisión 344.

La norma de carácter sustantivo no es retroactiva, a menos que excepcionalmente se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de seguridad de los derechos ad1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de mayo del 2003. Proceso Nº 42-IP2003. Marca: “ACERO DIAMANTE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 963 del 5 de agosto del 2003.

GACETA OFICIAL 10/11/2004 13.24 quiridos. Las normas adjetivas, se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que se aplicarán sobre los hechos que se produzcan en tiempo posterior a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 explica que “Todo derecho válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha de su otorgamiento ”.

Es claro que un derecho válidamente concedido es un derecho adquirido, el que no puede ser vulnerado con una aplicación retroactiva de la ley, pues el derecho pertenece a su titular y por ello no es susceptible de ser alterado, si fue concedido de manera válida o legal. Con lo anterior se reitera lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de de- terminar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 4.2.

Aplicación de las normas sobre Marcas al registro de lemas comerciales. Tanto el lema comercial como la marca, sirven como medios que permiten a los industriales o comerciantes identificar de manera efectiva sus productos y servicios dentro del tráfico mercantil. El Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 344, señala en su artículo 122 que para los efectos del registro de los lemas comerciales, se aplicarán en lo que resulte pertinente, las disposiciones referentes al Capítulo de marcas, es decir que le son aplicables sustantivamente las disposiciones comunitarias en materia marcaria.

Para obtener el derecho de uso exclusivo sobre un lema comercial es necesario que se de efectivo cumplimiento a los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas; estos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Cabe anotar que al igual que en el caso de las marcas, el lema comercial, a más de cumplir con los requisitos señalados, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la norma comunitaria.

El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial a través del registro ante la oficina nacional competente, que le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo o ius prohibendi, sobre el conjunto verbal que lo forma. 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39IP-2003.

Marca: “& MIXTA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto del 2003. GACETA OFICIAL 4.3. Noción y requisitos para el registro del lema comercial. Dentro del tráfico económico, la publicidad que se haga de un producto o servicio busca llamar la atención del posible consumidor para inducirlo a la compra de los bienes o servicios ofrecidos por una empresa, esto se logra, a través de diferentes medios o instrumentos publicitarios como el lema comercial.

Jorge Otamendi expresa que: “ los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más –cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos- dentro del conjunto de los que forman el mercado.” 3 Sobre la base de consideraciones doctrinarias el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente al definir el lema comercial: “Los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.

Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización ”. (BENTATA, V. “RECONSTRUCCIÓN DEL DERECHO MARCARIO”. Pág. 230, Editorial Jurídica Venezolana 1994)” 4 Entre los signos distintivos que forman parte de la Propiedad Industrial se incluye lo referente al lema comercial, el que debe contar con la suficiente calidad distintiva a fin de no generar confusión entre los consumidores.

Es claro que el lema comercial es un complemento de la marca, por ello al solicitar su regis- 3 4 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editado por Lexis Nexis. Buenos Aires 2002. Pág.

49. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30 de enero del 2002. Proceso Nº 74-IP2002. Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 765 de 27 de febrero del 2002. 10/11/2004 14.24 tro, se debe especificar acerca de la marca registrada o solicitada con que se usará dicho lema.

El lema comercial registrable es el que no se constituye por una expresión, usual, banal o descriptiva de los productos o servicios que distinga la marca a la que se sumará el lema comercial; la distintividad es un elemento indispensable que debe estar presente en el lema comercial, ya que contribuye a reforzar la individualización o diferenciación que la marca otorga a los productos o servicios.

Debe ser perceptible, es decir apto para ser captado por alguno de los sentidos, y al ser el lema un conjunto de palabras, éste llega al consumidor a través del oído o de la vista, es decir que por su naturaleza se manifiesta a través del lenguaje hablado o escrito. La susceptibilidad de representación gráfica implica que el signo tenga aptitud para ser expresado materialmente; es indudable que el lema comercial al tratarse de un conjunto de palabras siempre serán susceptibles de contar con un soporte material.

Pueden ser registrados como lemas comerciales, aquéllos que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma comunitaria en sus artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, además de que no se debe incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82, 83 y 120 de la Decisión 344 en lo que sea aplicable al caso. 4.4.

Irregistrabilidad de signos genéricos o descriptivos. Un signo es registrable cuando cumple con los tres requisitos señalados en el artículo 81 y además cuando no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que señalan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. El literal a) del artículo 82 claramente señala que no son aptos para el registro los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81; es decir, los signos que no reúnan las condiciones de ser distintivos, perceptibles y susceptibles de ser representados gráficamente; si un signo carece de alguna de estas condiciones no tiene posibilidad de obtener su registro.

GACETA OFICIAL El artículo 82 de la Decisión 344, en su literal d) trata acerca de la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos. La prohibición de registro se da, de acuerdo a la norma, para los signos que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad o características del producto que denominan. 10/11/2004 15.24 se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esas palabras, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La doctrina ha definido la denominación genérica expresando que es: La genericidad de los signos debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate, ya que una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Al igual que en el caso de las marcas el lema comercial será de tal naturaleza si al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando las denominaciones genéricas que forman el lema comercial, de igual manera, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

“…la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación. Es importante mencionar que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.

La normativa comunitaria andina señala que no son registrables los signos genéricos o descriptivos. Esta disposición impide que un titular pueda apropiarse en exclusiva de palabras de libre uso, empero es indudable que el lema comercial o la marca, formados por uno o más vocablos genéricos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

La distintividad, es un requisito fundamental para el registro del lema comercial y la falta de tal calidad puede darse por razones intrínsecas o inherentes a su estructura, esto es, cuando se desprende de circunstancias referentes al lema comercial en sí mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos. si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”. 5 …se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”. 6 Se entiende por denominación genérica a una o más expresiones que hacen referencia de manera directa al producto o servicio y son usadas por el público para designarlo; corresponde al vocabulario general o uso común, por lo que no 5 6 Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria.

Artículo de LEMA Ledesma Carlos. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002. Pág. 71. 4.5. Signos comunes o usuales. La Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina en el artículo 82, en su literal e), trata acerca de la irregistrabilidad de los signos usuales o comunes, la prohibición se da para los signos que son utilizados de manera común o usual en los medios comerciales para nombrar el producto o servicio que pretenden amparar.

Son palabras consideradas comunes o usuales, aquellas que se utilizan en el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica en el giro comercial o industrial, dentro del mercado. Se consideran carentes de distintividad, por lo que se prohíbe su registro. GACETA OFICIAL 10/11/2004 16.24 No puede registrarse un lema comercial que conste de denominaciones comunes o usuales porque se establecería una relación directa entre el lema y el producto o servicio que la marca ampara.

Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “ aquélla que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. 7 “De ésta forma se le otorga a la administración, la facultad de determinar cuándo un signo pretende una finalidad defraudatoria, y en consecuencia negar su registro, en aras de la protección de los usos honestos del comercio y la defensa del interés general”. 8 El Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cuál es, que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. 9 4.6.

Signos engañosos. La Decisión 344 en su artículo 82 literal h), prohíbe el registro de signos, que pudiesen engañar al público o a los medios comerciales sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios. Al registrar signos de tal naturaleza, se imposibilitaría que se cumpla adecuadamente la función del lema comercial, de contribuir y aportar distintividad al signo marcario, a fin de que en el mercado se pueda diferenciar unos productos o servicios de otros de diferente procedencia; la presente prohibición se dirige a precautelar el interés general de los consumidores.

El engaño existe cuando un signo provoca en la mente de los consumidores una idea distorsionada acerca de las características, u otras informaciones, que induzcan al público a error. Sobre el tema la doctrina hace el siguiente aporte: “La anterior prohibición obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”. 4.7.

Los signos evocativos. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva del signo, ya que no hacen relación directa o inmediata a una cualidad del producto o servicio como sucede en el caso de las marcas descriptivas. Los signos evocativos le ofrecen al consumidor una idea sobre el producto o servicio a que el lema se refiere, señalan de modo indirecto alguna propiedad o característica proporcionando una referencia de los mismos; es decir que pertenecen a esta clasificación los signos que tienen la capacidad de transmitir en la mente una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía. 8 (…) 9 7 ALEMÁN Marco Matías, “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management.

Bogotá. Pág. 84. ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management. Bogotá. Pág.

85. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 4 de diciembre del 2002. Proceso Nº 82-IP-2002, Marca: “CHIP’S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891 de 29 de enero de 2003. GACETA OFICIAL Los signos evocativos constituyen también signos débiles, porque sugieren propiedades que incluyen sus productos o servicios, por lo que no pueden impedir que otros signos evoquen características similares, siempre que lo hagan de modo diferente.

Deberá apreciar, igualmente el consultante, que pueden ser objeto de registro los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan de manera indirecta una idea que le permita al consumidor asociar el signo con el producto que se anuncia o publicita. En sentencias anteriores se ha tomado en consideración lo expresado por Otamendi al señalar que no afecta a la originalidad del lema comercial “el que la frase en cuestión sea evocativa de los productos o servicios para los que ha de utilizar.

Justamente, por tratarse de un signo cuya finalidad principal será la de publicitar, es muy probable que ha de referirse de alguna manera a los productos o servicios distinguidos…” 10 10/11/2004 17.24 el registro de un lema comercial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 81.

TERCERO: Podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que fueren aplicables.

CUARTO: El lema comercial conformado por expresiones genéricas, descriptivas, comunes o usuales, no es susceptible de registro, a no ser que se halle conformado por una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro del lema comercial, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación de la resolución interna, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

SEGUNDO: La norma comunitaria señala que los Países Miembros para efectos del registro de un lema comercial deben aplicar en cuanto resulten pertinentes, las disposiciones del Capítulo sobre marcas. Por tanto, 10 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editado por Lexis Nexis. Buenos Aires 2002. Pág. 50. No podrán registrarse los lemas comerciales que constituyan frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos o servicios.

QUINTO: Es registrable el lema comercial de carácter evocativo pues al sugerir de manera indirecta, en el consumidor ciertas cualidades del producto o servicio, es claro que cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 10/11/2004 18.24 Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 118-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

ACTOR: GIOVANNI CASTRILLON VILLA. Marca: “GIOVAN YE” (mixta). Proceso interno N° 2001-00188 (7142). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de septiembre del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 22 de septiembre del 2004. perintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

No han sido determinados en esta causa, terceros interesados en el proceso. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que el señor GIOVANNI CASTRILLON VILLA, mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: 1.1 Partes - Nº 14942, de 30 de junio del 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió, de oficio, negar el registro como marca para la denominación “GIOVAN YE” (mixta), destinada a amparar productos de la Clase Internacional 25, solicitado por el actor, argumentando la existencia de confusión con la marca “GIOVAR” (mixta), registrada por la sociedad Confecciones Giovar Ltda. Actúa como demandante el señor GIOVANNI CASTRILLON VILLA, siendo demandada la Su- - Nº 23979, de 27 de septiembre del 2000, emitida por la misma Dependencia, la cual, al 1.

ANTECEDENTES: GACETA OFICIAL resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución inicial confirmó, en todas sus partes, la decisión en élla concretada. - Nº 31570, de 30 de noviembre del mismo año, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución Nº 14942.

Solicita adicionalmente el actor, que como restablecimiento de su derecho se ordene a la mencionada Institución, que conceda el registro de la marca solicitada. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 29 de noviembre de 1999, el señor GIOVANNI CASTRILLON VILLA presentó solicitud para obtener registro de la denominación “GIOVAN YE” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El 27 de diciembre del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 487, Pág. 164. - Vencido el término hábil fijado para la presentación de observaciones, no se formuló ninguna por parte de terceros interesados. - El 30 de junio del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 14942, por medio de la cual negó, de oficio, el registro de la marca “GIOVAN YE” (mixta). - El señor GIOVANNI CASTRILLON VILLA interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, en contra de la Resolución en referencia. - El 27 de septiembre del 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Superintendencia, resolvió el recurso de re1 Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería. 10/11/2004 19.24 posición mediante Resolución Nº 23979, por la cual confirmó la resolución inicial y, concedió el correspondiente recurso de apelación. - El 30 de noviembre del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver dicho recurso por medio de Resolución Nº 31570, confirmó, así mismo, lo decidido en la Resolución inicial Nº 14942. b) Escrito de demanda El señor GIOVANNI CASTRILLON VILLA manifiesta, como fuera ya dicho, que presentó solicitud para el registro de la denominación “GIOVAN YE” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 25, respecto de la cual no fue presentada observación alguna; sin embargo, la mencionada Superintendencia negó el registro solicitado.

Argumenta que con esa actuación se violó el artículo 81 de la Decisión 344, expresando que “ la marca GIOVAN YE (mixta) cumple con los tres requisitos exigidos en tal disposición, lo que permite diferenciarla de los productos distinguidos con la marca GIOVAR de la Sociedad Confecciones Giovar Ltda.”. Sostiene que la marca solicitada “ es la composición de una serie de líneas, trazos, formas y colores en la cual se utiliza el nombre del solicitante, que la hacen diferente y novedosa frente a marcas de terceros que se encuentran en el mismo mercado”.

Alude la violación del artículo 83, literal a) de la Decisión referida, al manifestar que “ en este caso no se puede invocar como causal de irregistrabilidad que el signo a registrarse sea idéntico o semejante, de forma que pueda inducir al público a error con una marca anteriormente registrada y que ampare los mismos productos, en razón de que los productos distinguidos por la marca GIOVAN YE son exclusivamente de los denominados ‘prendas de vestir informales’ frente a los distinguidos por la marca GIOVAR que son exclusivamente de los conocidos como ‘prendas de vestir formal elegante’”.

Expresa, finalmente, que “ la norma fue violada por indebida aplicación y para sustentarla se utilizó una mala interpretación de la misma por parte de la Entidad”. GACETA OFICIAL c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sostiene la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que “…no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Concluye, además, que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Alude antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en los procesos 2-IP-95, 14-IP98 y 22-IP-96, relativos a los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca. Respecto de la causal de irregistrabilidad establecida por el artículo 83 de la Decisión 344, expresa que efectuado el examen sucesivo y comparativo de la denominación GIOVAN YE (mixta) y la marca GIOVAR (mixta) “ se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 10/11/2004 20.24 en el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, la Instancia consultante se ha limitado, como en otros casos, a referir los argumentos formulados por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Cabe precisar, además, como ya se dijo, que en esta causa no han sido constituidos terceros interesados.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1339, de 31 de agosto del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procediendo que este Tribunal atienda el requerimiento en los términos formulados, toda vez que la solicitud correspondiente al registro del distintivo GIOVAN YE (mixto) ha sido presentada el 29 de noviembre de 1999, en vigencia plena de la Decisión 344.

CONSIDERANDO: 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, correspondiente a un antiguo Estatuto del Tribunal. No obstante esta equivocación, este Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- GACETA OFICIAL cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”

4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 10/11/2004 21.24 externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. a) Perceptibilidad

5. CLASES DE MARCAS Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre GACETA OFICIAL habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Resulta indispensable que, a los fines de que no se produzca riesgo de confusión, la autoridad competente examine detenidamente si los elementos que componen la denominación solicitada para registro, dan a la misma suficiente distintividad como para que pueda ser registrada como marca.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de 10/11/2004 22.24 comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 3 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 3 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 10/11/2004 23.24 “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 4.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 5 4 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 2. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que en ésta prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente in- 10/11/2004 24.24 terpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2001-00188 (7142), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú