Año XXII - Número 1177 Lima, 22 de marzo de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 2-IP-2005.- Proceso 8-IP-2005.- Proceso 10-IP-2005.- Proceso 11-IP-2005.- Proceso 53-AI-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) LTDA. Marca: “GB CLASSIC” (mixta). Proceso interno N° 2003-00250 Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio, del primer inciso, de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: TECNOSUR S.A. Marca: “WINNER” (mixta). Proceso interno N° 2002-00083 (7780) Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81, 96 y 102 eiusdem.

Parte actora: sociedad W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & Co. KG. Caso: marca “EKSTASE”. Expediente Interno Nº 6473-ML Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y h), 83, literal a), y 95, párrafo segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Caso: marca “PAX NOCHE”. Expediente Interno 67652000-M.P. Levantamiento en su totalidad de Ias sanciones que fueron autorizadas mediante auto de 6 de marzo de 2002 y archivo del presente proceso Pág. 1 10 18 24 33 PROCESO 2-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) LTDA. Marca: “GB CLASSIC” (mixta). Proceso interno N° 2003-00250. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 22/03/2005 2.36 la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma; y, ministrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de enero del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 2 de febrero del 2005. - Nº 05204, de 26 de febrero también del 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial Nº 37626.

Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento de su derecho se ordene a la mencionada Dependencia, que conceda el registro de la marca solicitada por GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) LTDA. 1.

ANTECEDENTES: 1.3. Hechos relevantes 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) LTDA., siendo demandada la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Se considera como tercero interesado en el proceso, a la sociedad BRITISH-AMERICAN TOBACCO. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) LTDA., mediante apoderado, pide que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 37626, de 26 de noviembre del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió negar el registro de denominación “GB CLASSIC” mixta, como marca destinada a amparar productos de la clase internacional Nº 34;

Resolución fundamentada en el hecho de haber considerado la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “CLASSIC” nominativa, de propiedad de la sociedad BRITISH-AMERICAN TOBACCO, registrada para distinguir productos de la clase 34,. - Nº 03022, de 31 de enero del 2003, emitida por la misma Autoridad, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 16 de mayo del 2002, la sociedad GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) LTDA. presentó solicitud para obtener registro del distintivo “GB CLASSIC” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El 27 de junio del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 517, sin que fuera presentada ninguna oposición a la misma. - El 26 de noviembre también del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 37626, por medio de la cual negó el registro solicitado para la marca “BG CLASSIC” (mixta), por considerar que se enmarcaba en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al presentar confusión con la marca registrada CLASSIC (nominativa) de propiedad de la sociedad BRITISH-AMERICAN TOBACCO, que ampara productos también de la clase 34. - El 20 de diciembre de ese mismo año, la sociedad solicitante del registro interpuso re1 Clase 34.- Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

GACETA OFICIAL curso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida. - El 31 de enero del 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, mediante Resolución Nº 03022 por la cual confirmó la resolución Nº 37626. - El 26 de febrero también del 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 05204, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial. b) Escrito de demanda La sociedad GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) LTDA., domiciliada en Nicosia, manifiesta por intermedio de apoderado, que el 16 de mayo de 2002, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para el registro de la denominación “GB CLASSIC” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 34, respecto de la cual no fueron formuladas observaciones; sin embargo, la mencionada Superintendencia negó el registro solicitado por cuanto consideró la existencia de confusión con la marca “CLASSIC” (nominativa), de propiedad de la sociedad BRITISH-AMERICAN TOBACCO.

Sostiene que la Superintendencia violó el artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto dicha Entidad “ no hace un examen minucioso del signo; lo limitó y fraccionó a la expresión explicativa ‘Classic’, omitiendo la parte esencial y predominante del signo GB, y su diseño, desconociendo los criterios que deben aplicarse cuando se comparan o cotejan marcas similares.”.

Expresa que “las resoluciones impugnadas que negaron la marca mixta ‘GB’ violaron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que la diferencia entre la marca mixta solicitada y la marca registrada es evidente, además toma la expresión ‘classic’ como un elemento principal restándole importancia a las letras “GB” que constituyen la dimensión característica del signo.”.

Asevera que “la Superintendencia de Industria y Comercio viola el artículo 150 de la Decisión 486 dado que erró al efectuar un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo mixto, pues esta contiene elementos de carácter novedoso, 22/03/2005 3.36 que constituyen la parte esencial y predominativa del signo.”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

En apoyo de sus argumentaciones acerca de la marca y de sus elementos fundamentales, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 7-IP-95 y 14-IP-98. Respecto de la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, sostiene que “la confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir hasta el punto de tomar una cosa por otra”.

Continúa sus razonamientos aludiendo jurisprudencia de este Tribunal sentada en los procesos 21-IP-96, 48-IP-99 y 49-IP-99. Asevera que “el signo solicitado como registro marcaria (sic) no cumple con la función esencial de la marca en razón a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados no siendo apto para distinguir productos en el mercado aún, en el evento en que el solicitante hubiera presentado ante la oficina nacional competente una limitación de los productos que pretende amparar, lo cual resulta irrelevante frente a la falta de distintividad del registro solicitado, con lo cual se descarta de plano la presunta violación del artículo 143 (sic) de la Decisión 486 y la alegada falsa motivación en que habría incurrido mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los actos administrativos acusados.”.

En lo referente a los productos amparados por las marcas en conflicto, expresa que “ generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización.”.

Concluye manifestando que “ el acto administrativo acusado no es nulo, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes GACETA OFICIAL aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.”. d) Tercero interesado No obran del expediente recibido, intervención de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO, considerada como tercero interesado en esta causa, la cual, según se confirma en el Oficio Nº 1540, de 24 de septiembre del 2004, “no contestó la demanda.”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 22/03/2005 4.36 jada al oficio Nº 1540, de 24 de septiembre del 2004, ha planteado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal, luego de haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca “GB CLASSIC” (mixta) ha sido presentada el 16 de mayo del 2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486, procede a atender el requerimiento en los términos formulados. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

CONSIDERANDO: DECISION 486

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal pues, en efecto, la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por dicho artículo, ya que se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (…)

2. CONSIDERACIONES PREVIAS “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de solicitud apare- “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los GACETA OFICIAL mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

4. CONCEPTO DE MARCA La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. 22/03/2005 5.36 marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 2 En el marco de esa Decisión se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter meramente ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pu- 2 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/03/2005 6.36 diendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. se a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3

5. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA MARCA Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

Con base en lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, se define a la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica, juntamente con la distintividad, son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponer- El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/03/2005 7.36 La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 4 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5

8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante, para que dentro de los 30 días siguientes haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente prue5 4 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/03/2005 8.36 bas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

No serán sin embargo registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran, se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y, tampoco, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de éllas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. El Tribunal se ha manifestado anteriormente, respecto a este tema, en los términos siguientes: “ ( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. 7 Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 6 Se concluye entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulten de la presente interpretación, en la aplicación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 al caso concreto.

9. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En cuanto a los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir Es importante en este ámbito, que la autoridad nacional competente realice un detenido examen del signo en controversia, a fin de determinar si éste es descriptivo o evocativo y si por lo tanto es registrable o no; el juez consultante deberá determinar si esa denominación no ha sido utilizada en el medio como signo marcario y, si es suficientemente distintiva respecto de la denominación que conforma la marca comparada, sin que consecuentemente genere riesgo de confusión que afecte a la ya registrada.

Con base en los fundamentos expuestos, 7 6 Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Criterio vertido en la sentencia dictada en el Proceso 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002. Marca: “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias pronunciadas en los expedientes 03IP-2002 y 15-IP-2002.

GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 22/03/2005 9.36 bilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posi- 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6.

La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentado oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. 7. Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común y, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00250, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL 22/03/2005 10.36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 8-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio, del primer inciso, de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: TECNOSUR S.A. Marca: “WINNER” (mixta). Proceso interno N° 2002-00083 (7780). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de enero del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 2 de febrero también del año 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad TECNOSUR S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la firma COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LTDA., INTERMAN. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad TECNOSUR S.A., mediante apoderada solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Nº 20014, de 23 de julio de 1997, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A. con base en la marca de su propiedad “WINNY”, negando sin embargo, el registro de la denominación “WINNER” (mixta), como marca destinada a amparar productos de la clase internacional Nº 25, solicitada por la COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LIMITADA INTERMAN; determinación adoptada por el hecho de haber considerado la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “WINER”, de propiedad del señor MOISÉS WINER. - Nº 21203, de 28 de junio del 2001, emitida por la misma Autoridad, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma; y, GACETA OFICIAL - Nº 28314, de 30 de agosto también del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, consideró que entre la denominación WINNER (mixta) solicitada para registro y la marca WINNY, que fuera fundamento de la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A., no existen semejanzas que generen confusión directa o indirecta, decidiendo, en consecuencia, revocar la decisión contenida en la Resolución inicial Nº 20014 y conceder el registro solicitado. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 24 de junio de 1988, la COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LIMITADA, INTERMAN, presentó solicitud para obtener el registro de la denominación WINNER (mixta), como marca destinada a amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El 21 de octubre de 1994, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 409. - Dentro del término establecido, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. presentó observación contra el registro solicitado, con base en la marca “WINNY” de su propiedad, empresa que posteriormente cedió sus derechos sobre esa marca a la firma TECNOSUR S.A. - El 23 de julio de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 20014, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada, sin embargo de lo cual negó el registro solicitado, por considerar la existencia de confusión entre ese signo y la marca “WINER” de propiedad del señor Moisés Winer. - La sociedad actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución emitida. 1 Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería. 22/03/2005 11.36 - El 28 de junio del año 2001, la misma Autoridad, al resolver el recurso de reposición interpuesto, expidió la Resolución Nº 21203, confirmando lo decidido en la resolución anterior. - El 30 de agosto también del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, decidió el recurso de apelación planteado, considerando que entre la denominación WINNER (mixta) solicitada para registro y la marca WINNY, que fuera fundamento de la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A., no existen semejanzas que generen confusión directa o indirecta, resolviendo por medio de la Resolución Nº 28314, revocar la decisión contenida en la Resolución inicial Nº 20014 y conceder el registro solicitado. b) Escrito de demanda La sociedad TECNOSUR S.A., domiciliada en la ciudad de Villarrica- Cauca- Colombia, por intermedio de apoderada aclara que, inicialmente la marca WINNY fue concedida en favor de la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo esa la sociedad que interpuso la oposición al registro solicitado; sin embargo, la marca WINNY, en todas las clases en que se encuentra registrada, fue posteriormente cedida en favor de la sociedad TECNOSUR S.A. Manifiesta que el 24 de junio de 1988, la firma COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LTDA., INTERMAN, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para el registro de la denominación “WINNER” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 25, respecto de la cual fue formulada observación por TECNOQUIMICAS S.A.; sin embargo de que esa observación fue desestimada, la Superintendencia negó el registro solicitado por considerar la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “WINER” de propiedad del señor MOISÉS WINER.

Sostiene la violación del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto “ la resolución impugnada desconoció la similitud evidente entre las marcas WINNER y WINNY y el innegable riesgo de asociación y confusión entre ellas.”. Expresa que “de manera simple y desprevenida se establece que las dos expresiones evocan GACETA OFICIAL en la mente del observador la misma idea.

El concepto evocado y transmitido por las dos es el mismo y la idea del origen del producto ofrecido es también la misma.”. Manifiesta que “es claro que en este caso se confunde el origen empresarial de los productos distinguidos con las marcas WINNY y WINNER y que el riesgo de asociación y de confusión en relación con los productos es innegable.”.

Argumenta la violación, además, del artículo 134 de la Decisión 486 dado que “ el signo WINNER reproduce casi en su integridad el signo previamente protegido y registrado WINNY y por ende se hace imposible para el consumidor medio diferenciar un signo del otro por lo cual se produce confusión y asociación entre los dos signos, situaciones que pretende evitar la normativa señalada.”.

Concluye observado que “ en este caso la marca WINNER no goza de distintividad frente al signo registrado y protegido WINNY y evidentemente no goza por tanto de una de las cualidades esenciales de todo signo distintivo: no es individualizable ni distinguible frente a signos protegidos de terceros.”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Con relación a la marca y sus requisitos, refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 15-IP-96 y 14-IP-98. Acusa la violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, aludiendo jurisprudencia de este Tribunal sentada en los procesos 1-IP-87, 20-IP95, 20-IP-97 y 48-IP-99. Asevera que “ efectuado el examen conjuntal de las marcas enfrentadas WINNER y WINNY no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos, adicionando a ello la diferencia conceptual, tal 22/03/2005 12.36 como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial.”.

Concluye manifestando, que “ los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.”. d) Tercero interesado No obra del expediente recibido, ninguna intervención de la COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LTDA., considerada como tercero interesado en esta causa, la cual, según así se expresa en el Oficio Nº 2162, de 3 de diciembre del 2004, “no contestó la demanda.”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto del informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

GACETA OFICIAL

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 2162, de 3 de diciembre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no obstante, se ha podido verificar, que la solicitud referente al registro de la marca WINNER (mixta) ha sido presentada el 24 de junio de 1988.

Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 85 y no de la Decisión 486. Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 486.

Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, al primer inciso de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma ésta relacionada con los actos administrativos materia de la controversia. Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 22/03/2005 13.36 con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” DECISION 311 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: (…) CUARTA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por constatar que la solicitud de registro de la denominación “WINNER” (mixta) fue presentada, como ha sido ya dicho, el 24 de junio de 1988, en vigencia plena de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos del primer inciso de la Disposición Transitoria Cuarta del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena, con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

Al respecto este Tribunal ha sostenido: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que GACETA OFICIAL se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 2 22/03/2005 14.36 de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

5. CONCEPTO DE MARCA La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 3 En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases a la cual se pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá 2 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad. En la Decisión 85, la novedad no hacía referencia a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados.

Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un 3 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/03/2005 15.36 signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista.

Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. mitación se hallaba establecida en el artículo 58, que tiene por cometido proteger al consumidor, el que puede ser objeto de confusión al tomar un producto por otro, o adquirir un bien supuestamente originario de un determinado productor sin que esto sea real, o que fue fabricado de una manera especial, o que tiene una calidad o cualidad específicas que el consumidor ya conoce.

Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad. Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado. La identidad y la semejanza La distintividad que deben reunir los signos en sus características intrínseca y extrínseca, evita cualquier confusión entre signos preexistentes o solicitados o, entre éstos y los productos que la marca protege.

El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro. Este Tribunal ha sostenido acerca de la confundibilidad: “En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra.

La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva”.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Las marcas confundibles La confundibilidad es un concepto que ha sido tratado en la Decisión 85, por medio del artículo 58, literales f) y g); resulta pertinente reiterar lo considerado por el Tribunal al referir que, la confusión es entendida como la acción de tomar una cosa por otra, que ésta presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita, la cual goza de la protección legal conferida por el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. El artículo 58, en su literal f), se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado; prohíbe consecuentemente, la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión. Uno de los elementos esenciales de una marca como ya se ha dicho, es la distintividad, sin la cual un signo no puede ser registrado.

Esta li- “Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”. 4 Este Organismo ha enfatizado, por otra parte, que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales. 4 Proceso 7-IP-97, sentencia de 07 de julio de 1998.

G.O. Nº 412, de 26 de febrero de 1999. Marca: “EBEL SPA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/03/2005 16.36 Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: juez, para facilitarles la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas comparadas: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 5 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 6 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: Similitud fonética, que se produce entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que sirvan al funcionario o al 6 5 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De manera constante ha manifestado este Tribunal, que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por la instancia nacional, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, para proceder a la interpretación de otras que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto sometido a la competencia del juez interno; ello, en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Organismo. 22/03/2005 17.36 las aplicables en el período de transición de la normatividad comunitaria. 3.

Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, siempre que, además, no se encuentre comprendido en ninguna de las causales sobre irregistrabilidad determinadas por el artículo 58 de la mencionada Decisión. 4.

En la comparación entre signos que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 5.

El signo igual o semejante a uno anteriormente solicitado o inscrito, que ampare productos de una misma clase, no puede ser objeto de registro por existir riesgo de confusión entre ellos; situación inconveniente que la norma establecida por el artículo 58, literal f) procura precisamente impedir que se constituya. 6. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 2.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro, son 7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente 7 GACETA OFICIAL 22/03/2005 18.36 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00083 (7780), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 10-IP-2005 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81, 96 y 102 eiusdem.

Parte actora: sociedad W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & Co. KG. Caso: marca “EKSTASE”. Expediente Interno Nº 6473-ML. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de febrero del año dos mil cinco. 1. Demanda VISTOS De la demanda presentada por la mandataria de la empresa W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & CO.

KG, se desprende que “El 25 de febrero de 1994 W. KORDES SOHNE, presentó la respectiva solicitud y luego del trámite legal correspondiente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial registró la marca de Fábrica EKSTASE a nombre de la precitada compañía para proteger todos (sic) productos de la Clase Internacional No. 31, especialmente plantas, semillas y flores naturales”; que “Posteriormente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ante solicitud presentada por los señores RAUL ZAMBRANO JIMÉNEZ y RUBEN EDGARDO FAINSTEIN, el 29 de julio de 1997 concedió el registro de la marca de fábrica La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el “Art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 11 de enero de 2005; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.1.

Cuestión de hecho GACETA OFICIAL EKSTASE a nombre de los precitados señores para proteger productos de la clase internacional No. 31 ”; que “La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de realizar el examen de registrabilidad, no tuvo presente que la solicitud de registro de la marca EKSTASE para la clase internacional No. 31 no era susceptible de registro por carecer de fuerza distintiva y novedad, al existir una marca idéntica previamente registrada para la misma clase internacional, cual es el caso de la marca EKSTASE de propiedad de W. KORDES SOHNE”; y que “El 3 de noviembre de 1999 se presentó la solicitud de transferencia No. 1410 de la marca EKSTASE de propiedad de W. KORDES SOHNE en favor (sic) W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & CO.

KG, misma que se encuentra actualmente en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”. 1.2. Cuestión de derecho El consultante informa que, a juicio de la actora, “ a la fecha de la solicitud presentada por los señores RAUL ZAMBRANO JIMÉNEZ y RUBEN EDGARDO FAINSTEIN, para el registro de la marca de fábrica EKSTASE, esto es julio 29 de 1997, se encontraba vigente la Decisión 344 ”; que “… la concesión de este registro es ilegal por cuanto la denominación ‘EKSTASE’ no es registrable, ya que el Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 establece que no podrán registrarse como marca aquellos signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error; que el registro concedido a los señores Raúl Zambrano Jiménez (sic), es idéntico a la marca ‘EKSTASE’ de su representada; que el registro concedido causaría confusión en el público consumidor ya que ampara los productos de la misma clase internacional No. 31;

La dirección de Propiedad Industrial concedió el registro de la marca ‘Ekstase’ a favor de los señores Raúl Zambrano Jiménez y Edgardo Fainstein sin tomar en consideración en el examen de registrabilidad que anteriormente ya existía el registro de la marca ‘EKSTASE’ Registro No. 87595 a favor de W. Kordes Sohne; que el registro de otra marca idéntica es atentatorio contra el derecho de exclusividad de uso de esa marca; que la marca registrada posteriormente induce a error y confusión en el público consumidor y se permitiría una competencia desleal y; termina solicitando se declare la nulidad del registro No. 6113-98 MICIP de la marca ‘Ekstase’ ”. 22/03/2005 19.36 Del texto de la demanda se desprende además que, a juicio de la actora, “Las dos marcas, mismas que son idénticas, protegen productos de la misma clase internacional No. 31; por tanto productos que además de ser iguales se expenden en los mismos lugares, por lo cual no es factible permitir el registro de una marca idéntica y para la misma clase, a menos que sean del mismo propietario”; que “es atentatorio contra el derecho de exclusividad de uso de esa marca conferido por el Art. 102 de la Decisión 344 además de lo cual inevitablemente induce a error y confusión en el público consumidor y se permitiría una competencia desleal, lo cual se encuentra como manifestamos anteriormente prohibido por la ley y expresamente estipulado como causa de irregistrabilidad en el Art. 195 literal h) de la Ley de Propiedad Intelectual”; que “La marca EKSTASE, de … la compañía W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & CO.

KG, se encuentra registrada desde 1995 y ampara productos de la clase internacional No. 31, razón por la cual LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, debió al amparo de las disposiciones de la Decisión 344, rechazar de oficio la solicitud de registro de la denominación EKSTASE presentada por los señores RAUL ZAMBRANO JIMÉNEZ y RUBEN EDGARDO FAINSTEIN ”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. Afirma el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado “opone las siguientes excepciones: a.) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda b.) La actora no presento (sic) observación ni oposición dentro de término c.) Realizado el examen de registrabilidad encontró que la marca no se encontraba incursa en las prohibiciones de la Decisión 344. d.) Se ratifica en la legalidad y validez del registro No. 6113-98-MICIP.

Y termina solicitando se rechace la demanda”. 2.2. Informa también el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual “Contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 2. Se ratifica en el Registro No. 611398-MICIP, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

Y termina solicitando se rechace la demanda”. GACETA OFICIAL 2.3. Según el consultante, el delegado del Procurador General del Estado manifiesta que “de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual le corresponde a su representante legal comparecer directamente a juicio y para efectos de vigilancia procesal señala casillero judicial”. 2.4. Por último, no consta en el expediente de la causa escrito alguno de los señores Raúl Zambrano Jiménez y Rubén Edgardo Fainstein, beneficiarios del acto impugnado.

El consultante refiere que los “ACCIONADOS: No dan contestación a la demanda pese a estar legalmente citados y notificados”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es el “Art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; 22/03/2005 20.36 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 13 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de la norma sometida a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 96 y 102 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

GACETA OFICIAL La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. 22/03/2005 21.36 II.

De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por GACETA OFICIAL ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha indicado que el supuesto específico de identidad “…‘descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto’ ” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

De haber semejanza, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que los integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquéllos se hallen provistos de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Verificada la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, y a fin de establecer la existencia o no del riesgo de confusión, el consultante también deberá efectuar la comparación entre los productos o servicios que cada uno de aquéllos ampara.

En este contexto, cabe agregar que, si bien, por virtud de la regla de la especialidad, el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas. 22/03/2005 22.36 Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.

Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). III. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la oficina nacional competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el GACETA OFICIAL por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

IV. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y un signo ya registrado como 22/03/2005 23.36 tal en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor, la cual variará en función de tales productos o servicios. 3° Cuando los signos en comparación sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferencia exigible entre los productos o servicios que ellos amparan; y, al contrario, si dichos productos o servicios son los mismos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados. 4º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro del signo, presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

También tendrá legítimo interés, para presentar observaciones, el titular de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros. Vencido el plazo, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones, y decidir, en todo caso, a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 5º El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpreta- GACETA OFICIAL 22/03/2005 24.36 ción en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 11-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y h), 83, literal a, y 95, párrafo segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Caso: marca “PAX NOCHE”. Expediente Interno 6765-2000-M.P. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de febrero del año dos mil cinco. 1. Demanda VISTOS De la demanda presentada por la apoderada especial para los asuntos relativos a la Propiedad Industrial de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION se desprende que “El 2 de febrero de 1996 LABORATORIOS FRANCO-COLOMBIANO S.A. solicitó, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la concesión del registro de la marca denominativa ‘PAX NOCHE’, para proteger: ‘Todos los productos de la clase internacional No. 5, especialmente productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para estampación de dentaduras; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Otros productos de la misma naturaleza que se inclu- La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literales a), d) y e) y 95 inciso 2do. de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, y recibida en este Tribunal en fecha 19 de enero de 2005; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.1.

Cuestión de hecho GACETA OFICIAL 22/03/2005 25.36 yan en esta clase’ ”; que “Con fecha 27 de octubre de 1997, dentro del término establecido a nombre de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, presenté observaciones a la solicitud de registro como marca del signo denominativo ‘PAX NOCHE’, fundamentado en el derecho que tiene mi representada a usar exclusivamente en el Ecuador la marca ‘PAXIL’, registrada el 22 de diciembre de 1993 para proteger: ‘Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Clase internacional No. 5’ ”; que a través de la “resolución administrativa No. 0973161, del 20 de septiembre de 1999 … el Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado, en evidente infracción a los derechos subjetivos de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, sin una congruente ni fundamentada motivación, ‘rechaza la observación y concede el registro de la marca ‘PAX NOCHE’ ”; y que “Esta resolución se adoptó sin tomar en consideración el acto administrativo de fecha 14 de septiembre de 1999 (Resolución No. 973182), en el cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, declaró la existencia de semejanzas susceptibles de inducir al público a error entre las marcas ‘PAXIL’ y ‘PAX’ ”. que incurrió, pues, sostiene, que con fecha 14 de septiembre de 1999, el mismo día en que se resolvió aceptar el registro del signo ‘PAX NOCHE’, se notificó otra resolución administrativa en la que se denegó el registro del signo ‘PAX’, solicitado por la misma empresa, por considerarlo semejante en los campos fonético, gráficovisual y conceptual con la marca ‘PAXIL’ de la compañía accionante”; que “la marca de la empresa demandada ‘PAX NOCHE’ es de las conocidas como compuestas, pero el término dominante, distintivo y que mayor atención suscita en el público es la palabra ‘PAX’; que el término ‘NOCHE’ es simplemente accesorio y no susceptible de apropiación por ser descriptivo, pues informa al público que el producto PAX sirve para usarse en la noche, y que, si esa información no es correcta, entonces se trataría de un término engañoso, no susceptible de registro”; y que “la resolución dictada carece de una debida motivación, ya que la resolución solamente se remite ha (sic) afirmar que: ‘la denominación solicitad (sic) PAX NOCHE y la marca de propiedad del observante PAXIL, vistas en conjunto, desde el punto de vista gráfico-visual, fonético-auditivo y desde la óptica del consumidor medio, no son semejantes ni confundibles a simple vista’, por ende, considera que no se realizó una motivación ‘fundamental o fundamentada alguna’, vulnerándose así el Art. 95 de la Decisión 344”. 1.2.

Cuestión de derecho La actora alega además en su demanda que “El signo denominativo ‘PAX NOCHE’, solicitado para registro como marca, por LABORATORIO (sic) FRANCO COLOMBIANO S.A., no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca ‘PAXIL’ ”; que “De coexistir en el mercado productos marcados con la marca ‘PAXIL’ de propiedad de mi representada y con productos del signo ilegalmente concedido ‘PAX NOCHE’ se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, dada la semejanza capaz de inducir al público a error”; que “El Director Nacional de Propiedad Industrial, al conceder arbitrariamente el registro del signo denominativo ‘PAX NOCHE’ a la compañía LABORATORIOS FRANCO-COLOMBIANO S.A., otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca por no gozar (sic) SUFICIENTE DISTINTIVIDAD frente a la marca ‘PAXIL’ además de que su registro y eventual uso causarían un engaño al público consumidor y los medios comerciales respecto del origen empresarial, en contravención del literal h) del artículo 82 ibídem”;

El consultante informa que, según la actora, “la resolución violó los Artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, debido a que el signo solicitado ‘PAX DIA’ (sic) no es distintivo frente a la marca ‘PAXIL’. Que se crearía confusión respecto del origen empresarial, en vista de la semejanza susceptible de causar confusión e inducir a error al público”; que “el registro del signo ‘PAX DIA’ (sic) constituye un registro engañoso respecto del origen empresarial, vulnerando el Art. 82 literal h) de la Decisión 344”; que “la resolución afecta el derecho de terceros, en este caso, de la empresa actora que posee derechos exclusivos sobre la marca ‘PAXIL’; que si bien la autoridad administrativa posee facultades discrecionales para el análisis comparativo entre signos marcarios, ese análisis no puede ser arbitrario, antes al contrario, debió seguir los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios sobre el tema.

Añade que la arbitrariedad con la que ha procedido la oficina de marcas se demuestra con la contradicción en GACETA OFICIAL 22/03/2005 26.36 que “se estaría legitimando que terceros se apropien de marcas ajenas, pues sería muy fácil añadir una palabra –sin importar que sea descriptiva o genérica- a una marca registrada o que se asemeje a ella y así lograr una coexistencia, capaz de inducir a error a los consumidores y a los medios comerciales”; y que “En cuanto a los productos protegidos por uno y otro signo debe insistirse en la igualdad de estos: Productos farmacéuticos.

Clase Internacional No. 5. Por lo que el examen debió ser más riguroso ”. en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 2. Contestación a la demanda Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal encuentra que, salvo el artículo 83, literales d y e, procede su interpretación. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: 2.1.

Informa el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, “Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificó la legalidad de la resolución No. 09733161 (sic)”. 2.2. El consultante informa asimismo que el Director Nacional de Propiedad Industrial “Negó pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”, argumentando que “la denominación solicitada PAX NOCHE y la marca de propiedad del observante PAXIL, vista en conjunto, desde el punto de vista gráfico-visual, fonética-auditiva, y desde la óptica del consumidor medio, no son semejantes ni confundibles a simple vista”; que “la marca PAX NOCHE, tiene la suficiente fuerza distintiva para diferenciar en el mercado sus productos de los que se comercializan con la marca registrada PAXIL, y que no producirá riesgo de asociación y confusión en los consumidores”.

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 18 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) 2.3. Según el consultante, la “EMPRESA BENEFICIARIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- Señaló casillero judicial para recibir notificaciones”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son “los artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literales a), d) y e) y 95 inciso 2do. de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…)”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para GACETA OFICIAL productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. “Artículo 95.- (…) Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los 22/03/2005 27.36 que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

II. De los signos compuestos El Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).

GACETA OFICIAL En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. En efecto, no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Sentencia del expediente Nº 13-IP2001, ya citada).

Por tanto, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-98, del 3 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”).

III. De los signos engañosos El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo, no en su relación con signos de terceros sino con los productos o servicios que constituyan su objeto, induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, falsea las condiciones de competencia en el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo pro- 22/03/2005 28.36 voca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos … se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor … el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir” (Sentencias dictadas en los expedientes N° 35-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 422, del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y N° 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. N° 419, del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”).

Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee. Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto.

Por ello, en el caso de un signo en el cual alguno de sus elementos pueda inducir a engaño, el mismo deberá considerarse engañoso in totum y no podrá ser registrado. IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca.

Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. GACETA OFICIAL Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor a solicitar un producto determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión 22/03/2005 29.36 general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

GACETA OFICIAL Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.

Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

V. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genéri- 22/03/2005 30.36 co o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192). VI. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca destinada a cubrir este mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farma- GACETA OFICIAL céutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de 22/03/2005 31.36 uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). VII.

Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

El párrafo segundo del artículo 95 de la Decisión 344 establece que, una vez vencido el plazo para que el peticionario del registro de marca, si lo estima conveniente, formule alegatos a las observaciones presentadas, la oficina nacional competente decidirá sobre las mismas, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. El citado párrafo segundo del artículo 95 de la Decisión 344 exige, además, que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impre- GACETA OFICIAL termitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º De solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. 3° No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la 22/03/2005 32.36 sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 7º La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. 8° A tenor del artículo 95, segundo párrafo, de la Decisión 344, el funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá a su respecto a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de confor- GACETA OFICIAL 22/03/2005 33.36 midad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCEDIMIENTO SUMARIO 53-AI-99 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de marzo de dos mil cinco.

VISTOS: El oficio 14222 de 19 de enero de 2005, del Director Nacional de Patrocinio (e) de la Procuraduría General del Estado, donde se señala que “ el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, en sesión llevada a cabo el 28 de diciembre de 2004, adoptó la Resolución No. 296 publicada en el Registro oficial No. 502 de 12 de enero del 2005, en la que dispone a la Corporación Aduanera Ecuatoriana el inmediato y directo acatamiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la extensión de las preferencias arancelarias concedidas a terceros países y no extendidas en su totalidad a la República del Perú ”; y en base a ello, solicitan el archivo de la causa y se disponga el levantamiento de las sanciones impuestas por la República del Perú a las exportaciones ecuatorianas a ese país de atún, neumáticos, cocinas, dentífricos y cajas o botes para cerrar por soldadura o rebordeado.

El auto del 2 de febrero de 2005, mediante el cual se pone en conocimiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina y de los demás Países Miembros, el pedido presentado por la República del Ecuador, con base en el artículo 120 del Estatuto del Tribunal, a fin de que emitieran sus opiniones acerca de dicha solicitud. El facsímil No. 031-2005-MINCETUR/VMCE de 3 de febrero de 2005, mediante el cual el Gobierno de la República del Perú, quien con autorización del Tribunal aplicaba un gravamen de 5% adicional a ciertos productos ecuatorianos en virtud del sumario del presente proceso, señala que se “ ha solicitado a la Aduana que deje sin efecto el referido gravamen sancionatorio a las importaciones provenientes de Ecuador, toda vez que el Gobierno de dicho País Miembro ha publicado en el Registro Oficial No. 502, del 12 de enero de 2005, el Acuerdo 296 del COMEXI, mediante el cual se dispone el inmediato y directo acatamiento de la sentencia correspondiente al Proceso de la referencia”.

El facsímil SG-C/0.11/278/2005, mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina considera que “ de la información que dispone la Secretaría General, se observa que la República del Ecuador ha procedido a dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida dentro del proceso 53-AI-99”.

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 296 del COMEXI publicada en el Registro oficial No. 502 de 12 de enero del 2005, en la que dispone a la Corporación Aduanera Ecuatoriana el inmediato y direc- GACETA OFICIAL to acatamiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la extensión de las preferencias arancelarias concedidas a terceros países y no extendidas en su totalidad a la República del Perú; dando con esto, pleno cumplimiento a la sentencia del 14 de marzo de 2001.

Y, que fue verificado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, que dicha extensión efectivamente, se está haciendo a todas las subpartidas señaladas en la sentencia de incumplimiento proferida por este Tribunal. Que la República del Perú era el País Miembro directamente afectado con el incumplimiento de la mencionada sentencia, y el único País Miembro que imponía a la República del Ecuador, las sanciones autorizadas por el Tribunal; y que ya ordenó a su aduana el levantamiento de las mismas.

DECIDE: Levantar en su totalidad las sanciones que fueron autorizadas mediante auto de 6 de marzo de 2002 y archivar el presente proceso. 22/03/2005 34.36

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 22/03/2005 35.36 GACETA OFICIAL 22/03/2005 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú