Año XXII - Número 1210 Lima, 24 de junio de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 35-IP-2005.- Proceso 42-IP-2005.- Proceso 46-IP-2005.- Proceso 48-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6991-NR. Actor: GRUNENTHAL GMBH. Marca: “NEUMOQUIN” Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a), 83, literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. Caso: “NUTRICER y logo”. Expediente Interno: N° 7674-2000-MP Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 102 eiusdem y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Caso: denominación “TQ”. Expediente N° 2001-00382 (7625) Interpretación Prejudicial de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a), y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 143 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED. Caso: denominación “BSCH”. Expediente N° 2001-0261 (7316) Pág. 1 10 20 28 PROCESO 35-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6991-NR. Actor: GRUNENTHAL GMBH. Marca: “NEUMOQUIN”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador. 24/06/2005 2.40 inevitable entre el público consumidor, originándose competencia desleal.” VISTOS: El 11 de noviembre de 1999 GRUNENTHAL GMBH contestó a la observación planteada argumentando que la denominación solicitada es susceptible de registro por constituir un signo novedoso y suficientemente distintivo.

Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por ello fue admitida a trámite a través de auto de 30 de marzo del 2005. El acto administrativo impugnado es la Resolución N° 975990, notificada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 28 de febrero del 2000, mediante la cual se rechazó el registro de la denominación “NEUMOQUIN”. 1.

Antecedentes. La actora señala que el signo solicitado por GRUNENTHAL GMBH es susceptible de registro por cumplir con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por no encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la misma norma.

Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: GRUNENTHAL GMBH. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Al comparar los signos confrontados se observa que estos tienen en común la raíz genérica NEUMO, que es un prefijo griego que significa aire o pulmón, este término no es susceptible de apropiación y no entra a formar parte del cotejo. Tercero interesado: COMPAÑÍA DE INVERSIONES TRANSGLOBAL S.A. Finalmente, la demandante manifiesta que existió violación del artículo 95, inciso 2, de la Decisión 344, referente a la debida motivación de los actos provenientes de la administración pública. 1.2.

Hechos Relevantes. 1.2. La contestación a la demanda. 1.1. La demanda. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contestó a la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho y ratifica la legalidad de la Resolución N° 0975990. En la Gaceta de Propiedad Industrial N° 409 se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca “NEUMOQUIN” de 11 de diciembre de 1998, presentada por GRUNENTHAL GMBH para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 19 de mayo del 1999 dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación la Compañía INVERSIONES TRANSGLOBAL S.A. presentó observación al registro de la denominación solicitada “NEUMOQUIN”, con fundamento en la similitud gráfico-visual y fonética-auditiva entre este signo y la marca registrada con anterioridad “NEUMONID” expresando “que el uso del signo solicitado induciría a error y engaño El Director Nacional de Propiedad Industrial presentó las excepciones siguientes: y La negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. y La legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido en cumplimiento de todas las formalidades legales. y Improcedencia de la demanda por carecer la pretensión del actor de fundamento legal.

GACETA OFICIAL y Caducidad del derecho y prescripción de la acción. El tercero interesado propuso las excepciones y argumentos que se exponen a continuación: 24/06/2005 3.40 productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 y Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción. y Que el signo solicitado “NEUMOQUIN” y la marca registrada “NEUMONID”, protegen productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que entre ellas existen semejanzas fonéticas y auditivas, por lo que existe razón suficiente para denegar el registro del signo “NEUMOQUIN”. y El Director Nacional de Propiedad Industrial aplicó correctamente la norma nacional y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al expedir la Resolución impugnada, la que fue debidamente motivada. y El signo “NEUMOQUIN” no cuenta con un factor tópico identificador, por lo que no es lo suficientemente distintivo, y de aceptarse su registro se produciría confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial. 3.

Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

(…) Por ser pertinentes dentro del caso planteado se realizará la interpretación prejudicial de las normas solicitadas por el consultante, que son: los artículos 81, 82, literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Decisión 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 4.

Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad GACETA OFICIAL de signos por identidad o similitud; signos genéricos, descriptivos; signos evocativos; comparación entre signos denominativos, partículas de uso común; la marca de productos farmacéuticos; debida motivación de los actos administrativos referentes a marcas; la marca débil. 4.1.

Los requisitos para el registro de marcas. Es marca todo signo perceptible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, con respecto de otros de distinta procedencia u origen empresarial. 24/06/2005 4.40 La Perceptibilidad. La perceptibilidad de la marca posibilita que un signo sea aprehendido por quien lo observe; este requisito permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado.

El signo debe tener la facultad de materializarse en el mundo exterior, tal condición le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo. Otero Lastres, ha manifestado que: “ todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum) ” 2 Para que un signo pueda ser registrado como marca, es necesario que cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 que son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, a más de ello es necesario que el signo no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

Y que “ la “perceptibilidad”, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.

En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.” 3 La Distintividad.

Es la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir.

Al respecto Manuel Aréan Lalín expresa que: “ la marca se constituye en un mecanismo de diferenciación y, con ello, de identificación de los productos o servicios que pueden ser reiteradamente reconocidos. Se erige, así, en pieza clave para el favorecimiento de la transparencia del mercado y el sostenimiento de una competencia basada en las propias prestaciones: en el esfuerzo desplegado, en los recursos invertidos y, en definitiva en los resultados alcanzados por cada operador económico.” 1 1 INDECOPI & ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

OMPI. 1er Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial. “LOS RETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SIGLO XXI.” Primera Edición. Editado por INDECOPI & OMPI. Lima. 1996. Pág. 178. Susceptibilidad de representación gráfica. El signo que se pretende registrar como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente a través de cualquier mecanismo que sea apto para expresarlo.

La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad. 2 3 OTERO Lastres José. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ” Año XLVII – Nº 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202. OTERO LASTRES José. Ob. cit. Pág. 133. GACETA OFICIAL Al respecto Marco Matías Alemán señala que: 24/06/2005 5.40 “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 4 En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos en nuestra jurisprudencia, y que son del siguiente tenor: 4.2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Un signo es registrable como marca al estar dotado de fuerza distintiva suficiente, por lo que permitir el registro de marcas carentes de tal característica crearía confusión en el mercado, además de la posibilidad de generar perjuicios al titular de una marca previamente solicitada o registrada, que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. La Oficina Nacional Competente deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se debe analizar si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa vigente en materia de marcas. La prohibición de registrar signos idénticos o similares a otros ya registrados o previamente solicitados, evita que surjan condiciones injustas en el mercado, brinda una adecuada protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca y protege al consumidor para que no incurra en confusión o error al realizar la elección de los productos que adquiere.

Un signo que no es distintivo en relación con una marca ya existente en el mercado tiene altas probabilidades de ocasionar error entre los consumidores, por ello la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro solicitado. El determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos marcas es una labor complicada, en la que el examinador realiza su valoración tomando en cuenta las particularidades que presente cada caso y aplicando los criterios jurisprudenciales pertinentes. 4 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS”. Editado por Top Management, Bogotá. Pág. 77. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Según las reglas recomendadas por la doctrina el cotejo de todo tipo de marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 4.3.

Signos genéricos o descriptivos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos.

GACETA OFICIAL La denominación genérica es la expresión usada por el público para designar determinado producto o servicio que parte del vocabulario general o uso común; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. 24/06/2005 6.40 terísticas, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. 4.5.

Comparación entre signos denominativos. Partículas de uso común. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente realizar el cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias, como la dictada en el proceso N° 01-IP-2005, hace mención de varios criterios elaborados por Fernández Novoa para la comparación de marcas denominativas: Sin embargo una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

“ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” De manera que el signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica.

“ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” 4.4. Signos evocativos. Siendo que el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas carac- “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de GACETA OFICIAL vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 5 En la elaboración de un conjunto marcario se pueden usar toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que consideradas individualmente pueden estimarse como expresiones de uso común, las que no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna; por esta razón el titular de una marca que incluya una expresión de tal naturaleza no está facultado por la ley para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que sea lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. En el caso de marcas que contienen partículas de uso común al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. 24/06/2005 7.40 El examen de marcas farmacéuticas debe ser minucioso a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión ya que de generarse error éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas; por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

En conclusión, la exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario. 4.7. Debida motivación de los actos administrativos referentes a marcas. Todo acto proveniente de la Administración Pública debe ser motivado, este principio es acogido por la Normativa Comunitaria contenida en la Decisión 344.

Los actos administrativos deben reflejar las razones que hicieron que la Oficina Nacional competente se pronuncie en uno u otro sentido, sobre la concesión o denegatoria de un registro marcario; en definitiva, constituye la razón de ser del acto. La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda. 4.6. La marca de productos farmacéuticos. Las marcas farmacéuticas suelen elaborarse con palabras que le dan al signo cierto poder evocativo, que ofrece al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, u otras características.

Si se trata de partículas de uso general, como ya se anotó; estas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas. 5 FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema ha expuesto lo siguiente: “La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” (…) GACETA OFICIAL 24/06/2005 8.40 “ la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04AN-97)” 6. marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; Ob.cit., págs. 191 y 192).” 7 4.8. La marca débil. La debilidad marcaria se presenta cuando el signo está conformado por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común. Este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan términos similares también de libre uso.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, pp. 7879).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 28 de enero del 2004. Proceso N° 115IP-2003. Marca: “MIMOSIN”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1173 de 10 de marzo del 2005. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro.

Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

SEGUNDO: Según lo establecido por el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso N° 161IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1175 de 15 de marzo de 2005. GACETA OFICIAL 24/06/2005 9.40 sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

TERCERO: El titular de una marca provista de un elemento de uso común no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

CUARTO: No son registrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios pero no describir sus propiedades.

QUINTO: Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que de alguna forma son necesarios para designar a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de ellos, respecto de los cuales pueda fungir como denominación de fantasía.

SEXTO

SEPTIMO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido. Por lo general, al comparar marcas denominativas, debe realizar- se una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna.

Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.

OCTAVO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

NOVENO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

DECIMO: Todo acto proveniente de la Administración Pública debe ser motivado, es decir, que debe reflejar las razones que hicieron que la oficina nacional competente se pronuncie en uno u otro sentido sobre la concesión o denegatoria de un registro marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- GACETA OFICIAL 24/06/2005 10.40 dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6991-NR, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO PROCESO Nº 42-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, 83, literal a, y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. Caso: “NUTRICER y logo”. Expediente Interno: N° 7674-2000-MP. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiocho de abril del año dos mil cinco. El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: VISTOS 1.

Demanda La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 81; 82 literal a); 83 literal a) 95 y 196 (sic) de la Decisión 344; 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Luis Rosero Morales, y recibida en este Tribunal en fecha 10 de marzo de 2005; y, Del escrito de demanda presentada por el apoderado especial de la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. se desprende que “En la Gaceta de Propiedad Industrial No. 424 … se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo denominado ‘NUTRICER y logo’ … presentado el 10 de mayo de 2000 por PANIFICADORA MODERNA S.A., destinado a proteger los productos comprendidos en la clase internacional 5”; que “El 28 de julio del 2000, el … apoderado de GACETA OFICIAL N.V. NUTRICIA presentó oposición a la solicitud de registro mencionada, fundando esta oposición en el registro que posee de la denominación ‘NUTRICIA’ … destinado a proteger los productos de la clase internacional 5”; que “Mediante resolución No. 978315 del 1 de noviembre del 2000 … la Dirección Nacional de Propiedad Industrial aceptó la oposición presentada por N.V. NUTRICIA, y denegó el registro del signo ‘NUTRICER y logo’ ”.

El consultante informa que son argumentos de la parte actora los siguientes: que “la resolución No. 978315 carece de sustento legal ya que el signo que intenta registrar su representada ‘NUTRICER logo’ se caracteriza por reunir el doble requisito de la novedad y la distintividad, necesarios para proceder al registro”, que “la marca de su mandante y la que alega poseer la oponente poseen entre si diferencias que les permiten ser identificadas plenamente en el mercado sin riesgo alguno de confusión o aprovechamiento injusto”; que “Dentro del análisis marcario realizado a las denominaciones enfrentadas, se aprecia que las diferencias entre las marcas son mayores que las semejanzas; por tanto, esta (sic) no llegan a producir confusión respecto del origen de los productos que se adquieren ni entre los propios productos y signos. La configuración de las marcas les dota de una particular impresión gráfica y fonética, que les permite ser reconocidas en el mercado sin generar perjuicio alguno al consumidor ni afectar el derecho de exclusiva de la empresa oponente”; y que “La autoridad administrativa pasa por alto el hecho de que existen registradas marcas que utilizan ciertos prefijos comunes, que como la partícula inicial ‘Nutri’, no son susceptibles de apropiación pues nacen del término NUTRICION”.

En el escrito de demanda se alega también que “El oponente en su oposición minimiza la importancia que posee en la estructura la partícula ‘CER’, elemento constitutivo que le otorga novedad al signo ‘NUTRICER’. Debe recordarse que la marca es un todo y que debe ser considerada como tal, al momento de decidirse o no su concesión”; que “las diferencias entre las marcas son mayores que las semejanzas; por tanto, estas (sic) no llegan a producir confusión respecto del origen de los productos que se adquieren ni entre los propios productos y signos”; que “en el ámbito fonético-auditivo se comprueba que las marcas poseen una pronuncia- 24/06/2005 11.40 ción única que le (sic) impide ser confundibles con otras denominaciones”; que “en el plano gráfico-visual, se concluye que la terminación ‘CER’ tiene la suficiente fuerza distintiva para individualizar la marca ‘NUTRICER’ permitiendo efectivamente al consumidor reconocerla.

Así, fonéticamente los sonidos finales son totalmente disímiles ‘ER’ y ‘ICIA’ determinando la diferencia entre las marcas”; que la partícula inicial NUTRI no es susceptible de apropiación; y que “Se debe tomar en cuenta que el signo solicitado ‘NUTRICER’ constituye una marca mixta (…) está compuesto de un diseño de letras características y de un concepto gráfico exclusivo que influye definitivamente en el consumidor al momento de evocar y recordar la marca y el producto protegido”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El consultante informa que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda … Se ratifica en la resolución No. 978315, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. … En sentencia solicita acoger sus excepciones y rechazar la demanda”. 2.2.

El consultante informa asimismo que el Director Nacional de Propiedad Industrial “Niega pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda” y manifiesta que “la marca solicitada no cumplía con los requisitos del Art. 81 de la Decisión 344 … vigente a esa fecha … y se encontraba incursa dentro de las prohibiciones del Art. 23 (sic) literal a) de la Decisión 344 … con estas razones resolvió aceptar la observación y denegó el registro de la marca NUTRICER y logo”; que “Se reserva de presentar las pruebas que estimará pertinentes, en el momento oportuno”; y que “Solicita que en sentencia acojan sus excepciones y se rechace la demanda”.

Del escrito de contestación en referencia desprende el Tribunal además que “PANIFICADORA MODERNA S.A., solicitó el registro e inscripción de la marca NUTRICER y logo, para proteger alimentos y papillas no comprendidos en otras clases, Clase Internacional No. 5. N.V. NUTRICIA presentó observación manifestando que es propietaria de la marca NUTRICIA … para cubrir los productos de la Clase Internacional No. 05, especialmente alimentos para niños GACETA OFICIAL y enfermos …”; y que “Al analizar la confusión entre las marcas enfrentadas se debe tener en cuenta algunos aspectos importantes dentro del derecho marcario como son: la identidad de las marcas en el plano gráfico-visuales como fonético-auditivas y la relación entre productos.

En este caso existen semejanzas gráficas y fonéticas, están destinadas a proteger productos similares encasillados en la misma clase internacional, por lo que su concurrencia en un ámbito común haría muy probable el peligro de error o confusión, con estos antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estas marcas similares por relación entre los productos que pretende distinguir que es susceptible de crear confusión o asociación en el público consumidor”. 2.3.

En su informe, el consultante también señala que el Procurador General del Estado “Expresa que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es una persona de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo”. 2.4.

El consultante agrega que “la compañía NUTRICIA N.V. … se limita a señalar domicilio judicial para sus notificaciones”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los “Artículos 81; 82 literal a); 83 literal a) 95 y 196 (sic) de la Decisión 344; 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 24/06/2005 12.40 Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 18 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, examinada la aplicabilidad de las disposiciones sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos a este Órgano Jurisdiccional, y puesto que la solicitud de registro como marca del signo “NUTRICER y logo”, fue presentada el 10 de mayo de 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal encuentra pertinente interpretar los artículos 81, 82, literal a, 83, literal a, y 95 de la Decisión citada, y no así los artículos 134, 135, literal a, y 136, literal a, de la Decisión 486, ni el inexistente artículo 196 de la Decisión 344; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, procede interpretar de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a GACETA OFICIAL una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en 24/06/2005 13.40 ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento GACETA OFICIAL del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, bien en lo que concierne al trámite de la solicitud correspondiente. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. 24/06/2005 14.40 En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones gráficas o escritas ya citadas.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, del citado artículo 81 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca, si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

III. De los signos denominativos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. GACETA OFICIAL Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran directamente las prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con 24/06/2005 15.40 derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 eiusdem, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto del artículo 83, literal, a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor a solicitar un producto determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

GACETA OFICIAL En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expe- 24/06/2005 16.40 diente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han GACETA OFICIAL sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. V. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común. La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca destinada a cubrir este mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”). 24/06/2005 17.40 En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; op. cit., pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). VI.

Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a GACETA OFICIAL 24/06/2005 18.40 su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. GACETA OFICIAL En particular, de solicitarse el registro de un signo mixto como marca, caso que haya de compararse con uno denominativo, ya registrado, deberá tomarse en cuenta que el elemento predominante en el conjunto marcario de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 5º La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. 6° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones a la solicitud de registro, bien sobre la base de un signo ya registrado como marca y vigente, bien con fundamento en una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el 24/06/2005 19.40 funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 24/06/2005 20.40 PROCESO Nº 46-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 102 eiusdem y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Caso: denominación “TQ”. Expediente N° 2001-00382 (7625). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiocho de abril del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 81, 83, literal a) de la Decisión 344 … y los artículos 134, 136, literal a) de la Decisión 486 …”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 11 de marzo de 2005; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega en su demanda que “La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. presentó solicitud de registro de la marca TQ (nominativa) el 6 de diciembre de 1996 … para distinguir ‘productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas’, productos que hacen parte de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada … sin formularse oposiciones por parte de terceros”; que “La Superintendencia, mediante Resolución No. 28924 de 31 de octubre de 2000, negó la anterior solicitud de registro de la marca TQ al encontrar oficiosamente la marca T-CUR para distinguir los mismos productos, configurándose la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 … y considerando que entre las marcas encontradas existen semejanzas de orden ortográfico y fonético”; que “Contra esta Resolución se presentó oportunamente recurso de reposición y en subsidio de apelación; fue confirmada mediante Resolución No. 04186 de 16 de febrero de 2001, considerando la Superintendencia que los signos en confrontación presentan similitudes ortográficas y fonéticas, pues utilizan letras que al ser pronunciadas conjuntamente no permiten una clara diferenciación, conduciendo a error, además de estar ubicados en la misma clase, predominando el elemento denominativo …”; y que “Por medio de la Resolución No. 25336 de 31 de julio de 2001 la Superintendencia resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar lo decidido en el acto administrativo anterior, argumentando que pese a que el solicitante es titular de las marcas TQ y TQ (mixta) en las clases 40, 16, 3, 21 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tal hecho no es presupuesto de registrabilidad de la marca TQ en la clase 5 Internacional, pues existe una marca similarmente confundible con aquella”.

Del texto de la demanda desprende el Tribunal que “la sociedad Tecnoquímicas S.A. es titular de las marcas TQ® en las clases 21, 31 y 35, y de TQ + Gráfica en las clases 40, 3, 16 y 5”; que en el “examen irregular que efectuó tanto la División de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial … al desconocer por completo los derechos de la sociedad Tecnoquímicas S.A. sobre la marca TQ® … no se dijo nada sobre el registro de la marca TQ® + Gráfica de Tecnoquímicas S.A. en clase (sic) quinta … registro que se GACETA OFICIAL constituye en el soporte del ejercicio del derecho a obtener el registro de la marca TQ nominativa que fuere negada”; que “Encontramos violatoria la decisión, ya que las dos marcas, tanto la negada como la que le había sido concedida están integradas por las letras TQ, y este registro coexistía pacíficamente con el registro de la marca T – CUR® … En efecto en ninguna de las resoluciones mencionadas se tuvo en cuenta ese registro a pesar de que fue puesto en consideración de esa entidad en los recursos de reposición y apelación que se presentaron contra la primera resolución que negó el registro”; y que “se tuvo en cuenta para negar la marca el registro de un tercero y no la propia marca de la sociedad solicitante, violándose así el ejercicio de los derechos que le confiere su primer registro a extender éste a solicitudes similares …”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante señala que la parte actora “adujo en sustento de sus pretensiones la violación de los artículos 134, 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 … porque en las resoluciones que negaron el registro de la marca nominativa TQ no se tuvieron en cuenta que se trata de la trascripción o transliteración de la marca registrada TQ+GRÁFICA, lo que en últimas constituye una modificación del primer signo sobre el cual ya tenía registro, lo que resulta incongruente que se haya accedido el primer registro (sic) y, ante las mismas razones y derechos, no se conceda la segunda solicitud”; y que “entre las marcas en conflicto no hay lugar a confusión, pues gracias al reconocimiento y trayectoria de Tecnoquímicas S.A. el origen empresarial hace que diluya cualquier riesgo de confusión”.

En el texto de su demanda, el Tribunal observa que el apoderado actor invoca como violado el artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y señala que “es claro que la combinación de las letras TQ es susceptible de registro, pero siempre y cuando no se caiga dentro de las causales de irregistrabilidad …”; que “… debió tenerse en cuenta en el examen de fondo de la marca nominativa TQ la anterior existencia de la marca registrada TQ® + Gráfica, ambas propiedad de la misma sociedad Tecnoquímicas S.A., y no como se hizo sólo con base en el registro de la marca T – CUR® de un tercero”, que la Super- 24/06/2005 21.40 intendencia de Industria y Comercio no advirtió en sus Resoluciones “el derecho que le asiste a mi mandante sobre la expresión TQ y su diferencia y distinción para identificar productos farmacéuticos”; que “No hay lugar a confusión ni puede haberlo, pues las marcas T – CUR y TQ … han permitido que gracias al reconocimiento y trayectoria de la sociedad Tecnoquímicas S.A. el origen empresarial diluya cualquier riesgo de confusión”; y que “Por tal razón y sin desvirtuar los principios de especialidad y el sistema declarativo que opera sin duda alguna en tratándose de marcas, la procedencia empresarial y la conexidad entre diferentes clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza, se constituyen en atenuantes de los primeros criterios, como se ha establecido en los supuestos que he mencionado”. 2.

Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “la Decisión 344 … constituía el régimen que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; que “en las resoluciones … que decidieron los recursos de reposición y de apelación se hizo expresa alusión a la Decisión 486 en cuanto a su aplicabilidad al momento de decidirse los mismos”; que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘TQ’ solicitada por la parte demandante y ‘TCUR’, clase 5 registrada a favor de la sociedad Laboratorios Bussié & Cía, se concluye que existen semejanzas ortográficas y fonéticas y por lo tanto, su coexistencia en el mercado conllevan (sic) a error al público consumidor”; que “la marca ‘TQ’ solicitada por la sociedad Tecnoquímicas S.A., para el producto antes descrito de la clase 5 es irregistrable pues no cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria, pues se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de orden público, establecidas en primer lugar en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 y reproducidas por el artículo 136 de la Decisión 486 …”; y que “La resolución acusada … no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

GACETA OFICIAL Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 81, 83, literal a) de la Decisión 344 … y los artículos 134, 136, literal a) de la Decisión 486 …”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición establecida en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 170 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, 24/06/2005 22.40 servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Decisión 486 Que, examinada la aplicabilidad de las disposiciones sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos a este Órgano Jurisdiccional, y puesto que la solicitud de registro como marca del signo “TQ (nominativo)”, fue presentada el 6 de diciembre de 1996, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal encuentra pertinente interpretar los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión citada, y no así los artículos 134 y 136, literal a, de la Decisión 486; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, procede interpretar de oficio el artículo 102 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella GACETA OFICIAL se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesiòn. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento 24/06/2005 23.40 del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, bien en lo que concierne al trámite de la solicitud correspondiente. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. GACETA OFICIAL En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones gráficas o escritas ya citadas.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, del citado artículo 81 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca, si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran directamente las prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 eiusdem, haya sido solicitada anteriormente para registro o re- 24/06/2005 24.40 gistrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los ele- GACETA OFICIAL mentos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. 24/06/2005 25.40 En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, to- GACETA OFICIAL mando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. IV. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

V. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca destinada a cubrir este mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farma- 24/06/2005 26.40 céutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 4° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5° El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del dere- 24/06/2005 27.40 cho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344. 6° La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellas pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 24/06/2005 28.40 PROCESO Nº 48-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literal a, y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 143 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED. Caso: denominación “BSCH”. Expediente N° 2001-0261 (7316). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiocho de abril del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 134, 143 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 11 de marzo de 2005; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. solicitó el 2 de diciembre de 1999 a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BSCH (nominativa), para dis-tinguir productos comprendidos en la clase 16 Internacional, publicándose en la Gaceta de Propiedad industrial sin que terceros hubiesen presentado observaciones u oposiciones”; que “Mediante Resolución No. 20429 de 25 de agosto de 2000, la Superintendencia negó el registro del signo BSCH (nominativo) argumentando la existencia de la marca BOSCH (mixta) para distinguir productos de la misma clase a favor de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, lo que ocasiona confundibilidad”; que “Mediante Resolución No. 33090 de diciembre 20 de 2000, la Superintendencia resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto admi- nistrativo, confirmándolo; posteriormente, en la Resolución No. 12117 de marzo 30 de 2001, la Superintendencia resolvió la apelación interpuesta, con igual resultado”; que “El 15 de junio de 2000, las sociedades BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., firmaron con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH un acuerdo a nivel mundial para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH dentro de la clase 16.

El mencionado documento se encuentra protocolizado ante Francisco Javier Monedero San Martín, Notario de Madrid, España”; y que “El 13 de marzo de 2001 la sociedad actora radicó escrito de modificación, limitando los productos a distinguir con el signo BSCH”. El apoderado actor alega en su demanda que “La sociedad que represento, radicó el 13 de marzo del año 2001, en la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del termino (sic) legal escrito de sustentación del recurso de apelación, en el que insistió en las sobresalientes diferencias que caracterizan a los signos BSCH y BOSCH (Mixta), presento (sic) el acuerdo de coexistencia, con las legalizaciones de orden legal, poniendo de presente la limitación de los artículos a distinguir, anexando copia del formulario de limitación ”; y que “Mediante Resolución No. 12117 … El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial … no tuvo en cuenta la modificación propuesta por mi mandante, se omitió el acuerdo de coexistencia firmado entre las empresas titulares de los signos en conflicto, lo que significa que en esta instancia no se estudiaron ni valoraron los argumentos y pruebas aportadas, con motivo del escrito de sustentación del recurso de apelación presentado dentro del término legal”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, del artículo 134 de la De- GACETA OFICIAL cisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “en la medida que no hace un examen minucioso del signo solicitado, considerando que el factor distintivo no posee la fuerza necesaria que permita una coexistencia comercial con la marca base del rechazo.

Las letras BSCH corresponden a la sigla Banco Santander Central Hispano, siendo aptas para distinguir los artículos de la clase 16, además, son susceptibles de representación gráfica, evitando la posibilidad de confusión”; que “el literal a) del artículo 136 se considera violado por la Superintendencia al sostener que los signos confrontados BSCH (nominativa) y BOSCH (mixta) arroja (sic) confusión. Tal apreciación es apresurada y errónea pues no atiende a todas las reglas establecidas por la jurisprudencia para el cotejo sucesivo; desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, no existe riesgo de confusión, pues el signo BOSCH (mixto) identifica el apellido de una persona extranjera, mientras BSCH corresponde al establecimiento Banco Santander Central Hispano, existiendo de por medio una ostensible diferencia a razón de la letra ‘o’; por lo tanto, pueden concurrir en el registro marcario sin afectar el carácter distintivo de cada marca”; que “Pese a que los signos en conflicto comprometen productos dentro de la misma clase 16, éstos son muy específicos y distintos, los artículos identificados con el signo BSCH se refieren a actividades financieras y de banco, mientras que los distinguidos con la marca BOSCH son productos o publicaciones con especificaciones técnicas y ayudas consistentes en catálogos para baterías; es decir, los productos de una y otra compañía van a tener diferentes canales de comercialización, sin riesgo de confusión para los compradores”; y que “El artículo 143 se considera violado por la Superintendencia. El 13 de marzo de 2001 se solicitó una modificación a la solicitud inicial consistente en limitar los productos a distinguir, anexándose comprobante de pago correspondiente a la tasa respectiva, cumpliendo con todos los requisitos de fondo y forma establecidos.

No obstante, la Superintendencia omitió el escrito presentado y en su decisión final no hizo referencia a dicha petición; por ende el acto acusado está viciado de nulidad”. Según el apoderado actor, “El signo BSCH de mi mandante permite en forma inconfundible distinguir, identificar y singularizar los productos de la clase 16, tales como impresos, chequeras, cheques de viajero, evitando la confusión o posibilidad de confusión”; que “La marca 24/06/2005 29.40 BSCH … es suficientemente distintiva de los servicios (sic) que ofrece frente a sus competidores y de hecho cumple y ha cumplido una función individualizadota, la cual puede apreciarse en su crecimiento prestigio y conocimiento de los productos y servicios BSCH, del Banco Santander, cuyos servicios son prestados en Colombia y muchos países del mundo … El signo BSCH, cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica … corresponde la las (sic) letras iniciales del nombre Banco Santander Central Hispano, se trata de una marca propia y original de mi poderdante … La División de Signos Distintivos … viola la norma, en la medida que no hace un examen minucioso del signo, y simplemente en los fundamentos de la negativa considera que el factor distintivo no posee la fuerza necesaria que permita una coexistencia comercial con la marca base del rechazo”.

Agrega el apoderado actor que “No puede olvidarse que para el registro de signos compuestos por letras, la doctrina y jurisprudencia los ha encasillado como marcas débiles compuestos por letras comunes y una desinencia distinta (una letra) establece diferencia y ha precisado que pueden concurrir en el registro marcario sin que ellas afecten el carácter distintivo de la marca; no siendo dado al titular de una de ellas que contenga elementos de uso común (letras) impedir que se incluyan en maracas (sic) de terceros”; que “Los signos BSCH y BOSCH (mixta) no obstante su composición se pronuncian de forma muy diferente, es así como la marca de mi representada se pronuncia be, ese, ce, hache, BSCH, y la marca base de la negativa se pronuncia en su conjunto como una frase y no de forma deletreada BOSCH, lo que significa que en el aspecto fonético las marcas presentan una OSTENSIBLE DIFERENCIA”; que “Desde el punto de vista visual tampoco existe riesgo de confusión, ya que morfológicamente los dos signos son desde todo punto de vista desiguales y en un signo de cuatro letras, frente a una expresión en tipo especial y tamaño de letra, que contiene una letra adicional, son factores suficientes para concluir que pueden coexistir sin riesgo de confusión”.

Por último, el Tribunal desprende de la demanda que “El signo BOSCH … está registrada (sic) para distinguir ‘productos de imprenta, auxiliares y ayudas de enseñanza; documentos técnicos impresos’, productos comprendidos en la clase 16, es decir, que la marca se encuentra limitada a distinguir productos concretos”; que GACETA OFICIAL “El signo BSCH, como consecuencia de un acuerdo mundial de coexistencia celebrado entre las compañías SANTANDER INVESTMENT BANK LTD.

Y ROBERT BOSCH GMBH, se limitó a distinguir: ‘material impreso, papel impreso, publicaciones, cheques, cheques de viaje, papelería’ y de manera expresa se excluyeron los demás productos de la clase 16”; que “… los productos de mi mandante identificados con el signo BSCH se refieren a actividades financieras y de banco, mientras que los productos distinguidos con la marca BOSCH son productos o publicaciones con especificaciones técnicas y ayudas y concretamente consisten en catálogos para baterías … los productos de una y otra compañía van a tener diferentes canales de comercialización, sin riesgo de confusión para los consumidores en cuanto a los productos y el origen em-presarial de los mismos”; que “los signos en su cotejo no pueden ser fraccionados y deben tomarse como un TODO; y no se pueden comparar algunos elementos a simple vista, porque podríamos estar frente a la descomposición del signo … no obstante lo anterior la demanda se caracteriza por el fraccionamiento y descomposición que la actora efectúa a lo largo de su escrito con el ánimo de acomodar los hechos a sus ilegales y desacertados planteamientos (sic)”; que, no obstante que la solicitud de modificación cumplió con todos los requisitos, “la Super-intendencia … omitió el escrito presentado y en su decisión final, ni siquiera mencionó, ni hizo referencia a la petición de limitación de mi representada”; y que “La Superintendencia … viola la norma en la medida que no motiva todos los aspectos de hecho y de derecho, no tiene en cuenta los hechos convenientes al caso como lo es el acuerdo de coexistencia de los signos suscrito entre las partes desconoce omite y limita las pruebas aportadas, y no cobija o incluye en la decisión todas las cuestiones planteadas, con motivo de los recursos y su sustentación ”. 2.

Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “Si bien la expresión BSCH recoge la sigla (sic) del Banco Santander Central Hispano el cual pertenece a uno de los nombres con los cuales se identifica el grupo que lleva su nombre, es susceptible de representación gráfica, la marca BSCH (solicitada) a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva, por cuanto al efec- 24/06/2005 30.40 tuar el examen conjunto de los signos comparados junto con la expresión BOSCH (registrada) es claro que presentan similitud gráfica y fonética diferenciándose únicamente con la vocal O, lo que no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”; que las marcas en conflicto son confundibles por cuanto “La similitud entre las marcas objeto de debate, se deriva principalmente de la utilización de las mismas letras, que al ser pronunciadas no logran diferenciarse entre sí, encontrándose que la principal y única diferencia es la supresión de la vocal O, lo que no le otorga distintividad frente a la marca ya registrada”; que “Las marca (sic) solicitada BSCH comprende productos similares a los prestados por la marca registrada BOSCH, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creer que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor ademas (sic) de presentar los mismos canales de comercialización”.

La parte demandada señala que “En cuanto … al convenio efectuado entre las sociedades SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED y la sociedad ROBERT BOSCH GMBH se debe analizar la posibilidad de que el signo o la expresión pueda ser registrado siempre y cuando se garantice la ausencia de confusión que pueda creársele al consumidor entre otras cosas.

Es entonces a la oficina competente a la que le corresponde establecer si la autorización conferida por el titular de una marca anterior para el uso de una idéntica o similar induce al público al error, por la existencia del riesgo de confusión entre ambas marcas”; que “Efectuado el examen comparativo de las marcas se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor …”; que “La marca solicitada ‘BSCH’ presenta similitudes que la hacen confundible con la marca ‘BOSCH’ las cuales comparten cuatro de las letras que la conforman, solo (sic) diferenciándose por la letra O, lo que no es suficiente para diferenciarlas entre si, ya que al ser pronunciadas y trascritas producen una impresión prácticamente idéntica en el consumidor, de donde se colige que la marca solicitada es una transliteración de las marca (sic) registrada con anterioridad …”; y GACETA OFICIAL que “la marca ‘BSCH’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 36 (sic) es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 …”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 134, 143 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contenida en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 180 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, 24/06/2005 31.40 150 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. Que, examinada la aplicabilidad de las disposiciones sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos a este Órgano Jurisdiccional, y puesto que la solicitud de registro como marca del signo “BSCH (nominativo)”, fue presentada el 2 de diciembre de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, encuentra pertinente interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, esto es, los artículos 81 y 83, literal a, de la indicada Decisión 344, así como el artículo 107 eiusdem dado que el acuerdo de coexistencia marcaria que obra en el expediente (folios 53 a 55) fue suscrito el 15 de junio de 2000; además, cabe interpretar el régimen aplicable al procedimiento relativo a la modificación de la solicitud de registro, llevada a cabo el 13 de marzo de 2001, es decir, el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, invocado por el consultante, así como el régimen aplicable al procedimiento relativo al examen de registrabilidad, esto es, el artículo “Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. GACETA OFICIAL En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

Decisión 486 “Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite.

Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”.

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus 24/06/2005 32.40 efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento GACETA OFICIAL del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, bien en lo que concierne al trámite de la solicitud correspondiente. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. 24/06/2005 33.40 En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones gráficas o escritas ya citadas.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, del citado artículo 81 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca, si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. De los signos denominativos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejan- GACETA OFICIAL te a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran directamente las prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para re- 24/06/2005 34.40 gistro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 eiusdem, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos GACETA OFICIAL gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado por otra parte que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”). 24/06/2005 35.40 En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. GACETA OFICIAL 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos. A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit., pp. 242 y ss.).

En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de 24/06/2005 36.40 revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias dictadas en los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda GACETA OFICIAL lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90)”. V. De los acuerdos entre titulares de marcas En el expediente remitido a este Órgano Jurisdiccional obra copia de un acuerdo de coexistencia marcaria suscrito, en fecha 15 de junio de 2000, entre representantes de las sociedades BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. (y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD.) y ROBERT BOSCH GMBH (folios 53 a 55).

El artículo 107 de la Decisión 344 prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante a otra, caso de encontrarse los signos registrados en la Subregión, a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. De haber acuerdo, la norma prescribe la exigencia de que las partes adopten previsiones dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, por lo que deberán especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación de su origen.

Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. El Tribunal ha sostenido a este propósito que los llamados “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza” (Sentencia dictada en el expediente N° 104-IP-2003, del 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, del 24/06/2005 37.40 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”).

El Tribunal ha precisado además que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error” (Sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 3 de diciembre del mismo año, caso “ALLEGRA”).

En el marco de la norma, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ” (Sentencia dictada en el expediente N° 104-IP-2002, del 4 de diciembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 891, del 29 de enero de 2003, caso “STARBUCKS”).

VI. Del procedimiento relativo a las modificaciones a la solicitud de registro de un signo como marca El artículo 143, párrafo primero, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, atribuye al solicitante del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente que se modifique su solicitud, al tiempo que el párrafo tercero le prohíbe el cambio de aspectos sustantivos del signo, o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Por tanto, la modificación podrá abarcar, desde los términos formales de la solicitud, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución de los productos o servicios allí especificados. A propósito de la disposición prevista en el artículo 89 de la Decisión 344, predecesora de la Decisión 486 en lo que concierne a la modificación de la solicitud de registro de un signo como marca, y contentiva de un régimen esencialmente equivalente, el Tribunal fijó los siguientes criterios: GACETA OFICIAL “… una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. (…) De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración” (Sentencia dictada en el expediente N° 104-IP-2002, ya citada).

En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse “en cualquier momento del trámite”. Al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, en el cual no se contemplaba una disposición expresa sobre el particular, el Tribunal hizo las siguientes consideraciones: “… si se parte del hecho que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, 24/06/2005 38.40 esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa.

(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación … el observante acceda a la inscripción de la marca.

Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.

La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP95, del 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, del 26 de noviembre del mismo año, caso “MONO”).

El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.

Y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto GACETA OFICIAL con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

VII. Del procedimiento relativo al examen de registrabilidad de un signo como marca 24/06/2005 39.40 diente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146).

De haber oposición, la oficina nacional competente lo notificará al solicitante, y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148). 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

De haber habido oposición, y caso de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150). En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido.

El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS). 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

De no haber habido oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspon- 2º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal GACETA OFICIAL aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5° En la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 6° De haber acuerdo entre los titulares de los signos para la comercialización de los productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante a otra, caso de encontrarse dichos signos registrados en la Subregión a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, será indispensable que las partes adopten previsiones dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, por lo que deberán especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación de su origen, e inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En todo caso, la eficacia del acuerdo estará supeditada a la tutela del interés general de los consumidores, por parte de la autoridad administrativa o judicial correspondiente. 7° La facultad de pedir a la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud de registro de un signo como marca, puede alcanzar a los términos formales de la solicitud, a fin 24/06/2005 40.40 de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución del número de los productos o servicios de que se trate, pero en ningún caso afectar los aspectos sustantivos del signo, ni ampliar los productos o servicios que constituyan su objeto. 8° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú