Año XXII - Número 1229 Lima, 11 de agosto de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 54-IP-2005.- Proceso 56-IP-2005.- Proceso 63-IP-2005.- Proceso 83-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2002-00022 (7662). Actor: “DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. – DISPAPELES”. Marca: “DISNAPEL” Interpretación Prejudicial de los artículos 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1075-2002.
Actor: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED. Marca: “CREDITO MASTER” Interpretación Prejudicial de los artículos 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2002-00420 (8518). Actor: SOCIEDAD HELLENICA S.A. Marca: “SENTIVA (nominativa)” Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT.
Marca: “CLIMEFEN”. Proceso interno N° 2593-2002 Pág. 1 9 18 26 PROCESO 54-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2002-00022 (7662). Actor: “DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. – DISPAPELES”. Marca: “DISNAPEL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrado consultante: Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que han sido Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL cumplidos los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de mayo del 2005. 1.
Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. – DISPAPELES. Demandado: NACION COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercer Interesado: SOCIEDAD DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PAPEL S.A. – DISNAPEL. 1.2.
Hechos relevantes: 1.2.1. Los hechos. La Sociedad Distribuidora Nacional de Papeles S.A. DISNAPEL presentó con fecha 20 de noviembre de 1995 solicitud para el registro de la marca “DISNAPEL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentaron observaciones por parte de la Sociedad Distribuidora de Papeles S.A. DISPAPELES.
Por medio de la Resolución N° 20678 de 19 de septiembre de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la observación presentada por la Sociedad Distribuidora de Papeles S.A. DISPAPELES, y se concedió el registro de la marca mixta DISNAPEL, “las demás expresiones irán como explicativas, según modelo adjunto, a favor de la sociedad DISNAPEL…”. 11/08/2005 2.36 1.2.2.
La demanda. Según el informe que suministra el Juez consultante, la Sociedad Distribuidora de Papeles S.A. DISPAPELES pide que se anulen los siguientes actos administrativos: Resolución N° 20678 de 19 de septiembre de 1996, por medio de la cual se declaró infundada la observación presentada por la Distribuidora de Papeles S.A. DISPAPELES y se concedió el registro de la marca DISNAPEL;
Resolución N° 11344 de 30 de marzo de 2001, por medio de la cual, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Sociedad de Papeles S.A. DISPAPELES en contra de la Resolución citada, confirmándola en todas sus partes; Resolución N° 25126 del 31 de julio del 2001, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución que concedió el registro de marca.
En este caso los signos en conflicto son DISNAPEL (mixta) y DISPAPELES (mixta) en las que predomina el elemento denominativo sobre el gráfico; la actora manifiesta que después del cotejo de los signos “la administración concluyó erradamente que estos no presentan similitudes capaces de generar confusión, pues al hacer una desmembración de las marcas en sus prefijos y terminaciones, establece que ambas tienen el mismo prefijo DIS pero distinguibles terminaciones NAPEL Y PAPELES, y que por lo tanto no son confundibles”.
Sobre este punto cabe destacar que la doctrina y la jurisprudencia expresan que el análisis de los signos confrontados debe realizarse en conjunto, evitando el fraccionamiento, pero si a “las marcas hubiera que separarla entre prefijos y terminaciones para su comparación, el prefijo de la marca registrada DISPAPELES sería DISPA y no DIS como lo establece la resolución acusada.
El prefijo DISPA ha servido de base para distinguir los productos de mi representada en el mercado y se encuentra registrada como veremos más adelante desde hace varios años dentro de distintas marcas de su propiedad, tales como DISPALASER, DISPACOPIA, DISPASOBRES y por supuesto DISPAPELES. Dicho prefijo DISPA habría que compararlo con el prefijo DISNA de la marca solicitada.
De dicha comparación se colige su similitud gráfica, ortográfica y auditiva. Sólo se diferencian por una consonante, que no le otorga la distintividad suficiente para impedir la confusión en el GACETA OFICIAL 11/08/2005 3.36 mercado. Por otra parte en cuanto a las terminaciones PEL y PELES, la conclusión es la misma, son confundibles pues la una es tan sólo la expresión en singular de la otra”.
El tercero interesado, Distribuidora de Papeles S.A. DISPAPELES, no contestó la demanda. Luego de realizar un análisis de confundibilidad marcaria puede concluirse que las expresiones DISNAPEL y DISPAPELES son confundibles en sus aspectos fonético, gráfico y auditivo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Por lo expuesto la actora concluye que “el signo DISNAPEL (mixto) no es susceptible de registrarse como marca ya que éste se confunde con la marca DISPAPELES (mixta) y por lo tanto es susceptible de inducir al público a error con respecto al origen de los productos ofrecidos”. 1.2.3. La contestación a la demanda. La administración expresa que con la expedición de las Resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación de las Normativa Comunitaria Andina.
En lo referente al análisis comparativo “ésta Superintendencia procedió a estudiar las palabras DISPAPELES Y DISNAPELES haciendo énfasis en que en efecto, comparten el prefijo DIS y procedió a revisar las expresiones NAPEL Y PAPELES que en el caso en análisis serían las expresiones que tendrían riesgo de confusión. Lo anterior, no significa sin embargo, que el análisis de las marcas se haya hecho de manera fraccionada”.
Además expresó que al ser analizados los signos en conflicto observando la totalidad de los elementos que los integran concluyó que “son lo suficientemente diferentes como para que el público consumidor los individualice y no exista ningún riesgo de confusión…”. Los signos confrontados son perfectamente identificables ya que DISPAPELES corresponde a una marca evocativa, que hace alusión al producto, mientras que DISNAPEL es una marca de fantasía ya que se trata de una palabra que no posee significado propio.
Consecuentemente, luego de observar los signos confrontados se establece que no se presentan elementos ortográficos y fonéticos que produzcan confusión en el público consumidor respecto de los mismos, como tampoco existe confusión indirecta. 2. Competencia del Tribunal. 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.
La solicitud de registro de la marca aparece presentada en el mes de noviembre de 1995, por ello es pertinente interpretar el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitado por el consultante, y de oficio se hará la interpretación de los artículos 81, de la misma Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DESICIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” GACETA OFICIAL 11/08/2005 4.36 4.
Consideraciones. mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; partículas de uso común en la conformación de signos marcarios; reglas para el cotejo marcario; comparación entre signos mixtos. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas. La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de distinta procedencia. La distintividad hace viable que el consumidor diferencie e individualice productos y servicios, lo que le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, tal elección depende de ciertas características que se encuentran en los productos o servicios identificados con determinadas marcas, que influyen a ganar la preferencia del consumidor.
Al respecto Manuel Aréan Lalín expresa que: “ la marca se constituye en un mecanismo de diferenciación y, con ello, de identificación de los productos o servicios que pueden ser reiteradamente reconocidos. Se erige, así, en pieza clave para el favorecimiento de la transparencia del mercado y el sostenimiento de una competencia basada en las propias prestaciones: en el esfuerzo desplegado, en los recursos invertidos y, en definitiva en los resultados alcanzados por cada operador económico.” 2 El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.
La marca debe cumplir indefectiblemente con estas tres condiciones, además de no incurrir en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La doctrina destacando la importancia de la marca ha manifestado que: “La marca constituye un bien económicamente valioso que forma parte del patrimonio de la empresa junto con otros bienes materiales e inmateriales”. 1 La distintividad La perceptibilidad La marca para poder ser captada o percibida por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de cualquier clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.
Sólo un signo que es perceptible es apto para constituir marca ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: La función primordial de la marca es diferenciar, distinguir o individualizar productos y servicios en el mercado, el signo marcario le otorga a la “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es pre2 1 AREAN Lalín Manuel.
“COMENTARIOS A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA”. Volumen I. Editado por la Universidad de Alicante. España 1996. Pág. 260. INDECOPI & ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. OMPI. 1er Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial. “LOS RETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SIGLO XXI”. Primera Edición. Editado por INDECOPI & OMPI.
Lima. 1996. Pág. 178. GACETA OFICIAL ciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”. 3 La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.
Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 4 La susceptibilidad de representación gráfica Este requisito de la marca exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. Para acceder al registro marcario el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además no debe encuadrarse en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma.
Es tarea del Juez Consultante analizar si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 3 4 FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo.
S.A. 1984. Págs. 21 y SS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-04. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. 11/08/2005 5.36 4.2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La Decisión 344 en su artículo 83, literal a), establece una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; la norma expresa que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La prohibición no exige que el signo genere efectivamente el error en los consumidores o usuarios, puesto que para que ella opere, es suficiente con la sola existencia de este riesgo. La confusión puede ser causada por la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual del signo y la similitud de los productos o servicios que distinguen las marcas confrontadas; por lo que de permitirse el registro de un signo que carece de fuerza distintiva, se atentaría contra el interés del titular de un signo solicitado o registrado anteriormente, y se afectaría a los consumidores creando confusión. La citada prohibición de registro contribuye a la existencia de un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.
Es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina apunta a la importancia de este aspecto: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar GACETA OFICIAL productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos en condiciones de entera libertad.
(Sentencia dictada dentro del proceso 02-IP-2002, y reiterado en el proceso 147-IP-2003)”. 5 La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. 11/08/2005 6.36 El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido importantes criterios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. 6 4.3. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.
Un conjunto marcario puede integrarse por: prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por una sola persona. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, cabe indicar que al realizar el examen comparativo, no deben considerarse las partículas de uso general o común, a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, en el caso presente por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía de la marca.
Un signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate, si uno de los elementos que lo integran es de carácter genérico o de uso común o si evoca una cualidad del producto o servicio; la debilidad del signo se presentará con respecto a otros que también incluyan uno de tales elementos. 4.4.
Reglas para el cotejo marcario. Con el propósito de determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos marcas el examinador realiza su valoración tomando en cuenta las particularidades que presente cada caso y aplicando los criterios jurisprudenciales pertinentes. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que al momen6 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 18 de febrero del año 2004. Proceso N° 147-IP-2003. Marca: “IBIS”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 1165 del 7 de febrero de del 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003.
GACETA OFICIAL to de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 11/08/2005 7.36 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. neral el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuer-za expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta)”. 7 Atendiendo a los criterios extraídos de la doctrina el cotejo de marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.
En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. Para efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se tienen en cuenta los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 4.5.
Comparación entre signos mixtos. Consecuentemente, La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico, el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo ge- C O N C L U Y E: 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 17 de noviembre del 2004. Proceso N° 129-IP-2004. Marca: “GALLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005. GACETA OFICIAL PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: Las partículas de uso común no son susceptibles de ser apropiadas en exclusiva, pudiendo ser usadas por cualquiera y es la combinación que se haga con otros elementos que le den distintividad la que determinará la singularidad del signo.
CUARTO
QUINTO: 11/08/2005 8.36 nerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 2002-00022 (7662), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obte- Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell Medina SECRETARIA GACETA OFICIAL 11/08/2005 9.36 PROCESO 56-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1075-2002.
Actor: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED. Marca: “CREDITO MASTER”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprenden los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de mayo del 2005. 1.
Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED BANCO DE CREDITO DEL PERÚ. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÒN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
INDECOPI. Tercero Interesado: BANCO SUDAMERICANO. 1.2. Hechos Relevantes. 1.2.1. Los hechos. Con fecha 22 de julio de 1997, BANCO SUDAMERICANO S.A. solicitó el registro de la marca CREDITO MASTER para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. El 30 de septiembre de 1997 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (Estados Unidos de América) formuló observación basado en su titularidad de la marca MASTERCARD que distingue servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por medio de la Resolución N° 222-1998/OSDINDECOPI de fecha 20 de febrero de 1998, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones formuladas por MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED y BANCO DE CREDITO DEL PERU y otorgó el registro solicitado. La Resolución N° 987-1998-TPI-INDECOPI confirmó la Resolución anterior y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca CREDITO MASTER solicitada por BANCO SUDAMERICANO S.A. 1.2.2.
La demanda. Según el informe enviado por el Juez Consultante, la actora, Sociedad MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED es titular de la marca registrada MASTERCARD para distinguir servicios financieros; por ello presentó observaciones al registro del signo solicitado CREDITO MASTER ya que considera que es similar a la marca notoriamente conocida MASTERCARD.
GACETA OFICIAL 11/08/2005 10.36 Expresa que la Resolución N° 987-1998-TPIINDECOPI declaró infundada la observación presentada “con el agravante que consideró que el signo MASTERCARD no ostentaba la calidad de notoria”. Y que pese a los medios probatorios ofrecidos por la Sociedad actuante durante el proceso administrativo, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI determinó que la marca MASTERCARD “no tenía la calidad de notoria y por lo tanto, consideró no aplicar al caso el artículo 83, inciso d), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.
BANCO SUDAMERICANO S.A. contestó la demanda expresando que el hecho de que ambas marcas tengan en común el término MASTER no significa que la semejanza entre ellas sea capaz de inducir en error o confusión al público, y que en la actualidad coexisten en la clase 36 varias marcas que llevan en su conformación el término MASTER, y que “la eventualidad que una marca sea notoriamente conocida no le exime de que se realice el examen de registrabilidad de los signos del cual se determina que no existe confusión entre dichos signos”.
Sin embargo, se debe tomar en consideración que INDECOPI anteriormente en la Resolución N° 653-93-INDECOPI/OSD de 25 de enero de 1994 dentro de otro trámite administrativo, concluyó que la marca MASTERCARD tiene la calidad de notoria. El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIOS COMERCIALES E INTERNACIONALES argumenta que “la empresa accionante no ha acreditado la calidad de marca notoriamente conocida.” A fin de demostrar la gran difusión, presencia y notoriedad de la marca MASTERCARD se acompañaron diversas pruebas como: información de prensa que contiene datos estadísticos acerca de la tarjeta de crédito MASTERCARD y su presencia en el mercado mundial y latinoamericano, además se adjuntaron videos que contienen comerciales de televisión que publicitan la marca en Estados Unidos, Canadá, España, Hong Kong, Singapur, Alemania, etc.
Por lo expuesto la actora considera que existen suficientes medios probatorios que acreditan el conocimiento y difusión de la maca MASTERCARD, y que no es aceptable que no se la considere notoria y que se consienta que algún tercero pretenda aprovecharse de su prestigio registrando marcas similares ocasionando su dilución. 2. Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: La Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó la interpretación prejudicial del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.2.3.
La contestación a la demanda. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. INDECOPI, defiende la validez de las Resoluciones administrativas cuestionadas ya que la marca solicitada para registro por BANCO SUDAMERICANO S.A. no se encuentra incursa en las causales de prohibición de registro previstas en la Normativa Comunitaria Andina.
Como quiera que la solicitud de registro del signo fue presentada en el mes de julio de 1997 le es aplicable la Decisión 344. La presente interpretación prejudicial versará sobre los artículos solicitados por el consultante y se interpretarán de oficio los artículos 81 y 84 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DESICIÓN 344 Expresa que en lo referente al examen comparativo de los signos se concluye que “no existen semejanzas que puedan inducir a error al público, además no se ha acreditado que la marca de la observante sea notoriamente conocida”.
Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- GACETA OFICIAL tintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” ( ) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. 11/08/2005 11.36 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 4.
Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas denominativas; la notoriedad de la marca y prueba de tal calidad; palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas. La marca posee gran importancia económica y comercial, ya que representa un importante activo de la empresa, por ello se le brinda una adecuada protección a través de la normativa nacional y supranacional. La marca es un elemento indispensable en el comercio, ya que sirve de nexo entre el consumidor y el fabricante, quien utilizará todos los recursos a su disposición para lograr aceptación, reconocimiento y prestigio en el mercado.
La doctrina expresa que las ventajas de la marca son: “a) la posibilidad de que el comerciante sea identificado en el mercado al ofertar su producto; b) que el consumidor tiene la seguridad de adquirir un producto cuyas cua- GACETA OFICIAL 11/08/2005 12.36 externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca.
Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos.
Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible ”. 2 lidades ha apreciado con anterioridad; y c) para el Estado, el beneficio se encuentra en la influencia que la marca ejerce sobre la oferta y la demanda al motivar un aumento de productividad de las empresas.” 1 El artículo 81 de la Decisión 344 expresa que los requisitos para el registro de marcas son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
A través del mencionado artículo, la normativa comunitaria protege al consumidor, evitando que sea engañado o que incurra en confusión, y precautela el interés del titular de la marca, a fin de que terceros no se aprovechen indebidamente de su prestigio y fama. Además de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.
La distintividad. El signo marcario le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. Para obtener el registro marcario es indispensable que el signo posea fuerza distintiva, lo que permitirá que el consumidor de un producto pueda hacer un enlace directo entre el producto, la marca y el fabricante que los produce.
Esto no quiere decir, en manera alguna, que la presencia de los otros requisitos enunciados pueda ser obviada so pretexto de la gran distintividad del signo. La susceptibilidad de representación gráfica. El signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser descrito, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese, a fin de que el usuario, pueda conocer el producto o servicio.
La descripción gráfica o material del signo, es el requisito mediante el cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4.2.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La perceptibilidad. El signo marcario debe tener la posibilidad de ser apreciado, a través de todo signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma de que el sujeto perciba los estímulos externos. Otero Lastres, entiende por perceptibilidad: “ la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación 1 MORENO Y BRAVO, Emilio.
“DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” Editorial Dykinson. Madrid 1999. Pág. 4. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, indica que no son registrables aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza con una marca anteriormente solicitada o, registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso pueda inducir al público a error.
El titular de la marca, posee el derecho exclusivo de uso sobre ésta y se encuentra facultado 2 OTERO Lastres José. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ” Año XLVII – Nº 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202. GACETA OFICIAL 11/08/2005 13.36 por la ley para presentar observaciones en contra de registros de signos que por sus características causarían confusión, al igual que puede oponerse a los actos administrativos emitidos por la Oficina Nacional Competente que atenten contra sus derechos.
Pero además, la autoridad correspondiente, en procura de precautelar el interés general, posee la facultad de impedir el registro solicitado, aún sin necesidad de contar con la opinión del titular de marcas idénticas o semejantes, que encuentre que aquél puede crear confusión con los consumidores. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
La finalidad de una marca es individualizar productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares, protegiendo con ello, tanto a los consumidores de la confusión o el engaño, como a los empresarios de la competencia desleal. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;
Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: La prohibición de registro comentada no exige que el signo solicitado efectivamente induzca a error a los consumidores, sino que basta la existencia de este riesgo, el cual puede darse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican.
La confusión producida por las marcas puede ser: directa, cuando el consumidor adquiere un producto y asume que está comprando otro; o, indirecta, cuando el consumidor cree que el bien adquirido tiene un origen empresarial distinto al que en realidad posee. La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica. La similitud ortográfica, surge de la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, existe por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. 4.3. Reglas para el cotejo marcario.
En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
Es importante considerar que en la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfati- GACETA OFICIAL zar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 4.4.
Comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas, se conforman por una o más palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 11/08/2005 14.36 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 4.5.
La notoriedad de la marca y prueba de tal calidad. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 4 Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varias sentencias, como la dictada dentro del Proceso 01-IP-2005: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida,; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.
No pueden ser registradas las marcas que sean una imitación, lo cual se desprende del literal d), del artículo 83 o que tengan semejanzas con marcas notoriamente conocidas, como, lo prevé el literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344. “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.
Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condi4 OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255. GACETA OFICIAL ciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado.
Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 5 En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”. 6 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.
La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 7 “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios 5 6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 21 de abril de 1998. Proceso N° 23IP-96. Marca: “VODKA BALALAIKA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de abril de 2001. Proceso N° 16IP-2001. Marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 674 de 31 de mayo de 2001.
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32. 11/08/2005 15.36 en relación con los cuales la marca es usada ”. 8 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 9 El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que el signo que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida.
El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Al respecto el Tribunal, con fundamento en lo que dispone el artículo 84 se ha pronunciado en los términos siguientes: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: 8 9 AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial.
ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL y Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. y Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. y Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. y Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 10 Según el artículo 84 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se deberemos tener en cuenta que: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; 11/08/2005 16.36 puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, en el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 11 c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 4.6. Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios.
Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas, pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está facultado por la ley para impedir que terceros De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 22IP-2003. Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003. 11 Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de re- OTAMENDI Jorge.
Ob. Cit. Pág. 191. GACETA OFICIAL presentación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.
SEGUNDO: La principal función de la marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error. Con el propósito de evitar que ello se produzca el derecho comunitario prohíbe en el literal a) del artículo 83, el registro de signos idénticos o similares.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO
QUINTO: La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos por este Tribunal. El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, las orientaciones doctrinales referidas en 11/08/2005 17.36 esta interpretación, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.
SEXTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna.
SEPTIMO: El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.
OCTAVO: La protección a la marca notoriamente conocida, otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.
Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 10752002, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las pres- GACETA OFICIAL 11/08/2005 18.36 cripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Mónica Rosell Medina SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 63-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2002-00420 (8518). Actor: SOCIEDAD HELLENICA S.A. Marca: “SENTIVA (nominativa)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de mayo de 2005. 1.
Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: SOCIEDAD HELLENICA S.A. Demandado: NACION COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercer Interesado: SOCIEDAD JAFER LIMITED. 1.2.
La demanda. Hellenica S.A., quien es titular del registro de la marca SENSITIVA by Radiant destinada a distinguir productos de la clase 3 de la nomenclatura oficial, demanda la nulidad de la Resolución N° 27315 de 28 de octubre de 1997, mediante la cual se concedió el registro de la marca SENTIVA, solicitada el 15 de abril de 1997 por la sociedad Jafer Limited para amparar productos de la clase
5. GACETA OFICIAL La actora expresa que se han violado los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Señala que se desconoció la Normativa Comunitaria al otorgarse el registro de una marca confundible con otra que gozaba de registro previo y que es de propiedad de un tercero. Que el signo SENTIVA es confundible con la marca SENSITIVA by Radiant de propiedad de Hellenica S.A. ya que ambas marcas están destinadas a distinguir productos idénticos; además que la marca previamente registrada, aunque se conforma de tres palabras, tiene como elemento caracterizante la expresión SENSITIVA; que es precisamente la que se reproduce y se imita con la marca solicitada SENTIVA, por ello procede realizar la comparación sobre estos términos, “lo cual no es sino aplicación de la regla según la cual son las semejanzas lo que determina la confusión y no sus diferencias”.
En este sentido considera la actora que las expresiones SENSITIVA y SENTIVA despiertan prácticamente la misma impresión de conjunto, ya que “las tres primeras letras y las últimas cuatro son idénticas y se encuentran dispuestas en idéntico orden; sus sonidos vocálicos son idénticos; la primera y sus dos últimas sílabas son idénticas; la sílaba tónica es coincidente, y la sílaba central de la primera, que se suprime en la segunda, pasa prácticamente desapercibida al primer golpe de vista.
El riesgo es pues evidente”. Concluye que el signo SENTIVA no es registrable ya que no cumple con uno de los tres requisitos indispensables para acceder al registro de marcas como es el de la distintividad. 1.3. Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda exponiendo los siguientes argumentos: Expresa que pese a que en el cotejo de marcas debe observarse la totalidad de los elementos que conforman las marcas en conflicto, esta regla tiene su excepción al tratarse de marcas farmacéuticas, en donde el uso de prefijos de uso común es frecuente.
Al efectuar el análisis de confundibilidad del signo SENTIVA y la marca SENSITIVA by Radiant, 11/08/2005 19.36 se concluye que tienen una estructura diferente ya que el primero se compone de siete letras, mientras que el segundo de dieciocho letras, lo cual evidencia que poseen una estructura visualmente distinta. En lo referente a la identidad o similitud entre los productos en conflicto expresa que la marca SENSITIVA by Radiant ampara productos de la Clase 3, mientras que la marca SENTIVA distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y en este punto aclara que no todos los productos de la clase 5 están al alcance del consumidor medio sino de uno especializado.
De manera que la Superintendencia de Industria y Comercio no encontró que se vulnere derecho alguno y consideró que el signo es registrable por cumplir con todos los requisitos que la Normativa Comunitaria exige y por no incurrir en ninguna causal de irregistrabilidad. El tercer interesado contestó la demanda expresando que por medio de la Resolución N° 27315 de 28 de octubre de 1997, se otorgó el registro de la marca SENTIVA (nominativa).
Que la sociedad Jafer Limited obtuvo el registro de la marca solicitada para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y opina que al “ser el registro la fuente del derecho de uso de una marca, una acción de nulidad que busque invalidar el registro es evidentemente atentatoria contra el “uso” y “goce” pacífico que se tiene sobre la marca, ya que dichas facultades se derivan del registro marcario”.
Agrega que las marcas SENTIVA y SENSITIVA by Radiant, han coexistido en el mercado “desde hace más de 5 años” distinguiendo productos comprendidos dentro de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, y que la Sociedad Hellenica S.A. “no presentó oposición al registro de la marca SENTIVA dentro del término legalmente establecido para tales efectos, como consta en el expediente N° 96 019647, sino que había aceptado coexistir pacíficamente con la marca SENTIVA de Jafer Limited.” 2.
Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudi- GACETA OFICIAL 11/08/2005 20.36 cial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” 3.
Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas. 4. Consideraciones. Como la solicitud de registro de la marca SENTIVA fue presentada el 15 de abril de 1997, y por ser pertinente dentro del caso planteado se interpretarán los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 señalados por el consultante. Y se interpretará de oficio el artículo 81 de la Decisión antes citada.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DESICIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; conexidad competitiva; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas denominativas. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que incurran en confusión o que sean engañados.
La marca se define como el medio sensible que permite distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: Artículo 82 “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”;
( ) La distintividad. Artículo 83 Es la característica principal de la marca y a través de ella se puede realizar una adecuada diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, a través de este requi- “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 1 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.
73. GACETA OFICIAL 11/08/2005 21.36 sito se realiza la identificación de los diferentes productos o servicios que se ofertan en el mercado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice lo que le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir. que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.
Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 4 Luis Eduardo Bertone dentro del tema comenta lo que sigue a continuación: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas”. 2 La perceptibilidad.
La marca es un signo de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.
Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 3 En sentencias anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación 2 3 BERTONE Luis Eduardo.
“DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y SS. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito de la marca exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. De manera que para acceder al registro marcario el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.
El Juez Consultante debe proceder a analizar si la marca “SENTIVA” cuyo registro se demanda, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4.2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-04. Marca: “DIACOM”.
Publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. GACETA OFICIAL 11/08/2005 22.36 otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La confusión marcaria puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Son aptos de obtener el registro marcario los signos que son lo suficientemente distintivos y, en consecuencia, no generan confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro. 4.3.
Conexidad Competitiva. La Normativa Comunitaria Andina impide el registro de signos confundibles ya que no poseen fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés de los titulares de registros anteriores y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles, contribuye a la existencia de un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.
La falta de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores, por ello la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Como ya lo ha dicho la jurisprudencia de este Tribunal en sentencias como la dictada dentro del Proceso 20-IP-2005, cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es de competencia del examinador establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se llegue dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.
Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución GACETA OFICIAL tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” 5 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. 11/08/2005 23.36 4.4. Reglas para el cotejo marcario. El determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos marcas es una labor minuciosa y complicada, para la que el examinador debe realizar su valoración tomando en cuenta las particularidades que presente cada caso y aplicar los criterios jurisprudenciales pertinentes.
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas sentencias ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Según las mencionadas reglas el cotejo de todo tipo de marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.
En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. GACETA OFICIAL 4.5.
Comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas, se conforman por una o más palabras, que integran un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir, tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 6 6 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 11/08/2005 24.36 La similitud generada entre los signos puede ser ortográfica, fonética o ideológica; la primera surge de la semejanza de las letras en los signos comparados, donde la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión, además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
Es fonética, cuando los signos al ser pronunciados generan un sonido idéntico o similar. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy semejante. El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confu- GACETA OFICIAL sión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones doctrinales referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan. Deberá seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para evitar cualquier riesgo de confusión.
CUARTO
QUINTO: 11/08/2005 25.36 cotejo marcario, en todo caso, procederá dentro de un criterio más riguroso o con mayor detenimiento del que normalmente pueda hacerse con otro tipo de marcas, a fin de evitar confusiones que puedan afectar la salud de los consumidores. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 200200420 (8518), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, salvo si se trata de marcas que amparan productos farmacéuticos.
El Mónica Rosell Medina SECRETARIA Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 11/08/2005 26.36 PROCESO 83-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT.
Marca: “CLIMEFEN”. Proceso interno N° 2593-2002. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil cinco. el pedido hecho ha sido admitido a trámite, por medio de auto de 8 de junio del 2005. 1.
ANTECEDENTES: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: El expediente recibido por este Tribunal el 23 de mayo del 2005, como anexo al Oficio Nº 1322005-SCS-CS, de 13 de mayo del 2005, relacionado, según así se expresa, con la “…impugnación de resolución Administrativa, a mérito de la resolución de fecha veintitrés de febrero del dos mil cinco, expedida por esta Suprema Sala de conformidad con el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
Observa el Tribunal, que del “resumen de la causa signada con el número 2593-02” que forma parte del expediente recibido, se desprende que la Instancia Nacional compareciente solicita la interpretación de este Organo Comunitario, a fin de “…establecer la correcta interpretación de los artículos ochentiuno y ochentitrés incisos a) y e) de la Decisión 344 que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”; solicitud que, por cierto, no se ha ajustado estrictamente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que dicha Instancia se ha limitado a una simple remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, este Tribunal las estima subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas y, razón por la cual 1.1.
Partes Actúa como demandante la firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, siendo demandados el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI- de la República del Perú; Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la firma PHARMALAB S.A. 1.2 Acto demandado El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos, se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta por la firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, la cual impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI: Nº 1008/TPI-INDECOPI, emitida el 14 de agosto de 1999, por medio de la cual se confirma la Resolución Nº 15250-1998/OSD-INDECOPI, de 30 de diciembre de 1998 y, en consecuencia, se otorgó el registro de la marca CLIMEFEN, solicitado por la firma Pharmalab S.A., para distinguir productos farmacéuticos y medicinales, correspondientes a la clase 5 de la “Nomenclatura Oficial”. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser extraídos los siguientes aspectos principales: a) Los hechos - El 19 de junio de 1998, la firma PHARMALAB S.A. presentó solicitud para el registro de la GACETA OFICIAL denominación “CLIMEFEN”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza). 1 - El 20 de agosto del mismo año, fue publicado el aviso correspondiente a esa solicitud, en el Diario Oficial “El Peruano”. - El 29 de septiembre también de 1998, la firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT presentó observación contra el registro solicitado, con base en la marca “CLIMENE” de su propiedad, que ampara productos también de la Clase Nº 5 y, que se encuentra registrada bajo certificado Nº 92368, vigente hasta el 25 de julio del 2006. - El 30 de diciembre de ese mismo año, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 15250-1998/OSD-INDECOPI, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro solicitado en favor de PHARMALAB S.A. - El 28 de enero de 1999, SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución emitida. - El 14 de agosto también de 1999, el INDECOPI resolvió dicho recurso, mediante Resolución Nº1008/TPI-INDECOPI, por medio de la cual confirmó la Resolución Nº 15250-1998/OSDINDECOPI. b) Escrito de demanda La firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, domiciliada en Berlín, Alemania, asevera que es titular de la marca CLIMENE, registrada para identificar productos farmacéuticos de la clase 5 Internacional, bajo certificado Nº 92368, vigente hasta el 25 de julio del 2006. 11/08/2005 27.36 didos también en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), respecto de la cual fue presentada observación por SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, con base en la marca de su propiedad CLIMENE, sosteniendo al efecto que la marca solicitada es absolutamente confundible con su marca y que, además, la denominación solicitada para registro, pretendía ser aplicada a los mismos productos de la clase 5.
Afirma que, posteriormente, el INDECOPI emitió la resolución 15250-1998/OSD-INDECOPI, de 30 de diciembre de 1998, declarando infundada la observación y otorgando, en consecuencia, el registro solicitado. Expresa, finalmente, que el INDECOPI emitió luego la Resolución Nº 1008/ TPI-INDECOPI, de 14 de agosto de 1999, por medio de la cual confirmó la Resolución inicial.
Sostiene, en sus fundamentos y, con relación a su derecho sobre la marca CLIMENE que “…el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere a través del registro de la misma ante la oficina administrativa competente.”. Acerca de la violación aducida del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, expresa que “…de concederse el registro de CLIMEFEN, se estaría induciendo a error al consumidor, no sólo en cuanto a la identidad del producto (confusión directa), sino también respecto a la procedencia empresarial del mismo (confusión indirecta).
Y ello conllevaría, además, a que Pharmalab S.A. esté en posición de explotar gratuita e ilícitamente el prestigio de nuestra marca CLIMENE”. Manifiesta que el 19 de junio de 1998, la firma PHARMALAB S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “CLIMEFEN”, como marca destinada a amparar productos compren- Argumenta que sobre la similitud entre las marcas en conflicto “…debe notarse que las marcas CLIMENE y CLIMEFEN sólo difieren en una sola letra, lo que determina la indiscutible similitud entre dichas denominaciones.
Esto no sucede con los demás registros de marcas que también contienen la partícula CLIM y han sido citados por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI con el fin de justificar su fallo”. Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.
Asevera que “aplicando las reglas expuestas, por la innegable semejanza en grafía y pronunciación, existente entre las marcas CLIMENE y CLIMEFEN, debemos reiterar que tenemos que la similitud entre aquéllas es de tal grado que puede inducir a confusión”. 1 GACETA OFICIAL Plantea, finalmente, en lo principal, que “a la luz de lo expuesto, resulta claro que la Resolución Nº 15250-1998/OSD-INDECOPI, que en primera instancia concedió el registro de CLIMEFEN, clase 05 y la Resolución Nº 1008-1999/TPIINDECOPI (sic) que, en segunda y última instancia administrativa, confirmó la anterior, han sido dictadas en directa violación a una expresa prohibición legal”. c) Contestación a la demanda La Corte Suprema de Justicia del Perú, en su “resumen de la causa”, señala que el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, ha dado contestación a la demanda sosteniendo que “…en base a los criterios establecidos en el inciso a) del Art. 83 de la Decisión 344, concordante con el inc. a) del Art. 130 de la Ley de propiedad (sic) Industrial y lo dispuesto en los Arts. 131 y 132 del DLEG. 823, se ha establecido que las marcas en litigio no resultan semejantes en grado de inducir a confusión al consumidor”.
Manifiesta que “luego de realizada la búsqueda de antecedentes, se ha verificado que existen a favor de titulares, marcas que contienen la partícula CLIM como DESCLIM, CLIMACEL y OESCLIM, habiendo establecido la doctrina que cuando una partícula es frecuente (sic) utilizada en la conformación de varias marcas, no se dejará de tomarse en cuenta al momento de realizarse el examen de comparación, pero no será determinante para establecer las semejanzas de signos.”. 11/08/2005 28.36 d) Tercero interesado La Corte Suprema de Justicia del Perú refiere los fundamentos expuestos por el tercero interesado en esta causa, la firma PHARMALAB S.A., señalando que ésta ha sostenido, en lo principal, que “…la resolución cuestionada ha sido emitida teniendo en consideración las normas vigentes Art. 131 y 132 del D.Leg. 823 dentro de dichos criterios conviene destacar: a) la apreciación sucesiva de los signos, considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) el grado de percepción del consumidor medio y c) semejanzas gráfico-fonética.” Se sostiene que el tercero interesado ha argumentado, que “…cada uno de dichos criterios han sido exhaustivamente aplicados a través de la resolución impugnada en el análisis comparativo de CLIMENE y CLIMEFEN, constituyéndose que se cumple con los requisitos que exige el Art. 128 del D.LEG. 823 y 81 de la Decisión 344.”; así mismo, que “si la marca CLIMENE coexiste pacíficamente en el registro con todas esas marcas, no existe razón para que no pueda hacerlo con la marca CLIMEFEN”.
Se asevera que, PHARMALAB S.A., “cita la doctrina de la forma como se hace el análisis, precisando que la coincidencia parcial en varias denominaciones de alguna o algunas sílabas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de c/u de ellas tiene una significativa carga diferencial”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Se afirma, además, que “la marca CLIMEFEN cumple con los 3 requisitos previstos en la ley para acceder a su registro”. 2.
CONSIDERANDO: Ha sido argumentado, también, según se expresa en el aludido resumen, que “el examen de confundibilidad de Indecopi no ha dejado de ser riguroso por el hecho de tratarse de productos farmacéuticos; y si bien en nuestro medio la automedicación o la venta sin prescripción médica es una práctica constante, resulta razonable que ante la existencia de esta clase de productos, el consumidor realice un detenido examen de los productos en función de sus propias necesidades”.
La solicitud sobre interpretación prejudicial recibida por este Organo Jurisdiccional, como ya se dijo, no ha sido formulada en los términos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, siendo preciso reiterar a ese respecto, que la Instancia Consultante se ha limitado a remitir, por medio de Oficio Nº 132-2005-SCSCS, de 13 de mayo del 2005, un expediente integrado por copias certificadas de piezas correspondientes, según se aprecia, del expediente organizado por esa Dependencia con ocasión
2.1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL GACETA OFICIAL de la controversia interna sometida a su resolución, en el que se dispone solicitar de este Tribunal “…establecer la correcta interpretación de los artículos ochentiuno y ochentitrés incisos a) y e) de la Decisión 344 que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.
Sin embargo de lo observado, a través de una minuciosa revisión de las piezas procesales recibidas, se aprecia que la información que el Estatuto de este Tribunal exige respecto de consultas en materia de interpretación prejudicial, puede ser extraída de la documentación conformante del expediente remitido, en lo relativo a la identificación de la Instancia Nacional Consultante, a la relación de las normas cuya interpretación se requiere, a los hechos considerados relevantes para la interpretación, a la determinación de la causa interna que origina la consulta, así como al lugar para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal concluye, por otra parte, que es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, con la modalidad aludida, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos solicitados, por haber constatado con los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de la marca “CLIMENE” ha sido presentada el 19 de junio de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344. 2.3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 11/08/2005 29.36 DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; (…)
2.4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser GACETA OFICIAL registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 11/08/2005 30.36 campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
2.5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser descrito en la forma indicada precedentemente, para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el examen entre dos signos, para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.3 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; 11/08/2005 31.36 Reglas para realizar el cotejo marcario Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 4. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. Similitud fonética, que se constituye entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras.
Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino 4 3 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.
Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.
El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5
2.6. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado su reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.
La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad, en todo caso, deberá ser debidamente probada conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro. 11/08/2005 32.36 notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida; considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 6 Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de élla se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 de la Decisión 344.
2.7. LAS MARCAS FARMACEUTICAS Confusión con la marca notoriamente conocida En el caso motivo de esta interpretación prejudicial, por tratarse de dos marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir lo que al respecto este órgano jurisdiccional ha manifestado, entre varios otros, en el Proceso13-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998: El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el exa- 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL men de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario, con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000, lo siguiente: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.
“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.
Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.” 7 En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana. 7 Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11/08/2005 33.36
2.8. PARTICULAS DE USO COMUN En la conformación de una marca, su creador podrá valerse de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente considerados pueden estimarse como expresiones de uso común, que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna, por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está facultado legalmente para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que contienen partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
En este contexto, el tratadista Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 8 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus interpretaciones ha recogido im8 OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL portantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “…Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” 9 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean 9 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11/08/2005 34.36 idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5.
La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, en todo caso, deberá ser debidamente probada conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro. 6.
No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. 7. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, respecto de los cuales un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por tanto, es recomendable en estos casos aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que evite confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por éllas identificados. El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la administración de tales productos por el público al que GACETA OFICIAL están destinados puede ocasionar daños a la salud por efectos de la confusión. 8.
La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2593-2002, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y cer- 11/08/2005 35.36 tificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 11/08/2005 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú