Año XXII - Número 1262 Lima, 15 de noviembre de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 107-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Marca: LIVIANIT. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Proceso interno Nº 2003-00221 (9084) Proceso 111-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Proceso Interno Nº 727-2004.

Actor: PEPSICO, INC. Marca: TWIST Proceso 129-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00327 (8305). Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, INC. Marca: POWERBAR Proceso 135-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-0314 (8277). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “ANDINA” (mixta) 1 9 17 24 PROCESO 107-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Marca: LIVIANIT. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Proceso interno Nº 2003-00221 (9084). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00221 (9084).

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL El auto de 3 de agosto de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0922 de 1 de junio de 2005, recibida en este Tribunal el 23 de junio de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos Mediante Resolución Nº 4413 de 24 de agosto de 1987 expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industria y Comercio, se concedió a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. el registro de la marca LIVIANIT para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

(Clasificación Internacional de Niza: Clase 20: Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas). La actora solicitó la renovación del registro. Por Resolución Nº 5419 de 30 de diciembre de 1992 la misma División concedió dicha renovación con vigencia hasta el 24 de agosto de 2002.

El 23 de mayo de 2002, ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó a la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la renovación de la marca LIVIANIT para distinguir productos de la Clase 20. Por Resolución 30615 de 23 de septiembre de 2002 la Jefe de la División de Signos Distintivos, sin pronunciarse sobre la solicitud de renovación, declaró la caducidad de la marca LIVIANIT, la que, según la consultante se fundamenta “… en que el término de 3 meses a que hace referencia el artículo 25 del Decreto 2591 de 2000 para pagar las tasas de los títulos otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 15/11/2005 2.36 1994 y entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del Decreto, respecto del registro de la marca LIVINIT, había vencido el 14 de abril de 1994 sin que se hubiera acreditado el pago de las tasas vigentes en ese momento …”.

La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 30615. El primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que, por Resolución Nº 38134 de 2002 confirmó la Resolución Nº 30615, el segundo por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 42132 de 26 de diciembre del 2002, que también confirmó la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora indica que se violó el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, y que “No hay duda de que la declaratoria de caducidad de un registro marcario es una verdadera sanción administrativa impuesta por la administración al titular, cuando éste no ha realizado el pago de las tasas correspondientes a la publicación del título o cuando no realiza la renovación del registro dentro del término señalado en la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de Diciembre 13 del 2000, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena …”.

También indica que “… la imposición de la sanción consistente en la declaratoria de caducidad del registro, debía imponerse observando, de una parte, el incumplimiento de la obligación del administrado consistente en el pago de las tasas, es decir verificando la ocurrencia de los supuestos de hecho que daban lugar a la aplicación de la sanción … ni la legislación supranacional sobre propiedad industrial (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), ni las normas nacionales que establecen las sanciones por el no pago de las tasas, esto es, los decretos reglamentarios números 117 de 1994 y 2591 de 2000, establecen un límite temporal para la imposición de las sanciones derivadas del incumplimiento de tal obligación”.

Igualmente sostiene que se violó el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Colombia y el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo. GACETA OFICIAL En la demanda, se observa que, la actora no hace ninguna mención de normas del ordenamiento jurídico comunitario que hubieran sido violadas. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda diciendo que: “… es necesario precisar que el derecho sobre una marca otorga a su titular ciertas prerrogativas frente a este, tales como su uso exclusivo y la posibilidad de oponerse a que terceros no autorizados hagan uso de una expresión igual o similar.

Sin embargo dicho registro no se otorga sin limite (sic) de tiempo por cuanto le impone a su titular la obligación de renovar el registro, cumpliendo previamente con ciertos requisitos, que de no llevarse a cabo general la perdida (sic) del derecho otorgado”. Indica que “Con el decreto 2591 del 13 de diciembre de 2000, se reglamento (sic) parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en su artículo 25, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutorio del acto administrativo respectivo”.

Sostiene que “No se puede aplicar el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo respecto a la figura de la caducidad de que trata la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y reglamentada parcialmente por el decreto 2591 de 2000, por cuanto de ninguna manera la actora, titular del certificado … de la marca LIVIANIT, no ha cometido infracción, falta o contravención sea por acción o por omisión en contra de nuestro ordenamiento jurídico, a que se refiere la norma en cita”.

Asimismo, citando jurisprudencia comunitaria de la Decisión 344, dice que: “… al momento de haber finalizado el término de los tres meses establecido en el artículo 25 del decreto 117 de 1994, para el pago de tasas correspondientes a las renovaciones concedidas entre el 8 de abril 15/11/2005 3.36 de 1992 y el 14 de enero de 1994 fecha de publicación del citado decreto, esto es, hasta el 14 de abril de 1994, en ese mismo instante y de facto se presento la caducidad del certificado … de la marca LIVIANIT … sin que ninguna manera pudiera existir o mediar procedimiento alguno para establecer si existía o no la caducidad sobre el precitado registro marcario, ya que desde el siguiente día de presentarse la caducidad cualquier persona podía solicitar la marca caducada LIVINIT, como si se tratara de un nuevo registro, tal y como dice la jurisprudencia del Tribunal”.

También indica que “… la caducidad como perdida (sic) del derecho al registro marcario en contra de su titular, tiene su fuente en una norma de carácter (sic) supranacional y no nacional, contenida en el artículo 174 de la decisión (sic) 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el cual se reglamentó la decisión (sic) 486, por lo mismo no admite aplicación de norma nacional al respecto”.

Finalmente, al referirse a la violación del artículo 29 de la Constitución Política dice que la Superintendencia “… en uso de las facultades legales contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y del decreto 2591 … concordante con el decreto 117 … mediante la resolución no. 30615 … oficializó el fenómeno de la caducidad presentado por el no pago de las tasas de renovación del certificado … de la marca LIVIANIT … ”.

Las referencias antes transcritas son las únicas sobre las normas de derecho comunitario andino, pues la demanda básicamente versa sobre la violación de normas nacionales.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin GACETA OFICIAL de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 126 de su Estatuto, que procede la interpretación de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de un servicio correspondiente a la primera renovación de dicho registro, acordada ésta el 30 de diciembre de 1992, sobre la base de una solicitud de 11 de agosto del mismo año. Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 313 Disposiciones Transitorias “Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. “Artículo 88.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”. 15/11/2005 4.36 “Artículo 107.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión”.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”. “Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros” “Artículo 120.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”.

I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa relacionada con el ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que procede la interpretación de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de un servicio correspondiente a la primera renovación de dicho registro, acordada ésta el 30 de diciembre de 1992, sobre la base de una solicitud de 11 de agosto del mismo año, por lo que es pertinente referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

GACETA OFICIAL La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a 15/11/2005 5.36 las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos se observa que, si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 30615, 38134 y 42132, todas de 2002, mediante las cuales se declaró y confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca LIVINIT para la clase 20, la citada caducidad fue declarada en las siguientes circunstancias: según la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LIVIANIT fue otorgado por Resolución Nº 4413 de 24 de agosto de 1987 “asignándosele el número de certificado 118389, con vigencia hasta el día 27 (sic) de agosto de 1992”.

La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó, en fecha 11 de agosto de 1992, la primera renovación del certificado N° 118389 “pagando únicamente por concepto de servicios administrativos el día 03 de agosto de 1992, la suma de $66.000,00 pesos moneda legal, en orden a lo previsto en el artículo 1° del decreto 1168 del 10 de julio de 1992”; este decreto “fijó las tarifas a pagar por procedimientos adelantados ante esta Entidad”.

La renovación “se concedió mediante la resolución no. 5419 del 30 de diciembre de 1992, para el período comprendido entre el 24 de agosto de 1992, hasta el 24 de agosto de 2002”. Esta Resolución, en su artículo primero, dice: “Previa la cancelación de los derechos que esta actuación causa, entréguese al titular copia de la presente Resolución, publíquese en la Gaceta de Propiedad Industrial …” y fue notificada personalmente el día 19 de abril de 1993, “quedando ejecutoriada … el día 26 de abril de 1993 … sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. 118389 de la marca LIVIANIT”; luego, el 14 de enero de 1994, fue expedido el Decreto 117, publicado en la misma fecha, en cuyo artículo 25 se otorga un plazo adicional de tres meses para acreditar el pago de la renovación de los títulos “concedidos entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994 fecha de publicación del citado Decreto, esto es, hasta el 14 de abril de 1994”, so pena de caducidad.

Finalmente, el 23 de mayo de 2002, la empresa formuló una segunda solicitud de renovación sobre la cual no hubo pronunciamiento. GACETA OFICIAL Por Resolución Nº 30615 de 23 de septiembre de 2002, según la Superintendencia, “… se declaró oficialmente la caducidad del registro no. 118389 de la marca LIVIANIT, que distinguía productos de la clase 20 internacional”.

De la secuencia que antecede se desprende que el derecho a la primera renovación del título en referencia, solicitada el 11 de agosto de 1992 y otorgada el 30 de diciembre del mismo año, fue ejercido bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La instancia consultante establecerá la norma aplicable en el caso de autos, tanto en lo que concierne al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho de propiedad industrial válidamente concedido, como en lo que concierne a las etapas del procedimiento correspondiente.

II. De la renovación del registro de un signo como marca El artículo 88 de la Decisión 313, sobre la base de la disposición prevista en el artículo 87 de la misma Decisión, según la cual la duración del registro de un signo como marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión y dicho registro podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años, exige que la solicitud de renovación sea formulada ante la oficina nacional competente, órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro o, dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de la expiración. Este artículo en coordinación con el artículo 90 de la misma Decisión prevé que, de presentarse la solicitud dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia, por parte de quien fuera el último titular de la marca, no procederán contra ella observaciones con fundamento en el registro de terceros que hubiesen coexistido con aquel signo. De acuerdo a lo manifestado por el Tribunal: “De la disposición en referencia se desprende que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en 15/11/2005 6.36 el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 89). De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo 88, cabe interpretar que la decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva”.

(Proceso 183-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1188 del 19 de abril de 2005, marca: FRIBOLIT) Sobre el derecho de renovación, el Tribunal sostiene que: “ El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro … constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo … La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro”.

(Proceso 13-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril de 1996). Y por tanto, no pueden ser utilizadas en la oportunidad de la renovación. III. De la caducidad del registro del signo El artículo 103 de la Decisión 313 prevé dos causales que dan lugar a la declaratoria de caducidad del registro de la marca, las mismas que son: (i) cuando el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia; y, (ii) la falta el pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del País Miembro.

Respecto a la declaratoria de caducidad de un registro el Tribunal dice que “La caducidad del registro es un modo de extinción del derecho al uso de la marca” (Proceso 04-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 375, de 7 de octubre de 1998, marca: OPTIPAN). Además de lo indicado la caducidad opera de pleno derecho. El citado modo de extinción presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su de- GACETA OFICIAL claratoria implica “que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce …” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 502), toda vez que ésta ha de surtir únicamente efectos ex nunc.

En lo que concierne a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, cabe precisar que se trata de las destinadas a retribuir el servicio prestado por el Estado, a través de la oficina nacional competente. A propósito de esta causal, el Tribunal manifiesta que: “…procede interpretar que la remisión que el artículo 103, segundo párrafo, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente”.

(Proceso 183, ya citado). El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Proceso 109-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 660, de 10 de abril de 2001, marca: LA BELLA).

Declarada la caducidad, cualquier interesado podrá solicitar el registro del signo, inclusive su antiguo titular, con independencia de la causal que haya originado la extinción de aquél. El Tribunal a este respecto dice “… si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna.

Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona” (Proceso 04-IP-98, ya citado). IV. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena La disposición prevista en el artículo 119 de la Decisión 313 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propie- 15/11/2005 7.36 dad Industrial no comprendidos en ella.

Con fundamento en la naturaleza de esta remisión el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Proceso 02-IP-88, publicado en la G.O.A.C. N° 33, de 26 de julio 1988). En consecuencia, el Tribunal reitera que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas y en el ámbito de su competencia los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones y obligaciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, este Tribunal ya ha precisado, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: GACETA OFICIAL PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En consecuencia, si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Cuarta Disposición Transitoria autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos.

SEGUNDO: La concesión de la renovación del registro de un signo como marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, ésta sólo es procedente si la realiza el titular de la marca. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios.

TERCERO: La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente. La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca da lugar a su extinción por caducidad.

CUARTO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentaciones que, 15/11/2005 8.36 de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros, de regular a través de normas internas, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones y obligaciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00221 (9084) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/11/2005 9.36 PROCESO Nº 111-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Proceso Interno Nº 727-2004.

Actor: PEPSICO, INC. Marca: TWIST. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco. asuntos Judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros. VISTOS: 3.1. Hechos. La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de fecha 1 de junio de 2005, remitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, con motivo del proceso interno Nº 727-2004.

El 4 de abril de 2002, PEPSICO, INC. interpuso acción de cancelación por falta de uso contra la marca TWIST, registrada a nombre de AMHERST, INC. para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional (Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), con Certificado Nº 15160. 1.

Admisión a Trámite No obstante que este Tribunal observa al respecto, que el pedido hecho por el Tribunal consultante, no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto del Organismo, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, toda vez que dicha instancia se ha limitado, además del envío del oficio en referencia, a una simple remisión de copias certificadas de la demanda del proceso sub materia; sin embargo, el Órgano Comunitario, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de la pieza procesal remitida, ha considerado que el cumplimiento de los requisitos se puede desprender de dicho anexo, razón por la cual la consulta formulada ha sido admitida a trámite, por medio de auto de 17 de agosto de 2005. 2.

Las partes. La actora es PEPSICO, INC. Se demanda al INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI); a la empresa AMHERST, INC.; y al Procurador Público del Estado a cargo de los 3. Determinación de los hechos relevantes Con fecha 18 de julio de 2002, AMHERST, INC. absolvió traslado de la acción bajo el fundamento de haber celebrado un contrato de licencia de marca a favor de CIA INDUSTRIAL PUCALLPA S.A.-CINPASA, de 25 de febrero de 2000, por el cual se le autorizaba a esta última, a utilizar y explotar comercialmente la marca TWIST, a la fecha de celebración del contrato, en forma exclusiva y por todo el plazo de protección legal de la marca, en el territorio delimitado por el departamento de Ucayali, en Perú. Asimismo, presentó 21 boletas de venta correspondientes a los años 1999 a 2002, las mismas que acreditaban la venta de bebidas TWIST en la localidad de Pucallpa.

La Oficina de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 4562-2003/OSD-INDECOPI de fecha 28 de abril de 2003, declaró FUNDADA la acción de cancelación por falta de uso interpuesta por PEPSICO, INC. y CANCELÓ el registro de la marca TWIST de AMHERST, INC., al no haberse acreditado, a consideración de la administración, el uso efectivo de la marca para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

El 28 de mayo de 2003, AMHERST, INC. interpuso recurso de apelación, reiterando los argu- GACETA OFICIAL mentos que fueron expuestos por su parte durante la tramitación del expediente en primera instancia. Mediante Resolución Nº 239-2004/TPI-INDECOPI de fecha 25 de marzo de 2004, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI revocó la resolución de la Oficina de Signos Distintivos (Resolución Nº 4562-2003/OSDINDECOPI), declarando INFUNDADA la acción de cancelación por falta de uso propuesta por PEPSICO, INC. contra la marca TWIST en la clase 32, de titularidad de AMHERST, INC. 3.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad demandante manifiesta que “la marca TWIST no se encuentra en uso para distinguir bebidas comprendidas en la clase 32 de la Clasificación Internacional (…) AMHERST (…) no ha cumplido con presentar pruebas suficientes que acreditan la comercialización y difusión de los productos de la marca TWIST comprendidos en la clase 32 (…)”.

Todo ello dado que, como la normativa andina lo establece, “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

Asimismo, alega la imprecisión del contrato de licencia de la marca TWIST, debido a la falta de formalidades en el mismo; que los envases presentados como pruebas constituyen insuficientes para acreditar el uso de la marca objeto de cancelación; y, finalmente que las boletas de comercialización presentadas, dado su limitado número y el hecho de no presentar el sello de “cancelado”, no demuestran la comercialización en el país de productos de la clase 32, con la marca TWIST en la cantidad que corresponde a los productos de dicha clase, dado que “las bebidas gaseosas son productos de consumo masivo, por lo que su nivel de comercialización debe reflejar tal realidad en el mercado, lo cual no ha ocurrido en el presente caso”.

Por lo tanto, concluye que los medios probatorios presentados por la titular del registro de marca TWIST, no constituye prueba suficiente para demostrar el uso serio, efectivo y suficiente en el mercado. 15/11/2005 10.36

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, si bien la solicitud no se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, toda vez que dicha instancia se ha limitado, como señaláramos anteriormente, a una simple remisión de copias certificadas de una de las piezas principales del referido proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal, este Órgano Comunitario ha derivado el cumplimiento de los requisitos de dicho anexo, luego de una minuciosa revisión;

Que, en el presente caso, procede la interpretación solicitada de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio del artículo 165 de la ya citada Decisión, por ser pertinente al caso concreto. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 165 La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a GACETA OFICIAL partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166 Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167 La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. (…)” 15/11/2005 11.36 En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA CONSULTA (ARTÍCULO 125 DEL ESTATUTO) La interpretación Prejudicial es una atribución privativa del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así, le corresponde al Tribunal interpretar en forma objetiva la norma comunitaria y al Juez Nacional aplicarla al caso concreto que se ventila en el orden interno. En palabras del propio Tribunal: “la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia” 1.

Con la interpretación prejudicial no se pretende unificar las legislaciones internas sino que todos los Países Miembros tengan la misma percepción del alcance de la norma comunitaria para que pueda tener una aplicación uniforme a lo largo y ancho de los territorios de los cinco países que conforman la Comunidad. I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario Los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecen que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales Nacionales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados. 1 TJCA.

Sentencia de 3 de setiembre de 1999 en Proceso 30-IP-99. Caso: “DENIM”. GACETA OFICIAL La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal 2. Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento de carácter no contencioso.

I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un Estado Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los prin- 15/11/2005 12.36 cipios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina –contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina–, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno –o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria 3–, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida 4 o sobre casos similares o análogos 5.

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” 6. 3 4 2 Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002. 5 6 Sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el expediente 01-IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103.

Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989. Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado. Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990.

GACETA OFICIAL En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” 7. En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria –jueces nacionales de única o de última instancia–, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia 8 que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales 9.

I.III. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva 10, aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida, así como una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los 15/11/2005 13.36 hechos que el consultante considere relevantes y la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere.

Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al Juez Nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario. De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario 11.

I.V. De la competencia del tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia en el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente 12. I.VI. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso sometido a su conocimiento y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación 13. 11 7 8 9 10 Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995.

Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999. Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997. Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado. 12 13 Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999.

Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994. Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97IP-2002, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003.

GACETA OFICIAL II. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL SIGNO MARCARIO POR FALTA DE USO. EL USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA, Y LA CARGA DE LA PRUEBA. De la exigencia de uso de la marca Los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular con el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, creando la diferenciación necesaria de los productos entre los consumidores, y evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas.

Entre los derechos que otorga el registro de la marca se encuentra el del uso exclusivo del signo por parte del titular del registro, que implica el derecho a impedir el uso de la marca, o una similar, por parte de terceros. Se debe considerar, además, que un signo constituye un bien inmaterial cuando ingresa a la mente de los consumidores la idea del signo unida a la del producto que distingue, es decir, saliendo la marca al mercado y configurándose su uso, cumpliendo de esta manera, la aptitud distintiva marcaria establecida en el artículo 134 de la Decisión 486, como requisito sine qua non para la continuidad del registro marcario.

En este sentido, la norma andina establece no sólo el derecho de uso exclusivo de la marca al titular de su registro, sino la obligación de uso de la misma para la continuidad del derecho. Uso real y efectivo de la marca El cumplimiento de la obligación de uso de la marca registrada implica el concepto de uso real y efectivo, cuya explicación exige atender al tipo, ámbito y duración del uso, y en general, a todas las circunstancias concurrentes del caso concreto, y atender, en efecto, a la dimensión de la prueba.

En este sentido, el factor relevante es “poder determinar si el uso es puramente aparente o, expresado en otros términos, que se desprende de las circunstancias que el usuario carece de auténtico interés económico en la producción o comercialización de los productos o servicios 15/11/2005 14.36 dotados de marca. Únicamente cuando pueda constatarse por la debilidad del uso que el titular sólo está interesado en conservar la titularidad de la marca, pero no en su utilización efectiva en el mercado, podrá entenderse insatisfecha la obligación de uso” 14.

De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. El Tribunal ha declarado a este respecto que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” 15.

El Tribunal ha indicado también que “(…) las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mí14 15 Montiano Monteagudo Monedero “Derecho y Obligaciones del Titular de la Marca”, en “El Nuevo Derecho de Marcas”. Editorial Comares. Granada. España. 2002. 441 ps. Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, del 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO”.

GACETA OFICIAL nimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso” 16.

Asimismo, que el uso de la marca se efectúe en determinada zona geográfica y no en la totalidad del territorio nacional o en todos los Países Miembros, no determina que su uso no sea real y efectivo. Deberán tomarse en consideración las circunstancias específicas del caso concreto, entre ellos, la naturaleza del producto y el ámbito del mercado de la empresa titular o licenciataria.

La carga de la prueba En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juz- 15/11/2005 15.36 gar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas …” 17.

Efectos de la falta de uso: la cancelación del registro marcario El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. A tenor de la disposición prevista en el artículo 273 de la Decisión 486, la “oficina nacional competente” a que se refiere el artículo 165 eiusdem es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Y en cuanto a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha establecido que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero también a los interesados legítimos, por lo que se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” 18, así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

La doctrina enseña a este respecto que “(…) la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca” 19. Ahora bien, la decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacer17 18 19 16 Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, ya citada. Sentencia dictada en el expediente N° 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre del mismo año. Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, del 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 528, del 26 de enero de 2000, caso “BELMONT”.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “El Sistema Comunitario de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360. GACETA OFICIAL se valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada (Artículo 165). Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. No obstante, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado (artículo 165).

El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal” 20.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: 20 Toda solicitud de Interpretación Prejudicial debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto; la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina asegura su aplicación uni- Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, ya citada. 15/11/2005 16.36 forme en el territorio de los Países Miembros.

SEGUNDO: La norma andina establece no sólo el derecho de uso exclusivo de la marca al titular de su registro, sino la obligación de uso de la misma para la continuidad del derecho, dado que de no cumplirse, la marca es susceptible de cancelación, a pedido de parte, según los parámetros establecidos por la norma comunitaria.

TERCERO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.

TERCERO: Que el uso de la marca se efectúa en determinada zona geográfica y no en la totalidad del territorio nacional o en todos los Países Miembros, no determina que su uso no sea real y efectivo. Deberán tomarse en consideración las circunstancias específicas del caso concreto, entre ellos, la naturaleza del producto y el ámbito del mercado de la empresa titular o licenciataria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- GACETA OFICIAL 15/11/2005 17.36 tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 129-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00327 (8305). Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, INC. Marca: POWERBAR. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el oficio 0749 de fecha 6 de mayo de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2002-00327 (8305).

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de agosto de 2005. 1. Las partes. La parte actora es la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A. Se demanda a la Nación colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado se señala a la empresa COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. GACETA OFICIAL 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. El 9 de noviembre de 2000, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, solicitó el registro de la marca POWERBAR para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional (café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo), solicitud registrada bajo el expediente Nº 0008523.

Con fecha 29 de mayo de 2001, la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentando oposición a la misma la empresa COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. basándose en la titularidad del registro de marca POWER en clases 29 y 30. Mediante Resolución Nº 36351 de 31 de octubre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria, declara fundada la oposición presentada por la Compañía Nacional de Chocolates S.A., denegando el registro de la marca POWERBAR.

En fecha 31 de octubre de 2001, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 36351. Por medio de la Resolución Nº 989 de 24 de enero de 2002 la Superintendencia ratifica la Resolución Nº 36351 manteniendo el criterio según el cual, en las marcas confrontadas existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, al grado de inducir a error al consumidor.

Posteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve la apelación por medio de la Resolución Nº 8991 de 20 de marzo de 2002, confirmando lo decidido por la Resolución Nº 36351 recurrida, bajo el mismo argumento de confundibilidad, y declarando de esta manera, agotada la vía gubernativa. 2.2. Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que la oficina de marcas “al practicar el análisis para establecer el riesgo de confusión y asociación en el caso de POWER y POWERBAR fue errado puesto que 15/11/2005 18.36 no se practicó respecto de la integridad de la marca realizada sino que se llevó a efecto del descomponiendo (sic) de la marca POWERBAR y afirmando arbitrariamente que la partícula “bar” por significar por si misma “barra” no le otorga distintividad al signo solicitado y sólo comparó el primer segmento de la marca solicitada con la marca registrada”.

Arguye además que “la administración no debía ni podía dividir para efectos del análisis de confusión la marca POWERBAR en “POWER” por un lado y “BAR” por otro, puesto que únicamente realiza el análisis en una parte de la marca solicitada, que la expresión POWER a pesar de encontrarse restringida como marca, es de uso común para distinguir productos alimenticios de las clases 29, 30, 31 y 32, y que en la actualidad existen ocho (8) marcas registradas que reproducen la marca POWER registrada sin que se haya presentado ningún riesgo de confusión ni asociación”.

Finalmente concluye que la resolución sub judice incurre en violación de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486, dado que el signo solicitado posee distintividad suficiente para acceder a registro y no recae en la prohibición relativa del artículo 136 literal a), dado que no es confundible con el signo registrado a nombre de COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 2.3.

Contestación a la demanda. De la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia señala que: “teniendo en cuenta que las marcas son denominativas, la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita un fraccionamiento de los signos, de esta manera considera que en el signo POWERBAR y la marca POWER existen similitudes en el campo visual y auditivo que imposibilita su distinción por parte del adquiriente o consumidor”.

Además agrega que ambas marcas distinguen productos de la misma naturaleza, finalidad y que poseen los mismos canales de comercialización y distribución. Asimismo, que con la expedición de los actos administrativos sub judice, no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la GACETA OFICIAL parte actora, ya que los mismos se profirieron de conformidad con lo establecido en las normas vigentes.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, en el presente caso, procede la interpretación de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “(…) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 15/11/2005 19.36 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )” DECISIÓN 486 “( ) Disposición Transitoria Primera Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DE LA APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previ- GACETA OFICIAL sión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación – tanto en sede administrativa como judicial– de la reso-lución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registra-bilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

(Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003). El régimen común de propiedad industrial se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, disponiendo que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo “POWERBAR” fue presentada el 9 de noviembre de 2000, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344. En este sentido, son aplicables las normas contenidas en la indicada Decisión 344. 15/11/2005 20.36 II.

DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Asimismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Así, para poder ser distintivo y cumplir su primordial función, un signo deberá ser apto para distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto a los idénticos o similares de los puestos en el mercado por los competidores. En este sentido, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

GACETA OFICIAL Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que 15/11/2005 21.36 éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA) En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Riesgo de Confusión Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Sin embargo, el riesgo de confusión no implica necesariamente la confusión fáctica que genera en el mercado la existencia de marcas idénticas o similares para distinguir los mismos productos o productos semejantes vinculados competitivamente, sino la inminente posibilidad de confusión que generaría el uso de esta marca que accede a registro, respecto de sus similares en el mercado.

Similitud visual, fonética y conceptual Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la GACETA OFICIAL semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Reglas de Comparación. A objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, to- 15/11/2005 22.36 mando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA) Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.) IV. SIMILITUD GRÁFICA Y CONCEPTUAL DE SIGNOS DENOMINATIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Se presume que los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero no forman parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos como marca. Sin embargo no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Como quiera que los signos en conflicto son denominativos, el Tribunal debe precisar que las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de GACETA OFICIAL uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El examen de los signos es competencia exclusiva de la oficina de registro marcario o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de repre- 15/11/2005 23.36 sentación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. 4. La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza denominativa de las que en el caso se confrontan.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA GACETA OFICIAL 15/11/2005 24.36 Mónica Rosell Medina SECRETARIA copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 135-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-0314 (8277). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “ANDINA” (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Demandada: NACION COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: PRODUCTOS LACTEOS ANDINA LIMITADA. VISTOS: B. DATOS RELEVANTES. Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 31 de agosto de 2005. 1.

Los hechos. I.

ANTECEDENTES. a. La sociedad PRODUCTOS LACTEOS ANDINA LTDA, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el 26 de abril de 1999 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo mixto “ANDINA” para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 99-24984.

El signo solicitado es el siguiente: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL 15/11/2005 25.36 c. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 28979 del 24 de diciembre de 1999, declaró fundada la observación presentada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., infundada la observación formulada por la sociedad MATERIAS DE COLOMBIA S.A., y negó el registro de la marca mixta “ANDINA”. b. En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, las sociedades MATERIALES DE COLOMBIA S.A. y ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. presentaron observaciones al registro del signo mixto “ANDINA”, con base en las siguientes marcas: Marcas de la sociedad MATERIALES DE COLOMBIA S.A. y “ANDINA”, clase 31, Certificado 183274, vigente hasta 29/09/2005. y “ANDINA”, clase 31, Certificado 112688, vigente hasta 03/03/2001. y “ANDINA”, clase 33, Certificado 183.273, vigente hasta 29/09/2005. y “ANDINA SABE MEJOR”, clase 32, Certificado 112687, vigente hasta 03/03/2001.

Marcas de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y Marca mixta “ALPINA” para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que se ilustra de la siguiente manera: d. Contra esta Resolución la sociedad PRODUCTOS LACTEOS ANDINA LTDA. interpuso el recurso de reposición. e. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 09929 del 28 de abril de 2000, resolvió el recurso de reposición, revocó en todas sus partes la Resolución recurrida y, en su lugar, declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca mixta “ANDINA”.

La actora interpuso recurso de apelación que fue resuelto mediante Resolución N° 07370 de 28 de febrero de 2002 confirmando en todas sus partes la Resolución N° 09929 de 28 de abril de 2000. C.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. La actora manifiesta que con las dos últimas Resoluciones mencionadas se violaron los artículos 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 134, 135, literal a) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. La marca mixta “ANDINA” se confunde con otras marcas previamente registradas por la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA S.A., como son la marca nominativa “ALPINA” y la mixta “ALPINA”. b. Es claro que se violan los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que la marca mixta “ANDINA” carece de distintividad. y Marca nominativa “ALPINA” para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. c. Al comparar la marca mixta “ANDINA” con la marca mixta “ALPINA”, se concluye que tienen una evidente similitud visual, ortográfica y fonética lo suficientemente determinante para inducir al público consumidor a error de confusión. GACETA OFICIAL d. Las marcas en conflicto tienen igual número de letras, y la marca mixta “ANDINA” reproduce en igual orden y sentido cuatro de las seis letras que componen la marca mixta “ALPINA”. e. Las marcas en conflicto se confunden fonéticamente, ya que tienen la misma secuencia y orden de las vocales.

Además comparten la misma posición de la sílaba tónica, ya que ambas palabras son de acento grave, siendo las sílabas PI y DI similares, lo que genera una evidente confusión auditiva. f. Las marcas en conflicto se confunden ideológicamente, ya que evocan una misma idea o cosa, un sistema montañoso, uno referente a una cordillera andina y otra a Los Alpes.

D. LA CONTESTACION A LA DEMANDA. 1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda con los siguientes argumentos: a. La marca mixta “ANDINA” tiene suficiente fuerza distintiva, ya que al compararla con la marca mixta “ALPINA” y efectuar un examen en conjunto se concluye que ambas marcas son suficientemente distintivas y, por lo tanto, no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto ni sobre su procedencia empresarial.

Las dos marcas en conflicto tienen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciados entre sí. b. Sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, la marca solicitada está estructurada por seis letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora, lo cual le da suficiente distintividad. c. Desde el punto de vista conceptual son inconfundibles, ya que la expresión “ANDINA” posee un concepto totalmente diferente: “ANDINO, NA (del latín andinus) adj.

Natural de Andes. U.T. c.s. II Perteneciente o relativo a esta aldea de la antigüedad, cercana a Mantua. Adj. Perteneciente o relativo a la cordillera de los Andes. Por otro lado la expresión “ALPINA” posee otro concepto: ALPINO, NA (Del latin alpinus) Perteneciente a los Alpes, Perteneciente o relativo al alpinismo”. 15/11/2005 26.36 d. Desde el punto de vista fonético las marcas en conflicto no tienen la virtualidad de inducir a error en el público consumidor, ya que cada una tiene una pronunciación particular y diferente, y las coincidencias ortográficas que tienen no son suficientes para generar confusión. 2.

La sociedad PRODUCTOS LACTEOS ANDINA LTDA., que conforme al informe del consultante es la única tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con lo siguientes argumentos: a. La marca mixta “ANDINA” es totalmente distintiva y susceptible de registro. Es completamente diferente a la marca “ALPINA” y, adicionalmente, las etiquetas de la Caja de Leche en que se comercializa el producto la hace inconfundible. b. Visualmente la marca mixta “ANDINA” no tiene características similares que la hagan confundible con la marca mixta “ALPINA”. c. Fonéticamente las marcas en conflicto no tienen vocales idénticas y situadas en el mismo orden y, por lo tanto, no son semejantes ya que el orden de sus letras y vocales es el factor que contribuye a la denominación en la mente de los consumidores.

Además, las marcas en conflicto no tienen la misma tonalidad. d. Ideológicamente tampoco son confundibles, debido a que las dos tienen distintos efectos evocadores; la marca mixta “ANDINA” hace alusión a los Andes y la marca mixta “ALPINA” hace alusión a Los Alpes. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 134, 135, literal a) y 136, literal a), GACETA OFICIAL de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca mixta “ANDINA” fue presentada el 26 de abril de 1999, fecha en la cual dicha norma se encontraba vigente; esto sin perjuicio de que alguna de las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486.

Se interpretará así mismo la Disposición Transitoria Primera de la última mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

( ) Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a 15/11/2005 27.36 una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” DECISION 486 (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas y mixtas, y comparación entre marcas mixtas.

A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futu- GACETA OFICIAL ros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.) Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. 15/11/2005 28.36 quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la GACETA OFICIAL misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998). 2 A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “sólo las regulaciones de carácter adjetivo contenidas en la Decisión 486 para asuntos nacidos con anterioridad a su vigencia, pero que aún se encontraban en trámite para el 1 de diciembre de 2000, se aplicarán inmediatamente a las etapas no culminadas, es decir, la aplicación de la Decisión 486 se refiere a las actividades procesales pendientes, y no a las ya cumplidas.

Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de pro2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. 15/11/2005 29.36 piedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero en lo relativo a: 1) Plazos de vigencia: los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486. 2) Al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas: se aplicarán las normas de la Decisión 486.

(…) Dicho régimen, aún en vigencia de la Decisión 486 es el que regula el registro de las marcas, en razón de la ultractividad de la ley; sólo lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 486 es aplicable al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido.” (Proceso 22-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005) En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “ANDINA” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos GACETA OFICIAL productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 3 Las funciones de la marca es tema que ha sido elaborado en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 4 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: 3 4 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”.

Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 15/11/2005 30.36 “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” GACETA OFICIAL al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo “viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 5 15/11/2005 31.36 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 6 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es 6 5 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre de 2004. Proceso N° 132IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. GACETA OFICIAL preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 7 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca, cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 7 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 15/11/2005 32.36 Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer, de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o inaptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría GACETA OFICIAL un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas interpretaciones prejudiciales este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Sentencia de 4 de diciembre de 2002. Marca: “CHIP’S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891 de 23 de enero de 2003)”.

Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del re- 15/11/2005 33.36 gistro en aras de la protección general de los consumidores.” 8 La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que, a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

D. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero de 2005. Proceso Nº 161IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005.

GACETA OFICIAL en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 9, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva 9 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 15/11/2005 34.36 de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.” (Proceso 18-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 30 de marzo de 2005). En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto “ANDINA” y la marca denominativa “ALPINA”, aplicando el criterio anotado y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

F. COMPARACION ENTRE MARCAS MIXTAS: Para la comparación entre dos marcas mixtas, el Tribunal en reiterada jurisprudencia, ha sostenido lo siguiente: “El Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el GACETA OFICIAL elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta)”. (Proceso 155-IP-2004, Interpretación Prejudicial del 2 de febrero de 2005). En virtud de lo anteriormente expuesto, 15/11/2005 35.36 TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

QUINTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

SEXTO: En la comparación entre signos mixtos, deberá tenerse en cuenta si es el elemento denominativo o el gráfico el predominante, si en relación con ambos signos el elemento predominante es el denominativo, la comparación deberá hacerse siguiendo las reglas de cotejo marcario para el tipo de marcas denominativas. Si, por el contrario, en relación con uno de los signos en conflicto el elemento predominante es el gráfico y en el otro es el denominativo no habría riesgo de confusión. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

GACETA OFICIAL De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20010314 (8277), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO 15/11/2005 36.36 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú