Año XXIII - Número 1288 Lima, 23 de enero de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 144-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales b) y f), 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 9401-202-AI. Actor: ANGEL VIRGILIO ZHUNAULA VACACELA. Marca: LOS SHUNAULAS Proceso 197-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 4 y 8 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE. Caso: patente de invención de un “PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN PARA EDIFICIOS CONSTRUIDOS O EN CONSTRUCCIÓN, CONTRA DAÑOS CAUSADOS POR INSECTOS ARRASTRANTES”. Expediente: N° 2002-00392-01 Proceso 203-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2002-0372 (8389). Actor: MAC S.A. Marca: “MAC mixta” Pág. 1 11 21 PROCESO Nº 144-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales b) y f), 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 9401-202-AI. Actor: ANGEL VIRGILIO ZHUNAULA VACACELA. Marca: LOS SHUNAULAS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 452-TCA-DQ-1S-9401-AI, de fecha 30 de junio de 2005, remitido por la Sala Primera del Tribunal Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la Repú- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL blica del Ecuador, relativa al Proceso Interno Nº 9401-202-AI.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de agosto de 2005. 1. Las partes. La parte actora es ANGEL VIRGILIO ZHUNAULA VACACELA.

Se demanda al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y a la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador. 2. Determinación de los hechos relevantes. 23/01/2006 2.36 Con fecha 7 de junio de 2002, el actor, Virgilio Zhunaula Vacacela, presenta acción contenciosa administrativa ante la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito. 2.2.

Fundamentos de la demanda. El demandante fundamenta su acción en la similitud existente entre su apellido paterno “ZHUNAULA”, en contraste con la solicitud de registro del signo “LOS SHUNAULAS”, ya que ésta podría causar un enorme daño y perjuicio, tanto económico como moral. Asimismo, el demandante manifiesta que la resolución administrativa impugnada, pese a fundamentarse en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486, viola la norma comunitaria, especialmente el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que según el actor, la aplicación de dicha norma debería orientarse a la denegación del registro. 2.1.

Hechos. 2.3. Contestación a la demanda Con fecha 6 de octubre de 2000, Máximo Antonio Escalera Encalada solicitó el registro de la marca “LOS SHUNAULAS” en clase 41 (servicios de espectáculos musicales). La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual Nº 429, prescribiendo el tiempo para presentar observaciones por parte de terceros el 10 de enero de 2001.

El 20 de febrero de 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, concede el título de la marca solicitada bajo el registro Nº 3107-01. El 11 de junio de 2001, Virgilio Zhunaula Vacacela, interpone recurso de Revisión y solicita la nulidad del registro de la marca antes referida ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual, bajo el fundamento que la solicitud sub materia afecta la identidad y/o prestigio de su nombre, amparándose bajo el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, asimismo, presenta pruebas conducentes a demostrar el uso comercial de su nombre como intérprete musical.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve el caso, con un voto salvado, declarando infundada la nulidad del registro y ratificando la Resolución Nº 6493-01, la misma que concede el registro de la marca solicitada LOS SHUNAULAS. 2.3.1. Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales: Contesta y contradice la demanda en los siguientes términos: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Falsa personería, al demandar a los integrantes del Comité y no al representante legal del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. - Improcedencia de la ampliación de la demanda por extemporánea. - Que el objeto de la demanda no es el pertinente, dado que la misma recae sobre la Resolución del Comité y no sobre la Resolución de la Dirección Nacional. 2.3.2.

Máximo Escaleras Encalada Contesta y contradice la demanda en los siguientes términos: - Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta. - Improcedencia de la acción. GACETA OFICIAL 23/01/2006 3.36 - Falta de derecho del actor para formular la acción en los términos deducidos. servicios idénticos o similares de otra persona. - Violación de trámite.

( )” - Falta de legítimo contradictor.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, si bien en la consulta prejudicial se solicitó la interpretación de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que dicha regulación no es aplicable al caso concreto, no se interpretarán; sin embargo, se interpretarán de oficio los artículos 81, 83 literales b) y f), 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que la solicitud de registro fue presentada en vigencia de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 83.Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error (…) f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y ( ) Artículo 113 La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: Artículo 81.- a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “( ) Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: GACETA OFICIAL 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

( ) Artículo 128 El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro (…)” DECISIÓN 486 “Artículo 172.- 23/01/2006 4.36 No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( )” La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. I. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, GACETA OFICIAL procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

(Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003). “En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85),y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta ), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya así mismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.” 1 El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). 1 Proceso 149-IP-2005, caso “Celnec”. 23/01/2006 5.36 En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo “LOS SHUNAULAS” fue presentada el 6 de octubre de 2000, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344.

En este sentido, son aplicables las normas contenidas en la indicada Decisión 344 respecto de la legalidad de la resolución administrativa que concede el registro, sin embargo, serán de aplicación las normas adjetivas sobre el procedimiento de nulidad que establece la Decisión 486, norma vigente al inicio de la acción de nulidad. II. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA.

El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Asimismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Así, para poder ser distintivo y cumplir su primordial función, un signo deberá ser apto para GACETA OFICIAL distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto a los idénticos o similares de los puestos en el mercado por los competidores. En este sentido, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). III. LA NULIDAD DEL REGISTRO El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. En el caso de autos, se observa que el registro de la marca “LOS SHUNAULAS”, solicitado el 6 23/01/2006 6.36 de octubre de 2000, fue definitivamente concedido bajo el registro Nº 3107-01, y que la demanda de nulidad contra dicho registro fue planteada por Virgilio Zhunaula Vacacela el 11 de junio de 2001.

Así, mientras en la solicitud de registro se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la nulidad deberá ser tramitada según la norma adjetiva de la Decisión 486, que se encontraba vigente a la fecha del inicio de la acción. En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, a los efectos de tal concesión, será aplicable, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

El citado artículo 113 prevé además las causales taxativas que sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca. Tales son que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro obtenido, por quien desarrolle, como actividad habitual, el registro de marcas para su comercialización. En este orden de ideas, el Tribunal ha sostenido que las prohibiciones del artículo 83 de la Decisión 344, buscan precautelar el interés y los derechos válidamente otorgados a favor de terceros, siendo, por tanto consecuente con ello que en el artículo 113 ibídem se disponga que la titularidad de la acción de nulidad de un registro se radique en “parte interesada”.

En efecto, el inciso primero del artículo 83 comentado esta- GACETA OFICIAL blece la irregistrabilidad de los signos que presenten algunos de los impedimentos que allí se enlistan cuando se den “en relación con derechos de terceros”. En cuanto al tema adjetivo, la Decisión 486 (artículo 172), amplía, con respecto al procedimiento que establecía la Decisión 344, entre otras cuestiones, la legitimación activa para su ejercicio, modificando la condición de interesado legítimo exigida para la interposición de la acción al establecer que “la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

También, a diferencia de lo establecido en la Decisión 344, el artículo 172 de la Decisión 486, distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe.

Para ambos casos, la norma hace referencia a “cualquier persona” como titular de la acción correspondiente pero las diferencia en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad absoluta no tiene caducidad, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa caduca a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

Las anotadas diferencias permiten al Tribunal, al realizar una interpretación armónica de las normas aplicables, reiterar su criterio de que los motivos que impiden el registro como marca de los signos que se encuentren incursos en las causales del artículo 83 de la Decisión 344 (o del 136 de la 486, en su caso) derivan del daño o afectación que el otorgamiento del registro traería al interés particular y concreto de una persona determinada, siendo por tanto de su arbitrio evaluar la ocurrencia del daño real o potencialmente irrogado para proceder a impedir el registro o adelantar las acciones tendientes a su cancelación o anulación. En este orden de ideas, la titularidad de la acción de nulidad, cuando se funde en las causales de irregistrabilidad contempladas en las normas citadas, corresponde- 23/01/2006 7.36 rá a la persona afectada real o potencialmente con el registro.

Corresponde entonces al Juez Consultante de acuerdo con los elementos fácticos y probatorios que obran en el proceso, definir, en primer lugar, sí efectivamente la utilización de la expresión “LOS SHUNAULAS” objeto de registro como marca, afecta la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, teniendo presente, además, que dicha marca fue registrada a favor de la persona natural denominada MAXIMO ANTONIO ESCALERA ENCALADA, en segundo lugar determinar, para efectos de la legitimación activa de quien invoca la nulidad, el interés que le asiste para tal fin.

IV. IRREGISTRABILIDAD DE UN NOMBRE PROPIO DE PERSONA NATURAL. Según lo regula el literal f) del artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables los signos que consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente.

La citada disposición que sólo opera respecto del nombre de personas naturales, no siendo aplicable en relación con el de las personas jurídicas, morales o ficticias, permite advertir, en sintonía con la Doctrina y la Jurisprudencia, que no es registrable como marca el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos.

El tratadista Jorge OTAMENDI ha manifestado a este respecto que la protección del nombre propio, es predicable tan sólo con relación a las personas naturales o físicas, manifestando que: “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege.

No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como ‘Lindbergh, Reuteman o GACETA OFICIAL Vilas’, no son comparables a ‘Pérez, González o Díaz’. En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve.

Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca ‘Churchill’ dijo: ‘Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia” (OTAMENDI, Jorge.

DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición 2002. página 96). Es de destacar que la doctrina y la jurisprudencia han señalado con fundamento en la causal de irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal f) del artículo 83 de la Decisión 344, que quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, apellido, seudónimo, etc. son precisamente los titulares del nombre o sus herederos.

Y, en consonancia con este criterio, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro, al signo que, consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos. V. PROTECCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES El artículo 83, literal b) prohíbe registrar un signo si éste es idéntico o se asemeja a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducir al público a error.

Al respecto este Tribunal ha sostenido: “A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores. Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros 23/01/2006 8.36 “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El (sic) Tribunal para efectos de su interpretación. “…El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.” (Proceso 33-IP2000, G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA). La doctrina y la jurisprudencia se han ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos distintivos, se estará por la marca registrada más que por el nuevo signo, es decir, se inclinará preferentemente en favor del primero que ha generado ya para su titular un derecho adquirido. De otro lado, el artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o GACETA OFICIAL de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

“La norma citada indica que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de ¿qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro? En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada? Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea.

“Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro” (Proceso 43-IP-98, sentencia de 19 de marzo de 1999; G.O. Nº 490, de 4 de octubre de 1999; marca: “FAIRBANKS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA) Este Organismo, por su parte, ha expresado en este contexto, que “…un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.” (Proceso 13-IP-2003, sentencia de 30 de abril del 2003.

Marca: “XTEP mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA). La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquélla de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente. Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra.

La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con 23/01/2006 9.36 anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso. Finalmente, el uso de un nombre comercial respecto de servicios de interpretación musical o de eventos artísticos musicales, no desvirtúa la naturaleza del derecho adquirido.

En este sentido, corresponde al juez consultante determinar si el accionante posee o no el derecho sobre el nombre comercial, con el cual identifica a su grupo musical. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo, así como la que establecerá las bases de la legalidad de las resoluciones de concesión de registro. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los plazos de vigencia, a varios de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior y a la materia procedimental.

Así, en una acción de nulidad presentada bajo el imperio una norma posterior a la de la concesión del registro, el procedimiento que regirá la nulidad será el regulado por esta segunda norma, mientras la legalidad de la concesión marcaria deberá ser analizada bajo el imperio de la norma con la que se concedió el registro. 2. Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesa- GACETA OFICIAL rio que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3. El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.

Si, concedido el registro de una marca se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión, y en consecuencia, en tutela del principio de seguridad jurídica, se aplicará la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. 4.

De conformidad con el artículo 83, literal f, de la Decisión 344 no son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos.

La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, se radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o sujetos de la caricatura o del retrato. Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 5.

La Decisión 344, en su artículo 83, literal b), no considera al nombre comercial como registrado, sino como “protegido”; la protección del nombre la fundamenta en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino 23/01/2006 10.36 al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.

En este sentido, no podrán acceder a registro aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/01/2006 11.36 PROCESO Nº 197-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 4 y 8 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE. Caso: patente de invención de un “PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN PARA EDIFICIOS CONSTRUIDOS O EN CONSTRUCCIÓN, CONTRA DAÑOS CAUSADOS POR INSECTOS ARRASTRANTES”. Expediente: N° 2002-00392-01. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticuatro de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 23 de septiembre de 2005; y el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 28 de noviembre de 1997 RHONE-POULENC AGROCHIMIE presentó una solicitud de patente cuyo capítulo reivindicatorio reclamaba un procedimiento de protección para edificios construidos o en construcción, contra insectos arrastrantes”; que “En la respuesta al examen de fondo, con el fin de desvirtuar los argumentos presentados por el examinador referentes a la falta de nivel inventivo de la solicitud, se modificaron las reivindicaciones 1, 5 a 16, 19 y 20, se desistió de la 3, 4, 17 y 18 y se adicionaron de la 21 a 33, sin ampliar el objeto.

Así, permanecieron pendientes la 1, 2, 5 a 16 y 19 a 33”; que “Mediante Resolución 03210 de 31 de enero de 2002 la Superintendencia de Industria y Comercio negó la totalidad de las reivindicaciones por considerar que no poseían el nivel inventivo ne- cesario, pues el método no definía ninguna condición o etapa característica especial diferente de la forma convencional de aplicar insecticida a un lugar donde se quiere combatir insectos, ni incluía una etapa o paso especial que constituyera un salto cualitativo en la elaboración de una regla técnica.

La aplicación del insecticida sólo en ciertas zonas es una etapa plenamente obvia”; que “La actora interpuso recurso de reposición en el que insistió en la solicitud del otorgamiento de la patente para las reivindicaciones 1, 2, 5 a 16 y 19 a 33, y argumentó que la aplicación de una solución o suspensión insecticida en zonas discretas alrededor del perímetro de una edificación, dejando intencionalmente zonas sin tratar que permiten el acceso de los insectos a la construcción, constituye una forma totalmente contraria a la propuesta por el estado de la técnica y lo comúnmente utilizado en el arte”; y que “Con la Resolución 14922 de 17 de mayo de 2002 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión de negar la patente de las reivindicaciones solicitadas, por considerar nuevamente que el hecho de dejar zonas de libre acceso para los insectos no constituye un método especial y novedoso, pues la efectividad del procedimiento no radica en la forma de aplicación del insecticida sino en las propiedades del ingrediente activo.

Lo mismo puede predicarse del hecho de que se prefiera la aplicación interna a la externa”. En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se sostiene que “… el demandante se refiere a un capítulo reivindicatorio que no corresponde al realmente estudiado por esta Entidad, ya que las reivindicaciones estudiadas fueron la 1, 2, 5 a 16 y 19 a GACETA OFICIAL 28 como consta en el Concepto Técnico No. 93 de 18 de Enero de 2002 que reposa en el expediente bajo el cual se tramitó la solicitud de patente en discusión”; y que “no existen reivindicaciones 29 a 33.

El demandante se refiere a un capítulo reivindicatorio que no coincide con el estudiado por esta Entidad”. 2. Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación de “los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486”, bajo el argumento de que “la actuación acusada contraviene lo dispuesto por el artículo 14 … pues se consideró erróneamente, apartándose de este precepto, que la invención carecía de nivel inventivo.

Así, las autoridades omitieron cumplir su deber de otorgar la patente de invención cuando se llenen los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa”; que “También se incurre en violación del artículo 18”, pues “Las reivindicaciones pendientes se refieren a un procedimiento para la protección de un edificio contra daños causados por insectos, caracterizado por (i) formar una solución líquida de un insecticida, donde el ingrediente activo está presente entre 0.01 y 20% por peso, sin efecto rápido de abatimiento, pero con acción mortal secundaria y (ii) formar zonas tratadas y no tratadas a lo largo del perímetro del edificio (no en su interior) aplicando una cantidad eficaz de esta solución a zonas discretas guardando distancias de entre 0.5 hasta 7.5 metros por cada 10 de perímetro total del edificio”; que “Los procedimientos comúnmente utilizados para la aplicación de soluciones insecticidas en el perímetro de un edificio pretenden establecer una barrera que obligue a los insectos, al intentar penetrar, a entrar en contacto con la solución del insecticida.

El Manual de Control de Plagas 8ª edición (Handbook of Pest Control 8th edition), publicado en 1997, al referirse a las termitas, establece claramente que el método de aplicación de los termicidas antes, durante o después de la construcción se dirige a ‘crear una barrera continua del producto de manera que se bloqueen todas las rutas potenciales de entrada’.

Así, es contrario a las enseñanzas y a la visión de la persona versada en la técnica correspondiente que los insecticidas sólo se apliquen a zonas discretas y en consecuencia, este método posee el nivel inventivo que exige la norma para ser patentable”; que “Si bien en algunos casos el insecticida solamente se aplica a zonas específicas, esto se hace con 23/01/2006 12.36 la intención de proteger únicamente una zona de interés que, con todo, quedará totalmente rodeada de insecticida”; que “Asimismo, el impacto ambiental del insecticida siempre será menor, no únicamente porque atienda a los nuevos ritmos de conservación que han notado la necesidad de reducir la cantidad de ingrediente activo en las soluciones, como lo hacen los demás, sino porque al aplicarse de acuerdo al método propuesto siempre se utilizará menos solución”; que “Fácilmente se cae en el error de pensar que la solución a un problema técnico de vieja data resulta obvia.

Este error ha sido reconocido por la jurisprudencia estadounidense (hindsight is 20-20) quien paralelamente considera que para evitar caer en él, el examinador debe asumir la posición del inventor en la fecha de prioridad de la solicitud de patente y determinar con fundamento en los conocimientos y enseñanzas disponibles si la solución técnica propuesta por el inventor era evidente para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente”; que “La Oficina Europea de Patentes, para evaluar el nivel inventivo, tiene en cuenta las siguientes fases: a).

Determinar el estado de la técnica más cercano; b). Establecer el problema técnico por resolver; c) Considerar si la invención comenzando del estado de la técnica más cercano y el problema técnico por resolver sería obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Los eventos de obviedad pueden ser una combinación en el campo técnico de la invención que divulga efectos técnicos, propósitos o usos similares a la invención reclamada”.

El consultante destaca además, del texto de la demanda, que “Para el presente caso el estado de la técnica más cercano lo constituye el capítulo 6 del Manual de Control de Plagas 8ª edición que indica que para tratar suelos o estructuras, antes o después de las construcciones, debe crearse una barrera química (continua) en el suelo que circunda el área, cosa distinta de lo propuesto en la patente de la reivindicación solicitada.

Así, resulta negativa la respuesta a la pregunta sobre la necesidad del procedimiento en el estado de la técnica, esto es, que la persona del oficio normalmente versada en la materia se mueva efectivamente a modificar y adaptar el método en el sentido que pretende reivindicarse. En consecuencia, el carácter de inventivo se muestra positivo”; que “Para efectos de reforzar el argumento se adjun- GACETA OFICIAL taron copias simples de patentes otorgados sobre el mismo concepto inventivo (equivalentes) en Australia, Bangladesh, Santo Domingo, Marruecos, Pakistán, Estados Unidos, Honduras y Sudáfrica que, a pesar de no ser vinculantes, proporcionan un reflejo de la novedad y altura inventiva de la solicitud objeto de análisis”; que “la violación de los preceptos anteriores implica también la violación del artículo 22 … en cuyos términos el derecho a la patente pertenece al inventor y podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, pues se está negando a la actora un derecho sin que medien razones legales”; y que “el acto administrativo se encuentra falsamente motivado, pues se apoya en argumentos que no corresponden a la realidad, antitécnicos e imprecisos”.

En la demanda se argumenta asimismo que “Anterior a la presente invención, sería ilógico pensar que dejar zonas no tratadas en el perímetro de una construcción, permitiendo el posible acceso de los insectos a dicha construcción, sería una manera efectiva de proteger dicha construcción contra daños causados por los insectos”; que el estado de la técnica enseña que la aplicación de insecticidas, en especial para la protección contra termitas, debe hacerse de manera que se cree una barrera continua alrededor del área que se pretende proteger, de manera que se bloqueen todas las rutas de acceso a dicha área de los insectos.

Consecuentemente, sería contrario a las enseñanzas del estado de la técnica el dejar zonas no tratadas a lo largo del perímetro del edificio al aplicar una cantidad eficaz de la solución insecticida a zonas discretas alrededor o bajo dicho edificio a lo largo de su perímetro, como lo reivindica la presente invención. Por lo tanto, el procedimiento para la protección de un edificio contra daños causados por insectos reivindicado por la invención no se deriva evidentemente del estado de la técnica y claramente cumple con el requisito del nivel inventivo; que “Para establecer el problema técnico a resolver se estudian la solicitud de patente en cuestión, el estado de la técnica más cercano, y las diferencias de las características (funcionales o estructurales) entre la invención y el estado de la técnica más cercano. El problema técnico a resolver como tal es el propósito y tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para proporcionar los efectos técnicos que la invención proporciona sobre dicho estado de la técnica”; que “La tercera fase, la determinación de la ob- 23/01/2006 13.36 viedad, responde a la siguiente pregunta: ¿Existe alguna enseñanza en el estado de la técnica más cercano, en su totalidad, que moviera efectivamente (no simplemente que pudiera mover) a una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, enfrentada al problema técnico a resolver, a modificar o adaptar el Estado de la técnica más cercano, teniendo en cuenta dicha enseñanza, de tal manera que llegara a algo que cayera dentro de los términos de las reivindicaciones de la invención en cuestión, alcanzando el resultado de la misma?”; que “Las diferencias entre el estado de la técnica más cercano y la presente invención radican en lo siguiente: i- … se dejan intencionalmente zonas por donde los insectos pueden acceder al edificio libremente sin tener contacto con el insecticida, contrario a lo establecido por el estado de la técnica, en donde se requiere la formación de una barrera continua de insecticida a lo largo del perímetro de la zona a tratar de manera que no se permita el acceso de los insectos en el área a tratar. ii- El procedimiento de la presente invención permite la utilización de una menor cantidad de ingrediente activo, puesto que al requerir zonas no tratadas a lo largo del perímetro del edificio, siempre utilizará una menor cantidad de insecticida que el procedimiento del estado de la técnica … Lo anterior permite un mayor beneficio ambiental”; que “En el presente caso es claro que el estado de la técnica más cercano no provee ninguna enseñanza que efectivamente mueva a una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente a modificar o adaptar dicho estado de la técnica para proporcionar un procedimiento para la protección de un edificio contra daños causados por insectos, caracterizado por formar zonas tratadas y no tratadas a lo largo del perímetro del edificio al aplicar una cantidad eficaz de un ingrediente activo insecticida con efecto de abatimiento lento y efecto de muerte secundario a zonas discretas alrededor o bajo dicho edificio a lo largo de su perímetro; y en donde dichas zonas tratadas corresponden a 0,5 hasta 7,5 metros por cada 10 metros del perímetro total del edificio”.

El actor sostiene finalmente que “No demuestra la SIC, teniendo la obligación de hacerlo, que el invento deja de cumplir con el requisito del nivel inventivo, y por lo tanto de esta manera se aparta de la prescripción del artículo 14 de la Decisión 486”; que “Si se le niega al inventor su derecho a la patente sin que medie razón legal, GACETA OFICIAL sino como consecuencia de un juicio subjetivo e incompleto de la Administración mediante el cual definitivamente no probó debidamente que la invención no cumplía con el nivel inventivo exigido por la norma, se vulnera de manera directa el artículo 22 de la Decisión 486”; y que “la motivación de las resoluciones acusadas está viciada de nulidad porque corresponde a una apreciación errada del Examinador consecuencia de una valoración subjetiva no fundamentada en la Decisión 486, que lo conduce a expresar sobre razones infundadas y contrarias al artículo 18 de dicha Decisión, a negar la patente a mi representada, cuando es evidente que ella tenía todo el derecho a obtenerla por cumplir con los requisitos previstos en la norma”.

Informa el consultante que, según la Superintendencia de Industria y Comercio, “Las reivindicaciones 1, 2, 5 a 16 y 19 a 28 fueron estudiadas. Nunca existieron de la 29 a 33”; que “Se ha fijado por la doctrina que el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención, fruto de su investigación y desarrollo creativo, constituye un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica que surge de una actividad intelectual mínima que permite, a su vez, deducir que su invención no es evidente en el estado de la técnica”; que “Uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el del nivel inventivo: En este último se exige que el técnico que realiza el examen parta del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica y realice el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si ha podido o no producirse la invención”; que “… la Guía para los Países en Desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes en lo relativo al estudio del carácter inventivo expresa que la búsqueda se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la invención o solución. El examinador debe ponerse en la situación del inventor en un momento en que la solución no era conocida”; que “En este caso una persona versada en el arte correspondiente, partiendo de sus enseñanzas y conocimientos, habría llegado a la invención propuesta.

Así, no puede concluirse que el procedimiento objeto de invención constituya un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica y que a partir de la aplicación de la normativa se pueda conceder la solicitud”; que “La protección de un edificio aplicando insecticida puede realizarse en forma de un tratamiento superficial simple, pulverización, mezcla ordina- 23/01/2006 14.36 ria, mezcla íntima o inundación del suelo con una formulación. En consecuencia, en el procedimiento que se pretende patentar no existen condiciones de operación diferentes a las normalmente conocidas en el estado del arte.

El hecho de que el insecticida se aplique en zonas discretas no cambia en forma alguna el tipo de aplicación seleccionado, máxime cuando su efectividad no depende de él sino de las propiedades del ingrediente activo. El grado de aplicación a un edificio (5 o 75%) está directamente relacionado con la naturaleza del insecticida, con las dosis de los compuestos empleados y el grado de infestación … Lo anterior es confirmado por el experimento referido en el ejemplo 1, en el cual se aplicaron a dos edificios insecticidas distintos con el mismo método (zonas discretas, rincones y/o intersecciones) y se obtuvieron resultados diversos.

Únicamente el caso en que se aplicó arilpirazol reportó efectividad”; que “La práctica convencional conocida por las personas versadas en la técnica indica que no siempre el insecticida debe aplicarse formando una barrera continua, sino en los lugares de preferencia de los insectos como los rincones e intersecciones de las edificaciones”; que “Lo considerado en el Manual de Control de Plagas (8ª edición) no debe tenerse en cuenta, puesto que éste fue publicado con posterioridad a la presentación de la solicitud”; y que “Por todo lo anterior la Resolución acusada se ajusta a derecho y no viola las normas superiores”.

La parte demandada sostiene además que “Si bien es cierto que el hecho de utilizar herramientas conocidas puede llevar a resultados inesperados, que no son evidentes para una persona del oficio normalmente versada en la materia, no necesariamente la utilización de dichas herramientas conduce siempre a resultados inesperados”; que “Este tratamiento con el insecticida en zonas discretas … no constituye mérito alguno ni salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica o actividad intelectual mínima que permita que el método de protección de un edificio o futura edificación contra insectos no sea obvio para una persona medianamente versada en el arte”; que “… queda claro para esta Oficina que el procedimiento de aplicar un insecticida en sitios discretos no tiene nivel inventivo puesto que ello no depende de la forma o de las condiciones de operación dadas en la aplicación, sino de las características o propiedades inherentes al compuesto que no caracterizan al método”; que “Lo anterior GACETA OFICIAL pone en evidencia la carencia inventiva del método ya que funciona en algunas oportunidades y en otras no, motivo poe (sic) el cual esta Entidad se pregunta, de qué sirve que la aplicación sea en zonas discretas cuando se utilizan insecticidas distintos a arilpirazoles? Como se puede observar el hecho de que se formen zonas discretas dependen (sic) de manera definitiva del ingrediente activo aplicado y por lo tanto lo que se está haciendo es aprovechar las propiedades inherentes al compuesto para realizar la aplicación en zonas puntuales”; y advierte sobre “la impertinencia de la prueba documental anexada por el demandante … ya que el capítulo reivindicatorio por el (sic) señalado y adjuntado, no es el mismo con base en el cual esta Entidad negó el privilegio de patente, en la medida en que uno de los hechos tema del proceso es el capítulo reivindicatorio estudiado por esta Entidad que no corresponde al aportado por el demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 398 y 399 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en 23/01/2006 15.36 consecuencia, ya que la solicitud de patente de invención de un “PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN PARA EDIFICIOS CONSTRUIDOS O EN CONSTRUCCIÓN, CONTRA DAÑOS CAUSADOS POR INSECTOS ARRASTRANTES” fue presentada el 28 de noviembre de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proceder a la interpretación de los artículos 1, 4 y 8 de la citada Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

“Artículo 8.- El derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua”.

Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformi- GACETA OFICIAL dad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de patente de invención, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes 23/01/2006 16.36 deberán adecuarse a lo previsto en la citada Decisión. Asimismo, la Disposición Transitoria en referencia contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues tiene dispuesto que la nueva Decisión es la aplicable al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como en lo que concierne a su plazo de vigencia. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De la invención. De los requisitos de patentabilidad en general. En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustan- GACETA OFICIAL cia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los 23/01/2006 17.36 términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

A título de referencia, cabe citar el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según el cual la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado varios principios: “(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. GACETA OFICIAL III. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem 23/01/2006 18.36 and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op.cit.).

A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, citadas siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de to-do efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al examinador técni- GACETA OFICIAL co de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

IV. Del derecho a la patente La solicitud de patente de invención es un acto mediante el cual el inventor de un producto o de un procedimiento, o su causahabiente, pretende que el Estado le otorgue el derecho de explotación exclusiva sobre la invención por un período de tiempo determinado, siempre que dicha invención cumpla los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud, y no se encuentre incursa en las prohibiciones de patentabilidad.

Una vez concedido el título de patente, el solicitante obtiene el derecho de explotación exclusiva por un plazo determinado, trascurrido el cual el bien se torna de dominio público. El derecho del inventor posee un doble contenido, personal y patrimonial, toda vez que “Desde el punto de vista personal, la invención otorga a su autor el derecho personalísimo a ser reconocido como autor de la invención … Mientras que desde el punto de vista patrimonial, el derecho del inventor tiene como contenido esencial la explotación industrial del derecho a la patente concedido por el Estado” (GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La ley de patentes y los modelos de utilidad”;

Civitas, Madrid, 1988, p. 66). El Tribunal ha precisado en este contexto que “… aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inenajenable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) … generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica” (Sentencia dictada en el expediente N° 43-IP-2001, de 24 de agosto de 2001, publi- 23/01/2006 19.36 cada en la G.O.A.C No. 176, del 18 de septiembre del mismo año).

Por otra parte, a tenor de la Decisión 344, si la invención ha sido realizada conjuntamente por dos o más personas, el derecho a la patente corresponderá en común a todas ellas; en cambio, si ha sido realizada por varias en forma independiente, el derecho corresponderá a la que haya presentado primero la solicitud, o a su causahabiente, o a la que haya invocado la prioridad de fecha más antigua (artículo 8).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil.

La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado. En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. 3º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los GACETA OFICIAL términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. 4° La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de 23/01/2006 20.36 un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/01/2006 21.36 PROCESO 203-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2002-0372 (8389). Actor: MAC S.A. Marca: “MAC mixta”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de octubre de 2005. antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.

La sociedad MAC S.A., por intermedio de apoderado, solicitó el 6 de agosto de 1998 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo mixto “MAC” acompañado del lema comercial “CUIDAMOS EL MUNDO DE POLO A POLO”, para amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 98.45296.

El signo solicitado se ilustra de la siguiente manera: I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: MAC S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA– SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: MACK TRUCKS INC. B. DATOS RELEVANTES. 1 Hechos: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los 2.

En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MACK TRUCKS INC. presentó observaciones al registro del signo mixto “MAC”, con base en las siguientes marcas: a. Marca “MACK” (denominativa), para amparar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL b. Marca “MACK” (mixta), para amparar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y que se ilustra de la siguiente manera: 23/01/2006 22.36 es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. b. Es distintivo porque es novedoso en relación con determinados productos y servicios. Además no es genérico o descriptivo en relación con los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de dicha clase. c. Al realizar una comparación simultánea y alternativa entre el signo mixto “MAC” y el signo mixto “MACK”, se concluye que no son confundibles ya que el primero posee diversos elementos gráficos que le aportan suficiente distintividad. 3.

El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 36217 del 31 de octubre de 2001, declaró fundada la observación presentada por la sociedad MACK TRUCKS INC., y negó el registro como marca del signo mixto “MAC”. 4. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación. 5.

El Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 01423 del 28 de enero de 2002, confirmó el acto impugnado y concedió el recurso de apelación interpuesto. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 14135 del 8 de mayo de 2002, resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la N° 36217 del 31 de octubre de 2001. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 134, 136, literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. Se violó por falta de aplicación el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo mixto “MAC” d. Los siguientes puntos demuestran la inexistencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto: ƒ La sociedad MAC S.A. es titular del derecho sobre el nombre comercial “MAC” desde 1985, para realizar actividades relacionadas con los productos y servicios comprendidos en las clases N° 9, 12, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, es titular de derechos adquiridos sobre el signo “MAC” para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional. ƒ La sociedad MAC S.A. es titular en Colombia de los siguientes certificados de registro de la marca “MAC”: MARCA MAC MAC MAC MAC CLASE 9 37 39 38 CERTIFICADO 147804 197301 197278 234816 VIGENCIA 14-09-06 26-05-07 26-05-07 03-03-11 La sociedad MACK TRUCKS INC. es titular en Colombia del siguiente certificado del registro de la marca “MACK”: MARCA MACK CLASE 12 CERTIFICADO 97233 VIGENCIA 25-02-12 Los productos identificados por las dos marcas se encuentran íntimamente relacionados y, han coexistido por lo menos desde 1986;

GACETA OFICIAL 23/01/2006 23.36 por lo tanto, entre el signo solicitado “MAC” y la marca “MACK” no hay riesgo de confusión, siendo importante resaltar que ambos han tenido gran difusión y conocimiento por parte del público consumidor y han coexistido tanto en el ámbito registral como en el mercado. dicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Por lo anterior, no se puede desconocer la coexistencia de las marcas en conflicto y la inexistencia real de confusión, sobre todo en casos como el presentado en el cual el elemento gráfico del signo solicitado garantiza la distintividad. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136, literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca “MAC” fue presentada el 6 de agosto de 1998, fecha en la cual, dicha normativa se encontraba vigente. Lo anterior sin perjuicio de que las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • Entre los signos en conflicto existen similitudes en el aspecto gráfico, fonético y conceptual, lo que llevaría al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos, ya que entre la expresión “MAC” y “MACK” sólo hay diferencia en la letra K. • En los signos mixtos en conflicto predomina el elemento denominativo. • Los dos signos pretenden amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que generaría confusión en caso de que los signos coexistieran en el mercado. • El hecho de que el demandante tenga registrada la marca “MAC” para amparar productos de las clases 9, 37 y 39 de la Clasificación Internacional, no le da derecho en relación con el registro del signo “MAC” para la clase 12.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. También se interpretará la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. La sociedad MACK TRUCKS INC., tercero interesado en las resultas del proceso, según el informe del juez consultante, no contestó la demanda.

Artículo 82 II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía preju- “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) GACETA OFICIAL Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos”: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” ( ) DECISION 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas y mixtas, comparación entre marcas mixtas, uso anterior como nombre comercial, derecho que confiere el registro anterior del mismo signo 23/01/2006 24.36 en otras clases conexas o relacionadas y coexistencia de marcas.

A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.) Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y GACETA OFICIAL 23/01/2006 25.36 so, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…”. en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998). 2 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese ca- 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003.

Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación in- 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del 2003.

Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. GACETA OFICIAL 23/01/2006 26.36 sólo lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 486 es aplicable al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido.” (Proceso 22-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005). mediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “De manera que sólo las regulaciones de carácter adjetivo contenidas en la Decisión 486 para asuntos nacidos con anterioridad a su vigencia, pero que aún se encontraban en trámite para el 1 de diciembre de 2000, se aplicarán inmediatamente a las etapas no culminadas, es decir, la aplicación de la Decisión 486 se refiere a las actividades procesales pendientes, y no a las ya cumplidas.

Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero en lo relativo a: 1) Plazos de vigencia: los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486. 2) Al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas: se aplicarán las normas de la Decisión 486.

“De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos se desprende que la petición de cancelación de registro de marca número 25.543 presentada por ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los motivos para solicitar la cancelación de registro de marcas por falta de uso, cómo se probaba tal uso, cuándo se entendía que la marca había sido usada, a quién correspondía la carga de la prueba del uso y las razones por las cuales, a pesar de la falta de uso de la marca, no procedía la cancelación de la misma.

(Sección IV de la Decisión 344 que reglamenta el tema DE LA CANCELACION DE LA MARCA)”. “Dicho régimen, aún en vigencia de la Decisión 486 es el que regula el registro de las marcas, en razón de la ultractividad de la ley; En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “MAC (mixta)” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 3 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: 3 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 4 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: 4 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 23/01/2006 27.36 “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los GACETA OFICIAL requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 23/01/2006 28.36 de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que a través de los sentidos se forma una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 6 En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca.

Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 5 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera una determinada marca, y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 7 La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado mediante palabras, gráficos, signos, componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno 6 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 7 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre de 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.

Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transpa- 23/01/2006 29.36 rencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distingui- GACETA OFICIAL dos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002). Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 8 La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la síla- 23/01/2006 30.36 ba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

D. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas interpretaciones prejudiciales este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 9, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de enero de 2005. Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. 9 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. COMPARACION ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS.

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.” (Proceso 18-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 30 de marzo de 2005). Si resultare que el elemento denominativo es el predominante, para la comparación entre los signos deben aplicarse los criterios de comparación entre marcas denominativas; por el con- 23/01/2006 31.36 trario, de resultar que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión entre el signo mixto y el signo denominativo.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca mixta “MAC” y la marca denominativa “MACK”, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error. F. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

Si el elemento determinante de los signos en conflicto es el denominativo, el cotejo entre las marcas mixtas debe hacerse siguiendo las reglas de comparación entre marcas denominativas; si el elemento determinante resultare ser el denominativo y en la otra el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión, y, por último, si con respecto a ambas el elemento determinante es el gráfico el cotejo entre las marcas mixtas habrá que hacerse teniendo en cuenta el concepto que evoca dicho elemento.

Para la comparación entre dos marcas mixtas, el Tribunal en reiterada jurisprudencia, ha sostenido lo siguiente: “… El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta)”.

(Proceso 155-IP-2004, Interpretación Prejudicial del 2 de febrero de 2005). De manera que el criterio de comparación de las marcas mixtas cuando en ellas predomina el elemento gráfico es el del concepto que evoca en cada caso dicho elemento gráfico, que, obviamente, debe provocar conceptos diferentes en el público consumidor. G. USO ANTERIOR COMO NOMBRE COMERCIAL.

La sociedad actora argumentó dentro del proceso interno que la Superintendencia de Industria y Comercio, no tuvo en cuenta que es titular del nombre comercial “MAC” en relación con productos de la clases 9, 12, 37, 39 y 38 de la GACETA OFICIAL Clasificación Internacional de Niza y que, por lo tanto, éste debió ser un argumento válido para el registro como marca del signo “MAC”, ya que tiene un derecho adquirido sobre este signo. En la presente interpretación se analizará, con base en las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuáles son los derechos que confiere la utilización como nombre comercial del mismo signo que se pretende registrar como marca.

DECISIÓN 344 Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

De la norma transcrita se puede concluir que el ámbito de protección de un nombre comercial, registrado o no, no comprende el derecho inexorable en relación con el registro del mismo signo como marca. Todo esto, por cuanto de todas maneras la autoridad nacional, debe realizar un análisis complejo para estudiar factores como los requisitos de registrabilidad y el riesgo de confusión o asociación con marcas registradas a la fecha de la solicitud de registro, dado que, quien utilice un signo como nombre comercial y quiera registrar el mismo signo como marca debe formular una solicitud que implica un examen independiente de registrabilidad.

H. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO ANTERIOR DE SIGNOS SIMILARES EN OTRAS CLASES CONEXAS O RELACIONADAS. En el proceso interno que sirvió de base para la solicitud de interpretación prejudicial, afirma la sociedad actora ser titular de la marca “MAC”, para las clases 9, 37, 39 y 38 y que, por lo tanto, tiene derecho al registro del signo “MAC (mixta)”, para amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que el signo “MAC” “no es sino una pequeña derivación del derecho previamente adquirido con las marcas registradas”. 23/01/2006 32.36 De conformidad con lo anterior, la presente interpretación prejudicial se referirá al hecho de si el registro previo de un signo como marca otorga derechos a su titular para el registro como marca en otra clase, de un signo similar o idéntico al ya registrado.

El artículo 104 de la Decisión 344 consagra los derechos que se derivan del registro de un signo como marca, dentro de los cuales no se ha previsto el derecho a que la Oficina Nacional deba registrar el mismo signo en otras clases ya que a cada solicitud de registro de un signo como marca, corresponde el estudio de confundibilidad con otras marcas registradas a nombre de terceros.

I. COEXISTENCIA MARCARIA. La sociedad demandante afirma en la demanda que los signos en conflicto han coexistido durante varios años sin generar confusión en el público consumidor. Al respecto cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ‘riesgo de confusión’ al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado ‘la coexistencia de marcas’, consistente en que los signos en disputa han coexistido sin que se hubiesen presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el publico consumidor. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia, de hecho, se subordina necesariamente a que coexistan en el mercado sin que produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores interpretaciones prejudiciales: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinaria- GACETA OFICIAL mente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos” 10. 23/01/2006 33.36 si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

QUINTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante se- Respecto de este punto, Otamendi dice lo siguiente: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no, o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad…”.

(“DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: 10 Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de enero de 2001. Proceso N° 60-IP-2000.

Marca: “ACADEMIA PACIOLO”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 642 de 25 de febrero de 2001. GACETA OFICIAL rá el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento denominativo resulta ser el predominante, el cotejo entre las clases de signos mencionados deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos; por el contrario, si el elemento gráfico resulta predominante, en principio, no existirá riesgo de confusión entre el signo mixto y el signo denominativo. En consecuencia con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca “MAC (mixta)” y la marca denominativa “MACK”, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca registrada.

SEXTO: Para la comparación entre signos mixtos, deberá establecerse si es el elemento denominativo o el gráfico el predominante; si en relación con ambos signos el elemento predominante es el denominativo, la comparación deberá hacerse siguiendo las reglas de cotejo marcario para el tipo de marcas denominativas. Si, por el contrario, en relación con uno de los signos en conflicto el elemento predominante es el gráfico y en el otro es el denominativo, en principio, no habría riesgo de confusión, y si en ambos signos el elemento predominante es el gráfico, el criterio de comparación es el 23/01/2006 34.36 concepto que evoca en cada caso dicho elemento.

SÉPTIMO: Quien utilice un nombre comercial, depositado o no, no tiene un derecho inexorable en relación con el registro del mismo o similar signo como marca. Lo anterior, por cuanto la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, debe realizar un análisis complejo donde se evalúen factores como los requisitos de registrabilidad de un signo como marca y el riesgo de confusión con otras marcas registradas.

OCTAVO: El titular de un registro marcario no tiene el derecho adquirido en relación con el signo a efectos del registro del mismo como marca para otras clases del nomenclátor, porque la Oficina Nacional debe realizar, en cada caso, un análisis para establecer si se reúnen o no los requisitos de registrabilidad y si el signo que se pretende registrar no está incurso en causales de irregistrabilidad.

NOVENO: Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 20020372 (8389), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE GACETA OFICIAL 23/01/2006 35.36 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/01/2006 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú