Año XXIII - Número 1297 Lima, 16 de febrero de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 174-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente: Procedimiento para reprimir una población de insectos. Actor: RHONE POULENC JARDIN. Proceso Interno Nº 2001-0062 (6865) Proceso 194-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal b), 83, literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 200300039. Actor: IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A. Marca: “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA” Proceso 159-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g), 65, 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: “SENSOGARD” (mixta). Actora: sociedad DENTCO INC. Proceso interno Nº 2002-00172-01 Pág. 1 9 30 PROCESO 174-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente: Procedimiento para reprimir una población de insectos. Actor: RHONE POULENC JARDIN. Proceso Interno Nº 2001-0062 (6865). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 7 de septiembre de 2004, relativa a los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2002-0062 (6865).

El auto de 19 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2052 de 30 de junio de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos. 16/02/2006 2.44 decide “Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a ‘PROCEDIMIENTO PARA REPRIMIR UNA POBLACIÓN DE INSECTOS’”.

La parte actora, interpuso recurso de reposición el que es resuelto por el mismo Superintendente de Industria y Comercio que, por medio de la Resolución Nº 16487 de 26 de julio de 2000, confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 07115 y advierte que se encuentra agotada la vía gubernativa. 1. Partes en el proceso interno 3. Fundamento Jurídico de la demanda Demandante: Sociedad RHONE-POULENC JARDIN.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Hechos El 02 de julio de 1996, la sociedad RHONEPOULENC JARDIN, presentó solicitud de patente para reivindicar un PROCEDIMIENTO PARA REPRIMIR UNA POBLACIÓN DE INSECTOS, tales como hormigas, avispas, cucarachas, caracterizado porque se aplica a una fracción menor de esta población una cantidad eficaz de una composición que comprende un compuesto de fórmula.

El 25 de septiembre de 1996, siguiendo con el procedimiento de trámite para una solicitud de patente, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió el Auto de Forma, el mismo que fue respondido 08 de noviembre de 1996 por la demandante dando cumplimiento a los requerimientos hechos por el Examinador, presentando los documentos faltantes.

La solicitud de patente fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 475 el 31 de marzo de 1999, a la que no se presentaron observaciones por parte de terceros. El 15 de julio de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió los resultados del examen de fondo en el que citó los documentos EP 0 500 209, EP 0 295 117 y US 5,329,726 como anterioridades que afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud.

El 14 de octubre de 1999, se dio respuesta al Examen de Fondo. Como base a dicha respuesta se presentó un Capítulo Reivindicatorio Modificado, en el cual se limitaron los sustituyentes de la formula I en la Reivindicación 1, intentando de esta manera subsanar parcialmente las objeciones por falta de novedad frente a las anterioridades. El Superintendente de Industria y Comercio, por Resolución Nº 07115 de 31 de marzo de 2000, La actora sostiene que con las Resoluciones demandadas no se aplicaron correctamente los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344.

En este sentido dice: “Tal como se ha establecido durante la vía gubernativa, tanto el administrado como la administración han concluido que el compuesto de fórmula I era conocido como un insecticida en el estado de la técnica. Por consiguiente la cuestión jurídica que estamos debatiendo no es la patentabilidad de un compuesto de fórmula I, sino el método en el que dicho compuesto se utiliza para la represión de insectos sociales, como lo son las cucarachas y hormigas.

Este método aporta una solución técnica que goza de altura inventiva al no resultar para nada evidente a una persona versada en el arte.” En relación a la novedad que establece el artículo 2 de la Decisión 344, señala: “… en este caso está basada en la capacidad máxima de represión de plagas que ofrece la utilización de este método, el cual tiene como base fundamental la aplicación de cierta cantidad de composición, ni más ni menos, que se encuentra dentro del rango de 0,00001 y 2 kg/ha (0,0001 y 20g/100 m2) y que no mata al insecto de manera inmediata permitiendo a éste regresar al nido o colmena y contaminar otros insectos para provocar así la muerte de varios insectos como si existiera una epidemia Si se aplicaran los rangos establecidos en las anterioridades citadas por el Examinador (EP 0 500 209, EP 0 295 117) NO se podría utilizar este método, pues al aplicar mayor composición como se muestra en las anterioridades el insecto moriría al instante y no se podría propagar el efecto devastador del insecticida”.

En relación al requisito de nivel inventivo añade, “…el método reivindicado cuenta con el nivel inventivo requerido, por cuanto no era evidente GACETA OFICIAL intentar emplear el insecticida de fórmula I en cantidades no efectivas para causar muerte instantánea, pero más bien produciendo un efecto tóxico prolongado que permitiese al insecto regresar a su nido y propagar el veneno ahí. Más aún cuando mi apoderada se refiere a actividad insecticida por un contacto secundario, terciario o cuaternario solo desea aclarar que de manera sorprendente el insecticida que ha sido ingerido o simplemente ‘tocado’ por el insecto tendrá efecto sobre otros insectos cuando estos últimos ‘toquen’ o ingieran al insecto muerto por el insecticida ”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta que los actos administrativos fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente. En relación al artículo 1 de la Decisión 344, dice: “Según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente N° 96-0134470 el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención … existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Rhone-Poulen Jardin AG, al no reunirse el requisito de altura inventiva como aparece plenamente demostrado en los actos administrativos acusados.” En cuanto al artículo 2 de la mencionada Decisión, dice que las anterioridades encontradas “ que afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención en debate y tal como consta en el concepto técnico n° 806 del 15 de julio de 1999, son prueba suficiente de que la solución propuesta se deriva de manera evidente de lo conocido en la fecha de presentación de la solicitud, habida cuenta que partiendo del conocimiento general del estado de la técnica seguido de la comparación de las anterioridades en mención con la solicitud de patente de invención en controversia se infiere que las composiciones de la solicitud carecen de novedad y nivel inventivo.” Después de referirse a las anterioridades encontradas, dice que “… la solicitud de patente de invención en debate no cumple con los requisitos establecidos en 16/02/2006 3.44 los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Por último en relación al artículo 4 de la Decisión 344, dice: “No tiene asidero legal la argumentación de la parte demandante sobre la presunta violación de la norma comunitaria en cita al negar el privilegio de patente para la solicitud correspondiente a ‘PROCEDIMIENTO PARA REPRIMIR UNA POBLACIÓN DE INSECTOS’ … La cantidad eficaz que se aplica en la solicitud colombiana se reivindica entre 0.001 y 20 gramos por 100 cm2, como se puede observar este intervalo es bastante amplio comparada con la divulgación en la anterioridad EP 00209 y a la dosis de aplicación, son evidentes en el estado de la técnica”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente tuvo lugar el 2 de julio de 1996, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. I. La patente de invención de producto y de procedimiento Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que “La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”.

(Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22). Asimismo la invención ha sido definida como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria. (Otero Lastres, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención 16/02/2006 4.44 y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.

En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit). En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos.

La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. … puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos) ” (Fernández-Novoa, Carlos. La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64).

La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortíz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo.

Ob.cit., p. 32). Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061 del 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, GACETA OFICIAL 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX11-EN-13–ILO).

II. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). 16/02/2006 5.44 la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.

Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado nuevo. Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21IP-2000, ya citado). El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. (Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de Igualmente ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya GACETA OFICIAL producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 16/02/2006 6.44 El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales “…la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una GACETA OFICIAL serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).

El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op. cit) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

En este contexto el Tribunal siguiendo con los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “A su juicio, el estado de la técnica puesto 16/02/2006 7.44 en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración … Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) …Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo.

A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op. cit.) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

Además de todo lo indicado, la normativa comunitaria, prevé que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios. GACETA OFICIAL En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente 16/02/2006 8.44 interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2001-0062 (6865) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/02/2006 9.44 PROCESO 194-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal b), 83, literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00039. Actor: IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A. Marca: “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil cinco; procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de octubre de 2005.

I.

ANTECEDENTES. P.L.C. TRADING AS MAC DONALD GREENLEES. B. DATOS RELEVANTES. a) Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A., por intermedio de apoderado, solicitó el 6 de marzo de 1998 ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA” para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 98-12384.

El signo solicitado es: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: GUINESS UNITED DISTILLERS & VINTNERS B.V. LIMITED – anteriormente UNITED DISTILLERS 2. En debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad UNITED GACETA OFICIAL 16/02/2006 10.44 DISTILLERS & VINTNERS (ER) LIMITED presentó observaciones al registro del signo “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA”, con base en las siguientes marcas: la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmó la Resolución recurrida, y concedió el recurso de apelación. • Marca “OLD PARR” (mixta), certificado N° 171217, para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, que se ilustra de la siguiente manera: 6.

Mediante Resolución N° 26459 de 26 de agosto de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto de la siguiente manera: • Revocó la Resolución N° 00040 de 2002, en cuanto declara infundada la observación de la sociedad UNITED DISTILLERS & VINTNERS (ER) LIMITED, y en su lugar la declaró fundada, y • Confirmó la Resolución N° 00040 de 10 de enero de 2002, en cuanto negó el registro solicitado.

C.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. • Marca “OLD PARR (mixta)”, certificado N° 171216, para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte la sociedad UNITED DISTILLERS p.l.c. TRADING AS MACDONALD GREENLEES presentó también observaciones con base en la Marca “OLD PARR” gráfica (botella), certificado N° 171217, para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

La actora manifiesta que se violaron los artículos 134, párrafo primero y literal f); 135, literal c), y 136, literal a), Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: 1. El signo “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA” no es una forma usual de los envases de los productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que su diseño cuenta con unos elementos muy particulares que le otorgan suficiente distintividad respecto a las botellas de uso común y, por lo tanto, es apropiable por un particular. 4.

Contra la anterior Resolución, las sociedades IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A. y UNITED DISTILLERS & VINTNERS (ER) LIMITED interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. 2. El signo solicitado tiene las siguientes características que lo hacen suficientemente distintivo: base y cuerpo semicuadrangular con los vértices y aristas redondeados con salientes en la base y en el comienzo de su cuello; cuello de forma cilíndrica, recto y liso; cuerpo grabado con líneas rectas, que al cruzarse entre si forman figuras de rombos perfectamente simétricos, dando la apariencia de una cuadrícula o malla con una inclinación de 90 grados.

La botella tiene una altura total de (20) centímetros, la distancia entre su base y el comienzo del cuello es de (10) centímetros y cada lado de su base es de (7.6) centímetros. 5. Mediante Resolución N° 08058 de 18 de mazo de 2002, la División de Signos Distintivos de 3. La Superintendencia no apreció que la marca “OLD PARR” (mixta) está conformada por el 3.

Mediante Resolución N° 00040 de 10 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación y negó el registro del signo “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA”. GACETA OFICIAL dibujo bidimensional de una botella, en cuyo cuello y centro se encuentra la expresión OLD PARR, mientras que el signo solicitado es tridimensional, contiene tres dimensiones en el diseño a escala, es decir, corresponde a una botella real y no a una pintada. 4.

Si se hubiera partido de la diferente categoría de los signos confrontados, no se hubiera concluido erróneamente que ambos eran tridimensionales y, en consecuencia, la decisión hubiese sido otra. 5. Aunque se llegara a pensar que los signos confrontados son tridimensionales, tienen tantas diferencias que pueden coexistir en el mercado. En efecto, entre estas diferencias se encuentran las siguientes: el cuello de la botella de la marca “OLD PARR” tiene mayor grosor en el centro, lo que le da apariencia de un huevo achatado, mientras que el del signo solicitado es recto.

El cuerpo de la botella de la marca “OLD PARR” presenta un corrugado o martillado asimétrico, mientras que el signo solicitado tiene un grabado compuesto por líneas perfectamente rectas, que al cruzarse entre sí forman figuras de rombos perfectamente simétricos que dan la apariencia de una cuadrícula o malla con una inclinación de 90º. El cuello de la solicitada es más largo que la botella de la marca “OLD PARR”.

D. LA CONTESTACION A LA DEMANDA. A. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: “La marca tridimensional se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa.

Así las cosas, la marca tridimensional se representa a través de un signo figurativo (sic).” Dado que la similitud de los signos confrontados debe predicarse de su parte gráfica es preciso analizar la comparación de la siguiente manera: La marca registrada consiste en un signo mixto formado por la figura de una botella lisa en su 16/02/2006 11.44 cuello, corrugada en su cuerpo, cuyas similares características representa el signo solicitado.

Por lo que la parte gráfica que se confronta presenta rasgos característicos similares que permiten la confundibilidad entre los productos confrontados generando confusión entre el público consumidor en cuanto a su procedencia. B. Contestación por parte del tercero interesado. La sociedad GUINESS UNITED DISTILLERS & VINTNERS B.V., actual titular de la marca “OLD PARR (mixta)”, con certificado N° 171217 y, por lo tanto, tercero interesado en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: 1.

La marca registrada protege todos los planos de la botella y no solo el primer plano; esto quiere decir, que es una marca tridimensional y no una mixta como lo pretende hacer ver el demandante. 2. El hecho de que una marca tridimensional contenga elementos denominativos no la convierte en un signo mixto, ya que se está protegiendo todos los planos de la botella. 3.

La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo tridimensional solicitado de conformidad con la normativa comunitaria, ya que entre los signos tridimensionales cotejados evidentemente existen suficientes similitudes para crear riesgo de confusión entre el público consumidor y, además, dichos signos identifican productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Gráficamente los dos diseños guardan las siguientes semejanzas: el cuello de ambas botellas es más pequeño comparado con el resto de los cuellos de las botellas comunes y, además, se ensancha levemente en su parte media; ambas botellas cuentan con un cuerpo rectangular de bordes que son redondeados; y ambas botellas cuentan con una superficie corrugada, lo que es un elemento distintivo frente al resto de las botellas. 5.

El consumidor frente a unas botellas con características tan similares, creerá estar frente al mismo producto y lo adquirirá creyendo que tiene el mismo origen empresarial. GACETA OFICIAL 6. Se debe resaltar que la marca fundamento de las observaciones es una marca notoriamente conocida y, por lo tanto, es claro que lo que se pretende con el signo solicitado es aprovecharse indebidamente de la reputación ajena.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 134, primer párrafo y literal f), 135, literal c), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 81, 82, literal b), 83, literales a), d) y e), y 84, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA” fue presentada el 6 de marzo de 1998, fecha en la cual dicha normativa se encontraba vigente.

Lo anterior sin perjuicio de que las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486. También se interpretará la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 16/02/2006 12.44 Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”;

( ) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase GACETA OFICIAL de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” DECISION 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán 16/02/2006 13.44 los siguientes aspectos: aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, clases de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, marca bidimensional, marca tridimensional, irregistrabilidad por constituir el signo forma usual de envases o una forma o características impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio, comparación entre signos bidimensionales y signos tridimensionales, comparación entre marcas tridimensionales y de la marca notoriamente conocida y de la prueba de la notoriedad.

A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma GACETA OFICIAL 16/02/2006 14.44 so, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…”. posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998). 2 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posterior a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese ca1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003.

Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulacio2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& MIXTA”.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. GACETA OFICIAL 16/02/2006 15.44 nes de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. marcas, en razón de la ultractividad de la ley; sólo lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 486 es aplicable al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido.” (Proceso 22-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005). El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “De manera que sólo las regulaciones de carácter adjetivo contenidas en la Decisión 486 para asuntos nacidos con anterioridad a su vigencia, pero que aún se encontraban en trámite para el 1 de diciembre de 2000, se aplicarán inmediatamente a las etapas no culminadas, es decir, la aplicación de la Decisión 486 se refiere a las actividades procesales pendientes, y no a las ya cumplidas.

Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero en lo relativo a: En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 1) Plazos de vigencia: los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 2) Al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas: se aplicarán las normas de la Decisión 486. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos se desprende que la petición de cancelación de registro de marca número 25.543 presentada por ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los motivos para solicitar la cancelación de registro de marcas por falta de uso, cómo se probaba tal uso, cuándo se entendía que la marca había sido usada, a quién correspondía la carga de la prueba del uso y las razones por las cuales, a pesar de la falta de uso de la marca, no procedía la cancelación de la misma.

(Sección IV de la Decisión 344 que reglamenta el tema DE LA CANCELACION DE LA MARCA). Se define a la marca como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales buscan su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 3 3 Dicho régimen, aún en vigencia de la Decisión 486 es el que regula el registro de las ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Bogotá. Pág.

73. GACETA OFICIAL 16/02/2006 16.44 Las funciones de la marca es tema que ha sido elaborado en la doctrina de la siguiente manera: Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 4 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). 4 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). GACETA OFICIAL El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo “viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 5 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriori5 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 16/02/2006 17.44 zarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 6 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 7 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de 6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL 16/02/2006 18.44 registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

“…la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El requisito de susceptibilidad de representación gráfica está previsto también con el fin de evitar al máximo la subjetividad en el proceso de percepción del signo, ya que en ocasiones se pretende registrar un signo que aunque no pueda percibirse por el sentido de la vista sí puede ser objeto de representación gráfica, como sería el caso, de la representación por medio de figuras o de caracteres que suministren una idea clara, completa e inteligible del mismo de una interpretación musical o de un olor.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. De conformidad con lo que se discute en el proceso interno, corresponde al juez nacional determinar, de conformidad con la solicitud de registro de marca, si el signo solicitado se trata de tridimensional gráfico o mixto, teniendo en cuenta que por el solo hecho de que la marca tridimensional sea susceptible de representación gráfica en un plano, no le convierte en un signo gráfico.

C. CLASES DE MARCAS. Para efectuar el examen de registrabilidad los signos deben compararse partiendo del hecho de que ellos, según la doctrina, se clasifican de manera general en DENOMINATIVOS, GRAFICOS y MIXTOS. La marca denominativa utiliza un signo acústico o fonético y está conformada por una o varias letras que integran un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual.

Por su parte, la marca gráfica es: Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica ”. 8 La marca mixta, se compone de un elemento denominativo, es decir, una o varias letras, y de un elemento gráfico que puede constar de una o varias imágenes; presenta un elemento principal y uno accesorio; en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante; sin embargo, en algunos casos se le reconoce prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, y otros aspectos que en un momento dado pueden ser decisivos.

A estas clases de marcas debe agregarse la TRIDIMENSIONAL, cuyo concepto se tratará en el literal G de la presente interpretación. D. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de marzo de 1995. Proceso Nº 09-IP-94. Marca: “DIDA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 180 de 10 de Mayo de 1995. GACETA OFICIAL en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos y la semejanza o identidad de los productos o servicios que ellos distinguen, constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría 16/02/2006 19.44 un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas interpretaciones prejudiciales este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Sentencia de 4 de diciembre de 2002. Marca: “CHIP’S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891 de 23 de enero de 2003)”.

Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del re- GACETA OFICIAL gistro en aras de la protección general de los consumidores.” 9 E. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 10, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad gráfica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que 9 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 16/02/2006 20.44 el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. F. MARCA BIDIMENSIONAL.

En el proceso interno, la parte demandante aduce que la sociedad observante GUINESS UNITED DISTILLERS & VINTNERS (ER) LIMITED es titular de la marca mixta OLD PARR para amparar productos de la clase 33, pero que en realidad dicha marca está conformada por un dibujo bidimensional de una botella, argumentación que le sirve para sostener que entre el signo solicitado y la marca registrada de propiedad de la observante (registrada con certificado 171217) no hay riesgo de confusión, consideración que lleva al Tribunal a hacer mención de las marcas bidimensionales.

En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.

G. MARCA TRIDIMENSIONAL. Cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica. Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa.

En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usua- GACETA OFICIAL 16/02/2006 21.44 les de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004.

De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b). “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”. 11 Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.

Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.

Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación: “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

(…) En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.

Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional (en este caso un envase para contener licores) podría “Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensiona11 BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. GACETA OFICIAL les, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca…”. (….) “Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel).

En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional”. (Sentencia dictada en el Proceso 23-IP-98, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998).

El signo tridimensional y las características para su registrabilidad. En el proceso interno se debate la irregistrabilidad de la forma tridimensional por constituir la forma usual de un envase. Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si la misma puede ser registrada como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado.

Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. En lo que se refiere a productos ofrecidos en el mercado en estado líquido, los fabricantes se las ingenian para la concepción de envases o recipientes indicando con los mismos el origen empresarial del producto, para lo cual diseñan diferentes formas, ángulos, aristas, puntas, superficies; como toda marca, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto que contiene el envase o envoltura. 16/02/2006 22.44 La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la ya citada sentencia 23IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, en tal sentido se expusieron las siguientes ideas: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.” ( ) GACETA OFICIAL “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. 12 Carlos Fernández Novoa en el tema tratado hace el siguiente aporte: “en la hipótesis de que pretenda registrarse como marca un envase, debe entenderse –a mi juicio- que lo prohibido es solicitar como marca aquella forma de los envases que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales.

Será posible, en cambio, registrar como marca la forma arbitraria que el solicitante imprime al producto o al envase siempre que esta forma arbitraria no desempeñe una función técnica y no afecte al valor intrínseco del producto (o del envase)”. 13 De manera que resulta registrable como marca por su facultad distintiva un envase que por sí solo permita a un grupo de consumidores identificar determinado producto o servicio, “sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma ” 14 para distinguir de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio.

La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste. 12 13 14 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 23-IP-1998. Doc. Cit. Pág. 5 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL.

Doc. Cit. en pág. N°

14. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 2 de marzo del 2000. Proceso N° 82-IP-2000. Marca: “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”. Publicada en Gaceta Oficial N° 651 de 20 de marzo de 2001. 16/02/2006 23.44 Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

Entonces, el Juez Nacional deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo si al envase lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo. Debe hacer un análisis comparativo entre el envase y la naturaleza del producto a contener a fin de determinar si el signo tridimensional que se pretende registrar puede servir solamente para designar las características del producto envasado, o si, por el contrario, el envase tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre le origen empresarial del producto.

En conclusión, cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de un envase, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho envase pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto envasado y su calidad, sino la peculiaridad de que el consumidor medio pueda distinguir el producto contenido del de otras empresas; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

Sin embargo, respecto de esta clase de signos surge el interrogante de si cuando se trata de envases su forma es la misma forma del producto; al respecto se debe entender que aun cuando la forma externa se encuentre asimilada a la forma del producto existe la posibilidad de distinguir, como lo hace el consumidor medio, entre el producto y la forma de su envase y, por lo tanto, a pesar de dicha asimilación el envase debe tener como función determinar el origen empresarial del producto.

GACETA OFICIAL H. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO UNA FORMA USUAL DE LOS PRODUCTOS O DE SUS ENVASES O UNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, éstas son: absolutas o relativas. En el presente caso por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación se hará referencia a la primera clase mencionada.

Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El artículo 82 de la misma Decisión enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público.

Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”. 15 Del análisis de la causal de irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio, se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio.

La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente. En la sentencia de fecha 5 de octubre de 2003 dijo el Tribunal: 15 BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993.

Pág. 827. 16/02/2006 24.44 “El artículo 82 de la Decisión 344 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a los signos consistentes en formas que no pueden constituir una marca. Es así como en el literal b) se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos.

“Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección en el público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo.

“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

“El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.

“Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. GACETA OFICIAL 16/02/2006 25.44 “En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.

Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial…”. 16 Y en la sentencia proferida en el proceso 113IP-2003, ya citada, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, expresó el Tribunal lo siguiente dentro del tema: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.

( ) “Finalmente por forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”.17 En relación con el tercer supuesto contenido en la causal de irregistrabilidad, es decir, por constituir el signo una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “El citado artículo 82, literal b, prohíbe también el registro de la forma tridimensional de un producto si la misma es impuesta por la naturaleza de la función de este último.

Se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, según MARTÍNEZ MIGUEZ, “resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen” (Cita de FERNÁNDEZ-NOVOA; ob. cit., pág. 85).

A juicio de MANUEL PACHÓN, se trata de las formas que se deben a la naturaleza o a la función industrial del producto, “como sucede con la configuración de las cuchillas de afeitar que para que cumplan su función tienen que acomodarse a la forma de las máquinas de afeitar” (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”; Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez; pág. 214).” (Proceso 38-IP-2002.

Interpretación prejudicial del 11 de septiembre de 2002) “Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).” ( ) “Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público”.

( ) “En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. “Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra”. 16 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso N° 84-IP-2003. Doc. Cit. en pág. 10. Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través 17 TRIBUNAL DEL JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 12 de noviembre de año 2003.

Proceso N° 113-IP-2003. Marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL 16/02/2006 26.44 del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos. berá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso.

En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente.” 18 K. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD.

I. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS BIDIMENSIONALES Y SIGNOS TRIDIMENSIONALES. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003). Por el hecho de que la marca tridimensional debe ser susceptible de ser representada gráficamente, puede adquirir caracteres de similitud o semejanza con una marca bidimensional ya registrada, sin que la sola circunstancia de que la una constituya una forma externa con volumen y la otra sólo esté impresa en un plano, no pueda generar confundibilidad.

Para efectos de la comparación entre estas dos clases de signos habrá de establecerse que el bidimensional no resulte ser la representación gráfica del tridimensional o que contenga elementos comunes de manera que se genere confusión entre ellas. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 19 J. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS TRIDIMENSIONALES. Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido.

En tal comparación, como se anotó atrás, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas, de18 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve 19 Ibídem, Pág. 255.

GACETA OFICIAL a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344). Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado.

Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 20 En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”.

(Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001). 16/02/2006 27.44 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 21 “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”. 22 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 23 El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. 21 22 20 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 21 de abril de 1998. Proceso N° 23-IP-96. Marca: “VODKA BALALAIKA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998. 23 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; 16/02/2006 28.44 TERCERO: Las marcas se clasifican en denominativas, gráficas y mixtas, y a esta clasificación se agrega la forma externa que constituye signo tridimensional, de acuerdo al criterio aceptado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

SEXTO: Para que la forma tridimensional pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria del producto o sus envases, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” Por lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

Para que la forma tridimensional (en este caso el envase) sea registrable como marca es indispensable que presente una forma distintiva, mediante la alteración de rasgos o líneas ordinarias o comunes a fin de evidenciar diferencia con lo típico y característico del producto GACETA OFICIAL o sus envases. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.

La prohibición contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es absoluta o intrínseca, es decir, que cuando se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 81.

SEPTIMO

OCTAVO: En la comparación entre un signo bidimensional y uno tridimensional deberá tenerse en cuenta que este último, al ser susceptible de representación gráfica en un plano puede tener elementos de semejanza o ser idéntico a un signo figurativo, generando confusión. La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde 16/02/2006 29.44 otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300039 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/02/2006 30.44 PROCESO 159-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g), 65, 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: “SENSOGARD” (mixta). Actora: sociedad DENTCO INC. Proceso interno Nº 2002-00172-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso a la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY. VISTOS La sociedad DENTCO INC., por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitidos por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera doctora María Claudia Rojas Lasso, y recibidos en este Tribunal el 29 de agosto de 2005, referente a los artículos “83, y 96 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, correspondiendo este ultimo (sic) al articulo (sic) 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

El auto de 19 de octubre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y, Los hechos relevantes señalados por la consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes La demanda es presentada por la sociedad DENTCO INC. La demandada es la Nación Colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 1.2. Actos demandados - Nº 4427, de 29 de febrero de 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió negar el registro de la expresión SENSOGARD, como marca que distinga productos comprendidos en la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad DENTCO INC. - Nº 23652, de 24 de julio de 2001, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y concedió el recurso de apelación; y, - Nº 37533, de 20 de noviembre de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución Nº 4427, de 29 de febrero de 2000.

Solicita adicionalmente la actora que, como consecuencia de lo anterior, se ordene conceder el certificado de registro correspondiente a la marca solicitada por ella. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL 16/02/2006 31.44 nada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 401, de 11 de mayo de 1994. a) Los hechos - La Sociedad DENTCO INC es propietaria de las marcas SENSODYNE y SENSOGARD en varios países alrededor del mundo.

En Colombia, DENTCO registró la marca “SENSODYNE” bajo varios certificados de registro, a saber: a) Certificado de registro 103.577 expedido el 14 de diciembre de 1987 para la marca SENSODYNE en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. b) Certificado de registro 114.895 expedido el 13 de agosto de 1986 para la marca SENSODYNE en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. c) Certificado de registro 169.791 para la marca SENSODYNE & Etiqueta en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Vigente hasta el 18 de octubre de 2004. d) Certificado de registro 201.378 para la marca SENSODYNE & Etiqueta en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Vigente hasta el 23 de septiembre de 2007. e) Certificado de registro 54.654 para la marca SENSODYNE en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Vigente hasta el 30 de agosto de 2003. f) Certificado de registro 201.475 para la marca SENSODYNE en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Vigente hasta el 29 de septiembre de 2007. - El 13 de julio de 1990, Colgate Palmolive Company solicitó el registro del signo “SENSOGARD” en Colombia, para identificar productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 El registro fue concedido con el certificado No. 223.771. La legalidad de dicha concesión es discutida ante el Consejo de Estado con el expediente No. 6149. - La Sociedad DENTCO INC. solicitó el 17 de octubre de 1991 el registro del signo “SENSOGARD” también para la clase 21.

La mencio1 Clase 21.- Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases. - La sociedad Colgate Palmolive Company presentó observaciones contra la solicitud de registro del signo “SENSOGARD”.

Se fundamentó en la existencia de registro para las marcas GARD y GUARD en la clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 - A la observación presentada por Colgate Palmolive Company se contestó, manifestando la existencia de registros previos en el exterior para la marca SENSOGARD a nombre de DENTCO INC. DENTCO INC. presentó copias legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia de los registros de la marca SENSOGARD a nombre de ella en Estados Unidos de América y para la marca GARD a nombre de Colgate Palmolive Company con lo que se demostró que las marcas enfrentadas coexistían en el registro del país de origen de las dos sociedades antes mencionadas. - Colgate Palmolive Company desistió de la observación contra la solicitud de registro para el signo SENSOGARD en la clase 21. - La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emite la Resolución Nº 4427, el 29 de febrero de 2000 y acepta el desistimiento de la observación de Colgate Palmolive Company; sin embargo, negó, de oficio, el registro para SENSOGARD a nombre de DENTCO INC. La negación del registro de fundamentó en la existencia previa de la solicitud de registro 223.711 para la marca SENSOGARD a nombre de Colgate Palmolive Company en la clase 21, encontrándose la solicitud de DENTCO incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 83, literal a) de la Decisión 344. 2 Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. GACETA OFICIAL - La Sociedad DENTCO INC. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación de la Resolución anterior, mediante los cuales se informó a la División de Signos Distintivos que el registro 223.711 para SENSOGARD, fundamento de la negación de oficio de la solicitud de registro de la sociedad DENTCO INC. se encontraba siendo debatido ante el Consejo de Estado, mediante una acción de nulidad promovida por DENTCO en contra de la concesión del referido registro.

Se solicitó la suspensión del procedimiento de solicitud de registro a nombre de DENTCO, hasta tanto haya una decisión final por parte del Consejo de Estado en relación con la legalidad de la concesión del registro de Colgate Palmolive Company. - La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la negación de registro de SENSOGARD por los motivos expuestos en la Resolución Nº 4427.

Negó también la solicitud de suspensión del proceso, por cuanto la figura de la suspensión no estaba consagrada en el trámite de marcas. - Mediante la Resolución Nº 37533, de 20 de noviembre del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución Nº 4427. b) Escrito de demanda La Sociedad DENTCO INC., por medio de apoderado, manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia violó el artículo 83 literal a) y 96 de la Decisión 344, pues, en las resoluciones emitidas, no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia. Sostiene que “el registro para SENSOGARD fundamento de la negación del registro a nombre de mi representada, fue concedido en violación de la ley, por los siguientes motivos: i) Colgate Palmolive registró SENSOGARD en Colombia, a sabiendas que dicha marca era y es propiedad de Dentco Inc. en varios países alrededor del mundo, y ii) la Superintendencia de Industria y Comercio violó directamente la ley, por inaplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al haber 16/02/2006 32.44 concedido el registro de la marca SENSOGARD a pesar de la existencia previa de registro para (sic) la marca SENSODYNE a nombre de mi representada.”.

Asevera la violación del artículo 96 de la Decisión 344 al expresar que “(…) al efectuarse el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca SENSOGARD (…) la Superintendencia debió verificar la existencia de propiedad de los registros de la marca SENSODYNE en clase 21, y 241.456 (sic) para SENSODYNE (Mixta) en la clase 21 Internacional de Niza a nombre de Dentco Inc.” Continúa manifestando, en lo principal, que “(…) la capacidad distintiva entre SENSOGARD y SENSODYNE, no existe, pues la estructura de las marcas es la misma (mismo inicio), lo que produce una imposibilidad de distinguir las marcas entre sí.”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta que no existe riesgo de confusión entre las marcas SENSOGARD y SENSODYNE que induzca al público a error por cuanto “(…) efectuado el análisis comparativo de las marcas SENSOGARD, solicitada por la sociedad Colgate Palmolive Company, y SENSODYNE registrada por la sociedad Dentco Inc., siguiendo las reglas establecidas por la jurisprudencia, la Oficina Nacional Competente colombiana concluyó que no existe similitud entre ellas que sea capaz de inducir a error a los consumidores.”.

Asevera que la Superintendencia “(…) se ajustó plenamente a la normativa vigente al momento de conceder el registro.”. d) Tercero interesado No obra del expediente recibido, ninguna intervención de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, considerada como tercero interesado en esta causa. El Oficio Nº 1378, de 19 de agosto de 2005, del Consejo de Estado, confir- GACETA OFICIAL ma que la mencionada sociedad “no contestó la demanda.”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 16/02/2006 33.44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Decisión 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. (…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

( )

2. CONSIDERACIONES PREVIAS “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;” El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, mediante solicitud remitida con oficio Nº 1378, de 19 de agosto del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 83 y 96 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, se ha podido verificar, que la solicitud referente al registro de la marca SENSOGARD ha sido presentada el 17 de octubre de 1991, esto es en vigencia de la Decisión 85 y no de la Decisión 344.

Por lo expuesto, este Tribunal considera que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a los artículos 56, 58 literales f) y g), 65,66 y 67 de la Decisión 85. Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” ( ) “Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”. “Artículo 66.- Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro”. GACETA OFICIAL 16/02/2006 34.44 “Artículo 67.- Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”. da por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 3 Decisión 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”.

“Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.”. 4

4. LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos ya citados. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, de la 313 y de la 311; con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

Este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplaza-

5. CONCEPTO DE MARCA La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el merca3 4 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL do por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 5 16/02/2006 35.44 característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Al respecto este Tribunal ha manifestado: Clases de Marcas “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 6 La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o 5 Citadas por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA MARCA Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad. En la Decisión 85, la novedad no hace referencia a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados.

Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un 6 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)“. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista.

Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad.

Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado. 16/02/2006 36.44 ductor sin que esto sea real, o que fue fabricado de una manera especial, o que tiene una calidad o cualidad específica que el consumidor ya conoce.

La identidad y la semejanza El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de elección que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro. Este Tribunal ha sostenido acerca de la confundibilidad: “En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra.

La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva”.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Las marcas confundibles La confundibilidad es un concepto que ha sido tratado en la Decisión 85, por medio del artículo 58, literales f) y g); resulta pertinente reiterar lo considerado por el Tribunal al referir que, la confusión es entendida como la acción de tomar una cosa por otra, que ésta presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que el signo que se proyecte registrar no debe confundirse con una marca debidamente inscrita o previamente solicitada, la cual goza de la protección legal conferida por el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. El artículo 58, en su literal f), se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras cuyo registro haya sido previamente solicitado o reivindicado; prohíbe consecuentemente, la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión, siempre que se encuentren destinadas a productos o servicios de la misma clase.

Uno de los elementos esenciales de una marca como ya se ha dicho, es la distintividad, sin la cual un signo no puede ser registrado. Esta limitación se hallaba establecida en el artículo 58, que tiene por cometido proteger al consumidor, el que puede ser objeto de confusión al tomar un producto por otro, o adquirir un bien supuestamente originario de un determinado pro- “Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”. 7 Este Organismo ha enfatizado, por otra parte, que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 7 Proceso 7-IP-97, sentencia de 07 de julio de 1998. G.O. Nº 412, de 26 de febrero de 1999. Marca: “EBEL SPA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 8 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; 16/02/2006 37.44 en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Similitud fonética, que se produce entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto: Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas 9 8 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10

8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, OBSERVACIONES A UN REGISTRO Y OTORGAMIENTO DEL REGISTRO. De los artículos 63 a 65 de la Decisión 85 se desprende que correspondía a la Oficina Nacional competente efectuar las observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, a fin de que el peticionario la complete en debida forma, de ser el caso, o, si dicha solicitud no mereciere observaciones por parte de la Administración, ésta debía ordenar la publicación de un extracto de la solicitud de registro para que cualquier persona, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, pueda oponerse al registro.

Conforme lo señala el artículo 66 de la Decisión 85, en caso de que se presentaren las observaciones, éstas se tramitaban de conformidad con lo establecido por las legislaciones nacionales de cada País Miembro. Sin embargo, en el artículo 67 de la misma Decisión se indica que la Oficina Nacional Competente expedía el certificado de registro de marca en caso de que no se hubiesen presentado observaciones, o que éstas hubiesen sido rechazadas. 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16/02/2006 38.44 Al respecto, el Tribunal ha indicado que “El texto del artículo 67 no admite otro entendimiento que el que con claridad expresa el contenido de la norma. Es decir que en el caso de que se cumplieren dos condiciones: a) que no se hubieren presentado oposiciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del extracto; y b) que las oposiciones fueren rechazadas por la Oficina Nacional Competente de acuerdo con la legislación interna, este organismo nacional, ‘expedirá el certificado de registro’ que concede a su titular el derecho exclusivo de la marca”. 11 En definitiva, se puede desprender de las disposiciones contenidas en los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, que las situaciones a ser reguladas por la legislación nacional como complementaria del Derecho Comunitario, corresponden a la fijación del órgano de publicación del extracto de la solicitud de registro (artículo 65), a la tramitación de las oposiciones debidamente presentadas (artículo 66), y a la expedición del certificado de registro correspondiente (artículo 67).

En cuanto a la complementariedad que debe existir entre el Derecho nacional y el comunitario, el Tribunal ha sostenido que “ se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”. 12

9. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA La marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso 11 12 Proceso 04-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 71, de 17 de octubre de 1990, marca: “CHOPPER”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 16/02/2006 39.44 varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse. intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

Entre la marca notoria y los productos que protege debe haber una identidad de tal naturaleza, que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada o escuchada la marca, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata.

Esta asociación signo-producto, en otros casos, es de tal magnitud o influencia en el consumidor que éste difícilmente acepta que con esa marca se puedan comercializar otros productos así sean distintos o disímiles a los ya registrados La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Irregistrabilidad por confusión con una marca notoriamente conocida Como se mencionó anteriormente, el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 contempla la prohibición de registro de un signo como marca cuando sea confundible con una marca notoriamente conocida en el País en que se solicita el registro o en el exterior. En consecuencia, la protección especial que se da a la marca notoria se extiende –en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre ella y un signo solicitado a registro– con independencia del lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento y de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, ya que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro del nomenclátor.

Así mismo, el Tribunal ha manifestado respecto al artículo ahora interpretado, los siguientes criterios: “Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que pueda devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tenga presencia simultánea en la marca notoria.

Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o La norma comunitaria protege la marca notoria cuando se trata de productos ‘similares o idénticos’ y no disímiles o de diversa naturaleza. No habría tal protección del riesgo de confusión, por ejemplo, entre marcas iguales que distingan camisas y automóviles o libros y refrigeradoras”. 13 Finalmente, cabe señalar que en el examen de registrabilidad de un signo en que se pretenda fijar el grado de confusión que podría revelarse con relación a una marca notoriamente conocida, el criterio que se aplica para el cotejo de dichos signos debe ser más riguroso y estricto, ya que bastaría con una semejanza superficial o imperceptible, para que un tercero se aproveche del prestigio de la marca notoria, al tratar de inscribir un signo que puede perjudicar en definitiva al consumidor.

10. PARTÍCULAS DE USO COMÚN Respecto a las “Partículas de uso común” Otamendi manifiesta que “son denominadas por una de dos razones, o por estar contenidas en varias marcas o bien por ser evocativas del producto o de alguna de sus características. Esto la hace del uso común porque cualquiera podría incluirla en una marca, siempre que fuera inconfundible de otras anteriores”. 14 13 14 Proceso 08-IP-95. sentencia de 30 de agosto de 1996. marca: “LISTER”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Abeledo Perrot. Argentina 1969. Pág.

60. GACETA OFICIAL Respecto a los signos denominativos que están estructurados por prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, este Tribunal ha sostenido que: “…estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre –la Autoridad encargada del examen de registrabilidad– que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona, propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca.

“Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente: “Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca.

Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común”. 16/02/2006 40.44 las desinencias o sufijos que los acompañen.”. 15 Consecuentemente, la Autoridad Nacional Competente deberá analizar la estructura del signo en controversia y establecer, tomando en cuenta la naturaleza de sus elementos, si su configuración en conjunto tiene distintividad suficiente para obtener el registro.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. “No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares.

Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ”. Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de con15 Proceso 77-IP-2001, sentencia de 13 de marzo del 2002, Marca: “CHOCOVITOS”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 16/02/2006 41.44 cesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. ción de un extracto de la solicitud para que cualquier persona, dentro de los treinta días hábiles siguientes, pueda oponerse a ella. 2.

Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes, porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención. De los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, se desprende que las situaciones a ser reguladas por la legislación nacional, como complementaria del Derecho Comunitario, corresponden a la publicación del extracto de la solicitud de registro, a la tramitación de las oposiciones debidamente presentadas y a la expedición del certificado de registro correspondiente. 3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. 4.

Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. 5. La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. 6.

Conforme a la Decisión 85, correspondía a la Oficina Nacional competente realizar las observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, a fin de que el peticionario la complemente debidamente, en cuyo caso, o en aquel en que dicha solicitud no mereciere observaciones por parte de la Administración, ésta ordenaba la publica- 7.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta tanto el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de un signo como marca, así como las causales de irregistrabilidad, todo conforme a lo previsto en la norma sustancial vigente al momento en que fue solicitado el registro de ese signo como marca. 8.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria.

La catalogación de marca notoria, debe ser necesariamente probada. 9. No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean confundibles con una marca notoriamente conocida en el País en que se solicita el registro o en el exterior. La protección especial que se da a la marca notoria se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre ella y un signo solicitado a registro— con independencia del lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento y de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, ya que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de nomenclator.

La norma contenida en el artícu- GACETA OFICIAL lo 58, literal g), de la Decisión 85, protege la marca notoria cuando se trata de productos similares o idénticos y no disímiles o de diversa naturaleza. 10. En los signos denominativos cuya composición contenga partículas de uso común, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias, sufijos o prefijos.

El titular de una marca provista de tales elementos, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiables en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al momento de dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 200200172-01, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. 16/02/2006 42.44 Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/02/2006 43.44 GACETA OFICIAL 16/02/2006 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú