Año XXIII - Número 1305 Lima, 8 de marzo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 128-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL. Marca: “TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO” (mixta). Proceso interno N° 2002-0136-01 (7890) Proceso 133-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES. Marca: “THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES”. Proceso interno N° 2003-00346 01 Proceso 92-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literal b) y 159 de la misma Decisión. Marca: Envíos de dinero BBVA Bancomer+Gráfica a color.

Actor: BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Proceso interno Nº 2003-00227 (9090) Proceso 98-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador.

Marca: DON VITTORIO+ diseño. Actor: ALICORP S.A. Proceso interno Nº 5329-CSA Pág. 1 12 19 32 PROCESO 128-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL Marca: “TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO” (mixta). Proceso interno N° 2002-0136-01 (7890). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL ministrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 28 de julio del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 10 de agosto del 2005. 08/03/2006 2.44 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.1. Partes - El 2 de septiembre de 1999 la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A., a través de apoderado, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la denominación TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Actúa como demandante la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A. - El 10 de diciembre del mismo año, la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL formuló observación al registro de la marca TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta), solicitado por TERPEL DE LA SABANA S.A. 1.2. Acto demandado - El 23 de noviembre del 2000, mediante Resolución No. 29974, la División de Signos Distintivos decidió declarar fundada parcialmente la observación de TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA.; y, negar el registro de la marca TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta). 1.

ANTECEDENTES: Esta solicitud ha sido formulada dentro del proceso interno Nº 2002-0136-01 (7890), iniciado por la Instancia Nacional compareciente como consecuencia de la acción incoada por la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL la cual, por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 32898, de 28 de septiembre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, mediante la cual se decidió revocar la resolución Nº 29974, de 23 de noviembre del año 2000, declarar infundada la observación presentada por la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL y conceder el registro de la marca “TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A. Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior se cancele el certificado de registro correspondiente a la mencionada marca. - Una vez notificada la Resolución, tanto la sociedad solicitante del registro como la opositora, interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. - El 23 de febrero del 2001, mediante Resolución 4916, la Jefe de la División de Signos Distintivos, revocó la decisión contenida en el artículo primero de la parte resolutoria de la Resolución Nº 29974, del 23 de noviembre del 2000 antes mencionada; declaró fundada la observación presentada por la sociedad TERCIPELOS Y PELUCHES LTDA TERPEL; confirmó las demás partes de la Resolución; y, concedió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A. - Con fecha 28 de septiembre del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 32898, resolvió 1 Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería. GACETA OFICIAL revocar la decisión contenida en la Resolución 29974 del 2000; declarar infundada la observación presentada por la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL; y, conceder el registro de la marca TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta) para distinguir ropa de trabajo y camisetas, productos comprendidos en la clase 25 internacional de la Clasificación de Niza en favor de TERPEL DE LA SABANA S.A. b) Escrito de demanda La sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL, manifiesta, como ya ha sido dicho, que el 2 de septiembre de 1999 la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A. solicitó el registro de la denominación “TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO” (mixta), como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 25; que presentó observación a la misma, con fundamento en la marca de su propiedad “TERPEL”, que distingue productos de la clase 24.

Señala que mediante Resolución Nº 29974, de 23 de noviembre del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró parcialmente fundada la observación formulada por TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL y, negó el registro de la denominación solicitada. 08/03/2006 3.44 Con el fin de demostrar la confundibilidad entre las marcas TERPEL y TERPEL TECONOLOGÍA EN MOVIMIENTO” (mixta), la actora refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 13-IP-97 y 20-IP-97.

Señala, así mismo, que “…puede predicarse confusión indirecta entre los signos cotejados. En efecto, el consumidor erróneamente podría suponer que los productos identificados con las marcas TERPEL y PERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO tienen el mismo origen empresarial, lo cual iría en detrimento de mi poderdante en cuanto TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL, titular de la marca prioritaria, goza de gran conocimiento y prestigio dentro de los consumidores del sector”.

Hace un análisis referente al consumidor de los productos amparados por esas marcas y, sostiene que: “[p]or tratarse de productos en clases tan relacionadas como son la 25 y la 24, es fácil concluir que se trata de productos de consumo popular, de bajo precio, y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. La consecuencia obvia es que la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera rigurosa, pues por las razones anotadas el consumidor medio tenderá a confundirlas si no despiertan una impresión netamente distinta”.

Precisa así mismo que, posteriormente, la actora planteó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la misma Superintendencia emitió finalmente la Resolución 32898 de 28 de septiembre del 2001, por la que al resolver el recurso de apelación planteado, revocó la decisión contenida en la Resolución 29974, de 23 de noviembre de 2000, declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro de la marca “TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO” (mixta).

Alude, además, la violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486, al expresar que “[a]l haber sido concedida la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO, no obstante haberse acreditado la existencia, previa a la solicitud de registro de la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO, de un nombre comercial protegido semejante a la marca solicitada y cuyo uso de tal marca origina un riesgo de confusión o de asociación con dicho nombre comercial, en virtud de las actividades de la sociedad y los productos cobijados por la marca …” Argumenta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que las denominaciones en conflicto son confundibles toda vez que “…la marca objeto de esta demanda contiene en su integridad la marca prioritaria TERPEL y que una y otra amparan productos estrechamente relacionados respecto de los cuales el uso de la marca cuya nulidad se pretende causa un riesgo de confusión o de asociación con la marca previamente registrada por TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA.” Sostiene complementariamente, que se ha transgredido lo dispuesto en el artículo 134 de la misma Decisión, por cuanto la marca solicitada “…no es apta para distinguir productos comprendidos en la clase 25 y, por tanto, los actos administrativos que hayan ignorado dicha circunstancias, han violado, por aplicación indebida, el artículo 134 de la Decisión 486, y, por ende, se encuentran incursos en causal de nulidad”.

GACETA OFICIAL c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen. Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados y, apoyándose en jurisprudencia vertida por este Tribunal en los Procesos 8-IP95, 23-IP-95, 20-IP-97 y 03-IP-98, manifiesta, en lo sustancial, que “… para efectos de negar la concesión de un registro marcario con base en el posible riesgo de confusión con un nombre o enseña comercial protegidos, es preciso demostrar, de un lado, la confusión y, de otro, el uso anterior del nombre o enseña comercial, lo cual no demostró el actor dentro del trámite de concesión de la marca cuestionada y tampoco lo demuestra dentro de la acción de nulidad que nos ocupa”.

Con base en lo expuesto, afirma que “el acto administrativo acusado, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos, no es nulo, se ajusta a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

Al referirse a la violación del artículo 134 de la Decisión 486, manifiesta que la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO no incurre en ninguna causal de irregistrabilidad y reúne los requisitos prescritos en el artículo 134 de la Decisión 486, siendo apta para distinguir los productos de la clase 25, particularmente ropa de trabajo y camisetas. d) Tercero interesado La sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta la demanda expresando que “…es pertinente recordar que para que pueda ser aplicada la causal de irregistrabilidad contenida en esta norma deben cumplirse de forma concurrencial dos presupuestos básicos a saber: (i) que la marca cuyo registro se solicita sea igual o confundiblemente semejante con otra previamente registrada o solicitada; y, (ii) 08/03/2006 4.44 que los productos o servicios distinguidos por las marcas en conflicto sean los mismos o respecto de los cuales el uso de la marca pueda generar en el consumidor riesgo de confusión o de asociación. En el presente caso –aduce-, contrario a lo sostenido por el actor, no se cumplen ninguno de los supuestos contenidos en esta norma…” Manifiesta que su objeto social está destinado a la explotación y comercialización de hidrocarburos y combustibles en general, de suerte que sus productos no van dirigidos a un público consumidor especializado sino a la gran mayoría de consumidores lo cual, afirma, permite que la denominación TERPEL sea conocida por la gran mayoría de personas en Colombia.

Con ello, puntualiza que la Superintendencia de Industria y Comercio, “… consideró acertadamente en la Resolución demandada que un consumidor medio colombiano, que conoce todas aquéllas marcas registradas a nombre de mi representada, al encontrarse ante un uniforme de trabajo distinguido con la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO + LOGO o ante una camiseta con dicho logo, no va a relacionar esta prenda con las toallas o la ropa de cama y de mesa producidas por TERCIPELOS Y PELUCHES TERPEL LTDA, sino con producto y servicios propios de las actividades comerciales desarrolladas por TERPEL DE LA SABANA S.A.” Señala que no existe violación alguna del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “…los productos distinguidos por las marcas en conflicto no son confundibles, debemos agregarle el que mi representada posea tantos registros y solicitudes de marcas con la expresión TERPEL, todas para productos y servicios relacionados con la explotación y comercialización de combustibles”.

Con relación a la supuesta violación del artículo 136 literal b) de la misma Decisión, afirma que no existe confundibilidad entre la marca solicitada y el nombre comercial TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL y, además, resalta “…que los nombres comerciales TERPEL DE LA SABANA S.A. y TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL han coexistido pacíficamente durante muchos años.

Así pues, dado que está demostrado que los productos distinguidos por la marca concedida están destinados y vinculados con el objeto social de TERPEL DE LA SABANA S.A. el cuál es sustancialmente GACETA OFICIAL diferente al de TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL y ha coexistido pacíficamente con éste, en este momento tampoco va a presentar una confusión que por tantos años no se ha presentado”.

Concluye afirmando, en síntesis, que la marca TERPEL “… es un signo distintivo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, que no es confundible con otro previamente registrado o solicitado por un titular diferente para los mismos productos o para productos similares, y en esa medida reúne los requisitos establecidos en el artículo arriba citado (134 de la Decisión 486).

En virtud de lo anterior, se aplicó en forma correcta por lo cual no existe violación alguna de la norma mencionada”. Con vista a lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: 08/03/2006 5.44 y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no obstante, este Tribunal estima no atender el pedido en los términos formulados, toda vez que ha podido verificar que la solicitud relativa al registro de la marca “TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO” (mixta), ha sido presentada el 2 de septiembre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

En consecuencia, le corresponde a este Tribunal interpretar los artículos 81 y 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, además, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS De acuerdo a lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DECISION 344 La interpretación prejudicial ha sido formulada, según se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

( ) Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado de este Organismo, por medio de petición remitida con oficio Nº 0701, de 5 de mayo del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literales a) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con GACETA OFICIAL las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”; (…) 08/03/2006 6.44 normas vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, aquellas de la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasará consiguientemente a interpretar.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro de la denominación TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta), fue presentada, como ha sido ya dicho, el 2 de septiembre de 1999, en vigencia plena de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 2

5. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. En este sentido, este Tribunal en sentencias anteriores ha dicho: “ la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.

Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.” 3 En relación a los elementos constitutivos de la marca, el artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 2 3 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999. G.O. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca: “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 08/03/2006 7.44 utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 4

7. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVA Y MIXTA La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre las cuales se incluyen las DENOMINATIVAS y las MIXTAS, según su estructura. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. La doctrina señala que en este tipo de signos, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos.

Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

“Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen- c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la 4 Proceso 42-IP-2005, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. “Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. 5 Realizada la comparación entre marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina la expresión verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y si, por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

8. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. En esa línea, este Tribunal ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el 5 6 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 08/03/2006 8.44 riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 7 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; 7 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas.

Editorial Abeledo - Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 153. GACETA OFICIAL 08/03/2006 9.44 Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el cotejo marcario “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para la realización del cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. b) Identidad o semejanza con un nombre comercial El artículo 83, literal b) prohíbe registrar un signo si éste es idéntico o se asemeja a un nombre comercial protegido por la legislación interna de cada País Miembro, siempre que induzca al público a error.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. Al respecto este Tribunal ha sostenido: “A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores.

Posteriormente, en “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 9 8 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000;

G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación. “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.” 10 08/03/2006 10.44

8. LOS NOMBRES COMERCIALES Este Organismo ha expresado que “…un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.” 11 En este punto, expresamente se hace mención al riesgo de confusión o de asociación, lo cual consagra el principio de la especialidad como criterio rector para determinar la confundibilidad entre nombres comerciales y marcas. 12 La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquella de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. Se concluye por tanto, que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho. Debe comprobarse, en todo caso, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca.

El artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de ¿qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro? En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no La doctrina y la jurisprudencia se han ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos marcas, se estará por la marca registrada más que por la nueva marca, es decir, se inclinará preferentemente en favor de la primera que ha generado ya para su titular un derecho adquirido. 11 10 Proceso 33-IP-2000, G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 Proceso 13-IP-2003, sentencia de 30 de abril del 2003. Marca: “XTEP mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. METKE M., Ricardo, “Lecciones de Propiedad Intelectual”, editorial Diké, Medellín, Colombia, p. 164, 2001. GACETA OFICIAL registrada al titular de una denominación registrada? Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea.

“Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro” 13 La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De conformidad con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y, posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 13 Proceso 43-IP-98, sentencia de 19 de marzo de 1999;

G.O. Nº 490, de 4 de octubre de 1999; marca: “FAIRBANKS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 08/03/2006 11.44 3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 4.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 7. La Decisión 344 en su artículo 83, literal b), por su lado, no considera al nombre comercial como registrado, sino como “protegido”; la protección del nombre la fundamenta en el uso, el cual no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.

Un nombre comercial puede, por otro lado, oponerse al registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva. GACETA OFICIAL 08/03/2006 12.44 El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-0136-01 (7890), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 133-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES. Marca: “THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES”. Proceso interno N° 2003-00346

01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera doctora María Claudia Rojas Lasso.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 2 de agosto del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 17 de agosto del dos mil cinco. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, por intermedio de apoderada, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: GACETA OFICIAL - Nº 40501, de 19 de diciembre del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió negar el registro de la expresión THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, como marca que distinga “servicios de asociación a través de la promoción de la industria de la grabación de música latina”, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES. - Nº 06262, de 28 de febrero del 2003, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y, concedió el recurso de apelación; y, - Nº 07887, de 27 de marzo también del 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución Nº 40501, de 19 de diciembre del 2002. 08/03/2006 13.44 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 515, de 29 de abril del 2002 y contra ella no fueron presentadas oposiciones. - El 19 de diciembre del 2002, la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 40501, por medio de la cual negó el registro de la expresión THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, como marca que distinga servicios comprendidos en la clase 42, en favor de la sociedad NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES. - La sociedad solicitante del registro, dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra de la resolución Nº 40501. - El 28 de febrero del 2003, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 06262, por la cual confirmó en todas sus partes la resolución inicial.

Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior, se ordene conceder el certificado de registro correspondiente a la marca por élla solicitada. - El 27 de marzo del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante Resolución Nº 07887, confirmando, así mismo, lo decidido en la Resolución Nº 40501. 1.3.

Hechos relevantes b) Escrito de demanda Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: La sociedad NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES por medio de apoderada manifiesta, que el 21 de agosto del 2001 solicitó el registro de la expresión “THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES”, como marca destinada a amparar servicios de la clase internacional 42; que mediante la Resolución Nº 40501, de 19 de diciembre del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la denominación solicitada.

Que, posteriormente, la sociedad demandante interpuso respecto de ese acto, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la Superintendencia emitió las Resoluciones Nº 06262, de 28 de febrero del 2003 y la Nº 07887 de 27 de marzo del 2003, confirmando lo decidido en la resolución inicial. a) Los hechos - El 21 de agosto del año 2001, la sociedad NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES presentó solicitud para obtener registro de la marca “THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES”, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase Nº 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 1 Clase 42.- Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

Argumenta que la mencionada Superintendencia violó el artículo 134 de la Decisión 486, pues las GACETA OFICIAL resoluciones emitidas “…violan por falta de aplicación la norma … en tanto que a través de ellas se niega el registro de una marca para identificar los servicios de la clase 42 que se desean prestar bajo dicha marca”. Asevera que “…la autoridad marcaria se equivocó en materia grave al ignorar que la marca solicitada, THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES es un signo perceptible, absolutamente distintivo y susceptible de representación gráfica”.

Sostiene que la mencionada Dependencia “violó, por aplicación indebida, lo dispuesto por el Artículo 135 (e) de la Decisión 486”, por cuanto “…la Superintendencia de Industria y Comercio ha determinado en tres (3) resoluciones diferentes que la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES es una marca descriptiva en relación con los servicios de la clase 42”.

Expresa que “…no estamos hablando de una marca empleada para identificar servicios que son comunes a muchas empresas… Consecuentemente, es cuando menos doloroso, encontrar a una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio haciendo una afirmación tan poco sostenible…”. Continúa manifestando, en lo principal, que “…el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial ha tratado la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES como si fuera un producto cualquiera que se encuentra en las vitrinas o estanterías y el consumidor lo compra al verlo, y ha visto los servicios de la clase 42 a ser amparados por esta marca como si fueran los servicios que presta una lavandería o una agencia de publicidad o un taller de automóviles.

Uno puede en verdad retar a cualquiera a demostrar que si un ciudadano colombiano común y corriente se encuentra ante la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, de inmediato entenderá que se trata de un servicio para promocionar la asociación de sus miembros a través de la grabación de la música latina”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensio- 08/03/2006 14.44 nes y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “…no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”. Asevera que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. Refiere las disposiciones relativas a los requisitos que debe cumplir una marca, precisando antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 26-IP-2000.

Respecto a la irregistrabilidad de la marca solicitada, para distinguir servicios comprendidos en la clase 42, alude jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso número 15-IP-96. Acerca de la supuesta violación del artículo 135 literal e) de la Decisión 486, cita jurisprudencia igualmente de este Tribunal plasmada en los procesos 2-IP-96, 14-IP-96, 22-IP-96, 10-IP-97, 18-IP-99 y, 21-IP-99.

Afirma también, en lo fundamental, que “…la expresión que se pretendió registrar, es poseedora de todas las características de un signo descriptivo, por lo cual, dicha expresión se hace irregistrable al tenor de los establecido en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 en lo que concierne a la descriptividad del signo”. Sostiene al respecto, que el signo se encontraba incurso en dicha disposición, “…toda vez que para efectos fonéticos es la traducción al español de la expresión ACADEMIA LATINA DE ARTES Y CIENCIAS DE LA GRABACION, siendo así que el consumidor se informa de manera directa del servicio y sus características como es todo lo relacionado con la grabación de la música latina, es decir, de antemano se sabe en qué consiste el servicio que solicita…” Concluye manifestando, en lo sustantivo, que “…los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia… no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante.” GACETA OFICIAL Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado compareciente ha solicitado, como ha sido ya dicho, la interpretación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal procede a atender el pedido en los términos formulados, toda vez que la solicitud relativa al registro de la expresión “THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES” ha sido presentada el 21 de agosto del 2001, esto es, en vigencia, precisamente, de la Decisión 486.

En lo relativo al artículo 135, es preciso puntualizar, que la interpretación de este Organo Comunitario deberá limitarse a únicamente su literal e), por corresponder a la norma relacionada con los actos administrativos materia de la controversia. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 08/03/2006 15.44 DECISION 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “e)consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” (…)

4. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. GACETA OFICIAL Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Elementos constitutivos de una marca El artículo 134 de la Decisión 486 define de manera general a la marca y luego, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como tal, los cuales son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la función primordial de la marca y, es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique y, de esta forma, realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir.

Un signo que cumple con la condición de ser distintivo, cuenta con dos aspectos fundamentales: “la capacidad intrínseca o 'de individualización' y la capacidad extrínseca o de 'no confundibilidad'” 2. La fuerza distintiva de la marca implica que el signo, por sí mismo, debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se la coloca y, además, no debe generar confusión respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La 2 OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 129. 08/03/2006 16.44 traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La representación gráfica, juntamente con la distintividad, constituyen pues los elementos esenciales de una marca, de conformidad con lo establecido por la Decisión 486; y, el requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra ahora implícitamente contenido en la definición de marca incluida en la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Irregistrabilidad de signos descriptivos El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece que no pueden ser registrados como marca los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; en consecuencia, se constituyen en irregistrables los signos descriptivos.

Con referencia a esta clase de signos el Tribunal ha señalado: GACETA OFICIAL “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”. 3 Los signos descriptivos son aquellos que se refieren, entre otras características, a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado, adicionalmente: 08/03/2006 17.44 emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” 4 La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos.

6. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

En cuanto a los signos constituidos por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán sin embargo registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran, se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y, tampoco, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha manifestado respecto de esta materia, en los términos siguientes: “ ( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, “Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue.

Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría 3 Proceso 7-IP-95. Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 22-IP-96, marca: Expomujer. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996. GACETA OFICIAL o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias pronunciadas en los expedientes 03-IP-2002 y 15-IP-2002. Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne, además, el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 3.

Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su 08/03/2006 18.44 registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común y, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00346 01, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 08/03/2006 19.44 PROCESO 92-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literal b) y 159 de la misma Decisión. Marca: Envíos de dinero BBVA Bancomer+Gráfica a color.

Actor: BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Proceso interno Nº 2003-00227 (9090). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 136 literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00227 (9090).

El auto de 27 de julio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0808 de 17 de mayo de 2005, recibida en este Tribunal el 26 de mayo de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tercero interesado es BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. b) Hechos El 11 de febrero de 2002, BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRU- PO FINANCIERO BBVA BANCOMER, solicitó el registro como marca del signo ENVÍOS DE DINERO BBVA BANCOMER+GRÁFICA A COLOR para distinguir servicios de la clase 36. (Clasificación Internacional de Niza, clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios).

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 514 de 22 de marzo de 2002 y no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 17 de mayo de 2002 la actora presentó un acuerdo de coexistencia, consistente en un documento de consentimiento y autorización otorgado el 15 de marzo de 2002 por el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA y BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA, en vista de que las dos pertenecen al mismo grupo empresarial.

Por Resolución Nº 29950 de 20 de septiembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca ENVÍOS DE DINERO BBVA BANCOMER+GRÁFICA A COLOR solicitada por BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por considerarla confundible, de acuerdo al artículo 136 literal a) de la Decisión 486, con la marca BBVA del BANCO BILBAO VIZCAYA S.A. que igualmente distingue servicios de la clase 36, argumentando que: “… el signo que se pretende en su composición ortográfica y fonética, reproduce el signo ya registrado vigente, sin que las expresiones que lo acompañan, lo caractericen como distintivo … al distinguir los signos en estudio, seguros, negocios financieros, monetarios e inmobiliarios, tendrán los mismos canales de comercialización, divulgación y al mismo destinatario, por tal razón se puede afirmar que GACETA OFICIAL en el caso en estudio se presentan de forma concomitante los dos supuestos señalados por la norma supranacional en estudio, los cuales son la confundibilidad o similitud de los signos y la relación de los productos, es decir que hecho el análisis de los signos se observa que los mismos pueden inducir a error al consumidor”.

El actor presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefa de la División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 38738 de 29 de noviembre de 2002 resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada y el segundo por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, que mediante Resolución Nº 42564 de 27 de diciembre de 2002 resuelve confirmar la Resolución Nº 29950. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora manifiesta que con la Resolución impugnada se violó el literal a) de la Decisión 486, ya que se “…incurrió en INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LA LEY … pues cuando la norma señala como irregistrable el signo cuyo uso en el comercio ‘…afectara indebidamente un derecho de tercero …’, entre otras razones por la existencia de un registro previo y siempre que pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, la entidad cuestionada pretende colocarse por encima del derecho de los terceros (que es lo que ampara la norma) para pretextar un interés en el consumidor.

Allí radica el fondo de su error…”. Hace referencia a las causales relativas y absolutas de registrabilidad. Igualmente se refiere a los acuerdos de coexistencia marcaria y dice: “… pensar en que la autorización de un “tercero” es válida solo en la medida que las marcas enfrentadas no sean semejantes, es generar un ilógico que no existe en la ley, pues si las marcas no son iguales o no tienen riesgo de confundirse para qué la autorización?.

Para que los acuerdos? … Si la interpretación que en Colombia se le da a la norma (artículo 136) y a la doctrina sentada por el Tribunal Andino del Acuerdo de Cartagena (sic) fuera la correcta, por qué entonces las sociedades BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. y el BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, cuentan con regis- 08/03/2006 20.44 tros coexistentes dentro de los cuales se reproduce la sigla de su grupo empresarial “BBVA”, al menos en Ecuador y Perú, como habrá oportunidad de citarlo y probarlo oportunamente”.

Indica que: “… por disposición del Art. 154 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, el registro de una marca es el medio por el cual se adquiere el derecho a su uso exclusivo, pero el registro no es un requisito para el uso. Por tanto, conceder un registro marcario es conceder un derecho de exclusiva; el registro importa a su titular y la ley le indica sus derechos, y también sus límites … Así la Superintendencia de Industria y Comercio no puede abrogarse (sic) una facultad protectora del consumidor, más allá de los límites que le impone la propia ley”.

Sobre la confundibilidad de los signos reitera los argumentos expuestos en la vía gubernativa “… los cuales conducen a concluir que pese a que las marcas enfrentadas comparten la expresión BBVA en sus logos, son marcas perfectamente diferenciables, si en gracia de discusión se desestimara la autorización dada por la casa matriz a mi mandante para el registro de la sigla BBVA junto a su propio nombre para evidenciar su origen: 1….la expresión BBVA dentro de la marca BBVA BANCOMER + GRÁFICA a color, es indicativa de un origen empresarial que corresponde a la realidad, por ser el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.

S.A., el accionista mayoritario del solicitante BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ….; 2. La marca que se pretende registrar coincide con la razón social de su solicitante BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; 3. Tampoco hay confusión ya que las marcas BBVA, BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER van acompañadas del nombre social BANCOMER como se desprende de la solicitud …; 4.

Es … el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. el que autoriza el uso de la expresión BBVA en la marca de la referencia …; 6. Pareciera que lo que preocupa a esa División es que las marcas que erradamen-te considera similarmente confundibles, pertenecen a personas jurídicas diferentes, lo que por si mismo no está prohibido en la ley. Debió interesarle si realmente esas personas jurídicas diferentes y sus marcas enfrentadas inducen a confusión o a una indebida asociación. GACETA OFICIAL Sostiene que con la Resolución impugnada se violó el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486: “… ya que al momento de expedir el acto administrativo que negó el registro, se citó la autorización del tercero con un derecho anterior, a favor del registro solicitado … pero en la parte motiva se desconoció por completo y si bien en la resolución 38738 se hizo referencia a la citada causal del literal f) se indicó que la autorización sólo se puede tener en cuenta si la Oficina de Marcas nacional competente considera que con dicha autorización no se induce al público a error … la causal de irregistrabilidad que afecta los derechos de un tercero, desaparece cuando media su consentimiento…”.

Manifiesta que: “… de plano se descartó la aplicación de la excepción que contempla la causal f) del Art. 136, con el agravante cuando en el caso que nos ocupa está claro que el titular de la marca anterior (el que extiende su consentimiento) no es propiamente un tercero. Hablamos de un Grupo Económico, en el que el titular del derecho anterior, es el accionista mayoritario del solicitante, tal y como lo indica el propio titular en la autorización rendida por funcionario autorizado, notarizada y legalizada … El que los empresarios enfrentados por la actuación de la administración pertenezcan al mismo grupo económico implica que la presunta confusión indirecta por parte del público consumidor no afecta a nadie … Cómo puede afectar el convencimiento que en la prestación de los servicios que ampara la marca BBVA BANCOMER interviene el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., si esto es así?.

La marca BBVA BANCOMER, está cumpliendo con su función de “distinguir”, de diferenciar un servicio en el mercado desde su origen empresarial”. Finalmente indica que se violó el artículo 150 de la Decisión 486, ya que al realizar el examen de registrabilidad “… no tuvo en cuenta la circunstancia de excepción a la irregistrabilidad en contravención a la ley …”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta “que con la expedición de las resoluciones Nº 29950 … y 38738 … expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y Nº 42564 … proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de 08/03/2006 21.44 la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Igualmente dice que se: “… expidió legal y válidamente la resolución No 29950 negando el registro de la marca ‘BBVA BANCOMER’, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 36 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad BBA, BANCOMER S.A., Institución de la Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA”. Sostiene que: “…el examen de registrabilidad realizado por esta Superintendencia en el presente asunto determinó que el citado signo se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la mencionada Decisión 486 … vale la pena aclarar que la negación del registro marcario no se dio como consecuencia de la ‘protección de los consumidores’ …. la negación … se fundamento (sic) en la estructuración de la causal contenida en el literal a) del artículo 136 … en tanto durante la actuación administrativa se demostró plenamente que la concesión de dicha marca genera riesgo de confusión o de asociación, en la medida que el signo solicitado ‘BBVA BANCOMER’ se asemeja a la marca registrada BBVA”.

Sobre la autorización que otorgó el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, dice que: “… contraria (sic) el régimen de propiedad industrial y atenta contra el principio de no confundibilidad de la marca … el hecho de que se trate de empresas que pertenecen a un mismo grupo económico no desvirtúa la causal de irregistrabilidad señalada en tanto, dicha pertenencia no implica en manera alguna que se trate de una misma persona jurídica que presta idénticos servicios a los prestados por todos y cada uno de los integrantes del denominado ‘grupo económico’.

La confusión esta (sic) dada por el hecho de que el consumidor erróneamente puede creer que se trata de un mismo banco, cuando evidentemente se trata de bancos distintos que desarrollan y prestan independientemente sus servicios”. Manifiesta que entre los signos analizados “… existen elementos comunes y factores que pueden causar confusión … … lo que provoca el ‘riesgo de confusión’, evitando que estos signos marcarios sean visiblemente distinguibles.

La existencia de este riesgo, produce la irregistrabilidad de (sic) del signo ‘BBVA NBANCOMER’ (sic) GACETA OFICIAL que evidentemente se confunde con BBVA ya registrado para servicios de la misma clase …”. La Superintendencia al referirse a la supuesta violación del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 dice que aunque este artículo “…plantea un escenario muy particular, debe tenerse en cuenta el contexto general de aplicación de la mencionada decisión (sic) en la medida en que de dicho contexto se desprende inequívocamente que los intereses del consumidor son también tutelados a través de la prohibición de registrar signos que generen riesgo de confusión en el mercado …”.

Finalmente dice que: “Al efectuar el examen de registrabilidad respectivo … concluyó … que la marca BBVA BANCOMER no era susceptible de registrarse por hallarse comprendida en las causales de irregistrabilidad consagradas en la decisión (sic) 486 …”. El BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. indica que: “… se encuentra de acuerdo con que se otorgue al actor BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA el registro de la marca BBVA BANCOMER+GRÁFICA para identificar servicios de la clase 36 internacional.

Lo anterior por cuanto el actor, esto es BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA hace parte del grupo empresarial BBVA que ha formado el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, siendo además este el accionista mayoritario del BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA. Adicionalmente, solicito que tenga en cuenta que mi representada, como consta en el expediente que cursó en la Superintendencia de Industria y Comercio, dio expresa autorización al solicitante para el registro de la marca BBVA+GRÁFICA en clase 36 internacional.

Está (sic) autorización se dio por cuanto el BBVA considera que el público consumidor no va a ser conducido a ninguna clase de error por cuanto va a pensar que se trata de una marca de un mismo grupo empresarial lo cual es VERDAD”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 136 literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya in- 08/03/2006 22.44 terpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de la marca ENVÍOS DE DINERO BBVA BANCOMER +GRÁFICA A COLOR se presentó el 11 de febrero de 2002, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 136 literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 y, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 134, 135 literal b) y 159 de la misma Decisión por ser aplicables al caso concreto.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: GACETA OFICIAL a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 08/03/2006 23.44 “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

I. La marca y los requisitos para su registro (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (…)”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imáge- GACETA OFICIAL nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea 08/03/2006 24.44 del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica, en lo que corresponda a la Decisión 486, el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación …”. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE). La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.

Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

GACETA OFICIAL En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “Envíos de dinero BBVA Bancomer+gráfica a color” cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II. Marcas denominativas compuestas y marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ”. (Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente 08/03/2006 25.44 carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta GACETA OFICIAL para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. III.

De la comparación de los signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión o de asociación, similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Es de hacer notar que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344, toda vez que incluye el riesgo de asociación como una causal de irregistrabilidad.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la exis- 08/03/2006 26.44 tencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyan en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza en- GACETA OFICIAL tre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado 08/03/2006 27.44 «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N°. 677 del 13 de junio de 2001, marca: KRISTAL).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud.

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compa- GACETA OFICIAL rarse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 08/03/2006 28.44 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

La similitud ideológica deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos y se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo “Envíos de Dinero BBVA Bancomer+Gráfica a color” y la marca BBVA e identificar la existencia de similitud, entre ambos.

Reglas para efectuar el cotejo marcario IV. Acuerdos de coexistencia marcaria A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: Con relación al tema existen dos clases de coexistencia marcaria: una de ellas llamada de derecho, que se da cuando existen dos registros marcarios, prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. GACETA OFICIAL El Tribunal ha señalado al respecto que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

(Proceso 50IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor.

La otra clase de coexistencia es la de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). V. Del consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial a favor de un tercero En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y el sistema atributivo que confiere derecho al uso 08/03/2006 29.44 exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

Sobre el tema de las marcas, el ordenamiento comunitario andino recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca usarla exclusivamente y, además, le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.

En este sentido, el Tribunal ha sostenido “… que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca …”. (Proceso 10-IP2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177 del 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE).

El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro de un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial de un tercero, literal que se lo interpreta haciendo referencia al artículo 155 de la Decisión 486 que confiere al titular de una marca el derecho de impedir que cualquier tercero realice sin su consentimiento cierto tipo de actos.

Estos consisten en: (i) aplicar o colocar un signo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se haya registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta ha sido registrada o sobre los envases envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (ii) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, siguiendo los parámetros ya descritos;

(iii) fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca; (iv) usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación. El Tribunal ha sostenido que: “… Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (ar- GACETA OFICIAL tículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación alteración o deterioro (artículo 158) “.

(Proceso 89-IP-2005, aprobado el 20 de julio de 2005, marca: envíos de dinero BBVA Bancomer+Grafica a color, citando al Proceso 116-IP-2004 publicado en la G.O.A.C. Nº 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Igualmente este Tribunal ha sostenido que: “A través de su consentimiento, expreso e inequívoco, el titular del derecho manifiesta, en lo principal, al solicitante del registro, su voluntad de convenir en la coexistencia de los signos, a pesar de la infracción del derecho al uso exclusivo del suyo, lo que hace aplicable, a la posibilidad excepcional del consentimiento del titular, la ratio iuris que subyace a la posibilidad excepcional del acuerdo de comercialización entre titulares de marcas idénticas o similares, para distinguir los mismos productos o servicios en la Subregión.” (Proceso 89-IP-2005, ya citado).

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 159 en el caso de llegarse a acuerdos, las partes necesariamente deberán evitar el riesgo de confusión del público consumidor respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, por lo que el límite de los acuerdos en todos los casos será el de que no se produzca riesgo de confusión. Por lo tanto, en los casos en los que medie el consentimiento del titular del derecho al que se refiere el artículo 136 literal f), se deberá proceder de conformidad con el artículo 159 adoptando las previsiones en éste señaladas.

VI. La marca débil El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. 08/03/2006 30.44 Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). VII. Examen de registrabilidad de un signo El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas.

La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por su parte el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 para que el solicitante haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente, sobre las oposiciones presentadas, o si hubiere otorgado un plazo adicional de 30 días para que presente pruebas que sustenten la contestación, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente. GACETA OFICIAL El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 08/03/2006 31.44 su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada.

Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a QUINTO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. La coexistencia de hecho no genera derechos.

SEXTO: El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero. El consentimiento que otorgue el titular del derecho al solicitante del registro, significa que, a GACETA OFICIAL 08/03/2006 32.44 través de este acto expreso e inequívoco, conviene en la coexistencia de los signos, a pesar de la infracción del derecho al uso exclusivo del suyo, lo que hace aplicable, a la posibilidad excepcional del consentimiento del titular, la ratio iuris para el acuerdo de comercialización entre titulares de marcas idénticas o similares, para distinguir los mismos productos o servicios en la Subregión. Por lo que el límite fundamental del consentimiento de las partes está dado por el riesgo de confusión en defensa del público consumidor. conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE SÉPTIMO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

OCTAVO: La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00227-01 (9090) de Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 98-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador.

Marca: DON VITTORIO+diseño. Actor: ALICORP S.A. Proceso interno Nº 5329-CSA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Luis Rosero Morales, relativa a “los artículos 81, 83 literal (sic) a), GACETA OFICIAL b), d), 100, 108 inciso final, 102 y 128 de la Decisión 344 y artículos 153, 191, 192 225, 229 y 231 de la Decisión 486 …”, dentro del proceso interno Nº 5329-CSA.

El auto de 27 de julio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 465–TDCA-2S-5329-CSA, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es ALICORP S.A y demandados son el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.

Tercero interesado es PASTIFICIO NAPOLITANO CIA. LTDA. b) Hechos El 21 de noviembre de 1996, PASTIFICIO NAPOLITANO CIA. LTDA. presentó solicitud de registro del signo DON VITTORIO+diseño como marca para distinguir productos de la Clase Internacional 30. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 382. El 14 de enero de 1998, ALICORP S.A. presentó observación contra el registro con base en la titularidad de la marca de fábrica DON VITTORIO inscrita en el Ecuador bajo el Nº 396-70 que distingue productos también de la clase 30. El 7 de mayo de 1998, por Resolución Nº 964450, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se resuelve rechazar la observación presentada por ALICORP S.A. y conceder el registro del signo como marca DON VITTORIO+diseño a favor de Pastificio Napolitano Cía. Ltda.; en la Resolución se argumenta que: “La Fabril S.A. 08/03/2006 33.44 antecesora de Alicorp S.A., ha registrado la marca de fábrica Don Vittorio bajo el Nº 396-70, de 31 de agosto de 1970;

De igual forma la marca hoy solicitada por Pastificio Napolitano Cía. Ltda.., ha sido registrada, sin oposición alguna bajo el Nº 860-74, el 11 de diciembre de 1974, para proteger productos de la clase internacional 30 de la clasificación de Niza, con vigencia hasta el 19 de diciembre de 1993, la misma que caducó por no haber solicitado oportunamente la renovación. De lo cual se desprende que las marcas en conflicto han coexistido pacíficamente … la solicitud de registro de la marca correspondiente a la compañía Pastificio Napolitano Cía. Ltda.. es una reiteración para mantener registrada su marca DON VITTORIO y su diseño, que durante 24 años ha venido usando en el mercado sin objeción de ningún tipo, según se desprende de los documentos adjuntos al expediente … De conformidad al Artículo 84 de la Decisión 344 … la compañía Pastificio … ha probado la notoriedad nacional de su marca … “ c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora manifiesta, que el Director Nacional de Propiedad Industrial al expedir la Resolución Nº 975711 violó el artículo 102 de la Decisión 344; que el artículo 84 de la misma Decisión, establece “Uno de los criterios sine qua non que deben de considerarse para determinar la notoriedad de la marca es que ésta se encuentre INSCRITA, puesto que si no fuera así todos los demás criterios de valoración no tendrían sustento, pues … para que una marca pueda existir y con su uso adquirir notoriedad debe estar legalmente registrada” que el Director Nacional de Propiedad Industrial “… le otorga de oficio notoriedad a una solicitud de marca, la cual ha sido observada y por lo tanto tiene una mera expectativa de ser registrada …” y en consecuencia “… es claro que la denominación ‘Don Vittorio’ … no puede tener la calidad de notoriamente conocida, porque no tiene la condición de marca al no haber sido registrada”.

Indica que: “El registro Nº 860-74 que fue de propiedad de Pastificio Napolitano Cía. Ltda. caducó el 19 de diciembre de 1993 y no fue renovado en su debida oportunidad, consecuentemente todo derecho sobre ese registro desapareció en el momento que no fue renovado”. Manifiesta su extrañeza por la declaración de que: “… Pastifio (sic) Napolitano le asiste un GACETA OFICIAL derecho de ‘reiteración’ a tener registrada una marca idéntica y confundible con otra previamente existente.

Desde luego, el señor Director Encargado se olvidó, convenientemente, de precisar la fuente legal de la que emana tan sui géneris criterio”. Sostiene que: “… el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma, por lo cual el hecho de que Pastifico (sic) Napolitano haya utilizado su marca (sin registro) por el tiempo que sea, no le concede absolutamente ningún derecho … por lo tanto, El Director Nacional … no podía aceptar la solicitud para registro de una marca observada por el propietario de otra, exactamente igual y destinada a proteger productos de la misma naturaleza e incluidos en la misma clase internacional”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El delegado del Procurador General del Estado, indica que le corresponde al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “… comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada” y que acudía al proceso “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales …”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, no contesta a la demanda. El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, no contesta a la demanda. PASTIFICIO NAPOLITANO CIA. LTDA. contesta la demanda diciendo que: “… ha mantenido desde el año 1974 un establecimiento industrial y varios establecimientos comerciales bajo el nombre DON VITTORIO, por lo cual dicho nombre comercial es de propiedad de PASTIFICIO NAPOLITANO CÍA. LTDA. … ha utilizado ampliamente la marca DON VITTORIO desde 1974 en sus productos alimenticios, especialmente fideos y pastas, por lo tanto, es una marca notoriamente conocida en el Ecuador”.

Sobre el uso exclusivo de la marca la demandada dice que: “… tiene un derecho adquirido sobre la marca DON VITTORIO, por su utilización, por su notoriedad, por su valor comercial, por la clientela que ha formado, por la indicación de origen de sus productos, por la distin- 08/03/2006 34.44 ción, garantía y calidad de los mismos, su publicidad, producto de un gran esfuerzo comercial y considerables inversiones por parte de mi representada”.

Indica que: “… jamás se ha aprovechado del prestigio ajeno, peor aún el uso de la marca DON VITTORIO puede inducir a error o confusión, puesto que, ALICORP S.A. jamás ha intentado usar en el Ecuador la marca DON VITTORIO y jamás han ingresado en el país productos provenientes de dicha compañía que tiene su domicilio en la República del Perú …” Respecto a la notoriedad de la marca, hace referencia al artículo 84 de la Decisión 344 y dice que: “… en el trámite administrativo aportó abundante prueba sobre la notoriedad de la marca DON VITTORIO Y DISEÑO, la cual se aplica a sus productos de excelente reputación en el mercado ecuatoriano y que son ampliamente conocidos por el público consumidor … goza de la protección jurídica que le otorgan el Convenio de París, de la Decisión 344 … y de la Ley de Propiedad Intelectual”.

Dice que el Director Nacional de Propiedad Industrial “… reconoció la notoriedad nacional de la marca DON VITTORIO Y DISEÑO … Es innegable que la solicitud de registro de la marca DON VITTORIO Y DISEÑO … constituyó una reiteración para mantener y conservar su marca, derecho que no puede ser conculcado por la sociedad demandante”. Indica que ALICORP S.A. carece del derecho para impugnar el registro de la marca DON VITTORIO Y DISEÑO, ya que: “… jamás dicha compañía ha usado la marca DON VITTORIO … Por la notoriedad de la marca DON VITTORIO Y DISEÑO … Por no existir riesgo de confusión … destaco que la solicitud … no sólo comprende las palabras DON VITTORIO de su propiedad, sino también el diseño característico … Porque constituiría un acto de competencia desleal”.

Dice que la Resolución impugnada no viola norma alguna y por lo tanto interpone las siguientes excepciones: “IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA … NIEGO QUE EL Director Nacional … haya violado norma alguna … Niego que dicha resolución no haya sido debidamente motivada … Niego que la marca DON VITTORIO Y DISEÑO no sea susceptible de registro … Niego que el signo DON VITTORIO sea de exclusiva propiedad de ALICORP S.A. … Niego todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda …”.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL Que, las normas contenidas en “los artículos 81, 83 literal (sic) a), b), d), 100, 108 inciso final, 102 y 128 de la Decisión 344 y artículos 153, 191, 192 225, 229 y 231 de la Decisión 486 …”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de la marca DON VITTORIO+diseño se presentó el 21 de noviembre de 1996, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión, en consecuencia, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, corresponde interpretar los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 y, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no corresponde interpretar los artículos 83 literales b) y d), 100, 108 y 128 de la Decisión 344, ni los artículos 153, 191, 192, 225, 229 y 231 de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. 08/03/2006 35.44 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

GACETA OFICIAL De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distinti- 08/03/2006 36.44 vo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca DON VITTORIO+diseño cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. Marcas denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se GACETA OFICIAL subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la 08/03/2006 37.44 G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. III.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está GACETA OFICIAL comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). 08/03/2006 38.44 En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: GACETA OFICIAL La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 08/03/2006 39.44 ción a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la existencia o no de similitud o identidad entre el signo DON VITTORIO+diseño y la marca registrada DON VITTORIO, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan. Reglas para efectuar el cotejo marcario IV.

Derecho al uso exclusivo de la marca A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en aten- En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca usarla exclusivamente y, además, le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.

En este sentido, el Tribunal reitera “ … en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejer- GACETA OFICIAL cer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O. A.C. Nº 1177 del 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX).

Es importante resaltar que a juicio del Tribunal, “La caducidad del registro es un modo de extinción del derecho al uso de la marca …”. El citado modo de extinción presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica “que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce …” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A. Navarra-España, 2003, p. 502), toda vez que ésta ha de surtir únicamente efectos ex nunc … Declarada la caducidad, cualquier interesado podrá solicitar el registro del signo, inclusive su antiguo titular, con independencia de la causal que haya originado la extinción de aquél”.

(Proceso 4-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 375 de 7 de octubre de 1998, marca: OPTIPAN). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 08/03/2006 40.44 SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada.

Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas mixtas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO: Sobre la notoriedad a la que se refiere la actora, el Tribunal considera que la notoriedad sólo puede alegarse acerca de una marca ya registrada, no se podrá alegar notoriedad de un signo del cual se solicita el registro como marca.

SEXTO: El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros GACETA OFICIAL que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5329-CSA de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE 08/03/2006 41.44 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 08/03/2006 42.44 GACETA OFICIAL 08/03/2006 43.44 GACETA OFICIAL 08/03/2006 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú