Año XXIII - Número 1335 Lima, 27 de abril de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 193-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente: PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA. Actor: PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. Proceso Interno: Nº 2000-06608. Proceso 198-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136, literales a) y h), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00411. Actor: PFIZER PRODUCTS, INC. Marca: VIGRADINA Proceso 237-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00042. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: LEEMON (mixta) Proceso 230-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 110 eiusdem.

Parte actora: señor LIBARDO RIVERA. Caso: marca “BAXTER”. Expediente Interno No. 2001-00340-01 15 25 30 PROCESO 193-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente: PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA. Actor: PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. Proceso Interno: Nº 2000-06608. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recibida en este Tribunal en fecha 19 de septiembre de 2005, relativa a los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2000-06608.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 27/04/2006 2.40 El auto de 12 de enero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, N.V/ S.A. interpuso recurso de reposición que fue resuelto, también por el Superintendente de Industria y Comercio, por Resolución No. 10169 de 16 de mayo de 2000, confirmando la Decisión contenida en la Resolución impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa”.

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1431, complementados con los documentos incluidos en anexos. 3. Fundamento Jurídico de la demanda 1. Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2.

Hechos El 8 de junio de 1994, la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. presentó la solicitud de patente de invención de PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA radicada bajo el expediente Nº 94-024537, que contenía 11 reivindicaciones. El solicitante desistió de las reivindicaciones 7, 8 y 10 quedando de esta manera delimitada la invención a las reivindicaciones 1 a 6, 9 y 11.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 423 de 19 de octubre de 1995. El señor José Luis Reyes Villamizar presentó observación que fue negada por la Superintendencia por considerarla extemporánea. El 15 de agosto de 1996 se incluyeron dos nuevas reivindicaciones, Nos. 12 y 13 y, según se argumenta, “ …por un error involuntario, fueron incluidas en este capítulo reivindicatorio modificado las reivindicaciones Nos. 7, 8 y 9 (sic) ya previamente desistidas”.

La Superintendencia aceptó el “… nuevo capítulo reivindicatorio en lo relativo a las reivindicaciones 1 a 6, 9, 11, 12 y 13 pero no aceptó las reivindicaciones 7, 8 y 9 (sic) … Quedó así delimitada la invención a las reivindicaciones 1 a 6, 9, 11, 12 y 13”. Por Resolución Nº 00112 de 18 de enero de 2000 el Superintendente de Industria y Comercio negó “… el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a ‘Pirazolopirimidinonas para el Tratamiento de la Impotencia’.

PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY La actora, después de hacer un resumen de la historia del Sindenafil, indica que la Superintendencia de Industria y Comercio al negar la patente de invención de ‘Pirazolopirimidinonas para el Tratamiento de la Impotencia’ violó los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 y el artículo 27 del ADPIC.

En la primera parte de su demanda explica lo que entiende por segundos usos; posteriormente, al referirse al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, dice que éste “…establece una regla permisiva y amplia a favor de la patentabilidad de todos los inventos, incluidos los nuevos usos…”.

Indica que: “No obstante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no considera que las normas del ADPIC sean jerárquicamente superiores, sí admite la conveniencia lógica de interpretar las normas comunitarias de una manera consistente con dicho tratado internacional, evidentemente con el fin de evitar conclusiones que creen conflictos entre los dos sistemas multilaterales (el comunitario y el de la OMC)…”.

Sobre el artículo 27 numeral 1 del ADPIC sostiene que: “… es una regla general y por tanto, ateniéndonos a los principios universales de la interpretación jurídica, debe interpretarse de manera extensiva y por consiguiente a favor de la patentabilidad, mientras que las posibles exclusiones contenidas en los ordinales 2 y 3 del Art. 27, al ser reglas de excepción, deben ser interpretadas de manera restrictiva …”; continúa diciendo que: “De lo anterior, la única forma de intentar concluir que los segundos usos no son patentables bajo las obligaciones del ADPIC, es interpretar que los mismos no son inventos, o alternativamente, que no son procedimientos (como lo pretende la SIC en las resoluciones impugnadas).

Ambas de estas interpretaciones innegablemente son restrictivas, y por tanto inaceptables bajo el contexto, objeto y fin del Art. 27.1 del ADPIC … conviene resaltar que, al igual que la mayoría de las legislaciones contemporáneas (como es el caso de la norma andina), el ADPIC no con- GACETA OFICIAL tiene una definición del término ‘invento’ o de ‘procedimiento’ que permita delimitar el contenido de lo que es o no patentable de forma expresa.

Siguiendo la tendencia de estas legislaciones, el ADPIC se limitó a proporcionar una lista taxativa de aquella materia que los países miembros podrán excluir del campo de la patentabilidad, dejando entrever que aquella materia que no estaba incluida en tal lista debería ser patentable si reúne los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”.

Incluye en el texto de demanda una parte de un trabajo del Profesor Thomas Cottier. Sobre la opinión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI dice que ésta: “… se ha manifestado de manera categórica en contra de la exclusión ciega de los segundos usos. Durante la negociación de la recientemente aprobada Decisión 486… buscaba cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por los cinco países miembros bajo el ADPIC …”.

Respecto a la violación del artículo 1 de la Decisión 344 sostiene: “El término ‘procedimientos’ del Art. 1 de la Decisión 344 indudablemente incluye a los llamados usos; la interpretación que hace la SIC del término ‘Procedimientos’ es excesivamente restrictiva, ignora la doctrina, y no guarda relación con el espíritu del Art. 1 de la Decisión 344, ni con las obligaciones internacionales que ha contraído Colombia”.

Dice que: “Al igual que el Art. 27.1 del ADPIC, el Art. 1 de la Decisión 344 es una regla general y permisiva que obra a favor de la patentabilidad”. Manifiesta también la violación del artículo 16 de la Decisión 344, diciendo: “La función del Art. 16 de la Decisión 344 es la de impedir el doble patentamiento, mas no la de prohibir ciegamente la patentabilidad de los segundos usos; la interpretación que hace la SIC del Art. 16 no es sistémica, ni toma en cuenta la naturaleza de su función, ni las obligaciones internacionales que ha contraído Colombia”.

Sobre la Resolución Nº 10169 manifiesta: “Los comentarios de la SIC sugieren dos conclusiones. Primero, el Art. 16 de la Decisión 344 como tal no excluye la patentabilidad de los usos en general (aunque tampoco lo admite). Segundo, con base en la primera conclusión, la SIC considera que solamente la reivindicación 6 … viola el Art. 16, en tanto reclama específicamente un producto caracterizado por el nuevo uso.

La SIC mantie- 27/04/2006 3.40 ne silencio sobre las reivindicaciones restantes, lo cual sugiere que las mismas no estarían violando el Art. 16, sino aparentemente, al reclamar el uso como tal, no serían objeto de la prohibición plasmada en este artículo (pero sí del Art. 1 de acuerdo a su interpretación)”. También dice: “El punto que aquí tratamos es por tanto bastante simple y puede sintetizarse manifestando que la regla general se debe aplicar extensivamente (es decir, el derecho de patentar contenido en el Art. 1 de la Decisión 344) y la prohibición (como la contenida en el Art. 16 de la Decisión 344) debe ser aplicada restrictivamente”.

A continuación realiza un análisis de una posible interpretación extensiva o intensiva del artículo 16 y llega a la conclusión de que “… después de un análisis literal riguroso del artículo 16 de la Decisión 344, hemos visto como la opción interpretativa correcta es la de considerar su texto como una implicación intensiva”. Argumenta sobre el mismo aspecto, que: “Sin embargo … bajo una interpretación sistemática también queda claro que ante las dos posibilidades de interpretar el artículo 16 de la Decisión 344, hay que elegir la intensiva y no la extensiva, porque es la menos restrictiva al ser la que excluye menos casos de la regla general de patentabilidad establecida por el artículo 1.

En otras palabras, aceptando que en este caso tienen importancia la interpretación sistemática y la literal y, según la correcta aplicación de ambas, se concluye que hay que interpretar el artículo 16 de la Decisión 344 en el sentido de que se deniega la patente de segundo uso cuando sólo se reivindique el segundo uso; pero que debe otorgarse la patente por segundo uso cuando a esta reivindicación, concluya también en el caso de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Decisión 344”.

Sobre el mismo artículo 16, manifiesta que éste: “… impide patentar meros descubrimientos científicos que carezcan de aplicación industrial e impide otorgar una patente por el mero hecho de determinar los fundamentos científicos de un determinado fenómeno. Por el mismo motivo, la mera circunstancia de describir un uso no es suficiente para obtener una patente, hay que probar que la invención cumple los requisitos de patentabilidad.

No se produce un mero descubrimiento cuando –como es el caso objeto de la demanda– se ha tenido que realizar una actividad de investigación relevante: ensayos clínicos, bioquímicos, etc. En este sentido, la interpretación de la expresión del artículo 16 ‘simple GACETA OFICIAL hecho de atribuirse un uso distinto al originariamente comprendido por la patente inicial’ debe entenderse como que la simple circunstancia de encontrar un nuevo uso no es patentable.

Es necesario que dicho descubrimiento se plasme en un producto que satisfaga una necesidad humana, en la solución de un problema técnico, y que cumpla con los tres requisitos de patentabilidad”. Señala también la “Violación del Art. 5 de la Decisión 344. Las reivindicaciones para usos, redactados en la forma ‘Uso de un compuesto X para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad Y’ tienen aplicación industrial; la interpretación que efectúa la SIC del Art. 5 de la Decisión 344 es restrictiva, contraria a la doctrina y a la tendencia mundial”.

Sostiene que: “En definitiva la objeción planteada por la SIC es debida a que considera que el uso como tal no es susceptible de producción en la industria. Sin embargo, no tiene en cuenta la Resolución que las reivindicaciones 1 a 5, 9 y 11 a 13 se encuentran redactadas en formato tipo Suizo … y por tanto se refieren a la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una determinada enfermedad.

Queda en evidencia que una función principal de este tipo de redacción es dejar en claro que la aplicación industrial del uso está íntimamente relacionado con la fabricación del medicamento, por lo cual su reproducibilidad en la industria no puede ser objetada”. Asimismo señala la “Violación del literal a) del Art. 6 de la Decisión 344: los segundos usos que reúnen los requisitos de patentabilidad, los cuales no se consideran inventos según el literal a) del Art. 6; la conclusión contraria de la SIC es simplista e ignora tanto la naturaleza de los segundos usos, como la función del sistema de patentes”.

Luego de realizar una explicación para diferenciar los inventos de los descubrimientos dice que “… el invento reivindicado en esta patente no es un mero descubrimiento, como lo pretende caracterizar de manera simplista la SIC. El invento contiene elementos que lo llevan más allá que un simple hallazgo … e igualmente aprovecha el mecanismo de acción del Sildenafil para llevarlo a una aplicación industrial y útil”.

Indica que se violó el “… literal f) del Art. 6 de la Decisión 344: La reivindicación para un segundo uso, redactada en el formato ‘Uso de un com- 27/04/2006 4.40 puesto X para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad Y’, no limita el libre desarrollo de la práctica del arte médico, y por tanto no puede equipararse a una reivindicación sobre un método, terapéutico, excluido por el literal f) del Art. 6; la conclusión contraria de la SIC pasa por alto la anterior distinción”.

Al respecto dice: “La simple lectura de la reivindicación deja claro que el uso sobre el cual se pretende exclusividad está innegablemente limitado a aquel relacionado con la fabricación del medicamento, más no con cualquier actuación que pudiese tomar un médico. Es decir, únicamente permite impedir que un fabricante se aproveche del uso para ese compuesto, mas no de interferir en el lex artis del facultativo sobre cómo actuar sobre el paciente.

Los métodos terapéuticos exigen la intervención de un facultativo en su utilización, ya que se trata de instrucciones dirigidas a éste … Señalamos que en el caso concreto, las reivindicaciones 1 a 5 no reclaman una secuencia de etapas en la que intervenga un facultativo, sino que lo que se reivindica es el uso de un compuesto para la fabricación de un medicamento”.

La actora indica también que “ … la SIC no efectuó un estudio de fondo según lo dispone el Art. 27 de la Decisión 344 …” toda vez que no analizó la novedad ni el nivel inventivo de la patente. Finalmente, a manera de conclusiones dice: “… la interpretación que propone la SIC de los artículos 1,5, 6a), 6f) y 16 de la Decisión 344 no son los únicos, ni mucho menos los correctos.

Existen discrepancias serias y razonables sobre la interpretación de estos artículos; sin embargo, una interpretación sistemática, apoyada eso sí en la doctrina, la legislación comparada y el real objetivo de un sistema de patentes, arroja una conclusión totalmente distinta a la que llegó la SIC en las resoluciones impugnadas”. Sostiene que “… las patentes de uso son una herramienta adecuada y necesaria en el desarrollo e impulso de la investigación y la tecnología. Otorgar el derecho de exclusiva a los usos novedosos, con altura inventiva, y aplicables industrialmente, obedece al sentido y propósito de toda la legislación de patentes, incluyendo el ADPIC y la Decisión 344, que premia el esfuerzo, la inversión, y la inventiva, con el fin de fomentar mayores y mejores soluciones a los problemas que aquejan a la humanidad”.

GACETA OFICIAL 4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio inicialmente hace un resumen de su posición sobre el patentamiento de los usos de conformidad con la Decisión 344 y el acuerdo ADPIC y luego indica que “La decisión de la Superintendencia … de no conceder patente al uso para el tratamiento de las disfunciones sexuales reivindicado por Pfizer en el caso que nos ocupa, no viola el Acuerdo ADPIC”, toda vez que: “En el ADPIC no se define lo que constituye invención. De ahí que dicha definición dependa, en cada país, de lo que al respecto establezca su legislación interna, sin que, por lo tanto haya ninguna limitación para que se mantenga la exclusión de usos o segundos usos … En el ADPIC se establecen unos estándares mínimos que deben ser cumplidos por sus miembros, pudiendo otorgarse prerrogativas adicionales a las previstas en el artículo 1.

La patentabilidad de usos y nuevos usos constituirá una prerrogativa adicional no regulada en el Acuerdo, a discreción de los países y sus legislaciones. Así las cosas, en el caso de la Comunidad Andina de Naciones y particularmente de Colombia, la no patentabilidad de los usos y nuevos usos farmacéuticos no constituye una violación del Acuerdo ADPIC”.

Sobre el artículo 1 de la Decisión 344, argumenta que “dentro del significado natural y obvio de las palabras producto y procedimiento, no se encuentran incluidos los usos”; que “Si bien una parte de la doctrina internacional e incluso nacional sostiene que dentro de los procedimientos se encuentran comprendidos los usos, la Superintendencia no comparte esta opinión puesto que, como se verá más adelante, de una interpretación sistemática de las normas sobre patentes de la Decisión 344, no se deduce que los usos puedan considerarse materia patentable”.

Al referirse al artículo 16 de la misma Decisión 344 dice: “…la interpretación de esta Superintendencia del artículo 16 es que éste no prohíbe expresamente el patentamiento de los usos, pero también que de su texto no se infiere, ni que lo permita directamente, ni por vía de interpretación. En efecto, de la lectura de la norma es claro que el objeto de regulación son los productos y procedimientos y lo que se dice es que estos no podrán patentarse nuevamente.

En ninguna parte del párrafo se colocan los usos como el sujeto de las oraciones”. Y añade, según la interpretación del demandante, que 27/04/2006 5.40 “este artículo debería entenderse en el sentido que los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, serían objeto de nueva patente, cuando les fuera atribuido un uso distinto que cumpliera con los requisitos de patentabilidad.

Una conclusión tal es exactamente la opuesta a lo que dice el artículo.” En cuanto a los artículos 6 y 7 de la Decisión 344, realiza una interpretación sistemática indicando que el artículo 1 de la misma Decisión señala positivamente las posibilidades de lo que puede considerarse como una invención, el artículo 6 de manera negativa define lo que no constituye invención y el artículo 7 “ … establece eventos en los que, si bien podrían reunirse los requisitos de patentabilidad que ameritan la concesión del privilegio para las invenciones, las excluye de esta prerrogativa por razones de orden, interés o bien público, moralidad o buenas costumbres, entre otras”.

Añade que los artículos 2, 4, 5 y 16 de la misma Decisión no pueden ser interpretados aisladamente por las excepciones de patentabilidad, puesto que regulan una misma situación. Con relación a los descubrimientos dice que: “los descubrimientos no se considerarán invenciones y los usos son descubrimientos. En efecto, un uso nace con la creación misma del producto o procedimientos existiendo simultáneamente junto con ellos desde su mismo origen: así, es claro que, si bien en un momento dado tales usos pueden ser desconocidos, ello no significa que no existan …, es evidente que un nuevo uso encontrado a un producto ya patentado, constituye un descubrimiento, considerando que es algo que, aunque desconocido, ya existía y simplemente se halló que podía servir para algo distinto de aquello para lo cual se conocía que servía”.

Señala que, una excepción establecida por el artículo 6 literal f de la Decisión 344, son los métodos terapéuticos, por lo que no son objeto de patentabilidad al tenor del artículo 1 de dicha Decisión. Al respecto dice: “ … la específica excepción a su carácter de invención por parte de la norma a (sic) obedece, como en el caso de los descubrimientos, a su carencia de nivel inventivo.

En efecto, los métodos terapéuticos simplemente corresponden a una serie de etapas, reflejadas en instrucciones relativas a la dosis o formulación de un medicamento dirigido al tratamiento de una enfermedad o condición humana o animal …. Estas instrucciones, como GACETA OFICIAL puede deducirse, no son el resultado de una creación intelectual como lo sería una invención. Son el resultado de una serie de estudios que conllevan al descubrimiento de un método de administración del medicamento, que redunda en el tratamiento de la enfermedad”.

Por último, con relación al artículo 5 de la Decisión 344 referente al requisito de aplicación industrial que se da cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, la Superintendencia dice que: “respecto a la susceptibilidad de aplicación industrial a través de su utilización en cualquier tipo de industria, baste decir que la utilización de un uso en la industria sería comprensible como aplicación industrial en términos de un proceso o procedimiento para la producción en una industria; pero cumpliendo los requerimientos que tienen las definiciones mismas de lo que se entiende por procedimiento y proceso.

Así, en tanto que el uso de un compuesto u objeto producido no se relacione con su producción y no se aplique en un proceso industrial. No se encuentra dentro de la protección vía patente”. Finalmente dice que: “No es lógico considerar que el empleo de un uso para la elaboración de un medicamento constituya una aplicación industrial, puesto que esto lo que constituye es el mezclarlo con o, incorporarlo a otros componentes que, producidos en serie constituyen la aplicación industrial propiamente dicha.

Por supuesto, tampoco puede entenderse que esa aplicación industrial la constituya su prescripción de acuerdo con unas determinadas dosis, ya que ello constituiría un tratamiento terapéutico, que esta exceptuado de patentabilidad …”. 5. Del escrito de PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A. recibido en este Tribunal El 7 de octubre de 2005, la sociedad actora presentó a este Tribunal un escrito que contiene las “Consideraciones previas de la parte actora para la interpretación prejudicial”.

Después de realizar varias consideraciones sobre el caso, en su petición final, dice: “Teniendo en cuenta las consideraciones hasta este punto establecidas y en aras de la pertinencia de la interpretación requerida por el Consejo de Estado de Colombia, se solicita respetuosamente a ese H. Tribunal pronunciar su interpretación haciendo énfasis particular en los puntos de debate seña- 27/04/2006 6.40 lados, para efectos que el Consejo de Estado pueda adoptar una decisión adecuada frente al presente caso.

En este sentido, se solicita al H. Tribunal adicionar oficiosamente la interpretación del artículo 7 de la Decisión 344, ya que si bien no fue incluido en la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, es evidente la relevancia que para los efectos del presente caso tiene su inclusión e interpretación en conjunto con las demás normas propuestas”.

Vista la petición que antecede, de conformidad con la jurisprudencia sentada por este Tribunal y con los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 122 y 123 de su Estatuto, la solicitud dirigida a este órgano jurisdiccional, con el objeto de obtener la interpretación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, es competencia exclusiva de los jueces nacionales que conozcan de una causa en que deba aplicarse o se controvierta aquél, de ninguna manera es atribución de los particulares acudir directamente al Tribunal y menos aún solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

El Tribunal, al respecto dijo que: “Una vez recibida y admitida tal solicitud, el trámite a seguir, de conformidad con el artículo 126 del citado Estatuto, es el del pronunciamiento de la sentencia dentro de los treinta días siguientes al de la admisión de aquélla. En su providencia, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas integrantes del ordenamiento jurídico de la Comunidad que fueren pertinentes, por lo que, según su relación con el caso concreto, podrá establecer si interpreta la totalidad o parte de las normas consultadas, o si agrega la interpretación de otras”.

(Proceso 37-IP-2003 de 18 de junio de 2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 960 del 1 de agosto de 2003, caso: “Registros sanitarios del producto VINTIX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS). En consecuencia, por cuanto la petición bajo examen no proviene del órgano jurisdiccional competente sino del representante de la actora, no constituye ni puede constituir objeto del procedimiento en curso, cual es la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendo- GACETA OFICIAL za Martelo, por tanto, no corresponde al Tribunal admitir a trámite la referida petición.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención “PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA” se presentó el 8 de junio de 1994, es decir, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una 27/04/2006 7.40 descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

“Artículo 6.- No se considerarán invenciones: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico; e) Las formas de presentar información; y, f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico”.

“Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el esta- GACETA OFICIAL do de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. I. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente a normas de derecho interno de los Países Miembros En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, 27/04/2006 8.40 los Países Miembros “ no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (rectius: comprometidos) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación …’” (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 del 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 490 de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 06-IP-93, del 17 de febrero de 1994, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

GACETA OFICIAL Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisible el proceso modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “… pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Proceso 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “… no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Proceso 07AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año). II. La patente de invención de producto y de procedimiento Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria.

(Otero Lastres, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). Del indicado concepto, así como del 27/04/2006 9.40 artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez en sustento de lo anterior, ha sido definida por como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (Otero Lastres, José Manuel.

Ob. Cit). En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. … puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos) ” (Fernández-Novoa, Carlos.

La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) GACETA OFICIAL (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061 del 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10BTRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO).

III. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344. El Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los 27/04/2006 10.40 componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP2000, ya citado). Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. (Proceso 06-IP89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales “…la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica GACETA OFICIAL 27/04/2006 11.40 hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. El Tribunal ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha.

Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”. (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

(Proceso 12IP-98, ya citado) El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podi- GACETA OFICIAL do llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12IP-98, ya citado).

El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op. cit) (Proceso 13-IP2004, ya citado).

En este contexto el Tribunal siguiendo con los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración … Las Cámaras han 27/04/2006 12.40 precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) … Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo.

A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

Además de todo lo indicado, la normativa comunitaria, prevé que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios. IV. De la atribución de un uso distinto a productos o procedimientos ya patentados La Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció por medio del artículo 16 de la Decisión 344, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la GACETA OFICIAL protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión”.

(Proceso 89-AI2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002). En consecuencia, el Tribunal ha manifestado que “… el artículo 16 de la Decisión 344 forma 27/04/2006 13.40 parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 6 y 7 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo” (Proceso 01AI-2001, ya citado).

Cabe destacar, de la redacción del artículo 16 de la Decisión 344, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.

Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “… además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.

(Proceso 01-AI-2001; ya citado). Referencia a las sentencia emitidas en los Procesos 89-AI-2000, 01-AI-2001 y 34-AI-2001 Al momento de producida la controversia objeto de la presente interpretación, en la Comunidad Andina, se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada el 21 de octubre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial Nº 142, de 29 de octubre de 1993 y que entró en vigencia el 1 de enero de 1994.

Esta Decisión regula en su capítulo I lo relativo a las patentes de invención y, en sus tres primeras secciones, lo atinente, de manera específica, a los requisitos de patentabilidad, a los titulares de las patentes y, a las solicitudes de patentes. En las sentencias pronunciadas en los Procesos 89-AI-2000 de 28 de septiembre de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 722 de 10 de octubre de 2001 Secretaría General contra la Repú- GACETA OFICIAL blica del Perú, 01-AI-2001 de 27 de junio de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 818 de 23 de julio de 2002 Secretaría General contra la República Bolivariana de Venezuela y 34-AI-2001 de 21 de agosto de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº, 839 de 25 de septiembre de 2002 Secretaría General contra la República del Ecuador, sobre el otorgamiento por parte de estos Países Miembros de una patente de segundo uso, el Tribunal, con referencia al artículo 16 de la Decisión 344, manifestó: “A este Tribunal le es absolutamente claro el contenido y el alcance de la disposición transcrita, en el sentido de que la Comunidad Andina ha establecido por medio de ella, una condición … para el otorgamiento de patentes en la Subregión, adicional a los requisitos fijados en los primeros artículos de la Decisión 344.

En efecto, la norma excluye de la posibilidad de patentamiento, de manera expresa, a los productos o a los procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, aún “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. La expresión anterior que este Tribunal consigna entre comillas, no puede en ningún caso ser entendida, en su criterio, como un supuesto requisito adicional a los taxativamente establecidos por el artículo uno de la Decisión, en circunstancias en que pueda pretenderse obtener beneficios de patente para segundos usos bajo el argumento insostenible, de que esos segundos usos son susceptibles de patentamiento, si es que además de la atribución de ese uso distinto al originalmente reconocido por una patente, dicha variante satisface las exigencias que sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial determina el aludido artículo de la Decisión 344".

(Proceso 34-AI-2001, ya citado) El Tribunal precisó con ocasión de los fallos proferidos en los tres casos, que en su opinión:: “ con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

El Tribunal también dijo: “El artículo 2 de la misma Decisión 344, elemento de concordancia fundamental para la aplicación del artículo 16, 27/04/2006 14.40 consagra, por otro lado, el principio de que ‘una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica’ … Resulta obvio entonces, que el artículo 16 de la Decisión 344 subordina la no concesión de una nueva patente, al hecho de que los productos o los procedimientos ya patentados se encuentran innegablemente comprendidos en el estado de la técnica; estado éste que, por otra parte, se constituye de manera automática con el otorgamiento de la patente original”.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado) Las consideraciones anteriores llevan a concluir, lo que este Tribunal reafirma ahora, que: “además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal reitera que en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. GACETA OFICIAL 27/04/2006 15.40 TERCERO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344.

CUARTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

QUINTO: En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte senten- cia dentro del proceso interno Nº 2000-06608 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 198-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136, literales a) y h), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00411. Actor: PFIZER PRODUCTS, INC. Marca: VIGRADINA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 1399, de fecha 26 de agosto de 2005, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 137 y 150 de la GACETA OFICIAL Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 200200411.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de noviembre de 2005. 1. Las partes.

La parte actora es PFIZER PRODUCTS, INC. Se demanda a la Nación colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. 27/04/2006 16.40 a) del articulo 136 de la Decisión 486, dado que existe riesgo de asociación entre el signo solicitado y las marcas registradas, asimismo, alega vulneración de la norma por no considerar la existencia previa de las marcas VIGRAFIL y AVIGRA.

De otro lado, alega la existencia de violación indirecta al literal h) del articulo 136 de la Decisión 486 por la notoriedad de la marca VIAGRA. Asimismo, sostiene que la resolución impugnada vulnera el artículo 137 de la misma norma, dado que la marca concedida conducirá a una desviación de los clientes, acto que pudo ser interpretado como competencia desleal. 2.

Determinación de los hechos relevantes. Finalmente, alega vulneración del artículo 150 de la Decisión 486, dado que la División de Signos Distintivos omitió el paso del examen de oficio para la concesión del registro. 2.1. Hechos. 2.3. Contestación a la demanda Con fecha 5 de febrero de 2002, la sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. presenta la solicitud de registro de la marca VIGRADINA, para distinguir productos de la clase 5 (productos farmacéuticos).

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 514 de 22 de marzo de 2002, no se presentaron oposiciones, y la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 25665 de 14 de agosto de 2002, concede el registro de la marca. 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio.

La sociedad PFIZER PRODUCTS, INC. presenta directamente ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad contra la Resolución Nº 25665, fundamentando su pedido en la supuesta inobservancia en el examen de registrabilidad de oficio de sus marcas VIAGRA, VIGRAFIL y AVIGRA. 2.2. Fundamentos de la demanda. La demandante sostiene que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al realizar el registro de la marca omitió considerar la marca VIAGRA en clase 5 y su notoriedad en Colombia, así como las marcas VIGRAFIL y AVIGRA registradas a su nombre en la misma clase.

Que, al conceder el registro de la marca VIGRADINA, la resolución administrativa viola el literal La Superintendencia argumenta la legalidad del acto administrativo impugnado, alega que la División de Signos Distintivos consideró los requisitos de registrabilidad y que del análisis de la marca VIGRADINA en la clase 5, se concluyó que el signo posee los elementos necesarios para su registro.

Señala asimismo, que la similitud entre las marcas se debe al uso de partículas de uso común en productos farmacéuticos, y que desde el punto de vista de la estructura de la palabra (cotejo visual), así como de la estructura vocálica, se encuentran diferencias, lo que le da la debida distintividad a la marca solicitada. Sobre la supuesta falta de motivación del acto administrativo, señala que la División de Signos Distintivos cumplió con todos los requisitos para el registro, como con los análisis correspondientes; y que si bien la resolución no es extensa, se debe al formato utilizado, pero que previamente a su emisión se consideraron los requisitos para la registrabilidad de la marca. 2.3.2 Tercero Coadyuvante.

BIOQUIFAR PHARMACÉUTICA S.A. sostiene que “el procedimiento del registro de una marca, obedece a un estricto y perentorio trámite, en virtud del cual, previo el agotamiento de las GACETA OFICIAL 27/04/2006 17.40 respectivas etapas, se procede al otorgamiento o negación de un derecho”, asimismo, que la concesión del registro de su marca se adapta al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para tal efecto.

Señala también que su marca posee los elementos necesarios para ser considerada distintiva, y que se realizaron correctamente los exámenes de cotejo marcario. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: Concluye desestimando los fundamentos de la demanda con doctrina y jurisprudencia de este Tribunal, que confirma lo citado en párrafo anterior. c) los sonidos y los olores;

CONSIDERANDO: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 136 Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a) y h), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “( ) Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…) No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) GACETA OFICIAL Artículo 137 Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. 27/04/2006 18.40 productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca.” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra España, 2003, p. 465).

(…) Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. ( )”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiere.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán “constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

En la jurisprudencia europea se destaca que, cuando los productos o servicios designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse GACETA OFICIAL en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). En definitiva, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Al respecto el Tribunal ha señalado que “(…) la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño”.

(Proceso Nº 16-IP-96, Marca: “MAMMA”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 231, del 17 de octubre de 1996) La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria.

En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico. 27/04/2006 19.40 II.

IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 136 prohíbe registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a riesgo de confusión o asociación. La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión o riesgo de asociación entre ellos.

La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros, de modo que se pueda inducir al consumidor a error. Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, Marca: AGUILA DORADA, publicada en la Gaceta Oficial No. 876, de 18 de diciembre de 2002.). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está GACETA OFICIAL comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo ” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).

Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se 27/04/2006 20.40 configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: a. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. b. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. c. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. d. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, se deberá tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una misma clase del nomenclátor no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). Finalmente, en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de considerar, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, cabe señalar que dicha clasificación es meramente GACETA OFICIAL referencial, dado que la semejanza de los productos estará determinada por su vinculación o conexión competitiva en cada caso. III. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar de confusión. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que le dan al signo algún poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar el riesgo de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. El Tribunal reitera con las palabras de Fernández Novoa que: “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”.

“ al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.(FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Págs. 265 y 266) Las partículas de uso común que formen parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo 27/04/2006 21.40 de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas que amparan este tipo de productos se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. IV. SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO, SU RECONOCIMIENTO Y EFECTOS. La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar.

La característica que tiene un signo notorio es que debe ser protegido de manera especial en relación con los demás signos. Una diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decisión 344) sobre la notoriedad, es el hecho de que no es necesario el registro del signo para que éste sea considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229, literal a), de la Decisión 486.

La prueba de la notoriedad estará basada en los factores que detalladamente señala el artículo 228 de la Decisión 486. Dichos factores son los que el juez consultante deberá tomar en cuenta para considerar a un signo en la categoría de notoriamente conocido. El artículo 136 literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, GACETA OFICIAL 27/04/2006 22.40 como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. les que estén previstos en el derecho nacional para este efecto.

Para determinar la notoriedad de una marca es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. Así, serán considerados sectores pertinentes, (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

V. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, se extiende a los productos o servicios, con independencia de la clase a la que pertenezcan.

Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos. Asimismo, la carga de la prueba de notoriedad corresponderá a quien la alegue, a quien le corresponderá servirse de los medios procesa- La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de formular oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146).

De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148). La oposición no será admitida a trámite si se presenta en forma extemporánea, o sin la indicación de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, de existir, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitación (artículo 149).

El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición. De haberse formulado oposición, y de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150).

En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho a este propósito GACETA OFICIAL que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, Caso CONTRACHAPADOS, del 17 de agosto de 1998, publicada en la Gaceta Oficial Nº 373, del 21 de septiembre de 1998,).

De no haber oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca. VI. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486 Actos de competencia desleal por confusión La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 137 determina que “…cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” En el mercado, en donde existe libre competencia, se justifica que entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, siempre y cuando esta condición la haya obtenido por medio de actos lícitos.

En el ámbito relacionado con la propiedad industrial, un acto lícito significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos contrarios a dicha conducta deben ser corregidos, a fin de que no provoquen desequilibrios en las condiciones del comercio y no afecten negativamente a los intereses de competidores y consumidores. 27/04/2006 23.40 Al respecto este Tribunal ha expresado que: “La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.

“Ascarelli enseña que debe tratarse de actos de competencia cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados, susceptibles de causar perjuicio a otro u otros competidores, y destinados a crear confusión, error o descrédito, para obtener la desviación de la clientela ajena (ASCARELLI, Tullio: “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”.

Bosch. Barcelona. 1970. pp. 163 ss). Cabe agregar que los actos en referencia serán considerados desleales aunque no medie la intención de dañar, y que podrán configurarse como tales aunque no se constituya a su respecto una relación de competencia en sentido estricto. “La norma comunitaria enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal, tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (artículo 259). …” “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema compe- GACETA OFICIAL titivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí …” (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”;

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)“. (Proceso 116-IP-2004, Marca: “CALCIORAL”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 3 de marzo de 2005) Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de perceptibilidad se encuentra incluido en el requisito de distintividad. 2.

Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 3.

El examen de marcas que distingan productos farmacéuticos debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas. 27/04/2006 24.40 Sin embargo, en el caso de marcas que contienen partículas de uso común al hacer el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 4.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyan su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada. Sin embargo, la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio. 5.

En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos. 6.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena y, cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. La conducta competitiva deberá ser practicada de manera honesta por quienes parti- GACETA OFICIAL 27/04/2006 25.40 cipan en el mercado, debiendo tomarse en cuenta, la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores ocurran en un mismo mercado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA PROCESO Nº 237-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00042. Actor ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: LEEMON (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil seis. los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 de enero de 2006. 1.

Las partes. VISTOS: El oficio Nº 1778, de 10 de noviembre de 2005, mediante el cual, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2002-00042. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y La parte actora es ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A Se demanda a la Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 5 de mayo de 2000, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. pre- GACETA OFICIAL senta solicitud de registro de la marca mixta LEEMON, para distinguir productos de la clase 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; sirope y otros preparaciones para hacer bebidas).

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 493, las sociedades BAVARIA S.A. y THE COCA COLA COMPANY, formularon observaciones. Los argumentos presentados por BAVARIA S.A. se basan en que la expresión que se solicita para registro, es una designación descriptiva de los productos que se pretende distinguir con el signo, por cuanto indica las características y cualidades de los productos de la clase 32.

De la misma manera, COCA COLA COMPANY. argumenta, que la expresión en cuestión es usualmente utilizada por los empresarios del sector interesado de las bebidas no alcohólicas para describir o designar el sabor de sus productos, asimismo, que el término LEEMON en el idioma inglés se traduce como “limón”, alegando además la descriptividad del signo, y con ello, la imposibilidad de acceder a registro.

La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 29955 de fecha 23 de noviembre de 2000, resuelve declarar fundadas ambas observaciones y denegar el registro de la marca solicitada. La actora presenta recurso de reposición con subsidio de apelación, que son decididas mediante la Resolución N° 09212 de 29 de marzo de 2001 y Resolución N° 24460 de 30 de julio de 2001, ambas ratifican el primer fallo emitido por la autoridad administrativa, denegando el registro de la marca, dando de esta manera por finalizada la vía gubernativa. 2.2.

Fundamentos de la demanda. La actora argumenta que el signo LEEMON, es una expresión registrable como marca, y por ello se viola el artículo 81 de la Decisión 344 al basarse en esta norma para la denegación del registro de marca, dado que el signo solicitado es perceptible y susceptible de representación gráfica, pero además es una expresión suficientemente distintiva, en la medida que cumple con la función de distinguir en el mercado los productos producidos por ALPINA.

Alega también que los actos administrativos acusados vulneran directamente el articulo 82 literal d) de la Decisión 344, dado que la marca 27/04/2006 26.40 mixta LEEMON no llega al consumidor de forma individualizada, sino por el contrario está acompañado de características propias como lo es el tipo de letra especial. Fundamenta también, que no se puede traducir el signo, dado que el mercado donde se comercializa el producto no es uno de habla inglesa, y por lo tanto, el solicitado es un signo arbitrario.

Finalmente, sostiene que LEEMON, no es una expresión directa y necesaria para referirse a productos de la clase 32, y por lo tanto no recae en la prohibición de registrabilidad que establece la norma. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante su representante legal, responde en los siguientes términos: - Legalidad de los actos administrativos acusados. - Señala que el signo en cuestión no posee los elementos que la ley exige para su registro. - Que, el signo solicitado, es descriptivo y por ello incurre en una de las causales de irregistrabilidad contenidas en la normativa comunitaria.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, procederemos a la interpretación prejudicial de los ar- GACETA OFICIAL 27/04/2006 27.40 tículos 81, 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. dos por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. DECISIÓN 344 “( ) a) Perceptibilidad Artículo 81 Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por el hecho que en la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, se han venido caracterizando preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada como la característica y la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

( )” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La marca es definida como todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializa- Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

I. LAS MARCAS MIXTAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el presente caso, cabe referirse a las marcas mixtas. Mientras en la marca denominativa, llamada también nominal o verbal, se utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, la marca mixta, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.

(Proceso 4-IP-88, Marca: “DEVICE (etiqueta)”, publicado en Gaceta Oficial Nº 39, de 24 de enero de 1989) 27/04/2006 28.40 III. SIGNOS DESCRIPTIVOS Respecto de las denominaciones descriptivas, la jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa (en “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984), señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, (en “Derecho de Marcas”.

Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001), el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio, o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios que está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, del 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publi- GACETA OFICIAL cado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). IV. LA MARCA EVOCATIVA Ésta, a diferencia de los signos descriptivos, sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero no la describe, de modo que sólo posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o del usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio, por lo que cumple con la función distintiva de la marca y puede ser objeto de registro.

La marca evocativa no se refiere de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Para determinar la registrabilidad de un signo mixto, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose en tales casos, que dicha expresión no incurra en las prohibiciones de registro que la norma contiene. 3. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades 27/04/2006 29.40 o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad; por el contrario, los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 27/04/2006 30.40 PROCESO Nº 230-IP-2005 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 110 eiusdem.

Parte actora: señor LIBARDO RIVERA. Caso: marca “BAXTER”. Expediente Interno No. 2001-00340-01. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, tres de marzo del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el “artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de noviembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 22 de agosto de 1967, STANTON & CIA S.A. obtuvo ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BAXTER para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 … esto es, ‘calzados y accesorios para los mismos’.

En el año 1977 el registro se reclasificó en la nueva Clasificación Internacional, amparando los mismos productos de la Clase 25 … En los años 1972, 1977, 1982, 1987 y 1992, se hicieron las renovaciones sucesivas”; que “El artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que entró en vigencia en junio de 1978, dispuso que para obtener renovación de los registros de marcas debía demostrarse el uso público e inequívoco de la marca dentro de los cinco (5) años anteriores a su vencimiento.

Pese a ello, STANTON & CIA S.A. al solicitar sus renovaciones omitió demostrarlo, pues había dejado de usar la marca BAXTER en la forma exigida en los países de la Comunidad Andina”; que “Para obtener la renovación del registro de la marca BAXTER para el período comprendido entre el 22 de agosto de 1977 y 1982 STANTON & CIA S.A. no adjuntó prueba alguna del uso de la marca.

Sin embargo, la Superintendencia la concedió sin reparos. Luego, para la renovación en 1982 la Superintendencia validó como prueba del uso unas pocas facturas de montos poco significativos expedidas a almacenes de la misma empresa”; que “En vigencia de la Decisión 344, esto es, el 11 de febrero de 1999, LIBARDO RIVERA presentó ante la División de Signos Distintivos solicitud de cancelación del registro 65655 de la marca BAXTER, propiedad de STANTON & CIA S.A. Como fundamento de la solicitud se alegó que como fabricante de ropa en Colombia LIBARDO RIVERA estaba plenamente legitimado y que la situación denunciada podía verificarse en los tres (3) años anteriores a la solicitud, pues para distinguir sus productos STANTON & CIA S.A. no tenía siquiera una marquilla oficial”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio consideró equivocadamente en su Resolución 20722 de 30 de septiembre de 1999 que, según lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344 … las facturas, notas publicitarias y certificación del Revisor Fiscal presentadas por STANTON & CIA S.A. eran prueba suficiente de la utilización de la marca”; y que “Mediante las Resoluciones 26945 y 15587 de 13 de diciembre de 1999 y 30 de abril de 2002 (rectius 2001), se confirmó la Resolución 20722, reiterando que STANTON & CIA S.A. acreditó el uso de la marca BAXTER en Colombia durante el período comprendido entre el 11 de febrero de 1996 y el 11 de febrero de 1999”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante informa que la actora denuncia la violación del “artículo 108 de la Decisión GACETA OFICIAL 344”, bajo el argumento de que la disposición citada “establece que el titular de una marca, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debe utilizarla al menos en uno de los países de la Comunidad Andina durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la fecha en que se presente la solicitud de cancelación”; que “Las pruebas aportadas por STANTON & CIA S.A. no son suficientes ni idóneas para demostrar el uso efectivo de la marca BAXTER en Colombia dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación presentada por LIBARDO RIVERA.

Las facturas aportadas como prueba tienen precios irrisorios, y fueron expedidas por STANTON & CIA S.A. Todo, exclusivamente para justificar una falsa utilización de su marca BAXTER. La Superintendencia aceptó sin cuestionamientos que en 1998 STANTON & CIA S.A. había vendido 179.496 pares de zapatos marca BAXTER, a $2.316,70 y $2.787,48 cada par, precios indudablemente insostenibles”; que “El numeral 2º del artículo 108 de la Decisión 344 menciona como prueba los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, certificados por una firma de auditores que difiere evidentemente de la certificación del Revisor Fiscal aportada por STANTON & CIA S.A. A su turno, la publicación en la Revista Semana, que se refiere a la calidad del producto, por sí sola, no permite concluir el uso regular y continuo de la marca”; que “Se omitió inspeccionar los libros de contabilidad que hubieran aportado claridad sobre la veracidad de las pruebas allegadas.

La libertad probatoria alegada por la Superintendencia como la procedencia de todos los medios de prueba para demostrar la utilización de la marca, al tenor del artículo 108 no le permitía pasar por alto las exigencias taxativas de la norma. Además, su deber era realizar un estudio serio y completo”; y que “Es evidente la ausencia de apoyo publicitario a los productos distinguidos con la marca BAXTER, que lo exigen por su naturaleza y consumo masivo.

La irregularidad de las operaciones comerciales es otra prueba de la inercia denunciada respecto de la utilización de la marca”. En la demanda se sostiene además que “… la superintendencia le brindo (sic) poca atención al estudio de las pruebas aportadas por la sociedad demandada, y omitió la inspección judicial a los libros de contabilidad, de la sociedad STANTO & CIA (sic) para constatar la veracidad de las pruebas aportadas … Es necesario recalcar que hay una diferencia abismal entre 27/04/2006 31.40 una certificación expedida por el Revisor fiscal de la misma sociedad comercial demandada y los INVENTARIOS de las mercancías identificadas con la marca BAXTER cuya existencia se encuentre CERTIFICADA POR UNA FIRMA DE AUDITORES”; que la sociedad STANTON & CIA S.A. “aporto (sic) una cantidad de facturas de venta de CALZADO BAXTER, por una cantidad total en el último año 1.998 de 181.932 pares de calzado marca BAXTER, a un precio irrisorio de $ 2.787,48 por cada par de calzado, si analizamos el costo de vida para la época del año 1.998 esto no costaba ni un par de cotizas lo que indica que el tercero quiso fabricar un uso aparente de su marca, pero las pruebas aportadas no pueden ser tenidas como evidencia de uso efectivo porque estas ventas no fueron constatadas por la superintendencia y a demás (sic) los clientes son ellos mismos que dejan mucho que desear como lo ratifican las facturas aportadas al expediente.

Donde se pueda constatar que estas facturas no tienen la firma de aceptación del comprador”; y que ha habido “abuso del derecho” por parte de STANTON & CIA S.A. “Con su derecho otorgado en 1.967 pero jamás utilizó en Colombia o el resto del pacto Andino hasta la fecha de radicación de nuestra acción de cancelación por no uso”. 2. Contestación a la demanda 2.1.

Señala el consultante que la Superintendencia de Industria y Comercio alega que “se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación de las normas citadas por la actora, pues se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; que “Si bien el uso de la marca debe ser real y efectivo, de manera que no basta la mera intención de usarlo, el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y debe relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

El artículo 110 de la Decisión 344 … señala que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio y se encuentran disponibles en el mercado. La utilización de la marca BAXTER para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de STANTON & CIA S.A. fue plenamente demostrada en el territorio nacio- GACETA OFICIAL nal”; que “Las facturas comerciales aportadas en el trámite administrativo son eficaces y versan sobre los hechos materia del proceso.

También son prueba suficiente, e idónea y cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ser tenidas en cuenta, pues el artículo 108 de la Decisión 344 en ninguna parte exige que deban ser aptas para ejercer acción cambiaria contra el deudor, o que deban acompañarse de la manifestación expresa del consentimiento del deudor o de su aceptación. La certificación del Revisor Fiscal a su vez, es conducente de conformidad con los artículos 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil Colombiano”; y que “Por todo lo anterior la Resolución acusada se ajusta a derecho y no viola las normas superiores”.

La demandada sostiene además que “Las facturas allegadas son prueba suficiente e idónea y cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ser tenidos como prueba plena de uso de la marca BAXTER, y que ayudan a soportar las cifras de ventas de $ 796.17.440 (sic), 550.343.732 y 500.343.168 en los períodos correspondientes a los años 1996, 1997 y 1998”; y que “Solamente se requiere que las pruebas demuestren el uso de la marca por parte de su titular legítimo el que puede configurarse a través de la ejecución de un contrato de compraventa de los productos distinguidos con la misma, estableciéndose estos contratos como probados y que demuestran plenamente el uso y la difusión de la marca PAD (sic), clase 5 (sic) en el territorio nacional”. 2.2.

Por otra parte, el consultante informa que “STANTON & CIA S.A. en calidad de tercero interesado se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que durante el trámite iniciado por el actor ante la Superintendencia de Industria y Comercio para la cancelación de la marca se acreditó con toda idoneidad la utilización amplia real y efectiva de la marca BAXTER para distinguir productos de la clase 25 … en los tres años anteriores a la solicitud: 1996, 1997 y 1998.

Más del 70% del contenido de las resoluciones demandadas es un estudio juicioso de las pruebas”; que “La afirmación de que el certificado presentado por el Revisor Fiscal es parcializada, en tanto éste pertenece a la empresa titular de la marca, carece de fundamento y pasa por alto que su deber consiste en certificar únicamente lo que le conste, so pena de incurrir en delito.

El certificado no puede asimilarse a una inspección judicial con intervención 27/04/2006 32.40 de peritos, como se pretende”; que “Para justificar las ventas se allegaron al trámite administrativo más de quinientas (500) facturas. En el año 1996 se vendieron 344.514 pares de zapatos marca BAXTER, en 1997: 192.708 y en 1998: 179.496 que representaron a STANTON & CIA S.A. ingresos de $798.137.440,oo; $550.343.732,oo; y 500.343.168,oo; respectivamente.

Por lo demás, se produjeron 357.012 pares de zapatos en 1996, 206.018 en 1997 y 188.149 en 1998”; y que “Propuso las excepciones que denominó inexistencia de la violación del artículo 108 de la Decisión 344 ausencia de causa; y ausencia de objeto”. Y en el texto presentado por el apoderado de STANTON & CIA S.A., en calidad de “tercero interesado en las resultas del proceso”, se argumenta que “… en esta causa se está determinando si la Superintendencia violó lo dispuesto por la ley al no cancelar la marca de mi patrocinado, no si los precios de venta de los productos de STANTON Y CIA S.A. Son (sic) o no son los que le parecen al actor”; que “… en ninguna parte del proceso aparece probado que los clientes a los cuales les vendió mi poderdante sus productos NO EXISTAN”; que, a juicio del actor, “para que las facturas puedan ser demostrativas de la verdad, deben acompañarse de los libros de contabilidad de mi cliente.

Lo cual no solo no es requerido por la ley, sino que viola el principio de autonomía de los títulos valores, dado que la factura cambiaria es un título valor, esta es autónoma en su contenido y no requiere ni que se siente (sic) en libros de contabilidad, ni que se presente acompañada de libros de contabilidad para que su validez sea deducida”; que el argumento de que “por varias veces se renovó la marca sin el lleno de los requisitos exigidos … no es materia de la litis aquí tratada”; que “Es ridículo pensar que después de constarse (sic) con la copia de mas (sic) de quinientas facturas y con certificaciones que demuestran que mi cliente durante los años 1996, 1997 y 1998, vendió 716.718 pares de zapatos marca BAXTER, por un valor mayor de $ 1.800.000.000.00, no usó en forma real y efectiva su marca en el comercio”; que “es totalmente absurdo que una persona como el Dr. LIBARDO RIVERA que a la fecha tiene medida de aseguramiento vigente y llamamiento a responder en juicio criminal por usurpación de la marca BAXTER, exprese sin prueba alguna que las pruebas presentadas son el montaje de una supuesta operación comercial”; y que “el marco de referencia de la acción GACETA OFICIAL 27/04/2006 33.40 de cancelación por no uso de una marca son lo (sic) 3 años anteriores a la fecha de haberse instaurado la acción, no los 31 años anteriores e esa fecha que tiene de antigüedad la marca de mi cliente”. registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

CONSIDERANDO

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en el “artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 669 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de la norma sometida a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de la disposición prevista en el artículo 110 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

(…) “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un “Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

GACETA OFICIAL También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

I. De la cancelación del registro del signo marcario por falta de uso El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. La doctrina enseña a este respecto que “… la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “El Sistema Comunitario de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360).

Ahora bien, la decisión de la oficina nacional competente, es decir, del órgano encargado del registro de la Propiedad Industrial (Disposición final única de la Decisión 344), sobre la solicitud de cancelación del registro del signo, exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo (artículo 109). Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad fundado en la marca no utilizada (artículo 108, primer párrafo, in fine). 27/04/2006 34.40 Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular o de un licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. Por otra parte, el artículo 110, tercer párrafo, prevé que si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. Por tanto, a contrario, será válido el uso de la marca si, respecto de la forma en que fue registrada, ella difiere únicamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

La variación de tales detalles o elementos no motivará la cancelación del registro de la marca por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda. Asimismo, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, caso fortuito, restricciones a las importaciones o cualquier otro requisito oficial impuesto a los bienes o servicios amparados por la marca cuyo uso se examine (artículo 108, cuarto párrafo).

El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal” (Sentencia dictada en el expediente No. 15-IP-99, del 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. No. 528, del 26 de enero de 2000, caso “BELMONT”).

El último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344 establece una causal de cancelación marcaria distinta a la falta de uso, cual es que su concesión se hubiere hecho sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra que, al momento de la solicitud de registro, hubiese tenido la categoría de notoriamente conocida. Esta segunda causal de cancelación sólo podrá ser invocada por el titular legítimo de la marca notoria que se busca proteger, a quien le bastará demostrar, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “en reivindicación de su derecho, cómo el signo que considera es el que debe prevale- GACETA OFICIAL cer, era notoriamente conocido de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro cuya cancelación solicita” (Sentencia dictada en el expediente No. 28-IP-95, del 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 332, del 30 de marzo del mismo año, caso “CANALI”).

I.1. Legitimación para accionar En cuanto a la legitimación para solicitar la cancelación del registro de un signo por falta de uso, el Tribunal ha establecido que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero también a los interesados legítimos, por lo que se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, ya citada), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

I.2. Prueba de uso de la marca De conformidad con el artículo 110 de la Decisión 344, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. En el marco de las disposiciones previstas en el artículo 108, segundo párrafo, numerales 1 a 3, y tercer párrafo, de la Decisión 344, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, inventarios de las mercancías cuya existencia esté debidamente certificada por una firma de auditores, o cualquier otro medio de prueba reconocido por la legislación nacional, con el objeto de que se demuestre la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedi- 27/04/2006 35.40 miento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas …” (Sentencia dictada en el expediente No. 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 291, del 3 de septiembre del mismo año).

De todos modos, a juicio del Tribunal, en la determinación del uso de la marca deberán tenerse en cuenta factores como la forma, la intensidad, la temporalidad y la persona a través de la cual se lleve a cabo el uso. En relación con la forma, el Tribunal ha precisado que “… no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” (Sentencia dictada en el expediente No. 17-IP95, del 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. No. 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO”).

Por otra parte, el Tribunal ha afirmado que “… las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de GACETA OFICIAL relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, ya citada). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° El registro del signo como marca configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, pero le impone la exigencia de usarlo en, al menos, uno de los Países Miembros. 2° El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular o de un licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. 3° De conformidad con el artículo 110 de la Decisión 344, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 27/04/2006 36.40 La exigencia del uso de la marca, a fin de prevenir la cancelación de su registro, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto 4º En la determinación del uso de la marca deberán tenerse en cuenta factores como la forma, la intensidad, la temporalidad y la persona a través de la cual se lleve a cabo el uso.

No existen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca, sino que ello ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Sin embargo, conforme a los criterios sentados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente sentencia, se han señalado como pautas las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. 5° También será válido el uso de la marca si, respecto de la forma en que fue registrada, ella difiere únicamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

La variación de tales detalles o elementos no motivará la cancelación del registro de la marca por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda. En cambio, si el signo a través del cual se comercializan los correspondientes productos o servicios es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. 6º El ordenamiento comunitario que ha sido objeto de la presente interpretación prejudicial, aplicable al caso concreto, no disciplina el procedimiento para la presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, de modo que dicho procedimiento debe considerarse regido por la legislación interna de cada país. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-ción Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, GACETA OFICIAL 27/04/2006 37.40 deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 27/04/2006 38.40 GACETA OFICIAL 27/04/2006 39.40 GACETA OFICIAL 27/04/2006 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú