Gace1349 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXIII - Número 1349 Lima, 1 de junio de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 238-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2001-00369. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: MEN’S FITNESS Proceso 8-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú e interpretación de oficio de los artículos 81 y 93 de la misma Decisión. Signo: ZORAYA (mixto).

Actor: OROMAR S.R.L. Proceso interno Nº 1765-2003 Proceso 7-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y Social, de la República del Perú. Proceso Interno Nº 2349-2003.

Actor: NIKE INTERNATIONAL LTDA. Marca: RAEDEK y diseño Proceso 12-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literales d) y e), 84, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 93 y 95 eiusdem, así como del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad HOTELES CARRERA S.A. Caso: marca “HOTEL CARRERA”. Expediente: N° 71-2004 14 26 37 PROCESO Nº 238-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2001-00369. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: MEN’S FITNESS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinti- cuatro días del mes de marzo del año dos mil seis. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 01/06/2006 2.52 VISTOS: 2.2. Fundamentos de la demanda.

El oficio Nº 1779, de 10 de noviembre de 2005, mediante el cual, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2001-00369. La actora sostiene que en los actos administrativos cuya nulidad se solicita se realiza el análisis de los hechos a la luz del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, para concluir que “… no hay identidad y menos semejanza de los signos entre sí, y mucho menos relación de los productos o servicios que buscan ser distinguidos en el mercado con ellos…”; por esta razón, sostiene que fue indebidamente aplicado el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 2 de febrero de 2006. 1. Las partes. La parte actora es ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Se demanda a la Nación colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El tercero interesado es la sociedad MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LIMITADA. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 14 de diciembre de 1994, la sociedad MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LIMITADA solicita el registro de la marca MEN’S FITNESS para distinguir productos de la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería, incluyendo zapatos y zapatillas).

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 492 de 29 de mayo de 2000, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. formula observación argumentando la notoriedad de la marca FINESSE registrada a su nombre en las clases 5, 29, 30 y 32. Con fecha 29 de setiembre de 2000, la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación y concedió el registro.

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., presenta recurso de reposición con subsidio de apelación, que son resueltos mediante las Resoluciones N° 00451 de 26 de enero de 2001 y la N° 16147 de 18 de mayo de 2001, ambas ratificando la decisión de conceder el registro de la marca, y dando por terminada la vía gubernativa. Asimismo, argumenta que se violó el artículo 83 literal e) de la Decisión 344, dado que para que se deniegue el registro de la marca MEN’S FITNESS se requiere que exista similitud de éste con la marca notoriamente conocida FINESSE, la que debe ser considerada como causal de irregistrabilidad, como se acredita dentro del expediente.

Asimismo, alega que entre las marcas sub litis existe similitud hasta el punto de producir confusión, y que las expresiones cotejadas son confundibles por su aspecto gráfico y fonético. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio. Contesta aduciendo la legalidad de los actos administrativos acusados, basados en el hecho que, contrariamente a lo alegado por la actora, la Superintendencia sí procedió a analizar la causal de irregistrabilidad enunciada en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344, en aplicación al caso concreto, que derivó en estudiar la confundibilidad de los signos enfrentados.

De este estudio se concluyó, que entre las marcas sub litis no existe riesgo de confusión, toda vez que la marca MEN’S FITNESS pertenece al mercado de los zapatos (clase 25) y la marca FINESSE está orientada al mercado de los alimentos. Asimismo, alega que no procedía estudiar la causal de notoriedad, por ser irrelevante, al no existir similitud entre los signos. Finalmente, la Superintendencia solicita que no se consideren como ilegales los actos administrativos acusados, dado que se ajustan a pleno derecho, es decir, a las disposiciones comunitarias vigentes sobre marcas.

GACETA OFICIAL 2.3.2 Tercero Interesado La sociedad MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LIMITADA a través de su representante legal, presenta escrito de contestación con los siguientes fundamentos: - No considera violadas las normas constitucionales por inaplicación o por aplicación indebida de la norma comunitaria. 01/06/2006 3.52 tintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82 - No considera notoriamente conocida la marca FINESSE, de la observante. No podrán registrarse como marcas los signos que: - Comparte y ratifica los argumentos de la autoridad gestora.

(…)

CONSIDERANDO

(…) Artículo 83 Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 82 literal d), 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión 344, por ser pertinentes al caso concreto.

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo GACETA OFICIAL 01/06/2006 4.52 se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como marca, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; a) Perceptibilidad e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( ) Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica I. REQUISITOS ESENCIALES DE LA MARCA La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado, los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. GACETA OFICIAL El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 01/06/2006 5.52 za y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

(“FERNANDEZ Novoa, Carlos.

FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 199 y s.s.) - Signos compuestos: II. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuer- Dentro de los signos denominativos se encuentran los signos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras; al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ”.

(Proceso 13-IP-2001, marca BOLIN BOLA, publicado, en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de 2001) Al cotejar signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen los signos compuestos, teniendo esto como efecto, que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes de las marcas en conflicto estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial y a evitar, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.

Al respecto el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP2004, marca: LUCKY CHARMS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1082, del 17 de junio de 2004, citando al Proceso 21-IP-98, marca: SUPER SAC MANIJAS mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998) De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competen- GACETA OFICIAL te deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos MEN’S FITNESS y FINESSE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

III. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Signos descriptivos Respecto de los signos descriptivos, la jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa (en “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984), señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, (en “Derecho de Marcas”.

Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001), el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregun- 01/06/2006 6.52 ta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, del 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995) El Signo Evocativo. A diferencia de los signos descriptivos, sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, que no lo describen, pues, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

En este sentido, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. Los signos evocativos no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Signos en idioma extranjero. En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado GACETA OFICIAL y, por ello, su significado conceptual se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 840, de 26 de setiembre de 2002) IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. CONEXIÓN COMPETITIVA. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004) 01/06/2006 7.52 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, del 29 de enero de 2003) El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del GACETA OFICIAL 01/06/2006 8.52 signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998) tos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998) En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspec- En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su uni- GACETA OFICIAL dad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre MEN’S FITNESS y FINESSE es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

Conexión competitiva. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclator.

Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d). En reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal, en torno a las circunstancias determinan- 01/06/2006 9.52 tes del riesgo de confusión en este sentido el Organismo ha manifestado: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”.

(Proceso 41-IP-2001, marca “MATERNA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 792, de 14 de mayo de 2002. Ver también: Proceso 08-IP95, marca “LISTER”, publicado en la Gaceta Oficial No. 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, marca “BAZZER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 773, de 18 de marzo de 2002) Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos, así: “a)La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. GACETA OFICIAL b) Canales de comercialización En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación. c) Medios de publicidad idénticos o similares Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresa- 01/06/2006 10.52 rio.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final. g) Mismo género de los productos Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.

(Proceso 41-IP-2001, ya citado) El Tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos. Considera el Tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados.

En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados. En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección con- GACETA OFICIAL ferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.

Este Tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

De acuerdo al principio de especialidad, las marcas protegen a los productos comprendidos en la clase respecto de la cual fueron registradas. El fundamento de este principio se encuentra en que la función de la marca es identificar un producto en concreto y no a toda la gama de productos existentes. Consecuencia de este principio es que existan marcas idénticas en favor de distintos titulares, registradas para distinguir productos inclusive ubicados en diferentes clases.

Las marcas consecuentemente protegen sólo los productos comprendidos en la clase identificada al momento del registro y, por tanto, el titular de una marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con la suya, si los respectivos productos pertenecen a la misma clase de la nomenclatura oficial, cubierta por la ya registrada.

Sin embargo, es posible oponerse al registro de una marca, a pesar de que ésta ampare productos de una clase distinta de la inscrita, en el caso de que dadas las circunstancias, pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos, u originarse en la mente del consumidor una asociación de ideas susceptibles de traducirse en daño comercial para el titular de la marca.

El problema estriba en determinar cuándo hay la posibilidad de confusión sobre el origen de los productos, y cuándo puede originarse en el consumidor ideas susceptibles de generar daño comercial. (CORNEJO GUERRERO, Carlos: Derecho de Marcas. Editorial Cultural Cuzco S.A., Lima – Perú, 1992, pp. 99-102) 01/06/2006 11.52 Cuando las marcas se solicitan para distintas clases, la oposición procede respecto de aquellos productos que concretamente tienen posibilidad de ser confundidos.

La protección marcaria se otorga en general a los productos de la clase solicitada, pudiendo coexistir marcas similares o iguales que amparen productos o servicios, pertenecientes a clases diferentes. La marca notoria sin embargo va más allá de la especialidad, pues el derecho a la exclusividad respecto de su uso, puede ser ejercitado o demandado acerca de productos o servicios idénticos, similares, o inclusive distintos, cualquiera que fuere la clase a la que correspondan dentro del nomenclator La pertenencia a una misma clase no sirve para demostrar la similitud entre dos o más productos o servicios y la pertenencia a distintas no sirve para demostrar su diferencia. El consumidor, se ha dicho con gran razón, no distingue entre clases sino entre productos.

Dado el principio de especialidad de las marcas en relación con los productos o con los servicios, el derecho general a impedir el uso del mismo signo por terceros, no llega a impedir ese supuesto de utilización respecto de productos o servicios perfectamente desconectados, salvo el caso de la notoriedad. V. LA NOTORIEDAD, EFECTOS Y SU PRUEBA.

El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para GACETA OFICIAL elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. (FERNANDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A., 1984 ob.cit., p. 32) El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243) Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.

(OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243) La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del 01/06/2006 12.52 proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, marca: LISTER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 231, de 17 de octubre de 1996) En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. (Proceso 23- GACETA OFICIAL IP-96, marca: “VODKA BALALAIKA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 354, de 13 de julio de 1998) En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”.

(Proceso Nº 16-IP2001, marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 674, de 31 de mayo de 2001) Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad, por el contrario, los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables. 3.

Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Sin embargo, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de 01/06/2006 13.52 los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. 4.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 5.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. 6.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 7.

La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la GACETA OFICIAL 01/06/2006 14.52 prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 008-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú e interpretación de oficio de los artículos 81 y 93 de la misma Decisión. Signo: ZORAYA (mixto).

Actor: OROMAR S.R.L. Proceso interno Nº 1765-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 82 literal h), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1765-2003.

El auto de 8 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjuntada al oficio Nº 3042005-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad NEPTUNE S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la GACETA OFICIAL Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y el Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

Tercero interesado: OROMAR S.R.L. 01/06/2006 15.52 cia, OTORGAR el registro de la marca de producto ZORAYA, figura en letras con rebordes negros, en colores negro y rojo … solicitado por Oromar S.R.L. para distinguir conservas de pescado, carnes, mermeladas y menestras, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial”. b) Hechos El 24 de marzo de 1997, la empresa peruana OROMAR SRL, solicitó el registro como marca del signo “ZORAYA, figura en letras con rebordes negros, en colores negro y rojo”, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional, específicamente: “conservas de pescado, carnes, mermeladas y menestras”.

Efectuada la publicación correspondiente, el 29 de octubre de 1997, la sociedad NEPTUNE S.A. de Francia formuló observación a dicha solicitud de registro; sustenta su legítimo interés manifestando ser titular en diferentes países de la marca CORAYA, para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Internacional, así como en la notoriedad de dicha marca.

Al no encontrarse registrado ni solicitado para su registro el signo CORAYA, en el Perú, al momento en que se solicitó el registro del signo ZORAYA (mixto), el 29 de octubre de 1997, la sociedad NEPTUNE S.A. solicitó el registro del signo CORAYA. En la Resolución 1326-1999/TPI-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI indica que por Resolución 791-1999-OSD-INDECOPI de 29 de enero de 1999 otorgó a favor de NEPTUNE S.A. “ … la marca de producto CORAYA para distinguir carne, pescado, ave (sic) y caza: extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles y todos los demás productos de la clase 29 … Registro solicitado el 29 de octubre de 1997 y otorgado el 29 de enero de 1999, inscrito bajo certificados Nº 52051, vigente hasta el 29 de enero del año 2009”.

La sociedad NEPTUNE S.A. presenta demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1326-1999/TPI-INDECOPI ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Por Resolución Nº 05867-1998/OSD-INDECOPI de 19 de mayo de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró “… INFUNDADA la observación formulada por NEPTUNE S.A. de Francia e INSCRIBIR … a favor de OROMAR S.R.L. de Perú, la marca … ZORAYA figura en letras con rebordes negros, en colores negro y rojo … para distinguir conservas de pescado, carnes, mermeladas y menestras, de la clase 29 de la Clasificación Internacional …”.

Dicha Oficina, consideró que la empresa NEPTUNE S.A. no acreditó que su marca sea notoriamente conocida. La sociedad NEPTUNE S.A. interpuso recurso de apelación el 12 de junio de 1998. Por Resolución Número Veintitrés de 9 de septiembre de 2002, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, declaró “… IMPROCEDENTE el pedido de interpretación prejudicial” argumentando que: “ si bien es cierto corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de buscar el significado de la norma para precisar su alcance, también es cierto que la solicitud de interpretación es facultativa del juez nacional, cuando considera que la norma a aplicarse es ambigua o imprecisa (sic) … que, en este sentido la interpretación prejudicial sólo versa sobre cuestiones de derecho, más no de hecho, ni de apreciaciones acerca de las cuestiones objetivas que se presentan en el proceso, lo que erróneamente confunde el recurrente al tratar de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncie acerca de la confundibilidad o distintividad de la marca en conflicto …”.

Mediante Resolución Nº 1326-1999/TPI-INDECOPI, de 8 de noviembre de 1999, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI decidió “CONFIRMAR la Resolución Nº 5867-1999/OSDINDECOPI … reformándola en el extremo que declaró infundada la observación formulada, declarándola IMPROCEDENTE y, en consecuen- Mediante providencia del 13 de febrero de 2003 la Sala Civil Transitoria declara “INFUNDADA la demanda Contencioso Administrativa interpuesta contra la Resolución Número mil trescientos veintiséis – mil novecientos noventinueve/TPIINDECOPI…”.

La sociedad Neptune S.A. presenta recurso de apelación. GACETA OFICIAL La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el 19 de agosto de 2005, dice “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto de la correcta interpretación de los artículos 82 inciso h), 83 inciso (sic) a), e) y d) y 84 de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial –Decisión Nº 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente …”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora sostiene en su demanda que las Resoluciones emitidas “… contravienen los más elementales principios jurídicos de derecho marcario, en especial el principio que establece que no puede permitirse el registro de una marca que resulta ser confundiblemente similar con otras registradas en la misma clase marcaria.

Además, debemos advertir que para resolver si una marca es confundible con otra legalmente registrada con anterioridad, ambas deben ser consideradas en conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que la constituyen…”. Dice que: “La Resolución materia de litis es nula debido a que concede el registro de la marca ZORAYA (sic) sin previamente haber realizado el examen de registrabilidad de la marca solicitada, es decir, sin analizar si la marca solicitada es o no distintiva y si es o no confundible con otras marcas previamente registradas en Perú en la clase 29 …”.

La actora también sostiene que: “Neptune S.A. es titular en el Perú por Certificado No. 52051 de la maraca CORAYA para distinguir carne, pescado, ave y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles y todos los demás productos de la Clase 29 … Esta marca fue concedida a registro el 29 de enero de 1999 y se encuentra vigente hasta el 29 de enero del año 2009”.

Indica que “La marca CORAYA goza de la calidad de notoriamente conocida en el mercado 01/06/2006 16.52 internacional para distinguir, entre otros productos, frutos de mar de la Clase 29 de la Clasificación Internacional. Neptuno S.A. ha logrado que su marca CORAYA alcance la calidad de notoriamente conocida gracias a las fuertes inversiones, tanto en la calidad de los productos CORAYA como en la promoción de esta marca”; y que “… se encuentra registrada en su país de origen Francia desde el 14 de octubre de 1988” y que también se encuentra registrada en otros países, que “… los estudios de investigación de mercado realizados por la empresa IPSOS demuestran que la marca CORAYA goza de reconocido prestigio por parte del consumidor “.

Finalmente, citando los principios doctrinarios y legales para realizar la comparación de las marcas en litigio, se refiere a la semejanza gráfica y fonética entre las marcas, diciendo que: “… existe una casi identidad entre las marcas en litigio CORAYA – ZORAYA, puesto que presentan en común y ubicados en igual distribución todos sus componentes salvo su letra inicial: ‘_ORAYA’”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, niega y contradice la demanda en todos sus extremos.

Sobre el artículo 82 literal h) manifiesta que: “… el signo solicitado (ZORAYA) por Oromar S.R.L. de ninguna manera resulta engañoso porque no posee aptitud que aluda a cualidades o características de los productos que pretende distinguir –conservas de pescado, carnes, mermeladas y menestras, ya que únicamente constituye una denominación arbitraria o forjada dentro de la clase; con lo que queda resuelto y aclarado este aspecto (no es engañoso el signo -ZORAYA- concedido a registro)”.

Respecto a la notoriedad de la marca CORAYA alegada por la demandantes “… cabe señalar que la Autoridad Administrativa analizó y desvirtuó tal afirmación, en base a las pruebas que presentó la propia actora” sobre el tema también dice: “…reafirmamos que la demandante no ha logrado demostrar, ni a nivel administrativo ni ahora a nivel judicial, que su marca sea notoriamente conocida, motivo por el cual no le corresponden los privilegios que la ley otorga a este tipo de marcas, no siendo de aplicación GACETA OFICIAL para la marca registrada “ZORAYA” y figura las prohibiciones previstas en la Ley de Propiedad Industrial y en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Finalmente sostiene que la Resolución impugnada “… es correcta y se encuentra arreglada a derecho …”. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda diciendo que: “La actora falta a la verdad cuando sostiene que su marca CORAYA se encontraba registrada en el Perú con anterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca ZORAYA” que: “… la marca CORAYA fue solicitada con fecha 29 de octubre de 1997 (es decir con posterioridad a la solicitud de registro de la marca ZORAYA (sic) que fue presentada por la empresa Oromar S.R.L. el 24 de marzo de ese mismo año) y tuvo acceso al registro recién con fecha 29 de enero de 1999”.

Con lo que afirma que “…es imposible que INDECOPI al momento de efectuar el examen de registrabilidad de la marca ZORAYA (sic) hubiera estado en posibilidad de confrontarla con la marca CORAYA…”. El INDECOPI también alega que la sociedad Neptune S.A. no logró acreditar la notoriedad de su marca CORAYA, ya que “la actora era conciente de que su oposición al registro de la marca ZORAYA (sic) sería desestimada, debido a que la marca que sustentaba dicha oposición (CORAYA) no se encontraba debidamente registrada en el Perú, esbozó el argumento de que dicha marca tenía la calidad de notoriamente conocida, para así invocar la protección especial regulada…”.

Después de analizar todo el material probatorio presentado por la empresa la Oficina competente concluyó que “… éste no acreditaba la extensión del conocimiento de la marca CORAYA dentro del ámbito nacional ni subregional, pues dichos documentos no demostraban la comercialización de productos con la marca CORAYA… ”. Sostiene que: “en el presente caso, no corresponde efectuar un examen de confundibilidad entre las marcas ZORAYA (mixta) y CORAYA”, puesto que: “habiéndose demostrado que la marca CORAYA no se encontraba registrada en el Perú en la época en que se solicitó el registro de la marca ZORAYA y que tampoco gozaba de la calidad de notoriamente conocida, la autori- 01/06/2006 17.52 dad administrativa no tenía por qué efectuar ningún examen de confundibilidad entre esos dos signos”; fundamenta su razón en que “Neptune S.A. carecía de legitimidad e interés para obrar en el procedimiento administrativo”.

El tercero interesado, OROMAR S.R.L., no responde a la demanda.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 82 literal h), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo ZORAYA (mixto), se presentó el 24 de marzo de 1997, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará los artículos 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 93 de la misma Decisión. No se interpretará el artículo 82 literal h) de la Decisión 344 por no ser aplicable al caso concreto.

GACETA OFICIAL Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 01/06/2006 18.52 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”. d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error GACETA OFICIAL acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. 01/06/2006 19.52 que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo ZORAYA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. Signos denominativos y signos mixtos Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y a las GACETA OFICIAL marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el sub judice.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza ex- 01/06/2006 20.52 presiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. III.

Derecho de prioridad El derecho de prioridad –prior in tempore potior in iure- (primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o a quien ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica a la nueva que pretende registrarse. En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto entre las pretensiones de registro marcario.

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a otra para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

La prioridad es un concepto de importancia jurídica, puesto que permite la determinación de a quien le asiste un mejor derecho para obtener determinado reconocimiento o protección de la ley. Se lo ha definido como “Anterioridad en el tiempo o en el orden de una persona o cosa con respecto a otra. Precedencia. Antelación. Privilegio. Prelación. Preferencia.” (Cabanellas de To- GACETA OFICIAL rres Guillermo.

“Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1979. Pág. 257). Señalándose respecto de sus efectos que, “ en el reconocimiento de determinados derechos tienen prioridad los más antiguos sobre los posteriores Qui prius est tempore potior est iure (quien es primero en el tiempo es mejor en el derecho)”. (“Enciclopedia Jurídica Omeba” Tomo XXIII.

Editado por DRISKILL. S.A. 1986. Pág.159). En el presente caso, corresponde a la autoridad jurisdiccional establecer la prioridad en base a las solicitudes y resoluciones que cursan en el expediente. IV. De la comparación de los signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión, similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 01/06/2006 21.52 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: GACETA OFICIAL 01/06/2006 22.52 EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). tud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la simili- La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y GACETA OFICIAL no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre ZORAYA (mixta) y CORAYA (mixta). V. La marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. 01/06/2006 23.52 Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca.

La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. (Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “… a tenor de la disposición prevista … el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a GACETA OFICIAL que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147 del 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “… la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Legítimo interés para presentar observaciones De conformidad con el procedimiento previsto en el Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, se ha considerado que tendrán interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario.

También tendrá legítimo interés el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de los signos, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y GACETA OFICIAL tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO: El derecho de prioridad –prior in tempore potior iure- (primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica al signo que pretende registrarse. En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario.

SEXTO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y 01/06/2006 25.52 del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: Tendrán interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial. También tendrán interés legítimo para presentar observaciones desde los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1765-2003 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Co- GACETA OFICIAL 01/06/2006 26.52 munidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Mónica Rosell SECRETARIA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 007-IP-2006 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y Social, de la República del Perú. Proceso Interno Nº 23492003.

Actor: NIKE INTERNATIONAL LTDA. Marca: RAEDEK y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil seis. El tercero interesado es el Sr. José Canches Lozano. 2. Determinación de los hechos relevantes. VISTOS: El oficio Nº 303-2005-SCS-CS, de 28 de noviembre de 2005, mediante el cual, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y Social, de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2349-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 6 de febrero de 2006. 1. Las partes. La parte actora es NIKE INTERNATIONAL LTD.

Se demanda a Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 2.1. Hechos. Con fecha 13 de marzo de 2000, el señor José Raúl Canches Lozano, solicitó el registro de la marca de producto constituido por “DOS FIGURAS IRREGULARES CON FORMA DE PALOMAS EN COLORES LILA, VERDE, AZUL Y PLOMO, con la denominación RAEDEK a la derecha”, para distinguir productos de la clase 25 (zapatillas, zapatos, chimpunes, botas gorras, polos para vestir y para deporte, medias, casacas.

Camisas, pantalones largos y cortos). GACETA OFICIAL Con fecha 15 de diciembre de 2000, CONVERT FOOTWEAR CORP. E.I.R.L. presenta escrito solicitando se deniegue el registro de la marca solicitada, en base a los registros de marcas que posee en clase 25, Registros Nos: 54930, 54094, 60958 y 64960: 01/06/2006 27.52 La sociedad afectada presenta recurso de apelación con fecha 1 de setiembre de 2003 ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, República del Perú, organismo que remite la solicitud de Interpretación Prejudicial. 2.2.

Fundamentos de la demanda. Sin embargo, no formaliza la observación. Con fecha 29 de diciembre de 2000, NIKE INTERNATIONAL LTD. presenta oposición, alegando ser propietaria de la “FIGURA DE ALA ESTILIZADA” en la clase 25, así como en otras clases (9, 14, 18 y 28), fundamentando que esta marca de fantasía acompaña a toda su familia de marcas y que posee la calidad de notoriedad evidente, motivo por el cual, no presentó prueba de la misma.

NIKE INTERNATIONAL LTD. manifiesta que es titular de un signo que forma parte de una familia de marcas, todas de su titularidad, y por tanto, capaz de identificar el origen empresarial de los productos que distingue la empresa, y en este sentido, el signo solicitado, sería capaz de generar riesgo de confusión indirecta en el consumidor, respecto de la marca registrada.

Finalmente, concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de registrabilidad que la norma contempla, y por lo tanto, la resolución que concede su registro debe ser declarada nula. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. La Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 001131-2001/OSD-INDECOPI, resuelve declarar fundada la oposición y denegar el registro de la marca, sin embargo, considera que no goza de la calidad de notoriamente conocida, por no haberse presentado pruebas que lo acrediten.

Con fecha 26 de octubre de 2001, el actor interpone recurso de apelación, ante el Tribunal de Propiedad Intelectual, que es decidido mediante Resolución N° 019-2002/TPI-INDECOPI de 9 de enero de 2002, en la que se revoca el primer fallo, otorgándose el registro de la marca, considerando que a pesar de existir conexión competitiva en algunos productos, la marca en cuestión evoca la idea de “paloma”, contraria al “ala estilizada” de NIKE, y por lo tanto, existen características que distinguen las marcas sub litis.

NIKE INTERNATIONAL LTD. presenta demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que es resuelta mediante Sentencia A.V. 93-2002 de 11 de julio de 2003, declarando infundada la demanda presentada. INDECOPI señala que existe inconsistencia en la demanda presentada por NIKE INTERNATIONAL LTD., dado que ésta pretende sustentarse en el hecho que la administración no habría considerado su familia de marcas y la similitud de éstas con la marca solicitada.

Asimismo, sostiene que en el presente caso, al determinar el riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca figurativa registrada, en el examen de registrabilidad correspondiente, se advierte que no existe similitud entre éstas capaz de generar riesgo de confusión en el público consumidor. En este sentido, concluye que realizado el examen, el signo solicitado no se encontraba incurso en causal de irregistrabilidad alguno, y por lo tanto, que la resolución impugnada cumple con los requisitos de legalidad que la norma establece. 2.3.2 Tercero Interesado José Canches Lozano solicita se declare infundada la demanda presentada por NIKE INTERNATIONAL LTD., fundamenta su pedido en los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL - Que, no se ha demostrado fehacientemente la calidad de notoria de las marcas de la demandante, ni que dicha notoriedad sea de carácter evidente. - Que, dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no sería susceptible de generar riesgo de confusión directa o indirecta en el público consumidor. 2.3.3 Apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social NIKE INTERNATIONAL LTDA., apela ante la Sala de Derecho Constitucional y Social, argumentando que en el examen de registrabilidad efectuado por la administración, no se consideró la mayor relevancia del aspecto gráfico de los signos, y que por lo tanto, dicho examen no se realizó de acuerdo a lo establecido por la norma nacional.

Que, la marca (ala estilizada de NIKE) forma parte de una familia de marcas, y por tanto, las variaciones del signo son percibidas como elemento característico de la familia de marcas de NIKE INTERNATIONAL LTDA. Sostiene además, que sus marcas registradas, distinguen todos los productos que pretende distinguir la marca solicitada. Concluye alegando que la notoriedad de la marca registrada sí fluye en el mercado, y por lo tanto, no es necesario acreditarla, por aplicarse la figura de la notoriedad evidente.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 01/06/2006 28.52 Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Derecho Constitucional y Social de la República del Perú, es procedente la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y no así la de los artículos 136 literales a) y h) y 228 de la Decisión 486, por no ser la normativa vigente al momento de la solicitud del registro.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o par- GACETA OFICIAL cial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( ) Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…)”. DECISIÓN 486 DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente 01/06/2006 29.52 Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.” Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. TRÁNSITO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los plazos de vigencia y a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.” (Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

GACETA OFICIAL “En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya así mismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión”.

(Proceso 149IP-2005, marca: CELNEC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1126, de 26 de noviembre de 2005) El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 845, del 1 de octubre de 2002) En el caso de autos, la solicitud de registro de marca fue presentada con fecha 13 de marzo de 2000, es decir, bajo el imperio de la Decisión 344. En este sentido, son aplicables las normas sustanciales contenidas en la indicada Decisión. II.

CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser 01/06/2006 30.52 registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Como quiera que para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza generalmente el sentido de la vista, se ha venido identificando preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos y servicios.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. GACETA OFICIAL La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004) Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracteri- 01/06/2006 31.52 zada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP2002, ya citado) La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004) En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los GACETA OFICIAL 01/06/2006 32.52 que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998) Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. GACETA OFICIAL 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud entre RAEDEK y CONVERT, es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan. IV. CLASES DE MARCAS: MIXTAS Y FIGURATIVAS.

COMPARACIÓN ENTRE ELLAS. Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se protege su integridad y no los elementos que la componen por separado. No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: 01/06/2006 33.52 “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

(Proceso Nº 23-IP-96. Marca: “VODKA BALALAIKA”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998). Ahora bien, si se llega a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas en conflicto, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

V. DE LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta GACETA OFICIAL calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso Nº 114-IP-2003, ya citado) Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.

(OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág.255) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, lo cual se desprende del literal d), del artículo 83, o que tengan semejanzas con marcas notoriamente conocidas, como lo prevé el literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notorie- 01/06/2006 34.52 dad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”. (Proceso Nº 16-IP2001, marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 674, de 31 de mayo de 2001) Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.

La doctrina hace la siguiente consideración sobre el tema: “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”. (AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial.

ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268) La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus pro- GACETA OFICIAL ductos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.

(ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”, Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131) El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, así como en los casos en que el signo que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida. • El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 01/06/2006 35.52 VI.

DE LA FAMILIA DE MARCAS En esta materia, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión” (Proceso, marca: 97-IP-2002, marca: “ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 912, del 25 de marzo de 2003) Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encuentre vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representa- GACETA OFICIAL do gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

En la comparación entre un signo mixto y otro figurativo, deberá tomarse en cuenta que si bien, en un signo mixto, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, ello no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el elemento decisivo, caso en el cual, la comparación de los signos se debe hacer atendiendo a los elementos constitutivos de los signos figurativos y los criterios esbozados en esta interpretación para su respectiva comparación, lo que deberá determinar el Juez Consultante. 6.

La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no 01/06/2006 36.52 tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. 7. Si una pluralidad de marcas posee un rasgo distintivo común, éste pudiera indicar su pertenencia a una familia de marcas, lo que podría llevar a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común, supuesto en el cual el registro de uno de tales signos, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL 01/06/2006 37.52 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell Medina SECRETARIA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 12-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literales d) y e), 84, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 93 y 95 eiusdem, así como del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad HOTELES CARRERA S.A. Caso: marca “HOTEL CARRERA”. Expediente: N° 71-2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de abril del año dos mil seis. procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 15 de diciembre de 2005, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: VISTOS La providencia dictada el 9 de noviembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 71-2004), según la cual, “a criterio de este Colegiado Supremo y en cumplimiento del artículo 33 segundo párrafo, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina … concordante con el artículo 123 de la Decisión número 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 83 literales d) y e), 84, 102 y 113 de la Decisión que regula los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial –Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis … razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente; con conocimiento de los sujetos 1.

De los hechos que se desprenden de la demanda y de otros escritos En la “demanda de IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA”, formulada ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú por la representante de la sociedad HOTELES CARRERA S.A., contra “la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual”, a objeto de obtener la invalidez de la Resolución N° 13962000/TPI-INDECOPI, del 16 de noviembre de 2000, se alega que “Con fecha 22 de enero de 1998, la Caja de Pensiones Militar Policial solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca de servicio ‘HOTEL CARRERA’ para distinguir los servicios de la Clase 42 de la Nomenclatura Oficial”; que “Con fecha 7 de abril de 1998, formulamos observación a la solicitud de registro señalada en el párrafo precedente, ya que nuestra representada, Hoteles Carrera S.A., tiene registrada en Chile la marca de servicio HOTEL CARRERA en GACETA OFICIAL las clases de servicio 36 y 42 … la cual distingue a uno de los hoteles más prestigiosos de Chile”; que “la Caja de Pensiones Militar Policial actuó de mala fe al pretender el registro de la marca HOTEL CARRERA, toda vez que el rubro hotelero es una actividad económica especializada, de manera que es evidente que la solicitante conocía la existencia de la prestigiosa marca HOTEL CARRERA al momento de solicitar el registro de la marca … y más aún al tratarse de una marca que distingue a uno de los hoteles más prestigiosos de Chile, el cual es un país limítrofe con el Perú y dada la publicidad que se otorga al rubro hotelero a nivel mundial, la Caja de Pensiones Militar Policial evidentemente conocía el registro de nuestra representada”.

Que “Mediante Resolución Nº 5746-1999/OSDINDECOPI emitida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI con fecha 24 de mayo de 1999, se declaró FUNDADA la observación presentada por Hoteles Carrera S.A. … y, en consecuencia, denegó el registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA solicitada por la Caja de Pensiones Militar Policial”; que se interpuso “el Recurso de Apelación … por la Caja de Pensiones Militar Policial ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI con fecha 14 de junio de 1999”; y que “Con fecha 28 de diciembre de 2000 se nos notificó la Resolución Nº 13962000/TPI-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2000, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, la cual revocó la Resolución Nº 5746-1999/OSDINDECOPI de fecha 24 de mayo de 1999 y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA … en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial”.

Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 2349-2003” (folio 144), INDECOPI dio contestación a la demanda el 26 de marzo de 2001, y la CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL lo hizo el 10 de mayo de 2001. Agrega el Resumen citado que, en su sentencia del 27 de junio de 2003, “La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró FUNDADA la demanda interpuesta por HOTELES CARRERA S.A.” Por último, el Resumen informa que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDE- 01/06/2006 38.52 COPI) formuló, el 29 de septiembre de 2003, recurso de apelación contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú; y que la CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL lo hizo el 1 de octubre de 2003. 2.

Del texto de la resolución impugnada La Resolución No. 1396-2000/TPI-INDECOPI, del 16 de noviembre de 2000, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que, al contestar la observación formulada en el trámite de registro de la marca “HOTEL CARRERA”, la Caja de Pensiones Militar Policial manifestó que “la observante no tiene ningún derecho de marcas vigente en el Perú ni en ningún país miembro del Pacto Andino sobre el signo HOTEL CARRERA, por lo que su observación debe ser declarada improcedente”; que “Mediante Resolución Nº 5746-1999/OSDINDECOPI de fecha 24 de mayo de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación y denegó el registro solicitado.

Consideró que si bien la empresa observante no ha acreditado tener registrado ni haber solicitado el registro de un signo distintivo en el Perú, tiene legítimo interés por cuanto los fundamentos de su observación se sustentan en la notoriedad de su marca HOTEL CARRERA –registrada en su país de origen– y en la mala fe de la solicitante al pretender el registro del signo HOTEL CARRERA, por lo que corresponde desestimar el argumento de la solicitante referido a que la observante no tiene legítimo interés”; que “Con fecha 14 de junio de 1999, (la) Caja de Pensiones Militar Policial interpuso recurso de apelación manifestando que … atendiendo al principio de territorialidad, el uso exclusivo y protección de la marca HOTEL CARRERA debe circunscribirse únicamente a Chile y no puede afectar al Perú. Señaló que en relación a la publicación privada ‘The Leading Hotels of the World’, que contiene una referencia de 305 hoteles a nivel mundial, no constituye una razón suficiente para concluir que su empresa conocía de la existencia de esta revista privada ni que conocía el nombre de todos los hoteles que ahí aparecen, así como tampoco la publicidad contenida en Internet del HOTEL CARRERA”; que “Con fecha 4 de agosto de 1999, Hoteles Carrera S.A. absolvió el traslado de la apelación y se adhirió al recurso de apelación interpuesto, solicitando un pronunciamiento en el extremo referido a la calidad de notoria de su marca HOTEL CARRERA GACETA OFICIAL …”; que “El derecho peruano de marcas parte del principio registral o constitutivo de derechos … Sin embargo, la Sala conviene en precisar que el principio de inscripción registral deja de operar en dos supuestos.

El primero es el de la marca notoriamente conocida. … En el caso de la marca considerada notoria … no será necesario que la marca se encuentre registrada aquí o en el país de origen del titular para merecer protección (…) El segundo es el de la marca registrada de mala fe. Los registro (sic) de marca obtenidos de mala fe pueden ser objeto de una acción de nulidad (artículo 113 inciso c) de la Decisión 344 …”; que “… tal como se aprecia del informe de antecedentes, Hoteles Carrera S.A. no tiene un derecho de exclusiva sobre la marca HOTEL CARRERA en el Perú”; que “la Sala determina que no se ha demostrado que la marca de la observante goce de la calidad de notoriamente conocida en base a lo establecido en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 …”; que “la Sala es de la opinión que tampoco se ha demostrado que la marca de la observante cumpla con los requisitos exigidos para ser considerada notoria en base a lo establecido en el inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344 …”; que “para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.

El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser … o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien sancionar con nulidad retroactiva el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo”; que “no basta con que los signos sean idénticos o confundibles a una marca registrada en el extranjero para que su solicitud en el país configure una conducta desleal”; que “los medios probatorios presentados no demuestran que la solicitud de registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA presentada por la Caja de Pensiones Militar Policial haya constituido un acto de mala fe representado por un impedimento de la competencia extranjera, en la medida que no se ha demostrado la presencia de una intención desleal tendiente a irrogarle un daño o perjuicio a la observante u obstaculizar el ingreso de la marca HOTEL CARRERA al mercado local”; que “dado que la observante no tiene un derecho de propiedad industrial inscrito, la supuesta comisión de actos de competen- 01/06/2006 39.52 cia desleal por parte de la solicitante no es tema del presente análisis”; que “… carece de objeto pronunciarse sobre el riesgo de confusión entre los signos en conflicto”; y que procede “REVOCAR la Resolución Nº 5746-1999/OSDINDECOPI de fecha 24 de mayo de 1999 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA, solicitada por Caja de Pensiones Militar Policial (Perú), para distinguir restauración (alimentación), hospedaje temporal, cuidados médicos, de higiene y de belleza, servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación para ordenadores, servicios que no pueden ser clasificados en otra clase y todos los demás servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial …”. 3.

De los fundamentos de derecho de la demanda En la demanda formulada por la representante de la sociedad HOTELES CARRERA S.A., se denuncia que “el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI ha otorgado el registro de la marca HOTEL CARRERA a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial contraviniendo todas las normas sobre Propiedad Industrial, como son … la Decisión 344 (en vigencia hasta el 30 de noviembre de 2000)”; y que “Uno de los principios del derecho, exige que las personas en el ejercicio de sus derechos deben actuar de buena fe.

En lo que respecta a Propiedad Industrial este requisito ha sido recogido en el … artículo 113 de la Decisión 344. En la actualidad dicho principio ha sido recogido por la Decisión 486 (en vigencia desde el 1 de diciembre de 2000), en su artículo 172”. En el Resumen citado se recoge además el alegato de la demanda según el cual “… no obstante lo expuesto por el INDECOPI, la solicitante tiene registradas varias marcas correspondientes a hoteles de lujo en el Perú como son Apart Hotel Las Américas, Hotel Las Américas, Residencial las Américas, El Pueblo, etc., por lo que teniendo en cuenta el medio comercial en que se desempeña, y el conocimiento adquirido mediante la experiencia en dicho medio, no se puede pretender negar el conocimiento de la existencia de HOTEL CARRERA, ya que el signo solicitado es idéntico al registrado y pretende distinguir servicios de la misma clase.

Al respecto, expresa que debe considerarse que la GACETA OFICIAL circulación de la Guía The Leading Hotels of the World donde se anuncia el HOTEL CARRERA de Chile, incluye a países de todo el mundo, entre ellos a Perú. Además, el agente que solicitó el registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA en representación de la Caja de Pensiones es el mismo agente que solicitó el registro de la marca The Leading Hotels of the World, lo que fue advertido en su oportunidad”; que “la Resolución impugnada transgrede el debido proceso, al sustentarse en un análisis defectuoso de los medios probatorios aportados al proceso, inobservando que el Artículo 184 del Decreto Legislativo Nº 823 establece que son nulas las marcas registradas por quien al solicitar el registro conocía o debía conocer que aquellas debían pertenecer a un tercero”; que “el Tribunal ha contravenido normas sobre propiedad industrial como lo es el Decreto Legislativo Nº 823 y la decisión 344 … al otorgar registro a quien lo solicitó de mala fe, razón por la que la Resolución impugnada debe ser declarada nula”; y que “el Principio de buena fe ha sido recogido en el Art. 181 del Decreto Legislativo Nº 823, así como en el Artículo 113 de la decisión 344”. 4.

De los fundamentos de derecho de los escritos de contestación a la demanda 4.1. En su escrito de contestación, el apoderado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) argumenta, entre otros puntos, que “… si bien la marca base de la observación se encuentra registrada en Chile, ello no prueba de por si la notoriedad de la misma.

Al respecto, cabe señalar que los certificados de registro, en si mismos, no acreditan el uso de la marca sino la protección legal de la misma. Respecto al material publicitario presentado, cabe precisar que si bien la publicidad es un medio que, según cada caso, podría servir para acreditar la eventual notoriedad de una marca, dicha prueba debe ir acompañada de otros medios probatorios o indicios que permitan apreciar el grado de difusión que ha tenido dicha publicidad o las publicaciones donde se incluyen, ya que no es lo mismo hacer publicidad dentro de una publicación distribuida en una zona geográfica muy pequeña, que hacerla en medios de comunicación de ámbito nacional o mundial.

En tal sentido, los originales y copias presentadas no demuestran que los servicios que distingue la marca HOTEL CARRERA sean conocidos por el público consumidor del país”. 01/06/2006 40.52 En el Resumen agregado a los autos se indica, a título de fundamentos de la contestación en referencia, la solicitud de INDECOPI de que “se declare infundada la demanda, precisando que en lo que concierne a la mala fe, el Tribunal consideró que los medios probatorios presentados por la accionante no demostraban que la solicitud de registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA, presentado por la Caja de Pensiones Militar y Policial, hubiese constituido un acto de mal (sic) fe, representado por un impedimento de la competencia extranjera, en la medida que no se ha demostrado la presencia de una intención desleal tendiente a irrogarle u (sic) daño o perjuicio a la observante u obstaculizar el ingreso de la marca HOTEL CARRERA al mercado local”; que “se ha tomado en consideración el Principio de Territorialidad que rige el derecho de marcas, por el que la protección otorgada a los derechos de propiedad otorgada por la ley nacional, se encuentra especialmente limitada, careciendo de protección extra territorial, de modo que su titular no puede ejercitarlos fuera del país de registro”; que “en lo referente al argumento relativo al carácter notoriamente conocida (sic) de la marca HOTEL CARRERA, efectuando un análisis del Artículo 83 Literal d) de la Decisión 344 … la accionante no demostró que al menos un 60% del sector interesado del público consumidor nacional o sub regional andino, conociese dicha marca”; y que “en lo referente al argumento relativo al carácter notoriamente conocida (sic) de la marca HOTEL CARRERA, efectuando un análisis del Artículo 83 Literal e) de la Decisión 344 … la Sala consideró que las pruebas aportadas no demostraban que el sector pertinente de consumidores peruanos, aún en un porcentajes (sic) menor al 60%, a los cuales están dirigidos los servicios que distingue la marca registrada, conociese la existencia de servicios distinguidos con la marca HOTEL CARRERA”. 4.2.

En cuanto a la contestación de la CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, el Resumen citado indica que “… ni los medios probatorios presentados en sede administrativa, ni los recaudados (sic) adjuntados al presente proceso han acreditado que su solicitud de registro constituya un acto de mala fe. Que conforme al Principio de Territorialidad que rige el derecho de marcas, la protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la Ley Nacional de un Estado, está específicamente limitada al territorio mismo, salvo los casos excepciona- GACETA OFICIAL les, de mala fe y notoriedad que no se verifican en este caso”; que “… asimismo, los documentos presentados a nivel administrativo no acreditan la presunta notoriedad de la marca, cuya titular es la demandante, habiéndose determinado que su marca no gozaba de la calidad de notoriamente conocida”; y que “la Resolución Administrativa impugnada, no se encuentra incursa en causal de invalidez o ineficacia”. 5.

De la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú El Resumen citado señala que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en su sentencia del 27 de junio de 2003, “declaró FUNDADA la demanda interpuesta por HOTELES CARRERA S.A.”, con fundamento en que “los medios probatorios aportados por la demandante, no resultan suficientes para determinar si una marca es notoriamente conocida, toda vez que si bien se advierte al (sic) existencia de medios documentales que acrediten la publicidad, grado de conocimiento, antigüedad y difusión de la marca, es ello insuficiente para determinar su notoriedad conforme a los criterios vertidos en los Literales d) y e) del Decreto Legislativo Nº 823 …”, y no obstante que “… dada la actividad a que se dedica la entidad demandada CAJA DE PENSIONES MILITAR Y POLICIAL (titular de marcas que protegen los servicios de hoteles de la Clase 42 de la Nomenclatura Oficial) se ha encontrado en capacidad suficiente para conocer la existencia de la marca HOTEL CARRERA, más aún si puede advertirse que en el mercado hotelero circulan revistas y guías informativas respecto de los citados hoteles.

Que por otro lado, debe considerarse que el lugar donde se encuentra registrada la marca sub litis, es un país limítrofe con el cual se mantiene un fluido intercambio comercial, siendo el caso que la coexistencia de las marcas de servicio en mención podrían conducir a una confusión en los consumidores respecto del origen empresarial de la marca”. 01/06/2006 41.52 da cuenta, a título de argumentos, que “el derecho marcario peruano reposa en principios tales como, el Principio Registral o constitutivo de derechos, y el Principio de Territorialidad, los cuales deben ser aplicados conjuntamente”; que “en el caso concreto, la empresa chilena HOTELES CARRERA se opuso al registro de la marca HOTEL CARRERA, aduciendo mala fe de la empresa solicitante, ello sin presentar alguna prueba que acreditara de forma fehaciente la existencia de dicha mala fe.

Advierte que la accionante, en el procedimiento administrativo sólo aportó certificados de registro en Chile y publicidad efectuada en Chile”; que “Considera el INDECOPI que tanto la notoriedad como la mala fe, si pretenden servir de fundamento a una oposición al registro de una marca que en el Perú no pertenece a nadie, se tiene que probar y no sólo alegar”; y que “Concluyen que el concepto de mala fe es insuficientemente comprendido por la Sala Suprema, toda vez que a efecto de que exista mala fe no basta con que el signo solicitado se (sic) idéntico o confundible a una marca registrada en el extranjero”. 6.

De los recursos de apelación En el texto del recurso de apelación que obra en el expediente, se sostiene además que “la ‘mala fe’ como supuesto de anulación del registro de una marca en el registro, no se limita a comprobar la identidad o similitud de una marca registrada o solicitada a registro versus una marca usada por otro … La mala fe requiere necesariamente la comprobación de otro supuesto: la intención de irrogarle un daño o perjuicio al competidor u obstaculizar su efectivo ingreso al mercado local”; que “la consideración más desconcertante es la contenida en el Décimo considerando de la sentencia cuando se sostiene que la colindancia con un país como Chile y por el hecho que se mantendría con dicho país ‘un fluido intercambio comercial’ podría inducir a confusión a los consumidores”; y que “Un razonamiento de ese tipo nos llevaría a otorgar a Chile un trato especial que ni siquiera tienen los países del Pacto Andino (con quienes si existe un Tratado Internacional como la Decisión 486 que les confiere particulares prerrogativas) y ni los propios nacionales …”. 6.1.

A propósito del recurso de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contra la sentencia dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Resumen 6.2. Y en el texto del recurso de apelación ejercido por la CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL se alega que “… no es posible que, habiéndose acreditado que no existe notoriedad de la marca, se concluya que existe mala fe al solicitar el registro de la misma ¿es que acaso GACETA OFICIAL puede haber mala fe si la marca no es notoria en el mercado?”; que “… lo que se está haciendo es privar del Derecho de Prelación al primer solicitante del registro de la marca (en este caso a La Caja) por el sólo hecho de que el demandante venía utilizando con anterioridad un signo idéntico o confundible en el extranjero pero no registrado en nuestro país y, asimismo, de otorgar protección legal a la marca en virtud a su uso o registro en el extranjero, supuestos contrarios al Principio Registral y al Principio de Territorialidad que rigen el ordenamiento jurídico de derecho de marcas, según el cual el derecho de exclusión sobre una marca nace con su registro en el país”; que “Por tanto, es errado considerar la condición de países limítrofes para establecer una posible confusión en los consumidores …”; y que “nunca se demostró la notoriedad de la marca ni menos la presencia de una intención desleal tendiente a irrogarle un daño o perjuicio a la demandante, siendo sólo una hipótesis improbada de la sentencia que nuestra parte haya buscado un aprovechamiento ilícito por parte de la Caja de Pensiones Militar Policial …”. 01/06/2006 42.52 estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 93 y 95 eiusdem; y, puesto que la demanda contra la Resolución N° 1396-2000/TPI-INDECOPI del 16 de noviembre de 2000, ejercida por la apoderada de la sociedad HOTELES CARRERA S.A., fue presentada el 13 de febrero de 2001, es decir, en vigencia de la Decisión 486, corresponde interpretar, en lo pertinente, la disposición prevista en su artículo 172, así como en su Disposición Transitoria Primera.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “los artículos 83 literales d) y e), 84, 102 y 113 de la Decisión … número 344”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 153 y 154 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

GACETA OFICIAL Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)”. 01/06/2006 43.52 partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo. 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.

Decisión 486 (…) GACETA OFICIAL “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 01/06/2006 44.52 I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo I.I. Régimen aplicable a la solicitud de registro de un signo como marca En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. En materia de propiedad industrial, el régimen común se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha venido regulando el supuesto de los derechos de propiedad industrial que hubiesen sido válidamente concedidos de conformidad con la norma vigente para la fecha de su otorgamiento, y ha establecido que, en tal caso, los derechos citados subsistirán por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de tales derechos deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Ahora bien, en el supuesto del derecho que se constituye con el registro del signo como marca, su otorgamiento válido presupone, por virtud del principio de irretroactividad, que el signo haya cumplido con los requisitos previstos en la norma sustancial vigente para la fecha de la formulación de la solicitud, y que, en consecuencia, no haya incurrido en las prohibiciones allí contempladas.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la GACETA OFICIAL solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho …” (Sentencia dictada en el expediente N° 145-IP-2003, del 18 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1047, del 31 de marzo del mismo año, caso “XAPRILA”).

En el caso de autos, la parte actora sostiene en su demanda que la solicitud de registro como marca del signo “HOTEL CARRERA” fue formulada el 22 de enero de 1998, por lo que procede interpretar que la norma sustancial aplicable, en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos de registro del signo, ha de ser la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: 01/06/2006 45.52 En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro GACETA OFICIAL sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

A tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la notoriedad de una marca presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los productos o servicios de que se trate.

De conformidad con la disposición citada, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos o servicios, iguales o distintos, de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por la misma razón, la protección citada se extiende independientemente del territorio en que haya sido registrada la marca. En el contexto que antecede, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘espe- 01/06/2006 46.52 cialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

La disposición prevista en el artículo 83, literal e, prohíbe asimismo el registro de un signo como marca cuando sea similar, al punto de producir confusión, con una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios de que se trate. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca notoriamente conocida, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, relación que puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. De haber semejanza, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que los integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquéllos se hallen provistos de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Ahora bien, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido ante- GACETA OFICIAL rior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”), y que “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

El Tribunal ha precisado, además, que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).

IV. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344 de la Comisión, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de 01/06/2006 47.52 registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que, ante la petición de registro de un signo idéntico o similar, el titular de un signo ya registrado, o ya solicitado para registro, tiene interés legítimo para hacer observaciones, del mismo modo que el titular de una marca notoriamente conocida por los sectores interesados en el país en el que se solicita el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el internacional sujeto a reciprocidad.

La oficina nacional competente podrá admitir las observaciones a trámite, o rechazarlas por extemporáneas, o porque se fundamenten en una solicitud posterior, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se haya solicitado el registro, o porque el observante no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados desde su notificación. Vencido este plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado y, en consecuencia, el que se pronuncie sobre su validez o nulidad, se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una GACETA OFICIAL formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O. A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

V. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la citada Decisión. Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

VI. Régimen aplicable a las causales de nulidad del registro del signo. La causal de mala fe. Régimen procesal. Caso de demandarse la nulidad del registro de un signo como marca, bajo un régimen común distinto al vigente para la fecha en que el registro fuera solicitado y obtenido, hay necesidad de establecer la norma aplicable, tanto en el orden sustancial como en el procesal.

En el orden sustancial, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces será la vigente para 01/06/2006 48.52 la fecha de la solicitud de registro del signo (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

En efecto, la concesión del registro depende, en lo principal, de que el signo cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones allí contempladas. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. En el caso de autos, la parte actora demandó, en fecha 13 de febrero de 2001, la nulidad del registro del signo HOTEL CARRERA, registro que fuera otorgado por Resolución N° 13962000/TPI-INDECOPI, del 16 de noviembre de 2000, sobre la base de una solicitud formulada el 22 de enero de 1998.

Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos denunciados en el caso de autos, será la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113, literal a, prevé, a título de causal de nulidad, que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de sus disposiciones, por lo que aquélla procederá, en lo principal, si el signo en cuestión no cumple con los requisitos previstos en el artículo 81, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

El artículo 113, literal c, de la Decisión citada prevé asimismo, entre otras causales, la de que el registro haya sido obtenido de mala fe, supuesto a configurarse, entre otros casos, cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, y cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro hubiese sido obtenido, por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Por tanto, procede considerar que incurre en un acto de mala fe quien solicita, obtiene o utiliza el registro de un signo, a sabiendas de la existencia de otro idéntico o confundible ya registrado, con el ánimo de aprovecharse injustamente GACETA OFICIAL de su reputación, en el País Miembro donde ha solicitado u obtenido el registro del suyo.

De retorno a las causales de nulidad, cabe agregar que el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud. Como se indicó, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable como regla a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro.

Por tanto, la disposición prevista en el artículo 172, cuarto párrafo, constituye una excepción a la regla citada, pues no forma parte del régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344, norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo HOTEL CARRERA. En efecto, en ella se prohíbe la nulidad del registro en mención en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda. En lo que concierne al orden procesal, es del caso referir que si, luego de la concesión del registro, se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

Por tanto, el orden procesal común, aplicable a la acción de nulidad ejercida el 13 de febrero del año 2001, será el vigente para la fecha de su interposición, es decir, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo artículo 78, aplicable por remisión del artículo 173, prescribe que la autoridad nacional competente deberá notificar al titular para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes. 01/06/2006 49.52 Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial del régimen común, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos de registro del signo. 2º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° De conformidad con la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso que el signo que se pretende registrar sea su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos, iguales o distintos, de que se trate, y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla, siempre que se trate de una marca notoria para los sectores interesados en el país en que se solicita el registro del signo, o en el comercio subregional, o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad.

La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, debiendo acreditarse además para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. 4° Ante la petición de registro de un signo idéntico o similar, el titular de una marca o de un signo ya solicitado para registro como marca, tiene interés legítimo para formular observaciones a aquél, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, al igual que el GACETA OFICIAL titular de una marca notoriamente conocida por los sectores interesados en el país en el que se solicita el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el internacional sujeto a reciprocidad.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 5° El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquiera de los actos de aprovechamiento de la marca prohibidos en la Decisión 344. 6° De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. El artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La excepción en referencia implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consa- 01/06/2006 50.52 gre la causal invocada como fundamento de la demanda. 7º El artículo 113, literal c, de la Decisión 344, prevé, entre otras causales de nulidad, la de que el registro haya sido obtenido de mala fe, supuesto a configurarse, entre otros casos, cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, y cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro hubiese sido obtenido, por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. En general, incurrirá en un acto de mala fe quien solicite, obtenga o utilice el registro de un signo, a sabiendas de la existencia de otro idéntico o confundible ya registrado, con el ánimo de aprovecharse injustamente de su reputación, en el País Miembro donde haya solicitado u obtenido el registro del suyo.

Corresponde a la instancia consultante establecer, a la vista de las circunstancias de hecho, y en ejercicio de su potestad discrecional, si, en el caso de autos, se ha configurado o no la citada causal de mala fe. 8º Si, luego de la concesión del registro, se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA GACETA OFICIAL Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO 01/06/2006 51.52 Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 01/06/2006 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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