Gace1365 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXIII - Número 1365 Lima, 28 de junio de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 63-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: Sociedad UNCLE BEN’S INC. Marca: “COUNTRY INN”. Expediente Interno N° 6883-ML Proceso 64-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal b) de la misma Decisión. Actor: Sociedad MILLER BREWING COMPANY.

Marca: “MICKEY’S & DESIGN”. Expediente Interno N° 6641-ML Proceso 68-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal d) de la misma Decisión. Actor: sociedad KELLOGG COMPANY.

Marca: “GLOBO POP FRESH”. Expediente Interno N° 1751-2003 Proceso 70-IP-2006.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación del artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: Sociedad ONEIDA LTD. Marca: “ONEIDA”. Expediente Interno N° 2186 MHM 13 27 39 PROCESO 63-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: Sociedad UNCLE BEN’S INC. Marca: “COUNTRY INN”. Expediente Interno N° 6883-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad UNCLE BEN’S INC. Las partes demandadas son: el Director Nacional de Propiedad Industrial (E); el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI); y, el Procurador General del Estado.

Se considera como terceros interesados del acto administrativo impugnado a las sociedades SUPAN S.A. y MEALS DE COLOMBIA S.A. 1.2. Acto demandado La sociedad UNCLE BEN’S INC., por medio de apoderada, plantea que se declare la nulidad de la resolución administrativa Nº 974170, de 29 de octubre de 1999, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), en la cual se resolvió aceptar las observaciones presentadas por SUPAN S.A. y las de la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.; y, denegar el registro de la denominación “COUNTRY INN” solicitada por la actora. 1.3.

Datos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 28/06/2006 2.56 a) Los hechos Entre los hechos principales, relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 16 de julio de 1997, la sociedad UNCLE BEN’S INC., solicitó el registro del signo “COUNTRY INN”, para amparar productos pertenecientes a la clase internacional Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - Publicado el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 390, del mes de julio de 1997, se formularon dos observaciones; una, por parte de SUPAN S.A. con fundamento en la marca “COUNTRY FARM”, clase 30 y del nombre comercial “COUNTRY FARM”; y, la segunda, por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. sobre la base de la marca de su propiedad “COUNTRY HILL”, para las clases 29 y 30; y, de la solicitud de registro de la denominación “COUNTRY HILL Diseño” para la clase internacional 32. 2 - El 4 de noviembre de 1998, la actora contestó oportunamente las observaciones presentadas contra la solicitud de registro de la denominación “COUNTRY INN”. - El Director Nacional de Propiedad Industrial (E) emitió la Resolución N° 974170, de 25 de octubre de 1999 y notificada el 29 de octubre del mismo año, en la cual resolvió aceptar las dos observaciones presentadas y denegar el registro del signo solicitado por la actora por considerar que ésta no cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual; y, por consiguiente, incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 83 literal a) de la 1 2 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. Clase 32.- Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

GACETA OFICIAL Decisión 344 y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual. - UNCLE BEN’S INC. interpuso recurso de plena jurisdicción o subjetivo en contra de la Resolución mencionada. b) Demanda LA SOCIEDAD UNCLE BEN’S INC., a través de apoderada, manifiesta que no se encuentra conforme con la resolución emitida y, ante este hecho, presenta las siguientes consideraciones: “a) Conforme demostré en la instancia administrativa, la marca COUNTRY INN de propiedad de UNCLE BEN’S INC. es una marca plenamente susceptible de registro y prueba de ello es que se encuentra registrada en varios países del mundo”.

“b) Entre las marcas en controversia, existen suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas, en consecuencia, no existe posibilidad alguna de confusión en el público consumidor (…).” “b.1. La Coexistencia de las marcas COUNTRY HILL y COUNTRY FARM de los observantes demuestra que la coexistencia pacífica de ellas es posible, sin ocasionar confusión en el público consumidor; por tanto, también es factible la coexistencia con la marca COUNTRY INN de propiedad de mi representada”.

“b.2. El término COUNTRY no es susceptible de monopolización por persona alguna y prueba de ello es que como demostré en la instancia administrativa existen varias marcas registradas tanto con la denominación COUNTRY, cuanto con la denominación CAMPO que es la traducción en español de la palabra COUNTRY. En consecuencia, en legítimo derecho corresponde que se conceda el registro solicitado por mi representada”.

“b.3. Las marcas en controversia están destinadas a proteger clases internacionales diferentes”. Expresa, además, que “(…) en la comparación marcaria no es procedente fraccionar en sus partes componentes para compararlo con los componentes o la desintegración de otro (sic) 28/06/2006 3.56 marca, que es lo que erróneamente a hecho el Director Nacional de Propiedad Industrial, pues la marca solicitada por mi representada no es solamente la palabra COUNTRY sino ‘COUNTRY INN’ conjunto que en su totalidad debió ser apreciado para objeto del cotejo marcario; y, obviamente teniendo en consideración que la marca COUNTRY no es susceptible de registro por persona alguna, prueba de ello es la existencia de varias marcas registradas que comparten este término”. c) Contestaciones a la demanda La Procuraduría General del Estado, República del Ecuador, por medio de su delegado, contesta la demanda y afirma que “( ) corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio”, por ser el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente.

Comparece al proceso en mención, según lo señala, “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso” y, señala casillero judicial. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI), da contestación a la demanda interponiendo las siguientes excepciones: 1.- Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.- Se ratifica en la Resolución Nº 974170, materia de la impugnación, por considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, República del Ecuador, en su contestación a la demanda, deduce varias excepciones, entre ellas, la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Señala que “Comparando las marcas enfrentadas se puede ver que existe semejanzas denominativas capaces de causar confusión en el público consumidor, protegen productos similares encasillados en la misma clase internacio- GACETA OFICIAL nal, que se comercializa a través de idénticos canales de distribución y venta al público, por lo que su concurrencia en un ámbito común daría lugar a error o confusión, en base a estos antecedentes, era indispensable declarar la incompatibilidad entre estos signos similares por la relación entre los productos que pretende distinguir y que son susceptibles de causar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, así se puede evitar que las marcas registradas se vean menoscabas (sic) su fuerza distintiva en el mercado por dilución”.

Finalmente, expresa que la marca solicitada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, además de encontrarse incursa en las prohibiciones constantes en el artículo 83 literal a) de la misma Decisión, razón por la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar las observaciones presentadas y negar el registro solicitado. d) Terceros interesados La compañía SUPAN S.A., sociedad organizada y existente según el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador, a través de su apoderado manifiesta los antecedentes y hechos relevantes en este proceso y antepone algunas excepciones: 1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. 2.- Niega que existan suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas entre el los signos en conflicto. 3.- Niega que las clases internaciones, de las marcas en controversia, no se encuentren relacionadas entre si. 4.- Niega que existe una coexistencia pacífica de las marcas COUNTRY FARM y COUNTRY INN, solicitada por la accionante.

Señala registros anteriores de la marca de producto COUNTRY FARM de propiedad de SUPAN S.A. y afianza sus argumentaciones haciendo referencia a jurisprudencia de este Tribunal de los procesos 9-IP-94 y 20-IP-95. Agrega que “(…) el signo solicitado COUNTRY INN, a más de reproducir parcialmente la marca 28/06/2006 4.56 registrada por mi mandante COUNTRY FARM, pretende proteger productos que guardan estrecha relación con ésta última, lo que les permitirá concluir, (…), que el signo solicitado por UNCLE’S BEN INC., es irregistrable”.

Finalmente, sostiene la legalidad de la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial expresando que éste “resolvió la causa apegada (sic) a derecho y en base a los hechos y pruebas pedidas y practicadas dentro de término, por lo que el pedido del accionante es absolutamente injurídico e ilegal”. La contestación efectuada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., no consta en el expediente enviado para la consulta, sin embargo, del texto del informe sucinto enviado por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, se ha podido extraer que MEALS DE COLOMBIA ha dado contestación a la demanda oponiendo las siguientes excepciones: 1) Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2) Improcedencia de la acción. 3) Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción. 4) Semejanza y riesgo confusión entre la denominación COUNTRY INN de UNCLE BEN’S INC. con las marcas COUNTRY HILL de propiedad de la empresa MEALS DE COLOMBIA S.A., indica que la contraparte pretende proteger los mismos productos de los que amparan las marcas de la empresa antes mencionada. 5) Validez de la resolución que se impugna, la que nace de un conciente cotejo marcario. 6) Falta de derecho de la actora para proponer la presente acción. 7) Niega que el signo “COUNTRY INN” sea susceptible de registro por las consideraciones antes expuestas, conforme fue valorado por la Autoridad Administrativa, afirma que existe similitud, tanto gráfica, fonética, visual, auditiva, y protegen idénticos productos de los determinados en la Clase Internacional Nº 29. 8) Alega falta de notoriedad de la marca “COUNTRY INN”, a diferencia de las marcas “COUNTRY HILL” de propiedad de MEALS DE COLOMBIA S.A. GACETA OFICIAL 28/06/2006 5.56 10) Se allana ante alguna nulidad que se dé en el proceso.

CONSIDERANDO: (…)

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 9) Niega la coexistencia de las marcas de MEALS DE COLOMBIA S.A. con otra marca y peor aún con la denominación COUNTRY INN. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 3 de mayo de 2006.

En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.” “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y elementos constitutivos; clases de marcas: denominativa y mixta, comparación entre marcas denominativas y mixtas; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; los signos en idioma extranjero, palabras de uso común; la conexión competitiva entre productos:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse por marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de GACETA OFICIAL confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 3 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad, y - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 3 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. 28/06/2006 6.56 Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVA Y MIXTA La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrar- GACETA OFICIAL se adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 4 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 5 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la 28/06/2006 7.56 impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. 6 Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.7 También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. 8 Comparación entre marcas denominativas y mixtas Con base a los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar, en el signo solicitado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. 6 4 5 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 8 FERNÁNDEZ - NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p.p. 237 a 239.

Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 9 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En 28/06/2006 8.56 los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 10 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 11 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo 10 9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 12 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 28/06/2006 9.56 Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 13 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los {productos} servicios. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 14. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; 12 13 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 14 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 28/06/2006 10.56 “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. tual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 16 “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 15

3.4. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado concep- Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.17 16 15 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 17 Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, de fecha 4 de septiembre de 2002. BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, p.p. 78 y

79. GACETA OFICIAL Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 18

3.5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS Sobre este tema la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos. El Tribunal considera a la finalidad como un criterio, distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Mismo género de los productos g) Misma finalidad h) Intercambiabilidad de los productos A fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por la marca ya registrada.

A 18 OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. p.p. 191 y 192. 28/06/2006 11.56 objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Se deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de servicios, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 19 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, 19 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. GACETA OFICIAL perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. En el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y 28/06/2006 12.56 se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6883-ML, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL 28/06/2006 13.56 Mónica Rosell Medina SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 64-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal b) de la misma Decisión. Actor: Sociedad MILLER BREWING COMPANY. Marca: “MICKEY’S & DESIGN”. Expediente Interno N° 6641-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

La parte demandada la constituye: el Director Nacional de Propiedad Industrial (E); el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI); y, el Procurador General del Estado. Se considera como tercero interesado del acto administrativo impugnado a la sociedad THE COCA COLA COMPANY. 1.2. Acto demandado VISTOS: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: La sociedad MILLER BREWING COMPANY, por medio de apoderada, plantea que se declare la nulidad de la resolución administrativa Nº 0972421, de 23 de agosto de 1999 y fue notificada el 31 de agosto de 1999, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), en la cual se resolvió aceptar la observación presentada por THE COCA COLA COMPANY, sobre la marca de su propiedad “FORMA ESPECIAL Y CARACTERISTICA DE UNA BOTELLA DE UN NUEVO DIBUJO”; y, denegar el registro de la denominación “MICKEY’S & DESIGN” solicitada inicialmente por THE STROH BREWERY COMPANY, quien posteriormente transfirió esta solicitud a MILLER BREWING COMPANY. 1.1.

Las partes 1.3. Datos relevantes La parte demandante es: la sociedad MILLER BREWING COMPANY. Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Dis- Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 3 de mayo de 2006. 1.

ANTECEDENTES GACETA OFICIAL trito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales, relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 25 de marzo de 1997, la sociedad THE STROH BREWERY COMPANY (quien posteriormente transfirió sus derechos a MILLER BREWING COMPANY) solicitó el registro del signo “MICKEY’S & DESIGN”, para amparar productos pertenecientes a la clase internacional Nº 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El extracto de la referida solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 386, del mes de marzo de 1997. - El 26 de marzo de 1998, THE COCA COLA COMPANY formuló observación al registro del signo solicitado, con fundamento en la marca “FORMA ESPECIAL Y CARACTERÍSTICAS DE UNA BOTELLA DE UN NUEVO DIBUJO”, Clase 32; y, de la solicitud de registro de “DISEÑO (COCA-COLA). - El 23 de julio de 1998, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial corrió traslado a la actora con la observación presentada, THE STROH BREWERY COMPANY (posteriormente: MILLER BREWING COMPANY) la contestó oportunamente. - El Director Nacional de Propiedad Industrial (E) emitió la Resolución N° 0972421, de 23 de agosto de 1999 y notificada el 31 de agosto del mismo año, en la cual resolvió aceptar la observación y denegar el registro del signo solicitado. b) Demanda La sociedad MILLER BREWING COMPANY, con intervención de su mandataria, manifiesta que no se encuentra conforme con la resolución emitida porque considera que ésta “es improcedente y absolutamente ilegal”. 1 Clase 32.- Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 28/06/2006 14.56 Señala que “entre las marcas en conflicto existen suficientes diferencias, por lo que su coexistencia NO ocasionaria (sic) error o confusión para el público consumidor”.

Expresa, además, que “Entre los diseños de botellas en controversia existen diferencias claras y determinantes, tanto más que la marca solicitada para registro (…) no es solamente una botella, pues esta incluye un estandarte con la palabra MICKEY’S extendido a cada lado de la botella y la cual se repite en el punto medio de la botella, habiéndo (sic) también un pequeño diseño de una fruta al lado derecho de la tapa de la botella.

Debo señalar también que el diseño de la botella que aparece en el diseño de la solicitud presentada por THE STROH BREWERY COMPANY (…), es una botella firme, de apariencia gruesa con cuello muy corto, además de lo cual la parte de la botella que no tiene acanaladura es el punto medio, en contraposición con las botellas de COCA-COLA que son de apariencia delgada, con cuello largo y acanaladura en la parte inferior”.

Añade que “en referencia a la otra marca en la cual THE COCA-COLA COMPANY fundamenta su observación, diseño que aparentemente es un diseño de lata, en ningún modo es similar con el diseño de la marca solicitada (…), pues a simple vista se puede determinar que son diametralmente diferentes”. Asevera que “no existe obstáculo legal que impida el registro de la marca solicitada por THE STROH BREWERY COMPANY (…), cabe señalar que es práctica frecuente en todos los países del mundo que se concedan y coexistan pacíficamente en el mercado, signos distintivos que en su conjunto dotan a la marca de más que suficiente distintividad, como lo es la marca MICKEY’S & DESIGN de propiedad de mi representada”.

Para sostener sus argumentaciones alude jurisprudencia de este Tribunal en los procesos “1IP-87 y 4/IP” (sic). Con respecto al cotejo marcario entre las marcas en conflicto señala que el Director Nacional de Propiedad Industrial “(…) lamentablemente, omitió hacer la comparación de las marcas en controversia como disponen las reglas del cotejo marcario, esto es que las marcas deben ser GACETA OFICIAL vistas en su conjunto, sin separarlas por partes con el único objeto de hacerlas irregistrables”.

Observa que “La marca MICKEY’S & DESIGN solicitada para registro (…) es una marca mixta al estar formada de palabra y un diseño característico, formando en su conjunto una unidad inseparable, en tanto que las marcas que aduce ser propietaria THE COCA COLA COMPANY están compuestas de diseños característico (sic) extremadamente diferentes de la marca solicitada para registro (…).

Consecuentemente la coexistencia de las marcas no ocasionaría confusión alguna en el público consumidor”. Concluye indicando que “Habiendo como he dejado demostrado la procedencia del registro de la marca MICKEY’S & DESIGN, la solicitud de registro Nº 76957-97 no contraviene lo dispuesto en el Art. 83 literal a) de la Decisión 344 (…) en que el Director Nacional de Propiedad Industrial fundamenta su Resolución. Resolución que a través de esta demanda la impugno por ilegal e improcedente”. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial (E), en su contestación a la demanda, deduce varias excepciones: 1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.- Manifiesta que las marcas en conflicto, “MICKEY’S & DESIGN” y “FORMA ESPECIAL Y CARACTERISTICA DE UNA BOTELLA DE UN NUEVO DIBUJO”, amparan productos de la misma clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.- Sostiene que luego del análisis entre el signo solicitado y la marca registrada conforme lo indica la doctrina “(…) se concluyó que existen semejanzas entre lo (sic) signos en controversia que inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos”. 4.- Indica que corresponde a la administración precisar si entre los dos signos existe o no riesgo de confusión orientándose siempre con los criterios jurisprudencial es y doctrinales. 28/06/2006 15.56 5.- Señala que “los diseños enfrentados son muy semejantes, lo que ocasionará confusión entre los consumidores, por cuanto en ambos casos se trata de envases de forma y tamaño similar, que adicionalmente protegerán productos de idéntica naturaleza y con un círculo de consumidores igual”. 6.- Concluye que “la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar la observación y negar el registro de la denominación solicitada por contravenir los Arts. 83 literal a) de la Decisión 344 y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual”.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI), da contestación a la demanda interponiendo las siguientes excepciones: 1.- Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.- Se ratifica en la “Providencia Nº 972421, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 3.- Solicita que al momento de dictar sentencia se acoja las excepciones expuestas y se rechace la demanda.

La Procuraduría General del Estado, a través del Director de Patrocinio del Estado, Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda y afirma que “( ) corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio”, por ser el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, cuyo presidente es su representante legal.

Comparece al proceso en mención, según lo señala, “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso” e indica casillero judicial para recibir notificaciones. d) Tercero interesado La compañía THE COCA-COLA COMPANY, a través de apoderado, comparece al proceso señalando casillero judicial para recibir las notificaciones que le correspondan.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 28/06/2006 16.56 productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

(…) Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 3 de mayo de 2006. (…)

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Tribunal compareciente ha solicitado, como ya ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “MICKEY’S & DESIGN” ha sido presentada el 25 de marzo de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal considera procedente interpretar la disposición contenida en la norma solicitada.

Estima pertinente, además, de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal extender dicha interpretación a las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 82 literal b) de la misma Decisión. En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.” “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los “b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”;

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: gráfica (figurativas), mixta, bidimensional, y tridimensional; impedimentos para el registro marcario: la identidad y semejanza; reglas para efectuar el cotejo marcario; irregistrabilidad por constituir el signo forma usual de envases o una forma o características impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse por marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha inter- GACETA OFICIAL pretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad, y - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. 28/06/2006 17.56 b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. a) Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna GACETA OFICIAL entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. b) Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa.

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Sobre este tipo de marcas este Tribunal ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre” 3. c) Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. 3 Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. 28/06/2006 18.56 Las Marcas Bidimensionales En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.

Las Marcas Tridimensionales A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.

Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa.

En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b).

GACETA OFICIAL Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. 28/06/2006 19.56 los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”. 4 Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.

Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación: “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

(…) En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.

Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional (en este caso un envase para contener licores) podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004.

“Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de “Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca…”.

(….) “Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto 4 BERTONE, Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. GACETA OFICIAL sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel).

En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional”. (Sentencia dictada en el Proceso 23-IP-98, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998).

El signo tridimensional y las características para su registrabilidad. En el proceso interno se debate la irregistrabilidad de la forma tridimensional por constituir la forma usual de un envase. Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si la misma puede ser registrada como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado.

Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. En lo que se refiere a productos ofrecidos en el mercado en estado líquido, los fabricantes se las ingenian para la concepción de envases o recipientes indicando con los mismos el origen empresarial del producto, para lo cual diseñan diferentes formas, ángulos, aristas, puntas, superficies; como toda marca, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto que contiene el envase o envoltura.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la ya citada sentencia 23IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, en tal sentido se expusieron las siguientes ideas: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio gene- 28/06/2006 20.56 ral es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.” ( ) “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, GACETA OFICIAL viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. 5 Carlos Fernández Novoa en el tema tratado hace el siguiente aporte: “en la hipótesis de que pretenda registrarse como marca un envase, debe entenderse –a mi juicio- que lo prohibido es solicitar como marca aquella forma de los envases que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales.

Será posible, en cambio, registrar como marca la forma arbitraria que el solicitante imprime al producto o al envase siempre que esta forma arbitraria no desempeñe una función técnica y no afecte al valor intrínseco del producto (o del envase)”. 6 De manera que resulta registrable como marca por su facultad distintiva un envase que por sí solo permita a un grupo de consumidores identificar determinado producto o servicio, “sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma ” 7 para distinguir de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio.

La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste. Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. 5 6 7 Proceso N° 23-IP-1998.

Doc. Cit. Pág.

5. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Doc. Cit. en pág. N° 14. Proceso N° 82-IP-2000. Sentencia de 2 de marzo del 2000. Publicada en Gaceta Oficial N° 651 de 20 de marzo de 2001. Marca: “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 28/06/2006 21.56 Entonces, el Juez Nacional deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo si al envase lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo. Debe hacer un análisis comparativo entre el envase y la naturaleza del producto a contener a fin de determinar si el signo tridimensional que se pretende registrar puede servir solamente para designar las características del producto envasado, o si, por el contrario, el envase tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre le origen empresarial del producto.

En conclusión, cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de un envase, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho envase pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto envasado y su calidad, sino la peculiaridad de que el consumidor medio pueda distinguir el producto contenido del de otras empresas; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

Sin embargo, respecto de esta clase de signos surge el interrogante de si cuando se trata de envases su forma es la misma forma del producto; al respecto se debe entender que aun cuando la forma externa se encuentre asimilada a la forma del producto existe la posibilidad de distinguir, como lo hace el consumidor medio, entre el producto y la forma de su envase y, por lo tanto, a pesar de dicha asimilación el envase debe tener como función determinar el origen empresarial del producto.

Comparación entre marcas tridimensionales Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relie- GACETA OFICIAL ves y forma característica del envase, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido.

En tal comparación, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 8 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con 28/06/2006 22.56 otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 9 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 10 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, 9 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 11 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 28/06/2006 23.56 compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 12 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los {productos} servicios. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 13 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 11 “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio 12 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: “US TOP)”.

OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. 13 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 28/06/2006 24.56 literal b) del artículo 82 se refiere a “las formas usuales de los productos o de sus envases, o a formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

Este Tribunal ha sostenido al respecto: “Al referirse el literal b) del articulo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado.

“No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie. “Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.

(….) “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 14

3.4. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO FORMA USUAL DE ENVASES O UNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUESTA POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO Entre las excepciones al principio general que admite el registro de un signo como marca, el 14 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “De otra parte, así como la prohibición de los signos genéricos se justifica para evitar el monopolio sobre una denominación que otros comerciantes requieren utilizar por ser la más común y generalizada para designar el producto o servicio de que se trate o quizá la única, así también se justifica la causal contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, pues si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en GACETA OFICIAL 28/06/2006 25.56 el comercio.

Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual ‘que en el comercio revistan los envases’.” (Carlos Fernández-Novoa, obra citada, pág. 86). ras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

“ ‘Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980’ (Areán Lalín, pág. 6). En la sentencia proferida en el proceso 113-IP2003, ya citada, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, el Tribunal expresó lo siguiente dentro del tema: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.

“Finalmente por “forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prog. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “ La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”. 15 “Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

“Recogiendo la cita que el profesor Areán Lalín hace de Martínez Miguez, se entiende el concepto de envoltorio, como “todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases”, mencionando, además, la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 16 de Abril de 1975, que declara “marca válida un envoltorio consistente en un saquito realizado con el mismo material que las medias y calcetines que contiene”.

“ ‘Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales.

Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. “En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figu- o Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

En este sentido, el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”. 16 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 15 16 Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O.A.C. Nº 379, de 27 de octubre de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46. GACETA OFICIAL 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Las marcas se clasifican en denominativas, gráficas y mixtas, y a esta clasificación se agrega la forma externa con tres dimensiones que constituye el signo tridimensional, de acuerdo al criterio aceptado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina. 3.

Son registrables como marca los signos que no se hallen incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incluidas en este contexto las marcas tridimensionales. 28/06/2006 26.56 similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 7. Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 81.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6641-ML, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 4.

Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 5. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO 6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 28/06/2006 27.56 PROCESO 68-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal d) de la misma Decisión. Actor: sociedad KELLOGG COMPANY Marca: “GLOBO POP FRESH”.

Expediente Interno N° 1751-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 10 de mayo de 2006. 1.2. Acto demandado La sociedad KELLOGG COMPANY, mediante apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: Nº 1293-1999/TPIINDECOPI, de 3 de noviembre de 1999, que resolvió confirmar la Resolución Nº 7057-1999/ OSD-INDECOPI, de 30 de junio de 1999; y, concedió el registro del signo “GLOBO POP FRESH” solicitado por CONFIPERÚ S.A. para distinguir confiterías y todos los demás productos de la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

La Sentencia A.V. Nº 133-2000, de 21 de mayo de 2003, de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia que declaró infundada la demanda y en consecuencia eficaz la Resolución Nº 1293-1999/TPI-INDECOPI, ésta fue apelada por KELLOGG COMPANY ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 1.

ANTECEDENTES 1.3. Hechos relevantes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad KELLOGG COMPANY. Las partes demandadas son: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador Público de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales del Perú. El tercero interesado de la Resolución es: la sociedad CONFIPERU S.A. Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 27 de abril de 1998, CONFIPERU S.A. solicitó el registro del signo “GLOBO POP FRESH” como marca que distingue confiterías y todos los demás productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Publicado el extracto de la solicitud se presentaron observaciones por parte de: 1) INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. titular GACETA OFICIAL de la marca GLOBO DRAGUS, clase 30; 2) KELLOGG COMPANY, titular de la marca POPS, clase 30; 3) La sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A., titular de la marca POP SODA, así como diversas marcas de la clase internacional 30. - Luego del trámite pertinente, la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 7057-1999-OSD-INDECOPI, de 30 de junio de 1999, que declaró infundadas las tres observaciones presentadas y ordenó la inscripción del signo solicitado “GLOBO POP FRESH” a favor de CONFIPERU S.A., quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años contados a partir de esta resolución. La Resolución mencionada se fundamentó, principalmente en que: a) No existe confusión entre GLOBO DRAGUS y GLOBO POP FRESH; b) No existe confusión entre las marcas POPS y GLOBO POP FRESH; c) Que la marca solicitada es distintiva; - La mencionada Resolución fue apelada por la sociedad demandante, KELLOGG COMPANY, que señaló, principalmente, que: a) Las marcas en litigio son confundibles; b) La marca solicitada carece de distintividad; c) La existencia de resoluciones uniformes dictadas en casos análogos, en las cuales se denegó el registro de marcas confundibles con otras previamente registradas; d) La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prohíbe el registro de signos confundibles con marcas registradas. - CONFIPERU S.A. contestó, oportunamente, la apelación propuesta y solicitó que se declare infundada la misma y se confirme la Resolución de primera instancia. - El Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución Nº 1293-1999/TPI-INDECOPI, de 3 de noviembre de 1999, en la cual confirmó la Resolución inicial y resolvió otorgar el registro del signo solicitado a favor de CONFIPERU S.A. La Resolución se fundamentó, principalmente, en: a) Que la marca GLOBO POP FRESH es distintiva; b) Que las marcas en cuestión no son confundibles. - La sociedad actora interpuso acción judicial de impugnación “pues las mismas contravienen los más elementales principios jurídicos de derecho marcario, (…)”. 28/06/2006 28.56 - La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la demanda interpuesta.

Se sustentó en que el signo GLOBO POP FRESH no es engañoso; es un signo distintivo, pues los términos que lo conforman si bien son de uso frecuente, sin embargo, están presentados de una nueva forma, distinta a las demás; si se efectúa un examen comparativo entre el signo GLOBO POP FRESH y el signo POPS, se tiene que presentan distinto número de palabras y sílabas, distinta frecuencia de vocales y un distinto efecto sonoro del conjunto; por tanto, no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. - La sociedad actora interpuso recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia. - La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República suspendió la tramitación del proceso judicial a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según consta en el resumen sin firma, enviado a este Tribunal. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda KELLOGG COMPANY, compañía con domicilio en los Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que “(…) resulta evidente que la marca solicitada a registro es confundible con la marca de propiedad de nuestra representada Kellogg Company”. Sostiene que el signo solicitado “GLOBO POP FRESH” contiene términos que carecen de capacidad distintiva. Afirma “al hecho objetivo que la marca solicitada a registro y la marca registrada de nuestra mandante son evidentemente similares entre sí, al grado de estarse en la posibilidad de causar confusión entre el público consumidor”.

GACETA OFICIAL Asevera, asimismo, que “(…) basta confrontar las marcas en cuestión: POPS (marca registrada) y GLOBO POP FRESH (marca solicitada) para establecer que vistas en su conjunto, en forma sucesiva y desde la perspectiva del consumidor medio, son confundibles entre sí”. Para afianzar sus argumentos alude, además de la violación de los artículos de la Decisión 344, algunas normas sobre Propiedad Industrial y de normas generales de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Manifiesta que “la marca solicitada GLOBO POP FRESH esta (sic) conformada, como incluso lo reconoce la resolución Nº 1293-1999/TPI-INDECOPI por dos palabras descriptivas, los términos FRESH y GLOBO. (…) Por lo tanto, queda demostrado que de acuerdo a la ley, de la marca GLOBO POP FRESH no debe tomarse en consideración los términos GLOBO y FRESH al momento de confrontarla con la marca POPS de Kellogg Company”.

En el mismo sentido observa que “la marca solicitada (…) esta (sic) compuesta por los términos descriptivos GLOBO y FRESH, por lo que estos (sic) no deben ser tenidos en consideración al confrontar esta marca con la de propiedad de Kellogg Company. En consecuencia, debe confrontarse la marca solicitada POP con la marca registrada POPS, de lo que se concluye que son prácticamente idénticas y por lo tanto, confundibles entre sí”.

Finalmente, expresa que “(…) habiendo demostrado la existencia de confusión entre las marcas en litigio procede declararse fundada la presente demanda y disponiendo la invalidez e ineficacia de las Resoluciones materia de litis (…)”. 28/06/2006 29.56 Afirma que “La Resolución del Tribunal del Indecopi –que confirma la emitida en primera instancia-, cuyo indebido cuestionamiento se plantea en esta acción, es correcta y totalmente arreglada a derecho, ya que se sustentó en las normas marcarias aplicables al caso y fue expedida al interior de un procedimiento administrativo llevado adelante conforme a la ley, vale decir, con las garantías y transparencias del caso para los administrados” (resaltado en el texto).

Señala que la autoridad competente realizó el examen de las marcas en conflicto de acuerdo con el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, determinando que el signo solicitado no resulta engañoso porque no proporciona una información falsa que pueda confundir a los consumidores en relación a los productos que pretende distinguir. Indica que “se efectuó el examen comparativo entre los signos en litis, tomando en cuenta la impresión en conjunto de cada uno de ellos desde la perspectiva del consumidor medio, y considerando además los canales de comercialización de los productos distinguidos por una y otra marca” (resaltado en el texto).

Asevera que el signo solicitado en conjunto es una marca novedosa y única dentro del mercado competidor y que el término POP no es genérico, ni descriptivo, ni constituye una designación usual, el término señalado es evocativo y constituye un término débil y no puede servir en forma aislada para indicar el origen empresarial de los productos.

Asimismo, observa que el término evocativo POP es frecuentemente utilizado en la clase en cuestión y la marca registrada tiene una fuerza distintiva de naturaleza débil. c) Contestaciones a la demanda El Procurador Público, a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, contesta la demanda y manifiesta: “Cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos su extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y derecho que a continuación expongo” (resaltado en el texto).

Concluye indicando que “(…) las Resoluciones materia de ‘indebido’ cuestionamiento son correctas y totalmente arregladas a derecho, ya que han sido expedidas por Organo competente en el correcto ejercicio de sus funciones, sin disposiciones contrarias a la Constitución o a la Ley, y en estricta observancia de las normas especiales sobre Propiedad Industrial y las que rigen el Procedimiento Administrativo; por ende no adolecen de vicio o causal de nulidad alguna que conlleve a declarar su invalidez o ineficacia.” (resaltado en el texto).

GACETA OFICIAL 28/06/2006 30.56 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda a través de apoderados. Expone lo siguiente: sido expedidas con arreglo a la ley, sin incurrir en ninguna causal que determine su invalidez o ineficacia”. Refiere la inconsistencia de la demanda aseverando que “(…) es posible concluir que la demandante impugna las resoluciones administrativas expedidas por el Tribunal de INDECOPI y la Oficina de Signos Distintivos, sobre la base de un único argumento que consiste en sostener que las marcas ‘GLOBO POP FRESH’ y ‘POPS’ serían confundibles”.

CONFIPERU S.A., sociedad considerada tercero interesado en esta causa, con domicilio en la ciudad de Lima, Perú, no dio contestación a la demanda propuesta. Señala que “(…) resulta inaceptable la tesis propuesta por la empresa demandante en el sentido que no deben tomarse en cuenta los términos ‘GLOBO’ y ‘FRESH’ que conforman la marca solicitada y que sólo debiera procederse a la comparación de los términos ‘POP’ y ‘POPS’”.

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Manifiesta que “En efecto, si bien es evidente que la marca solicitada por la empresa codemandada está conformada por dos términos descriptivos, como lo son ‘GLOBO y ‘FRESH’ y un término de uso común en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, como lo es ‘POP’, es también cierto que la distintividad de la marca solicitada debe ser apreciada por la particular combinación de los términos que lo conforman.

Esto implica que la marca debe ser analizada en su conjunto, ‘GLOBO POP FRESH’, porque de tal forma cumplirá su función distintiva y no desmembrándola en sus elementos integrantes”. Con relación a los productos que amparan las marcas en conflicto observa que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial existen registradas muchas marcas que utilizan el término “POP”.

Y manifiesta que todas esas marcas pertenecen a distintos titulares y coexisten pacíficamente en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial compartiendo el término de uso común “POP”. d) Tercero interesado CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 10 de mayo de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por otro lado, expresa que “En el presente caso, aplicando los criterios antes anotados, la autoridad administrativa constató que las marcas en conflicto ‘POPS’ y ‘GLOBO POP FRESH’ cuentan con evidentes diferencias en el plano gráfico y fonético que determinan que su coexistencia no induzca a error o confusión al consumidor”. Este Tribunal procede a realizar la interpretación únicamente del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, al considerar que ésta es la norma aplicable al caso que nos ocupa y por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “GLOBO POP FRESH” ha sido presentada el 27 de abril de 1998, esto es, en vigencia precisamente de la Decisión 344.

Concluye señalando que “Consecuentemente las resoluciones administrativas impugnadas han Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, GACETA OFICIAL se interpretará, de oficio, los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

( ) 28/06/2006 31.56 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: la marca denominativa, comparación entre marcas denominativa simple y denominativa compuesta; palabras de uso común; signos en idioma extranjero, la marca débil; prohibiciones para el registro marcario: los signos genéricos, descriptivos y evocativos; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario; la confusión directa e indirecta:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL 28/06/2006 32.56 a) Perceptibilidad

3.2. CLASES DE MARCAS Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL mente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 3 Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Existe la posibilidad que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión, existe, entonces, identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En este caso, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior.

En estos casos, el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que, de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial. 3 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 28/06/2006 33.56

3.3. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. LA MARCA DEBIL En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 4 Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se 4 Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, de fecha 4 de septiembre de 2002. GACETA OFICIAL hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. 5 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 6

3.4. LOS SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS Se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denomi5 6 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, p.p. 78 y 79.

OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. p.p. 191 y 192. 28/06/2006 34.56 nación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ” 7 Este Tribunal ha precisado también que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” 8 Finalmente, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que 7 8 Proceso 12-IP-95.

Sentencia dictada el 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINAProceso 2-IP-89. Sentencia dictada el 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344” (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP2001, de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12IP-95, ya citadas).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, de 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, de 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están cons- 28/06/2006 35.56 tituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”. 9 A los efectos descritos anteriormente este Tribunal considera que los signos genéricos y descriptivos no son susceptibles de registro.

En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 10 Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

3.5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de 9 10 Proceso 20-IP-96. G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Ibídem. GACETA OFICIAL igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 11 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y 11 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 28/06/2006 36.56 recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 12 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 13 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las parti12 13 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 28/06/2006 37.56 “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. cularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 14 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 15

3.6. LA CONFUSION DIRECTA E INDIRECTA El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 16 15 16 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 17 Por lo expuesto, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos en disputa, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Al comparar marcas denominativas simples y compuestas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras 17 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 28/06/2006 38.56 que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 3. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 4. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 5.

El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 6. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole ha- GACETA OFICIAL 28/06/2006 39.56 cer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 7. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 8.

La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 9.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 17512003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 70-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Interpretación del artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: Sociedad ONEIDA LTD.

Marca: “ONEIDA”. Expediente Interno N° 2186 MHM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil seis. GACETA OFICIAL En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango. 28/06/2006 40.56 versia son diferentes, tanto en su naturaleza como en su destino final”; y, por lo tanto, decide “Rechazar la observación y ordena (sic) la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica en referencia, previo el cumplimiento de las formalidades legales correspondientes”.

VISTOS: 1.3. Hechos relevantes Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 10 de mayo de 2006. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad ONEIDA LTD. Las partes demandadas son: el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad TEXTILES SWANTEX S.A. 1.2. Acto demandado La sociedad ONEIDA LTD., a través de apoderado, plantea que se declare “la ilegalidad del acto administrativo impugnado y, como consecuencia de ello, (…) la nulidad (…)” de la resolución administrativa Nº 0944579, de 5 de mayo de 1995 y notificada el 26 de junio del mismo año, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la cual resolvió “Que la marca de fábrica de TEXTILES SWANTEX S.A., protege vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas clase internacional No. 25; mientras que la marca de la compañía ONEIDA LTD., protege los productos de la clase internacional No. 8, el riesgo para la confusión no existe, los productos protegidos por las marcas en contro- Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - “El 20 de enero de 1993 TEXTILES SWANTEX S.A. solicitó el registro de la marca de fábrica ONEIDA bajo el No. 36676-93 para proteger ‘Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas’, en la Clase Internacional No. 25”. - “El 21 de febrero de 1994, ONEIDA LTD, presentó observaciones contra la solicitud de registro de la marca ONEIDA, fundamentándose en: a) Que la denominación solicitada no es susceptible de registro alguno, puesto que contraviene a lo dispuesto en el Art. 81 de la Decisión 344 (…). b) (…) el signo solicitado presenta los impedimentos establecidos en el Art. 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. c) Que ONEIDA LTD. es propietaria de la famosa y notoriamente conocida marca ONEIDA, que protege ‘vajillas, vajillas huecas, vajillas llanas; cuchillos de mesa y cuchillería, bien sean de metales preciosos, plateados o de metales no preciosos’, registrada en el Ecuador con No. 385-47, el 1ro de julio de 1947 (…) y renovada por última ocasión con el No. 2330 el 16 de julio de 1992. d) Que la marca ONEIDA, solicitada por TEXTILES SWANTEX S.A. es idéntica a la marca de ONEIDA LTD.

Esta indiscutible igualdad, aún cuando la marca solicitada pretende proteger productos de distinta clase internacional que los protegidos por la GACETA OFICIAL marca ONEIDA registradas con anterioridad en el Ecuador y en varios países del mundo por ONEIDA LTD., determinaría que el registro y consecuente uso del signo solicitado, induciría al público a error y engaño, (…).

(…) si en el mercado aparecieran productos de distinta clase internacional, tales como vestidos, el público consumidor pensaría erradamente que son fabricados y provienen de ONEIDA LTD. Y que, por ende, tienen la garantía de ser de gran calidad. (…) e) El 23 de mayo de 1994, TEXTILES SWANTEX S.A. contestó las observaciones, negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma (…).

Adicionalmente, TEXTILES SWANTEX S.A. propuso llegar a un acuerdo mediante el cual se limitaría la especificación de artículos protegidos por la marca ONEIDA a única y exclusivamente ‘medias para mujer y ropa íntima femenina’. Clase Internacional 25”. - “Mediante providencia de 27 de mayo de 1994, notificada el 22 de junio de 1994, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, corrió traslado de la contestación y la propuesta de TEXTILES SWANTEX S.A.” - “El 13 de julio de 1994, ONEIDA LTD. manifestó no encontrar aceptable el acuerdo propuesto por cuanto la compañía ONEIDA LTD. gasta anualmente algunos millones de dólares en anuncios, distribución, mercadeo y promoción de la marca de fábrica ONEIDA, po (sic) lo que la misma es de gran reconocimiento a nivel internacional.

En consecuencia, cualquier uso de la marca ONEIDA en bienes de consumo, particularmente en aquellos seleccionados por mujeres, podría diluir el valor de la famosa y notoriamente conocida marca ONEIDA, lo cual causaría grave (sic) perjuicios a ONEIDA LTD.”(resaltado en el texto). - “Mediante escrito de 2 de septiembre de 1994, ONEIDA LTD. presentó la declaración juramentada (…) del Gerente de la División Internacional de la compañía ONEIDA LTD.

Junto a dicha declaración constan varios documentos que demuestran la fama y notoriedad de la marca ONEIDA. (…)”. 28/06/2006 41.56 - “Mediante acto administrativo de 5 de mayo de 1995, notificado el 26 de junio de 1995 (…)”, el Director Nacional de la Propiedad Industrial emitió la Resolución No. 0944579 en la cual resuelve rechazar la observación formulada y ordenar la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica en referencia. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad ONEIDA LTD., constituida y organizada conforme a las leyes de la República del Ecuador, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que en la resolución impugnada, “se ha violado expresamente el Art. 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344”. Indica que el acto administrativo impugnado “se aparta tanto de lo establecido en normas expresas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuanto del elemental principio de protección a las marcas famosas y notoriamente conocidas (…)”.

Señala “que la marca solicitada ONEIDA es idéntica a la marca ONEIDA, previamente registrada en Ecuador por ONEIDA LTD., así como en varios países del mundo, marca famosa y notoriamente conocida”. Agrega que “una marca famosa se encuentra ya en la mente del público consumidor (…), con independencia de los productos que se protejan”. Observa que “si vemos ropa con una marca famosa y notoriamente conocida, como ONEIDA, pensaremos que tal producto tiene alguna vinculación con ONEIDA LTD.

Al no tenerla, y producirse el efecto señalado en el público consumidor se permite que el productor de tal ropa (en este caso, TEXTILES SWANTEX S.A.), se beneficie ilícitamente de la fama, notoriedad y prestigio de la marca ONEIDA, y que ONEIDA LTD. sea afectada por la dilución en la fuerza distintiva que sufrirá la marca ONEIDA”. Asimismo, manifiesta que “Debe tenerse muy en cuenta que es común que las compañías GACETA OFICIAL promocionen los productos a través de artículos que están comprendidos en la Clase Internacional 25, tales como camisetas, o gorras.

Por ello, el público consumidor, al ver artículos de la Clase 25 bajo la marca ONEIDA, sufrirá confusión y pensará inevitablemente que tales productos tiene (sic) vinculación con ONEIDA LTD.”. Concluye que “la marca ONEIDA de ONEIDA LTD. es famosa y notoriamente conocida, (…) por lo tanto, no puede registrarse una marca idéntica a ella, aún cuando protege productos de distinta clase”. c) Contestaciones a la demanda El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, en su contestación a la demanda, deduce varias excepciones: 1.

LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, pues “guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial”.

2. NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA, “niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda (…)”.

3. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PREVIA, a fin de que se suspenda el proceso y se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos pertinentes. El Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, en su contestación a la demanda deduce varias excepciones: 1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.

Legalidad y validez de la Resolución impugnada, pues “guarda conformidad con lo que disponen el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es válida y legal”. Finalmente, concluye “Que la marca ONEIDA, no contraviene ninguna disposición legal, que entre los productos que protegen las marcas que se encuentran en controversia no existe 28/06/2006 42.56 semejanza que pueda inducir a confusión a los medios comerciales como al público consumidor, además los productos se expanden en distintos lugares, por estas consideraciones esta Unidad Administrativa, procedió a rechazar la observación”.

La Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador, a través del Jefe de Control y Revisión de Juicios de la Procuraduría General del Estado y Delegado del Señor Procurador General del Estado, contesta la demanda y afirma que interviene en la causa como parte procesal; y, propone las siguientes excepciones: 1. “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”. 2.

“Incompetencia del Tribunal para conocer y resolver sobre la pretensión de pago de supuestos daños y perjuicios (…)”. 3. “Improcedencia de la demanda porque en el acto administrativo no existe ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. 4. “Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción”. d) Tercero interesado La compañía TEXTILES SWANTEX S.A., constituida bajo las leyes de la República de Colombia, a través de apoderado, deduce las siguientes excepciones: 1.

“Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”. 2. “Improcedencia de la demanda (…)”. 3. “Incompetencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo para anular el registro de la marca ONEIDA (…). “(…) el actor equivocó de jurisdicción al presentar su demanda, pues claramente en su pretensión el actor solicita que se se (sic) anule el registro de la marca ONEIDA, por tanto debió incoar su acción ante un Juez de lo Civil y no ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo” (resaltado en el texto).

GACETA OFICIAL 4. “Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción”. 5. “Que la marca ONEIDA que aduce ser propietario el accionante, no es famosa ni notoria, ni en el Ecuador, ni en ningún país del Pacto Andino”. 6. “Niego que la coexistencia de las marcas pueda producir confusión en el público consumidor, por cuanto están destinadas a proteger productos de naturaleza totalmente diversa”. 7.

“Niego que al emitir la Resolución No. 09444579 (sic) notificada el 26 de junio de 1995, (…), se haya violado disposición legal alguna, pues esta (sic) es conforme a los hechos y al derecho, (…)”. Finalmente indica que “Por las excepciones deducidas se servirán (…) rechazar la demanda”. 28/06/2006 43.56 Decisión 313, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en lugar de las disposiciones sometidas a consulta; y, el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme lo solicitó el consultante, considerando que el examen de registrabilidad del signo fue efectuado en vigencia de la mencionada Decisión 344.

El Tribunal estima pertinente extender dicha interpretación, también de oficio, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consideración a que la resolución impugnada fue expedida en vigencia de la Decisión 344. En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

CONSIDERANDO: Decisión 313

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL (…) Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

“Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 10 de mayo de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Tomando en cuenta que las normas, objeto de la solicitud de interpretación, corresponden a los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que la solicitud de registro como marca del signo “ONEIDA” fue presentada el 20 de enero de 1993, esto es, en vigencia de la “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

GACETA OFICIAL 28/06/2006 44.56 (…) (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) DECISIÓN 344 (…) DEL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO (…) “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. (…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: marcas denominativas; impedimentos para el registro marcario: la identidad; riesgo de confusión: directa e indirecta; reglas para efectuar el cotejo marcario; la conexión competitiva entre productos; la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; confusión con la marca notoriamente conocida; y, procedimiento para el examen de registrabilidad y debida motivación.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Órgano Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecido por la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, subrogatoria de la 313, con apoyo en todo lo cual se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la GACETA OFICIAL 28/06/2006 45.56 solicitud.

La solicitud de registro como marca del signo “ONEIDA” fue presentada el 20 de enero de 1993, esto es, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: Al respecto el Tribunal ha señalado que: “(…) si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 1 Así mismo, este Órgano Jurisdiccional ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto 1 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en G.O.A.C. Nº 1028, de 14 de enero del 2004).” 2

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, 2 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.3. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto. 28/06/2006 46.56 La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdivide en dos grupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los cuales han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la im- GACETA OFICIAL presión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quien debe aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjun3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 28/06/2006 47.56 to de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 4 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La confusión puede producirse, en todo caso, en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra” 5. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vo- 4 5 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL cales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 28/06/2006 48.56 marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que faciliten al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

3.5. LA CONFUSION DIRECTA E INDIRECTA El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 7 Este Órgano Jurisdiccional ha acogido, en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Por lo expuesto, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos en disputa, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como 6 7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9

3.6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS 28/06/2006 49.56 circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideran sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 10 El Tribunal considera a la finalidad como un criterio distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Órgano Jurisdiccional ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal 9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos Este Órgano Jurisdiccional estima que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos. 10 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo. S.A. Madrid. p.p. 242 - 246. GACETA OFICIAL También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 11

3.7. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren, entre otros, los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sec- 28/06/2006 50.56 tor correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 12 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 13 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 14 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). 12 13 14 11 Proceso 09-IP-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega

3.8. OTROS IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el 28/06/2006 51.56 análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible.

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las pruebas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria, tal situación y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

3.9. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACIÓN El Derecho Comunitario, en el presente caso la Decisión 344, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 93 y 95 de la Decisión en referencia. La Oficina Nacional Competente, en ejercicio de lo facultado por el artículo 94 de la Decisión 344, podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales establecidas en ese artículo, dentro de las cuales, en su literal a), se encuentran las solicitudes presentadas extemporáneamente.

Se desprende, entonces, que la oficina nacional competente, en el caso concreto, se limitará a tramitar las observaciones que no se encuadren en ninguna de las referidas causales, exigencia reiterada por el artículo 95 de la misma Decisión, cuando dispone que admitidas las observaciones, sin que incurran éstas en alguna de las causales del artículo 94, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, den- GACETA OFICIAL tro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, si lo estima conveniente, formule alegatos.

Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones y sobre la concesión o la denegación del registro. El examen de registrabilidad que en apego a lo dispuesto en el artículo 96 de la misma Decisión debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete aún más al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. 28/06/2006 52.56 el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96 que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 16 Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 15 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; 1.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 15 16 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.

G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 4. No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 7. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario 28/06/2006 53.56 probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 8.

El artículo 73, literal d) de la Decisión 313, al igual que establece protección especial para la marca notoria, lo hace también respecto de todos los otros signos que acrediten esa calidad, pues al no excluirlos, amplía la esfera proteccionista para el consumidor y para el titular del nombre notorio. 9. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro conforme se establece en el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 interpretada. 10.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2186 MHM, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO 28/06/2006 54.56 Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 28/06/2006 55.56 GACETA OFICIAL 28/06/2006 56.56 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

Documentos publicados en esta gaceta