Año XXIII - Número 1378 Lima, 4 de agosto de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 71-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 81, 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. Consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 5482003.

Actor: Sociedad UBS AG. Marca: “UBS (denominativa)” Proceso 76-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 73 literales d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 71, 73 literal a) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego. Marca: “AAA y diseño”. Expediente Interno N° 2268-2003 Proceso 77-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. Marca: “F.C.C.” (mixta). Expediente Interno Nº 2003-00370 17 38 PROCESO 71-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 81, 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. Consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 548-2003.

Actor: Sociedad UBS AG. Marca: “UBS (denominativa)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de junio del año 2006, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 04/08/2006 2.52 fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de mayo de 2006.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: Sociedad UBS A.G. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. do. En la región latinoamericana los negocios incluyen la administración de reservas internacionales de los gobiernos, la asesoría financiera en los procesos de privatización, manejo de fondos públicos y privados, negocios fiduciarios y demás operaciones financieras. UBS AG mantiene representantes permanentes en el Perú, quienes actúan conforme a las normas de supervisión vigentes y están acreditados ante la Superintendencia de Banca y Seguros. c. La institución bancaria SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT, actualmente fusionada al interior de UBS AG, solicitó el 1 de julio de 1998, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca UBS (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9865502.

B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos de la demanda. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. La entidad bancaria UBS AG es una entidad bancaria organizada y constituida de acuerdo con las leyes de Suiza y con más de 125 años de tradición; mantiene operaciones en las más importantes plazas financieras alrededor del mundo.

La sigla UBS identifica ante los consumidores de los cinco continentes a una prestigiosa y famosa institución bancaria suiza, la cual se ubica entre los 4 primeros bancos más grandes del mundo. d. El 30 de octubre de 1998, la sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de las siguientes marcas: • UPS (denominativa), para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado 33026 • UPS (mixta), para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación de Niza. Certificado 33027. La representación gráfica de la marca es: b. Su destacada posición en el sistema bancario internacional incluso ha sido reconocida por el Banco de Reserva de la República del Perú, organismo que acredita a UBS como banco de primera categoría en el territorio peruano. Actualmente tiene representaciones estables en más de cincuenta países a través del mun- e. El INDECOPI, mediante Resolución N° 12501999/OSD-INDECOPI del 4 de febrero de 1999, declaró fundada la observación formulada por GACETA OFICIAL la sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. y denegó el registro solicitado. f. El 1 de marzo de 1999, la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 1250-1999/OSD-INDECOPI del 4 de febrero de 1999. g. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 989-1999/TPI-INDECOPI de 6 de agosto de 1999, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada. h. El 9 de diciembre de 1999, la sociedad UBS AG, mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez de la Resolución N° 989-1999/TPIINDECOPI de 6 de agosto de 1999. i. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2002, declaró fundada la demanda interpuesta. j. La sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC., mediante escrito radicado el 16 de enero de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos: a. Con las Resoluciones expedidas por el INDECOPI se desconoció la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París, y una violación a este Convenio presupone el incumplimiento de las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio – OMC, pues a través de la interpretación que hizo el INDECOPI concluyó que las circunstancias de hecho relevantes únicamente son aquellas que ocurren en territorio peruano y no las que se presentan a nivel internacional; dado que la norma indica que se “deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de 04/08/2006 3.52 la marca..”, un tribunal administrativo no puede interpretar su sentido en forma diversa, menos cuando la OMPI señala: “Las autoridades competentes del país en que se reclama la protección de una marca pueden sacar también conclusiones de este tipo (de registrabilidad de la marca) de las circunstancias que concurren en otros países”.

(Guía para la aplicación del Convenio de París). b. Además, no es un hecho controvertido que los signos en conflicto amparen servicios prestados por instituciones muy prestigiosas; no se advirtió sobre la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto, lo que ha sido reconocido por la propia observante, ni sobre el poder distintivo que detenta nuestra marca UBS y la marca observante, y tal desconocimiento lleva, a la vez, al incumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la OMC.

Igualmente, al establecer el supuesto riesgo de confusión se hizo un errado análisis. c. Alude al tema de la publicidad a nivel mundial, para decir que ambas compañías han debido hacer grandes inversiones publicitarias alrededor del mundo para promocionar las respectivas marcas, y no puede afirmarse que tales actividades publicitarias hayan provocado error o confusión entre los consumidores alrededor del mundo. d. Igualmente, al hecho de que ambas marcas son “marcas de la casa”, clasificación doctrinaria que atañe a la asociación que hacen siempre los consumidores de una denominación determinada con un determinado fabricante, sin importar el producto o servicio de que se trate.

La marca UBS, compartiendo la calidad de “marca de casa”, no puede provocar confusión en el público consumidor. e. La publicidad de la marca UBS a nivel mundial, llega al territorio peruano a través de diferentes medios, como pueden ser los canales de cable, diarios, Internet o revistas internacionales. f. No existen semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto.

En este punto el INDECOPI no evaluó correctamente los criterios de registrabilidad, dado que, no obstante atendió las circunstancias de hecho que permitían concluir que el riesgo de confusión entre GACETA OFICIAL las marcas en conflicto nunca se podría producir, negó el registro del signo. 3. La contestación a la demanda. A. Por parte del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: a. El Tribunal del INDECOPI consideró que la marca solicitada UBS resulta gráfica y fonéticamente confundible con la marca registrada UPS, existiendo, además, identidad en algunos de los productos que distinguen, motivo por el cual se encuentra incursa en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b. Considera que la demanda es inconsistente porque en ella se argumenta que conforme a lo dispuesto en la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París el registro solicitado debió concederse; con dicho argumento la actora interpreta la norma aisladamente, porque ésta se refiere a condiciones de registro y a la independencia de la protección de una misma marca en varios países, lo cual constituye una ratificación del principio de territorialidad que rige el derecho de marcas, principio que en el campo de la propiedad industrial tiene dos implicaciones fundamentales: 1.

Que la ley nacional establece las condiciones de adquisición, contenido y extinción de los derechos, sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales y regionales. 2. Que la protección que la ley otorga se encuentra limitada al territorio de un determinado Estado. 04/08/2006 4.52 cho que fuera capaz de hacer desaparecer el riesgo de confusión entre las marcas, porque tendría que probar que los signos en conflicto se han utilizado simultáneamente y durante un período largo para distinguir productos de la clase 9 sin confusión alguna. d. El artículo 6 quinquies, Sección B, numeral 1 del Convenio de París, establece que no se otorgará el registro de una marca cuando sea capaz de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama, como precisamente ocurre con la marca solicitada por la empresa demandante. e. Y finalmente, en relación con el examen de confundibilidad señala que conforme con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la semejanza entre dos marcas será impedimento para el registro cuando ésta se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error o confusión al público consumidor. f. La marca registrada distingue productos de la clase 9 y el signo solicitado pretende amparar productos de la misma clase: aparatos para registro, transmisión y reproducción de datos, sonidos e imágenes, incluyendo instalaciones de transmisión remota de información; soportes de registro magnético y óptico; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos y aparatos operados por medio de monedas, particularmente máquinas electrónicas automáticas para efectuar transacciones bancarias; aparatos e instalaciones de procedimiento de información; hardware y software de computadoras y equipos e instrumentos periféricos para transmisión remota de información. g. Dadas las semejanzas en el plano fonético y la identidad de los productos que distinguen los signos, el solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida en la norma comunitaria citada.

Y de todas maneras, la misma norma citada como violada señala como uno de los casos para rehusar el registro “cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país en donde la protección se reclama”. La Sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. contestó la demanda con los siguientes argumentos: c. De otro lado, la empresa demandante no aportó prueba alguna dentro de la actuación que permitiera acreditar una circunstancia de he- “De la misma forma la demanda incoada debe ser declarada infundada en razón que a simple vista se puede percibir que entre las mar- B. Por parte del tercero interesado.

GACETA OFICIAL cas en conflicto, UBS (solicitada) y UPS dentro de un escudo (Registrada a favor de mi representada), hay un notorio parecido tanto gráfico como fonético y además están destinadas a proteger los mismos productos ubicados en la Clase 9 de la N.O.”. 4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia del 5 de diciembre de 2002, proferida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “Décimo Séptimo.- Que, en consecuencia, la Sala de Propiedad Intelectual al confirmar la Resolución Número mil doscientos cincuenta mil novecientos noventa y nueve/OSD – INDECOPI de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve que declara fundada la observación formulada por el United Parcel Service América Inc. y deniega la solicitud de registro de marca de servicio presentada por Schweizerische Bankgellschaft, se encuentra incursa en la causal de nulidad prevista por el inciso b del artículo cuarenta y tres de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, al haber sido emitida sin tener en cuenta lo dispuesto por la Sección C del artículo seis quinquies del Convenio de París”. 5.

Recurso de apelación contra la sentencia de 5 de diciembre de 2002, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La sociedad United Parcel of America y el INDECOPI interpusieron recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La primera de las mencionadas argumenta:: 04/08/2006 5.52 Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual señala: 1.

Los signos UBS y UPS poseen nivel gráfico, y fonético y una información general semejante. 2. En la primera instancia no se tomó en cuenta que en materia de marcas es irrelevante el giro comercial al que se dedican las empresas cuyos signos se confrontan pues lo que debe evaluarse en el examen de confusión, es la lista de productos o servicios que identifican tanto el signo solicitado como la marca registrada.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de la presente interpretación es el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al momento en que se solicitó el registro de la marca UBS (denominativa). Además, se interpretará de oficio los artículos 81, 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 Artículo 81 1.

La similitud gráfica entre las marcas es evidente y fonéticamente hablando también existe similitud innegable y la coexistencia en el mercado sería susceptible de causar confusión en el público consumidor. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 2.

Las marcas registradas UPS y la marca solicitada UBS distinguen la misma clase de productos de la nomenclatura oficial. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercia- GACETA OFICIAL lizados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, (…) 04/08/2006 6.52 de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios”: Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos”: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de marcas. B. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. C. Reglas para el cotejo marcario. D. Comparación entre marcas denominativas. E. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

F. De la marca notoriamente conocida y de la prueba de la notoriedad. G. La coexistencia de marcas idénticas o similares. H. La relación jerárquica entre el derecho comunitario andino y las demás normas de derecho internacional. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. GACETA OFICIAL La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. 04/08/2006 7.52 el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: La marca se define como el signo sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253, de 07 de marzo de 1997). “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112 de 06 de septiembre de 2004). (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley.

Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre 04/08/2006 8.52 otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas.

Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irre4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 04/08/2006 9.52 gistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan, así como GACETA OFICIAL entre los productos que amparan, existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobe los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2005. Sentencia de 27 de julio de 2005, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1240, de 7 de septiembre de 2005).

Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. 04/08/2006 10.52 “ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.”.

(Proceso Nº 161-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de enero del 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175, de 15 de marzo de 2005. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, GACETA OFICIAL para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: 04/08/2006 11.52 ciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

“ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. D. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronun5 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas “UBS” y “UPS”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal. 6 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL E. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 7, logotipos 8, íconos, etc. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc7 8 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo 04/08/2006 12.52 trina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudciail publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004 Interpretación prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.

Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa. En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto “UPS” y la marca denominativa “UBS”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

F. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una GACETA OFICIAL colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 9 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344). 04/08/2006 13.52 “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado.

Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.

(Proceso N° 23-IP-96. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998). En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”.

(Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 674 de 31 de mayo de 2001). Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores. 9 La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: OTAMENDI, Jorge.

Ob. Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 10 “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”. 11 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 12 El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: 11 12 c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” G. DE LA COEXISTENCIA DE HECHO DE SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES Como quiera que en el caso bajo estudio la demandante alega que las marcas en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado sin que se haya presentado riesgo de confusión, se hace necesario estudiar el fenómeno de la coexistencia de hecho de signos idénticos o similares.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE HECHO DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riego de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003).

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; 10 04/08/2006 14.52 GACETA OFICIAL H. RELACIÓN JERÁRQUICA ENTRE EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y LAS DEMÁS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL.

En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación se discute la aplicación al caso concreto del Convenio de París y de las normas de la OMC. Por tal motivo se hace necesario precisar las relaciones jerárquicas entre el derecho comunitario andino y las demás normas de derecho internacional. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, dentro de las cuales se encuentran las de la Organización Mundial de Comercio, y en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional. Respecto de la preeminencia del derecho comunitario frente a las normas de derecho internacional y especialmente respecto de las normas de la OMC, el Tribunal ha manifestado: “El hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella.

Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los orde- 04/08/2006 15.52 namientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan”. (Proceso 118-AI-2003. Sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1206 de 13 de junio de 2005).

Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: GACETA OFICIAL PRIMERO: 04/08/2006 16.52 Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. Conforme a lo anterior, el juez consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre el signo denominativo UBS y la marca mixta UPS.

QUINTO

TERCERO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

CUARTO: Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Conforme a lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas “UBS” y “UPS”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal en relación con la comparación de marcas denominativas.

SEXTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de hecho de las marcas de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de GACETA OFICIAL 04/08/2006 17.52 coexistencia en el mercado riesgo de confusión. En todo caso, el hecho de que dos signos hayan coexistido no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad respectivo.

SEPTIMO: Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 5482003, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 76-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 73 literales d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 71, 73 literal a) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego. Marca: “AAA y diseño”. Expediente Interno N° 2268-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis. Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de VISTOS: GACETA OFICIAL Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 31 de mayo de 2006. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 04/08/2006 18.52 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1.1.

Las partes La parte demandante es el señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego. La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

El tercero interesado del acto administrativo impugnado es la sociedad AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, INC. 1.2. Acto demandado El señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego, mediante apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 1435-2000/TPI-INDECOPI, de 20 de noviembre de 2000, que resolvió confirmar la Resolución Nº 12892-96/INDECOPI/OSD, de 7 de octubre de 1996, en el extremo que declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por American Automobile Association Inc., y, en consecuencia, declaró nulos los certificados Nº 9791 correspondiente a la marca AAA y la Resolución Nº 9828 correspondiente a la marca TRIPLE A, registradas a favor del demandante, rechazó la solicitud de registro de la marca de servicios constituida por la denominación “AAA y diseño”, esto es, encerrada dentro de una forma ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos; y, por tanto, declaró insubsistente la Resolución Nº 12892-96-INDECOPI/OSD en el extremo que denegó el registro solicitado.

Como pretensión accesoria solicita la vigencia de los precitados certificados. 1. El 9 de abril de 1992, el señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego solicitó el registro del signo constituido por la denominación “AAA y diseño”, esto es, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial. 1 Dicha solicitud se tramitó en el expediente administrativo N° 201361. 2.

El 17 de junio de 1992, la empresa American Automobile Association, Inc. formuló observación a la solicitud del registro mencionado, manifestando ser titular de la marca “AAA”, encerrada dentro de una figura ovoidal, la misma que distingue servicios de transporte y vehículos de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada en los Estados Unidos de América, bajo certificado No. 547.321.

Sostuvo que su marca tenía la calidad de notoria, arguyó lo prescrito en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929 y manifestó que la marca solicitada era idéntica a la suya: MARCA SOLICITADA 1 MARCA REGISTRADA EN ESTADOS UNIDOS Clase 39.- Trasporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

GACETA OFICIAL 3. Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 1993, la empresa American Automobile Association, Inc. solicitó la nulidad del certificado No. 9791, correspondiente al registro de la marca constituida por la denominación “AAA” que distingue servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, otorgado a favor del demandante.

Sostuvo que es titular de la marca “AAA”, encerrada dentro de una figura ovoidal, la misma que distingue servicios de transporte y vehículos de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada en los Estados Unidos de América bajo certificado No. 547.321, por lo que la marca otorgada al demandante mediante certificado No. 9791 habría sido concedida transgrediendo el literal h) del artículo 72 y el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta solicitud de nulidad se tramitó en el expediente administrativo No. 220095. 4. El 1 de marzo de 1996, la empresa American Automobile Association, Inc. solicitó la nulidad del certificado No. 9828 correspondiente al registro de la marca constituida por la denominación ‘TRIPLE A” que distingue servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, otorgada a favor del demandante.

Sostuvo que dicha marca es idéntica a sus marcas “AAA” y “TRIPLE A” registradas en los Estados Unidos de América y en diversos países del mundo, por lo que habría sido otorgada contraviniendo los literales d) y e) del artículo 83 y el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta solicitud de nulidad se tramitó en el expediente administrativo No. 9604742. 5.

Mediante proveído de fecha 12 de abril de 1996, la Oficina de Signos Distintivos dispuso la acumulación de los expedientes administrativos No. 9604742 y No. 220095; y, mediante proveído de fecha 3 de septiembre de 1996 dicha Oficina dispuso adicionalmente la acumulación de los expedientes No. 9604742 y No. 220095 al expediente No. 201361, para su resolución conjunta. 6.

Tramitados los expedientes administrativos acumulados, mediante resolución No. 1289296-INDECOPI/OSD, de fecha 7 de octubre de 04/08/2006 19.52 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por la empresa demandada American Automobile Association, Inc. y, en consecuencia, nulos los certificados No. 9791 y No. 9828, correspondientes a las marcas de servicio “AAA” y “TRIPLE A”, respectivamente.

La resolución declaró, además, fundada la observación formulada por la empresa demandada, denegando, en consecuencia, el registro de la marca de servicio constituida por la denominación “AAA”, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por el demandante.

La Oficina de Signos Distintivos consideró que las pruebas presentadas acreditaban la notoriedad de la marca de la empresa American Automobile Association, Inc. Consideró, asimismo, que la marca solicitada en el expediente No. 201361 era una “copia servil” de la marca registrada por la empresa observante en los Estados Unidos de América. Finalmente, señaló que la marca constituida por la denominación “TRIPLE A” poseía identidad semántica con las marcas de la empresa American Automobile Association, Inc. Esta resolución fue apelada por el demandante mediante escrito presentado el día 30 de octubre de 1996, por lo que el expediente fue elevado al Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual de INDECOPI. 7.

El 20 de noviembre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual expidió la resolución No. 1435-2000/TPI-INDECOPI, mediante la cual confirmó la expedida por la Oficina de Signos Distintivos, en el extremo que declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por la empresa American Automobile Association, Inc. y, en consecuencia, declaró nulos los certificados No. 9791 (correspondiente a la marca “AAA”) y No. 9828 (correspondiente a la marca “TRIPLE A”) registrados a favor del demandante.

Asimismo, la resolución del Tribunal de INDECOPI rechazó la solicitud de registro de la marca de servicio constituida por la denominación “AAA”, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de GACETA OFICIAL color rojo los perfiles y contornos, según modelo, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, presentada por el demandante y, por tanto, insubsistente la resolución de la Oficina de Signos Distintivos, en el extremo que denegó dicho registro de marca.

El Tribunal de INDECOPI consideró que las pruebas aportadas por la empresa American Automobile Association, Inc. no logran acreditar la notoriedad de sus marcas registradas en el extranjero, por lo que debe rechazarse la nulidad de las marcas del demandante por la causal de transgresión de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo, consideró que las marcas registradas a favor del demandante no constituyen signos engañosos, por lo que debe desestimarse la nulidad por la causal establecida en el literal h) del artículo 72 de la mencionada Decisión 313. El Tribunal de INDECOPI apreció que el demandante actuó de mala fe al solicitar el registro de las marcas “AAA” y “TRIPLE A” para distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, por lo que al otorgarse las mismas se incurrió en nulidad prevista en el artículo 100 del Decreto Supremo No. 00171-IC-DS, norma vigente en la fecha de concesión de dichos registros, siendo procedente la nulidad de los certificados de dichas marcas.

Finalmente, el Tribunal de INDECOPI consideró que la solicitud de registro de la marca de servicio constituida por la denominación “AAA”, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, presentada por el demandante, debe ser rechazada, toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo No. 823 debe privarse a dicha solicitud del derecho de prelación, por haber actuado el solicitante de mala fe. 8.

El demandante, don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI 04/08/2006 20.52 No. 1435-2000/TPI-INDECOPI, de 20 de noviembre de 2000. 9. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia expidió la Sentencia A.V. No. 55-2001, de 30 de mayo de 2003, en la cual declaró infundada en todos sus extremos la demanda contencioso administrativa mencionada.

La Sentencia A.V. No. 55-2001, de 30 de mayo de 2003 fue apelada por don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que, por auto de 30 de diciembre de 2005, decidió suspender la tramitación del proceso judicial, a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial ya referida. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda El señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Cuestiona la Resolución No. 1435-2000/TPI-INDECOPI, en la parte que resuelve declarar que Eduardo San Martín Gonzáles del Riego a) Procedió de mala fe al registrar sus marcas (i) AAA, certificado No. 9791; (ii) TRIPLE A, certificado No. 9828; y, b) Carecía de buena fe cuando solicitó a registro por expediente No. 201361 del signo constituido por la denominación “AAA”, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos. Manifiesta que “la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena no contempla como causal de nulidad la mala fe, ni establece tampoco como requisito para solicitar u obtener el registro de una marca, que el solicitante tenga buena fe”.

Añade que “discrepamos con el Tribunal INDECOPI respecto del momento en el cual debe considerarse la existencia o no, de la buena fe del peticionario. En efecto, la Resolución No. 1435-2000/TPI-INDECOPI considera que la existencia o no, de buena fe por parte del peticionario debe establecerse a la fecha de registro de GACETA OFICIAL la marca.

Por nuestra parte consideramos, (…) que la existencia de buena fe por parte del peticionario debe establecerse al momento de solicitarse el registro de la marca”. Indica que “la citada resolución (…) se olvida de la fecha en la cual debe analizar si existe o no, buena fe”. Asevera que la Resolución impugnada “es inválida e ineficaz” porque: (i) No juzga la existencia de buena fe por parte del solicitante del registro de una marca en el momento que la ley establece, es decir, al momento de interponer su solicitud, sino en otro distinto, el de registro.

Al respecto observa que “el momento en el cual debe determinarse si procede de buena fe quien desea ser titular de una marca, es el momento de la interposición de la solicitud de registro”, y que la Resolución impugnada “en ninguna de sus 71 páginas tiene presente la fecha en la cual se solicitaron las marcas. Para verificar si a dicha fecha puede establecerse si don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego procedió de buena o mala fe”.

(ii) Juzga mal las pruebas y presume mala fe del solicitante. Al respecto señala que “Teniendo presente las fechas de solicitud de las marcas declaradas nulas por el Tribunal INDECOPI: a) Marca AAA solicitada el 24 de enero de 1992, b) marca TRIPLE A solicitada el 21 de febrero de 1992. Podemos declarar que no existe en autos ninguna prueba correspondiente a dichas fechas que prueben la existencia de mala fe por parte de don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego”, y que “la citada resolución declara esta mala fe en base a documentos muy posteriores”.

Añade que “La otra prueba en base a la cual se asume la mala fe (…) es la existencia de un contrato de asistencia recíproca ente el Touring y Automóvil Club del Perú y American Automobile Association, Inc.”. (iii) Se pronuncia más allá del petitorio. Al respecto indica que el Tribunal INDECOPI “sacó un argumento nuevo y declaró la nulidad de las marcas citadas en base a un fundamento no discutido en el proceso, la pretendida mala fe de Eduardo San Martín Gonzáles del Riego”; y, que “En este caso el Tribunal INDECOPI ha ido más allá del petitorio, por- 04/08/2006 21.52 que ha declarado una nulidad no solicitada, la nulidad por mala fe”.

(iv) No permitió el derecho de defensa. Al respecto manifiesta que el Tribunal INDECOPI estableció la nulidad de las marcas en litigio en base a la presunta mala fe del demandante, “Si nunca se discutió durante el largo procedimiento que duró desde el año 1992 hasta el año 2000 y nunca se imputó o se corrió traslado a Eduardo San Martín Gonzáles del Riego de una solicitud de nulidad de sus marcas en base a un presunto actuar de mala fe, no puede dictarse una resolución (…) que lo priva de sus marcas en base a un cargo del cual nunca tuvo oportunidad de defenderse”. c) Contestaciones a la demanda El Procurador Público, encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, contesta la demanda y manifiesta: “Cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos su extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y derecho que a continuación expongo”.

Afirma que “La Resolución materia de autos, respecto a las acciones de nulidad de las marcas AAA y TRIPE A registradas a favor del demandante, se emitió de acuerdo con lo previsto por el artículo 100° del Decreto Supremo No. 001-IC-DS, vigente a la fecha de concesión de dichas marcas (…)”. Señala que “los argumentos de la actora son totalmente insubsistentes, y, únicamente pretenden confundir a la Sala (…)”.

Indica que el examen efectuado entre las marcas en litigio “ha sido tomado muy en cuenta por las diferentes instancias administrativas del INDECOPI al realizar el análisis de confundibilidad entre los signos citados, por cuanto los servicios que distinguen los signos en cuestión son los mismos”. Observa que “El criterio de la autoridad administrativa para resolver este caso, ha sido correcto y no debe ser cuestionado, ya que al efectuar el examen comparativo entre las marcas, ha teni- GACETA OFICIAL do en cuenta todos los riesgos para declarar nulos los certificados No. 9791 correspondiente a la marca AAA y No. 9828 correspondiente a la marca TRIPLE A (…)”.

Manifiesta que “la Resolución cuestionada se sustentó en lo previsto por el Art. 181° literal c) del Decreto Legislativo No. 823, concordante con el Art. 113° inciso (sic) c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,, que prevé los casos de nulidad de registro; (…)”. Finalmente, observa que “el acto administrativo emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial, es correcto y se encuentra arreglado a derecho, toda vez que ha sido expedido por órgano competente, en el correcto ejercicio de sus funciones, sin disposiciones contrarias a la Constitución y en estricta observancia de las normas especiales sobre Propiedad Industrial y las que rigen el procedimiento administrativo (…)”.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda a través de apoderados. Expone lo siguiente: Respecto al momento en que debe juzgarse la buena fe del solicitante de un registro de un signo como marca manifiesta que “la resolución administrativa impugnada no ha considerado que el momento trascendente para determinar la existencia o inexistencia de mala fe sea otro que el de la presentación de la solicitud de registro de marca”, y hace referencia a varios acápites de la mencionada Resolución en que hace alusión a la fecha de solicitud del registro.

En relación a las pruebas aportadas al procedimiento administrativo señala que en el derecho de marcas “el empresario que solicite un registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las cuales destacan aquellas que tienen por finalidad propiciar una conducta honesta y leal por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece”.

Añade que “la mala fe como causal de nulidad del registro de una marca, contrariamente a lo que sostiene el demandante, se encontraba prevista también en las normas vigentes al momen- 04/08/2006 22.52 to en que solicitó los registros de sus marcas”, pues, “En efecto, en el año 1992 en que el demandante solicitó el registro de dichas marcas se encontraban vigentes la Decisión 313 y el Decreto Supremo No. 001-71 IC/DS”.

Añade que en el caso concreto “existen una serie de indicios, debidamente acreditados en el expediente administrativo, que permitieron al Tribunal de INDECOPI llegar a la certeza respecto al conocimiento que tenía el demandante de la existencia de las marcas de la empresa American Automobile Association, Inc., registradas en los Estados Unidos de América y que el demandante era además consciente que los servicios prestados por dicha empresa eran conocidos por las personas afiliadas al Touring y Automóvil Club del Perú, por lo que podría beneficiarse deslealmente del prestigio ganado por un tercero a nivel internacional a través de la utilización de signos distintivos idénticos o muy parecidos”.

Asevera que “el demandante pretende sostener la absurda tesis según la cual resulta obra de la casualidad que el en año 1992, es decir, 90 años después del primer uso en los Estados Unidos de América de la marca ‘AAA’ diseñada dentro de una figura ovoidal, él decidió registrar la marca constituida por las letras ‘AAA’ y la marca ‘TRIPLE A’ para distinguir en el Perú los mismos servicios de asistencia en caso de avería de vehículos y remolque que presta la empresa American Automobile Association, Inc.”.

Añade que “se ha probado en el expediente administrativo que la empresa American Automobile Association, Inc., desde mucho antes del año 1992 en que el demandante solicitó el registro de sus marcas, mantenía relación de reciprocidad con el Touring y Automóvil Club del Perú, convenio en virtud al cual los socios de ésta última podrían acceder a los servicios de la primera en los Estados Unidos de América y viceversa”.

Indica que “Este hecho queda además corroborado con la propia publicidad presentada por el demandante para acreditar el uso previo del signo constituido por la figura de ‘AAA’ encerrada dentro de una figura ovoidal, en la cual se aprecia que además de dicho signo se incluye la frase ‘eficiencia internacional’, con lo cual resulta obvia la intención de aprovechar deslealmente el prestigio ganado por la marca registrada en el extranjero”.

GACETA OFICIAL Respecto a los alcances del pronunciamiento del Tribunal de INDECOPI, manifiesta que “la empresa American Automobile Association, Inc., tanto en sus solicitudes de nulidad de certificado de registro de marcas, como en su observación y a lo largo del procedimiento administrativo, ha invocado como fundamento de su pretensión el conocimiento previo que tuvo el demandante de su marca registrada en los Estados Unidos de América, así como la extremada coincidencia que existe entre las marcas registradas y solicitada por éste y la que a ella le corresponde.

Consecuentemente es claro que dichos argumentos conducen a un análisis respecto a la buena o mala fe del solicitante del registro de las marcas cuya nulidad y denegatoria se pretende, que es precisamente lo que hizo el Tribunal de INDECOPI”. Respecto al derecho de defensa del demandante, manifiesta que “la buena fe del solicitante del registro de una marca es un requisito ineludible para conceder el mismo, así como para mantener dicho registro, por lo que este tema se encuentra siempre presente en cualquier procedimiento de este tipo, aunque no haya sido invocado expresamente por las partes”.

En cuanto a las solicitudes de registro presentadas por el demandante, observa que “la intención del demandante al registrar dichas marcas no podía ser otra sino la de confundir a los consumidores aprovechándose deslealmente del prestigio internacional de la empresa American Automobile Association, Inc., lo cual obviamente implica su mala fe”. d) Tercero interesado La sociedad AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION INC. señala domicilio procesal para recibir notificaciones en el proceso de la referencia.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, 04/08/2006 23.52 en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de “los artículos 113 inciso c) de la Decisión 344 y los artículos 73 incisos d) y e) y artículo 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Este Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 313, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “AAA y diseño” ha sido presentada el 9 de abril de 1992, esto es, en vigencia de la Decisión 313. Asimismo, del texto de la Resolución impugnada, se infiere que los signos AAA y TRIPLE A fueron solicitados a registro en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 71, 73 literal a) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretará el texto del artículo 113, literal c) de la Decisión 344, por considerar que no es aplicable al caso concreto. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 313 (…) GACETA OFICIAL “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 04/08/2006 24.52 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada”. (…) (…) “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “Artículo 102.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada.

El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro”. (…) (…) “d)Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. DECISIÓN 344 (…) “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” (…) DECISIÓN 486 (…) GACETA OFICIAL DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: marca denominativa y marca mixta, comparación entre marcas en conflicto; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza; reglas para efectuar el cotejo marcario; la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; confusión con la marca notoriamente conocida; legitimación para presentar observaciones; procedimiento para el examen de registrabilidad y debida motivación; la nulidad de un registro marcario, la nulidad por mala fe, principio de complemento indispensable; relación entre el ordenamiento jurídico comunitario y el internacional.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma 04/08/2006 25.52 posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”. 2 Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 3 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada conti2 3 MOUCHET, Carlos.

“INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278. Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 04/08/2006 26.52 núa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley. comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 4 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior.

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, la solicitud de registro del signo “AAA y diseño” se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992), al igual que las solicitudes de los signos “AAA” y “TRIPLE A”. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la acti- 4 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL vidad procesal cumplida hasta el 31 de diciembre de 1993, la Decisión 344 rigió la actividad cumplida a partir del 1° de diciembre de 1993, fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha en la cual ésta entró en vigencia.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada caracte- 04/08/2006 27.52 rística y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.3. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas y Marcas Mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

GACETA OFICIAL Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.” 5 Comparación entre signos denominativos y mixtos: Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 04/08/2006 28.52 Comparación entre signos mixtos: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, aunque deberá examinarse todo el conjunto, tanto el gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia, para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, no habrá, en principio, riesgo de confusión.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de GACETA OFICIAL exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Órgano Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 7 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 8 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza 6 7 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 04/08/2006 29.52 presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 9 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 10 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

En definitiva, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos “AAA y diseño” y “AAA y diseño”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 9 10 Proceso 82-IP-2002. (ya citado). Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

GACETA OFICIAL Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 11 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; 04/08/2006 30.52 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 12 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 12 11 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 13

3.5. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren, entre otros, los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 14 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos 13 14 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32. 04/08/2006 31.52 interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 15 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 16 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. 17 En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega.

3.6. OTROS IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del 15 16 17 OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible.

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las pruebas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria, tal situación y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad. 04/08/2006 32.52 Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

3.7. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OBSERVACIONES El artículo 82 de la Decisión 313, plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés, lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición. La Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolver las observaciones presentadas rechazando las que se presenten de manera extemporánea; que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

3.8. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACIÓN La Oficina Nacional Competente, en ejercicio de lo facultado por el artículo 94 de la Decisión 344, podrá admitir a trámite las observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen o rechazarlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales establecidas en ese artículo, dentro de las cuales, en su literal a), se encuentran las solicitudes presentadas extemporáneamente.

Se desprende, entonces, que la oficina nacional competente, en el caso concreto, se limitará a tramitar las observaciones que no se encuadren en ninguna de las referidas causales, exigencia reiterada por el artículo 95 de la misma Decisión, cuando dispone que admitidas las observaciones, sin que incurran éstas en alguna de las causales del artículo 94, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir GACETA OFICIAL de la notificación, si lo estima conveniente, formule alegatos.

Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones y sobre la concesión o la denegación del registro. El examen de registrabilidad que en apego a lo dispuesto en el artículo 96 de la misma Decisión debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 71 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de solicitud de registro del signo “AAA y diseño”.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete aún más al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. 04/08/2006 33.52 sión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96 que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 19 Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 18

3.9. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. LA NULIDAD POR MALA FE. PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la conce- Dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se prevé la acción de nulidad del acto administrativo que concede la titularidad de una marca, la referida acción tiene como finalidad privar de la validez a un acto administrativo, que de manera ilegal registró una marca, causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores. 18 19 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.

G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo”. 20 En efecto, la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma.

Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, en principio, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual, en su artículo 102, primer párrafo, prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de marca si éste hubiese sido concedido en contravención a la citada Decisión; por lo tanto, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión mencionada.

El orden procesal, aplicable al trámite de la demanda de nulidad, será el vigente para la fecha en la cual ésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal ha indicado que la autoridad nacional competente para declarar la nulidad de un signo como marca es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial o el juez establecido por la legislación interna, dotado de competencia para pronunciarse sobre la nulidad en cuestión. Sobre la legitimación para la solicitud de la nulidad del registro de un signo, el artículo 102 20 Proceso 38-IP-2002.

Sentencia del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. No. 845 del 1 de octubre del mismo año, caso PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 04/08/2006 34.52 de la Decisión 313 prevé que La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca (…).

Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público”. 21 En el segundo supuesto se requiere de legitimación para demandar la nulidad del registro de un signo. En el caso de autos, se declaró nulos los certificados No. 9791 correspondiente a la marca “AAA” y No. 9828 correspondiente a la marca “TRIPLE A”, registradas a favor del señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego porque supuestamente existió mala fe en la obtención de los registros marcarios.

Sobre la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. 22 Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. 23 21 22 23 Proceso 59-IP-2005.

Sentencia Del 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. y figura, citando al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca “LELLI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 3-IP-99 (ya citado).

GACETA OFICIAL En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344. El literal c) del artículo 113 de la mencionada Decisión impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°). 24 Este Órgano Jurisdiccional ha observado que: “Conforme a lo expuesto, la titularidad de la marca en el extranjero es el punto de partida para considerar la mala fe y esa titularidad bien puede nacer por el registro o por el uso; esto puede darse cuando la marca solicitada o registrada sea igual o confundible con una registrada o usada en el extranjero.

La confundibilidad se establecerá acudiendo a las reglas que en ese sentido se anotan en la jurisprudencia de este Tribunal. En marcas idénticas, la confundibilidad es evidente”. 25 El artículo 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”, por tanto, el Tribunal considera pertinente referirse al principio de complemento indispensable, en cuanto la administración aplicó el artículo 100 del Decreto Supremo No. 00171-IC-DC, que contemplaba la causal de nulidad por mala fe en la obtención de un registro marcario, vigente para la fecha de solicitud y registro de las marcas en conflicto.

El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea 24 25 ”Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

Proceso 3-IP-99 (ya citado). 04/08/2006 35.52 todos los casos susceptibles de regulación jurídica. Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ … advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 26 En efecto, el artículo 110 del Decreto Supremo Nº 001-71-IC-DC establecía que todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial, o al normal desenvolvimiento de las actividades industriales y comerciales, sería considerado como competencia desleal; en consecuencia ilegal y prohibido; por tanto, el Decreto Supremo mencionado hacía referencia a la noción de mala fe antes referida, no regulada en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 26 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL

3.10. RELACIÓN ENTRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO Y EL INTERNACIONAL En cuanto a la relación entre el ordenamiento comunitario y el internacional, el Tribunal, ha declarado que éste constituye una de las fuentes de aquél, pero que de ello no deriva que la Comunidad quede obligada por el citado ordenamiento; y ha señalado que “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario –por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia– la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo.

El profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, (‘Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado’, en ‘Tratado de Derecho Comunitario Europeo’, Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1986) al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: ‘El derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros’.” (Sentencia dictada en el expediente N° 1-IP-96, ya citada). 27 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario 27 PROCESO 1-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 04/08/2006 36.52 andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. Al comparar una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En la comparación entre signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, no habrá, en principio, riesgo de confusión. 4.

No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. GACETA OFICIAL La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 7.

El artículo 73, literal d) de la Decisión 313, al igual que establece protección especial para la marca notoria, lo hace también respecto de todos los otros signos que acrediten esa calidad, pues al no excluirlos, amplía la esfera proteccionista para el consumidor y para el titular del nombre notorio. 8. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro conforme se establece en el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 interpretada. 9.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 10.

De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. En el caso de autos co- 04/08/2006 37.52 rresponde la aplicación del artículo 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La administración aplicó el artículo 100 del Decreto Supremo No. 001-71-IC-DC, que contemplaba la causal de nulidad por mala fe en la obtención de un registro marcario, vigente para la fecha de solicitud y registro de las marcas en conflicto. Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

El artículo 110 del Decreto Supremo No. 001-71-IC-DC establecía que todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial, o al normal desenvolvimiento de las actividades industriales y comerciales, sería considerado como competencia desleal; en consecuencia ilegal y prohibido; por tanto, el Decreto Supremo mencionado hacía referencia a la noción de mala fe, no regulada en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 11.

El derecho comunitario –por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia– conserva frente al derecho internacional la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 22682003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 04/08/2006 38.52 Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Mónica Rosell Medina SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 77-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. Marca: “F.C.C.” (mixta) Expediente Interno Nº 2003-00370. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 21 de abril de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. La parte demandada la constituyen: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio, representada por la Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es la sociedad BONEM S.A. 1.2.

Actos demandados La sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: 1. Resolución Nº 37821, de 27 de noviembre de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió declarar fundada la oposición presentada por la firma BONEM S.A. con fundamento en la marca de su propiedad “F.P.C.” (mixta); y negó el registro del signo “F.C.C.” (mixto), solicitado por la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., para amparar productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional.

GACETA OFICIAL 2. Resolución Nº 06003, de 28 de febrero de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión adoptada en la Resolución Nº 37821, de 27 de noviembre de 2002, en el sentido de confirmar lo decidido en todas sus partes. 3.

Resolución Nº 07753, de 27 de marzo de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 37821; y se confirmó igualmente lo en ella resuelto. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que: se declare infundada la oposición presentada por la sociedad BONEM S.A.; se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “F.C.C. + GRÁFICA”, para identificar “embragues, sus partes y accesorios para los mismos”, clase 7 de la clasificación internacional de Niza; y, que se ordene a la mencionada Superintendencia la inscripción de dicho registro en los libros de la Propiedad Industrial. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: - El 31 de mayo de 2002, la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., por medio de apoderado, solicitó el registro del signo “F.C.C.” (mixto), como marca para amparar “embragues, sus partes y accesorios para los mismos”, productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 1 Clase 7.- Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos. 04/08/2006 39.52 - El 30 de julio de 2002 fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 518. - El 10 de septiembre de 2002, la sociedad BONEM S.A., con intervención de su apoderado, presentó oposición a la solicitud, argumentando ser titular de la marca “FPC + GRÁFICA” (mixta) que identifica productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 - El 27 de septiembre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio corrió traslado a la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., para que presentara sus alegatos frente a la oposición formulada. - El 12 de noviembre de 2002, la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. presentó los alegatos que consideró pertinentes, acerca de la oposición formulada. - El 27 de noviembre de 2002, la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 37821, que declaró fundada la oposición presentada y negó el registro de signo solicitado “F.C.C. + GRAFICA” a favor de KABUSHIKI KAISHA F.C.C. La Resolución mencionada se fundamentó, principalmente, en la confundibilidad existente entre la marca “FPC + GRÁFICA” de propiedad de BONEM S.A. y el signo solicitado, en forma tal que podría inducir al público consumidor a error. - El 16 de enero de 2003, KABUSHIKI KAISHA F.C.C. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la Resolución inicialmente emitida. - El 28 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 06003, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión adoptada en la Resolución Nº 37821, confirmándola en todas sus partes y concedió el recurso de apelación. - El 27 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la 2 Clase 12.- Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

GACETA OFICIAL mencionada Superintendencia, emitió la Resolución Nº 07753, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 37821; y, confirmó, igualmente, dicha Resolución; quedando así agotada la vía gubernativa. Esta Resolución fue notificada a la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., por edicto fijado el 25 de abril de 2003 y desfijado el 9 de mayo de 2003. b) Fundamentos de derecho de la demanda La sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C, constituida y existente de acuerdo con las leyes de Japón, por medio de apoderado, manifiesta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por parte de la Administración al haber sido indebidamente aplicado, pues, afirma que “(…) la marca FCC (sic) + GRAFICA no es confundible con la marca FPC + GRAFICA (…)”, que se representan del siguiente modo: 04/08/2006 40.52 ca FCP (sic) + GRAFICA, dado que los consumidores cuentan con elementos suficientes para diferenciarlas”.

Con relación a que las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, cita jurisprudencia de este Tribunal emitida en el proceso 21-IP-96; manifiesta que “Es evidente, que al compararse los dos signos en forma sucesiva y no simultánea no se presenta grado alguno de confundibilidad. Pero aún, comparándolas en forma simultánea, el ejercicio evidenciaría que una y otra no son confundibles”; y, finalmente señala que “Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.

Indica que no existe confundibilidad fonética ya que “tratándose de un elemento nominativo que no está compuesto de palabras sino de una sucesión de letras, no es posible aplicar los criterios clásicos de similitud fonética, pues es claro que al no existir sílabas no será posible hablar de sílabas tónicas, átonas, desinencias o raíces”. Continúa expresando que “(…) es posible que dada la preeminencia de la parte gráfica de esta marca el consumidor de los productos que se pretende identificar lo haga por éste último dada la ausencia de significación que en nuestro idioma tiene la secuencia FCC”.

Asimismo, expresa que no existe confundibilidad entre los signos en controversia, fundamentando sus argumentaciones en jurisprudencia de este Tribunal de Justicia emitida en el proceso 9-IP-94. Sostiene que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto “(…) se elimina dado el grado de especialidad de quienes adquieren los productos que ellas identifican, los cuales son de consumo selectivo y no masivo”.

Realiza un análisis de las marcas “F.C.C. + GRÁFICA” y “FPC + GRÁFICA”, tanto en el aspecto gráfico como ortográfico, concluyendo que “(…) realizando una visión de conjunto de las marcas en conflicto, éstas no resultan confundibles por cuanto además de su conformación gráfica (objeto de la protección marcaria que se pretende) su conformación ortográfica le imprime suficiente distintividad que hace posible su pacífica coexistencia en el mercado con la mar- Finalmente, al hablar sobre la coexistencia pacífica en el registro de la propiedad industrial de marcas conformadas por la misma o una similar sucesión de letras, afirma que “Si bien se ha demostrado que la marca solicitada por mi representada tiene suficientes elementos distintivos para ser registrada por la Administración, igualmente queremos poner de presente que la misma tiene muchos mas (sic) elementos distintivos que otros signos para los cuales la Administración si otorgó registro (…)”.

Añade que “Lo anterior nos permite concluir que tanto los antecedentes jurisprudenciales como la comparación de los signos F.C.C. + GRAFICA y FPC + GRAFICA y de los productos que identificarían cada uno de ellos, son criterios que de ser tenidos en cuenta por este Despacho le permitirán concluir que estos signos son diferentes y por ende susceptibles de coexistir pacíficamente en el mercado”.

GACETA OFICIAL c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Sobre las pretensiones del demandante expone las siguientes excepciones: 1. Legalidad de los actos administrativos acusados: “se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría (sic), garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. 2.

Antecedentes jurisprudenciales: Refiere jurisprudencia de este Tribunal constante en el proceso 14-IP-98 relacionado a los requisitos para el registro marcario; así como en los procesos 2-IP-95 y 22-IP-96. 3. Irregistrabilidad de la marca “FCC (sic) (Mixta)” para distinguir productos de la clase 7: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “FCC” (sic) (Mixta) solicitada por la sociedad Kabushiki Kaisha F.C.C., para distinguir los productos de la clase 7 de la nomenclatura vigente, frente a la marca registrada “FPC” (Mixta) registrada a favor de la sociedad Bonem S.A., para distinguir los productos de la clase 12, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”. 4.

Semejanzas ortográfica, fonética y auditiva: Expresa que las marcas en conflicto son similares pues “(…) al colocarse en el lugar del público consumidor, se concluye que de coexistir en el mercado podría pensarse que se trata de una misma marca o que tienen el mismo origen empresarial”. 04/08/2006 41.52 5. Criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre bienes o productos: Realiza una trascripción de las pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos, establecidos por la doctrina, mencionando además, jurisprudencia de este Tribunal en el proceso 8-IP-95.

Indica que “En consecuencia, la marca “FCC” (sic) (mixta), para distinguir los productos de la clase 7 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como lo expuso válida y acertadamente por (sic) la Oficina Nacional Competente para (sic) fundamento de los actos administrativos ahora acusados refiriéndose a la expresión “FCC” (sic) (mixta), la que evidentemente no cumple con los requisitos Exigidos (sic) en el artículo 134 de la misma Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) pues no es suficientemente distintiva lo que puede conllevar a confusión al público consumidor”.

Sostiene finalmente que “Los actos administrativos acusado (sic) expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulas (sic), se ajusta a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. d) Tercero interesado La sociedad BONEM S.A., domiciliada en Medellín, Colombia, considerada tercero interesado en esta causa, manifiesta que las resoluciones emitidas por la Superintendecia de Industria y Comercio “no deben ser recovadas toda vez que fueron proferidas con observancia de las normas en que debieron fundarse por lo cual no existe ninguna causal de nulidad que invalide tales actos de la administración (…)”.

Respecto a la supuesta violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 señala que “No existe violación directa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que este se aplica en su totalidad y en concordancia con los dispuesto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486”. Sobre la confundibilidad señala que “Es claro entonces que existe total identidad entre los productos que pretenden proteger los signos en conflicto, y una vasta similitud entre los signos GACETA OFICIAL en conflicto.

Afirma el actor que el signo CLUTCH FCC (sic) TECHNOLOGY, no comparte elementos nominativos con la marca registrada FPC CLUTCH DISC, observamos que no sólo comparten dos de (sic) letras dentro de su signo, sino, que ambas contienen también la expresión CLUTCH, los que las hace aún más confundibles”. Afirma, asimismo, que “Existe similitud gráfica, auditiva, fonética e incluso conceptual entre los signos en conflicto por lo cual las decisiones de la administración deben ser conformadas (sic) por el Honorable Consejo de Estado, por estar ajustadas a derecho”.

Al realizar un análisis de la confundibilidad, tanto ortográfica como gráfica, finaliza diciendo que “(…) queda totalmente probado que el examinador bien hizo en negar el registro de la marca FCC (sic), pues no sólo actuó conforme a la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic), sino que atendió las órdenes impartidas por el Tribunal de Justicia, máxima autoridad comunitaria, en cuanto el análisis debe hacerse en conjunto, no fraccionados ni examinados en sus detalles ya que el público consumidor no procede de esta manera”.

CONSIDERANDO: 04/08/2006 42.52 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente al 31 de mayo de 2002, fecha de presentación de la solicitud de registro como marca del signo “F.C.C.” (mixto). Considera el Tribunal conveniente extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 134 de la misma Decisión, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Es procedente realizar la interpretación del artículo solicitado por el consultante, esto es el Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

( ) GACETA OFICIAL 04/08/2006 43.52 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: dor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

3.2. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA MARCA ( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos; Clases de marcas: Marcas Mixtas; Comparación entre marcas mixtas; Impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza;

Riesgo de confusión o de asociación: directa e indirecta; Reglas para realizar el cotejo marcario; y, La conexión competitiva.

3.1. CONCEPTO DE MARCA La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca es: “un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 3 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumi- El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.3. CLASES DE MARCAS: MARCAS MIXTAS; COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS 3 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, GACETA OFICIAL como las denominativas, las gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Conforme a los signos en controversia se analizará lo relacionado con las marcas mixtas: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 4 También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de 4 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 04/08/2006 44.52 conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. 5 Comparación entre marcas mixtas En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como ha sido ya dicho, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo, acerca del cuidado que se 5 6 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 7 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 8 04/08/2006 45.52 caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 9 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o foné-ticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, la longitud de la o las palabras, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su

3.5. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN: directa e indirecta 7 Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la exis- 8 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL tencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 10 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión o de asociación: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 11 04/08/2006 46.52 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 13

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 12 10 11 12 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 14 13 14 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 15 04/08/2006 47.52

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, son dos: el primero, el de intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 16 El Tribunal considera a la finalidad como un criterio distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Órgano Jurisdiccional ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad 15 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. i) Intercambiabilidad de los productos 16 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Ob. cit. p.p. 242 - 246. GACETA OFICIAL El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) uno elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 17 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

En la comparación entre signos mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consu17 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 04/08/2006 48.52 midor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En la comparación de los elementos denominativos de los signos mixtos, se exige que no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión en los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030370, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Ge- GACETA OFICIAL neral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA 04/08/2006 49.52 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 04/08/2006 50.52 GACETA OFICIAL 04/08/2006 51.52 GACETA OFICIAL 04/08/2006 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú