Año XXIII - Número 1394 Lima, 7 de setiembre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 67-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), y del artículo 84 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 2099-2003.

Actor: UBS AG. Marca: UBS Proceso 78-IP-2006.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NEUROFLEX (nominativa). Actor: sociedad AVENTIS PHARMA S.A. Proceso interno Nº 2002-00270 Proceso 85-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Signo “TERRA + GRÁFICO”.

Actor: TERRA NETWORKS S.A. Proceso interno N° 2433-2003.. Proceso 119-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d), 99 y 114 de la misma Decisión. Actor: José Hernández Cevallos.

Marca: “ULTRA FLEX” (denominativa). Expediente Interno N° 627-2004 14 25 35 PROCESO Nº 067-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), y del artículo 84 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 2099-2003.

Actor: UBS AG. Marca: UBS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 128-2006-SCS-CS de 23 de Marzo de 2006, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2099-2003.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 07/09/2006 2.48 Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 10 de mayo de 2006. de las instituciones bancarias financieras más importantes del mundo la cual está reconocida en el territorio peruano como Banco de primera categoría. Asimismo, que la marca UBS se encuentra debidamente registrada en Suiza, por lo que solicita la aplicación de la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París. 1.

Las partes. “En tal sentido, se sometió a consideración diferentes circunstancias de hecho que acreditan indubitablemente que los consumidores del mundo no confunden una marca vinculada a la banca como UBS, con otra marca igual de famosa por cierto, como UPS, vinculada a las actividades de mensajería internacional.” La parte actora es UBS AG.

Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, y a UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. (en adelante UNITED PARCEL SERVICE). 2. Determinación de los hechos relevantes. Con fecha 9 de marzo de 1999, Schweizerische Bankgesellschaft manifestó haber transferido todos los derechos derivados de la presente solicitud a UBS AG. 2.1.

Hechos. Con fecha 1 de julio de 1998, Schweizerische Bankgesellschaft solicitó el registro de la marca UBS para distinguir servicios de asesoramiento legal, especialmente en lo relacionado a la incorporación y administración de compañías, investigación científica e industrial, arrendamiento de tiempo de acceso a base de datos, creación de programas para procesamiento de información, arrendamiento de medios de almacenamiento electrónico, óptico y magnético y/o software, así como de equipo e instrumentos de la clase 9, arrendamiento de instalaciones de procesamiento de información, administración y ejercicio de derechos de propiedad industrial de la clase

42. UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. interpuso el 1 de marzo de 1999, observación contra la solicitud de registro sub materia. Esta acción la inició en su calidad de titular de la marca denominativa UPS con Certificado de Registro Nº 9692, inscrita ante el INDECOPI para distinguir servicios de la clase 42 de la nomenclatura Oficial (servicios de restauración (alimentación); de alojamiento temporal, de cuidados médicos; de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; servicios de investigación científica e industrial; de programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases).

La empresa solicitante alega que sus marcas UBS identifican desde hace muchos años a una Mediante Resolución Nº 5226-1999/OSD-INDECOPI de fecha 10 de mayo de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado, ya que consideró que algunos de los servicios que distinguen los signos en conflicto son los mismos.

Con fecha 3 de junio de 1999, UBS AG presentó apelación, la cual fundamenta que no obstante de haberlo solicitado, la Oficina de Signos Distintivos (OSD) inaplicó la Sección C del artículo 6 del Convenio de París. A través de la Resolución Nº 1172-2000/TPIINDECOPI, de fecha 13 de octubre del 2000, en última instancia administrativa, el Tribunal de INDECOPI, confirmó la resolución de primera instancia, denegando el registro de la marca UBS por considerar que los consumidores podrían ser inducidos a confusión con las marcas de United Parcel Service of America Inc. Ante aquello, UBS AG formuló demanda de impugnación de resolución administrativa, argumentando la coexistencia de hecho pacífica de las marcas a nivel internacional, la misma que fue declarada infundada por la Sala Civil de la Corte Suprema mediante sentencia de fecha 2 de junio de 2003.

Esta última es apelada por la demandante ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la GACETA OFICIAL 07/09/2006 3.48 Corte Suprema, quien remite a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial. lidad para tomar en cuenta o no, aquellas circunstancias ocurridas en el extranjero.” 2.2 Fundamentos de la demanda • Coexistencia pacífica entre marcas a nivel internacional.

Del escrito de la demanda presentada por la empresa UBS AG.; se observan los siguientes argumentos legales: • La violación del Convenio de París. Argumenta la empresa demandante que solicitó expresa y formalmente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París. En este sentido, de acuerdo con este tratado internacional, las autoridades nacionales están obligadas a seguir determinados criterios al evaluar una marca registrada en el extranjero.

Sin embargo, el Tribunal del INDECOPI denegó la marca UBS sin tomar en consideración lo dispuesto en la sección C del artículo 6 quinquies del convenio antes mencionado, el cual dispone que, “Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca (…)”.

Destaca el escrito de la demanda que “Ninguna de las circunstancias de hecho concretas expuestas durante el procedimiento se tomó en consideración al emitirse la Resolución Nº 11722000/TPI-INDECOPI. Ello constituye una ilegalidad manifiesta que no puede ser amparada por el derecho, lo cual afecta además nuestro derecho constitucional al debido proceso y derecho de defensa.” Adicionalmente argumenta la empresa demandante que no se trata de una violación meramente accesoria a un tratado internacional, sino a una resolución administrativa emitida al margen de las circunstancias de hecho que acreditan la coexistencia de las marcas en conflicto en todo el mundo y la ausencia de riesgo de confusión para los consumidores.

Finalmente señala al respecto de la coexistencia internacional, que “(…) el Tribunal del INDECOPI está distinguiendo donde la norma no distingue. En concreto, se intenta diferenciar entre las circunstancias de hecho que ocurren localmente, irrogándose absoluta discreciona- Se argumenta que: “De la misma forma que United Parcel Service of America Inc. ha reconocido en el procedimiento administrativo nuestra tradición y prestigio en los mercados internacionales, UBS AG., también reconoce que esta empresa norteamericana de mensajería es una de las más importantes del sector manteniendo actualmente operaciones en todo el mundo (…) Evidentemente, la naturaleza internacional de nuestras operaciones permite concluir que ambas marcas están presentes en los más importantes mercados del mundo entero, lugares donde coexisten sin provocar error o confusión entre los consumidores.

Lo cierto es que no existen razones para señalar que la situación tiene que ser diferente en el caso consumidores peruanos.” Así, señala que cuando dos marcas tienen una larga tradición en los mercados mundiales, éstas adquieren una fuerte distintividad que permite a los consumidores identificarlas y distinguirlas. Ello es precisamente lo que ocurre con las marcas en conflicto.

La empresa demandante también alega que la empresa UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. ha reconocido la existencia pacífica de las marcas enfrentadas, con la matización de que ambas protegen servicios diferentes. Alega el escrito de la demanda que la publicidad de la marca UBS a nivel mundial llega a territorio peruano a través de diferentes medios, “(…) como pueden ser los canales de cable, diarios, Internet o revistas internacionales.

Así, la presencia efectiva de la marca UBS en el mercado peruano no sólo se manifiesta a través de los medios de comunicación sino que poseen representantes permanentes acreditados ante la Superintendencia de Banca y Seguros, los cuales vienen actuando en el territorio peruano acorde con las normas vigentes. Considera la demandante que la existencia de una violación manifiesta a las normas del Convenio de París, también se produce una “infracción de las normas de la Organización Mundial GACETA OFICIAL de Comercio –OMC”.

Fundamenta este argumento en el artículo 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, señalando que una violación de la mencionada norma implicaría asimismo, una violación de las obligaciones adquiridas por el Estado peruano en el ámbito internacional. • No existe semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto.

El escrito de la demanda expone en este punto los criterios de registrabilidad conforme al artículo 131 del Decreto Legislativo 823. En este sentido, alega la diferencia entre los conjuntos literales en conflicto, las cuales el Tribunal del INDECOPI no tomó en consideración, violando así las disposiciones del Decreto Legislativo 823. “Existiendo diferencias en la letra central de ambos conjuntos literales, donde una letra “B” ocupa el lugar de una letra “P”, podemos señalar que tal desigualdad representa una diferencia substancial en marcas formadas por apenas tres letras (…)”.

Asimismo, alega que en la resolución administrativa impugnada, como consecuencia de las infracciones a los criterios de registrabilidad, se termina otorgando una suerte de monopolio sobre letras del alfabeto. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1 Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

Fundamentos de la contestación. • Respecto a la aplicación del Convenio de París En este punto el escrito de la contestación, menciona el argumento de la empresa demandante, al respecto de la registrabilidad de la marca “UBS” conforme a la sección “C” del artículo 6 quinquies, del Convenio de París. En este sentido, señala que a partir de la norma citada, la empresa demandante construye una argumentación efectista y falaz con la cual pretende demostrar que el Tribunal de INDECOPI al momento de expedir su resolución y denegar el registro de la marca “UBS”, no habría tomado en 07/09/2006 4.48 cuenta “circunstancias de hecho” tales como la coexistencia de las marcas, la publicidad a nivel mundial, etc.

De esta manera, señala “…que el artículo 6 del Convenio de París se refiere a las condiciones de registro y a la independencia de la protección de una misma marca en varios países, lo cual constituye una ratificación del principio de territorialidad que rige el derecho de marcas”, y así, el principio de la territorialidad que rige el derecho de marcas es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como una norma de derecho internacional privado y que en el caso peruano se encuentra recogida en el Código Civil.

Señala asimismo, que en el campo específico de la propiedad industrial, este principio de territorialidad tiene dos implicaciones fundamentales: • La ley nacional establece las condiciones de adquisición, contenido y extinción de los derechos, sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales y regionales. • La protección que la ley otorga se encuentra limitada al territorio de un determinado Estado.

Dentro de este marco legal, la norma contenida en el artículo 6 quinquies del Convenio de París constituye una excepción al principio de territorialidad, al regular los supuestos en que el titular de una marca registrada en un País de la Unión reclama protección en los demás países. Plantea así, que aplicando dicha norma al caso en concreto debemos concluir que la autoridad administrativa peruana podrá denegar el registro de la marca “UBS”, registrada en Suiza, país contratante del Convenio de París, si es que dicho registro es capaz de afectar los derechos de un tercero en el Perú. Indica el escrito de la contestación que la demandante no ha aportado, ni en procedimiento administrativo, ni en proceso judicial prueba alguna que sea capaz de hacer desaparecer el riesgo de confusión entre las marcas.

En consecuencia, no se trata de invocar supuestas circunstancias de hecho sino de demostrar que las mismas hacen desaparecer el riesgo de confusión entre las marcas, y en tanto GACETA OFICIAL ello no ocurra, no puede accederse al registro de la marca solicitada porque implicaría afectar los derechos de la empresa United Parcel Service of America Inc, titular de la marca UPS y cuyo registro en el Perú además es anterior a la solicitud de registro de la empresa demandante presentada en Suiza. • Respecto a la aplicación de las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Señala el escrito de la contestación a la demanda que: “Es el caso que, conforme se ha explicado en el punto anterior, la resolución expedida por el Tribunal del INDECOPI no ha violado ninguna de las normas contenidas en el Convenio de París y por el contrario ha aplicado estrictamente la norma prevista en el artículo 6 quinquies, sección B, numeral 1 la cual prescribe que podrá rehusarse el registro de una marca cuando sea capaz de afectar derechos de terceros en el país en el que se reclama la protección”.

Consecuentemente, no es cierto que la resolución del Tribunal del INDECOPI haya violado los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano frente a la Organización Mundial del Comercio. • Respecto del examen de confundibilidad de las marcas. De acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma concordante con el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo Nº 823, la semejanza entre dos marcas será impedimento de registro cuando ésta se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error o confusión al consumidor.

En consecuencia, es inevitable apreciar que las marcas en conflicto están destinadas a distinguir servicios que pertenecen a la clase 42 de la nomenclatura oficial, lo cual evidentemente incrementa el riesgo de confusión entre los signos. “(…) En el presente caso, aplicando los criterios antes anotados, la autoridad administrativa constató que las marcas en conflicto “UBS” y “UPS” cuentan con evidentes semejanzas en el plano fonético que determinan que su coexistencia pueda inducir a error o confusión al consumidor”. 07/09/2006 5.48 2.3.2 Contestación a la demanda por parte de UNITED PARCEL SERVICE of AMERICA, INC. Opone como contestación a la demanda: • Que la demanda debe ser infundada en virtud a que las resoluciones expedidas en las dos instancias administrativas del INDECOPI se ajustan a la ley, no adolecen de vicios de nulidad y han sido expedidas por autoridades competentes. • Que la demanda incoada debe ser declarada infundada en razón a que a simple vista se puede percibir entre las marcas en conflicto, UBS (Solicitada) y UPS (Registrada a favor de mi representada), hay un notorio parecido tanto gráfico como fonético y además están destinadas a proteger los mismos servicios ubicados en la clase 42.

El escrito presentado por la codemandada, hace una exposición de los argumentos señalados en la resolución que se impugna, es decir la Nº 1172-2000/TPI-INDECOPI, donde se expone el examen comparativo, señalando que la observación interpuesta, fue declarada con lugar por estar incursa en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344. Finalmente en el punto “d”, del escrito de la contestación indica que ambas empresas se encontraban para el momento en un proceso de negociación y que de lograrse un acuerdo se informará a la Sala. 2.4.

Dictamen Fiscal Supremo. Solicita el dictamen fiscal se declare fundada la demanda, por cuanto considera: “(…) Siendo que nos encontramos frente a signos constituidos apenas por tres letras (UPS marca registrada y UBS marca solicitada) y que ambos tienen una sola letra de diferencia, que se encuentra ubicada en la misma posición intermedia (P/B), no obstante ambos signos tienen sonidos diferentes, ya que tratándose de marcas constituidas por letras que no forman una sola palabra, la pronunciación se realiza deletreando letra por letra, y siendo que en el presente caso ninguno de los signos en litis incluye una o más vocales se imposibilita su pronunciación en un solo término, por lo que GACETA OFICIAL 07/09/2006 6.48 concluimos que no existe semejanza gráfica ni fonética, menos aun conceptual, pues las marcas en conflicto evocan conceptos distintos como son la banca y la mensajería”.

Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Por otra parte del escrito del Dictamen Fiscal debe resaltarse: “que la marca registrada UPS, es totalmente distinta al signo UBS registrado en Suiza con un logo de tres llaves cruzadas al lado izquierdo, conforme se aprecia (…) por lo que no existen semejanzas que susciten una impresión visual idéntica o parecida, menos aún que evoquen un mismo concepto, siendo perfectamente identificable el origen del signo solicitado.” Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.5.

Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema La Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema declara infundada la demanda, basándose en el hecho que la marca solicitada se encuentra incursa en la prohibición de registro prevista en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; razón por la que no corresponde su registro; y en consecuencia, declara que no se ha incurrido en vicio alguno que determine la invalidez de la Resolución Nº 1172-2000/TPI-INDECOPI. 2.6.

Apelación de la Sentencia de la Sala Civil La parte demandante reitera en la apelación, los alegatos de su demanda, en este sentido, sus argumentos se pueden resumir en: • Abierta violación de las normas del Convenio de París. • Coexistencia pacífica de las marcas en conflicto a nivel internacional. • No existen semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto. • Infracción de las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser la normativa vigente al momento de la solicitud del registro.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

GACETA OFICIAL (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 07/09/2006 7.48 I. CONCEPTO DE MARCA.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. GACETA OFICIAL c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según lo previsto en el artículo 83, literal a), no podrán registrarse los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto que la marca, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

Del texto de la disposición del artículo 83, literal a), se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Esto sucede tanto con las marcas registradas, como con los nombres comerciales protegidos. 07/09/2006 8.48 Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, o respecto de un nombre comercial protegido, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto GACETA OFICIAL del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP98, caso “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Proceso Nº 13-IP-97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 07/09/2006 9.48 Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999.

Caso Lloyd) (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

III. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. La marca notoria, es aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo. GACETA OFICIAL Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria” (Proceso Nº 114-IP2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, del 14 de enero de 2004).

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios” (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255). La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, lo cual se desprende del literal d), del artículo 83, o que tengan semejanzas con marcas notoriamente conocidas, como lo prevé el literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos 07/09/2006 10.48 que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes” (Proceso 23-IP-96, marca: “VODKA BALALAIKA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 354, de 13 de julio de 1998).

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca” (Proceso Nº 16-IP-2001, marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 674, de 31 de mayo de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La doctrina hace la siguiente consideración sobre el tema: “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”.

(AREAN LALIN Manuel, “LA PRO- GACETA OFICIAL TECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268). La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad” (ZUCCHERINO Daniel.

“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”, Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131). El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, así como en los casos en que el signo que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida. • El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; 07/09/2006 11.48 b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” IV.

LA COEXISTENCIA DE HECHO. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS”, consistente en que los signos en disputa han coexistido sin que se hubiesen presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia, de hecho, se subordina necesariamente a que coexistan en el mercado sin que produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores sentencias: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados se- GACETA OFICIAL mejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos” (Proceso Nº 60-IP-2000.

Marca: “ACADEMIA PACIOLO”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 642, de 25 de febrero de 2001). Respecto de este punto, Otamendi dice lo siguiente: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no, o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad (…)”.

Sin embargo, la coexistencia de hecho no constituye un presupuesto automático para que se califiquen los signos como no confundibles, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. Ante esta situación, corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. V. FAMILIA DE MARCAS En esta materia, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría 07/09/2006 12.48 inducir a confusión” (Proceso 97-IP-2002, marca: “ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 912, del 25 de marzo de 2003).

VI. DE LA SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO FRENTE A OTRAS NORMAS INTERNACIONALES. El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el Principio de la “Supremacía del Derecho Comunitario”, el mismo que encuentra su complemento en otros, como lo son: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario”, el de “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

“El derecho comunitario andino, fuera de constituir un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con su propio sistema de producción, ejecución y aplicación normativa, posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía. Este tercer elemento dice relación con la capacidad que tienen sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, lo cual en la práctica se traduce en que el hecho de pertenecer al acuerdo de integración le impone a los Países Miembros dos obligaciones fundamentales dirigidas la una, a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho Ordenamiento dentro de su ámbito territorial; y la otra, a que no se adopten medidas o se asuman conductas o se expidan actos, sean de naturaleza legislativa, judicial, o administrativa, que contraríen u obstaculicen la aplicación del derecho comunitario” (Sentencia dictada en el expediente N° 89-AI-2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 722, del 12 de octubre del 2001); por tanto, “La preeminen- GACETA OFICIAL cia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 06-IP-93, publicado en la Gaceta Oficial Nº 150, del 25 de marzo de 1994). 07/09/2006 13.48 puesto automático para que se califiquen los signos como no confundibles, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

Cuarto. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Quinto. La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

CONCLUYE: Primero Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro; o a un nombre comercial protegido, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Tercero. La coexistencia de hecho es un indicio de inconfundibilidad, sin embargo, ésta no constituye un presu- Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Sexto. En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero; lo cual tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- GACETA OFICIAL 07/09/2006 14.48 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) PROCESO 078-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NEUROFLEX (nominativa). Actor: sociedad AVENTIS PHARMA S.A. Proceso interno Nº 2002-00270. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis. plir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, VISTOS: Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0495 complementados con los documentos incluidos en anexos, demuestran: El Oficio Nº 0495 de 17 de abril de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 21 de abril de 2006, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, adjunto al cual remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-00270.

El auto de 15 de junio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cum- a) Partes en el proceso interno Demandante: AVENTIS PHARMA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercer interesado: Sociedad CORDIS CORPORATION. b) Hechos El 23 de noviembre de 2000, la sociedad CORDIS CORPORATION solicitó el registro como marca del signo NEUROFLEX (nominativa) para distinguir aparatos médicos, particularmente ac- GACETA OFICIAL cesorios, productos que pertenecen a la clase 10.

(Clasificación Internacional de Niza, Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura). Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 499 de 26 de diciembre de 2000, no se presentaron oposiciones. Por Resolución Nº 20320 de 26 de junio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca NEUROFLEX (nominativa) a favor de CORDIS CORPORATION para amparar productos de la Clase 10.

Sin embargo, la sociedad Hoechst Marion Roussel Inc., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra de la Resolución Nº 20320. La Jefe de Signos Distintivos por Resolución Nº 32128 de 28 de septiembre de 2001, dice que: “Teniendo en cuenta que el recurrente no presentó oposición dentro del trámite de registro de la marca Neuroflex para la clase 5 (sic) internacional, es decir, la sociedad recurrente no se hizo parte dentro del trámite de solicitud de registro de marca, dicha sociedad no tiene la calidad de interesado (…) para poder presentar los recursos de la vía gubernativa (…)”.

Por lo tanto resuelve: “Rechazar el recurso de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución No. 20320 de 2001 (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad actora AVENTIS PHARMA S.A. solicita se declare nula la Resolución Nº 20320, aduciendo que con esta Resolución se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque “la misma afecta indebidamente el derecho que otorga a Aventis Pharma S.A.”, que cuenta con “(…) el registro de la marca NEUROFLAX Nº 105.823, otorgado para identificar todos los productos de la clase 5ª internacional”.

En este sentido “(…) se suscita el riesgo para el consumidor de tomar un producto por otro, es decir, de confundirse al haber sido inducido en error”. Añade que “(…) para el caso de marcas destinadas a identificar PRODUCTOS FARMACEUTICOS como es el caso del signo previamente registrado NEUROFLAX, quien efectúa el análisis de confundibilidad tiene el deber de actuar con extremo rigor y cuidado, porque la confusión o riesgo de error que se deriva de la coexistencia de marcas confundibles, puede conllevar 07/09/2006 15.48 una lesión o quebrantamiento irremediable de la salud de una persona o inclusive su muerte”.

Concluye diciendo, “(…) si la jefa de la División de Signos Distintivos hubiere efectuado el análisis de registrabilidad en cuestión y hubiese dado aplicación a tales criterios mediante el cotejo del signo solicitado frente a la marca NEUROFLAX, registrada con anterioridad, hubiera concluido que la marca NEUROFLEX no solo es similar sino confundible con la marca NEUROFLAX (…)”.

La actora se refiere a la confundibilidad a partir de una visión de conjunto de los signos, para encontrar los elementos caracterizantes de las denominaciones NEUROFLEX y NEUROFLAX. Dice de su marca NEUROFLAX que es una “-Marca conformada por una sola expresión. – Longitud de 9 letras.- El prefijo NEURO es un elemento caracterizante de la misma por la especial conceptualización que le otorga. – La desinencia FLAX es la de mayor impacto en el conjunto, por la pronunciación fuerte de la letra ‘X’ en idioma español cuando se encuentra al final de una palabra”.

Señala similares elementos perceptibles para la marca NEUROFLEX y añade que “No posee ningún otro elemento adicional”. La actora realiza un análisis doctrinario y jurisprudencial de la conexión competitiva y dice que: “(…) cualquiera que sea el criterio de vinculación que se aplique, EXISTE CONEXIDAD entre los productos de la clase 5 que ampara la marca NEUROFLAX y los productos que ampararía la marca NEUROFLEX en la clase 10 (…) los productos que cubren las marcas NEUROFLAX y NEUROFLEX, están destinados a un mismo tipo de consumidores, enfermos en general, pues tienen finalidades complementarias (…) resulta ajustado a la ley concluir que existe ries-go de que el público consumidor confunda los productos de la clase 5ª con los productos de la clase 10ª, identificados con marcas tan similares”.

Porque “el tratamiento para el cual son recetados los productos farmacéuticos que cubre la marca NEUROFLAX en clase 5, es complementado en no pocos casos con aparatos médicos y especialmente accesorios de esta naturaleza, con el fin de que (sic) alcanzar la mayor eficiencia posible del mismo”. Y añade que en el contexto comercial, “(…) la situación que encuentran las personas para la adquisición de los productos en cuestión en el comercio, es que quien ofrece los productos farmacéuticos igualmente vende accesorios médicos necesarios para un GACETA OFICIAL correcto tratamiento de las enfermedades para las cuales son recetados los primeros”.

Asimismo dice que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. En el caso de la marca NEUROFLEX, esta reproduce en un 88% a la marca NEUROFLAX, puesto que “lo único que no reproduce la expresión NEUROFLEX de la marca NEUROFLAX, es la letra A que esta última incluye”. Al referirse al análisis de la similitud fonética sostiene “(…) al pronunciarse sucesiva y alternativamente las marcas NEUROFLEX y NEUROFLAX se escuchan casi iguales, como lo revela la simple lectura de las mismas (…)”.

En cuanto a la violación de los artículos 134, 135 literales a) y b) de la Decisión 486, señala que no cumple con los requisitos establecidos y carece de distintividad. d) Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda dice que, con la emisión de la Resolución 20320, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos “(…) no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…) y en particular en lo relacionado con los artículos 134, 135 literal (sic) a) y b) y 136 literal a) de la mencionada Decisión”.

Manifiesta que de acuerdo a su base de datos, la expresión NEURO, para productos de la clase 5 se encuentra registrada como: “NEUROCOR, NEUROSAN, NEUROPLUS, NEURODORMO, NEUROINYECTOL, NEURONTIN, NEUROUVE, NEUROMED, NERUDOTROPIN, NEURO-15, NEUROFOR, NEUROFLAX”; en relación a la partícula FLEX, se encontraron los siguientes registros “UNIFLEX, ESTOMAFLEX, ELOFLEX, OMNIFLEX, TUSSIFLEX, BOVAFLEX, PIROFLEX” y con la expresión NEURO en la clase 10: “NEURONICA, NEUROCOR, NEURONIC”.

Argumenta que al “(…) efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el sufijo o prefijo NEURO que como ya se dijo es de uso común, y atendiendo a la sílaba tónica E, tenemos que aunque la marca solicitada está estruc- 07/09/2006 16.48 turada por 9 letras, diferenciándose en la vocal final de la desinencia de la palabra, la estructura visualmente se hace diferente y diferenciadora”.

Respecto a la similitud fonética que alega el accionante, dice que para el caso concreto “las marcas NEUROFLEX Y NEUROFLAX, no tienen una sílaba tónica semejante o idéntica, por lo cual no hay semejanza entre ellas”. Con relación a la conexión competitiva, considera que: “(…) el criterio que se debe aplicar en este caso es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor solicita.

Un consumidor medio nunca podría tener acceso a este tipo de productos, sin antes tener una prescripción médica (…)”. Finalmente, de acuerdo a la regla de especialidad, dice que: “(…) debe destacarse los productos para los cuales han sido solicitadas las marcas y en atención a esto, si las marcas pueden amparar productos que son disímiles o diferentes como en este caso, queda demostrado que el signo puede ser registrado”.

El tercero interesado, CORDIS CORPORATION, responde a los fundamentos de la demanda, partiendo del principio de especialidad de la marca, explica que: “Existe, entonces, una vinculación directa entre el signo conocido como marca y los productos y servicios a los cuales es destinado con fines de identificación”. Respecto a la clase 05 de la Clasificación Internacional, hace una breve descripción de los productos que la conforman y dice que la marca NEUROFLAX, se encuentra registrada para proteger productos de la clase 05 de la N.O., pero “Pese a que dicha marca distingue ‘Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos (…)’, no se usa en Colombia.” Así mismo, se refiere a su marca NEUROFLEX y a los productos de la clase 10, aclarando que: “Esos productos no están destinados a ser comprados y administrados por consumidores corrientes, ya que, por regla general deben ser usados por médicos o personal paramédico debidamente entrenado para ello”.

Añade que NEUROFLEX (nominativa) “será encaminado a distinguir, dentro de los aparatos médicos, unos stents especiales con sus accesorios, que solo pueden ser utilizados por especialistas médicos en procedencia especializados que requieren tratamiento en recinto quirúr- GACETA OFICIAL gico, o similar, se deduce claramente que no existe la menor posibilidad de confusión entre los productos”.

En cuanto al artículo 136, literal a), dice que éste no fue objeto de violación. Porque, a momento de realizar el estudio de registrabilidad “(…) seguramente se tuvieron en cuenta la diferencia que hay de un medicamento a un aparato médico (…)”. Sostiene que: “i. La impresión de conjunto no muestra confundibilidad por diferencia de productos y clase. ii.

Las marcas examinadas sucesivamente no muestran confundibilidad por diferencia de productos y de clase. iii Quien aprecia las marcas debe: - colocarse en el lugar del médico especialista en aparatos médicos – colocarse en lugar del facultativo que prescribe por ministerio de la ley y de la autoridad sanitaria teniendo en cuenta la naturaleza de los productos.

Así, un profesional no confundirá un stent con medicamento inyectable”. Por último, al referirse a los canales de comercialización, dice que son diferentes “Unos se expenden en droguerías especializadas, los otros en almacenes médicos especializados. Ni hay conexión competitiva, ni hay posibilidad de confusión”. Con relación a los medios de publicidad, estos están controlados por la autoridad sanitaria, “Los medios de comercialización o distribución de medicamentos y de insumos para la salud son especializados para los médicos.

No hay publicidad masiva son medicamentos de prescripción o insumos (stents) y no son competitivamente conexos porque, ni siquiera, son intercambiables”. En consecuencia sostiene que no existe conexión competitiva entre los productos. 07/09/2006 17.48 de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo NEUROFLEX (nominativa) se realizó el 23 de noviembre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto corresponde interpretar de oficio los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y, no así, las normas solicitadas por no ser aplicables al caso concreto.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

(…). Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud 07/09/2006 18.48 de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo, apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la GACETA OFICIAL norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. 07/09/2006 19.48 En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

GACETA OFICIAL Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca NEUROFLEX (nominativa) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III. Marcas denominativas Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 07/09/2006 20.48 El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). GACETA OFICIAL 07/09/2006 21.48 La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de ma- GACETA OFICIAL nera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre NEUROFLEX (nominativa) y NEUROFLAX. 07/09/2006 22.48 mento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965 de 8 de agosto de 2003, marca: “& MIXTA”).

El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). VI. Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. V. Partículas de uso común y marca débil Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un ele- Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

GACETA OFICIAL (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002). La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Entre las pautas o criterios, se debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales 07/09/2006 23.48 de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

También, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, GACETA OFICIAL en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. SEGUNDO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO. - No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad CUARTO.-.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. 07/09/2006 24.48 en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a distinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-00270 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO QUINTO: Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad.

Los elementos de uso común constituyen marcas débiles y los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/09/2006 25.48 PROCESO 85-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Signo “TERRA + GRÁFICO”.

Actor: TERRA NETWORKS S.A. Proceso interno N° 2433-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2433-2003.

El auto de 21 de junio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1732006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: TERRA NETWORKS S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero interesado: SANTILLANA S.A. b) Hechos El 23 de noviembre de 1999, TERRA NETWORKS S.A. (España) solicitó el registro como marca del signo TERRA y la figura básicamente trapezoidal con los lados y bordes redondeados para distinguir servicios de educación y esparcimiento de la Clase 41.

(Clasificación Internacional de Niza, clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales). Reivindicó prioridad extranjera en base a la solicitud de registro Nº 2.261.488/5 presentada en España el 4 de octubre de 1999. Una vez publicado el extracto de la solicitud, el 4 de febrero de 2000, Santillana S.A. (Perú) presentó observación al registro del signo solicitado con base en la titularidad de su marca TERRA registrada para distinguir productos de la Clase 16.

(Clasificación Internacional de Niza, clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés).

Por Resolución Nº 6091-2000/OSD-INDECOPI de 22 de mayo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado. Contra dicha Resolución, el 7 de junio de 2000, TERRA NETWORKS S.A. interpuso recurso de apelación. El 17 de julio de 2000, SANTILLANA S.A. contestó la apelación. Por Resolución 1227-2000/TPI-INDECOPI de 23 de octubre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 6091-2000/OSD-INDECOPI de 22 de mayo de 2000 y, en consecuencia DENEGAR el registro de la marca de producto (sic) constituida por la denominación TERRA y la figura básicamente trapezoidal con los lados y bordes redondeados; conforme al modelo solicitada (sic) por Terra Networks, S.A.”.

GACETA OFICIAL El 1 de febrero de 2001 se recibe, en la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, demanda contencioso administrativa presentada por TERRA NETWORKS S.A. contra la Resolución Nº 1227-2000-TPI/INDECOPI. El 22 de marzo de 2001 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI contesta la demanda.

El 26 de marzo de 2001 el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales da contestación a la demanda. El 7 de mayo de 2001, recibido el 31 de mayo de 2001 SANTILLANA S.A. también dio contestación a la demanda. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, por providencia de 25 de junio de 2003, declaró: “(…) INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por TERRA NETWORKS Sociedad Anónima (…)”.

Contra dicha providencia, TERRA NETWORKS S.A. interpuso recurso de apelación. Finalmente por Providencia de 27 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decide: “(…) Suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la comunidad (sic) Andina, respecto a la correcta interpretación del Literal (sic) a), del artículo 83 de la decisión (sic) 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) de la Decisión que regulan (sic) los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. 07/09/2006 26.48 mercado, ni señalar hechos ciertos, se afirma que estas empresas suelen imprimir materiales didácticos cuando los servicios de impresión corresponden a la clase 42 lo cual es diferente a los servicios de la clase 41 que son los que distingue la marca solicitada”.

Respecto a los productos de la clase 16, también dice: “… que el hecho que puedan ser utilizados como objeto, medio o material no significa que sean competitivos como se indica erróneamente en la Resolución impugnada, pues los papeles de clase 16, son usados como necesarios en otras clases para brindar diversos servicios sin que por ello debamos afirmar que existe conexión competitiva, así tenemos que para brindar los servicios financieros y seguros de la clase 36 los papeles son necesarios para emitir las pólizas de seguros, cheques, guías, etc.

En los servicios de transporte de clase 39, los papeles son necesarios para elaborar los boletos, pasajes, guías, en servicios de negocios y publicidad de clase 35 de la N.O. son necesarios para cartas de negocios, guías de negocios, publicidad (…) En el caso de servicios educativos el hecho que se puedan utilizar como complemento no implica una conexión competitiva (…)”.

Dice que al hacer un análisis entre los productos y servicios que protegen ambos signos “(…) examinando la naturaleza de ellos, se advierte que las publicaciones impresas y papelería en general de la clase 16 que distingue la firma SANTILLANA S.A. son de diferente naturaleza que los servicios de educación y entretenimiento de la clase 41 de TERRA NETWORKS S.A., pues los productos de la clase 16 están constituidos por objetos de papel, materiales de fibra en forma de hojas flexibles que se utilizan para escribir, dibujar, envolver etc., lo cual es totalmente disímil de la naturaleza de los servicios de educación que son acciones (y no objetos) para preparar la inteligencia y el carácter de los seres para que vivan en sociedad”.

Manifiesta que entre los signos en conflicto no existe “(…) conexión competitiva que pueda afectar su coexistencia en el mercado”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda Sobre la Resolución impugnada, en lo que se refiere a “que las empresas destinadas a la prestación de servicios educativos suelen imprimir y distribuir materiales didácticos para el desarrollo de sus funciones”, la actora dice que: “Esta afirmación incurre en un grave error, pues para establecer una supuesta vinculación entre las clases 41 y 16 sin hacer ningún análisis del Sostiene que “No existe identidad gráfica ni conceptual entre los signos”; sobre el tema y al referirse a la Resolución impugnada dice que “(…) si bien reconoce diferencias gráficas, no reconoce las diferencias conceptuales, pues no compara conceptualmente a ambos signos; sino se limita a afirmar el significado que tiene la palabra TERRA en el diccionario y la vincula a TIERRA”.

También dice que “No se puede atri- GACETA OFICIAL buir el mismo origen empresarial en ambos” toda vez que: “(…) el público en general, al ver el signo mixto solicitado (…) en el monitor de su computador, en las revistas o periódicos, en las cabinas de internet, en los documentos sobre INTERNET, o en cualquier parte, claramente identifica el origen de TERRA (…) tiene un claro y conocido origen empresarial que pertenece a TERRA NETWORKS S.A (…) En consecuencia no se da el supuesto del riesgo de confusión de atribuir al signo solicitado el origen empresarial de SANTILLANA que pretende la impugnada”.

Finalmente dice que “La marca solicitada en la clase 41 está registrada en otras clases (…)” y solicita que se declare “(…) fundada la demanda a fin que se nos conceda el registro solicitado (…) con el reconocimiento de la prioridad que la resolución impugnada ha reconocido expresamente (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos …”.

Respecto a la conexión competitiva sostiene que “(…) entre los productos que distingue la marca ‘TERRA’ registrada a favor de Santillana S.A. y los servicios que pretende distinguir la marca ‘TERRA’ y figura, solicitada Terra (sic) Networks S.A. existe conexión competitiva dado que es usual que las empresas destinadas a la prestación de servicios educativos impriman y distribuyan materiales didácticos para el desarrollo de sus funciones, los cuales vienen a ser bienes complementarios para la prestación de los referidos servicios (…) en consecuencia es indudable que existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas en conflicto, aún cuando se encuentren incluidos en clases distintas de la Nomenclatura Oficial”.

Asimismo sostiene: “(…) que la limitación de los servicios que distinguiría la marca solicitada ‘TERRA’ y figura, no hace desaparecer la conexión competitiva con los productos distinguidos por la marca ‘TERRA’ registrada a favor de Santillana S.A. (…)”. Manifiesta que “(…) dada la identidad fonética y conceptual de los signos y la conexión compe- 07/09/2006 27.48 titiva entre los productos y servicios que distinguen, es inevitable concluir que la marca solicitada por la empresa demandante Terra Networks S.A., se encuentra incursa en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…)”.

Respecto al registro de la marca solicitada en otras clases de la Nomenclatura Oficial dice que este argumento resulta “(…) irrelevante en este proceso, porque el hecho de que el signo solicitado se encuentre registrado en las clases 9, 35, 38 y 42 de la Nomenclatura Oficial no significa que necesariamente deba admitirse su registro en la clase 41 (…).

En efecto, tal como se ha explicado en los párrafos anteriores, la marca solicitada por la empresa demandante fue denegada por existir registrada en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial la marca ‘TERRA’ a favor de la empresa demandada Santillana S.A., existiendo conexión competitiva entre los productos de la clase 16 y los servicios de educación de la clase 41”.

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda y dice: “(…) la niego y contradigo en todos sus extremos (…)”. Hace una relación de los hechos y en cuanto a los fundamentos de derecho menciona los mismos argumentos que el INDECOPI.

El tercero interesado, Santillana S.A., contesta la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”. Dice que “(…) los signos en conflicto son dos marcas idénticas cuyos productos y servicios se encuentran relacionados. Sin embargo uno de los signos se encuentra debidamente registrado y por lo tanto debe ser protegido e impedirse el registro de cualquier signo que pueda afectar sus derechos (…).

En la marca solicitada, el término TERRA está comprendido en su integridad, y la figura trapezoidal, no contribuye a su diferenciación gráfica ni fonética. Asimismo, se debe tomar en cuenta que en los signos en conflicto la mayor fuerza de voz se presenta en el término TERRA”, y que “El término solicitado TERRA y figura trapezoidal carece de aptitud o capacidad diferenciadora por lo que no puede coexistir en el mercado con el signo registrado TERRA”.

GACETA OFICIAL Manifiesta que “(…) las marcas en conflicto distinguen productos y servicios relacionados. Los productos de clase 16 se elaboran y distribuyen por empresas que brindan servicios en clase 41. La finalidad, aplicación y uso de los productos de clase 16 se da a través de los servicios de clase 41”. También dice que “Considerando la identidad entre ambas marcas, los consumidores asociarán los productos de nuestra representada con los servicios ofrecidos por la solicitante y les atribuirán un mismo origen empresarial o asumirán que aún cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas”.

Sostiene que “Del análisis comparativo efectuado entre el signo solicitado TERRA y figura y la marca registrada TERRA, se concluye que los mismos son semejantes tanto a nivel gráfico como fonético (…). Las semejanzas entre los signos en conflicto se presentan en la medida que el signo solicitado incluye como elemento principal, la denominación TERRA, que a su vez es el único elemento constitutivo de la marca registrada a nombre de Santillana S.A., lo cual determina que el consumidor válidamente puede percibir ambos signos, como variación uno del otro, lo cual no corresponde a la realidad”. 07/09/2006 28.48 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo “TERRA + gráfica” como marca fue presentada el 23 de noviembre de 1999, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto, se encuentran sometidos a las disposiciones de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344; y, conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, por ser aplicable al caso concreto, se interpretará de oficio el artículo 81 de la citada Decisión 344.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

(…). GACETA OFICIAL En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: 07/09/2006 29.48 una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Sentencia del Proceso 19-IP2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, caso: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de pala- GACETA OFICIAL bras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías.

“Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “TERRA + GRÁFICO” solicitado por Terra Networks S.A. como marca de servicios, cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. Clases de marcas: nominativas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor 07/09/2006 30.48 (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. III.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: Riesgo de confusión. Reglas para efectuar el cotejo marcario. Conexión competitiva. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con dere- GACETA OFICIAL chos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 07/09/2006 31.48 2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, ya citado). En efecto, en el supuesto específico de identidad el Tribunal ha indicado que se “…‘descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17-IP96), pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto’ ” (Proceso 08IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. De haber semejanza, la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP- En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de GACETA OFICIAL confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Reglas para efectuar el cotejo marcario 07/09/2006 32.48 por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no identidad o similitud, entre “TERRA + GRÁFICO” y “TERRA”.

Conexión competitiva A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva, y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competiti- GACETA OFICIAL va, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. El Tribunal ha sostenido que: “A objeto de precisar que se trata de productos (y servicios) semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). Esos criterios se refieren, fundamentalmente, a que “En primer lugar… los servicios y productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los servicios y productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de usuario o consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar los servicios y productos” (Proceso 226-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1330, del 21 de abril de 2006, caso “NAVEGALIA”). A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos (o servicios), en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción 07/09/2006 33.48 corrientes ” (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo sin ser posible descomponerlo. Al comparar un signo mixto y uno denominativo, deberá tomarse en cuenta GACETA OFICIAL que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad CUARTO.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO. - Cuando los signos en comparación sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferencia exigible entre los productos o servicios que ellos amparan; y, al contrario, si dichos productos o servicios son los mismos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados. SEXTO.- En la comparación entre los productos y servicios que constituyen el objeto de los signos en disputa, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elabo- 07/09/2006 34.48 rados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de servicios y productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pudiera inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2433-2003, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/09/2006 35.48 PROCESO 119-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d), 99 y 114 de la misma Decisión. Actor: José Hernández Cevallos.

Marca: “ULTRA FLEX” (denominativa). Expediente Interno N° 627-2004. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez. ministrativa dictada por el INDECOPI Nº 3252001/TPI-INDECOPI, de 9 de abril de 2001, que confirmó la Resolución Nº 9675-2000/OSD-INDECOPI, de 16 de agosto de 2000, la cual decla-ró fundada la observación formulada por REVLON (SUISSE) S.A., de Suiza y, en consecuencia, denegó el registro de la marca de producto “ULTRA FLEX”, solicitada por José Hernández Cevallos.

VISTOS: 1.3. Hechos relevantes Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de junio de 2006.

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.

ANTECEDENTES Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: José Hernández Cevallos. La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: REVLON (SUISSE) S.A. 1.2.

Actos demandados El señor José Augusto Hernández Cevallos, a través de apoderado, impugnó la Resolución Ad- a) Los hechos 1. El 16 de abril de 1999, el señor José Hernández Cevallos solicitó el registro del signo “ULTRA FLEX”, para distinguir perfumería y todos los demás productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, ante el requerimiento de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, el demandante precisó que los productos a distinguir con el signo solicitado eran jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentríficos. 2.

La empresa REVLON (SUISSE) S.A. presentó observación a la solicitud de registro mencionada, manifestando ser titular de las marcas “FLEX” y “REVLON FLEX”, ambas registradas en la misma clase de la Nomenclatura Oficial, con las cuales resultaría confundible el signo solicitado. Invocó, asimismo, la supuesta notoriedad de su marca “FLEX”. GACETA OFICIAL 3.

El 16 de agosto de 2000, la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 96752000/OSD-INDECOPI, la cual declaró fundada la observación formulada y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado. La Oficina de Signos Distintivos consideró que si bien no se había acreditado la notoriedad de la marca “FLEX”, el signo solicitado (“ULTRA FLEX”) al estar conformado por una partícula descriptiva (ULTRA), podría ser percibido tan sólo como una variación de la marca “FLEX” para distinguir una nueva línea de productos de mejor calidad, generándose así la posibilidad de que el consumidor asocie a ambos signos como provenientes de un mismo origen empresarial. 4.

El 18 de septiembre de 2000, el demandante interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada. 5. El 9 de abril de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 325-2001/TPIINDECOPI, la cual confirmó la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos, y denegó el registro del signo “ULTRA FLEX” para distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentríficos, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

Consideró que, atendiendo al carácter descriptivo del término “ULTRA”, el hecho de que los signos en conflicto compartan la partícula “FLEX”, podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada y viceversa, produciendo, por ello, un riesgo de confusión indirecto en la medida que el público podría pensar que los productos tienen el mismo origen empresarial. 07/09/2006 36.48 7.

El 24 de octubre de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia en la cual declaró infundada la demanda contencioso administrativa referida. 8. El señor José Hernández Cevallos interpuso recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de octubre de 2003. 9.

El 8 de marzo de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del “artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 que regula los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial” – Decisión 344 (…)”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda El señor José Hernández Cevallos presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que ha sido creador de la marca de producto “ULTRA FLEX” para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional, y que el 3 de abril de 1981 la mencionada marca fue concedida a su nombre por la Autoridad Nacional Competente. Afirma que se renovó esa marca por resolución de 11 de noviembre de 1986 hasta el 3 de abril de 1991.

En consecuencia, el Tribunal de INDECOPI consideró que el signo solicitado por el demandante se encuentra incurso en la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no siendo procedente acceder a su registro. Asimismo, señala que el 13 de enero de 1982, la Dirección General de Gobierno expide la autorización a LABORATORIOS JOHESA S.A., representada por el actor, para efectuar a nivel nacional una promoción de ventas –canje de productos identificados con la marca “ULTRA FLEX”-. 6.

El señor José Hernández Cevallos interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. Afirma que, al estar vigentes las marcas “ULTRA FLEX” y “SUPER FLEX”, el 6 de noviembre de 1987 se le otorgó el lema comercial “BESA SIN TEMOR”, para promociones relacionadas con cremas dentríficas, artículos de tocador y GACETA OFICIAL cosméticos en general y todos los demás productos de la Clase 3; y, que con fecha 4 de junio de 1991, el actor solicitó nuevamente el registro de su marca, y que, por circunstancias no imputables a su persona, el expediente ha sido extraviado por el INDECOPI, lo cual impidió que pudiese válidamente ejercer su derecho de renovación. Afirma que la resolución de segunda instancia de la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI no está arreglada a los hechos ni al derecho, toda vez que “ha dejado de pronunciarse acerca de la mayor antigüedad de nuestra marca”.

Asimismo, observa que “La Sala no ha tomado en consideración que mi marca ‘ULTRA FLEX’ y las marcas opositoras ‘REVLON FLEX’ y ‘FLEX’ han coexistido pacíficamente durante largos años sin generar riesgo de confusión alguno en el público consumidor, y que si bien es cierto mi marca caducó, esto se debió a la inacción de la propia administración (…)”.

Finalmente, señala, en relación a la solicitud de registro del signo “ULTRA FLEX” de 4 de junio de 1991, “estuve esperando el pronunciamiento de la Autoridad Administrativa, el mismo que nunca se produjo, toda vez que se me informó que el expediente se había extraviado”. c) Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, da contestación a la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.

En las conclusiones de su contestación manifiesta: “1. El demandante, al no solicitar la renovación de la marca ‘ULTRA FLEX’ dentro del plazo legal, permitió que su derecho caducara en el año 1991, no teniendo ningún derecho de exclusiva sobre dicho signo al momento de presentar la nueva solicitud de registro de marca que origina la resolución impugnada. 2.

El elemento predominante en la marca solicitada por el demandante es el término ‘FLEX’, porque el término ‘ULTRA’, de acuerdo al Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, se usa como una partícula inseparable antepuesta a algunos adjetivos con el significado 07/09/2006 37.48 de excesivo o extremo (Ejm. Ultraligero, ultraliviano, etc.), por lo que resulta ser un término descriptivo de los productos que pretende distinguir. 3.

Aun (sic) cuando el público logre recordar y distinguir que se trata de signos diferentes, al compartir la partícula ‘FLEX’, único término distintivo en los signos en conflicto, ello podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada y viceversa y producir un riesgo de confusión indirecto en la medida que el público podría pensar que los productos tienen el mismo origen empresarial. 4.

La marca solicitada por el demandante se encuentra incursa en la prohibición prevista en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión N 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no siendo procedente acceder a su registro. 5. El día 4 de junio de 1991, cuando el demandante dice haber presentado ante el ITINTEC la solicitud de registro de la marca ‘ULTRA FLEX’, éste ya no tenía ningún derecho exclusivo sobre dicho signo que había caducado el 3 de abril de 1991.

La resolución administrativa impugnada fue expedida en el curso del expediente administrativo No. 9982571 que se originó con la solicitud de registro de marca presentada por el demandante el día 16 de abril de 1999. En consecuencia el Tribunal de INDECOPI no tenía por qué pronunciarse sobre una solicitud de registro de marca (la del año 1991) que era materia de otro expediente administrativo. 6.

La resolución administrativa impugnada no ha incurrido en ninguna causal que determine su invalidez o ineficacia, motivo por el cual esta demanda debe ser desestimada, condenando al demandante al pago de costas y costos”. d) Tercero interesado REVLON (SUISSE) S.A., domiciliada en New York, Estados Unidos de América, manifiesta: Que el demandante “Al haber permitido que los registros de sus marcas CADUCARAN, perdió todos sus derechos registrales que alguna vez GACETA OFICIAL tuvo en conexión con la marca ULTRA FLEX.

En virtud de ello, las autoridades NO DEBEN otorgar el registro de la marca solicitada ULTRA FLEX por cuanto en la actualidad ello colisionaría con los derechos registrales de REVLON (SUISSE) S.A. válidamente concedidos conforme a ley”. Afirma que “Una marca que estuvo registrada hace nueve años y que no fue renovada ni protegida durante los últimos nueve años NO TIENE VALOR en la actualidad por que no sólo no está registrada sino que no ha sido RENOVADA ni ha sido PROTEGIDA”.

Y, que “La excusa brindada por el Sr. José Hernández Cevallos sobre que durante los últimos NUEVE años no pudo renovar la marca ULTRA FLEX se debió a que SE PERDIÓ el expediente de renovación NO ES CREÍLE”. Señala que “Resulta difícil creer que ITINTEC haya ‘perdido’ un expediente de renovación y que el solicitante nunca haya accionado al respecto.

Y aún en el improbable caso que ello hubiera sucedido, debió actuar con la MEDIANA DILIGENCIA exigible a todo administrado, esto es, con el cargo de recepción de la solicitud de renovación inmediatamente debió a (sic) solicitar la renovación de su marca. La negligencia basada en HECHO PROPIO no es amparable por la ley”. (resaltado en el texto).

En cuanto al cuestionamiento del demandante de que las marcas “FLEX” y “REVLON FLEX “de Revlon (Suisse) S.A. fueron concedidas cuando ya estaba vigente el registro de la marca “ULTRA FLEX”, afirma que “La marca REVLON FLEX está registrada bajo el Certificado No. 013342, vigente desde el 11 de mayo de 1978, a nombre de REVLON (SUISSE) S.A. para distinguir ‘acondicionadores para el cabello y shampoo’.

Dicha marca está vigente hasta el 11 de mayo de 2003”. (resaltado en el texto). “En tanto que la marca FLEX está registrada bajo el Certificado No. 15467, vigente desde el 11 de abril de 1995, a nombre de REVLON (SUISSE) S.A. para distinguir ‘shampoo, reacondicionadores y demás productos de la clase 03’. Dicha marca está vigente hasta el 11 de abril del 2005”.

(resaltado en el texto). Y de ello deriva que “de acuerdo a las pruebas presentadas por el Sr. José Hernández Cevallos 07/09/2006 38.48 la marca ULTRA FLEX fue registrada el 03 de abril de 1981, y estuvo vigente hasta el 03 de abril de 1991. Es decir, aparentemente si es que fue concedida ello aconteció con posterioridad al registro de la marca REVLON FLEX”.

(resaltado en el texto). Por otra parte, manifiesta que el adjetivo “ULTRA” carece de distintividad, siendo usualmente empleado como complemento de las marcas de la clase 03; y que, “El elemento ‘ULTRA’ nunca podría ser registrado de manera aislada, porque carece del requisito de registrabilidad intrínseca, y en todos los casos debe ir como ‘complemento’ de otros elementos que sí posean distintividad”.

Asimismo, observa que “de una apreciación sucesiva de los signos de acuerdo con los criterios legales podemos concluir que estos son casi idénticos y por lo tanto el signo solicitado es absolutamente irregistrable”. Hace referencia a que las marcas confrontadas distinguen los mismos productos de la clase 03, al respecto afirma que “los productos expresamente indicados en las marcas registradas del observante consisten en productos de tocador que están vinculados competitivamente con los productos ‘perfumes’ expresamente indicados en la marca solicitada”.

Finalmente, se refiere a los registros de la marca “FLEX” en el mundo, “el mismo que como puede verse se encuentra registrado en ciento ochenta y siete (187) lugares diferentes, todo lo cual acredita la distintividad, y amplia difusión y amplio conocimiento de la marca FLEX a nivel internacional”. (resaltado en el texto).

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial GACETA OFICIAL 07/09/2006 39.48 las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de junio de 2006. (…)

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ULTRA FLEX” (denominativo) ha sido presentada el 16 de abril de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal d), 99 y 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) “Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata.

Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar GACETA OFICIAL 07/09/2006 40.48 posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca”. (…) DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO “Artículo 114.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas, denominativas, comparación entre marcas denominativas compuestas; prohibiciones al registro marcario: signos descriptivos; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; partículas de uso común; la renovación y caducidad de un registro marcario.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS dría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.” 1 Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

En este sentido el Tribunal ha manifestado: “( ) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir. Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no ten- El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 1 2 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999.

G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 07/09/2006 41.48 mentos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 3 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 4 Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Existe la posibilidad que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el 3 El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele- 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL caso de las marcas en discusión, existe, entonces, identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza.

En este caso, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior.

En estos casos, el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que, de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial. 07/09/2006 42.48 Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege (…) con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”. 5 A los efectos descritos, este Tribunal considera que los signos descriptivos no son susceptibles de registro.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA

3.3. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS La identidad y la semejanza El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.

En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “( ) habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, de 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, de 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”). La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 5 6 Proceso 20-IP-96.

G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Órgano Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 7 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse con base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)” 8 07/09/2006 43.48 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 9 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO 7 8 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al funcionario o 9 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 07/09/2006 44.48 al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” 10 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 11 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a

3.6. PARTÍCULAS DE USO COMÚN En la conformación de una marca su creador podrá valerse de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente considerados pueden estimarse como expresiones de uso común, que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna, por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está facultado legalmente para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que contienen partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, pue- 11 10 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/09/2006 45.48 Otamendi ha señalado que ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario’.” 13 dan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. ( ) El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 12 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal 'por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )'. 12 OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191.

3.7. LA RENOVACIÓN Y CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO El artículo 114 de la Decisión 344 se refiere a la caducidad de un registro, según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación 14 dentro del término legal, incluido el período de gracia, ante la Oficina Nacional Competente, según así lo determina el artículo 99 de la misma Decisión o, cuando no pagare las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del citado artículo 114.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión (artículo 98). Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación; sin embargo, según el artículo 99 de la Decisión 344, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. 13 14 Proceso 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003.

Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Acerca del derecho de renovación, el Tribunal ha manifestado que: “ no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 13-IP-95, del 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril del mismo año).

GACETA OFICIAL Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante 15. La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata, lo dicho no obsta el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca, conforme lo indica el segundo párrafo del artículo 99.

Asimismo, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que, “de denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 88, (99 de la Decisión 344 para nuestro caso) esta decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva” 16.

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.

Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 114 citado. Si aquélla se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al período de gracia dispuesto en el artículo 99, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada” (artículo 100).

En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solici- 15 16 PROCESO 183-IP-2004, publicado en el G.O.A.C. No. 1188 de 19 de abril de 2005. Marca: “FIBROLIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 183-IP-2004, ya citado. 07/09/2006 46.48 tud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona que solicitara por primera vez el registro. A este respecto, y precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro, ha dicho el Tribunal: “(…) El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro”. 17 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

En la comparación que incluya una marca denominativa compuesta debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Habrá de examinarse, asimismo, la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, cuál es el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. 17 Proceso 09-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995.

G. O. C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 3. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género, salvo que estén acompañados de otras palabras que le den distintividad. 4.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 7. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 07/09/2006 47.48 8.

La concesión de la renovación del registro de una marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios. 9.

La caducidad del registro opera de pleno derecho y genera para el titular la pérdida de todo derecho respecto de la marca. El registro caducado deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de la marca, ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 627-2004, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/09/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú