Gace1399 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXIII - Número 1399 Lima, 15 de setiembre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 50-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio de los artículos 3, 5 y 6 de la mencionada Decisión 388, así como del artículo 13 de la Decisión 330 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 3, de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Caso: “Impugnación de las Resoluciones Nos. 101012004RDVEV001985 y 101012004RDEV002010 dictadas por el Director Regional de Rentas Internas del Austro”. Expediente Interno: Nº 63-04.. 2 Proceso 54-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 5 y 6 de la citada Decisión 388, así como el artículo 13 de la Decisión 330 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 3, de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

Parte actora: Sociedad CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Caso: “Impugnación de la Resolución No. 101012004 RDEV004570 dictada por el Director Regional de Rentas Internas del Austro”. Expediente Interno: Nº 167-04 Proceso 98-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 107 de la misma Decisión. Signo: EBUNEX.

Actor: NOVARTIS AG. Proceso interno N° 2460-2003... 19 Proceso 102-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, los artículos 81; 82, literales a) y d) de la mencionada Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 62-2004.

Actor: Sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Marca: “GRAN DIA (denominativa)” Para nosotros la Patria es América 29 GACETA OFICIAL 15/09/2006 2.48 PROCESO Nº 50-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio de los artículos 3, 5 y 6 de la mencionada Decisión 388, así como del artículo 13 de la Decisión 330 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 3, de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Caso: “Impugnación de las Resoluciones Nos. 101012004RDVEV001985 y 101012004RDEV002010 dictadas por el Director Regional de Rentas Internas del Austro”. Expediente Interno: Nº 63-04. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis. 2.

Determinación de los Hechos Relevantes. VISTOS: Con fecha 15 de abril de 2004, la compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. presentó ante el Servicio de Rentas Internas, Regional del Austro, dos solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado, pagados en los meses de enero y febrero del 2004. A dichos trámites se les signó los Nos: 101012004003451 y 101012004003450, y en ellos se dictaron las Resoluciones N°101012004RDEV001985 y N°101012004RDEV002010, ambas de fecha 10 de mayo de 2004.

Éstas, en su parte resolutiva deciden devolver parte del IVA, por el valor de US 4,824.42 en la primera y US 1,094.50 en la segunda; sin embargo, deniegan la devolución de US 1.540,96 y de US 2.679.54, respectivamente. El oficio Nº 0122-06-TDFC-S, de 24 de febrero de 2006, mediante el cual el Tribunal de lo Fiscal Nº 3 con sede en la ciudad de Cuenca remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 63-04.

Que, la mencionada solicitud cumple en lo principal con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de abril de 2006. Si bien es cierto que el juez consultante no hace un informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la interpretación, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación, pueden desprenderse los siguientes argumentos: 1.

Las partes. La parte demandante es la sociedad CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. La parte demandada es, el Estado ecuatoriano, por actuación del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Austro, representado por su Director Regional de Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador. 2.1 Hechos Esta denegatoria se basa en que los documentos presentados no cumplen con los requisitos de forma que exige la ley.

CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. interpone demanda impugnando las resoluciones mencionadas, ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3 con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, quien eleva el presente proceso en interpretación prejudicial. 2.2 Fundamentos de la Demanda. CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. fundamenta su demanda alegando que la norma interna nacional referente a Tributos guarda coherencia con la norma comunitaria, sobre este entendido sostiene que, en el presente caso, la normativa interna ecuatoriana es restrictiva frente a la nor- GACETA OFICIAL ma supranacional (Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) dado que esta norma interna, al establecer en su reglamento formas de observar los documentos presentados como base para la devolución del IVA, niegan el derecho de la devolución plasmado en la norma comunitaria, ya que ésta sustenta que se deberá realizar la devolución del IVA, con la presentación de los comprobantes de venta respectivos.

En este sentido, señala que “las razones o causas de observación como dice la Administración Tributaria en forma alguna desvirtúan que (…) haya pagado el IVA soportado en los comprobantes rechazados por la Administración, se refieren a errores que en la mayoría de los casos son imputables al emisor del comprobante”, y el hecho en el que las liquidaciones de compras o prestación de servicios en las que se aduce que el vendedor está obligado a emitir comprobantes de ventas, no es imputable a la empresa demandante, dado que si el prestador del servicio o el vendedor de los bienes afirma no disponer de facturas o de otro comprobante válido, la empresa demandante ha retenido el 100% del IVA pagado y no ha existido perjuicio alguno en contra del fisco.

Con este fundamento alega que las observaciones realizadas a las resoluciones impugnadas, no son procedentes por ilegales y, que sus motivaciones son equivocadas; y al no ser legítimas solicita se ordene la devolución, de los valores indebida e ilegalmente denegados. 2.1 Contestación a la demanda. 2.3.1 Director Nacional del Servicio de Rentas Internas del Austro.

En su escrito de respuesta señala que “( ) el derecho de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), consagrado en el artículo 69 A de la Ley de Régimen Tributario Interno, debe ejercerse en base de la normativa vigente, con el contexto de las normas legales, reglamentarias y disposiciones generales aplicables y que permiten su pleno y efectivo ejercicio.

No puede, ni debe olvidarse que los comprobantes de venta en los que se sustente la devolución deben cumplir estrictamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la norma vigente a la fecha en que se realizó la solicitud de devolución”. Así, se exige, para la devolución del IVA, la presentación formal de la declaración 15/09/2006 3.48 del representante legal de la empresa, la misma que deberá acompañar “la copia certificada de las facturas en las que se desglose el Impuesto al Valor Agregado”.

Señala en este sentido, que la omisión de este requisito formal, motiva de manera clara y suficiente la negativa de devolución, por lo que, las resoluciones impugnadas, constituyen actos administrativos que gozan de ejecutoriedad, pues fueron emitidos conforme a derecho. Sostiene la demandada, que no es lo mismo el empleo del término presentación que sustentación “( ) ya que los comprobantes presentados no suponen un reconocimiento expreso de la administración tributaria respecto a que el IVA se encuentra sustentado”.

Finalmente, respalda su posición con jurisprudencia y formula las siguientes excepciones: - Improcedencia de la demanda presentada - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho presentados por la Compañía Curtiembre Renaciente S.A. 2.3.2 Delegado del Procurador General del Estado. Se limita a señalar casillero judicial para el presente proceso.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme en lo principal con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en la solicitud de interpretación prejudicial hecha por el Tribunal Fiscal No 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal GACETA OFICIAL 15/09/2006 4.48 encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 13 de la Decisión 330. ción, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la presente Decisión”.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: RELACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTICULO 4 DE LA DECISIÓN “ANEXO 1 Decisión 388 (…) “Artículo 1.- Los impuestos indirectos que afectan la venta o al consumo de bienes se regirán por el principio de País de Destino. En tal sentido, el tributo se causará en el país en que se consume el bien, independientemente de su procedencia nacional o importada”. 3.

ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Específicos. (…) (…) Decisión 330 “Artículo 3.- Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330”. “Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros”. “Artículo 5.- La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros”.

“Artículo 6.- Los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la exen- (…) “Artículo 13.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderán como impuestos directos, los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles.

Asimismo, se entenderán como impuestos indirectos, los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos. Se excluye de la presente clasificación a los gravámenes a las importaciones, los cuales se regirán por las normas referidas a Regímenes Aduaneros que establece el Capítulo VI de la presente Decisión”.

(…) I. DE LA SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO FRENTE AL DERECHO INTERNO. Con relación al tema de la supremacía del Derecho Comunitario sobre las normas de Derecho Interno, el Tribunal de Justicia sostiene que con el Acuerdo de Cartagena se estableció: “( ) un régimen común y uniforme, de especial significación dentro del proyecto integracionista, cu- GACETA OFICIAL yas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior (…) que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable ( )”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la Gaceta Oficial Nº 839, del 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso).

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria.( ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado (…) de 15/09/2006 5.48 28 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’”.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al primer principio, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ).

En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ( ).

El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”.

(Proceso 1-AI-2001, publicado en la Gaceta Oficial Nº 818, del 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90, Gaceta Oficial Nº 69, del 11 de octubre de 1990). Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales GACETA OFICIAL ( ) la preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno ( ) tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación ( ) las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo”.

(Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6IP-93. Gaceta Oficial Nº 150, del 25 de marzo de 1994). En la Comunidad Andina los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Organismo ha sostenido que: “(…) las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno ( )”. (Proceso 7-AI-99, publicado en Gaceta Oficial Nº 520, de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú). 15/09/2006 6.48 En virtud de lo expuesto, este Tribunal sostiene que la Decisión 388, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión. De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario, de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración Andina.

II. PRINCIPIO DE COMPLEMENTACIÓN INDISPENSABLE La potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas y en el ámbito de su competencia los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, este Tribunal ya ha precisado, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “(…) no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”.

(Proceso Nº 10-IP94, publicado en la Gaceta Oficial Nº 177, del 20 de abril del 95). El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra aquel principio según el cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, teniendo en consideración la posibilidad que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

De esta manera, en la aplicación de dicha figura, las legislaciones internas de los Países Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino, restrinjan aspectos esenciales regulados por él, o legislen sobre GACETA OFICIAL aspectos que requerirían el consentimiento del resto de los Países Miembros, para la aplicación uniforme de la norma comunitaria a la que pretende complementar.

III. DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS. El Acuerdo de Cartagena prevé la armonización gradual de las políticas económicas y un programa avanzado de liberación del intercambio comercial (actual artículo 3, literales b y d) como dos de los medios destinados a alcanzar sus objetivos de promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad.

En este contexto, el Acuerdo consagra la armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal como uno de los mecanismos del proceso de desarrollo de la Subregión (actual artículo 54, literal e), y atribuye competencia a la Comisión para establecer procedimientos y mecanismos permanentes (actual artículo 57), así como para aprobar normas y definir plazos relativos a la armonización gradual de las legislaciones económicas (actual artículo 58). 15/09/2006 7.48 cación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos (artículo 2), pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales (artículo 5).

Por otra parte, autoriza a la Comisión para que, a más tardar el 31 de marzo de 1993, apruebe las características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento de los impuestos indirectos que afecten a los productos destinados a las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios (artículo 15).

La Decisión incluye, entre los impuestos indirectos, al impuesto al valor agregado (artículo 13). Sobre estas bases, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial No. 114, del 27 de agosto de 1992, destinada, entre otros propósitos, al aseguramiento de las condiciones equitativas de competencia entre los Países Miembros, mediante la eliminación de los subsidios y la armonización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

A estos efectos, la norma prevé la aprobación de un Programa de Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales (artículo 9). Con fundamento, entre otras, en la Decisión 330, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 388 (Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes), publicada en la Gaceta Oficial No. 211, del 17 de julio de 1996, a objeto de avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, garantizar el libre comercio sin distorsiones en el mercado ampliado, consagrar como principio la no exportación de los impuestos indirectos que graven los bienes finales de exportación y establecer, en consecuencia, la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a la exportación intrasubregional.

Posteriormente la Comisión dictó la Decisión 330 (Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales), publicada en la Gaceta Oficial No. 120, del 30 de octubre de 1992, dirigida, entre otros objetivos, a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y fiscal y los regímenes aduaneros (artículo 1).

La Decisión considera incentivos a las exportaciones aquellos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabri- Sobre la base de la disposición según la cual las operaciones de exportación de bienes de los Países Miembros no están afectas al pago de impuestos indirectos (artículo 2), y en consideración de que los impuestos indirectos que afecten la venta o el consumo de bienes se rigen por el principio del País de Destino (artículo 1), la Decisión dispone la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes, de los que figuran en el Anexo 1, siempre que hayan sido efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos inter- GACETA OFICIAL medios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación (artículo 4).

En el caso del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá, según la Decisión, en la medida en que la misma no se confiera exclusivamente por razones de exportación. En el caso de la República del Ecuador, el Anexo 1 incluye, entre los impuestos indirectos, al Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, de conformidad con lo señalado por el artículo 3 de dicha Decisión, correspondiente a la Armonización de los Impuestos Indirectos como Incentivos a las Exportaciones de Bienes, se consideran impuestos indirectos los regulados por el artículo 13 de la Decisión 330, el mismo que establece que se entenderán como impuestos indirectos, “(…) los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos”.

De la misma manera, el Anexo 1 de la Decisión 388 determina la relación de impuestos indirectos para los cuales se aplica el artículo 4 de la Decisión, para la República del Ecuador, estableciendo que constituyen impuestos indirectos: “(…) a) el impuesto al Valor Agregado, IVA y, b) los impuestos a los Consumos Especiales ( )”. El Impuesto sobre el Valor Agregado, o IVA, “se causa tanto por la venta de mercancías como por la venta o prestación de servicios personales, así como por la importación de bienes corporales muebles” (CHAHÍN LIZCANO, Guillermo: “Comercio Exterior”, Segunda edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1998, p. 653); se caracteriza por ser un impuesto indirecto, dirigido al gasto y regresivo.

Así, puede concluirse que el Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA) en los Países Miembros se encuentra reconocido por la norma comunitaria como un impuesto indirecto, y que en el caso concreto de la República del Ecuador, a dicho impuesto le es aplicable el artículo 4 de la Decisión 388, y en este sentido, procede la devolución al exportador del monto total del IVA, 15/09/2006 8.48 efectivamente pagado, por los conceptos que el citado artículo taxativamente determina.

Sin embargo, es preciso indicar que la devolución del IVA, en el caso de Ecuador, corresponderá, exclusivamente, al monto del impuesto que haya sido efectivamente pagado, respecto de las adquisiciones de materia prima, insumos intermedios, servicios, bienes de capital y, de los demás rubros o conceptos considerados en el inciso primero del citado artículo 4 de la Decisión 388.

Es preciso considerar que la figura de la devolución de los impuestos indirectos, se encuentra consecuentemente supeditada por la propia norma comunitaria, en el caso concreto, a la demostración que haya sido realizada por el exportador, de los montos correspondientes a los pagos efectuados por él en concepto de IVA, respecto de cualquiera de los rubros considerados por el artículo 4 de la Decisión 388.

En este sentido, si bien la norma consagra la posibilidad de la devolución del monto total del IVA, para la obtención de ese beneficio, deberán ser justificados por parte de quien solicita la devolución, los desembolsos realizados por tal concepto. Dicha justificación deberá ser valorada por el juez nacional según lo dispuesto por la norma interna del País Miembro, la misma que no deberá ser incongruente con la norma comunitaria.

Asimismo, es importante tener en cuenta que “en el impuesto sobre el valor agregado (IVA), el más importante de cuantos inciden sobre los consumos, la recuperación de los tributos repercutidos al agente económico exportador no debe limitarse a los relacionados con compras de bienes y utilizaciones de servicios que físicamente se incorporen al bien final de que se trate.

Para que efectivamente se evite la exportación de impuestos, es indispensable que el descuento (llamado deducción en numerosas normativas) de impuestos repercutidos se conceda, en general, en relación con gastos y costos de producción y venta, sin menoscabo de la regla según la cual la recuperación no debe exceder del importe de los tributos repercutidos” (PLAZAS VEGA, Mauricio, ob. cit., p. 247).

Lo anterior, como acertadamente lo expone la doctrina citada, no implica que la Decisión 388 permita los subsidios de naturaleza tributaria, que se definen, “en el caso de impuestos directos, como aquellas exenciones, devoluciones o aplazamientos de impuestos vinculadas al hecho exportador; y en el caso de impuestos indirectos cuando la devolución de impuestos indirectos pagados en la fabricación de bienes exportados, excede de la cuantía de los impuestos efectivamente pagados” (Tomado de la página Web: http://www.comunidadandina.org/politicas/tributario.htm).

En este sentido, corresponderá al juez nacional, de acuerdo con las normas internas del País Miembro, y en concordancia con los alcances de la norma comunitaria, determinar los alcances de los términos “producción, fabricación, transporte y comercialización”, a efectos de determinar si corresponde el reembolso o compensación respectiva. Para facilitar la efectiva recuperación de los impuestos repercutidos en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de los productos exportados, en las condiciones detalladas anteriormente, el artículo 5 eiusdem prevé la figura de la compensación o reembolso, de conformidad con lo previsto en las legislaciones internas de cada País Miembro.

Considerando, que la figura jurídica de la devolución del IVA de la República del Ecuador se encuentra supeditada respecto de las exportaciones de los países de la subregión, puede deducirse que, para cumplir con los requisitos y condiciones para la devolución del IVA se deberá necesariamente demostrar por un lado el pago efectivo del impuesto, y por otro que este pago haya sido realizado en virtud de uno de los conceptos taxativamente determinados dentro del primer inciso del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Así, deberá tenerse presente que la devolución de los impuestos indirectos respecto de bienes de capital, procederá únicamente en la medida que “ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación”; y, además, que dichos impuestos deben necesariamente encontrarse en vigencia al momento de su reclamación. 15/09/2006 9.48 Si bien la norma comunitaria no establece los mecanismos específicos o los procedimientos para la acreditación o demostración de los pagos efectivamente realizados, el artículo 5 de la misma Decisión, al referirse a la modalidad aplicable a la devolución de los impuestos indirectos, deja a juicio de los Países Miembros, la determinación de los plazos para tal devolución. De manera similar, el artículo 6 de dicha Decisión establece que los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posteriores y de comprobación de la documentación sustentatoria, que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos, incluido el IVA en el caso del Ecuador, se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388; previsiones, determinaciones o acciones de naturaleza interna a ser adoptadas para el cumplimiento del régimen consagrado en aquélla que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 del mismo, debieron necesariamente y en su oportunidad, ser informadas a la Junta del Acuerdo de Cartagena, a la fecha substituida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, ante la cual se deberá, de ser el caso, presentar los informes que puedan corresponder.

Finalmente, este Tribunal señala que la Decisión 388, en aplicación del principio de complementación indispensable, arriba desarrollado, reconoce a los Países Miembros de la Comunidad Andina, la facultad para regular los desarrollos que consideren necesarios para la aplicación efectiva y cabal en sus respectivos territorios, del régimen común sobre “Armonización de los Impuestos Indirectos como Incentivos a las Exportaciones de Bienes”; pero sin desnaturalizarlos.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La Decisión 388, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión, conforme a los principios de aplicación inmediata y primacía de la norma comunitaria. De no ser así, resultaría imposible alcanzar la me- GACETA OFICIAL 15/09/2006 10.48 ta propia del Derecho Comunitario de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Los principios fundamentales de aplicación directa y de preferencia de la ley comunitaria suponen que el ordenamiento comunitario opera sin necesidad de complemento legislativo interno y con preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma andina.

Sin embargo, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer exigencias, requisitos adicionales, o constituir reglamentaciones que puedan afectar el derecho comunitario, ni menos desnaturalizarlos, o que puedan restringir aspectos por él regulados.

TERCERO: De conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe ser devuelto el monto total de los impuestos indirectos vigentes, pagados por el exportador por los conceptos y rubros taxativamente determinados por dicha norma comunitaria que incluye para el caso de la República del Ecuador lo correspondiente al IVA (Impuesto al Valor Agregado).

CUARTO: La devolución del monto referido al impuesto indirecto procede, en todo caso, respecto de los impuestos sobre el IVA efectivamente pagados por el solicitante, correspondiéndole al respectivo País Miembro, establecer los sistemas de control y de comprobación de la documentación sustentatoria del pedido. En el caso de impuestos indirectos relativos a bienes de capital, procederá la devolución en la medida que no se confiera exclusivamente por razones de exportación.

QUINTO: En todo caso, la devolución se realizará por medio de compensación o reembolso, la misma que será determinada por autoridad correspondiente del País Miembro, de conformidad con lo previsto en las legislaciones internas de cada país. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguízamo SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/09/2006 11.48 PROCESO Nº 54-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 5 y 6, de la citada Decisión 388, así como el artículo 13 de la Decisión 330 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 3, de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

Parte actora: Sociedad CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Caso: “Impugnación de la Resolución No. 101012004RDEV004570 dictada por el Director Regional de Rentas Internas del Austro ”. Expediente Interno: Nº 167-04. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los cinco de julio del año dos mil seis. 2. Determinación de los Hechos Relevantes.

VISTOS: Con fecha 10 de septiembre de 2004, la compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. presentó ante el Servicio de Rentas Internas Regional del Austro, una solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado, pagado en el mes de julio del 2004. A dicho trámite se le signó el Nº 101012004009288 y se dictó la Resolución Nº 101012004RDEEV004570, de fecha 05 de octubre de 2004.

Ésta, en su parte resolutiva, devuelve parte del IVA, por el valor de US 223.47; sin embargo, deniega la devolución de US 1,568.51. El oficio Nº 0126-06-TDFC-S, de 24 de febrero de 2006, mediante el cual el Tribunal de lo Fiscal Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 167-04.

Que, la mencionada solicitud cumple en o principal con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de abril de 2006. Si bien es cierto que el juez solicitante no hace un informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la interpretación, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación, pueden desprenderse los siguientes argumentos: 1.

Las partes. La parte demandante es la sociedad CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. La parte demandada es, el Estado, por actuación del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Austro, representado por su Director Regional del Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador. 2.1 Los Hechos La denegación se basó en que, a criterio de la administración, las compras realizadas por la empresa actora no tienen relación alguna con la producción y fabricación de los bienes exportados.

CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. interpone demanda impugnando la resolución mencionada, ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3 con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, quien eleva el presente proceso en interpretación prejudicial ante este Tribunal. 2.2. Fundamentos de la demanda. CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. fundamenta en principio que la norma interna nacional referente a Tributos guarda coherencia con la norma comunitaria, en este entendido, alega que en el presente caso, la normativa interna ecuatoriana es restrictiva frente a la norma internacional (Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) dado que la norma interna, al establecer en su reglamento formas de observar los documentos presentados como base para la GACETA OFICIAL 15/09/2006 12.48 devolución del IVA, niega el derecho de la devolución plasmado en la norma comunitaria, ya que ésta sostiene que se deberá realizar la devolución del IVA, con la presentación de los comprobantes de venta respectivos. - “Improcedencia de la demanda presentada - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho presentados por la Compañía Curtiembre Renaciente S.A.”.

Con este fundamento sostiene que las observaciones realizadas a las resoluciones impugnadas, no son procedentes por ilegales y, que sus motivaciones son equivocadas, y al no ser legitimas solicita se ordene la devolución, de los valores indebida e ilegalmente denegados. 2.3.2 Delegado del Procurador General del Estado. Se limita a señalar casillero judicial para el presente proceso.

CONSIDERANDO: 2.3. Contestación a la demanda. 2.3.1 Director Nacional del Servicio de Rentas Internas del Austro. El Director Nacional del Servicio de Rentas Internas del Austro, sostiene que “la ley no señala que se devolverá el impuesto pagado por cualquier tipo de compra sino expresamente restringe a las transacciones ” pagadas en la actividad de exportación. Así, aquellos comprobantes que no sustenten el IVA pagado en la adquisición de la materia prima, insumos o servicios empleados en la fabricación de los bienes exportados, no serán considerados para la devolución del IVA.

Es en este sentido que la administración denegó la devolución sub materia. Señala, en consecuencia, que la resolución impugnada está plena y suficientemente motivada, dado que la administración “nunca se ha apartado ni se apartará de la normativa comunitaria”, sino, al contrario, ha actuado legítimamente apegada tanto a la normativa interna del país, como a la normativa comunitaria.

Argumenta también, que la actora confunde el verdadero alcance y espíritu de la Decisión Andina que cita (Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), dado que trata de interpretar esta normativa a su favor, cuando la realidad es muy distinta, y se encuentra acorde a lo desarrollado por la norma nacional. Sostiene la demandada, que no es lo mismo el empleo del término presentación que sustentación “( ) ya que los comprobantes presentados no suponen un reconocimiento expreso de la administración tributaria respecto a que el IVA se encuentra sustentado”; para concluir su escrito respalda su posición con jurisprudencia y formula las siguientes excepciones: Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme en lo principal con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, basándose en la solicitud de interpretación prejudicial hecha por el Tribunal Fiscal No 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República de Ecuador, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 13 de la Decisión 330.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 388 “Artículo 1.- Los impuestos indirectos que afectan la venta o al consumo de bienes se regirán por el principio de País de Destino. En tal sentido, el tributo se causará en el país en que se consume el bien, independientemente de su procedencia nacional o importada”.

(…) GACETA OFICIAL “Artículo 3.- Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330.” “Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

“Artículo 6.- Los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la presente Decisión”. “ANEXO 1 RELACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTÍCULO 4 DE LA DECISIÓN 3.

ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto de los Consumos Específicos. (…) Decisión 330 “Artículo 13.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderán como impuestos di- 15/09/2006 13.48 rectos, los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles.

I. DE LA SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO FRENTE AL DERECHO INTERNO. Con relación al tema de la supremacía del Derecho Comunitario sobre las normas de Derecho Interno, el Tribunal de Justicia sostiene que con el Acuerdo de Cartagena se estableció: “( ) un régimen común y uniforme, de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria.( ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la GACETA OFICIAL norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros. “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 28 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’”.

El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace 15/09/2006 14.48 que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”.

(Proceso 1-AI-2001, publicado en la Gaceta Oficial Nº 818, del 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90. Gaceta Oficial Nº 69, del 11 de octubre de 1990). Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación (…).

Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo”.

(Proceso 1AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6-IP- GACETA OFICIAL 93, publicado en la Gaceta Oficial Nº 150, del 25 de marzo de 1994) En la Comunidad Andina los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Organismo ha sostenido que: “(…) las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno ( )”. (Proceso 7-AI-99, publicado en la Gaceta Oficial Nº 520, de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú) En virtud de lo expuesto, este Tribunal sostiene que la Decisión 388, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión. De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario, de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración Andina.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, este Tribunal ya ha precisado, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “(…) no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejem- 15/09/2006 15.48 plo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, publicada en la Gaceta Oficial Nº 177, del 20 de abril del mismo año). El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra aquel principio según el cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, teniendo en consideración la posibilidad que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

De esta manera, en la aplicación de dicha figura, las legislaciones internas de los Países Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino, restrinjan aspectos esenciales regulados por él, o legislen sobre aspectos que requerirían el consentimiento del resto de los Países Miembros, para la aplicación uniforme de la norma comunitaria a la que pretende complementar.

Sobre estas bases, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial No. 114, del 27 de agosto de 1992, destinada, entre otros propósitos, al aseguramiento de las condiciones equitativas de GACETA OFICIAL 15/09/2006 16.48 competencia entre los Países Miembros, mediante la eliminación de los subsidios y la armonización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

A estos efectos, la norma prevé la aprobación de un Programa de Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales (artículo 9). puestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a la exportación intrasubregional.

Posteriormente sobre las bases en referencia, la Comisión dictó la Decisión 330 (Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales), publicada en la Gaceta Oficial No. 120, del 30 de octubre de 1992, dirigida, entre otros objetivos, a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y fiscal y los regímenes aduaneros (artículo 1).

La Decisión considera incentivos a las exportaciones aquellos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos (artículo 2), pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales (artículo 5).

La Decisión incluye, entre los impuestos indirectos, al impuesto al valor agregado (artículo 13). Sobre la base de la disposición según la cual las operaciones de exportación de bienes de los Países Miembros no están afectas al pago de impuestos indirectos (artículo 2), y en consideración de que los impuestos indirectos que afecten la venta o el consumo de bienes se rigen por el principio del País de Destino (artículo 1), la Decisión dispone la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes, de los que figuran en el Anexo 1, siempre que hayan sido efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación (artículo 4).

En el caso del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá, según la Decisión, en la medida en que la misma no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Con fundamento, entre otras, en la Decisión 330, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 388 (Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes), publicada en la Gaceta Oficial No. 211, del 17 de julio de 1996, a objeto de avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, garantizar el libre comercio sin distorsiones en el mercado ampliado, consagrar como principio la no exportación de los impuestos indirectos que graven los bienes finales de exportación y establecer, en consecuencia, la devolución total de los im- En el caso de la República del Ecuador, el Anexo 1 incluye, entre los impuestos indirectos, al Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, de conformidad con lo señalado por el artículo 3 de dicha Decisión, correspondiente a la Armonización de los Impuestos Indirectos como Incentivos a las Exportaciones de Bienes, se consideran impuestos indirectos los regulados por el artículo 13 de la Decisión 330, el mismo que establece que se entenderán como impuestos indirectos, “(…) los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles (…) los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos”.

De la misma manera, el Anexo 1 de la Decisión 388 determina la relación de impuestos indirectos para los cuales se aplica el artículo 4 de la Decisión, para la República del Ecuador, estableciendo que constituyen impuestos indirectos: “(…) a) el impuesto al Valor Agregado, IVA y, b) los impuestos a los Consumos Especiales ( )”. GACETA OFICIAL El Impuesto sobre el Valor Agregado, o IVA, “se causa tanto por la venta de mercancías como por la venta o prestación de servicios personales, a sí como por la importación de bienes corporales muebles”.

(CHAHÍN LIZCANO, Guillermo: “Comercio Exterior”, Segunda edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1998, p. 653); se caracteriza por ser un impuesto indirecto, dirigido al gasto y regresivo. Así, puede concluirse que el Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA) en los Países Miembros se encuentra reconocido por la norma comunitaria como un impuesto indirecto, y que en el caso concreto de la República de Ecuador, a dicho impuesto le es aplicable el artículo 4 de la Decisión 388, y en este sentido, procede la devolución al exportador del monto total del IVA, efectivamente pagado, por los conceptos que el citado artículo taxativamente determina.

Asimismo, es importante tener en cuenta que “en el impuesto sobre el valor agregado (IVA), el más importante de cuantos inciden sobre los consumos, la recuperación de los tributos reper- 15/09/2006 17.48 cutidos al agente económico exportador no debe limitarse a los relacionados con compras de bienes y utilizaciones de servicios que físicamente se incorporen al bien final de que se trate.

Por tanto, no es necesario que las materias primas, insumos intermedios, servicios, bienes de capital, nacionales o importados, se incorporen al bien objeto de exportación, sino que, como dice la norma del artículo 4, se consuman o utilicen en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de tales bienes. Lo anterior, como acertadamente lo expone la doctrina citada, no implica que la Decisión 388 permita los subsidios de naturaleza tributaria, que se definen, “en el caso de impuestos directos, como aquellas exenciones, devoluciones o aplazamientos de impuestos vinculadas al hecho exportador; y en el caso de impuestos indirectos cuando la devolución de impuestos indirectos pagados en la fabricación de bienes exportados, excede de la cuantía de los impuestos efectivamente pagados” (Tomado de la página web: http://www.comunidadandina.org/politicas/ tributario.htm).

Considerando, que la figura jurídica de la devolución del IVA de la Republica del Ecuador se encuentra supeditada respecto de las exportaciones de los países de la subregión, puede deducirse que, para cumplir con los requisitos y GACETA OFICIAL condiciones para la devolución del IVA se deberá necesariamente demostrar por un lado el pago efectivo del impuesto, y por otro que este pago haya sido realizado en virtud de uno de los conceptos taxativamente determinados dentro del primer inciso del articulo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Así, deberá tenerse presente que la devolución de los impuestos indirectos respecto de bienes de capital, procederá únicamente en la medida que “ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación”; y, además, que dichos impuestos deben necesariamente encontrarse en vigencia al momento de su reclamación. Si bien la norma comunitaria no establece los mecanismos específicos o los procedimientos para la acreditación o demostración de los pagos efectivamente realizados, el artículo 5 de la misma Decisión, al referirse a la modalidad aplicable a la devolución de los impuestos indirectos, deja a juicio de los Países Miembros, la determinación de los plazos para tal devolución. De manera similar, el artículo 6 de dicha Decisión establece que los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posteriores y de comprobación de la documentación sustentatoria, que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos, incluido el IVA en el caso del Ecuador, se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388; previsiones, determinaciones o acciones de naturaleza interna a ser adoptadas para el cumplimiento del régimen consagrado en aquélla que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 del mismo, debieron necesariamente y en su oportunidad, ser informadas a la Junta del Acuerdo de Cartagena, a la fecha substituida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, ante la cual se deberá, de ser el caso, presentar los informes que puedan corresponder.

Finalmente, este Tribunal señala que la Decisión 388, en aplicación del principio de complementación indispensable, reconoce a los Países Miembros de la Comunidad Andina, la facultad para regular los desarrollos que consideren necesarios para la aplicación efectiva y cabal en sus respectivos territorios, del régimen común sobre “Armonización de los Impuestos Indirectos como Incentivos a las Exportaciones de Bienes”; pero sin desnaturalizarlos. 15/09/2006 18.48 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La Decisión 388, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión, conforme a los principios de aplicación inmediata y primacía de la norma comunitaria. De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta propia del Derecho Comunitario de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración de la Comunidad Andina.

TERCERO: De conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe ser devuelto el monto total de los impuestos indirectos vigentes, pagados por el exportador por los conceptos y rubros taxativamente determinados por dicha norma comunitaria que incluye para el GACETA OFICIAL 15/09/2006 19.48 caso de la República del Ecuador lo correspondiente al IVA (Impuesto al Valor Agregado).

CUARTO: La devolución del monto referido al impuesto indirecto procede, en todo caso, respecto de los impuestos sobre el IVA efectivamente pagados por el solicitante, correspondiéndole al respectivo País Miembro, establecer los sistemas de control y de comprobación de la documentación sustentatoria del pedido. mento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) En el caso de impuestos indirectos relativos a bienes de capital, procederá la devolución en la medida que no se confiera exclusivamente por razones de exportación.

QUINTO: En todo caso, la devolución se realizará por medio de compensación o reembolso, la misma que será determinada por la autoridad correspondiente del País Miembro, de conformidad con lo previsto en las legislaciones internas de cada país. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con funda- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 98-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 107 de la misma Decisión. Signo: EBUNEX.

Actor: NOVARTIS AG. Proceso interno N° 2460-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de julio del año dos mil seis. VISTOS: República del Perú, por intermedio de su Presidenta, Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 2460-2003.

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la El auto de 28 de junio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cum- GACETA OFICIAL plir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio N° 1772006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: NOVARTIS AG.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú – INDECOPI. Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. b) Hechos El 15 de abril de 1999, NOVARTIS AG., solicitó el registro como marca del signo EBUNEX, para distinguir productos farmacéuticos y todos los demás de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza, Clase 05: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas).

Publicada la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 20 de mayo de 1999, no se presentaron observaciones. Por Resolución N° 4143-2000/OSD-INDECOPI de 31 de marzo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, denegó el registro solicitado afirmando que puede inducir al público consumidor a confusión entre el signo del solicitante EBUNEX y la marca registrada a favor de SMITHKLINE BEECHAM PLC.

UBENEX que distingue también productos de la clase 5. Contra dicha Resolución, el 18 de abril de 2000, la actora interpuso recurso de apelación. El 10 de mayo de 2000, la actora presentó una carta de consentimiento suscrita por SMITHKLINE BEECHAM PLC. propietaria de la marca UBENEX en la cual otorga consentimiento para que pueda registrarse en el Perú la marca EBUNEX.

Por Resolución N° 992-2000/TPI-INDECOPI de 8 de septiembre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 15/09/2006 20.48 rechazó la carta de consentimiento otorgada por Smithkline Beecham plc, confirmó la Resolución N° 4143-2000/OSD-INDECOPI y en consecuencia denegó el registro de la marca EBUNEX solicitado por Novartis AG.

El 28 de noviembre de 2000, NOVARTIS AG. presentó demanda contencioso administrativa, solicitando a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú declare la ineficacia de la Resolución N° 992-2000/TPI-INDECOPI. El 2 de julio de 2001, el INDECOPI contestó la demanda. El 28 de junio de 2001 el Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales dio contestación a la demanda.

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, por providencia de 28 de mayo de 2003, declaró infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por NOVARTIS AG., lo que dio lugar a que el 21 de septiembre de 2003 NOVARTIS AG., presente recurso de apelación contra dicha sentencia. Finalmente, por providencia de 27 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú decidió: “(…) Suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación del Literal a) del artículo 83 de la decisión (sic) 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) de la Decisión que regulan (sic) los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora sostiene que “La Carta de Consentimiento otorgada por el titular de la marca registrada a favor del registro de la marca ‘EBUNEX’ constituye un documento válido que debe ser aceptado, pues evidencia que para la firma SMITHKLINE BEECHAM PLC., la marca solicitada ‘EBUNEX’ puede ser registrada, pues no afecta los derechos de su marca registrada, por GACETA OFICIAL cuanto no induce a confusión, razón por la cual no afecta el interés del consumidor”.

Manifiesta, que “Entre las marcas no existe similitud al grado de inducir a error al público consumidor. A pesar del sufijo – NEX, compartido por ambas marcas, no existe confundibilidad entre ellas, ya que las dos primeras sílabas del signo solicitado son gráfica y fonéticamente distintas a las del signo registrado. La marca solicitada empieza con la vocal fuerte ‘E’, mientras que la registrada lo hace con la vocal débil ‘U’; la segunda sílaba de la marca solicitada es –BU y la segunda de la registrada es –BE; estas diferencias hacen que debido a la diferencia de sus encabezamientos las marcas en su conjunto tengan una sonoridad suficientemente distinta como para permitir al consumidor distinguir fácilmente a una de la otra.

Es decir, las dos primeras sílabas de los signos, de un total de tres, se convierten en el elemento esencial de diferenciación entre ambos”. Indica que en el registro de anterioridades coexisten dentro de la clase 5. “(…) marcas que comparten el sufijo –NEX, cuya diferencia está dada simplemente por una grafía o un fonema, y que no por ello causan confusión en el consumidor”.

También argumenta que “Los productos que distingue la solicitante han sido limitados exclusivamente a preparaciones farmacéuticas antimicobacterianas; mientras que la marca registrada distingue productos para el tratamiento urológico y enfermedades y transtornos de la próstata. La especificidad de los productos determina que debe haber de por medio receta médica y por esto la clara diferencia entre los productos eliminará la posibilidad de confusión entre ellos”.

Finalmente dice que “(…) por tratarse de productos de la clase 05 que distingue preparaciones y sustancias farmacéuticas muy específicas, estaremos ante un consumidor específico, que va a ser muy cuidadoso al momento de adquirir una determinada sustancia farmacéutica para determinada dolencia, por lo que la posibilidad de confusión en esta clase de productos es mínima”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 15/09/2006 21.48 Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Respecto a la Carta de Consentimiento otorgada por el titular de la marca UBENEX, dice que “(…) no es posible sostener que un simple acuerdo privado de coexistencia entre marcas pertenecientes a titulares distintos, pueda, por si sólo eliminar el riesgo de confusión entre las mismas, siendo por ello necesario que la Autoridad competente (…) opine favorablemente a dicho acuerdo, descartando así todo ápice de probable confusión entre dichas marcas”.

Indica que “(…) el INDECOPI en ningún momento ha cuestionado la validez de la carta de consentimiento otorgada a favor del registro de la marca solicitada por Novartis, solamente ha considerado que la misma no elimina la posibilidad de confusión entre los signos en conflicto EBUNEX y UBENEX, siendo ella la razón que motivó el rechazo a dicha carta”.

Sobre la similitud de los signos en conflicto, dice: “(…) UBENEX y EBUNEX, si bien tienen algunas letras distintas, no ofrecen, apreciadas globalmente, una suficiente diferenciación entre ellas (…) desde un plano fonético, las marcas en conflicto presentan las mismas vocales y en similar secuencia E-U-E (en el caso de EBUNEX) y U-E-E (en el caso de UBENEX), además tienen las mismas consonantes en idéntica secuencia B-N-X, lo cual sumado al hecho que dichos signos poseen en su estructura a la terminación de uso común NEX, se genera que tengan una entonación y pronunciación similares”.

Dice que desde el punto de vista gráfico “(…) el impacto visual que se genera es muy semejante, lo cual indudablemente acrecienta aún más el riesgo de confusión entre dichas marcas (…). Por lo expresado, queda absolutamente demostrado que los signos en conflicto EBUNEX y UBENEX, pese a tener algunas letras distintas, no ofrecen, a partir de una visión global, una adecuada diferenciación entre ellos, por lo que su coexistencia en el mercado generaría confusión en los consumidores (…)”.

Argumenta que la mayor prueba que ambas denominaciones son similares “(…) es la propia carta de consentimiento obtenida por Novartis de la empresa Smithkline Beecham plc, pues de no existir confusión alguna la actora no habría tenido necesidad alguna de gestionar una GACETA OFICIAL carta la suscripción de una carta (sic) por la empresa competidora solicitándole una autorización para el registro de su marca”.

Finalmente, dice que “(…) el signo EBUNEX y la marca previamente registrada UBENEX, son sumamente semejantes tanto gráfica como fonéticamente, identifican los mismos productos y se encuentran dirigidos al mismo público consumidor, razones suficientes para no tomar en cuenta la carta de consentimiento otorgada a favor del registro de la marca solicitada y más bien denegar éste (…)”.

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda y dice: “(…) la niego y contradigo en todos sus extremos (…)”. Hace una relación de los hechos y en cuanto a los fundamentos de derecho menciona los mismos argumentos que el INDECOPI.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 15/09/2006 22.48 los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretara el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de conformidad con lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 107 de la misma Decisión 344.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

(…). En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: I. La marca y los requisitos para su registro Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo como marca EBUNEX fue el 15 de abril de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca GACETA OFICIAL como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como 15/09/2006 23.48 característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Sentencia del Proceso 19-IP2000, publicada en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, caso: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías.

“Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo EBUNEX GACETA OFICIAL solicitado por NOVARTIS AG. como marca de producto, cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: Riesgo de confusión. Reglas para efectuar el cotejo marcario. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los 15/09/2006 24.48 productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Con relación al supuesto específico de identidad el Tribunal ha indicado que se “’ (…) descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto’ “ (Proceso 08-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

De haber semejanza, la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a estable- GACETA OFICIAL cer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro- 15/09/2006 25.48 ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no identidad o similitud, entre EBUNEX y UBENEX.

GACETA OFICIAL III. Marcas farmacéuticas y partículas de uso común Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso N° 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 578 de 27 de junio de 2000, marca; AMOXIFARMA). En el caso de que de que el signo destinado a ampara productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “ la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998 de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). Inicialmente, una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su 15/09/2006 26.48 titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965 de 8 de agosto de 2003, marca: “& MIXTA”). El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 578 del 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). IV. Coexistencia marcaria Con relación al tema existen dos clases de coexistencia marcaria: una de ellas llamada de derecho, que se da cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares, prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la GACETA OFICIAL existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O. A.C. N° 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”). El Tribunal ha señalado sobre el tema que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor.

La otra clase de coexistencia es la de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado “Se trataría al 15/09/2006 27.48 parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpreta- GACETA OFICIAL 15/09/2006 28.48 ción prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. CUARTO.-. Cuando los signos en comparación sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferencia exigible entre los productos o servicios que ellos amparan; y, al contrario, si dichos productos o servicios son los mismos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

La coexistencia de hecho no genera derechos. QUINTO.- En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. En el caso de que de que el signo destinado a ampara productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

SEXTO. - La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2460-2003, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/09/2006 29.48 PROCESO 102-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, los artículos 81; 82, literal a) y d) de la mencionada Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 62-2004.

Actor: Sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Marca: “GRAN DIA (denominativa)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de julio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. COMERCIALES INTERNACIONALES.

Tercero interesado: Sociedad MOLINERA INCA S.A. B. DATOS RELEVANTES. VISTOS: 1. Los hechos. Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 31 mayo de 2006.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: Sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI DE LA REPUBLICA DE PERÚ. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES a. La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE solicitó el 16 de marzo de 1999 ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro como marca del signo GRAN DIA (denominativo) para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9980966. b. La sociedad MOLINERA INCA S.A. formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de las siguientes marcas: • DIA (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Registrada bajo el certificado 14485. • DIA (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada bajo el certificado 27320. Su representación gráfica es la siguiente: GACETA OFICIAL 15/09/2006 30.48 g. El 22 de enero de 2001 la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución N°1373-2000/TPI-INDECOPI de 14 de noviembre de 2000. • DULCE DIA (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Registrada bajo el certificado 55354. • SPORT DIA (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada bajo el certificado 48055. • FRESITA DIA (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada bajo el certificado 23237. • AURORA DIA (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Registrada bajo el certificado 12320. c. La demandante contestó la observación manifestando que los términos DIA – DIAS son de uso común y forman parte integrante de varias marcas registradas a favor de terceros en la clase 29, y que coexisten pacíficamente en el mercado. d. El INDECOPI, mediante Resolución N° 77741999/OSD-INDECOPI de 20 de julio de 1999, declaró fundada la observación formulada por la sociedad MOLINERA INCA S.A. y denegó el registro como marca del signo GRAN DIA (denominativo). e. El 11 de agosto de 1999, la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 77741999/OSD-INDECOPI de 20 de julio de 1999. f. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1373-2000/TPIINDECOPI de 14 de noviembre de 2000, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada. h. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia de 26 de junio de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta. i. La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, mediante escrito radicado el 3 de octubre de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora fundamenta su demanda con base en los siguientes planteamientos: a. La palabra DIA no es distintiva de las marcas de la observante, ya que tal como se señaló en la primera instancia de la vía gubernativa, éstas no forman familia de marcas, en razón de que tanto en la clase 29 como en la 30 existen varias marcas a nombre de distintos titulares, que incluyen el término DIA.

Por lo tanto, dicho término es de uso común en las mencionadas clases y, en consecuencia, la observante no puede tener un derecho exclusivo sobre el término DIA. b. Lo anterior significa que el término DIA puede ser registrado por cualquier tercero siempre que se agregue otro elemento y que en su conjunto formen un signo nuevo. c. En el mercado coexisten con la marca de la observante, varias marcas que incluyen el término DIA. d. La Resolución impugnada es en extremo defectuosa, ya que en algunos de sus apartes afirma que no hay confusión entre los signos en conflicto, pero en otros afirma que sí la hay. e. No es cierto, como lo afirma la autoridad administrativa, que la sociedad MOLINERA INCA S.A. tenga registradas varias marcas que incluyan el término GRAN.

GACETA OFICIAL f. El signo DIA es débil y, por lo tanto, no podría impedir el registro de signos como GRAN DIA. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • En ninguna parte de la Resolución impugnada se afirmó que la sociedad MOLINERA INCA S.A. contase con marcas que incluyan el vocablo GRAN.

Se hizo referencia a signos registrados por terceros. • Las conclusiones a que se llegue en cada caso dependerán del examen correspondiente del expediente, y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad porque los mismos no otorgan derechos para solicitar una decisión similar. • El hecho de que las marcas en conflicto posean una serie de elementos gráficos y fonéticos que las hagan diferentes, no erradica la posibilidad de confusión entre las mismas.

Lo anterior es así ya que existen dos tipos de confusión: directa e indirecta. En el caso en cuestión se presenta una confusión indirecta entre los signos en conflicto, ya que el público consumidor los puede asociar a un mismo origen. En efecto, el público al apreciar la utilización de un mismo término en ambos signos, podría ser inducido a creer que aún cuando no se trata de la misma empresa existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas. b. Por parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República de Perú. El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • No es de recibo el argumento de la demandante en cuanto a que de la misma manera 15/09/2006 31.48 en que existen registradas a favor de terceros marcas que comprenden el vocablo DIA, es que debería haberse concedido el registro del signo GRAN DIA.

Lo anterior por cuanto cada solicitud debe ser evaluada integralmente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, es decir, el análisis depende de cada caso concreto. • Que dos marcas posean una serie de elementos gráficos y fonéticos que en conjunto las hagan diferentes, no erradica la posibilidad de confusión entre las mismas.

En el caso particular, si bien los signos en conflicto denotan una escritura, pronunciación e impresión visual distinta, la posibilidad de que se produzca una asociación respecto de un mismo origen empresarial resulta evidente. c. Por parte del tercero interesado. La sociedad MOLINERA INCA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • Aunque los productos amparados con los signos en conflicto pertenecen a clases diferentes presentan riesgo de confusión, ya que la clase 29 comprende productos lácteos, y éstos, a su vez, pueden ser postres de leche, yogurt, cremas batidas, etc.

Y la clase 30 comprende helados, los que son elaborados con leche. Además de lo anterior, los cereales que comprende la clase 30 se comercializan conjuntamente con los productos lácteos. • Los signos en conflicto son confundibles, ya que el término GRAN no le otorga suficiente distintividad al signo GRAN DIA. • La palabra GRAN no debería ser parte del análisis de registrabilidad, ya que es descriptiva porque informa al público sobre las características de un producto. • El término GRAN es un adjetivo calificativo que realza el término DIA y puede inducir al consumidor medio a error respecto del origen y calidad del producto, ya que aquél podría inferir que el producto alimenticio es comercializado por la misma empresa y que tiene GACETA OFICIAL 15/09/2006 32.48 mejor calidad que el comercializado con el término DIA. mento en que se solicitó el registro del signo GRAN DIA (denominativo). 4.

Fundamentos Jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de 26 de junio de 2003, proferida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú. También se interpretarán de oficio los artículos 81; 82, literal a) y d) de la misma Decisión, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 “(…)OCTAVO.- Que en este orden de ideas, debe precisarse que la palabra GRAN resulta irrelevante al momento de la confrontación de las marcas materia de la litis, pues conforme lo han señalado las instancias administrativas correspondientes el vocablo indicado resulta ser un adjetivo calificativo de la palabra DIA, resultando esta denominación aquella que le otorga distintividad a la marca solicitada y evidenciándose que la misma forma parte de los signos registrados por la codemandada, se infiere que los símbolos en disputa no pueden coexistir en el mercado por cuanto al (sic) riesgo de inducir a error al público es mayor, toda vez que el consumidor medio de los productos de consumo masivo no repara al momento de adquirirlos conforme se ha indicado precedentemente;

NOVENO. - Que asimismo, el riesgo de asociación se presenta pues el público consumidor puede asociar o encontrar alguna relación comercial entre la marca registrada con el signo solicitado; lo que puede causar además una dilucidación en la fuerza distintiva del símbolo registrado(…)”. (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, (…) II.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita, y que será objeto de interpretación, es el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al mo- d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;

(…) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con de- GACETA OFICIAL rechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” (…) DECISION 486 (…) 15/09/2006 33.48 D. Comparación entre signos denominativos.

E. Comparación entre signos denominativos y mixtos. F. Signos denominativos compuestos. G. Signos genéricos y descriptivos H. La familia de marcas. I. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios y la marca débil. J. La conexión competitiva. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Confusión directa e indirecta.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma GACETA OFICIAL posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido confirmados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). 15/09/2006 34.48 ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nue- GACETA OFICIAL va norma, o bien por cualquier otra razón que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier circunstancia que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, 15/09/2006 35.48 ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso 46-IP2005.

Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo GRAN DIA (denominativo) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto, el artículo 172 de la Decisión 486 será aplicable al caso bajo estudio. B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y GACETA OFICIAL a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. 15/09/2006 36.48 dores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumi- 1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 15/09/2006 37.48 En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca.

Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sen3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL sorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004.

Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito o expresado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 15/09/2006 38.48 En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Nacional examinadora observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. GACETA OFICIAL La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 15/09/2006 39.48 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. C. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, es conveniente complementarlo ahondando en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1. De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2.

De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

GACETA OFICIAL D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. Los signos denominativos se conforman por una o más palabras que constituyen un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, letras o números; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competen- 6 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. 15/09/2006 40.48 te deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos GRAN DIA, por un lado, y DIA, DULCE DIA, SPORT DIA, FRESITA DIA y AURORA DIA, por el otro, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal. E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y otro gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual, y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Al tratar el tema de la marca mixta, la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, y por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su GACETA OFICIAL tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005).

Al comparar un signo mixto y uno denominativo se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, caso en el cual se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos denominativos. Pero si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto DIA y el signo denominativo GRAN DIA, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

F. LOS SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. Como quiera que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la 15/09/2006 41.48 una forme parte de una marca ya registrada( )”.

(Proceso 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial…” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217 de 11 de julio de 2005). G. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. En atención que en el caso bajo estudio la sociedad MOLINERA INCA S.A. argumentó que la palabra GRAN es descriptiva y, por lo tanto, no debe tomarse en cuenta en el análisis de registrabilidad, es necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos y genéricos, y a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. GACETA OFICIAL La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica.

H. LA FAMILIA DE LAS MARCAS. En vista que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la sociedad demandante alega que las marcas de la observante no 15/09/2006 42.48 forman una familia de marcas, ya que tanto en la clase 29 como en la 30 existen marcas a nombre de distintos titulares que incluyen el término DIA, es necesario en la presente providencia tratar el tema de la familia de marcas.

Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el GACETA OFICIAL 15/09/2006 43.48 titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

I. PARTICULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS Y LA MARCA DÉBIL. Como quiera que en el caso bajo estudio la sociedad demandante argumentó que la palabra DIA no es distintiva, ya que para las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza dicho término es de uso común, se hace necesario tratar el tema de las partículas de uso común en la conformación de signos marcarios y la marca débil. de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005). Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 7 El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación J. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En vista que dentro del proceso interno se planteó la conexión entre productos comprendidos en las clase 29 y 30 de la Clasificación Interna- 7 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. GACETA OFICIAL cional de Niza, es preciso que el juez consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad 8 y, por lo tanto, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional. En consecuencia, como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ellos, así como el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha 8 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “…deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876 de 18 de diciembre de 2002). 15/09/2006 44.48 recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: … Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que GACETA OFICIAL esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 15/09/2006 45.48 La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que corresponda a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o por cualquier razón que conlleve la desaparición en el mundo jurídico de la marca observante y opositora.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. GACETA OFICIAL 15/09/2006 46.48 TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos GRAN DIA, por un lado, y DIA DULCE DIA, SPORT DIA, FRESITA DIA y AURORA DIA, por el otro, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos.

SÉPTIMO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades.

CUARTO

OCTAVO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

NOVENO: Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

DÉCIMO: El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos.

En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

QUINTO

SEXTO: Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir.

Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro DÉCIMO PRIMERO: En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda GACETA OFICIAL inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 622004, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15/09/2006 47.48 Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/09/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CUARTO

QUINTO