Año XXIII - Número 1406 Lima, 29 de setiembre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 60-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación de oficio, de los artículos 82 literal j), 83 literales b), d) y e) y 128, de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 2373-2003.

Actor: Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A. Marca: “TEXAS STATION” (denominativa) Proceso 117-AI-2003.- Sumario por Incumplimiento de sentencia PROCESO Nº 060-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación de oficio, de los artículos 82 literal j), 83 literales b), d) y e) y 128, de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 2373-2003.

Actor: Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A. Marca: “TEXAS STATION” (denominativa). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los trece días del mes de julio del año dos mil seis. VISTOS: artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 10 de mayo de 2006.

El oficio Nº 110-2006-SCS-CS, de 15 de Marzo de 2006, mediante el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2373-2003. 1.

Las partes. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los Tercer interesado: ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A. La parte actora es Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A. Se demanda a la Nación peruana- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Conforme a la solicitud de interpretación remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se plantea al respecto de los hechos en el escrito de la demanda, interpuesta por DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A. lo siguiente: Con fecha 22 de noviembre de 1996, la demandante solicitó el registro de la marca “TEXAS STATION” (nominativa), para distinguir servicios de salones de juego de azar, casinos, máquinas tragamonedas y demás actividades similares de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Con fecha 16 de enero de 1997, ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A. (Perú) formuló observación por ser titular de las marcas TEXAS y TEXAS CITY, que distingue servicios de las clases 36 y 41; indicando que el signo solicitado es gráfica y fonéticamente similar a sus marcas registradas al grado de causar confusión en el público consumidor; en este sentido, que debe tenerse presente la semejanza conceptual entre ambos signos, ya que ambos comparten el término TEXAS, el cual alude una región determinada de los EE.

UU; y los servicios que pretenden distinguir son similares a las marcas registradas. Absolviendo la observación, la demandante alega que dichos signos no son similares, porque además del signo TEXAS cuenta con la denominación STATION, que considera le otorga suficiente distintividad; y que la indicación geográfica TEXAS es de uso público, por lo que no puede monopolizarse en beneficio de una sola persona.

Asimismo, alega que las marcas TEXAS son engañosas puesto que podrían inducir al consumidor a error sobre la procedencia geográfica de los servicios, por lo que considera están comprendidas en la prohibición que establece el artículo 129 incisos d), i) y j) del Decreto Legislativo 823. Por Resolución Nº 5979-97-INDECOPI/OSD del 19 de mayo de 1997, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la observación de ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A. y denegó el registro solicitado, determinando que los signos en cuestión comparten el 29/09/2006 2.20 término TEXAS, el cual consideró el de mayor relevancia, señalando que la denominación STATION no le otorga suficiente fuerza distintiva al signo solicitado.

Con fecha 9 de junio de 1997, Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que la observación formulada por Admiral Casino Technology S.A. es ilegítima, ya que su marca registrada TEXAS se encuentra comprendida en la prohibición establecida por la norma peruana, por ser una denominación de Estado, en este sentido, indicó que la resolución impugnada ha quebrantado la garantía del debido proceso al no haberse pronunciado respecto de todas las cuestiones controvertidas sometidas a su consideración. El Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 194-1998/TPI-INDECOPI del 26 de febrero de 1998, declaró nula la resolución de primera instancia administrativa, ordenando, que ésta se pronuncie sobre la validez del registro de la marca TEXAS peticionada por la demandante.

La Oficina de Signos Distintivos, por Resolución 6318-1999/OSD-INDECOPI del 1 de junio de 1999 la OSD, declaró FUNDADA la observación y denegó el registro de la marca solicitada, señalando respecto al pedido de nulidad, que no corresponde pronunciarse por cuanto el procedimiento de registro de una marca es distinto al de nulidad de registro.

Asimismo, señala que no se han constatado la existencia de indicios suficientes para iniciar de oficio la acción de nulidad. Según el escrito de la demanda debe añadirse que: “Sin perjuicio de ello, señaló que no ha constatado la existencia de indicios suficientes para iniciar de oficio la acción de nulidad invocada. Expresó que si bien el término TEXAS es una indicación geográfica, no tiene relación alguna con los servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial y, por ende, no describe el lugar de origen de los servicios.

Determinó que el signo solicitado TEXAS STATION y la marca registrada TEXAS resultan confundibles entre sí debido a que comparte en forma relevante el término TEXAS, siendo la única diferencia el término STATION del signo solicitado, que no le otorga la fuerza diferenciadora necesaria, por lo que de concurrir en el mercado los signos en cuestiones se induciría a error al consumidor respecto del origen de los servicios que distinguen.

GACETA OFICIAL Con fecha 18 de junio de 1999, Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 6318-1999/ OSD-INDECOPI, del 1 de junio de 1999, a la que ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A., nuevo titular de la marca, contestó, contradiciéndola en todos sus extremos. Con fecha 28 de junio de 2000, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI resuelve la apelación mediante Resolución 7512000/TPI-INDECOPI, confirmando la resolución impugnada y en este sentido, denegando el registro de la marca TEXAS STATION (nominativa).

Con fecha 2 de octubre de 2000, Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A., presenta demanda contencioso administrativa contra dicha resolución administrativa, la misma que es declarada INFUNDADA, mediante sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de fecha 12 de junio de 2003, en concordancia con el Dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Civil, de 25 de octubre de 2001.

La demandante apela la sentencia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, la misma que envía la presente interpretación prejudicial. 2.2 Fundamentos de la demanda Del resumen hecho en la solicitud de interpretación prejudicial se observan los siguientes argumentos legales: La resolución impugnada es nula, por no haberse pronunciado sobre la cuestión de fondo materia de su apelación, esto es, sobre la nulidad del registro de la marca de servicio TEXAS, cayendo en contradicción con su anterior resolución, ya que no desvirtúa las prohibiciones contenidas en los incisos d), i) y j) del artículo 129 del Decreto Legislativo 823, y si bien la resolución de primera instancia hace referencia a la nulidad de la marca TEXAS no la declara en forma expresa como es su obligación. La nulidad deducida se encuentra debidamente amparada por el artículo 181, inciso a) de la norma citada, cuya declaración puede ordenarse de oficio o a petición de parte interesada, la misma que no ha sido cumplida por la Oficina de Signos Distintivos (OSD), pues no se trata de buscar indicios para establecer la nulidad 29/09/2006 3.20 como afirma la OSD, sino analizar si la palabra TEXAS se refiere a un Estado o no, sin importar si se trata de uno confederado o autónomo o remitiéndose a cualquier diccionario, donde se acredita que TEXAS pertenece a la Unión Americana; por lo tanto, la inscripción de dicha marca en la clase 41 y 36 incurre en nulidad al haber infringido el inciso j) del artículo 130 de la ley peruana de Propiedad Industrial, que prohíbe reproducir o imitar el nombre de cualquier estado, sin permiso de la autoridad competente.

Que, ha demostrado que su marca es notoriamente conocida y que las pruebas presentadas están referidas a la inmensa publicidad de su nombre comercial TEXAS STATION CASINO, inscrita en Registros Públicos. Que, dicho nombre es usado por su empresa como nombre comercial hace 4 años en forma ininterrumpida, habiendo logrado notoriedad y aceptación del público consumidor, y además de prestigio.

Que, la marca TEXAS no ha demostrado tener uso alguno, y si lo tuviera, causaría confusión entre su público consumidor, por lo que debe dar preferencia a una marca notoriamente conocida. Que, su marca pertenece a una familia de marcas. Así, que es titular en la clase 41 de varias marcas que en su conformación incluyen el término de STATION como: TACNA STATION;

PIURA STATION; DAKOTA STATION; CUZCO STATION, etc. Que, su empresa TEXAS STATION CASINO S.A., inscrita en la Ficha Registral Nº 145592, pertenece a un grupo empresarial con el indiscutible derecho de usar su razón social, ya que se le ha autorizado al establecimiento de la Av. La Marina 2430 TEXAS STATION CASINO. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1 Instituto de la Defensa de la Competencia INDECOPI Fundamentos de la contestación. Consideró que el signo solicitado y la marca registrada resultan confundibles entre sí debido a que comparten en forma relevante el término “TEXAS”.

GACETA OFICIAL Respecto de la nulidad de la marca de servicio TEXAS, señala que la resolución administrativa impugnada fue expedida en el curso de un procedimiento de registro de marca “TEXAS STATION” (nominativa) solicitada por la empresa demandante y observada por la empresa Admiral S.A. En este tipo de procedimientos se trata de analizar si la marca que se solicita a registro se encuentra o no incursa en alguna de las prohibiciones previstas en la ley y en consecuencia, si resulta o no procedente acceder a su registro.

En el presente caso, la autoridad administrativa denegó el registro de la marca “TEXAS STATION” (nominativaa) por encontrarse registrada la marca “TEXAS” a nombre de otra empresa para distinguir los mismos servicios de la clase 41, la cual resulta ser confundible con la primera dado que al compartir el término “Texas”, el público consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios (riesgo de confusión indirecta).

Así, la marca solicitada a registro por la empresa demandante se encuentra incursa en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no siendo procedente acceder a su registro. Asimismo, señala que la empresa demandante no discute en su escrito de demanda la confundibilidad entre los signos sino que basa su argumento en la supuesta nulidad del registro de la marca “TEXAS”.

Se menciona que la parte demandante cometió dos errores: el primero fue considerar que la autoridad administrativa se encontraba obligada a iniciar de oficio dicha actividad de registro de marca. El segundo error, consistió en confundir lo que es una facultad de la administración (inicio de oficio de acciones de nulidad) con lo que constituye una obligación, más aún si en este caso la Oficina de Signos Distintivos considera que no existen indicios suficientes para iniciar dicha acción de nulidad.

En cuanto a la supuesta notoriedad de la marca, el escrito de la contestación establece que el argumento de la empresa demandante es inconsistente. Así, señala: “(…) la empresa demandante confunde totalmente los conceptos de marca de servicio y nombre comercial, pretendiendo atribuirle notoriedad a una marca sobre la base de la supuesta notoriedad de un 29/09/2006 4.20 signo distinto como sería el nombre comercial TEXAS STATION CASINO”.

Resalta también el escrito de la contestación, que la propia empresa reconoce en el escrito de la demanda que: “(…) la empresa TEXAS STATION CASINO S.A. es una empresa distinta a la demandante, por lo que en todo caso ni siquiera le correspondería la títularidad sobre dicho nombre comercial”. De otro lado, señala que la empresa demandante no ha aportado medio probatorio alguno que permita probar la notoriedad de su marca, según los requisitos establecido en el artículo 84 de la Decisión 344.

Respecto a la familia de marcas, el INDECOPI contradice el escrito de contestación señalando lo que en su criterio son “(…) rigurosamente dos condiciones: a) El elemento común debe poseer tal fuerza distintiva que sirva para indicar el origen empresarial del titular. Esto significa que el público consumidor debe creer que todos los signos distintivos que incluyan este elemento común, provienen del mismo origen empresarial y ello ocurrirá cuando dicho elemento sea tan característico y distintivo para que el público con sólo verlo piense que el producto proviene de una misma empresa. b) El signo solicitado debe contener el elemento común. Respecto a este punto debe tenerse en cuenta la peculiaridad u originalidad del elemento común y su independencia en relación a los demás elementos que conforman los signos, no siendo necesario que exista identidad pero sí que la impresión que los signos causen en los consumidores sea semejante.

En el presente caso, la búsqueda de antecedentes efectuada por la autoridad administrativa permitió constatar que la empresa demandante es titular de diversas marcas que contienen el signo “STATION”, sin embargo, el significado del término “STATION” es de amplio conocimiento y uso por parte del público consumidor, pese a encontrarse en idioma inglés, refiriéndose a una estación o paradero, por lo que eviden- GACETA OFICIAL temente no puede identificar un origen empresarial particular.

En este sentido, no se configura una familia de marcas en base al término “STATION”, ya que dicho término no posee fuerza distintiva suficiente como para indicar un origen empresarial. 2.3.2 Contestación a la demanda por parte de ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A. Opone como contestación a la demanda: • Nulidad del registro de la marca de servicio “TEXAS”.

Sostiene la litisconsorte que: “No es cierto que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad lntelectual de INDECOPI, no se haya pronunciado sobre la nulidad del registro de nuestra marca “TEXAS” en la clase 41 de la C. I. La Resolución No. 751-2000/TPI-INDECOPI del 28.06.2000 en su párrafo III, Análisis de la Cuestión en Discusión, numeral 2, en su último acápite, concluye que la Oficina de Signos Distintivos sí se pronunció respecto a la nulidad prescrita en el artículo 43 Inciso c) del T.U.O. de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos”.

Indica que obtuvo el registro de la marca de servicio “TEXAS” en la clase 41, en forma estrictamente regular y sin ninguna observación después de la publicación de Ley. Seguidamente menciona los requisitos que según la norma nacional debe llevar el trámite de nulidad de registro, y en este sentido señala que: “(…) la demandante no ha interpuesto la correspondiente acción de nulidad de marca en ningún momento”. • Pretendida Notoriedad de la marca “TEXAS STATION”.

Señala que no presenta oposición a la existencia de las marcas “STATION” mientras que no se incorporen en ella la denominación “TEXAS” marca de propiedad de la empresa ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A. Posteriormente indica los requisitos exigidos del artículo 188 del Decreto Legislativo No 823 respecto de las marcas notorias. Se menciona en el escrito lo siguiente: “En los actuados no 29/09/2006 5.20 aparecen estudios de mercado, estadísticas de usuarios de los servicios de la demandante y similares, que puedan acreditar la notoriedad de la marca solicitada.

Además se trata de una marca recién solicitada y por lo tanto no reúne el requisito de antigüedad que exige el art. 188 inc c) del D. Legislativo Nº 823”. Alega también que la demandante “basa el conocimiento notorio de la marca ‘TEXAS STATION’ solicitada, en que existe el registro del nombre comercial ‘TEXAS STATION CASINO’ en los registros públicos.

Al respecto debe tratarse de una denominación social que fue inscrito en el Registro de Personas Jurídicas en la ficha”. Dicha inscripción no surte efecto alguno en el ámbito marcario, ya que el Registro de Patentes y marcas a cargo del INDECOPI es independiente y se rige por su propia legislación. • Familia de Marcas Se sostiene en la demanda, que la empresa demandante “(…) basa su derecho en el registro de la denominación social ‘TEXAS STATION CASINO’ en el Registro de Personas Jurídicas, argumento desvirtuado en el punto anterior”. 2.4 Dictamen del Fiscal Supremo.

Del dictamen se desprende que: “Por lo antes expuesto, la coexistencia de ambos signos en el mercado es susceptible de inducir a confusión al público consumidor; estimándose por ello que al expedirse la resolución materia de impugnación no se ha incurrido en causal de nulidad a que se refiere el art. 43° de la ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por D.S.N° 02-94-J LIS aplicable al caso resultando infundada la demanda”. 2.5 Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema La Sala Civil de la Corte Suprema basa su decisión de considerar infundada la demanda en el hecho que, de la comparación de los signos sub materia, se advierte que ambos presentan un impacto visual e impresión sonora de conjunto semejantes, y si bien la marca solicitada está conformada por una palabra adicional, no podrán ser recordadas con facilidad por los consumidores, por lo que la única diferencia, en este caso, el término STATION, no tiene un efecto diferenciador suficiente.

GACETA OFICIAL 2.6 Apelación de la demandante, de la sentencia de la Sala Civil 29/09/2006 6.20 DECISIÓN 344 “( ) ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A. sostiene que la sentencia impugnada incurre en errores de hecho y de derecho, dado que omite efectuar el análisis de fondo, es decir, la invalidez de la marca TEXAS. Que, la OSD efectúa una apreciación errónea y contradictoria de la cuestión sustancial relativa a la invalidez de la marca de servicio TEXAS, conforme se ordenó en la Resolución Nº 1941998/TPI-INDECOPI.

Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Así, confirma que sus argumentos se basan en: • La nulidad del registro de la marca TEXAS, • La notoriedad de la marca TEXAS STATION • La reinterpretación de la Resolución Nº 194-1998/TPI-INDECOPI • La consideración que la marca TEXAS STATION pertenece a una familia de marcas.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, procede a interpretar de oficio los artículos 82 literal j), 83 literales b), d) y e) y 128 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error: GACETA OFICIAL (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 29/09/2006 7.20 que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. (…) a) Perceptibilidad Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos. a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de letras o de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primi- GACETA OFICIAL genia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de letras o de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

II. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCION El artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de ¿qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro?. En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada?.

Si se atiende a lo antes dicho, esto 29/09/2006 8.20 es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea. “Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro”.

(Proceso 43-IP-98, marca: “FAIRBANKS (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 490, de 4 de octubre de 1999). Este Organismo, por su parte, ha expresado en este contexto, que “(…) un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo”.

(Proceso 13-IP-2003, Marca: “XTEP mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 947, de 16 de julio de 2003) La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquélla de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente. Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra.

La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso. El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre GACETA OFICIAL comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso Nº 45IP-98, caso IMPRECOL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, de 12 de julio de 2000).

Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. (Proceso Nº 03-IP-98, caso “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 338, del 11 de mayo de 1998). Identidad o semejanza con un nombre comercial El artículo 83, literal b) prohíbe registrar un signo si éste es idéntico o se asemeja a un nombre comercial protegido por la legislación interna de cada País Miembro, siempre que induzca al público a error. 29/09/2006 9.20 ción al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores.

Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El (sic) Tribunal para efectos de su interpretación. “(…). El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre”.

(Proceso 33-IP-2000, marca MAXMARA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, de 12 de julio del 2000). Al respecto este Tribunal ha sostenido: “A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protec- La doctrina y la jurisprudencia se han ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos distintivos, se estará por la marca registrada más que por el nuevo signo, es decir, se in- GACETA OFICIAL clinará preferentemente en favor del primero que ha generado ya para su titular un derecho adquirido.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a), no podrá registrarse como marca los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para un productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, o respecto de un nombre comercial protegido, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o 29/09/2006 10.20 servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP98, caso “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un GACETA OFICIAL papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 (…) Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien 29/09/2006 11.20 reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación en referencia. A contrario, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, ó generalizado su uso, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “(..). cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se trata- GACETA OFICIAL ra de una expresión local (…). Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente Nº 69-IP2001, caso “OLYMPUS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 759, del 6 de febrero de 2002, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes Nos: 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03IP-2002 y 15-IP-2002). V. USOS DE DENOMINACIONES DE ESTADOS EN SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS.

Signos denominativos compuestos En el caso de autos encontramos un signo denominativo compuesto por dos palabras TEXAS y STATION, ambas en idioma extranjero y una de ellas referida a un Estado integrante de los Estados Unidos de Norte América, en este sentido, es necesario hacer referencia a los signos denominativos compuestos y al registro de nombres de Estados por cuanto ambos son característicos del signo en cuestión. Así observamos que: “(..).

Dentro de los signos denominativos están los signos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras; al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (..)”.

(Proceso 13IP-2001, marca: BOLIN BOLA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de 2001). 29/09/2006 12.20 En el supuesto de solicitarse el registro de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo compuesto.

En efecto, no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado). Por tanto, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.

(Proceso 14-IP2004, marca: LUCKY CHARMS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1082, del 17 de junio de 2004, citando al Proceso 21-IP-98, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998). De otro lado, “los términos o palabras en signos denominativos compuestos que son parte del uso común no tienen posibilidad de ser apropiables y consiguientemente, no son exclusivos, pudiendo usarse por cualquier empresario.

La combinación de dichos términos es la que, por ser singular, le confiere distintividad al signo y es la que puede ser considerada para otorgarle un uso exclusivo a la marca mediante su registro, impidiéndose que otro empresario utilice la misma combinación”. (Proceso 35-IP-2006. Marca: BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, aprobado el 15 de junio de 2006).

Registro de nombres de Estados El literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier Organización Internacional, reconocidos oficialmente cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente del Estado o de la Organización Internacional de que se trate, y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.

GACETA OFICIAL Esta norma tiene la finalidad de evitar el uso abusivo de estos signos oficiales, con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado o de la Organización aludida o, a su vez, pretendiendo atribuir con tal distinción, el origen del producto aprovechando la ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite dichos signos oficiales.

La prohibición sin embargo admite como excepción, que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya obtenido autorización para su utilización. Este Tribunal ha expresado que: “Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto.

Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo” (Proceso 15-IP-97.

Marca: “CODE BLEU (Etiqueta)”, publicado en Gaceta Oficial Nº 314, de 18 de diciembre de 1997). 29/09/2006 13.20 VI. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. La marca notoria, es aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso Nº 114-IP-2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, del 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.

(OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255). La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, lo cual se desprende del literal d), del artículo 83, o que tengan semejanzas con marcas notoriamente conocidas, como lo prevé el literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) GACETA OFICIAL 29/09/2006 14.20 y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: La doctrina hace la siguiente consideración sobre el tema: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada( )”.

(AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268). Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. (Proceso 23-IP-96, marca: “VODKA BALALAIKA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 354, de 13 de julio de 1998).

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”. (Proceso Nº 16-IP-2001, marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 674, de 31 de mayo de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.

(ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”, Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131). El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, así como en los casos en que el signo que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida. • El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

GACETA OFICIAL 29/09/2006 15.20 bilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo cuyo registro se solicita no se encuentre comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” VII.

FAMILIA DE MARCAS En esta materia, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, marca: “ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 912, del 25 de marzo de 2003). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posi- Segundo: A la luz del artículo 128 de la Decisión 344, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de registro de otro signo como marca.

Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser efectivo y público, en el territorio del País Miembro donde se procure dicha protección. La prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue. Si el uso efectivo ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será el objeto de la tutela preferente.

Tercero: A objeto de establecer si existe o no riesgo de confusión entre la marca registrada y el nombre comercial protegido, será necesario determinar si hay o no vínculo de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos y la actividad económica distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos y de la actividad económica de que se trate.

Cuarto: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro; o a un nombre comercial protegido, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la GACETA OFICIAL 29/09/2006 16.20 marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Quinto: Sexto: En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, o si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor, la denominación no podría ser registrada.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Séptimo: El literal j) del artículo 82 de la Decisión en referencia, prohíbe la reproducción o imitación de los nombres, escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado u Organización Internacional, que estén reconocidos oficialmente, cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.

Sin embargo, la prohibición no es absoluta, ya que pueden ser registrables aquellas denominaciones de carácter accesorio a la principal, pero previa autorización del Estado o del Organismo respectivo, en su caso. Dichas complementaciones introducidas como accesorias del signo distintivo, consideradas su ubicación y particulares características no deben por cierto tener desempeño definitivo, analizando la marca en su conjunto.

Octavo: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. Noveno: Si una pluralidad de marcas posee un rasgo distintivo común, éste pudiera indicar su pertenencia a una familia de marcas, lo que podría llevar a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común, supuesto en el cual el registro de uno de tales signos, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la GACETA OFICIAL 29/09/2006 17.20 que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 117-AI-2003 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis.

VISTOS: La sentencia del 5 de noviembre de 2004, proferida en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, que decidió declarar el incumplimiento de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal y de la Resolución Nº 604 de la Secretaría General, al mantener la exigencia, por parte del Gobierno del citado País Miembro, de licencias previas para la importación de determinados productos de la cadena de oleaginosas, comprendidas en las subpartidas NANDINA 1507.90.00, 1511.90.00, 1512.19.00, 1515.29.00, 1516.20.00, 1517.10.00, 1517.90.00 y 1513.29.10;

El auto del 22 de marzo de 2006, por medio del cual el Tribunal decidió: “Determinar los límites dentro de los cuales los Países Miembros de la Comunidad Andina deberán restringir o suspender las ventajas del Acuerdo de Cartagena que al momento benefician a la República del Ecuador imponiendo la aplicación temporal de un gravamen adicional del 5% a las importaciones que realicen a sus territorios procedentes y originarios de ese país, de cinco productos a su elección”; y que “La presente sanción tendrá vigencia hasta tanto la República del Ecuador demuestre fehacientemente ante este Tribunal, que ha dado estricto cumplimiento a la sentencia de 5 de noviembre de 2004, proferida dentro del Proceso 117-AI-2003”;

El auto del 2 de agosto de 2006, mediante el cual el Tribunal decidió “Requerir de los Países Miembros y de la Secretaría General de la Comunidad Andina que emitan su opinión sobre la comunicación de la República del Ecuador, recibida en este Tribunal el 11 de julio de 2006, para lo cual se les concede un término de cinco (5) días, contado a partir de la notificación del presente auto”;

La comunicación No. 339-2006-MINCETUR/VMCE /DNINCI, del 18 de agosto de 2006, recibida en el Tribunal, vía fax, en la misma fecha, por la cual el Director Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú, señala que la suspensión de la Resolución 326 del COMEXI, ordenada mediante el Boletín No. 18 de la Aduana del Ecuador, “se dio en el mes de febrero y a la fecha según su propio tenor, la misma habría caducado de pleno derecho, por lo que si bien dicha suspensión no otorga garantías jurídicas en torno a la continuación de la conducta infractora, actualmente su análisis resulta irrelevante para los efectos de determinar el grado de cumplimiento GACETA OFICIAL del Ecuador de la Sentencia emitida en el marco del Proceso 117-AI-2003”; y que “debemos señalar que concordamos con ese Honorable Tribunal en el sentido de que se mantiene en la forma de un incumplimiento continuado la conducta infractora por parte de la República del Ecuador, lo cual queda en evidencia si se revisa el artículo 2 de la vigente Resolución No. 328 del COMEXI, mediante la cual dicho país se reservó la posibilidad de continuar aplicando el régimen de licencias previas para las subpartidas … bajo los términos de la Resolución No. 183 del COMEXI cuando, entre otras, se trate de medidas de defensa comercial establecidas por el COMEXI”;

La comunicación SG-C/5.11/1588/2006, del 21 de agosto de 2006, remitida, vía fax, por la Secretaría General de la Comunidad Andina en la misma fecha, en la cual indica que con las Resoluciones 326 y 328 del COMEXI, “la República del Ecuador condicionó la aplicación del régimen de licencias previas de los productos de la cadena de oleaginosas a la existencia de ‘medidas de defensa comercial’, como la impuesta mediante Resolución 326 del COMEXI”; que “la Resolución 326 (…) tenía una vigencia de seis meses (…) en ese orden la referida Resolución habría perdido su vigencia el (sic) fecha 7 de abril de 2006 (…)”; que “Al perder vigencia la Resolución 326, no subsistiría disposición ecuatoriana de defensa comercial, al menos en conocimiento de la Secretaría General, en virtud de la cual se aplicara el régimen de licencias previas previsto por la Resolución 328 del COMEXI, con lo cual dicho mecanismo no estaría siendo empleado para vulnerar los compromisos asumidos por la República del Ecuador en el Programa de Liberación (…)”; que “el Honorable Tribunal, a efectos de la determinación de las sanciones, no habría considerado lo previsto en el referido artículo 2 de la Resolución 328, sino mas bien su aplicación merced a la vigencia de la Resolución 326”; que “el Honorable Tribunal excluyó del ámbito del desacato las subpartidas 1515.29.00 y 1513.29.10 (…)”; y que “la Secretaría General considera que la República del Ecuador, de no encontrarse aplicando una medida de defensa comercial o un mecanismo de licencias previas, estaría dando cumplimiento a la sentencia recaída en Proceso (sic) 117-AI-2003”; y, Lo dispuesto por los artículos 120 y 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 29/09/2006 18.20

CONSIDERANDO

Que en el escrito remitido por la República del Ecuador en fecha 11 de julio de 2006, se informa que: “(…) el Estado ecuatoriano tiene a bien indicar que la Resolución Nº 326 del COMEXI, publicada en el Registro Oficial Nº 133 de 26 de octubre de 2005 fue suspendida en febrero de 2006, con lo cual la República del Ecuador ha dejado de adoptar medidas internas que restrinjan el comercio intracomunitario de productos oleaginosos comprendidos en las subpartidas NANDINA 1507.90.00; 1511.90.00; 1512.19.00; 1515.29.00; 1516.20.00; 1517.10.00;1517.90.00; y 1513.29.10, cuya materia fue objeto de incumplimiento declarado por el Tribunal Andino de Justicia (…) El texto del Boletín de la Aduana del Ecuador No. 18 de 24 de febrero de 2006 señala lo siguiente: Suspensión de Resolución No. 326 de COMEXI.

Se comunica a los Operadores de Comercio Exterior que la Resolución No. 326 del COMEXI (…) que impuso medida de salvaguardia provisional por un período de seis meses a las importaciones procedentes y originarias de los Países Miembros de la Comunidad Andina, consistente en un gravamen arancelario equivalente al arancel total (AEC+DVA) del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), cobrado a Países distintos de la CAN de las importaciones de productos clasificados en las siguientes subpartidas arancelarias: 1507.90.00, 1511.90.00, 1512.19.00, 1516.20.00, 1517.10.00 y 1517.90.00, ha sido suspendida conforme lo dispone la Resolución No. 993, publicada el 6 de febrero de 2006 en la Gaceta Oficial de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por lo que en el sistema Informático SICE se cerró la vigencia de la mencionada medida (…).

Con estos antecedentes, el Estado ecuatoriano solicita que el Tribunal de Justicia tenga en cuenta la suspensión de la Resolución No. 326 del COMEXI y determine el cumplimiento por parte de la República del Ecuador dentro del Proceso 117-AI-2003”; Que en el auto del 22 de marzo de 2006, el Tribunal consideró que en virtud de la sentencia declarativa de incumplimiento emitida dentro del Proceso 117-AI-2003, la República del Ecuador quedó obligada a que se “levante cualquier medida unilateral que constituya una restricción a las importaciones de productos específicos comprendidos en las subpartidas NANDINA 1507.90.00, 1511.90.00, 1512.19.00, 1515.29.00, 1516.20.00, 1517.10.00, 1517.90.00 y 1513.29.10”; por lo GACETA OFICIAL que al haber emitido el mencionado País Miembro la Resolución 326 del COMEXI, del 7 de octubre de 2005, por la cual adoptó “una medida de salvaguardia provisional, por un período de seis meses, a las importaciones procedentes y originarias de los Países Miembros de la Comunidad Andina… de las importaciones de productos clasificados en las siguientes subpartidas arancelarias: 1507.90.00, 1511.90.00, 1512.19.00, 1516.20.00, 1517.10.00 y 1517.90.00” (artículo 1), cuyos cupos de importación estarían administrados “mediante licencias de importación…” (artículo 3), mantuvo la restricción al comercio respecto de los productos oleaginosos comprendidos en las 6 últimas subpartidas citadas, con lo cual se reiteró el incumplimiento de la sentencia de este Tribunal, por lo que se procedió a determinar los límites dentro de los cuales los Países Miembros podrían restringir o suspender las ventajas del Acuerdo de Cartagena que benefician a la República del Ecuador;

Que, recién con fecha 11 de julio de 2006, la República del Ecuador presenta ante este Tribunal el escrito por el cual indica que “la Resolución N°. 326 del COMEXI… fue suspendida en febrero de 2006” mediante el “Boletín de Aduana del Ecuador No. 18 de 24 de febrero de 2006”, adjuntando una copia simple del mencionado Boletín. Sobre este particular, el Tribunal considera importante señalar que al cotejar la Resolución 326 del COMEXI y el Boletín de Aduana No. 18, no hay duda que por la jerarquía normativa de la primera, el mencionado Boletín, en vigencia desde el 24 de febrero de 2006, no deja sin efecto la medida infractora que deriva de la Resolución 326 del COMEXI.

Al respecto, ha sido criterio sentado por el Tribunal que “la desaplicación de una norma de derecho interno no subsana la existencia de una norma interna contraria al ordenamiento jurídico andino”; y que “para que exista un efectivo cumplimiento de la sentencia… Venezuela debe derogar o modificar la norma objeto de incumplimiento…”, motivo por el cual se dispuso sancionar al País Miembro investigado (Auto de fecha 7 de diciembre de 2005, librado en el curso del procedimiento sumario por desacato a la sentencia dictada en el Proceso 132-AI-2003, publicado en la GOAC.

No. 1347, del 25 de mayo de 2006); Que, a pesar de lo anterior, y conforme a la opinión rendida por la Secretaría General, el Tribunal reconoce que la Resolución 326 del COMEXI tuvo una vigencia de seis meses, contados a partir del 7 de octubre de 2005, por lo que en la 29/09/2006 19.20 actualidad ya no se encuentra vigente y, por tanto, no se mantiene la restricción al comercio respecto de los productos oleaginosos especificados en dicha norma nacional ni subsiste el desacato de la sentencia emitida por el Tribunal dentro del Proceso 117-AI-2003;

Que, respecto de la Resolución 328 del COMEXI, cabe reiterar lo expresado por el Tribunal en su auto del 22 de marzo de 2006, en el sentido de que las licencias previas para la importación de determinados productos de la cadena de las oleaginosas fueron dejadas sin efecto mediante su artículo 1, y si bien en el artículo 2 las vuelve aplicables “con carácter temporal, en el caso de administración de contingentes derivados de negociaciones internacionales o medidas de defensa comercial establecidas, mediante Resolución, por el COMEXI”, la medida objeto del desacato de la sentencia, plasmada mediante Resolución 326 del COMEXI, ha perdido su vigencia. Sin embargo, el Tribunal reconoce la opinión emitida por el Gobierno de la República del Perú en el sentido que, con la norma del artículo 2 de la Resolución 328 del COMEXI, la República del Ecuador se estaría reservando la posibilidad de continuar aplicando licencias de importación para productos oleaginosos específicos con carácter temporal; por este antecedente no existe la suficiente convicción para disponer el archivo del presente procedimiento sumario.

Pero, a la vez, no existe prueba en autos de la aplicación actual de medida alguna que se halle vigente y por la cual el País Miembro investigado mantenga la restricción al comercio de los productos oleaginosos, que se encuentra prohibida en virtud de la sentencia emitida dentro del Proceso 117-AI-2003, por lo que tampoco corresponde mantener la imposición de las sanciones previstas en el auto del 22 de marzo de 2006; y, Que si el desacato de la sentencia, por un período de tiempo determinado, ha derivado en daños y perjuicios a los particulares, el hecho de la cesación del desacato no impide a los afectados reclamar su reparación ante los Tribunales Nacionales.

DECIDE: Primero: Levantar la sanción impuesta en el presente procedimiento sumario a la República del Ecuador por auto del 22 de marzo de 2006. Segundo: Dejar a salvo los derechos de los particulares afectados por el incumplimiento de GACETA OFICIAL las obligaciones comunitarias, por parte de la República del Ecuador, para demandar la reparación de los daños y perjuicios causados.

Tercero: Disponer la suspensión del trámite hasta tanto la República del Ecuador, así como los demás Países Miembros, aporten prueba suficiente del acatamiento de la sentencia o de su desacato.

NOTIFÍQUESE el presente auto al Gobierno de la República del Ecuador, y

COMUNÍQUESE el contenido del mismo a los demás Países Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad Andina. PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA 29/09/2006 20.20 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú