Año XXIII - Número 1417 Lima, 24 de octubre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 126-IP-2006.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: SANOFI-SYNTHELABO.

Marca: “CLOPIGREL”. Expediente Interno N° 1873-2005 Proceso 88-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal b), 102 y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 81 de la citada Decisión. Proceso Interno Nº 1459-2002.

Actor: KIKKO CORPORATION S.A. Marca: Denuncia por infracción contra diseño de envase Proceso 130-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: figurativa (para distinguir papel higiénico, especialmente papel para baño). Expediente Interno Nº 2003-0383 Proceso 135-IP-2006.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad CREACIONES KELINDA LTDA. Marca: “DOLPHITO” (mixta). Expediente Interno N° 2004-0171 14 23 34 PROCESO 126-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: SANOFI-SYNTHELABO.

Marca: “CLOPIGREL”. Expediente Interno N° 1873-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil seis. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 23 de agosto de 2006. 24/10/2006 2.44 han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1.

El 3 de marzo de 2000, HEALTHCO LIMITED (Inglaterra) solicitó el registro del signo “CLOPIGREL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial 2. El 26 de abril del 2000 fue publicado, en el diario oficial El Peruano, el extracto de la solicitud de registro del mencionado signo. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes 3. El 24 de mayo del 2000, la firma H. LUNDBECK A/S (Dinamarca) formuló observación argumentando ser titular de la marca “CLOPIXOL”, señaló que los signos eran confundibles gráfica y fonéticamente.

Indicó además que los signos están destinados a identificar productos farmacéuticos, por lo que una confusión entre ellos podría tener un desenlace fatal. La parte demandante es: SANOFI-SYNTHELABO. La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, de la República del Perú. Se considera como tercero interesado del acto administrativo impugnado a: HEALTHCO LIMITED. 1.2.

Acto demandado La sociedad SANOFI-SYNTHELABO, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI, Nº 903-2001/TPI-INDECOPI, de 13 de julio de 2001, que confirmó la Resolución Nº 131362001/OSD-INDECOPI, de 27 de octubre de 2000, la cual declaró infundada la oposición formulada por la demandante y, en consecuencia, otorgó el registro del signo “CLOPIGREL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por HEALTHCO LIMITED (Inglaterra). 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 4. El 7 de julio del 2000, HEALTHCO LIMITED contestó a las observaciones de H. LUNDBECK A/S señalando que “los signos no son confundibles, debido a que están conformados por diferente número de letras (9/8), lo que sumando a la forma peculiar de los grafemas en que difieren (G-R-E y X-O), revela que la representación gráfica de los signos produce el contraste necesario para evitar la confusión”. 5.

El 8 de junio del 2000, SANOFI-SYNTHELABO, igualmente, formuló observación al registro, manifestando que “es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por lo que tiene legítimo interés para formular observación”. Indicó, además, que el signo solicitado CLOPIGREL está formado por un término casi idéntico al nombre genérico CLOPIDOGREL, que se utiliza para sustancias farmacéuticas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y, que “el solicitante se ha limitado a quitarle al nombre genérico la sílaba intermedia DO, con lo cual pretende confundir a los consumidores, por lo que constituye un signo engañoso, que no puede ser registrado a favor de un solo titular, pues ello significaría GACETA OFICIAL negarle el derecho a los demás competidores de utilizar tal denominación en sus productos, razón por la cual el signo solicitado carece de distintividad (…)”. 6.

El 12 de julio del 2000, HEALTHCO LIMITED absolvió la observación presentada por SANOFI-SYNTHELABO, manifestando que “El signo solicitado es evocativo de una de las sustancias que conforma el producto que pretende identificar, por lo que no constituye una denominación genérica”. Señaló que “el consumidor del producto que identificará el signo solicitado es especializado (químicos farmacéuticos y profesionales de la salud), por lo que no confundirán ambas denominaciones, debido a los conocimientos que les brinda su profesión”. 7.

El 27 de octubre de 2000, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 13136-2000/OSD-INDECOPI, en la cual declaró infundadas las observaciones formuladas y otorgó el registro solicitado. La Oficina de Signos Distintivos consideró que: a) Respecto a la observación de la firma H. LUNDBECK A/S, “la distinta conformación de las sílabas finales de los signos CLOPIGREL y CLOPIXOL resulta determinante para distinguir a los signos desde el punto de vista fonético, ya que los signos no sólo están compuestos por diferentes vocales fuertes en su última sílaba, sino que las consonantes presentan un sonido totalmente distinto, todo lo cual origina que los signos susciten una pronunciación e impresión sonora distinta (…)”. b) Respecto a la observación de SANOFISYNTHELABO señaló que “la denominación CLOPIDOGREL constituye la designación de un componente activo utilizado en la fabricación de productos farmacéuticos”.

Indicó que “el signo solicitado CLOPIGREL no designa algún principio activo y no pretende distinguir sustancias químicas para uso farmacéutico, sino que más bien ha sido solicitado para distinguir exclusivamente preparaciones farmacéuticas, respecto de las cuales no constituye una denominación genérica, en la medida que no designa ni nombra alguno de los productos”. 24/10/2006 3.44 8.

El 27 de noviembre del 2000, SANOFISYNTHELABO interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada. 9. El 13 de julio de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución Nº 903-2001/TPIINDECOPI, la cual confirmó la Resolución Nº 13136-2000/OSD-INDECOPI, de la Oficina de Signos Distintivos que otorgó el registro del signo solicitado. 10.El 3 de septiembre de 2001, SANOFI-SYNTHELABO interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 11.El 2 de febrero de 2005, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia A.V. 373-2001 y declaró infundada la demanda incoada por SANOFISYNTHELABO. 12.SANOFI-SYNTHELABO interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 2 de febrero de 2005, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. 13.El 20 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar “(…) un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto a la correcta interpretación del artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 – Régimen Común de Propiedad Industrial (…)”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La firma SANOFI-SYNTHELABO presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, principalmente, los siguientes argumentos: Respecto a la similitud entre las marcas en conflicto señala que “De una simple apreciación de ambos términos CLOPIGREL/CLOPIDOGREL se puede deducir fácilmente que la similitud existente entre ambos es clara y contundente, lo cual no permitirá que el público consumidor en general las pueda diferenciar claramente en el mercado, causando riesgo de confusión”.

GACETA OFICIAL Asevera que “La denominación genérica CLOPIDOGREL es utilizada para sustancias farmacéuticas de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial, tal como se puede acreditar de la página 156 de (sic) libro “Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas”, copia de la cual adjuntamos, y que asimismo, ha sido reconocido por la propia autoridad administrativa del Indecopi”.

Con relación a la resolución emitida por el INDECOPI y en la cual señaló que el signo solicitado era evocativo, en vista que alude a un componente activo del producto al cual pretende distinguir, indica que, “En tal sentido, una denominación evocativa es aquella que obliga al público consumidor a hacer uso de su intelecto para relacionar la marca con el producto que ésta distingue.

Resulta evidente que el proceso mental descrito no se verifica en el presente caso, dada la extremada similitud entre el signo solicitado y la denominación genérica CLOPIDOGREL y al hecho de que el signo solicitado CLOPIGREL alude de manera directa y clara a la denominación genérica CLOPIDOGREL, término que se utiliza para identificar a una sustancia farmacéutica y es el componente activo de diversos productos que en el mercado son identificados por medio de distintas marcas, por lo que no es susceptible de ser apropiado en exclusiva por una persona determinada”.

Hace referencia a la Resolución WHA46.19 emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Asamblea celebrada en mayo de 1993, y de la comunicación de dicho organismo dirigida a los funcionarios de la OMS en el Perú manifestando, en lo principal, que “(…) dada la clara similitud entre el signo solicitado y la denominación genérica CLOPIDOGREL, se puede concluir que de otorgarse el registro al signo solicitado es muy probable que se genere riesgo de confusión en el público consumidor”.

Finaliza diciendo que “Por las razones expuestas, no existe sustento para que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI haya otorgado el registro de la marca de producto CLOPIGREL, más aún teniendo en cuenta que la OMS, máximo organismo internacional en materia de salud no lo aprueba; por lo que consideramos se debe denegar el registro al signo CLOPIGREL”. 24/10/2006 4.44 c) Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, de la República del Perú, da contestación a la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido”.

Respecto a la supuesta semejanza que existiría entre el signo CLOPIGREL y la denominación CLOPIDOGREL señala que “(…) resulta una práctica común en la comercialización de productos farmacéuticos que los signos utilizados para distinguir estos productos se encuentren compuestos por vocablos que hacen alusión al compuesto o sustancia activa que los compone”.

Para fortalecer sus argumentaciones refiere como ejemplo a varios signos ya registrados a favor de varias firmas; y, además sostiene que “Como la Sala podrá constatar los referidos signos, pese a contar con vocablos comunes (…) que aluden al componente activo de esos productos farmacéuticos ( ) coexisten en el mercado”, y que pertenecen a distintos titulares.

Con relación a la supuesta violación del artículo 135 literal f) de la Decisión 486 expresa que “Tal y como lo hemos venido señalando, resulta una práctica común en el ámbito farmacéutico, que las marcas de estos productos aludan al principio del cual se encuentran conformados”. Sostiene que “La actora pretende que se deniegue el registro de la marca CLOPIGREL, sobre la base de la supuesta confundibilidad con la denominación genérica clopidogrel, olvidando que la prohibición de registro como marca que establece la legislación, se refiere a la marca que consista exclusivamente en la propia designación genérica”.

(El resaltado es de la trascripción). Y advierte, que “Esto es, que para pretender denegar el registro de la marca CLOPIGREL (solicitada), esta tendría que ser exactamente el nombre del componente activo, lo cual como resulta evidente no sucede en el presente caso”. Respecto a la recomendación efectuada por la Organización Mundial de la Salud, señala “(…) GACETA OFICIAL que el proceso contencioso administrativo regulado en los artículos (…) del Código Procesal Civil, tiene como finalidad principal la revisión de la validez de una resolución o acto administrativo por parte del órgano judicial competente” y que “(…) la mencionada revisión judicial se dará exclusivamente tomando en cuenta las pruebas y los hechos que fueron actuados y discutidos, respectivamente, en sede administrativa, en base a los cuales se expidió la resolución que se impugna.” (El resaltado es de la trascripción).

Finalmente y, en lo principal, concluye que “El signo CLOPIGREL, no obstante aludir al principio activo clopidogrel, este (sic) para la generalidad del público consumidor tiende a ser percibido más como un término de fantasía, mientras que para el sector mas especializado, como lo pueden ser los químicos farmacéuticos y médicos, constituye uno evocativo del referido principio activo, lo que evidencia el grado de distintividad del signo”. d) Tercero interesado La firma HEALTHCO LIMITED, considerada como tercero interesado en este proceso, con intervención de su apoderada, manifiesta que: Sobre el tratamiento de las marcas evocativas “Estimamos conveniente distinguir entre las denominaciones genéricas o descriptivas, consistentes en términos irregistrables y las denominaciones evocativas (…)”.

Continúa afirmando que “(…) en el presente caso la partícula CLOPI, que es evocativa del principio activo CLOPIDOGREL, se encuentra también comprendida en las marcas CLOPIXOL, registrada mediante Certificado Nº 38130 y CLOPIDOL PLUS, registrada mediante Certificado Nº 70989”. Señala, asimismo, varios signos registrados y que siguen el mismo criterio de los signos en controversia.

Posteriormente expresa que “Por todos los argumentos expuestos, podemos concluir que no procede declarar la Nulidad de la Resolución Nº 903-2001/TPI-INDECOPI que concede a nuestra empresa el registro de la marca CLOPIGREL en la Clase 5 de la Clasificación Internacional, toda vez que la misma ha sido emitida de conformidad con las normas sustantivas y procesales contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad 24/10/2006 5.44 Andina (sic) y Decreto legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial.

En consecuencia tampoco sería procedente cancelar el asiento registral correspondiente a la citada marca”. Solicita, finalmente, que “En tal sentido, sírvanse declarar INFUNDADA en todos sus extremos la demanda interpuesta”. e) Del Recurso de Apelación SANOFI-SYNTHELABO en el recurso de apelación interpuesto sostiene “Resulta evidente que la sentencia impugnada se ha basado en los mismos fundamentos de la resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI para declarar infundada la demanda, sin considerar la gran similitud existente entre el signo solicitado y la denominación genérica CLOPIDOGREL; haciendo caso omiso a las claras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto de la tendencia a la no registrabilidad de marcas que deriven de alguna denominación genérica, así como respecto de la no registrabilidad de las raíces de tales genéricos en una marca”.

Reitera la naturaleza del agravio expresando que “El agravio de la sentencia impugnada está ocasionado por el hecho de convalidar la indebida e ilegal coexistencia de una denominación que, no siendo ni me (sic) fantasía ni evocativa, es casi idéntica al genérico CLOPIDOGREL, confundiendo de esta manera a los consumidores, interfiriendo en el tráfico ordenando (sic) del sistema marcario peruano y perjudicando así nuestro derecho a una sana y leal competencia comercial”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

GACETA OFICIAL Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 23 de agosto de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal considera que no procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CLOPIGREL” ha sido presentada el 3 de marzo de 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; por ser las normas correspondientes al caso en controversia.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) “DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 24/10/2006 6.44 (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;

(…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La norma comunitaria en el tiempo; Concepto de marca y sus elementos constitutivos; Irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos; Los signos evocativos; Las marcas farmacéuticas, partículas de uso común.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo GACETA OFICIAL general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278). Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 1 1 Proceso Nº 114-IP 2003.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 24/10/2006 7.44 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión GACETA OFICIAL o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar ( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (…) anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 24/10/2006 8.44 por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; no obstante lo anterior, la Decisión 486 rigió la actividad cumplida desde el 1 de diciembre de 2000, fecha en la cual ésta entró en vigencia.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: “( ) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.

Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca”. 3 Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 4 El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad En conclusión, la solicitud de registro del signo “CLOPIGREL” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio 3 2 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999. G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.3. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS Se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los productos o 24/10/2006 9.44 servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. 5 El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ( )”. 6 5 6 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, p.p. 78 y 79.

Proceso 12-IP-95. Sentencia dictada el 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Este Tribunal ha precisado también que: “( ) en el campo doctrinal ( ) las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que –por supuesto– éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”. 7 Finalmente, el Tribunal ha establecido que “( ) para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344”. 8 Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.

En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión confe- 7 8 Proceso 2-IP-89.

Sentencia dictada el 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 07-IP-2001. Sentencia dictada el 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP89 y 12-IP-95, ya citadas). 24/10/2006 10.44 riría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Este Tribunal considera que los signos genéricos y descriptivos no son susceptibles de registro.

5.5. LOS SIGNOS EVOCATIVOS En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 9 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los 9 Ibídem. GACETA OFICIAL productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.” 10

3.6. LAS MARCAS FARMACEUTICAS, PARTICULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”). 10 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 24/10/2006 11.44 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 11 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O. A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular 11 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;

“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266. GACETA OFICIAL 24/10/2006 12.44 no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios. su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”.

Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro ( ) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192)”. 12 Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las 12 Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La ausencia y omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 4.

En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 5.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre 24/10/2006 13.44 las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 18732005, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 24/10/2006 14.44 PROCESO Nº 88-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal b), 102 y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 81 de la citada Decisión. Proceso Interno Nº 1459-2002.

Actor: KIKKO CORPORATION S.A. Marca: Denuncia por infracción contra diseño de envase. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los trece días del mes de setiembre del año dos mil seis. VISTOS: Mediante Oficio Nº 172-2006-SCS-CS, de 11 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82, 102 y 104 incisos a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 1459-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 31 de mayo de 2006. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes. La actora es KIKKO CORPORATION S.A. Se demanda a la Nación a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-. Como tercero interesado actúa AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 30 de noviembre de 1995, Fábrica de Fideos y Elaboración de Salsas Manuel Kamego Geruma S.A. (luego Kikko Corporation S.A.), interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., en base a su marca registrada constituida por un “envase característico de cuerpo cilíndrico conformado de una sección inferior de anillos anchos y una superior de menor diámetro con anillos más delgados”, para distinguir condimentos saborizantes, especialmente sillao y otros de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Se dictó una medida cautelar, y en la diligencia para su actuación se inmovilizaron 384 cajas del producto. Con fecha 24 de enero de 1996, AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. absolvió traslado de la denuncia manifestando que el registro de la accionante ha sido concedido en contravención a las normas legales, por tratarse de un envase usual cuyas formas le confieren una ventaja funcional al producto; además que se trata de una copia de un producto comercializado en los Estados Unidos, Brasil y Japón, por otro titular.

La Oficina de Signos Distintivos decidió levantar la medida cautelar, por considerar que las pruebas de la emplazada desvirtúan los supuestos sobre los cuales dictó la medida. Mediante Resolución Nº 5906-96-INDECOPI/ OSD de fecha 20 de mayo de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción de derechos de la propiedad industrial interpuesta y prohibió a AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. el uso del envase materia de la presente acción. Consideró que si bien se ha demostrado que los anillos concéntricos del envase son de uso común u otorgan una ventaja funcional, no se ha acreditado que la forma del envase registrado sea también de uso común sobre todo en relación con los productos que distingue; asimismo, señaló que el envase utilizado por la emplazada es semejante al grado de causar confusión con respecto al envase registrado por el accionante.

GACETA OFICIAL Con fecha 27 de mayo de 1996, AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que con fecha 13 de marzo de 1996 solicitó la nulidad del envase en cuestión. Asimismo, mediante escrito de fecha 7 de junio de 1996, solicitó se suspenda cautelarmente la ejecución de la sentencia apelada, por cuanto se encuentra en trámite el proceso de nulidad sobre la marca sustento de la acción por infracción, a la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual responde mediante Resolución Nº 1048-96-INDECOPI/TRI de fecha 21 de junio de 1996, suspendiendo la ejecución de la medida cautelar por cuanto desestimar tal petición significaría adelantar pronunciamiento sin haber absuelto la impugnación. Con fecha 27 de mayo de 1997, Fábrica de Fideos y Elaboración de Salsas Manuel Kamego Geruma S.A. adjuntó copia de la Resolución Nº 5382-97-INDECOPI/OSD, que declara infundada la acción de nulidad interpuesta por AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. contra el registro de su envase cilíndrico característico.

Asimismo, señaló el cambio de su razón social a KIKKO CORPORATION S.A. Con fecha 14 de junio de 1999, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual emitió la Resolución Nº 726-1999/ TPI-INDECOPI, por medio de la cual decidió revocar la resolución de primera instancia administrativa, y por tanto, infundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, argumentando que las diferencias entre los diseños comparados, determinan que éstos no causan una impresión visual semejante al grado de inducir a confusión a los consumidores respecto de los productos mismos, por lo que los consumidores se han acostumbrado a percibir las pequeñas diferencias que existen entre los envases que se comercializan en el mercado.

KIKKO CORPORATION S.A. interpone demanda de impugnación de resolución administrativa contra la resolución 726-1999/TPI-INDECOPI, la misma que fue declarada fundada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia, nula la resolución de INDECOPI. Ante aquello, tanto INDECOPI, como AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., apelan la sentencia ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú. 24/10/2006 15.44 2.2.

Fundamentos de la demanda. Señala que existen aspectos cuestionables de la resolución impugnada, como los siguientes: • Que INDECOPI no puede actuar pruebas de oficio sin conocimiento de las partes, ni mucho menos en la última instancia: “la Sala de Propiedad Intelectual no puede mandar hacer inspecciones en los supermercados y evaluar otros envases y productos para la comparación sin que las partes, (…), hayamos tenido conocimiento sobre dichos envases”. • Que las fuentes de derecho son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre, pero en el caso de autos, la administración sostiene que ha hecho “averiguaciones” por su cuenta, sin que indique la fecha, el lugar, etc., sin poner en conocimiento de las partes dichas averiguaciones. • Que, no pretender reivindicar para sí la forma de “anillos” como elemento exclusivo en cualquier envase.

Y en este sentido señala que “la configuración general de nuestro envase ha sido copiado por la denunciada, porque pudiendo haber diseñado un envase, también con anillos, como lo han hecho otros competidores, pudo haberle dado una forma original”. • Que, el procedimiento para realizar el examen comparativo ha sido totalmente irregular, especulativo y contrario a los principios fundamentales del Derecho Marcario, pues es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1 AJINOMOTO DEL PERU S.A. Señala como principales argumentos: • Que, al expedirse la Resolución Nº 726-1999TPI-INDECOPI de fecha 14 de junio de 1999, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, no ha incurrido en causal alguna de invalidez o ineficacia que genere nulidad. • Que, ha quedado fehacientemente demostrado que el envase registrado a nombre de la empresa KIKKO CORPORATION S.A. es un signo débil, cuya característica intrínseca es la de no poder evitar que coexistan marcas GACETA OFICIAL similares que contengan las mismas características. • Que, no existe confundibilidad entre el envase de la empresa KIKKO CORPORATION S.A. y el envase de AJINOMOTO DEL PERU S.A.

2.3.2. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. Contradice los argumentos de la demanda en los siguientes términos: • Respecto de las verificaciones de oficio del INDECOPI, señala que las averiguaciones efectuadas en los principales centros de expendio de productos o servicios, únicamente permitieron corroborar la información con la que ya se contaba en el expediente administrativo. • Que, es en base a los criterios que la norma establece que la autoridad administrativa consideró que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor. • En este sentido, resulta perfectamente válida la utilización por parte de un tercero, de una marca que en su conformación posea elementos comunes a otras previamente registradas, y por tanto, el diseño de la demandada no incurre en infracción alguna.

Finalmente, señala que la resolución impugnada se encuentra plenamente arreglada a la ley, no habiendo incurrido en vicio alguno que origine su invalidez o ineficacia. 2.4. Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia La Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema declara fundada la demanda, basándose en el hecho de que la autoridad administrativa no ha realizado un adecuado examen de confundibilidad. 24/10/2006 16.44

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en la presente solicitud se interpretarán los artículos 82 literal b), 102 y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y de oficio el artículo 81 de la citada decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) 2.5. Apelación de la Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia INDECOPI, al igual que AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. apelan la sentencia, ratificando sus argumentos de la primera instancia judicial. b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

GACETA OFICIAL 24/10/2006 17.44 ( ) I. LA CONSULTA PREJUDICIAL Artículo 102 Los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalan la competencia de este Órgano para realizar la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, precisando que corresponde al Juez Nacional la aplicación de dicho ordenamiento comunitario al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas.

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 104 El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que pueden ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad puede considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

(…).” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: “La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros.

Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto. De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad.

Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro ( ). 1.1.

De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este GACETA OFICIAL 24/10/2006 18.44 Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina –contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina–, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. 1.2.

De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno –o si sólo fueren procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (Sentencia del 3 de diciembre de 1987, dictada en el expediente 01-IP-87, caso: “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988)–, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (…).

La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso: “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497, del 18 de octubre de 1999).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria –jueces nacionales de única o de última instancia–, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso: “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997).

La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso: “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio. 1.3.

De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial. 1.4. De la competencia del Tribunal. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la inter- GACETA OFICIAL pretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso: “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). 1.5. De las obligaciones del Juez consultante. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación”. (Criterios reiterados en las sentencias dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP2002, del 5 de febrero de 2003, casos: “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la Gaceta Oficial Nº 912, del 25 de marzo de 2003; y en el expediente N° 141-IP-2003, de 4 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1041, de 4 de marzo del mismo año, caso “SUPER CHOO”)”.

Asimismo, este Tribunal ha interpretado en el Proceso 1-IP-87 del 13 de diciembre de 1987, lo siguiente: “(…) La función de este Tribunal, en consecuencia, en el tipo de acción de que se trata, es únicamente la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico. Por tal interpretación debe entenderse la búsqueda de la significación de la norma para precisar su alcance y su sentido jurídico, tarea esencialmente distinta a la de aplicar la norma a los hechos, la cual esta reservada al juez nacional, como ya se indicó, dentro de las correspondientes esferas de competencia. No puede referirse entonces el Tribunal al cotejo y adaptación entre el contenido general de la norma que interpreta y los hechos concretos y particulares.

La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta ha de entenderse entonces no en el sentido de que este se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le esta vedado- sino para que, conociéndolos, pueda 24/10/2006 19.44 el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez nacional que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta, en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. Conviene advertir que, en el caso de que la norma comunitaria, objeto de consulta, haya sido adoptada como forma interna en el País Miembro de donde proviene dicha consulta, no por ello pierde su competencia el Tribunal Comunitario, ya que la norma continúa perteneciendo al ordenamiento jurídico del Acuerdo, sin perjuicio de que también sea norma nacional.” II.

DEFINICIÓN DE MARCA Y SUS REQUISITOS ESENCIALES. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los productos o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81, determina los requisitos que debe reunir una marca (signo distintivo registrado), éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o simila- GACETA OFICIAL res de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). III. PROTECCIÓN DE SIGNOS TRIDIMENSIONALES CON FORMA USUAL DE PRODUCTOS. Si bien el legítimo interés para proponer una acción por infracción puede estar basado en un derecho marcario protegido, en el presente caso, el denunciado cuestiona la nulidad del derecho que invoca el accionante, por ser–a criterio de éste–un diseño compuesto por la forma usual de un producto.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sentado importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse 24/10/2006 20.44 como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica –cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia–, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal. ( ) Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en GACETA OFICIAL la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)”.

(Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso 23-IP-1998. Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 379, de 27 de octubre de 1998). Carlos Fernández Novoa en el tema tratado hace el siguiente aporte: “en la hipótesis de que pretenda registrarse como marca un envase, debe entenderse –a mi juicio- que lo prohibido es solicitar como marca aquella forma de los envases que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales.

Será posible, en cambio, registrar como marca la forma arbitraria que el solicitante imprime al producto o al envase siempre que esta forma arbitraria no desempeñe una función técnica y no afecte al valor intrínseco del producto (o del envase)”. (ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela.

España 1990. Tomo 13-Año 1989-90; pág.14). De manera que resulta registrable como marca por su facultad distintiva un envase que por sí solo permita a un grupo de consumidores identificar determinado producto o servicio, “sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma ( )”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 82-IP-2000. Marca: “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”, publicado en la Gaceta Oficial N° 651, de 20 de marzo de 2001) para distinguirse de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio. La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen de manera que el consumidor asuma la percepción como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste.

IV. DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR EL USO EXCLUSIVO. EJERCICIO DEL IUS PROHIBENDI. El acto que otorga a su titular la facultad de la exclusividad sobre la utilización del signo es el registro de este ante la oficina competente, 24/10/2006 21.44 facultad que consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Es conocido que en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, recoge el sistema atributivo; en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca, quien lo inscribe en el registro autorizado.

Este registro le permite al titular de una marca, usarla exclusivamente y además le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga. Los artículos 102 y 104 de la citada Decisión 344 cubren también el sentido de la exclusividad; al respecto este Tribunal ha dicho: “la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi). Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: • La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. • La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que GACETA OFICIAL se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. • La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.

En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. (Proceso 33-IP-2000, marca: MAXMARA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, de 12 de julio del 2000). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

La función de este Tribunal, en la interpretación prejudicial es únicamente la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico. Por tal interpretación debe entenderse la búsqueda de la significación de la norma para precisar su alcance y su sentido jurídico, tarea esencialmente distinta a la de aplicar la norma a los hechos, la cual esta reservada al juez nacional, como ya se indicó, dentro de las correspondientes esferas de competencia. No puede referirse entonces el Tribunal al cotejo y adaptación entre el contenido general de la norma que interpreta y los hechos concretos y particulares.

La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta ha de entenderse entonces no en el sentido de que este se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le esta vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el Juez consultante a quien corresponde fallar.

De otro modo, la interpre- 24/10/2006 22.44 tación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta, en el inagotable universo de la teoría y resultar inútil, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. Conviene advertir que, en el caso de que la norma comunitaria, objeto de consulta, haya sido adoptada como forma interna en el País Miembro de donde proviene dicha consulta, no por ello pierde su competencia el Tribunal Comunitario, ya que la norma continúa perteneciendo al ordenamiento jurídico comunitario, sin perjuicio de que también sea norma nacional. 2.

Para que un signo sea registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 3.

La prohibición contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es absoluta o intrínseca, es decir, que cuando se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 81. La norma manifiesta que no serán registrables las “formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Para que la forma tridimensional (en este caso el envase) sea registrable como marca es indispensable que presente una forma distintiva, mediante la alteración de rasgos o líneas ordinarias o comunes a fin de evidenciar diferencia con lo típico y característico.

GACETA OFICIAL 24/10/2006 23.44 Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional. 4. El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 130-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: figurativa (para distinguir papel higiénico, especialmente papel para baño). Expediente Interno Nº 2003-0383. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 27 de julio de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 23 de agosto de 2006.

GACETA OFICIAL 24/10/2006 24.44 1.

ANTECEDENTES. - El 22 de enero de 2002, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, solicitó el registro de un signo como marca consistente en “un diseño figurativo para el papel higiénico, especialmente papel para el baño”, productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1. Las partes La parte demandante es: firma PRODUCTOS FAMILIA S.A. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio.

El signo solicitado como marca figurativa es el siguiente: El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad SCOTT PAPER LIMITED. 1.2. Acto demandado La firma PRODUCTOS FAMILIA S.A., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: - Resolución Nº 08787, de 31 de marzo de 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante la cual revocó la Resolución Nº 36688, de 21 de noviembre de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia; declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A.; y, concedió el registro de la marca consistente en “un diseño figurativo para el papel higiénico, especialmente papel para el baño”, solicitado por la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Solicita, adicionalmente, que se declare fundada la oposición presentada y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro del signo solicitado. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 30 de mayo de 2002 se publicó el extracto de dicha solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 516, página 25. - La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición a la solicitud, argumentó que el signo solicitado carecía de distintividad lo que lo hacía inapropiable para registro, y que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486. - El 21 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 36688, que declaró fundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y, negó el registro del signo solicitado por SCOTT PAPER LIMITED. - SCOTT PAPER LIMITED, sociedad solicitante del registro, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución mencionada. - El 27 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia resolvió el recurso de reposición mediante Resolución Nº 5864, confirmando la resolución impugnada y, concedió el recurso de apelación. GACETA OFICIAL - El 31 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 08787, revocó la decisión emitida en la Resolución Nº 36688, de 21 de noviembre de 2002, declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A.; y, concedió el registro del signo solicitado a favor de SCOTT PAPER LIMITED. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., constituida de conformidad con las leyes colombianas, domiciliada en Medellín, con intervención de su apoderado, manifiesta que fundamentó su demanda conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, demandando a la Nación colombiana representada por el señor Superintendente de Industria y Comercio a fin de que declare la nulidad de la Resolución Nº 08787; acepte su oposición presentada ante el registro formulado; y, finalmente, ordene la cancelación del signo solicitado. 24/10/2006 25.44 incidental o accesorio.

Bien por el contrario, su finalidad esencial y podría decirse que exclusiva, es decorar y hacer más agradable a la vista el producto mismo y evidentemente carece de toda relevancia marcaria. Lo que tiene en cuenta el consumidor para seleccionar un papel higiénico frente a otros es la marca (por lo general denominativa) que se estampa en el empaque que cubre el producto.

En consecuencia, por tener el mencionado signo una finalidad exclusivamente decorativa y ornamental, no tiene aptitud para distinguir productos y por ende no puede considerarse como marca”. Realiza un análisis sobre el tema, lo fundamenta en jurisprudencia y doctrina norteamericana, concluyendo que. “(…) la Administración al haber concedido el registro como marca de un diseño que por las razones anotadas no es apto para ser usado como marca y que carece de aptitud distintiva, violó directamente, por falta de aplicación, el art. 135, literales a) y b) de la Decisión 486, en concordancia con el art. 134, ibídem”. c) Contestación a la demanda Sostiene, entre varios argumentos, que el diseño solicitado para registro “(…) no es apto para distinguir productos en el mercado”.

Agrega también que (…) no es percibido por el consumidor como un signo que identifica un origen empresarial determinado al momento de seleccionar y adquirir el producto que lo incorpora. Tal función la desempeña la marca, usualmente denominativa, que aparece en el empaque que cubre el producto decorado con el diseño que en él se graba”. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Estima además que “Los diseños de flores y otras figuras en series repetidas son usuales en el mercado y no son diseños inherentemente distintivos”. 1.- Legalidad de los actos administrativos acusados: “se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Invoca como violados los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 manifestando: Que el diseño solicitado para registro “(…) cumple una finalidad esencialmente decorativa y ornamental del producto y no es ni puede ser percibido por los consumidores como un signo que indique una procedencia empresarial. Conviene precisar que en el presente caso este efecto decorativo del diseño no es simplemente Da su contestación a la demanda exponiendo las siguientes excepciones: 2.- Se hace referencia a normativa aplicable al caso en controversia. 3.- Cita jurisprudencia sentada por este Tribunal de Justicia en los procesos 15-IP-96 y 14-IP-98 en los que consta el tema relativo a los requisitos para el registro de una marca.

GACETA OFICIAL 4.- Con relación a la supuesta violación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, transcribe dichas normas y, expresa que “No comparte este Despacho los argumentos presentados por el accionante tendientes a restarle valor al diseño a efectos de negar la distintividad de la marca, señalando que el diseño ‘cumple una finalidad esencialmente decorativa y ornamental del producto y no es empresarial`’ por cuanto que, en gracia de discusión, de ser así, nada obsta para que si una ilustración cumple con dicha finalidad, siempre que también cumpla con el requisito de ser distintiva, constituya una marca.

La legislación vigente en materia marcaria establece los requisitos que se deben cumplir a efectos de que un signo pueda registrarse como marca, así como las causales de irregistrabilidad, tanto absolutas como relativas, en consecuencia, como quiera que la marca figurativa solicitada cumple con los primeros y no se encuentra incursa dentro de ninguna de las segundas, es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”. 5.- Refiere a la jurisprudencia citada por la accionante con relación a doctrina norteamericana diciendo que “(…) sin ánimo de restarle importancia, no resulta aplicable al caso que nos ocupa, el cual debe ser analizado a la luz de la normativa supranacional vigente que rige el tema de la propiedad industrial para la Comunidad Andina, esto es, la Decisión 486”. 6.- Finalmente, destaca que “(…) se descarta la violación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486.

Así mismo, se demuestra que el acto administrativo acusado, no es nulo, que se ajusta a pleno derecho y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”. 24/10/2006 26.44 como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda propuesta por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 23 de agosto de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera procedente atender el pedido formulado, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo solicitado fue presentada el 22 de enero de 2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486. En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) d) Tercero Interesado “DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS La sociedad SCOTT PAPER LIMITED, domiciliada en Bogotá D.C. (Colombia) y, considerada Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea GACETA OFICIAL apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro; Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y Elementos Constitutivos; Requisitos esenciales para que un signo pueda ser registrado como marca, La carencia de distintividad; Clases de Marcas: Marcas Figurativas y su interés comercial e industrial. 24/10/2006 27.44

3.1. CONCEPTO DE MARCA, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa, marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o asociación acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu- 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL 24/10/2006 28.44 ras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos servicios o unos productos de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 2 2 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 24/10/2006 29.44

3.4. CLASES DE MARCAS: MARCAS FIGURATIVAS sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”. 3 La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el distintivo en conflicto.

LAS MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.

Con la pretensión de que el Juez consultante pueda analizar claramente el signo solicitado como marca figurativa (para distinguir papel higiénico, especialmente papel para baño), este Organismo decide analizar lo concerniente a los diseños industriales, a fin de determinar las diferencias con la marca figurativa. El Tribunal ha definido al diseño industrial como: 3 Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995.

Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. GACETA OFICIAL 24/10/2006 30.44 “(…) cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”. de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto.

Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea 4 se estipula que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se sostiene que: “se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (Artículo 113)”.

El diseño industrial para que obtenga reconocimiento jurídico del estado debe necesariamente ser registrado; para ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma establecidos por la normativa comunitaria. El tema sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que serán transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriares como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial.

La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo.

Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efec4 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL tos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. 5 El Tribunal ha señalado, en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina (en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en cuestión).

Los diseños industriales son un objeto específico de protección y gozan de un reconocimiento y trato especial, dicho reconocimiento se basa por la naturaleza especial de los diseños industriales, al respecto se toma en consideración lo dicho por la OMPI en el artículo mencionado: 5 Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002. 24/10/2006 31.44 “Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles.

Los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos. Aunque el diseño que confiere al producto su forma y aspecto particulares haya sido concebido para satisfacer criterios funcionales a la vez que no funcionales, en un gran número de leyes sobre los diseños industriales se estipula que la protección abarca exclusivamente las características no funcionales.

Se plantean, además, varias opciones en relación con la conveniencia de otorgar protección jurídica a los progresos técnicos, por un lado, y por otro, a las creaciones estéticas. Por norma general, las características funcionales de la forma o el aspecto exterior de un producto inciden en el rendimiento técnico del mismo. En la medida en que dicho rendimiento depende de esas características, cabe considerar que esas características son necesarias desde el punto de vista económico.

Esa necesidad es evidente si se tiene en cuenta que el producto no desempeñará sus funciones o no las desempeñará de la misma manera si no se incorporan dichas características técnicas. Por ejemplo, un teclado de computadora ergonómico y arqueado difiere del teclado rectangular clásico, no sólo en su aspecto exterior, sino en la manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es decir, para aumentar la comodidad y la velocidad del mecanografiado, etc.).

Si la forma del producto incide en su rendimiento del modo material que sea (como en el ejemplo anterior), cabe considerar que esa forma es “funcional”. Las características funcionales y técnicas de un producto comportan por lo general consecuencias económicas, ya sea por los ahorros que permiten obtener en el costo de fabricación o de distribución del producto, o por el aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto, GACETA OFICIAL con el consiguiente valor comercial añadido.

De ahí que, toda restricción de la libertad de copiar las características funcionales de un producto repercutirá por lo general en la competencia entre los productores de dicho artículo. En la medida en que se considera que, desde el punto de vista económico, la competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse, tendría sentido facilitar el libre uso de las características funcionales de los productos que tengan importancia económica, o por lo menos, supeditar toda restricción de esa libertad a una serie de condiciones rigurosas.

Ésos son los fundamentos en los que se basan los estrictos requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesión de derechos exclusivos sobre las creaciones técnicas, en particular, el sistema de patentes sobre invenciones, incluidos los modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la libertad de copia por los competidores pueden imponerse sobre la base de varias condiciones especiales y por un período relativamente breve.

Por otro lado, las características de la forma o el aspecto exterior de un producto que responden a criterios estéticos no se consideran tan fundamentales desde el punto de vista económico como las características funcionales del producto. Eso se explica por el hecho de que, por norma general, las variaciones en las características estéticas del producto no impiden el funcionamiento del mismo ni la obtención de los resultados previstos.

En rigor, las características estéticas no son necesarias para el funcionamiento del producto; son arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del diseñador o del público al que se destina el producto. Por ejemplo, la mayor parte de las características que diferencian una vajilla de otra son de índole no funcional puesto que los platos y tazas de una y otra vajilla funcionan del mismo modo, sea cual sea su configuración y estilo.

A diferencia de las características técnicas, las características no funcionales del aspecto exterior del producto, es decir, el diseño, no son un elemento indispensable desde el punto de vista económico para la competencia. Por consiguiente, lo normal sería que los derechos exclusivos sobre los diseños industriales se adquirieran con mayor facilidad y 24/10/2006 32.44 por un período más largo que los derechos exclusivos sobre las características funcionales y las creaciones técnicas”. 6 Se advierte, asimismo, que el titular del diseño industrial está facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño. Al respecto, algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño. No obstante, aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor.

El Tribunal resalta que a diferencia de la marca figurativa que ampara un producto, el diseño industrial hace al producto mismo más atractivo. Finalmente, y en cuanto al interés comercial e industrial se adapta el tema que sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya referido: “La finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales.

El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la vez que comercial a dicho producto. Ese valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un reloj de pulsera, 6 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.

GACETA OFICIAL en el que esté incorporado un diseño específico, se puede pedir un precio más elevado que por otro reloj de características funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente”. Este criterio adopta el Tribunal, toda vez que la protección de los diseños industriales está encaminada a alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a). 3. Tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión. 4.

En la comparación de una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. 24/10/2006 33.44 5. A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparación de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad.

El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético y comercial a dicho producto, lo que lo hace más competible en el mercado. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030383, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 24/10/2006 34.44 PROCESO 135-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad CREACIONES KELINDA LTDA. Marca: “DOLPHITO” (mixta). Expediente Interno N° 2004-0171. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 6 de septiembre de 2006. 1.2. Acto demandado La sociedad CREACIONES KELINDA LTDA., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución Nº 24457, de 23 de septiembre de 1997, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió “Declarar infundada la observación (…)” y “CONCEDER el registro de la marca DOLPHITO (mixta), a favor de la sociedad DOLPHIN S.A. (…) para distinguir calzado deportivo, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución”.

La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. - Resolución 036091, de 22 de diciembre de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual al resolver el recurso de reposición, decidió “Revocar parcialmente el artículo segundo de la resolución 24457 del 23 de septiembre de 1997, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y que en su parte pertinente quedará de la siguiente manera: Conceder el registro de la marca mixta DOLPHITO para distinguir: Todos los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente calzado deportivo; comprendido en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”, y “Confirmar en sus demás partes la decisión contenida en la resolución No. 244587”.

El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad DOLPHIN S.A. - Resolución 3872, de 26 de febrero de 2004, proferida por el Superintendente Delegado pa- 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad CREACIONES KELINDA LTDA. GACETA OFICIAL ra la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual al decidir el recurso de apelación interpuesto resolvió “Confirmar la decisión contenida en la resolución 24457 del 23 de Septiembre de 1997”.

Como consecuencia de lo anterior solicita que se declare fundada la observación presentada por CREACIONES KELINDA LTDA. y se ordene la cancelación del registro de la marca “DOLPHITO”, para la clase 25 internacional. Asimismo, solicita que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 27 de febrero de 1992, la sociedad DOLPHIN S.A., solicitó el registro del signo “DOLPHITO” en tipo especial de letra, para distinguir todos los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 383 de 30 de agosto de 1993. - La sociedad CREACIONES KELINDA LTDA. presentó observaciones a la solicitud, con base en la marca previamente registrada DELFIN, para la clase 25 internacional. - La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución No. 24457 de 23 de septiembre de 1997 y resolvió declarar infundada la observación presentada y concedió el registro del signo DOLPHITO. - La División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición interpuesto, a través de Resolución No. 036091 de 22 de diciem- 24/10/2006 35.44 bre de 2003, confirmó la Resolución No. 24457 de 23 de septiembre de 1997. - El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, a través de Resolución No. 3872 de 26 de febrero de 2004, resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 24457 de 23 de septiembre de 1997 que declaró infundada la observación presentada por CREACIONES KELINDA LTDA. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad CREACIONES KELINDA LTDA., domiciliada en Bogotá, República de Colombia, por medio de abogado, presentó la demanda en contra de las resoluciones mencionadas anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que “La Oficina de Marcas, al conceder el registro de la marca DOLPHITO, para distinguir artículos comprendidos en la clase 25 internacional, violó el numeral a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic), toda vez que no era viable su registro por encontrarse, previamente, registradas y vigentes las marcas nominativas y mixta DELFIN, para distinguir artículos comprendidos en la clase 25 internacional”.

Señala que “En las resoluciones impugnadas la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (…) no efectúa un estudio conceptual de los signos enfrentados”, y añade que “Si hay algo que sobresalga en los signos enfrentados es su SIMILITUD GRÁFICA O VISUAL”. Al respecto, observa que “(…) en este conflicto se tipifica la CONFUSIÓN INDIRECTA, dada la similitud que caracteriza a los signos, lo que lleva al consumidor a la incorrecta idea que las marca (sic) DOLPHITO, que es un diminutivo de DELFIN, pertenece a la misma familia de marcas, o que son de propiedad de la sociedad primaria o previamente acreditada CREACIONES KELINDA LTDA.”.

Afirma que “en la decisión comentada se le olvida al Funcionario aplicar la totalidad de las GACETA OFICIAL reglas de comparación de marcas similares (…). Y las marcas en conflicto son similares, gráfica, visual, fonética, ortográfica y conceptualmente, pues no hay duda que DOLPHITO, es un DELFIN pequeño o es el diminutivo de DELFIN o DOLPHIN”.

Observa que “las marcas DELFIN y DOLPHITO, despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una con la otra resultan similarmente confundibles”. Insiste que “Los signos contienen las mismas letras y aunque así no lo exprese el diccionario es perfectamente aplicable, que DOLPHITO, es el diminutivo del término inglés DOLPHIN, que traducido al español significa DELFIN, palabras todas que se caracterizan por escribirse y pronunciarse de forma muy similar”.

Agrega que “al observar el consumidor la marca DOLPHITO, no estará en condiciones de determinar el origen empresarial de la misma, por lo que razonablemente creerá que dicha marca es un nuevo producto de la familia DELFIN, y que pertenece a CREACIONES KELINDA LTDA., sociedad que ha acreditado sus productos en Colombia y los países vecinos, debido a su calidad, prestigio y conocimiento”.

Finalmente, manifiesta que “no puede perderse de vista que ambas marcas distinguen exactamente los mismos artículos o productos comprendidos en la clase 25 Internacional”. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Sobre la registrabilidad de la marca DOLPHITO para distinguir los productos de la clase 25 señala que “efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas ‘Delfín’ y ‘Dolphito’, se tiene que estas no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético bien diferenciadores entre sí y suficientemente distintivos, 24/10/2006 36.44 adicionando a ello la diferencia gráfica, que sin ser predominante, contribuye a acentuar aún más las diferenciaciones entre los signos cotejados”.

Observa que entre los signos DELFIN y DOLPHITO existen diferencias: Desde el punto de vista de la estructura de la palabra dice que “La marca previamente registrada presenta en su estructura dos sílabas, mientras que la registrada de manera posterior presenta tres sílabas, (…) no coincidiendo el número de sílabas, ni la pronunciación o percepción fonética de los signos en conflicto”, por tanto, “desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura completamente distinta o diferenciadora”.

Añade que “la marca solicitada presenta una mayor extensión frente a la marca previamente registrada no coincidiendo en la estructura vocálica, en la terminación, en la raíz, ni en la percepción sonora o auditiva”. Desde el punto de vista conceptual indica que “La marca solicitada y registrada es una expresión arbitraria (…) ya que la expresión no tiene un significado conceptual ni constituye un diminutivo en ninguno de los dos idiomas”.

Finalmente, indica que “los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y no violenta normas de carácter superior tal y como lo aduce la demandante”. d) Tercero interesado La sociedad DOLPHIN S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; GACETA OFICIAL Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de septiembre de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Tomando en cuenta que la norma, objeto de la solicitud de interpretación, corresponde al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y que la solicitud de registro como marca del signo “DOLPHITO” (mixto), clase 25, fue presentada el 27 de febrero de 1992, esto es, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 71, 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser estas normas las correspondientes al caso en controversia.

En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 24/10/2006 37.44 ción con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

DECISIÓN 313 (…) (…) 3. CONSIDERACIONES “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: comparación entre marcas en conflicto; signos de fantasía; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza; riesgo de confusión: directa e indirecta; reglas para efectuar el cotejo marcario.

(…)

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en rela- Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo GACETA OFICIAL general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278). Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 1 Proceso Nº 114-IP 2003.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 24/10/2006 38.44 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión GACETA OFICIAL 24/10/2006 39.44 o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar ( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (…) anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o (…) de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad procesal cumplida hasta el 31 de diciembre de 1993, la Decisión 344 rigió la actividad cumplida a partir del 1° de diciembre de 1993, fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha en la cual ésta entró en vigencia. De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, la solicitud de registro del signo “DOLPHITO” (mixto) se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992). Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así 2 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

GACETA OFICIAL b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 24/10/2006 40.44 minen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.” 3 Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.3. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predo- Comparación entre signos mixtos: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, aunque deberá examinarse todo el conjunto, tanto el gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia, para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, no habrá, en principio, riesgo de confusión.

3.4. LOS SIGNOS DE FANTASÍA Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores y consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden evocar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan a los 3 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. El tratadista Jorge Otamendi, al hablar sobre la marca de fantasía, la define como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 4 Respecto de los signos de fantasía el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989 del 29 de septiembre de 2003).

El consultante, de conformidad con el capítulo precedente, deberá determinar la condición de signo de fantasía en el conjunto marcario, y si los elementos no comunes a los signos en conflicto le dan un carácter de distintividad y de fantasía a ese conjunto.

3.5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de 4 OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas. Editorial Abelledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 29. 1989. 24/10/2006 41.44 forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 6 5 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 7 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)” 8 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 7 8 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. 24/10/2006 42.44 En definitiva, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos “DOLPHITO” (mixto) y “DELFIN” (denominativo) y “DELFIN” (mixto), deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 9 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 9 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot.

Buenos Aires. 1989. P. 153. GACETA OFICIAL 24/10/2006 43.44 Reglas para realizar el cotejo marcario cionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 10 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 11 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser frac- Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el 11 10 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. En la comparación entre signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, no habrá, en principio, riesgo de confusión. 4.

El consultante deberá comparar los signos en conflicto, determinando la condición de signo de fantasía en el conjunto marcario, y si los elementos no comunes a las marcas le dan un carácter de distintividad y de fantasía a todo ese conjunto. 5. No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 24/10/2006 44.44 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040171, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú