Año XXIV - Número 1525 Lima, 26 de julio de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 25-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República de Ecuador.

Expediente interno N° 6796MP. Actor: Sociedad NATIONAL SERVICE INDUSTRIES, INC. Marca mixta: “LITHONIA & L. DESIGN” Proceso 49-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 73 literal a) y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. (antes CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.). Marca: “CHIP’S”. Expediente Interno N° 3686-97-L.Y.M. Proceso 20-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 13, 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y, de oficio, de los artículos 4 literal a), 5, 6, 7, 11 y 57 de la misma Decisión. Caso: Derechos de autor.

Proceso interno Nº 19102005 Proceso 39-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG. Marca: “DESEO”. Expediente Interno Nº 2001-00283 01 PROCESO 25-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República de Ecuador.

Expediente interno N° 6796-MP. Actor: Sociedad NATIONAL SERVICE INDUSTRIES, INC. Marca mixta: “LITHONIA & L. DESIGN”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formula- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL da por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de marzo de 2007. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: NATIONAL SERVICE INDUSTRIES. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tercero interesado: BERTELSMANN AKTIENGESELLSCHAFT B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad NATIONAL SERVICE INDUSTRIES, INC., solicitó el 13 de mayo de 1996 el registro del signo mixto LITHONIA & L. DESIGN para amparar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 68527/96. b. La sociedad BERTELSMANN AKTIENGESELLSCHAFT presentó observaciones al re- 26/07/2007 2.48 gistro del signo mixto LITHONIA & L. DESIGN, con base en la siguiente marca: • Marca mixta CIRCULO DE LECTORES CON L EN CIRCULO (DISEÑO), registrada en Ecuador bajo el Certificado N° 3055-90. c. El Director Nacional de Propiedad Industrial (E), mediante Resolución N° 973303 de 24 de septiembre de 1999, aceptó las observaciones presentadas y negó el registro del signo mixto LITHONIA & L DESIGN. d. La sociedad NATIONAL SERVICE INDUSTRIES, INC., el 18 de febrero de 2000 interpuso ante el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad NATIONAL SERVICE INDUSTRIES, INC., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a. El signo solicitado es susceptible de registro, ya que cumple con todos los requisitos exigidos para el efecto. Además, se encuentra registrado en varios países del mundo. b. El elemento gráfico que acompaña al signo solicitado es insuficiente para causar confusión en el público consumidor, ya que se trata únicamente de la letra ‘L’, la parte denominativa de los signos en conflicto es completamente diferente, y es por ésta que los consumidores se refieren a los productos amparados. c. Entre las marcas en conflicto existen suficientes diferencias visuales, gráficas, fonéticas e ideológicas. 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. GACETA OFICIAL Me ratifico en la Resolución No. 973303, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

(…)” b. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera: • Existe similitud en el elemento gráfico de los signos en conflicto, ya que el signo solicitado contiene como parte determinante el diseño L en círculo, el cual es idéntico al diseño de la marca CIRCULO DE LECTORES CON L EN CIRCULO (DISEÑO).

Dicha identidad puede producir confusión en el público consumidor, ya que el elemento gráfico es el predominante. 26/07/2007 3.48 III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud del signo mixto LITHONIA & L. DESIGN.

Así mismo se interpretará de oficio los artículos 83, literales d) y e), y 84 de la misma normativa. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…) Artículo 81 • Los signos en conflicto protegen productos ubicados dentro de la misma clase, lo que induciría al público consumidor a error. c. Por parte del tercero interesado.

La sociedad BERTELSMANN AKTIENGESELLSCHAFT, tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda con los siguientes argumentos: • La marca CIRCULO DE LECTORES CON L EN CIRCULO (DISEÑO) es notoriamente conocida. Para que una marca sea notoria no se requiere declaratoria de notoriedad, ya que es el uso continuo, la calidad del producto, las inversiones en mercado y publicidad, así como la aceptación en el público lo que marcan la notoriedad de una marca. • El diseño del signo solicitado no es característico ni distintivo, ya que es confundible con la marca mixta CIRCULO DE LECTORES CON L EN CIRCULO (DISEÑO).

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”;

(…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para GACETA OFICIAL 26/07/2007 4.48 los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) (…) VII. d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; CONSIDERACIONES. A. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario B. Comparación entre marcas mixtas. C. De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

(…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; 1 c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…). 26/07/2007 5.48 signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley.

Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

GACETA OFICIAL 26/07/2007 6.48 Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. 1.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 2.

La perceptibilidad. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través 26/07/2007 7.48 del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Reglas para el cotejo marcario. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 26/07/2007 8.48 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. mento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el ele- “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

De manera que si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: GACETA OFICIAL “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. 26/07/2007 9.48 1.

La marca notoria. a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

“La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004). ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 De conformidad con lo anterior, el Juez Nacional Consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos LITHONIA & L DESIGN y CIRCULO DE LECTORES CON L EN CIRCULO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal, en especial estableciendo cuál es el elemento idéntico común en los signos en conflicto para concluir si del examen de los demás, podría derivarse distintividad.

C. DE LA MARCA NOTORIA Y DE LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación, la sociedad demandada argumentó que la marca mixta CÍRCULO DE LECTORES CON L EN CÍRCULO (DISEÑO) es notoria; por ello es pertinente abordar el tema de la marca notoria y la prueba de dicha notoriedad. 6 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 7 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: 7 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 8 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 9 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 10 b. Protección. La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. • En relación con los principios de territorialidad y especialidad.

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los 8 9 10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. 26/07/2007 10.48 principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, de conformidad con las siguientes condiciones: o Se protegerán siempre y cuando sean notorios en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. o Se protegerán siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. • En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas notorias en el mercado.

A diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Decisión 344 no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con las clases de riesgo a que está expuesta. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. GACETA OFICIAL 26/07/2007 11.48 Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente como sí lo hace la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada, al establecer, en el literal d) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que ‘constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos’.

(Subrayado por fuera del texto 11). El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad.

Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No obstante lo anterior, el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden 11 El uso al que se refiere el aparte subrayado se debe entender en el marco del artículo 102 de la Decisión 344, que dispone: “Artículo 102.

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” GACETA OFICIAL registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. 26/07/2007 12.48 gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado.

Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros GACETA OFICIAL signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”. Proceso 145-IP-2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). Se advierte, además, que si bien la norma comunitaria objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. 2.

La prueba de la notoriedad. La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde a la Autoridad Competente con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca no nace con la declaratoria o reconocimiento de notoriedad que hace el organismo administrativo, sino que es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el juez competente, según sea el caso, tal y como se expresó anteriormente.

Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: 26/07/2007 13.48 “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” Finalmente, resulta necesario advertir que cuando se alega que la Autoridad Nacional ha certificado sobre el carácter de notoria de una marca, dicha conclusión requiere de un trámite previo y, en todo caso, su fundamento puede ser analizado por el Juez Competente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

GACETA OFICIAL 26/07/2007 14.48 La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. to de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

SEGUNDO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. Los signos notorios serán protegidos siempre y cuando sean notorios en el comercio subregional o internacional sujeto a registro.

De lo anterior se desprende que deberá ser notoriamente conocido por lo menos en uno de los Países Miembros, para que goce de la especial protección. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, teniendo en cuenta los signos denominativos y compuestos. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca no nace con la declaratoria o reconocimiento de notoriedad que hace el organismo administrativo, sino que es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el juez competente, según sea el caso Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre los signos mixtos LITHONIA & L DESIGN y CIRCULO DE LECTORES CON L EN CIRCULO, en especial, estableciendo cuál es el elemento idéntico o semejante, común en los signos en conflicto para concluir si del examen de los demás, podría derivarse distintividad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 6796MP deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TERCERO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimien- Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 26/07/2007 15.48 Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 049-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 73 literal a) y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. (antes CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.). Marca: “CHIP’S”. Expediente Interno N° 3686-97-L.Y.M. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Wilson Peralvo Campaña. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de marzo de 2007. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. (antes CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.). La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Los terceros interesados son: PRODUCTOS CHIPY S.A. y KRAFT FOODS HOLDINGS INC. (antes NABISCO INC.). 1.2. Acto demandado GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. (antes CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.) impugnó la Resolución Administrativa Nº 0957475, de 11 de noviembre de 1996, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador Encargado, que resolvió aceptar las observaciones presentadas por PRODUCTOS CHIPY S.A. y NABISCO INC. y, en consecuen- GACETA OFICIAL cia, denegar el registro del signo CHIP’S, clase 30, solicitado por CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. 26/07/2007 16.48 derada, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1. El 29 de octubre de 1993, CENTRAL IMPULSORA S.A. (hoy GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.) presentó solicitud para el registro del signo “CHIP’S”, como marca de fábrica destinada a proteger productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 345 del mes de octubre de 1993. 3. El 6 de mayo de 1994, la Compañía PRODUCTOS CHIPY S.A. presentó observaciones al registro solicitado con fundamento en la marca de su propiedad “CHIPY”, clase 30, registrada en la República del Perú; la parte actora contestó estas observaciones el 18 de julio de 1994. 4.

El 10 de mayo de 1994 la Compañía NABISCO INC. (hoy KRAFT FOODS HOLDINGS INC.) presentó observaciones al registro solicitado con fundamento en la marca de su propiedad “CHIPS AHOY!”, clase 30; la parte contestó estas observaciones el 4 de noviembre de 1994. 5. El 11 de noviembre de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución 0957475 decidió aceptar las observaciones presentadas y denegar el registro del signo solicitado. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. (antes CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.), a través de su apo- Expresa que “El Director Nacional de Propiedad Industrial ha emitido la resolución impugnada violando las normas legales vigentes en materia de Propiedad Industrial, por cuanto acepta las observaciones formuladas al registro de la marca de propiedad de mi representada, sin antes haber comprobado el derecho que le asistía a cada una de las Compañías observantes”.

La actora resalta que la compañía de PRODUCTOS CHIPY S.A. “manifestó en su escrito de observación ser titular de la marca de fábrica ‘CHIPY’ registrada en la República del Perú, destinada a proteger productos comprendidos dentro de la clase internacional No. 30, lo cual no ha sido comprobado durante el proceso seguido (…) ya que en el expediente (…), no consta el Título de Registro de la marca fundamento de la observación”.

Asevera también que NABISCO INC. presentó sus observaciones en base a la solicitud prioritaria de registro del signo “CHIPS AHOY!” que aún no ha sido concedido, por lo que carece de derecho, ya que los derechos marcarios se los adquiere únicamente con el registro. Desarrolla un resumen de las actividades de la empresa que representa y asegura que la compañía “(…) ha sido reconocida en Norte, Centro y Sud América, y a nivel mundial como una empresa en la que opera una de las mejores prácticas en cuanto a la calidad de sus productos, al tratamiento a sus clientes y a las relaciones laborales que se mantienen entre los empleados de la misma“. c) Contestaciones a la demanda El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca al contestar la demanda deduce las siguientes excepciones: 1.

“INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PREVIA.De acuerdo con el Art. 29 (sic) del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, concluido el término de prueba, la Sala debe suspender el procedimiento y solicitar a dicho Tribunal la interpretación prejudicial del (sic) Arts. 85, 83 (literal a, d y GACETA OFICIAL e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La Resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida. Y,

3. NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- Niego pura, simple llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad”. El Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca señala su adhesión a la contestación a la demanda diciendo “Me adhiero y hago mía la contestación a la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; por consiguiente, se dignarán en sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, infundada e injurídica demanda propuesta por la Actora”.

El Procurador General del Estado da contestación a la demanda a través de delegado y señala casillero judicial para recibir notificaciones. El Director Nacional de Propiedad Industrial no dio contestación a la demanda propuesta. d) Terceros interesados 1. La sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS INC. (antes NABISCO INC.) comparece como tercero interesado, contesta la demanda por intermedio de su mandatario diciendo que “La concesión del registro de la marca CHIP’S produciría entre el público consumidor confusión a primera vista con la marca CHIPS AHOY! de propiedad de NABISCO INC., por lo que la resolución adoptada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial es adecuada y legal”.

Asevera que “La demanda presentada por CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. debe ser rechazada por no cumplir con uno de los requisitos fundamentales para se (sic) considerada como tal, esto es ‘cosa, cantidad o hecho que se demanda’. En efecto, la demandante nada pide en su pretensión con respecto a la resolución que deniega el registro del signo CHIP’S”. 26/07/2007 17.48 Señala, finalmente, que el signo “CHIPS AHOY!” se solicitó en Ecuador con anterioridad a la petición de registro del signo “CHIP’S” y que antes de emitirse la resolución impugnada ya se concedió a favor de la parte observadora la marca “CHIPS AHOY!”. 2.

La sociedad PRODUCTOS CHIPYS S.A. no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e), 85 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal estima que no procede la interpretación de los artículos correspondiente a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CHIP’S” fue realizada el 29 de octubre de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el GACETA OFICIAL ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 71, 73 literal a) y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la fecha de presentación de la demanda de la resolución impugnada. 26/07/2007 18.48 tro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. (…) DECISIÓN 344 (…) En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 313 (…) “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) “Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el regis- DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” (…)

3. INTERPRETACION DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; riesgo de confusión: directa e indirecta; procedimiento relativo al examen de registrabilidad de un signo como marca, concesión o denegación del registro marcario: debida motivación, legitimación para presentar observaciones:

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

GACETA OFICIAL Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278). Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su 1 Proceso Nº 114-IP 2003.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 26/07/2007 19.48 imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro GACETA OFICIAL marcario.

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, la solicitud de registro del signo “CHIP’S” se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992). Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad procesal cumplida hasta el 31 de diciembre de 1993, la Decisión 344 rigió la actividad cumplida a partir del 1° de enero de 1994, fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha en la cual ésta entró en vigencia.

1.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, enten- 2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 26/07/2007 20.48 dido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. GACETA OFICIAL 26/07/2007 21.48 “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

1.3. CLASES DE MARCAS: Denominativas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 3 En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

1.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Deci- 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL sión 313, son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad.

La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 26/07/2007 22.48 servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.” 5 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 6 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)” 7 5 6 7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

GACETA OFICIAL El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 26/07/2007 23.48 determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario En definitiva, el consultante, en la comparación que efectúe entre el signo solicitado “CHIP’S” y las marcas registradas “CHIPY” y “CHIPS AHOY!”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 8 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra 9 8 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

GACETA OFICIAL en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10

3.5. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO. DEBIDA MOTIVACIÓN. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OBSERVACIONES El artículo 82 de la Decisión 313, plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.

La persona que tiene legítimo interés, lo acreditará ante la oficina nacional competente, que es la encargada de calificar tal condición. 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 26/07/2007 24.48 La oficina nacional competente deberá recibir y resolver las observaciones presentadas rechazando las que se presenten de manera extemporánea; que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

El Derecho Comunitario, en el presente caso la Decisión 313, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 82 y 85 de la Decisión en referencia. La oficina nacional competente, en ejercicio de lo facultado por el artículo 83 de la Decisión 313, podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales establecidas en ese artículo.

Se desprende, entonces, que la oficina nacional competente, se limitará a tramitar las observaciones que no se encuadren en alguna de las referidas causales, exigencia reiterada por el artículo 85 de la misma Decisión, cuando dispone que admitidas las observaciones, sin que incurran éstas en alguna de las causales del artículo 82, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de registrabilidad que en apego a lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 71 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 72 y 73 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la oficina nacional competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete aún más al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las GACETA OFICIAL mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. 26/07/2007 25.48 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación El artículo 85 de la Decisión 344 señala que: “Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. En consecuencia, esta resolución tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 11 11 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso, es decir, se caracterizan por tener efecto general inmediato, por tanto, su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 72 y 73 de la mencionada Decisión. 3.

Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 4. No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. GACETA OFICIAL 26/07/2007 26.48 6. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 313.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. neral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 3686-97L.Y.M. deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Ge- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 20-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 13, 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y, de oficio, de los artículos 4 literal a), 5, 6, 7, 11 y 57 de la misma Decisión. Caso: Derechos de autor.

Proceso interno Nº 1910-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 1, 3, 13, 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1910-2005;

El auto de 21 de marzo de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, GACETA OFICIAL Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA Y LEONIDAS YEROVI DÍAZ.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI y Alberto Álvarez Calderón Wells. b) Hechos 1. El 24 de diciembre de 1998, PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA Y LEONIDAS YEROVI DÍAZ interpusieron denuncia por infracción a los derechos de autor contra Alberto Álvarez Calderón Wells, “al haber éste reproducido, comercializado y modificado la obra ‘MAS ALLA DEL AROMA’ (sic) sin la autorización previa y por escrito del autor de la misma” y al haber “reproducido y modificado sin la autorización del autor, una fotografía publicada en la página 45 de la obra denominada ‘ALBUM DE ARENA’ (sic)”.

La Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia bajo el número 1272-1998/ODA. El 30 de diciembre de 1998, se efectuó la incautación de los ejemplares de la obra denunciada encontrados en los talleres de Editorial e Imprenta DESA S.A. El 6 de enero de 1999, Alberto Álvarez Calderón Wells absolvió el traslado de la denuncia. El 22 de enero de 1999, PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA Y LEONIDAS YEROVI DÍAZ señalaron que nunca suscribieron convenio de coautoria con el señor Alberto Álvarez Calderón Wells.

El 5 de febrero de 1999 se realizó diligencia de conciliación. Posteriormente el demandado solicitó que se realice una pericia literaria. Alberto Álvarez Calderón Wells señaló ser el único autor de la obra originaria inédita constituida por la biografía y anecdotario de su tío bisabuelo Andrés Álvarez Calderón y Olaechea. 2. El 1 de marzo de 1999, Alberto Álvarez Calderón Wells, solicitó la cancelación de la Partida Registral Nº 0433-1998 correspondiente a la novela “Más allá del aroma” registrada a favor de Leonidas Yerovi Díaz, indicando que “fue otorgada en base a datos falsos o inexactos, en la 26/07/2007 27.48 medida que no tiene la condición de obra originaria ni exclusiva de Leonidas Yerovi Díaz”, una vez admitida a trámite la denuncia la Oficina de Derechos de Autor bajo el expediente número 000227-1999/ODA, acumuló la solicitud de cancelación de la Partida Registral y la denuncia de infracción contra derechos de autor, con el número 1272-1998/ODA.

PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA Y LEONIDAS YEROVI DÍAZ, solicitaron una pericia literaria y un análisis grafotécnico, ya que los “folios mecanografiados presentados (…) no pueden ser considerados como una novela o cualquier otro tipo de obra literaria, debido a su falta de estructura, la inexistencia de personajes, la ausencia de trama y de buena ortografía, así como la pobreza de la prosa”.

Mientras que Alberto Álvarez Calderón Wells indicó que se incurrió en plagio “porque para elaborar su novela utilizó parte de los textos inéditos de su exclusiva autoría y que él mismo le proporcionó”. 3. El 18 de mayo de 1999, Alberto Álvarez Calderón Wells interpuso denuncia de infracción a los derechos de autor en la modalidad de plagio contra Leonidas Yerovi, por la utilización de “sus textos mecanografiados inéditos, los que constituyen una obra desde la perspectiva del Derecho de Autor, adaptándolos al género de novela”, aceptada la denuncia por la Oficina de Derechos de Autor, fue signada con el número 000524-1999/ODA, la cual fue acumulada a los procesos ya acumulados con el número 12721998/ODA. 4.

Por Resolución Nº 0199-1999/ODA-INDECOPI, de 17 de septiembre de 1999, la Oficina de Derechos de Autor decidió: “PRIMERO.- DECLARAR FUNDADA la denuncia presentada por PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA Y LEONIDAS YEROVI DÍAZ (…) por infracción al derecho de divulgación, integridad y reproducción, en consecuencia, sanciónese a ALBERTO ALVAREZ CALDERON WELLS (sic) con una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (…).

SEGUNDO. - DECLARAR FUNDADA la denuncia presentada (sic) ALBERTO ALVAREZ CALDERON WELLS (sic) en contra de LEONIDAS YEROVI DIAZ (sic) por plagio, en consecuencia, sanciónese a LEONIDAS YEROVI DIAZ (sic) con una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (…) y prohíbase a LEONIDAS YEROVI DIAZ (sic), la producción, divulgación, GACETA OFICIAL publicación, distribución, comercialización o cualquier forma (sic) explotación o uso de la obra ‘MAS ALLA DEL AROMA’ (sic), hasta tanto no haya extraído los párrafos plagiados de los manuscritos de ALBERTO ALVAREZ CALDERON WELLS (sic) (…).

TERCERO. - DECLARAR FUNDADA LA SOLICITUD DE CANCELACION (sic) A LA PARTIDA REGISTRAL Nº 04331998, presentada por ALBERTO ALVAREZ CALDERON WELLS (sic), al haberse acreditado que LEONIDAS YEROVI DIAZ (sic) ha plagiado en parte, la obra de ALBERTO ALVAREZ CALDERON WELLS (sic) (…). CUARTO.- ORDENAR LA INCAUTACION (sic) DEFINITIVA Y POSTERIOR DESTRUCCIONES DE LOS MATERIALES INCAUTADOS (…)”. 5.

Contra dicha Resolución, tanto, ALBERTO ÁLVAREZ CALDERÓN WELLS, como, LEONIDAS YEROVI DÍAZ, presentaron recurso de apelación, reiterando sus argumentos, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, que por Resolución Nº 1641-2000/ TPI-INDECOPI, de 15 de diciembre de 2000, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 1991999/ODA-INDECOPI (…)” agregando “Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Promoción Editorial Inca S.A.-PEISA en contra de Alberto Álvarez Calderón Wells por infracción a la Ley de Derechos de Autor, en atención a la supuesta reproducción ilícita de una fotografía de titularidad de Alejandro Balaguer Saliman (…)”.

6. LEONIDAS YEROVI DÍAZ y PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA interpusieron demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; el INDECOPI al contestar la demanda interpone NULIDAD contra la Resolución que admitió la demanda contencioso administrativa, la cual se declaró infundada.

El 9 de febrero de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema emite sentencia en la que declara “INFUNDADA la demanda contencioso administrativa (…) interpuesta por don Leónidas Yerovi Díaz (…)”. Contra dicha sentencia el señor LEONIDAS YEROVI DÍAZ presentó recurso de apelación, el cual fue concedido y remitido a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por providencia de 15 de septiembre de 2006, consideró que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del 26/07/2007 28.48 presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 1, 3, 13, 52 y 53 (…) que regulan el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos; y, cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…).

Razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)” y, además, remitió a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora, en su escrito de demanda, solicita que se declare la invalidez de la Resolución Nº 1641-2000/TPI-INDECOPI, también solicita que “Se declare concluido por transacción extrajudicial el proceso administrativo iniciado con nuestra denuncia (…)”.

Realiza un recuento de los hechos, donde dice que, en septiembre de 1996, Leonidas Yerovi, empezó la redacción de la novela “Más allá del aroma”, en enero de 1997, conoció al señor Alberto Álvarez Calderón Wells, con quien tuvo varias conversaciones y “le proporcionaba informaciones sobre la vida de un antepasado suyo, que coincidió con la época recreada en la obra y cuyo nombre lleva, a solicitud del propio señor Álvarez Calderón y como deferencia del autor, uno de los personajes de la obra”, en enero de 1998, terminó la versión definitiva de la novela y le obsequió un ejemplar al señor Álvarez Calderón en agradecimiento, el 3 de junio de 1998, registró la novela en el Registro de Obras del INDECOPI y contrató con PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. – PEISA la edición de la novela, en diciembre de 1998 “tomó conocimiento por el propio señor Álvarez Calderón de que éste había impreso y publicado la obra, colocándose como coautor, con dos capítulos menos, uno mutilado, dos dispuestos en orden invertido, el final cercenado y hasta la dedicatoria cambiada (…) violando así los derechos morales (…).

En la carátula de esa edición ilegal (…) hizo colocar una fotografía de Alejandro Balaguer, que pertenece al libro ‘Álbum de la Arena’, editado por PROMOCIÓN EDITORIAL INCA-PEISA-, cometiendo así un doble plagio”. Entre los hechos, la parte actora, narra que en la segunda Audiencia Conciliatoria, “las partes arribaron a un ACUERDO CONCILIATORIO, QUE GACETA OFICIAL TIENE LA CALIDAD DE TRANSACCIÓN EXTRACONTRACTUAL (…)” en el que: “A. EL DENUNCIADO RECONOCE QUE EL SEÑOR LEONIDAS YEROVI DÍAZ ES AUTOR DE LA NOVELA ‘MÁS ALLÁ DEL AROMA’.

B. EL DENUNCIADO SE COMPROMETE A NO PUBLICAR NI COMERCIALIZAR LA OBRA OBJETO DE LA DENUNCIA”. Posteriormente, el señor Álvarez Calderón, solicitó la cancelación de la Partida Registral. Lo que continúa en la narración de los hechos son los indicados precedentemente. La parte actora, señala como errores de hecho de la Resolución impugnada: “1.

Considerar que la ‘obra’ inédita del señor Alberto Álvarez Calderón (61 páginas) fue elaborada con anterioridad a la novela ‘Más allá del aroma’, cuya autoría corresponde al señor Leonidas Yerovi Díaz (Nicolas Yerovi) (…)”, ya que en dicha conclusión se tomó en cuenta un peritaje de parte que “no fue debidamente sustentado (…) ni se permitió el trámite de las observaciones presentada por nuestra parte, violando así nuestro derecho de contradicción (…)” y “lo que falsamente se nos atribuye haber reconocido, es decir, que el señor Yerovi recibió la ‘obra’ del señor Álvarez Calderón (…). 2.

Considerar que, debido a que existen coincidencias de detalle en siete párrafos en la ‘obra’ de 61 folios del señor Alberto Álvarez Calderón y la novela ‘Más allá del aroma’ del señor Yerovi, éste utilizó, tomó e incorporó partes de la ‘obra del señor Álvarez Calderón”. En cuanto a los errores de derecho, la parte actora, dice que éstos fueron: “1.

Omitir las consecuencias legales de la transacción extrajudicial (…) y que el procedimiento sólo puede continuar si hay afectación de intereses de terceros (…). Así la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI debió haber dado por concluido dicho procedimiento y no admitir a trámite una posterior denuncia (…) en la que el denunciado original se convertía en denunciante. 2.

Omitir la aplicación de los artículos 3, 10, 21 y 30 de la Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados con la titularidad del derecho objeto de protección y de los derechos patrimoniales y morales respectivos (…). 3. Dejar de aplicar el principio de legalidad objetiva (…). 4. violar el derecho al debido proceso del señor Leonidas Yerovi Díaz (…). 5.

Utilizar el procedimiento administrativo como un instrumento de poder para coactar (sic) la libertad de expresión del señor Leonidas 26/07/2007 29.48 Yerovi Díaz (…). 6. Omitir la aplicación del artículo 171 de la Ley sobre el Derecho de Autor, que otorga a la inscripción en el Registro del Derecho de Autor la calidad de ‘prueba de anterioridad’ al registro.

Es importante recalcar que el señor Leonidas Yerovi Díaz registró su novela ‘Más allá del aroma’ y la ‘obra’ sin título del señor Álvarez Calderón nunca fue registrada”. d) Contestación a la demanda y audiencia de conciliación El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Realiza un recuento de los hechos y después expone las consideraciones por las que la presente demanda debe ser desestimada, indicando la “Improcedencia de la presente demanda por haberse producido una indebida acumulación de pretensiones (…) es pues evidente que la demanda contiene una serie de pretensiones acumuladas las mismas que no pueden resultar pretensiones principales (…) los demandantes tampoco han precisado si dichas pretensiones resultan alternativas, subordinadas o accesorias (…) esta precisión respecto a la naturaleza de las pretensiones de su escrito de demanda resulta absolutamente necesaria porque, de lo contrario, la Sala se vería en la imposibilidad de determinar los alcances de su pronunciamiento final (…) la pretensión de invalidez sólo es acumulable con la pretensión de ineficacia de manera alternativa.

En efecto, la acumulación planteada hace que las pretensiones sean incompatibles entre sí”. Como cuestión previa ilustra “brevemente a la Sala acerca del marco legal que regula los derechos de autor en el Perú”, para luego referirse a la inconsistencia de la demanda, en lo referente a los errores de la Resolución dice que “quedó plenamente acreditado (…) que la obra inédita del señor Alberto Alvarez (sic) Calderón Wells (…) fue creada con anterioridad a la novela ‘MAS ALLA DEL AROMA’ (sic) que escribiría luego Leonidas Yerovi Díaz” y que también “ha quedado demostrado que la autoridad administrativa no vulneró el derecho de contradicción de los ahora demandantes por haber desestimado las observaciones, que EXTEMPORANEAMENTE (sic) estos formularon.

Por tanto, este extremo de la demanda también resulta infundado (…)”. Sobre el “acuerdo conciliatorio” dice que “dicho GACETA OFICIAL acuerdo sólo representó un acuerdo parcial, razón por la cual la Oficina no podía disponer el archivamiento (sic) del procedimiento, por cuanto el archivo del procedimiento únicamente procede cuando existe un acuerdo total respecto de todos los puntos controvertidos.

Con relación al registro de la obra “Más allá del aroma”, sostiene que el goce y ejercicio de los derechos no se encuentra sujeto al cumplimiento de ninguna formalidad, “preceptos contenidos en los artículos 52 y 53 de la Decisión 351 (…) la inscripción de las obras y demás bienes intelectuales protegidos por la ley es simplemente declarativa y facultativa, y no constitutiva de derechos (…) la no inscripción de la obra del señor Alvarez (sic) Calderón, en el registro de derechos de autor, no legitima al ahora demandante (…) para infringir, tal como quedó acreditado, los derechos de autor en la modalidad de plagio ‘inteligente’ de aquella obra, no obstante haber procedido a la inscripción de la novela ‘Más Allá del Aroma’ en el mencionado registro”.

Alberto Jorge Álvarez Calderón Wells, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Dice que “en el Expediente Administrativo que dio origen a dicha Resolución se acreditó a plenitud los ilícitos cometidos por el PLAGIARIO LEONIDAS YEROVI DIAZ (sic) alias Nicolás Yerovi”. Desvirtuando los argumentos esgrimidos por la parte actora, respecto al plagio, dice: “que la trama de la obra coincide con las anécdotas contenidas en los textos mecanografiados de mi exclusiva autoría que (…) le fueron entregados al mentado YEROVI los cuales han sido objeto de PLAGIO” y que el señor Yerovi “RECIBIO (sic) LOS TEXTOS MECANOGRAFIADOS DE MI EXCLUSIVA AUTORIA (sic) ANTES DE ELABORAR LA NOVELA MAS ALLA DEL AROMA (sic) (…)” y que no autorizó a Yerovi “en forma incondicional a utilizar mis textos mecanografiados, transformarlos al género literario de una Novela y presentarlos como si fueran suyos” y que la obra Más allá del aroma “no era una obra originaria sino una ‘obra derivada’ de mis textos (…) los mismos que fueron PLAGIADOS por YEROVI (…).

Insiste en que Yerovi plagió sus textos “actuando de Mala Fe y con toda premeditación y alevosía utiliza los textos (…) de mi autoría referidos a la vida de mi tío ANDRES ALVAREZ CALDERON Y OLAECHEA (sic), los aprovecha en su beneficio 26/07/2007 30.48 personal y los transforma en una ‘novela’”, además dice que se trata de un plagio “burdo, literal y objetivo” y cita ejemplos del plagio.

Manifiesta que la pericia presentada por Yerovi es irrelevante ya que en gran parte se basa “en hechos subjetivos como su frondoso currículum y mi limitada experiencia literaria”; indica que no niega que Yerovi es el escritor de la novela “Más allá del aroma”, pero insiste en que se reconozca que dicha novela se basó en sus textos mecanografiados y que en muchas partes de la indicada novela se plagiaron sus textos, lo que constituye una violación a su derecho de autor.

También manifiesta que Yerovi hace “INTERPRETACION (sic) FALAZ DEL ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO” y que “procesalmente hablando las partes no habíamos llegado a una conciliación ya que los temas en discusión no se habían agotado durantes las Audiencias convocadas para tal efecto”. Argumenta que sus escritos “constituyen una ‘obra’ desde la perspectiva del Derecho de Autor, por tratarse de una creación intelectual propia de mi autoría, de carácter original y susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o por conocer (…) independientemente de la calidad de redacción”.

Indica que el registro de la novela “fue realizada en forma FRAUDULENTA” y, además dice “Sin perjuicio de lo expuesto debo señalar que las inscripciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor no crean derechos tal como lo dispone el art. 171 de la Ley del Derecho de Autor”. Finalmente, sostiene la validez de la Resolución objeto de la impugnación.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 1, 3, 13, 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman GACETA OFICIAL el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme a lo, expresamente, solicitado por el Tribunal consultante y, aplicable al caso concreto, se interpretarán los artículos 1, 13, 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretará el artículo 3 solicitado y, de oficio, se interpretarán los artículos 4 literal a), 5, 6, 7, 11 y 57 de la misma Decisión por ser aplicables dentro del presente proceso; y, Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión. (…) Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: 26/07/2007 31.48 a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;

(…) Artículo 5.- Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa autorización, son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras. Artículo 6.- Los derechos reconocidos por la presente Decisión son independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.

Artículo 7.- Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

(…) Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) Conservar la obra inédita o divulgarla; b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.

(…) GACETA OFICIAL 26/07/2007 32.48 Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

(…) Artículo 52.- La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión. (…) Artículo 53.- El registro es declarativo y no constitutivo de derechos.

Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. (…) Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

(…)”. 1. Del objeto de la protección de los derechos de autor. Del alcance de la protección El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”;

“Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al GACETA OFICIAL alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.

El Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos ( ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral.

(EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº 139-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1057, de 21 de abril de 2004). La doctrina menciona así mismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca: “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico. 2.

Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Regimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32).

En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: “la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la 26/07/2007 33.48 obra habría de representar ser nueva”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993). La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas.

Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).

Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahora analizado, también, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos derechos de autor seguirán siendo protegidos (artículo 5). La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.

Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7). La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina GACETA OFICIAL señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”.

(Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137). El Tribunal, también ha dicho “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

(Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005). 2. Del derecho moral El artículo 11 de la Decisión 351, se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad; el goce de este derecho faculta al autor para: a) Conservar la obra inédita o divulgarla;

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, inédito significa un texto “escrito y no publicado”. Es el autor de la obra el 26/07/2007 34.48 que tiene la facultad de mantener la obra inédita o darla a conocer al público en el momento y en la forma que lo estime conveniente. Sobre el tema la doctrina considera que: “En cuanto desaparece el deseo de mantener la obra inédita, surgen los derechos patrimoniales, pues mientras la obra se mantenga inédita ésta forma parte de la personalidad del autor.” Y que: “las ventajas económicas para el autor, sólo aparecen una vez que se haya resuelto terminar con el inédito.” (Pachón Muñoz, Manuel.

Ob. Cit. Pág. 57). b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; El Tribunal ha sostenido al respecto: “El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se de a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de ‘paternidad de la obra’”.

(Proceso 139-IP-2003, ya citado). Con base en la doctrina, este Tribunal, también ha indicado que “La paternidad es pues una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya ”.

(Ledesma, Guillermo. DERECHO PENAL INTELECTUAL. Editorial Universidad. Primera Edición. 1992. Argentina. Pág. 113). “En tanto que para MANUEL PACHÓN, ‘La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio’”.

(Pachón Muñoz, Manuel. Ob. Cit. Pág. 54). (Proceso 139-IP-2003, ya citado). c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Sobre el particular, la doctrina enseña que “El derecho a la intangibilidad consiste en impedir que se altere, se modifique, se deteriore, se mutile o se destruya la obra, a fin de evitar grave e injusto perjuicio a los intereses morales del autor, independientemente de los derechos pa- GACETA OFICIAL 26/07/2007 35.48 trimoniales.

A través del citado derecho se logra respetar la integridad de la obra ”. (Ledesma, Guillermo. Ob.Cit. Pág. 118). Sin embargo, el autor tiene la facultad para modificar su propia creación, la cual subsiste incluso después de haber cedido sus derechos patrimoniales. ción, divulgación o publicación de la obra, dependiendo del caso. Finalmente este artículo prevé que, a la muerte del autor, el ejercicio de sus derechos morales pasará a depender de sus derechohabientes hasta 50 años después de la muerte del autor.

Los derechos de autor abarcan el conjunto de potestades que al autor se le concede sobre su obra intelectual; la tutela de sus derechos nace con la creación expresada con originalidad. Es decir, que la ley protege la obra desde que existe. Al respecto se precisa que: “La protección legal nace en principio, de la creación, sean cuales fueren el mérito y el destino de la obra creada.

Si hay creación en el dominio literario, científico o didáctico, hay obra intelectual”. (Ledesma, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 78). 3. De los derechos patrimoniales. Derechos exclusivos de los autores o sus derechohabientes El Capítulo V de la Decisión 351 se refiere a los derechos patrimoniales y el artículo 13 establece el derecho al uso exclusivo que confiere el mismo.

Esta exclusividad en favor del autor, también, está consagrada en el artículo 11 bis numeral 1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, es así que los derechos patrimoniales se refieren al beneficio o utilidad económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra; tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y temporales.

De conformidad con el artículo citado, el autor o sus causahabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento. Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 351, reconoce que la protección de los derechos previstos en la norma andina sobre derechos de autor, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

Cuando la titularidad le corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realiza- 4. La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna. Registro voluntario y obligatorio El Convenio de Berna en su artículo 15 señala que para que se reconozca al autor como tal y para que goce de los derechos que le confiere la ley es suficiente con que su nombre aparezca en la obra “de la forma usual”.

El registro de los Derechos de Autor en la ley comunitaria andina es un instrumento que cumple únicamente fines declarativos y de naturaleza probatoria, según se desprende de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351; el artículo 52 en su parte final señala que “la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.” La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modalidad; el registro no representa un elemento constitutivo de derechos y con registro o sin él, el autor de la obra está facultado para ejercer los derechos que le otorga la Ley.

Sobre el tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública. Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacer- GACETA OFICIAL lo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.

En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos”.

(Proceso 64-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 602, de 21 de septiembre del 2000, marca: “CAVELIER”). 5. Facultades de la autoridad nacional competente en caso de infracción a los derechos de autor Conforme al artículo 57 de la Decisión 351, de incurrirse en infracción de los derechos de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por la legislación del País Miembro, en el cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad. Los procedimientos, se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’ entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de órganos y procedimientos internos del País Miembro de que se trate.

Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, se reitera, deberá además observar los principios referidos. Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima 26/07/2007 36.48 de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tutela judicial efectiva, ésta consiste en su resarcimiento, que es el montante económico por la falta de ejercicio del derecho infringido y, éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido.

En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor. Sobre el proceso ante la autoridad nacional, el Tribunal ha sostenido “Ahora bien, en el proceso ante la jurisdicción es inevitable la distantia temporis entre el momento de la lesión del derecho y el momento de su resarcimiento, lo que hace posible el riesgo de que, en el intervalo, se materialice o se consolide el daño. Hay pues la necesidad de la prevención de este riesgo, a través de la tutela cautelar, sin perjuicio del principio del contradictorio y del derecho a la defensa.

Se trata de una tutela instrumental y provisional cuyo otorgamiento viene a ser el resultado de la valoración, en términos de probabilidad, del derecho invocado y de su lesión (…). La tutela en referencia debe apoyarse en el cumplimiento de los requisitos del fumus boni iuris, el cual implica un juicio favorable de probabilidad sobre el derecho cuya lesión se quiere prevenir, y del periculum in mora, es decir, del riesgo de que, en el curso del proceso y mientras se dicta la decisión definitiva, se produzca la materialización o la consolidación de la lesión, o de que se vea impedida la efectividad de la tutela de mérito”.

(Proceso 165-IP-2004, ya citado). La norma comunitaria atribuye potestad cautelar a la autoridad nacional competente para ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita, el embargo o el secuestro preventivo de los ejemplares de la obra producidos ilícitamente y de los aparatos o medios utilizados para ello, así como su incautación o decomiso (artículo 56 de la indicada Decisión 351).

El cese de la actividad ilícita puede alcanzarse a través de medidas cautelares como la suspensión de la pro- GACETA OFICIAL ducción o el retiro del comercio de los ejemplares ilícitos. Sin embargo, el Tribunal ha aclarado que “la autoridad nacional competente está facultada para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe en el uso de los programas de ordenador comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351 son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 428, de 16 de abril de 1999). En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos.

En cuanto a los aspectos no disciplinados por la norma comunitaria, el Tribunal ratifica la aplicabilidad del régimen procesal establecido en la legislación nacional correspondiente, por virtud de la regla del complemento indispensable. La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, al disponer: Ante la infracción comprobada de los derechos de autor, la autoridad nacional competente podrá ordenar: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en com- 26/07/2007 37.48 pensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita; la existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.

SEGUNDO: El autor es la persona natural o física que ha generado la obra a través de su esfuerzo y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que es titular. La normativa sobre derechos de autor también contempla una presunción de autoría y se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra.

TERCERO: También, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos derechos de autor seguirán siendo protegidos.

CUARTO: El autor tiene el derecho de: conservar la obra inédita o divulgarla; reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra GACETA OFICIAL 26/07/2007 38.48 o la reputación del autor. A su muerte, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes. infracción del derecho; o, las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

QUINTO: El autor o sus causahabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1910-2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

SEXTO: La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modalidad.

SÉPTIMO: La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley. Entre estas medidas se encuentran previstas: el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 26/07/2007 39.48 PROCESO 39-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG. Marca: “DESEO” Expediente Interno Nº 2001-00283

01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 22 de febrero de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG. La parte demandada es la Nación Colombiana Superintendencia de Industria y Comercio. Se considera como tercero interesado a la sociedad HADA S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Nº 5483, de 21 de marzo de 2000, expedida por la División de Signos Distintivos de la Su- perintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió: “No acceder a la cancelación del registro 61398 correspondiente a la marca DESEO, que distingue los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza”. - Nº 3920, de 13 de febrero de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se resolvió: “Revocar la decisión contenida en la resolución 17410 de 2000.

Confirmar la decisión contenida en la resolución 5483 de 2000.” Quedando así agotada la vía gubernativa. Solicita, adicionalmente, que como resultado de sus pronunciamientos se ordene a la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia a efectuar la inscripción de la cancelación del registro de la marca DESEO; así como a reconocer el derecho preferente al registro de la marca DESEO a favor de MÜLHENS GMBH & CO.

KG. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 9 de diciembre de 1998 la sociedad MÜLHENS GMBH & CO.

KG., solicitó el registro del signo “DESIRE” (nominativo), para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. GACETA OFICIAL - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 472 del año 1998, Pág. 87. - La sociedad HADA S.A. (antes JABONERÍAS HADA S.A.) presentó observaciones al registro solicitado, aduciendo que es propietaria de la marca “DESEO”, Clases 1, 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado Nº 61.398, en vigencia desde el 25 de marzo de 1966, la cual se ha venido renovando continuamente. - El 30 de junio de 1999 la sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG., en defensa de la solicitud de registro del signo “DESIRE”, presentó demanda de cancelación por no uso de la marca observadora “DESEO”. - El 30 de agosto de 1999 la sociedad HADA S.A. (antes JABONERÍAS HADA S.A.) presentó respuesta a la demanda de cancelación indicando como prueba de uso de la marca “DESEO” copias auténticas de facturas de venta de jabón “DESEO” y una muestra física del producto. - El 21 de marzo de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución Nº 5483, mediante la cual se resolvió: “No acceder a la cancelación del registro 61398 correspondiente a la marca DESEO, que distingue los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza”. - Contra la resolución emitida la sociedad MÜLHENS GMBH & CO.

KG. interpuso los recursos de reposición y de apelación. - El 28 de julio de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, expidió la Resolución Nº 17410, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición, resolvió: Revocar lo decidido en la Resolución Nº 5483; Cancelar por no uso el registro de la marca DESEO; y, conceder el recurso de apelación interpuesto. - El 13 de febrero de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución Nº 3920, decidió el recurso de apelación interpuesto y 26/07/2007 40.48 resolvió “Revocar la decisión contenida en la resolución 17410 de 2000.

Confirmar la decisión contenida en la resolución 5483 de 2000”; quedando así agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad MÚLHENS GMBH & CO. KG., a través de su Apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho: Asevera la violación directa de los artículos 108 de la Decisión 344 y 165 de la Decisión 486, indicando que “La Decisión 344 se encontraba vigente cuando se expidió la Resolución Nº 5483 de 2000 y la Decisión 486, al momento de decidirse el recurso de apelación mediante la Resolución Nº 3920 de 2001.

Teniendo en cuenta que la regulación contenida en las normas de ambos regímenes sobre estas materias es sustancialmente la misma, el presente cargo se desarrolla exponiendo integralmente un concepto de violación imputable a las normas de los dos ordenamientos”. Señala que “En las Resoluciones 5483 de 2000 y 3920 de 2001 se consideró sin fundamento válido que HADA S.A. probó suficientemente el uso de la marca DESEO, pese a que la documentación aportada demuestra que la marca verdaderamente no fue usada durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la demanda de cancelación por no uso de MÜLHENS GMBH & CO.

KG. Por lo anterior, se transgredieron los artículos 108 de la Decisión 344 y 165 de la Decisión 486 por falta de aplicación, que establecen que procede la cancelación del registro de una marca que no ha sido usada”. Considera, igualmente, como violada la norma establecida en los artículos 110 de la Decisión 344 y 166 de la Decisión 486, diciendo que estos artículos “(…) contienen los parámetros que necesariamente deben concurrir para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda entender que una marca se encuentra en uso”.

Indica también que “Es muy sintomático que el titular de la marca se haya limitado a probar pequeñas partidas de jabón DESEO, tratándose de un producto de consumo masivo y que tal uso comenzara después de la presentación de la oposición (sic) contra la solicitud de mi representada en el primer semestre de 1999”. GACETA OFICIAL c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Refiere entre los fundamentos de la defensa, los siguientes: - Legalidad de los actos administrativos acusados, ya que considera que el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”. - No cancelación del registro de la marca DESEO, clase 3, hace un resumen de los antecedentes jurisprudenciales aludiendo jurisprudencia sentada por este Tribunal en el Proceso 17-IP-95, resaltando en lo principal que “(…) el titular de la marca DESEO la cual ampara productos comprendidos en la clase 3 probó suficientemente el uso de su marca, dentro del periodo de tiempo previsto en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”. d) Tercero interesado La sociedad HADA S.A., en calidad de tercero interesado en esta causa manifiesta: 1.

Correcta aplicación de los artículos 108 de la Decisión 344 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, indicando que para emitir las resoluciones “se tuvo en cuenta el material probatorio aportado por la demandada, que si bien no corresponde a tres años de uso consecutivo, sí constituye un criterio de la Superintendecia de Industria y Comercio, un uso suficientemente representativo dentro de un periodo de tiempo menor, comprendido entre los tres años anteriores a la instauración de la acción, correspondiente a veintiocho (28) 26/07/2007 41.48 días que bastaron para interrumpir el término contemplado en la norma”.

Concluye diciendo que “(…) dentro de la Resolución Nº 3920 de 2000 también se aplicaron y concordaron las disposiciones andinas pertinentes, éstas son el artículo 108 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 165 de la Decisión 486, luego el acto que se acusa no está viciado de la causal de nulidad señalada por la demandante como ‘error de derecho por falta de aplicación’.

Cosa diferente es que la demandante no se encuentre de acuerdo con la aplicación dada a la norma, sin que esto configure causal de nulidad del acto”. 2. Adecuada Interpretación de los artículos 110 de la Decisión 344 y 166 de la Decisión 486 manifestando que “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio decidió considerar como válido el tiempo de comercialización acreditado, estimando como adecuada la cantidad de producto facturado dado el corto tiempo que había transcurrido entre la introducción al comercio y la iniciación de la acción de cancelación”.

Afianza sus argumentaciones refiriendo jurisprudencia de este Tribunal de los procesos 15IP-99 y 17-IP-95, y solicita, finalmente, que se desestime el cargo de nulidad por la supuesta violación de los artículos 110 de la Decisión 344 y 166 de la Decisión 486 por error de derecho derivado de una errónea interpretación.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007. GACETA OFICIAL 26/07/2007 42.48

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

Este Tribunal considera procedente interpretar los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “DESEO”, por no uso, fue realizada el 30 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable al presente caso. No se interpretarán los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitados.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

“Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o GACETA OFICIAL servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

(…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) 26/07/2007 43.48 en el tiempo; Cancelación del registro de la marca por falta de uso; Prueba de uso de una marca.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La norma comunitaria La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último GACETA OFICIAL caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. 1 En el caso de autos, se observa que si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 5483 y 3920 dictadas en los años 2000 (Decisión 344) y 2001 (Decisión 486), por las cuales no se accedió a la cancelación del registro 61398 correspondiente a la marca “DESEO”, clase 3, la solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “DESEO”, por no uso, fue realizada el 30 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable. 26/07/2007 44.48

1.2. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR FALTA DE USO Este Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación de una marca por falta de uso, tema relacionado con esta causa. El artículo 108 de la Decisión 344, con excepción de su último párrafo, establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso y los medios de prueba de uso de la marca.

El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.

En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”. 2 Este Tribunal ha provisto en el sentido que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada.

Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”. 3 2 1 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 3 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360. Proceso Nº 15-IP-99. Marca “BELMONT”. G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000. GACETA OFICIAL Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca.

La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación.

3.3. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para evitar esta situación –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.

La prueba del uso de la marca, básicamente está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta.

Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a los supuestos extraordinarios de fuerza mayor, caso fortuito, requisitos oficiales impuestos a los bienes o por restricción a las importaciones, para lo cual la prueba deberá ser contundente.

La causa interna que motivó la solicitud de Interpretación Prejudicial ante este Tribunal se refiere a la cancelación por no uso de la marca “DESEO”, presentada por la sociedad MÜLHENS GBMH & CO. KG., en fecha 30 de junio de 26/07/2007 45.48 1999, luego de que la sociedad HADA S.A. propietaria de dicha marca hubiera presentado observación al registro del signo “DESIRE”, demostrando, a su decir, el uso de la marca “DESEO”, con la presentación de copias auténticas de facturas de venta del jabón “DESEO” y una muestra física de este producto.

Corresponde, entonces, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, establecer si la prueba de uso de la marca “DESEO” ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso y que el uso de esta marca haya sido realizada con anterioridad a la observación presentada, a efectos de impedir el registro del signo “DESIRE”.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. 2. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho uso de ella.

La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La prueba del uso de la marca, básicamente está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

GACETA OFICIAL Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200100283 01, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE 26/07/2007 46.48 Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 26/07/2007 47.48 GACETA OFICIAL 26/07/2007 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú