Año XXIV - Número 1529 Lima, 9 de agosto de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 28-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82, literales a) y d); 83, literal a); 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Expediente interno N° 200300274. Actor: COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. Marca: “ATÚN EL REY” (mixta) Proceso 26-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal a), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 83, literales d) y e), y 93 de la mencionada Decisión; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, Segunda Sala, República del Ecuador.

Expediente interno N° 7000-MP. Actor: Sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC. Marca denominativa: LEXIS Proceso 41-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82, literales a), d) y e), 83, literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2004-00041. Actor: LUIS ALBERTO CANO. Marca: L.A. CANO (mixta) PROCESO 28-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82, literales a) y d); 83, literal a); 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Expediente interno N° 2003-00274. Actor: COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. Marca: “ATÚN EL REY” (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 09/08/2007 2.52 fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2007. 1.

La sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. presentó sus observaciones con base en las siguientes marcas: I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Demandante: COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: • REAL (mixta). Clase 29 – Certificado No. 82.656. • REAL (mixta).

Clase 29 – Certificado No. 82.657. A. LAS PARTES: Demandado: • REAL (mixta). Clase 29 - Certificado No. 82.655. Sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. solicitó el 29 de mayo de 2000 el registro como marca del signo ATUN EL REY (mixto) para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 00-98469.

La representación gráfica de la marca solicitada es la siguiente: b. Las sociedades NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. y FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentaron observaciones al registro del signo antes mencionado. 2. La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. ha presentado sus observaciones con base en las siguientes marcas: • Marca EL REY (mixta) clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado de registro N° 44356. • Marcas denominativas y mixtas, consistentes en el signo EL REY o que contienen las palabras EL REY para distinguir productos de las clases 29, 30, 31, 32, 33 y 42. Registradas en Colombia bajo los siguientes números de certificado: 138.696, 44356, 101122, 94250, 197072, 44356, 44356B, 145.904, 159.830, 135.581, 167.428, 175.419, 183.210, 183.211, 146.252, 138.695, 104.764, 166.717, 174.315, 176.792, 159.879, 159.882, 159.880, 162.240, 159.865, 138.697, 159.844, 159.881, 162.241, 159.883, 138.698, 197.719, 197.720, 97.665, 97.664, 97.666, 48.908ª, 92.355.627, 92.355.626, 94.024.507, 92.318.363, 97.059.995, 92.331.672, 214.684, 94.057.462. c. La sociedad COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. contestó las observaciones, presentando como defensa la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca opositora, EL REY. d. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 35606, de 30 de octubre de 2001, declaró fundada la observación de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., declaró infundada la observación de la sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. y negó el registro de ATUN EL REY (mixta).

GACETA OFICIAL e. La sociedad COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. f. Mediante Resolución N° 40696, de 19 de diciembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar la Resolución N° 35606, de 30 de octubre de 2001.

Además, mediante esta misma Resolución, concedió al accionante el recurso de apelación. g. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 02735, de 31 de enero de 2003, resolvió desfavorablemente el recurso interpuesto y confirmó la antes mencionada Resolución N° 35606. h. La sociedad COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A., mediante escrito presentado el 26 de junio de 2003, interpuso ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia no realizó un análisis, juicioso, integral e imparcial en el examen de signo solicitado para registro. No tuvo en cuenta elementos del signo, a saber: la figura de un atún con corona y la denominación atún. b. La Superintendencia estableció, artificiosamente, similitudes entre las marcas en conflicto. c. El elemento gráfico es el predominante en los signos en conflicto y por lo tanto, en el caso en cuestión se debió tener en cuenta que un atún con corona es muy diferente a los ele- 09/08/2007 3.52 mentos gráficos de las marcas de FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Por lo anterior, no se puede argumentar que entre las marcas en conflicto hubiera riesgo de confusión. d. La Superintendencia no tuvo en cuenta la figura de la cancelación por no uso como medio de defensa en un proceso de oposición (sic) con base en la marca no usada ‘EL REY’.

La Superintendencia no resolvió esta excepción y argumentó que este tipo de defensa se debe promover mediante acción independiente a tramitarse en proceso separado. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera: • Los signos en conflicto presentan identidad fonética, visual y auditiva.

Lo anterior, previo a efectuar una análisis en conjunto y teniendo en cuenta que el elemento predominante en el signo solicitado es el denominativo. La parte nominal de los signos en conflicto es idéntica. • El público consumidor se ve expuesto a confusión indirecta, ya que las semejanzas de los signos hacen pensar que el producto proviene del mismo empresario, que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa. • La marca registrada distingue los siguientes productos: “carnes, pescado, aves y caza; extractos de carnes; frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, jarabes, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”.

Y el signo solicitado los siguientes productos: “atún en agua, atún en aceite, atún rallado en aceite”. Los productos amparados por los signos en conflicto, además de pertenecer a la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, son GACETA OFICIAL estrechamente relacionados, ya que el atún es una variedad de pescado, los productos están destinados al consumo humano, y los productos se utilizan en las mismas ocasiones, es decir, al momento de las comidas. b. Por parte del tercero interesado.

La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., contestó la demanda de la siguiente manera: •· Si bien la cancelación por no uso se puede utilizar como defensa en un procedimiento de oposición, ésta tiene que adelantar con un procedimiento especial, tal y como lo establece la Decisión 486 en sus artículos del 167 a 170. La Superintendencia ha regulado estas disposiciones de la siguiente manera: 09/08/2007 4.52 • La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. tiene registradas varias marcas en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, tiene marcas registradas en clases con productos que se encuentran estrechamente vinculados con los de la clase 29. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. o Ha establecido una tasa para la presentación de la acción por cancelación por no uso. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 134, 135, 136, 150 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. o Ha establecido en la Resolución N° 210, de 2001 y en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que para la cancelación del registro de una marca deberá ser diligenciado y radicado el formulario único de cancelación, formato 2010.F04.

No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 81, 82, literales a) y d), 83, literal a), 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo mixto ATÚN EL REY. • La expresión ATÚN no puede ser considerada como parte distintiva del conjunto marcario, ya que se trata de un término genérico en relación con los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. • En el signo solicitado el elemento que prevalece es el denominativo, ya que se trata de la parte pronunciable del signo, ocupa un lugar destacado en la etiqueta, y el elemento gráfico, la figura de un pescado, no resulta ser lo suficientemente llamativo ya que se trata de la venta de atún. De ese elemento denominativo, el elemento sobresaliente es EL REY, el cual es idéntico a la marca registrada. • Además de lo anterior, el tipo de letra del signo solicitado es similar al utilizado por las marcas de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Así mismo se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

GACETA OFICIAL Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;

(…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

(…) Artículo 108 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 09/08/2007 5.52 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

Artículo 109 “Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.

Artículo 110 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que GACETA OFICIAL ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

(…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 09/08/2007 6.52 A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Confusión directa e indirecta. D. Comparación entre marcas mixtas. E. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. F. Signos denominativos compuestos. G. Signos genéricos y descriptivos. H. La cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro.

Su oportunidad. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. (…) El Tribunal ha manifestado al respecto: IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación GACETA OFICIAL jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación, prórrogas y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido ratificados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). 09/08/2007 7.52 ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuar- GACETA OFICIAL ta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). 09/08/2007 8.52 vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. • Proceso 235-IP-2005, de 26 de julio de 2006. Marca: “SENTIVA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dicta para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00419. • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005.

Marca: “MAC MIXTA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372. C. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Como quiera que la demandada argumentara que entre los signos en conflicto se encuentran semejanzas capaces de generar confusión directa e indirecta en el público consumidor, es pertinente, una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, tratar las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: De la solicitud de Interpretación Prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto ATÚN EL REY se realizó en 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. GACETA OFICIAL 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos ATÚN EL REY, por un lado, y REAL y EL REY, por el otro, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. Teniendo en cuenta que, igualmente, muchas Interpretaciones Prejudiciales han tratado sobre la comparación entre marcas mixtas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006.

Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 3 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 20040427. • 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005. Marca: “MAC”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372.

E. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Como quiera que en el proceso interno que sirvió de base para la presente Interpretación Prejudicial se debate la confusión que pudiera generarse entre el signo mixto ATÚN EL REY y las marcas denominativas EL REY o aquellas que contienen las palabras EL REY, se hace 09/08/2007 9.52 necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas.

Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes Interpretaciones ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005, de 19 de octubre de 2005.

Marca: “MICHEL”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225. • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. F. SIGNOS QUE ADOPTAN EXPRESIONES DENOMINATIVAS COMPUESTAS.

Dado que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por tres palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos que adoptan expresiones denominativas compuestas. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ).

La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”. (Proceso 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677, de 13 de junio de 2001). Al examinar la solicitud de registro de un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

GACETA OFICIAL Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada).

Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). G. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. En atención a que en el caso bajo estudio la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. argumentó que la palabra ATÚN es genérica, se hace necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos y genéricos, así como a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos y los descriptivos. La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación 09/08/2007 10.52 con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El signo compuesto por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

H. LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO COMO DEFENSA EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE REGISTRO. SU OPORTUNIDAD. En atención a que en el proceso interno el demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia no tuvo en cuenta la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en trámite administrativo, se hace necesario tratar el tema de la cancelación por falta de uso dentro del trámite administrativo de registro.

Para lo anterior, primero se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, y posteriormente se analizará el tema propuesto. GACETA OFICIAL 1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 344. Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular o por el licenciatario de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio se consagra de la siguiente manera: una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: 09/08/2007 11.52 “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 establece la presunción de que ‘una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado’”. (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005). El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, de la siguiente manera: “Art. 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad GACETA OFICIAL y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

El artículo anterior, además, consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos 09/08/2007 12.52 absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995). c. Carga de la prueba. La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicha marca.

El mismo artículo se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación”.

GACETA OFICIAL Como es un listado enunciativo y no taxativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. d. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 108 de la Decisión 344, establece las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: • Fuerza mayor. • Caso fortuito. • Restricciones a las importaciones. • Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. e. Procedimiento.

El artículo 109 de la Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra delimitado por las siguientes etapas: • Presentación de la solicitud. • Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. • Vencido dicho plazo se decidirá sobre la solicitud de cancelación del registro, • Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. f. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. • Depurar el registro marcando, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. • Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho 09/08/2007 13.52 de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, y que puede ejercer hasta los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca. 2.

Cancelación por no uso de la marca notoria. Sobre este especial aspecto, el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera: “Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en GACETA OFICIAL que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.

En todo caso, si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344.” (Proceso 46-IP-2006. Marca: PUM COLOMBINA. Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1415, de 18 de octubre de 2006). 3.

Cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro. Su oportunidad. 09/08/2007 14.52 el traslado que se da al solicitante del registro de la respectiva observación, de conformidad con el artículo 95 de la Decisión 344, pudiendo elevarse la solicitud dentro del propio escrito de alegatos, como en un escrito separado.

Se advierte que las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro, correspondiendo determinar a la Oficina Nacional, o al Juez, en su caso, si este último trámite puede o no hacerse a propósito de la interposición de los recursos en vía gubernativa respecto de la decisión de no registro de un signo marcario.

De tal manera, el solicitante deberá cumplir con los requisitos procedimentales previstos para el trámite de la cancelación de registro marcario por falta de uso y con los demás que la normativa interna tenga previsto como sería el caso del pago de las tasas respectivas, o retirar la solicitud en formularios determinados para el efecto, si la normativa comunitaria permite que el País Miembro reglamente el tema por la vía del complemento indispensable.

En conclusión, como la norma comunitaria no establece un procedimiento especial cuando se solicite la cancelación por no uso como defensa en el trámite de una observación, se debe en este caso, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 170 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dando traslado al observante para que demuestre el uso de la marca y, para lo anterior, se aplicará el plazo concedido en el artículo 109 de la Decisión 344.

Vencido dicho plazo la autoridad nacional competente decidirá sobre la solicitud de cancelación por no uso como defensa en el trámite administrativo. En virtud de lo anteriormente expuesto, El artículo 108 de la Decisión 344 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro de marca, que dispone que el trámite de la cancelación por no uso puede iniciarse como defensa en un procedimiento de infracción, observación y nulidad.

Cuando se solicita como defensa en un procedimiento de observación, la oportunidad para presentar la solicitud de cancelación por no uso es EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, GACETA OFICIAL aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 09/08/2007 15.52 puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

CUARTO

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

QUINTO: La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante.

En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

SEXTO: Al examinar un signo que adopta una expresión denominativa com- GACETA OFICIAL 09/08/2007 16.52 puesta, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. puede o no hacerse a propósito de la interposición de los recursos en vía gubernativa respecto de la decisión de no registro de un signo marcario.

SÉPTIMO: No son registrables, por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. De tal manera, el solicitante deberá cumplir con los requisitos procedimentales previstos para el trámite de la cancelación de registro marcario por falta de uso y con los demás que la normativa interna tenga previsto como sería el caso del pago de las tasas respectivas, o retirar la solicitud en formularios determinados para el efecto, si la normativa comunitaria permite que el País Miembro reglamente el tema por la vía del complemento indispensable.

El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

OCTAVO: El artículo 108 de la Decisión 344 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro. Dicha figura se puede dar de dos maneras • En defensa en un procedimiento de observación. • En defensa en un procedimiento en que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida.

Las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro, correspondiendo determinar a la Oficina Nacional, o al Juez, en su caso, si este último trámite En conclusión, como la norma comunitaria no establece un procedimiento especial cuando se solicite la cancelación por no uso como defensa en el trámite de una observación, se debe en este caso, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 170 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dando traslado al observante para que demuestre el uso de la marca y, para lo anterior, se aplicará el plazo concedido en el artículo 109 de la Decisión 344.

Vencido dicho plazo la autoridad nacional competente decidirá sobre la solicitud de cancelación por no uso como defensa en el trámite administrativo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 200300274, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 09/08/2007 17.52 Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO PROCESO 26-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal a), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 93 de la mencionada Decisión; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, Segunda Sala, República del Ecuador.

Expediente interno N° 7000-MP. Actor: Sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC. Marca denominativa: LEXIS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de marzo de 2007. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: Sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tercero interesado: Sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A., LEGIS S.A. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC., solicitó el 5 de junio de 1997 el registro del signo denominativo LEXIS para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 78734-97.

GACETA OFICIAL b. La sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A., presentó el 2 de junio de 1998 observaciones al registro del signo denominativo LEXIS, con base en la siguientes marcas: • Marcas “LEGIS (denominativa) y LEGIS + GRÁFICA (mixta), registradas en el Ecuador bajo los Nos. NC. 514-95, 5854-87; en Colombia con los N° 122367-88, 88322-76, 122368-88, 122365-88, 149034-94; en Bolivia con el N° 55.173-C-94; y, en Perú con el N° 69.349-87; para amparar las clases N° 16, 09, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. c. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 974593, emitida el 19 de noviembre de 1999 y notificada el 2 de diciembre del mismo año, aceptó las observaciones presentadas y denegó el registro de signo mencionado. d. La sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES INC., el 25 de abril de 2000 interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Segunda Sala, recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el anterior acto administrativo. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a. Las marcas en conflicto son fonéticamente diferentes entre sí. b. La marca LEXIS es una marca notoriamente conocida y se encuentra registrada en varios países del mundo, entre los cuales se encuentran Colombia y Perú. En consecuencia, no existe forma de asociar esta marca con otra fuente de origen que no sea la sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC. c. La notoriedad del signo solicitado ha sido legalmente reconocido y declarado, por ejemplo, por las autoridades marcarias de Uruguay.

De conformidad con lo anterior, tal notoriedad faculta a la sociedad solicitante a registrar y 09/08/2007 18.52 usar su marca en el Ecuador, más aún si no existe una marca idéntica que impida su registro. d. La posibilidad de confusión entre los signos en conflicto disminuye significativamente si se tiene en cuenta que la sociedad LEGIS S.A. (sic) no tiene registrada en Ecuador su marca LEGIS para distinguir los productos de la clase internacional 35. 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI. El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Me ratifico en la Resolución No. 974593, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

(…)” b. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera: • Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. • b) Según la documentación presentada, se ha comprobado que la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A., LEGIS S.A. tiene registrada la marca LEGIS en el Ecuador y varios países de la subregión para proteger las clases internacionales N° 09, 16, 35 y 42. • Analizados los signos en conflicto, se llegó a la conclusión de que entre ellos existe semejanza visual, fonética y auditiva que puede generar confusión en el público consumidor y en los medios comerciales. • La denominación solicitada LEXIS no es capaz de distinguir en el mercado los productos que distribuye la demandante con los que comercia la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A., LEGIS S.A. GACETA OFICIAL 09/08/2007 19.52 • Las marcas en conflicto no pueden coexistir, ya que esto generaría confusión en el público consumidor. lizados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. c. Por parte del tercero interesado.

Artículo 82 De conformidad con el informe del Juez Consultante y los documentos anexos, la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A., LEGIS S.A., a través de su apoderado especial, no ha dado contestación a la demanda limitándose únicamente a señalar casillero judicial para futuras notificaciones. “No podrán registrarse como marcas los signos que: II.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Artículo 83 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: III.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita y sobre las cuales versará la interpretación prejudicial son las siguientes: artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), 84 literales a), b), c), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además, se interpretará, de oficio, los literales d) y e) del artículo 83, el literal d) del artículo 84 y el artículo 93 de la misma normativa.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”; (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercia- e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de GACETA OFICIAL los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 09/08/2007 20.52 de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. (…) VII. CONSIDERACIONES. a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; A. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

B. Comparación entre marcas denominativas d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. (…) Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

(…) Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro C. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. D. De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad. La marca notoriamente conocida solicitada para registro.

E. Observación a la solicitud de registro de un signo. Legítimo interés. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos pro- GACETA OFICIAL ductos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: 1 2 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”.

Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 09/08/2007 21.52 “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una GACETA OFICIAL función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 09/08/2007 22.52 cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. 4 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 09/08/2007 23.52 Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan y los productos o servicios que ampara existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Reglas para el cotejo marcario. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proce- GACETA OFICIAL der al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: 09/08/2007 24.52 un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman 5 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo LEXIS y la marca denominativa LEGIS, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal. 6 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras, letras, números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 7, logotipos 8, íconos, etc. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: ‘La doctrina se ha 7 8 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo. 09/08/2007 25.52 inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.

Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa. En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca mixta LEGIS + GRÁFICA y el signo denominativo LEXIS, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

D. DE LA MARCA NOTORIA Y DE LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA SOLICITADA PARA REGISTRO. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación, la sociedad demandante argu- GACETA OFICIAL mentó que la marca denominativa LEXIS es notoria; por ello es pertinente abordar el tema de la marca notoria y la prueba de dicha notoriedad. 09/08/2007 26.52 conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: 1. La marca notoria. “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 10 a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

“( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 11 Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004). La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 12 Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 9 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y b. Protección. La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. 10 11 12 9 OTAMENDI, Jorge.

Ob. Cit. Pág. 255. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL • En relación con los principios de territorialidad y especialidad. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones: 09/08/2007 27.52 Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. No obstante lo anterior, el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. • En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas notorias en el mercado.

En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente como sí lo hace la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada, al establecer, en el literal d) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que ‘constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos’.

(Subrayado por fuera del texto). A diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Decisión 344 no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con las clases de riesgo a que está expuesta. En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad.

Dicha norma no hace referencia a la protec- El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL ción de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general. Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. 09/08/2007 28.52 (…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

GACETA OFICIAL 09/08/2007 29.52 A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). organismo administrativo o ante el juez competente, según sea el caso, tal y como se expresó anteriormente. Se advierte que si bien la norma comunitaria objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d. La marca notoria solicitada para registro.

En el proceso interno el demandante argumentó que la notoriedad de la marca LEXIS faculta su registro y su utilización en el Ecuador, teniendo en cuenta que no existe una marca idéntica que impida dicho registro. De conformidad con lo anterior, el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida. c. La prueba de la notoriedad.

Como se determinó anteriormente, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena protege a la marca notoriamente conocida más allá del principio de territorialidad, ya que se establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde a la Autoridad Competente con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca no nace con la declaratoria o reconocimiento de notoriedad que hace el organismo administrativo, sino que es un hecho que se prueba, bien sea ante el En consecuencia con lo anterior, la normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el país miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Es decir, le otorga efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección. GACETA OFICIAL De manera que con los efectos mencionados, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar 13, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” 14 En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de confor- 13 14 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195. 09/08/2007 30.52 midad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. E. OBSERVACIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO. LEGÍTIMO INTERÉS. Dentro del proceso interno, la sociedad demandante argumentó que es ilógico pretender que el derecho de oponerse a un registro marcario con base en un registro de otro País, sea superior e indiscutible frente a otros derechos también contemplados por las normas pertinentes.

Por tal motivo, resulta necesario tratar el tema del interés legítimo para presentar observaciones que, conforme al artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, surge de: a. acreditar que el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. b. acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. De conformidad con el artículo 93 de la Decisión 344, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez observación fundamentada contra dicha solicitud.

La Decisión 344, en el artículo 93, amplía el interés legítimo para presentar observaciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar observaciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros. Dicha figura goza de las siguientes características: 1.

Sujetos legitimados. Conforme al artículo 93, los sujetos también legitimados para presentar una observación son los siguientes: a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siem- GACETA OFICIAL pre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la observación y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la observación. b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la observación, siempre que el uso de esta última pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la observación. Cuando el artículo 93 de la Decisión 344 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, se debe entender, haciendo un análisis sistemático de la normativa comunitaria, especialmente con el artículo 83, literal a) de la misma, que el sujeto legitimado es aquél quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la observación. 2.

Término para presentar la observación. La normativa comunitaria establece un plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación especial para presentar observaciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar observaciones, con base en el interés legítimo que establece el artículo 93 de la Decisión 344. 3. Efecto de la presentación de la observación con base en el interés legítimo previsto en el artículo 93 de la Decisión 344.

Para determinar los efectos de la observación con base en registro de marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta: La observación con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros, tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 95 a 96 de la Decisión 344. 09/08/2007 31.52 En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la observación puede, con base en dicho registro, declarar fundada la observación y negar el registro del signo solicitado, con base en el examen de registrabilidad (el artículo 96).

Por el contrario, si se niega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la observación deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la observación con base en el artículo 93 de la Decisión 344, sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

De lo anterior se puede deducir lo siguiente: • El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 95 a 96 de la Decisión 344. • El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la observación, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

Y finalmente, que aunque la norma comunitaria no lo establezca explícitamente de esta manera, procede la suspensión de trámite de registro cuando se presenta una observación con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, ya que se debe entender que si se niega el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro ya no puede ser el objeto de una observación. En está misma línea, el Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, manifestó lo siguiente: GACETA OFICIAL “(…) de presentarse una observación con base en una solicitud de registro presentada en cualquiera de los Países Miembros, la Oficina Nacional deberá ordenar la suspensión del trámite, hasta la finalización del procedimiento administrativo de registro en el País Miembro donde el opositor presentó su solicitud prioritaria.

Si este último procedimiento acarrea la concesión del registro, y se dan las circunstancias de irregistrabilidad (…), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado; de lo contrario, declarará infundada la demanda y continuará el trámite de registro.” (Proceso 196-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1483, de 29 de marzo de 2007).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de 09/08/2007 32.52 confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo LEXIS y la marca denominativa LEGIS, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

TERCERO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre la marca mixta LEGIS + GRÁFICA y el signo denominativo LEXIS.

CUARTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

GACETA OFICIAL 09/08/2007 33.52 A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Es importante advertir que la notoriedad de una marca no nace con la declaratoria o reconocimiento de notoriedad que hace el organismo administrativo, sino que es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso La Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, al examinar la registrabilidad de un signo idéntico o semejante a una marca notoriamente conocida, deberán realizar un análisis diferencial y complejo, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

QUINTO: El artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena amplía el legítimo interés para presentar observaciones con base en solicitudes tramitadas o registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros. La normativa comunitaria establece un plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación especial para presentar observaciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar observaciones, con base en el interés legítimo que establece el artículo 93 de la Decisión 344.

Para determinar los efectos de la observación con base en registro de marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta: o La observación con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros, tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 95 a 96 de la Decisión 344.

De lo anterior se puede deducir lo siguiente: • El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema GACETA OFICIAL 09/08/2007 34.52 de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 95 a 96 de la Decisión 344. neral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. • El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la observación, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 7000MP deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Ge- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 41-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82, literales a), d) y e), 83, literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2004-00041. Actor: LUIS ALBERTO CANO. Marca: L.A. CANO (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de marzo de 2007.

VISTOS: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisi- I.

ANTECEDENTES. GACETA OFICIAL 09/08/2007 35.52 A. LAS PARTES: Demandante: LUIS ALBERTO CANO. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: Sociedad GALERÍA CANO S.A. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a) El señor LUIS ALBERTO CANO solicitó el 6 de agosto de 1997 el registro del signo L.A. CANO (mixto), para amparar los siguientes productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza: “reproducciones originales de arte precolombino en metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería y bisutería, piedras preciosas y semipreciosas”.

La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 97.045.229. La representación gráfica del signo es la siguiente: b) La sociedad GALERÍA CANO S.A. presentó observaciones al registro del signo antes mencionado, con base en las siguientes marcas: • Marca LA CANO (denominativa), registrada bajo el No. 139.601 para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca GALERÍA CANO (mixta), registrada bajo el No. 178.213 para distinguir todos los productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica del signo es la siguiente: • Marca GALERÍA CANO (mixta), registrada bajo el número 88.472 para amparar los siguientes productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza: “metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias chapeados; joyería; piedras preciosas; réplicas o reproducciones arqueológicas, aborígenes, de artesanía, orfebrería”. c) La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 32178, de 28 de septiembre de 2001, declaró fundadas las observaciones presentadas y negó el registro como marca del signo L.A. CANO (mixto). d) El señor LUIS ALBERTO CANO presentó el 4 de diciembre de 2001 recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. e) Mediante Resolución N° 012238, de 30 de abril de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar la Resolución N° 32178, de 28 de septiembre de 2001.

Además, mediante esta misma Resolución, concedió al accionante el recurso de apelación. f) El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 26769, de 25 de septiembre de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando la antes mencionada Resolución N° 32178. g) El señor LUIS ALBERTO CANO, mediante escrito presentado el 2 de febrero de 2004, interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

GACETA OFICIAL 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. El señor LUIS ALBERTO CANO soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a) El signo L.A.CANO (mixto) es suficientemente distintivo y, por lo tanto, puede ser registrado. Los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado distinguiendo productos de la misma naturaleza, ya que entre ellas existen las suficientes diferencias. b) El signo cuyo registro se solicita está conformado por un elemento gráfico que no fue considerado por las autoridades administrativas al momento de realizar el cotejo marcario; dicho elemento es especialmente llamativo y ocupa un lugar destacado en el conjunto marcario, constituyéndose en su característica distintiva y diferenciadora. c) La expresión GALERÍA de la marca GALERÍA CANO (mixta) no es “inapropiable” respecto a los productos de la clase 14, ya que no identifica directamente ningún producto amparado por esta clase, no describe ninguno de ellos, no es un término de uso común en relación con dicha clase y, por lo tanto, no existe razón alguna para excluirla de la comparación marcaria.

En consecuencia, los signos a cotejarse son GALERÍA CANO (mixta) y L.A. CANO (mixto), sin dejar de lado la palabra GALERÍA. d) L.A. CANO (mixto) constituye la abreviación del nombre del solicitante, es decir, de LUIS ALBERTO CANO. Además de lo anterior, y a efectos de evitar cualquier confusión, el solicitante ha incluido en su marca un elemento gráfico original y representativo que ocupa un lugar importante en el conjunto marcario. e) Pese a que las marcas en conflicto comparten el apellido CANO, entre ellas existen otros elementos que las distinguen en el aspecto visual, ortográfico y fonético.

En efecto, mientras la marca GALERÍA CANO (mixta) está conformada por dos palabras completas y posee su propia pronunciación, L.A. CANO (mixto), en cambio, incluye un elemento gráfico original que lo distingue, está compuesto por una palabra y una sigla, y tiene una pronunciación propia. 09/08/2007 36.52 3. La contestación a la demanda. 1.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera: • Los signos en conflicto presentan semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual y, por lo tanto, entre ellos existe riesgo de confusión o asociación, más todavía si se considera que distinguen productos de la misma clase 14. • El signo solicitado consiste en una reproducción esencial de la marca registrada GALERÍA CANO (mixta).

La adición de las letras L.A. no le otorgan suficiente distintividad al signo solicitado. Además, se advierte que en la comparación no se debe tener en cuente la expresión galería, ya que es una expresión que puede ser utilizada indistintamente por cualquier empresario para designar los productos o servicios ofrecidos. • De permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor se vería expuesto a confusión directa e indirecta, ya que la semejanza de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares. 2.

Por parte del tercero interesado. La sociedad GALERÍA CANO S.A., a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera: • La Superintendencia ha cumplido las reglas de comparación de los signos mixtos, ya que determinó acertadamente que el elemento denominativo, en este caso, debe prevalecer sobre el gráfico. Además, excluyó, por ser inapropiable, la palabra GALERÍA en el cotejo marcario. • La sociedad GALERÍA CANO S.A. tiene registrada la marca LA CANO (denominativa) y, GACETA OFICIAL por lo tanto, es un equívoco sostener que la sigla L.A. del signo solicitado se refiere al nombre Luis Alberto Cano, ya que bien podría tener otros significados y, además, tal nombre no es renombrado, como sí lo fue el de Guillermo Cano, fundador de la sociedad GALERÍA CANO S.A. • Entre las marcas en conflicto existe identidad visual, ortográfica, fonética e ideológica, ya que mediante el simple cotejo entre ellas se puede concluir, como lo ha hecho la Superintendencia, que inevitablemente se generaría confusión en el público consumidor. • La marca GALERÍA CANO (mixta) es notoria y se encuentra registrada desde hace mucho tiempo en numerosos países.

La marca pertenece a la sociedad GALERÍA CANO S.A., empresa que también es propietaria de la marca LA CANO. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial, de oficio, versará sobre los artículos 81, 82, literales a), d) y e), 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo mixto L.A. CANO. Así mismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 09/08/2007 37.52 DECISION 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”;

(…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para GACETA OFICIAL los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) 09/08/2007 38.52 DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) VII. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Confusión directa e indirecta.

D. Comparación entre marcas mixtas. E. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. F. Signos que adoptan expresiones denominativas compuestas. G. Comparación de marcas compuestas por palabras descriptivas o genéricas. H. Comparación de marcas que contengan palabras de uso común. GACETA OFICIAL I. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los re- 09/08/2007 39.52 quisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, GACETA OFICIAL será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso ‘CANALI’, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los 09/08/2007 40.52 derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto L.A. CANO se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. GACETA OFICIAL 09/08/2007 41.52 B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. • Proceso 235-IP-2005, de 26 de julio de 2006. Marca: “SENTIVA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dicta para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00419. • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005.

Marca: “MAC MIXTA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372. C. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Como quiera que la demandante argumentara que entre los signos en conflicto se encuentran semejanzas capaces de generar confusión directa e indirecta en el público consumidor, es pertinente, una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, tratar las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos L.A. CANO y GALERÍA CANO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. Teniendo en cuenta que, igualmente, muchas Interpretaciones Prejudiciales han tratado sobre la comparación entre marcas mixtas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. • 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005. Marca: “MAC MIXTA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372.

E. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Como quiera que en el proceso interno que sirvió de base para la presente Interpretación Prejudicial se debate la confusión que pudiera generarse entre el signo mixto L.A. CANO y el signo denominativo L.A. CANO, se hace necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. 2.

De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes Interpretaciones ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de • 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005.

Marca: “MAC MIXTA”, publicada en Gaceta GACETA OFICIAL Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372. • 183-IP-2005, de 26 de octubre de 2005. Marca: “FRUTTI”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1283, de 11 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2001-0281.

F. SIGNOS QUE ADOPTAN EXPRESIONES DENOMINATIVAS COMPUESTAS. En atención a que en el caso bajo estudio el signo L.A. CANO se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos que adoptan expresiones denominativas compuestas. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677, de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo voca- 09/08/2007 42.52 blo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

G. COMPARACIÓN DE MARCAS COMPUESTAS POR PALABRAS DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS. En atención a que en el caso bajo estudio la sociedad demandante argumentara que la palabra L.A. CANO no es genérica ni descriptiva y, por lo tanto, no existe razón alguna para excluirla de la comparación marcaria, se hace necesario referirse a la comparación de marcas compuestas por palabras descriptivas y genéricas.

La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso GACETA OFICIAL cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Si bien el artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos, un signo que contenga una o más palabras genéricas o descriptivas tiene la posibilidad de ser registrado, siempre y cuando en combinación con otras formen un conjunto suficientemente distintivo. 09/08/2007 43.52 prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por vocablos genéricos o descriptivos, el consultante deberá concentrarse en los elementos que no lo son, a fin de determinar el grado de confusión entre los signos en conflicto.

Lo anterior, por cuanto el signo genérico o descriptivo es inapropiable y el propietario de un signo compuesto por un elemento genérico no puede basar la confundibilidad en dicho elemento genérico. Sobre el particular el Tribunal ha expresado lo siguiente: “En el análisis de confundibilidad de dos signos compuestos por partículas de uso común, descriptivas o genéricas, el análisis en la comparación deberá centrarse en aquel elemento que le otorga la fuerza distintiva a cada uno de los signos. En este sentido, el consultante, deberá determinar cuál es dicho elemento en cada signo, para realizar la comparación respectiva, sin perder la idea del signo en su conjunto.” (Proceso 73-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 18 de agosto de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1414, de 16 de octubre de 2006). H. COMPARACIÓN DE MARCAS QUE CONTENGAN PALABRAS DE USO COMÚN. Como quiera que en el caso bajo estudio la demandante argumentara que la palabra L.A. CANO es de uso común y, por lo tanto, no existe razón alguna para excluirla de la comparación marcaria, se hace necesario tratar el tema de la comparación de marcas que contengan palabras de uso común. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”;

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de ju- GACETA OFICIAL nio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231, de 16 de agosto de 2005). El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, lo que trae efectos en relación con el cotejo marcario. 09/08/2007 44.52 I. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD.

En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación, la sociedad GALERÍA CANO S.A. argumentó que la marca denominativa GALERÍA CANO es notoria; por ello es pertinente abordar el tema de la marca notoria y la prueba de dicha notoriedad. 1. La marca notoria. a. Concepto. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.

La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). (…) El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo. Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintivos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles, y de sostenerse que el que una partícula sea de uso común no significa que sea ajena al problema de la confundibilidad” 1 Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, el consultante deberá concentrarse en los elementos que no lo son, a fin de determinar el grado de confusión entre los signos en conflicto.

Lo anterior, por cuanto las palabras de uso común son inapropiables y el propietario de un signo compuesto por un componente de dichas características no puede basar la confundibilidad en dicho elemento. 1 OTAMENDI Jorge“DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la pre-servación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 2 2 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 3 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 4 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 5 3 4 5 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. 09/08/2007 45.52 b. Protección La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario; y, en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. • En relación con los principio de territorialidad y especialidad.

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83 de la Decisión 344), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones: El literal d) del artículo 83 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior se desprende que un signo que no es notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de la especial protección. En relación con los Países no Miembros de la Comunidad Andina, se protegerán siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL • En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. A diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Decisión 344 no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con las clases de riesgo a que está expuesta.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. No obstante lo anterior, el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente como sí lo hace la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada, al establecer, en el literal d) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que ‘constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o 09/08/2007 46.52 servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos’.

(Subrayado por fuera del texto). En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

GACETA OFICIAL De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. 09/08/2007 47.52 el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado.

Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). Se advierte que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. GACETA OFICIAL 09/08/2007 48.52 2.

La prueba de la notoriedad. distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Competente con base en las pruebas presentadas. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

TERCERO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

CUARTO: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; La doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” En virtud de lo anteriormente expuesto, Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de La marca mixta debe ser considerada como una unidad; al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario.

QUINTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color GACETA OFICIAL 09/08/2007 49.52 conflicto.

Lo anterior, por cuanto las palabras de uso común son inapropiables y el propietario de un signo compuesto por un componente de dichas características no puede basar la confundibilidad en dicho elemento. y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos.

En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

SEXTO: Al examinar un signo que adopta una expresión denominativa compuesta, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

SÉPTIMO: Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por vocablos genéricos o descriptivos, el consultante deberá concentrarse en los elementos que no lo son, a fin de determinar el grado de confusión entre los signos en conflicto. Lo anterior, por cuanto el signo genérico o descriptivo es inapropiable y el propietario de un signo compuesto por un elemento genérico no puede basar la confundibilidad en dicho elemento genérico.

OCTAVO: Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, el consultante deberá concentrarse en los elementos que no lo son, a fin de determinar el grado de confusión entre los signos en NOVENO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Los signos notorios de los Países Miembros serán protegidos en los otros Países Miembros, siempre y cuando sean notorios en el comercio subregional, es decir, que basta que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros; lo anterior quiere decir que debe ser notoriamente conocido por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de la especial protección. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2004-00041 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO 09/08/2007 50.52 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 09/08/2007 51.52 GACETA OFICIAL 09/08/2007 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú