Año XXIV - Número 1534 Lima, 24 de agosto de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 57-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: SUMIGRAN. Actor: sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Proceso interno Nº 7078-00-LYM Proceso 68-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 146 de la misma Decisión. Marca: BAXTER.

Actor: Libardo Rivera. Proceso interno Nº 2004-0308 Proceso 1-RO-2007.- Recurso por Omisión interpuesto por la República del Perú a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo contra la Secretaría General de la Comunidad Andina, en relación a la solicitud de pronunciamiento que establece el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena PROCESO 057-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: SUMIGRAN. Actor: sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Proceso interno Nº 7078-00-LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente doctor Wilson Peralvo Campaña, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 7078-00-LYM;

El auto de 6 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Demandados: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propie- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL dad Industrial y Procurador General del Estado.

Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS LEGRAND S.A. b) Hechos El 06 de marzo de 1998, la sociedad Laboratorios Legrand S.A. solicitó, al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el registro como marca del signo SUMIGRAN para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 398, correspondiente al mes de marzo de 1998.

El 12 de febrero de 1999, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED presentó observación a la solicitud de Laboratorios Legrand S.A., con base en su marca IMIGRAN, registrada también para la clase 5. Mediante Resolución Nº 975081, de 11 de enero de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, niega la observación planteada por GLAXO GROUP LIMITED, argumentando que a su criterio no existe similitud gráfica-visual, fonética-auditiva entre el signo solicitado por Laboratorios Legrand S.A. y la marca de propiedad de la observante; y en consecuencia, otorga el registro solicitado a favor de Laboratorios Legrand S.A. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad GLAXO GROUP LIMITED interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción, contra el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual solicitando que se declare la invalidez e ilegalidad de la Resolución Nº 975081, de 11 de enero de 2000; y, por consiguiente que se niegue el registro de la marca SUMIGRAN otorgada a favor de la sociedad Laboratorios Legrand S.A. Indica que la resolución impugnada infringe las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 82 literales a) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sostiene que la “denominación SUMIGRAN, constituye una imitación de la marca IMIGRAN, ellas se confunden a simple vista y por tanto, la primera no es susceptible de registro” y que los signos en conflicto “tienen gran similitud gráfica, visual y fonética (…)” que sólo se “sustituye la letra ‘I’ por las letras ‘S-U’ lo que no disminuye la notoria similitud entre ambos signos (…) 24/08/2007 2.24 se observa la evidente similitud entre los signos IMIGRAN y SUMIGRAN ya que vistos en su conjunto y en forma sucesiva, es evidente que son confundibles entre sí (…).

Por tanto de permitirse el registro de la segunda, se crearía con absoluta certeza confusión en el consumidor”. Por otra parte, y aludiendo a la doctrina, señala que al ser similares las marcas y al existir un gran riesgo de inducir en error al público, sólo debe prevalecer una de éstas, y debe ser la adquirida previamente, en este caso IMIGRAN, pues le pertenece el derecho adquirido.

También señala la demandante, que el riesgo de confusión no sólo se deriva de la similitud entre los signos, sino también del mercado en el cual competirán, ya que ambos signos amparan productos de la clase 5. Por ultimo, argumenta que, de concederse el registro del signo solicitado “evidentemente se produciría una sustancial dilución del poder distintivo de la marca ‘IMIGRAN’.

Resulta evidente que no cabe otorgarse el registro de un signo que carece de fuerza distintiva y que puede inducir a error y confusión al público consumidor”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta a la demanda y dice: “a.- Negativa pura, simple y llanamente los (sic) fundamentos de hecho y derecho (…) b.- Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado (…) c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora (…) d.Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

El Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, al contestar a la demanda dice que, acude “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado La sociedad Laboratorios Legrand S.A. plantea las siguientes excepciones: “Niego que la marca ‘SUMIGRAN’ (…) sea idéntica o se asemeje a la marca ‘IMIGRAN’ (…).

Niego que la marca GACETA OFICIAL ‘SUMIGRAN’ pueda causar riesgo de dilución de la marca ‘IMIGRAN’ (…). Niego que el consumidor pueda ser inducido a engaño o confusión (…). Niego que la compañía LABORATORIOS LEGRAND S.A., cause algún tipo de perjuicio a la compañía GLAXO GROUP LIMITED (…). Niego que exista riesgo de asociación (…). Niego que la denominación ‘SUMIGRAN’ no haya cumplido y cumpla (sic) con los requisitos de registrabilidad (…).

Niego que la denominación ‘SUMIGRAN’ no sea suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica (…). Niego que la marca ‘SUMIGRAM’ sea una imitación de la marca de propiedad de la compañía actora (…)”. 24/08/2007 3.24 cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Señala que el IEPI hizo un análisis correcto a la hora de determinar la registrabilidad de la marca SUMIGRAN. También, señala que la marca IMIGRAN coexiste con otras marcas que poseen la raíz MIGRAN, tal es el caso de AVAMIGRAN, IMIGRAN, SANDOMIGRAN y REPMIGRAN. Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Manifiesta que “la marca ‘SUMIGRAN’ tienen (sic) un reconocimiento comercial por parte del consumidor NO SOLO EN Colombia sino actualmente ya en el Ecuador (…)” y que “La exclusividad sobre la marca ‘SUMIGRAN’ le pertenece a la compañía LABORATORIOS LEGRAND S.A. desde el año 1997 por haber tenido el registro de esta marca en Colombia, y en el 2000 en el Ecuador”.

Además, indica que el análisis de las marcas debe ser en conjunto y no de manera fraccionada, por tanto “no es aplicable el fraccionamiento realizado por la parte actora, al comparar las denominaciones en conflicto (…)”. Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo SUMIGRAN, fue el 6 de marzo de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344; y, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretará el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión, por no ser aplicable al caso concreto; y, Señala además, que la marca SUMIGRAN constituye una marca de fantasía o caprichosa que no evoca relación alguna con el producto que identifica.

Dice que: “Desde el punto de vista visual y fonético, la diferencia (…) radica en sus sílabas iniciales, factor que elimina toda posibilidad de confusión (…)”. Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Finalmente, argumenta que, SUMIGRAN “no incurre en las causales de irregistrabilidad (…) y (…) goza de suficiente distintividad (…)”.

Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…)

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o GACETA OFICIAL servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado. 24/08/2007 4.24 De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma GACETA OFICIAL especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, de 28 de junio de 2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo SUMIGRAN cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En con- 24/08/2007 5.24 secuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, de 1 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, de 6 de marzo de 2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

GACETA OFICIAL El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP2002, de 4 de diciembre de 2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, de 9 de junio de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con 24/08/2007 6.24 base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, GACETA OFICIAL excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre ellos. 3. Marcas farmacéuticas, partículas de uso común y marcas débiles Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP2000, de 28 de julio de 2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en 24/08/2007 7.24 determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP2000, de 2 de junio de 2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Partículas de uso común El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, de 24 de septiembre de 2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se GACETA OFICIAL ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

Criterio recogido del Proceso 39-IP-2003. (Proceso 39-IP-2003, de 9 de julio de 2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Marcas débiles El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea 24/08/2007 8.24 idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. QUINTO.- En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

SEXTO. - Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, Repúbli- GACETA OFICIAL 24/08/2007 9.24 ca del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7078-00-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA (e) PROCESO 68-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 146 de la misma Decisión. Marca: BAXTER.

Actor: Libardo Rivera. Proceso interno Nº 2004-0308. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0308; los 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al Oficio Nº 605, de 29 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 9 de mayo de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: señor Libardo Rivera.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad STANTON & CIA. S.A. b) Hechos El auto de 6 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artícu- El 20 de marzo de 2001, la sociedad STANTON & CIA. S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y GACETA OFICIAL Comercio, solicitud para registrar como marca el signo BAXTER (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 508, de 25 de septiembre de 2001. Presentaron oposición Libardo Rivera sobre la base de la solicitud de registro como marca del signo BAXTER SPRINGS (nominativo) y Julio César Salas Triana, quien manifestó que “es titular de la marca comercial BAXTER SPRING (MIXTA) (…) de la enseña comercial BAXTER SPRING y del nombre comercial BAXTER SPRING (…)”.

Por Resolución Nº 14562, de 29 de mayo de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca BAXTER (nominativa) a favor de la sociedad STANTON & CIA. S.A. La División de Signos Distintivos argumentó que el registro del signo BAXTER SPRINGS (nominativo) solicitado por Libardo Rivera, fue negado a través de la Resolución Nº 12445, de 29 de abril de 2002, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada.

Asimismo, manifestó que la solicitud de registro del signo BAXTER SPRING (mixto) del señor Julio César Salas Triana, también, fue negado a través de la Resolución Nº 25390, de 28 de diciembre de 1995, y que si bien el nombre comercial y la enseña comercial habían sido depositados, sin embargo no se demostró que estén siendo usados. Contra dicha Resolución, Libardo Rivera y la sociedad Generation Jeans S.A. a la que el señor Julio César Salas Triana cedió todos los derechos del nombre y enseña comercial BAXTER SPRING (mixta), interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante Resolución Nº 28532, de 30 de septiembre de 2003, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada.

El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, mediante Resolución Nº 4868, de 27 de febrero de 2004, confirmó, también, el contenido de la Resolución Nº 14562, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. 24/08/2007 10.24 c) Fundamentos jurídicos de la demanda El señor Libardo Rivera, acude al Consejo de Estado y solicita la nulidad de las resoluciones que negaron su oposición y concedieron el registro de la marca BAXTER (nominativa), manifestando que violan los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

Indica, además, que ha iniciado ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia la cancelación por falta de uso de la marca BAXTER (nominativa). Sobre la violación del artículo 136 literal a) indica que “la marca BAXTER, reproduce de manera idéntica la marca BAXTER SPRINGS (…)”, y que “la marca BAXTER SPRINGS (sic) está posesionada en el mercado como ropa sport (…)”.

Manifiesta que en el presente caso “Por un lado encontramos las marcas (sic) de mi poderdante (sic) BAXTER SPRINGS Y BAZZER SPRINGS, por el otro la marca concedida a través de las resoluciones que respetuosamente consideramos nulas, BAXTER, como podemos ver está (sic) última es la marca que se esta (sic) cancelando por no uso ante esta Honorable Corporación (…)”.

Continúa diciendo que: “encontramos que la comparación debe centrarse única y exclusivamente en la palabra preponderante que constituye la esencia y sustancia del signo distintivo reproducido ‘BAXTER SPRINGS Y BAXTER’. Nos encontramos entonces con un BAXTER SPRINGS de mi poderdante (sic), y un BAXTER, reproducido, ambas palabras son absolutamente idénticas, tienen el mismo número de consonantes, vocales, se escriben y se pronuncian idénticamente, y poseen el mismo significado, de donde sin lugar a dudas se puede enunciar que la marca BAXTER, reproduce de manera idéntica la marca BAXTER SPRINGS, encuadrándose esta situación dentro de la generalidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

Además, manifiesta que la demandada limitó su marca a calzados. La actora hace referencia al escrito de oposición que presentó contra el registro del signo BAXTER (nominativo) donde manifestó que: “a simple vista, las marcas en conflicto resultan similarmente confundibles y por lo tanto con capacidad de inducir al público a error (…)”. Indica que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico existen semejanzas que causan confusión y que “es claro que el signo solicitado para registro como marca, es susceptible de inducir a error al consumidor (…).

Por lo tanto, GACETA OFICIAL no es posible que dichas marcas coexistan en el mercado de productos de la misma clase (…) sin generar confusión y asociación en los consumidores”. Argumenta, que “La marca solicitada (…) no es registrable por cuanto no resulta distintiva respecto de la marca previamente registrada (sic) (…)”. Sobre la violación del artículo 150 de la Decisión 486 dice que la Superintendencia “ha concedido el registro de la marca BAXTER, existiendo con anterioridad la solicitud y el registro (sic) de la (sic) marca (sic) BAXTER SPRINGS y BAZZER SPRINGS (…) que distingue los mismos productos de la Clase 25 Internacional del signo concedido y lo peor contentivo de una indiscutible similitud con éste, esto es clara y contundente evidencia de que los señores de la Superintendencia omitieron hacer el examen de fondo (…)” que “Debían realizar por obligación antes de (…) haber accedido al registro de la marca BAXTER (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas (…) en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas declarando “infundadas las observaciones (sic) presentadas por el señor Libardo Rivera y Julio Salas Triana y concediendo legalmente el registro de la marca ‘BAXTER’ clase 25 de la nomenclatura vigente (…)”.

Sostiene que “la marca ‘BAXTER’ solicitada por la Sociedad Stanton & Cía S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente SI bien coincide en las sílabas BA y ER de las marcas ‘BAZZER SPRINGS’ (sic) y ‘BAXTER SPRINGS’ éstas últimas marcas cuentan con el elemento adición ‘SPRINGS’, lo que permite concluir que no se presentan semejanzas entre las mismas, no existiendo en consecuencia posibilidad de confusión que imposibiliten su diferenciación por parte del consumidor (…).

Los signos confrontados pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que no inducen al consumidor a error y sin que generen perjuicio a los consumidores y afecten el derecho de exclusiva de terceros”. 24/08/2007 11.24 La sociedad STANTON & CIA. S.A. tercero interesado, contesta la demanda, y sobre una supuesta limitación de los productos de su marca BAXTER a calzados dice que “NUNCA LIMITÓ EL REGISTRO DE SU MARCA PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE CALZADO Y ACCESORIOS DE LOS MISMOS” y que su marca tiene cobertura para toda la clase 25.

Después de citar los criterios de la conexión competitiva dice que “al tratarse de productos consistentes en calzado y vestido, estos (sic) se encuentran incluidos en la misma clase 25 de la clasificación internacional. Por lo tanto, el hecho que el producto que mas (sic) comercialice mi poderdante, como lo afirma el actor sea calzado, no implica, que se pierda la conexidad competitiva, aún más cuando no se restringió la protección solo a productos de calzado y accesorios para este”.

Sobre la violación del artículo 150 dice que la Superintendencia “cumplió a cabalidad con esta función, analizo (sic) la oposición presentada por el actor, y después de hacer el estudio de registrabilidad y de la oposición encontró que no había mérito para negar el registro”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

GACETA OFICIAL Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo BAXTER (nominativo) fue el 10 de abril de 2001, es decir en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretará sólo el artículo 150 de la Decisión 486, toda vez, que corresponde analizar la legitimación del demandante para la presentación de las oposiciones, ya que como se señaló el signo con el cual se opone nunca fue concedido como marca y más bien fue denegada la solicitud de registro.

En consecuencia, de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretará el artículo 146 de la misma Decisión y no se interpretará el artículo 136 literal a) de la mencionada Decisión por no ser aplicable al caso. Que, el texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen pre- 24/08/2007 12.24 sentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución (…)”.

De las oposiciones. Legitimación activa para presentarlas. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina el procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.

En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los 30 días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº de 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta) El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubie- GACETA OFICIAL sen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el referido examen de registrabilidad. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En el caso concreto, y como se tiene dicho, se observa que la solicitud de registro del signo BAXTER (nominativo) se realizó el 20 de marzo de 2001, y el extracto de la misma fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 508, de 25 de septiembre de 2001. El señor Libardo Rivera presentó oposición sobre la base de la 24/08/2007 13.24 solicitud previa del signo BAXTER SPRING (MIXTO), sin embargo, el registro de este signo fue negado mediante Resolución Nº 12445, de 29 de abril de 2002.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, concedió el registro como marca al signo BAXTER (nominativo), por Resolución Nº 14562, de 29 de mayo de 2003. De lo expuesto, se tiene que, no obstante que, el señor Libardo Rivera, al momento en que presentó su oposición estaba legitimado para hacerlo, ya que tenía prioridad respecto de su solicitud del signo BAXTER SPRING (MIXTO), sin embargo, dicha legitimación dejó de existir de pleno derecho en el momento en el que el registro de su signo opositor fue negado, por lo tanto cuando se resolvió sobre la concesión del signo BAXTER (nominativo) el signo opositor BAXTER SPRING (MIXTO) al haber sido negado, no existía en el mundo jurídico y, en consecuencia, no existía legitimación para la oposición. Sobre la base de lo expuesto, corresponde a la autoridad nacional competente la aplicación de la Decisión 486 en cuanto a determinar quienes tienen legitimación para oponerse en la Comunidad Andina.

Además, conforme a lo indicado, dicha autoridad estaría eximida de realizar la comparación con el signo BAXTER SPRING (mixto) cuyo registro, como se dijo, al ser denegado perdió legitimación dentro del proceso de oposición, sin perjuicio de que la oficina competente, al momento de resolver el proceso de nulidad de las Resoluciones impugnadas, de oficio, analice si la marca BAXTER (mixta) cumple con los requisitos de registrabilidad del artículo 134 y si no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cua- GACETA OFICIAL 24/08/2007 14.24 les el uso de dicho signo pueda inducir al público a error. miento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

En el caso concreto, la legitimación para oponerse desaparece si la solicitud del registro como marca, que sirve de fundamento para la misma, fue denegada antes de que se produzca el examen de registrabilidad y consiguiente registro del signo que fue objeto de la oposición.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA (e) No obstante, la oficina nacional competente está obligada a realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, o que estas hayan perdido legitimación, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0308, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumpli- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 01-RO-2007 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil siete.

En el Recurso por Omisión interpuesto por la República del Perú a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo contra la Secretaría General de la Comunidad Andina, en relación a la solicitud de pronunciamiento que establece el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena. VISTOS: La demanda en Recurso por Omisión formulada por la República del Perú contra la Secretaría General de la Comunidad Andina, recibida en originales el 22 de enero de 2007.

El auto del 6 de febrero de 2007, mediante el cual se (i) admitió a trámite la demanda y (ii) ordenó su notificación a la Secretaría General de la Comunidad Andina, concediéndole un término de 10 días, contados a partir de la fecha de notificación de dicho auto, a fin de que presente las explicaciones respecto de su supuesta conducta. La contestación de la demanda presentada el 26 de febrero de 2007 vía fax, y recibida en original el 1 de marzo de 2007, en la que se proponen las “excepciones previas” de (i) indebida naturaleza de la acción y (ii) de indebida acumulación de pretensiones.

El auto de 14 de marzo de 2007, mediante el cual el Tribunal decidió: GACETA OFICIAL a) Tener por contestada la demanda por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina; b) Reconocer personería a los señores Alfredo Fuentes Hernández, carlos Adríazola Kierig, Álvaro Gutiérrez Bendezú y María clara Gutiérrez Gómez, para actuar como mandatarios y abogados de la Secretaría General de la Comunidad Andina en todas las etapas del presente proceso; y, c) Tener presente las excepciones previas formuladas por la demandada en su contestación, las mismas que serán resueltas en el momento de la emisión de la sentencia. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Hechos El 20 de enero de 2006, la Secretaría General recibió una comunicación del Gobierno de Colombia, mediante la cual informa la expedición por parte de la República del Perú, de la Resolución Viceministerial RVM 001-2006-MINCETUR/ VMCE, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de enero de 2006, y en la que se aplicaron derechos correctivos a las importaciones de azúcar blanca, invocando el articulo 90 del Acuerdo de Cartagena.

Con base en lo previsto en el artículo 91 del mismo Acuerdo, el Gobierno colombiano solicitó la remisión del informe que sustenta la medida aplicada por la República del Perú. Mediante Facsímil SG-F/2.17.27/107/2006, de 26 de enero de 2006, la Secretaría General, comunicó a la República de Colombia que el informe de que trata el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena, sobre las medidas aplicadas por la República del Perú a las importaciones de azúcar blanca provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, no había sido remitido por el Gobierno Peruano. El 3 de febrero de 2006, la República del Perú, puso en conocimiento de la Secretaría General, la Resolución Viceministerial 001-2006-MINCETUR/VMCE, mediante la cual se impuso por un plazo de seis meses una salvaguardia agrícola del 21% ad valorem a las importaciones de azúcar blanca originarias de los Países de la Comunidad Andina. 24/08/2007 15.24 El 10 de febrero de 2006, mediante nota DIE083, el Gobierno de Colombia solicitó a la Secretaría General que, debido a que el informe de que trata el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena no habría sido remitido de manera inmediata “se formule observaciones por el posible incumplimiento por parte del Perú, de las obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

El 21 de febrero del mismo año, la Secretaría General, mediante comunicación SG/F/2.17 256/ 2006 dirigida al Perú, manifestó haber tomado conocimiento de la medida impuesta por el Gobierno peruano. Sin embargo, en esta comunicación manifestó que no podría pronunciarse sobre la misma debido a una supuesta falta de cumplimiento del criterio de “inmediatez” en la notificación. La Secretaría General, en vista de las salvaguardias impuestas por parte del Perú, inició una investigación con la finalidad de determinar si las medidas aplicadas a las importaciones de azúcar originarias y procedentes de Venezuela y Colombia, eran afectadas con restricciones o gravámenes.

El 10 de marzo de 2006, el Perú rechazó el inició de dicha investigación, alegando que dicho Órgano Técnico no puede sustraerse de cumplir con sus obligaciones, y por consecuencia, que éste debe emitir una Resolución sobre el fondo de la medida de salvaguardia impuesta, de acuerdo al artículo 91 del Acuerdo de Cartagena. El Gobierno peruano reconoció que el artículo 91 hace referencia al término inmediatez y consideró que dicho artículo “no establece un plazo de caducidad para la notificación de la medida y del informe que la sustenta (…) al decir dar cuenta inmediata, deja deliberadamente a la interpretación lo que se entiende por inmediatez”, y que el Perú “actuó de buena fe amparado en la práctica seguida por la Secretaría General (…)”.

Respecto de esta última aseveración, presentó un cuadro de diferentes medidas notificadas por los Países Miembros entre octubre de 2001 y enero de 2005, cuya información había sido remitida a esta Secretaría algunos meses después de su adopción. El 23 de marzo de 2006, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación DIE.0226 recordó que para imponer la medida contenida en la GACETA OFICIAL Resolución 001-2006-MINCETUR/VMCE, el Gobierno peruano debería haber demostrado que los demás Países Miembros “exportaron a su territorio cantidades que exceden las necesidades del mercado nacional (…) o que los precios de venta (…) han afectado la producción doméstica”.

Asimismo, solicita que la Secretaría General declare la medida adoptada por el Gobierno del Perú como una restricción al comercio. El 30 de marzo de 2006, el Gobierno del Ecuador, mediante fax Nº 121-DININ-MICIP manifiesta que “los derechos correctivos a aplicarse en el Perú no están contemplados en la Normativa de la Comunidad Andina, por haber sido presentada a destiempo”.

El 21 de julio de 2006, la Secretaria General de la Comunidad Andina emitió la Resolución 1039, calificando la medida de salvaguardia impuesta por la República del Perú, como un gravamen al comercio subregional. El 3 de agosto de 2006, el Perú remitió la comunicación Nº 312-2006/MINCETUR /VMCE/DNINC, en la que se señala, que la Resolución Viceministerial Nº 001-2006-MINCETUR/VMCE fue publicada el 13 de enero de 2006 con una vigencia de 6 meses, por lo cual la misma ha caducado de pleno derecho.

En la misma comunicación, el Perú expresó que la Resolución 1039 no se pronuncia sobre el fondo de la medida de salvaguardia impuesta sino por el contrario, simplemente se limita a cuestionar el plazo de presentación del informe que sustenta la misma. Ante este hecho, el Perú solicitó, amparándose en el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que la Secretaría se pronuncie sobre el fondo de la medida de salvaguardia impuesta, de conformidad con las obligaciones que como Órgano Técnico debe cumplir según el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena. 24/08/2007 16.24 fondo de la medida de salvaguardia impuesta mediante Resolución Viceministerial Nº 0012006.MINCETUR/MNCE.

El 19 de octubre de 2006, la Secretaría General, expidió la Resolución 1062 declarando infundado el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno peruano contra la Resolución 1039, de 21 de julio de 2006, basando su pronunciamiento nuevamente en el supuesto incumplimiento del criterio de inmediatez al momento de la comunicación de la medida. 2.

La demanda La República del Perú considera que, analizados los artículos 91 del Acuerdo de Cartagena y 6 de la Decisión 424, se concluye que el pronunciamiento de la Secretaria General sobre el fondo de la medida de salvaguardia agrícola a que se refiere el artículo 91 antes citado debió darse a través de una Resolución, sin embargo, ese Órgano Técnico mediante Facsímil SG-F/ 2.17.27/256/2006, se limitó a señalar que los documentos presentados como sustentación para la adopción de la Resolución Viceministerial 001-2006-MINCETUR/VMCE no podrán ser objeto de pronunciamiento, incumpliendo de esa manera con las obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico andino. Esta conducta es reiterada mediante la expedición de las Resoluciones 1039 y 1062.

Señala que ha quedado demostrado que el Gobierno del Perú ha cumplido con todos los requisitos previos exigidos por la norma comunitaria para interponer el presente Recurso por Omisión ante este Órgano Colegiado. Finalmente, se solicita admitir a trámite el Recurso, y que se declare FUNDADO en su momento, ordenando a la Secretaria General de la Comunidad Andina emitir Resolución que se pronuncie sobre el fondo de la medida impuesta por el Gobierno peruano. 3.

Contestación de la demanda. La República del Perú, mediante Facsímil Nº 209-2006-MINCETUR/VMCE, de 5 de septiembre de 2006, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 1039, de 21 de julio de 2006, por considerar que la misma no se ajustaba a derecho, y solicitó nuevamente a la Secretaria General emitir el pronunciamiento sobre el La Secretaria General, mediante oficio SG-C/ 5.11/377/2007, dio contestación a la demanda propuesta por la República del Perú. En ésta, plantea y solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncie sobre las excepciones previas planteadas, las cuales son: GACETA OFICIAL a) Indebida naturaleza de la acción. Como se puede desprender del resumen de los antecedentes del caso antes descrito, la Secretaría General, dio respuesta al Oficio 32.2006MINCETU/VMCE de la República del Perú, recibido por la Secretaría el 6 de febrero de ese mismo año, indicando que el trámite era rechazado.

En efecto, mediante fax de 21 de febrero de 2006 se comunicó al Gobierno peruano que, con base en los motivos que se señalaban, el trámite no cumplía con el presupuesto procesal de inmediatez, por lo que no podía ser admitido y consecuentemente no podía ser objeto del pronunciamiento a que se refiere el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena.

El acto emanado por parte de la Secretaría General, que imposibilitaba la continuación del trámite para obtener una Resolución que se pronunciara sobre el fondo de la medida peruana autorizando o denegando la aplicación de la salvaguarda al azúcar proveniente de Bolivia y Ecuador, no fue recurrido, ni impugnado por el Perú, el cual se limitó a cuestionar el referido acto de la Secretaría General dentro del proceso de investigación para determinar si la salvaguardia aplicada a los puntos provenientes de Venezuela y Colombia constituían una restricción. En cualquier caso, (i) sea respecto a la Resolución ahora impetrada para autorizar o denegar la aplicación de la medida a los productos provenientes de Bolivia y Ecuador o (ii) sea dentro del procedimiento por investigación para determinar si la medida aplicada a los productos provenientes de Colombia y Venezuela, la República del Perú contaba con las vías procesales, administrativa y jurisdiccional, idóneas para tratar de revertir la inadmisión a trámite. 24/08/2007 17.24 En este sentido, la Resolución reclamada por la República del Perú y el informe de la Secretaría General, son actos posteriores a la admisión de una medida sujeta al trámite del artículo 91 del Acuerdo de Cartagena.

En el caso de que el Tribunal atendiera la pretensión de la República del Perú, en los hechos, estaría siendo anulado el acto por el cual la Secretaría General rechazó el trámite, siendo que para tal efecto existen otras vías procesales. Por lo tanto, la Secretaría General considera que la República del Perú, al pretender que el Tribunal la conmine a pronunciarse emitiendo una Resolución sobre el fondo de la medida aplicada por el Perú buscando en los hechos la anulación del pronunciamiento de rechazo a trámite contenido en la carta SG/F/2.17.27/256/ 2006, de 21 de febrero de 2006 y consiguientemente revocatoria, ha hecho un uso indebido del recurso por omisión o inactividad, desvirtuando su naturaleza en desmedro de otros recursos e instituciones procesales del ordenamiento jurídico andino. b) Indebida acumulación de pretensiones.

Se considera que la recurrente no puede pretender que por esta vía se sustituya otras vías procesales. La Secretaría General considera que el recurso presentado por el Perú acumula indebidamente pretensiones. En efecto, la República del Perú para revertir el pronunciamiento de inadmisión de la Secretaría General contaba con el mecanismo establecido en el artículo 37 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General contenido en la Decisión 425.

Al no haberse admitido al trámite establecido en el artículo 91, la medida peruana, ha quedado relevada de la obligación de emitir los actos de que trata dicho artículo, toda vez que el trámite planteado por la República del Perú, no cumplía con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena, y por lo mismo no podía ser tramitada y tampoco podía ser objeto de informe alguno, puesto que según lo establecido en el Acuerdo de Cartagena y por la jurisprudencia del Tribunal, aquellas medidas no justificadas son simples medidas restrictivas contrarias al Programa de Liberación. Por otra parte, respecto de la investigación de la Secretaria General que culminó con la emisión de la Resolución 1039, la República del Perú tenía abierta la vía de la acción de nulidad, conforme lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes del Tratado del Tribunal.

La República del Perú pretende que el Tribunal disponga que la Secretaría General emita una Resolución en un procedimiento que no fue admitido a trámite. Por tal motivo, además de la emisión de dicha Resolución, la República del Perú pretende que el Tribunal determine tácita- GACETA OFICIAL mente la revocatoria del acto mediante el cual se declara la inadmisión a trámite; acto que no fue impugnado por la vía procesal idónea, es decir, por el recurso de reconsideración o por la acción de nulidad. c) Explicaciones por la supuesta omisión alegada.

La República del Perú plantea que este Órgano Comunitario se pronuncie mediante Resolución sobre el fondo de la medida conforme lo dispuesto dentro del trámite establecido en el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena. Con ello se pretende desconocer el hecho que la Secretaría General no admitió a trámite, los documentos presentados por ese País Miembro, con lo cual determinó que no conocería el mismo y consecuentemente, no se pronunciaría sobre la medida de salvaguardia.

En efecto, como se ha expuesto anteriormente, la Secretaría General no puede pronunciarse sobre una cuestión de fondo si, en primer lugar, no ha sido admitida a trámite. De lo contrario, este Órgano Comunitario estaría emitiendo actos contradictorios: de una parte rechazando tomar conocimiento de un asunto y por otra, pronunciándose sobre el fondo del mismo asunto.

La obligación de comunicación inmediata de la República del Perú, fue cumplida 24 días después de la publicación de la norma en el respectivo Diario Oficial, el cual no coincide con el criterio de inmediatez establecido por el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena. A raíz de esto, la Secretaría General comunicó que según los artículos pertinentes (Capitulo VI sobre el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, y artículos 49 y 50 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, contenido en la Decisión 425 y, Jurisprudencia del Tribunal) correspondería iniciar una investigación con la finalidad de determinar si las medidas aplicadas a las importaciones de azúcar originarias de la Subregión y Venezuela constituían restricciones y/o gravámenes a los efectos del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.

En cuanto a los límites del término “inmediato”, señala que el Tribunal en la sentencia 118-AI2003, consideró que la palabra “inmediato”, es 24/08/2007 18.24 un término menor a 22 días, concepto, por cierto que fue utilizado para determinar mediante Decisión 637, que el plazo “inmediato” es de 20 días; por lo que considerar que una medida notificada 24 días después de su adopción, no ha sido comunicada de manera inmediata, se basa en dicha interpretación del Tribunal.

Argumenta que, para que una medida adoptada por un País Miembro pueda acogerse al trámite del mecanismo de excepción establecido en los artículos 90 y 91 del Acuerdo, dicha medida deberá cumplir con ciertos presupuestos procesales, como su presentación ante la Secretaría General de forma inmediata. Al respecto de la remisión del informe, en la Resolución 1062 (de la misma manera que en las Resoluciones 967, 1000, 1039 y 1043), como también en el Dictamen 09-2006, la Secretaría General señalo que se debía considerar que el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena determina que los Países Miembros deben dar cuenta inmediata a la Secretaría, sobre las medidas adoptadas, lo cual denota un sentido de carácter urgente, que viene acompañando del sentido útil y literal que se le debe dar al término “inmediatez”.

Tal como lo expresa la Secretaría General en líneas anteriores y basado en el principio de “Buena Fe”, colige que el Perú debió notificarlo oportunamente, dando cumplimiento al mencionado presupuesto procesal, para efectos de su admisión a trámite. Así, al no haber sido admitida a trámite la mencionada Resolución Viceministerial por la inobservancia de uno de los presupuestos procesales, dicha medida no sería susceptible de pronunciamiento por parte de la Secretaría General y de la Comisión, y por lo tanto, de autorización comunitaria.

De otro lado, señala que si el Perú se encontraba en desacuerdo con el inicio de la investigación realizado en el mes de febrero de 2006, en atención de su Oficio 32-2006-MINCETUR/VMCE, pudo haber hecho uso del recurso establecido en el artículo 37 de la Decisión 425 en el tiempo hábil para hacerlo y no pretender contravenir el inicio de la investigación, cuando el proceso ya había concluido mediante la emisión de la Resolución 1039.

Además, en el curso de la investigación, el Perú no presentó justificación alguna de que la medi- GACETA OFICIAL da adoptada a través de la Resolución Viceministerial RVM 001-2006-MINCETUR/VMCE fuera una disposición que se encontrara dentro de las excepciones a que hace referencia el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. Consecuentemente la Secretaría General, en su Resolución 1062, reiteró lo expresado en la Resolución 1039, en relación a que la medida adoptada por el Gobierno del Perú ha sido de manera unilateral, no se justifica en las excepciones contenidas en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y tiene por efecto dilucidar e impedir las importaciones de azúcar originarias de la Subregión. 4.

Pruebas. a) Por parte de la República del Perú. 1. Copia del oficio Nº 32-2006-MINCETUR/ VMCE, de 3 de febrero de 2006, mediante el cual se remitió a la Secretaría General tanto la Resolución Viceministerial Nº 0012006-MINCETUR-VMCE, como el informe que sustentó la medida de Salvaguardia. (Anexo B). 2. Copia de Facsímil Nº SG-F/2.17.27/256/ 2006, de 21 de febrero de 2006, mediante el cual la Secretaría General manifestó que no podría pronunciarse sobre la medida se salvaguardia impuesta mediante Resolución Viceministerial Nº 001-2006MINCETUR/VMCE, debido a una supuesta falta de cumplimiento del criterio de “inmediatez” en la notificación y decide iniciar un procedimiento administrativo para evaluar la imposición de posibles gravámenes y restricciones.

(Anexo A). 3. Copia de Facsímil 071-2006-MINCETUR/ VMCE, mediante el cual el Gobierno peruano rechazó el inició de investigación de la Secretaría General y señalo que ésta no puede sustraerse de cumplir con sus obligaciones, debiendo emitir una Resolución sobre el fondo de la medida de salvaguardia impuesta mediante Resolución Viceministerial N.001-2006-MINCETUR/VMCE.

(Anexo D). 4. Copia de la Resolución 1039, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1374, del 25 de julio 24/08/2007 19.24 de 2006, mediante la cual la Secretaría General califica la medida de salvaguardia impuesta por el Perú mediante Resolución Viceministerial Nº 001-2006-MINCETUR/ VMCE como un gravamen al comercio Subregional. (Anexo E): 5.

Copia de Facsímil 312-2006-MINCETUR/ VMCE/DNINCI, del 3 de agosto de 2006, mediante el cual la República del Perú al amparo del artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicita el pronunciamiento sobre el fondo de la medida de salvaguardia impuesta mediante Resolución Viceministerial Nº 001-2006-MINCETUR/VMCE.

(Anexo F). 6. Copia del Facsímil Nº 209-2006-MINCETUR/ VMCE, de 4 de septiembre de 2006, mediante el cual el Gobierno del Perú interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 1039, por considerar que la misma no se ajustaba a derecho, y solicitó nuevamente a la Secretaria General emitir el pronunciamiento sobre el fondo de la medida de salvaguardia impuesta mediante Resolución Viceministerial Nº 001-2006MINCETUR/VMCE.

(Anexo G). 7. Copia de la Resolución 1062, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1416, mediante la cual la Secretaria General declara infundado el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno peruano, basando su pronunciamiento nuevamente en el supuesto incumplimiento del criterio de inmediatez al momento de la comunicación de la medida de salvaguardia, desconociendo una vez más su obligación de pronunciarse sobre el fondo de la medida de salvaguardia, de conformidad con la obligación que le ha sido impuesta mediante el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena.

(Anexo H). b) Por parte de la Secretaría General. 1- Fax SG-F/2.17.27/107/2006, de 26 de enero de 2006. (Anexo B). 2- Fax SG/F/2.17.27/256/2006, de 21 de febrero de 2006. (Anexo E). GACETA OFICIAL 24/08/2007 20.24 3- Resolución 1039, de 21 de julio de 2006. (Anexo F).

1. NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO POR OMISIÓN. 4- Resolución 1062, de 19 de octubre de 2006. (Anexo G). El Recurso por Omisión o Inactividad persigue hacer cesar la inactividad y compeler, ya sea al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión o a la Secretaría General cuando se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a cumplir con su conducta de emitir el pronunciamiento.

En consecuencia, el recurso por omisión está previsto para los casos en los que los órganos encargados de cumplir y hacer cumplir una disposición de derecho comunitario no lo hacen y de esta manera infringen la normativa comunitaria al abstenerse de actuar. Los anexos presentados por la Secretaría General fueron: 1. La Decisión 662 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores reunidos en forma ampliada con los Representantes Titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina.

(Anexo A). 2. Fax SG-F/2.17.27/107/2006, de 26 de enero de 2006. (Anexo B). 3. Oficio 32-2006-MINCETUR/VMCE, de 3 de febrero de 2006. (Anexo C). 4. Comunicación de la República de Colombia DIE – 083, de 10 de febrero de 2006. (Anexo D). 5. Fax SG/F/2.17.27/256/2006, de 21 de febrero de 2006. (Anexo E). 6. Resolución 1039, de 21 de julio de 2006.

(Anexo F). 7. Resolución 1062, de 19 de octubre de 2006. (Anexo G). 8. Resolución 967, de 20 de octubre de 2005. (Anexo H). 9. Resolución 1043, de 16 de agosto de 2006. (Anexo I).

CONSIDERANDO

Que el Tribunal es competente para conocer del presente Recurso por Omisión en virtud de lo previsto en el artículo 37 de su Tratado de Creación, concordante con las normas del Capítulo IV del Título III de su Estatuto en las que se regula lo relativo al Recurso por Omisión; Que se han observado las formalidades inherentes a dicho recurso, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado; y Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a: El tratadista Guy Isaac, sostiene que: “El Tribunal de Justicia no sólo es competente para sancionar los actos irregulares adoptados por las instituciones comunitarias sino que también lo está para sus inacciones contrarias al derecho comunitario”.

(Isaac Guy, Manual de Derecho Comunitario General, Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1985, p. 285). Eduardo García de Enterría al hacer referencia a “( ) dos modelos conocidos de recurso contencioso administrativo de sistemas nacionales continentales: la técnica del silencio administrativo denegatorio que procede del Sistema Francés y hoy generalizada, y la técnica de la ( ) acción por inactividad de la administración propia del Derecho Alemán, dice, ( ) en cualquier caso, es notorio que el régimen de este recurso permite controlar el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Tratado a las instituciones comunitarias, lo que es por si solo bastante más de lo que permite el sistema español de regulación del silencio administrativo, solo muy insuficientemente apto para fiscalizar esa inactividad material, lo que nos aproxima al régimen alemán de la acción por inactividad”.

(Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Editorial Civitas S.A., Madrid 1986, pp. 687-688). El Recurso por Omisión se encuentra regulado en el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 129 y siguientes del Estatuto. Este recurso; junto con las acciones laborales y la función arbitral, fueron introducidas como competencias del Tribunal mediante el Protocolo de Cochabamba a partir del 25 de GACETA OFICIAL agosto de 1999.

En la exposición de motivos de este recurso se dijo: “Para que opere eficazmente el control de la legalidad por parte del Tribunal, debe contemplarse no sólo el examen y la sanción por el órgano judicial de las conductas positivas contrarias al ordenamiento jurídico de los órganos del Acuerdo, sino también las omisiones o abstenciones que impliquen infracción de la norma comunitaria.

El recurso de nulidad se refiere sólo a la actividad positiva de los órganos del Acuerdo, por lo cual se ha considerado necesario dotar a los actores de la integración –Países Miembros, Órganos del Acuerdo y personas naturales o jurídicas – de un instrumento que les permita reclamar a las autoridades del Acuerdo, cuando éstas se hayan abstenido de cumplir una actuación a la que estén obligadas por el ordenamiento jurídico andino, instándolas a cumplir o acudiendo al Tribunal de Justicia para que éste disponga el cumplimiento de la actuación omitida”.

Conforme a dichas normas, tienen legitimación activa para presentar el mencionado recurso el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, estas últimas previa comprobación de que la omisión o inactividad afectan sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos.

Para que prospere la acción conforme a lo dispuesto en los artículos 37 del Tratado de Creación y 131 de su Estatuto, se exige el cumplimiento previo de una etapa administrativa que necesariamente tiene que agotarse ante el Órgano Comunitario correspondiente, en el sentido de que: (i) quien pretenda usar este recurso debe, previamente, requerir por escrito al Órgano correspondiente el cumplimiento de la actividad omitiva; y, (ii) que en el plazo de treinta días para que el Órgano respectivo de respuesta a la solicitud, no se pronuncie al respecto.

Sólo cumplidos estos requisitos se puede hacer uso del recurso por omisión y en consecuencia acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Finalmente, este Tribunal estima que dada la naturaleza sumaria del recurso por omisión y la finalidad de cesión de inactividad del mismo, corresponde evadir la etapa procesal de notificación de las excepciones previas que pudieren presentarse y emitir directamente pronunciamiento final. 24/08/2007 21.24

2. EXCEPCIONES PREVIAS PRESENTADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL. a. Indebida naturaleza de la acción La Secretaría General considera que la República del Perú, al pretender que el Tribunal la conmine a pronunciarse emitiendo una Resolución sobre el fondo de la medida aplicada por la República del Perú buscando en los hechos la anulación del pronunciamiento de rechazo a trámite contenido en la carta SG/F/2.17.27/256/ 2006, de 21 de febrero de 2006 y consiguientemente revocatoria, ha hecho un uso indebido del recurso por omisión o inactividad, desvirtuando su naturaleza en desmedro de otros recursos e instituciones procesales del ordenamiento jurídico andino. Mediante comunicación de 3 de febrero de 2006, la Republica del Perú puso en conocimiento de la Secretaría General la Resolución Viceministerial 001-2006-MINCETUR/VMCE, mediante la cual se impuso por un plazo de seis meses una salvaguardia agrícola del 21% ad valorem a las importaciones de azúcar blanca originarios de los Países de la Comunidad Andina.

Al no pronunciarse el citado órgano comunitario, conforme a lo establecido por el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena, el País Miembro presenta un recurso por omisión, con el fin de cesar la inactividad y compeler su situación de incumplimiento de una actividad a la que estuviere obligada expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a cumplir con su conducta.

Dado que el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena establece que: “El país que imponga las medidas de que trata el artículo anterior dará cuenta inmediata a la Secretaría General, acompañando un informe sobre las razones en que se ha fundado para aplicarlas. A Bolivia y Ecuador sólo podrá aplicarlas en casos debidamente calificados y previa comprobación por la Secretaría General de que los perjuicios provienen sustancialmente de sus importaciones.

La Secretaría General deberá pronunciarse obligatoriamente dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del informe y podrá autorizar su aplicación. GACETA OFICIAL Cualquier País Miembro que se considere perjudicado por dichas medidas podrá presentar sus observaciones a la Secretaría General. La Secretaría General analizará el caso y propondrá a la Comisión las medidas de carácter positivo que juzgue convenientes a la luz de los objetivos señalados en el Artículo 87.

La Comisión decidirá sobre las restricciones aplicadas y sobre las medidas propuestas por la Secretaría General”. 24/08/2007 22.24 investigaciones conducentes a determinar el incumplimiento de la República del Perú, que gozaban, según el recurrente, de la excepción prevista en la norma comunitaria (artículo 90 del Acuerdo), de conformidad con el procedimiento del artículo 91.

Así, al ser declarado fundado el recurso por omisión, este Tribunal debía compeler a la Secretaría General a pronunciarse respecto de dichas medidas, y por consiguiente, declarar nulo el procedimiento de investigación prejudicial realizado hasta dicho momento, por ese organismo.

3. OBJETO DEL RECURSO POR OMISIÓN La República del Perú prueba la obligación normativa que compele a la Secretaría General a pronunciarse sobre el caso de autos proponiendo a la Comisión las medidas que considere convenientes, y se configura perfectamente la naturaleza de la acción demandada, con los hechos propuestos y el objetivo de la misma.

El objeto del recurso radica y se fundamenta en el hecho de que la Secretaría General no emitió, según lo establecido por los artículos 91 del Acuerdo de Cartagena y 6 de la Decisión 424, pronunciamiento sobre el fondo de la medida de salvaguardia agrícola, solicitada por la República del Perú con fecha 3 de febrero de 2006. b) Indebida acumulación de pretensiones.

Mediante dicha comunicación, la Republica del Perú puso en conocimiento de la Secretaría General la Resolución Viceministerial 001-2006MINCETUR/VMCE, mediante la cual se impuso por un plazo de seis meses una salvaguardia agrícola del 21% ad valorem a las importaciones de azúcar blanca originarios de los Países de la Comunidad Andina. Sin embargo, el 21 de febrero del mismo año, la Secretaría General, mediante comunicación SG/F/2.17 256/2006, dirigida al Perú, manifestó haber tomado conocimiento de la medida, pero que no podía pronunciarse sobre la misma debido a una supuesta falta de cumplimiento del criterio de “inmediatez” en la notificación de ésta.

Se considera que la recurrente no puede pretender que por esta vía se sustituya otras vías procesales. La Secretaría General argumenta que la República del Perú pretende que el Tribunal compele a la Secretaría General que emita Resolución en un procedimiento que no fue admitido a trámite. Por tal motivo, además de la emisión de dicha Resolución, la República del Perú pretende que el Tribunal determine tácitamente la revocatoria del acto mediante el cual se declara la inadmisión a trámite.

Acto que, según opinión de la demandada, no fue impugnado por la vía procesal idónea, es decir el recurso de reconsideración o la acción de nulidad. Al respecto, según la República del Perú siguió los pasos que establece el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena, al comunicar a la Secretaría General de la norma peruana emitida, solicitando de acuerdo a la misma norma, un pronunciamiento de la Secretaría General, el cual no se dio.

En este sentido, la excepción previa propuesta no tiene razón jurídica alguna, ya que las pretensiones de la recurrente se han acumulado debidamente en el presente proceso: La República del Perú solicitó el pronunciamiento de la Secretaría General respecto de las medidas impuestas por norma nacional, y el archivo de las

4. DEL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INMEDIATA (ARTÍCULO 91 DEL ACUERDO DE CARTAGENA). El artículo 91 del Acuerdo de Cartagena establece que: “El país que imponga las medidas de que trata el artículo anterior dará cuenta inmediata a la Secretaría General, acompañando un informe sobre las razones en que se ha fundado para aplicarlas”. Según la Vigésima Segunda Edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es), la palabra “inmediato” significa “que sucede enseguida, sin tardanza”.

Bajo este contexto, y considerando una interpreta- GACETA OFICIAL ción literal de la norma comunitaria, la comunicación que exige el citado artículo debió realizarse al día siguiente de la publicación de la norma nacional. Sin embargo, dado que el mismo articulado exige que dicha comunicación sea acompañada por un informe respecto de las razones en que se ha fundado para aplicarlas, en base a información utilizada para emitir la norma nacional, el concepto del término “inmediato” puede flexibilizarse y considerar un número mayor de días para presentar la comunicación que exige el citado artículo 91 del Acuerdo de Cartagena.

Así, el término de 24 días no puede caber en el margen de lo razonablemente inmediato, toda vez que dicho plazo permitió que la República de Colombia, comunicara con antelación a la Secretaría General de la Comunidad Andina, de la restricción al comercio interpuesta en la disposición peruana. Si bien la comunicación del Gobierno peruano fue realizada con fecha 3 de febrero de 2006, el 20 de enero de 2006, la Secretaría General había recibido una comunicación del Gobierno de Colombia, mediante la cual informa sobre la expedición por parte de la República del Perú de dicha medida mediante la Resolución Viceministerial RVM 001-2006-MINCETUR/VMCE, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 13 de enero de 2006, y en la que se aplicaron derechos correctivos a las importaciones de azúcar blanca, invocando el articulo 90 del Acuerdo de Cartagena.

Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría General no estaba en la obligación de pronunciarse; sin embargo, se pronunció respecto de una medida tipificada en el artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, bajo el procedimiento que establece el artículo 91 del mismo cuerpo legal, ya que el supuesto de hecho no cumplía con los requisitos que la norma andina establece; es decir, no se cumplió con el requisito de inmediatez que la norma exige.

Sin embargo, este Tribunal considera que la Secretaría General no está en la facultad de establecer términos de diferentes rangos en casos similares, para el mismo país o diferentes países, o de permitir en determinadas circunstancias, términos considerablemente más amplios en la comunicación de las medidas que establece el artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, como los mayores a dos meses, según la informa- 24/08/2007 23.24 ción proporcionada por la República del Perú, en caso similares. 5.

COSTAS Con base a lo establecido por el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, corresponde a este órgano jurisdiccional pronunciarse sobre las costas solicitadas por la Secretaría General. A este respecto, es preciso mencionar que el Acuerdo Nº 1 de 1998, por medio del cual este Tribunal en uso de la facultad que le confiere el artículo 14 del Tratado de su creación, y en concordancia con los artículo 34, 81 y 82 del Reglamento Interno, en sesión plenaria del 20 de mayo de 1998, acuerda expedir el Reglamento Interno sobre Costas, el mismo que establece en su artículo 5 que: “No habrá lugar a liquidación y pago de honorarios de la Secretaría General o de los demás órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración”.

Por lo tanto, no corresponde en el presenta caso, el pago de costas solicitado por la Secretaría General. Con base en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, administrando justicia en nombre y por autoridad de la Comunidad Andina y en ejercicio de la competencia que le asigna la Sección Segunda, del Capítulo III, de su Tratado de Creación, D E C I D E:

PRIMERO: Declarar infundadas las excepciones previas propuestas por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Declarar infundado el Recurso por Omisión formulado por la República del Perú.

TERCERO: Declarar sin lugar el pedido de pago de costas solicitado por la Secretaría General. Notifíquese este fallo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 98 del Estatuto del Tribunal, y remítase a la Secretaría General de la Comuni- GACETA OFICIAL dad Andina copia certificada del mismo para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, según lo previsto en el artículo 34 del Tratado del Tribunal.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO 24/08/2007 24.24 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú