Año XXIV - Número 1543 Lima, 19 de setiembre de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 64-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 72 literales a), b) y c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Sala Segunda del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República de Ecuador.

Marca: FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA. Actor: sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. Proceso Interno Nº 8937-01-LYM Proceso 67-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: PRODUCTOS LÁCTEOS EL RECREO S.A. Marca: “EL RECREO (mixta)”. Expediente Interno N° 2001-0315 Proceso 72-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135, literal g) de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2005-00281. Actor: Sociedad AVENTIS PHARMA S.A. Marca denominativa: “AGRANGIO” Proceso 53-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno Nº 2004-00007 01. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 43” 13 25 32 PROCESO 64-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 72 literales a), b) y c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Sala Segunda del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República de Ecuador.

Marca: FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA. Actor: sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. Proceso Interno Nº 8937-01-LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil siete. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, relativa a los artículos 81, 82 literales a), b), c) y d) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 134 literal f), 135 literales c) y d) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 8937-01-LYM;

El auto de 6 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso Demandante: sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. Demandados: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y Procurador General del Estado.

Tercero interesado: sociedad REMINGTON CORPORATION L.L.C. 19/09/2007 2.40 dustrial del IEPI, rechazó la observación planteada por Remington Corporation L.L.C., y concedió el registro del signo solicitado a favor de Philips Electronics N.V. Contra dicha Resolución, Remington Corporation L.L.C. presentó recurso extraordinario de revisión, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 0902164, de 18 de junio de 2001, por el Comité de Propiedad Industrial, Intelectual y Obtenciones Vegetales que acepta el recurso de revisión, revoca la Resolución Nº 963523 y, en consecuencia, niega el registro del signo “FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA”.

Contra dicha Resolución, la sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción. b) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad Philips Electronics N.V. interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución Nº 902164, manifestando que solicitó el registro de una “’FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA’ consistente en la figura tridimensional y característica de una unidad afeitadora de tres cabezas (…)” y que dicho signo cumple con el requisito de distintividad ya que “esa forma constituye material del registro, sin que se requiera añadir alguna expresión o palabra, pues la distintividad consiste en el contenido extrínseco de esa forma (…)”, por lo que la Resolución impugnada violó la disposición contenida en el artículo 134 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El 27 de mayo de 1992, la sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. solicitó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el registro como marca del signo “FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA” para proteger productos de la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 328 correspondiente al mes de enero de 1993.

El 02 de marzo de 1993, la sociedad REMINGTON CORPORATION L.L.C. presentó observaciones a la solicitud de Philips Electronics N.V. Señala que el signo solicitado no está incurso en las prohibiciones previstas en los literales c) y d) del artículo 135 de la Decisión 486 y que “en ningún caso se puede considerar como la forma usual del producto, ni es la única forma o característica impuesta por la naturaleza o función del producto (…) constituye una nueva creación, una forma nueva, por parte de PHILIPS ELECTRONICS N.V. de la así llamada unidad afeitadora, que su fabricante logró alterar y modificar las tradicionales configuraciones de una afeitadora y que, por lo tanto, no cabe la menor discusión respecto a que la forma registrada no es la usual de los productos llamados ‘afeitadoras’, ni es tampoco la forma indispensable para que éstas funcionen”.

Mediante Resolución Nº 963523, de 12 de marzo 1998, el Director Nacional de Propiedad In- Respecto al literal d) del mencionado artículo 135, dice que: “En el presente caso, no se está a) Los hechos GACETA OFICIAL discutiendo el tema de las ventajas funcionales o técnicas de la afeitadora de tres cabezas, que debió ser materia de análisis al momento de patentar u objetar el modelo de utilidad del diseño industrial como tal.

El hecho de que se haya establecido que las formas tridimensionales pueden ser objeto de protección bajo la modalidad de diseño industrial, no significa que se excluya la posibilidad de que dichas formas sean protegidas como marcas”, por lo que el registro del signo “no excluye en absoluto la posibilidad de uso del mismo producto con otras formas (…)”.

Sostiene, además, que: “la marca (sic) ‘FUGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA’, si es que hubiera sido (que no lo es) intrínsicamente (sic) no registrable, ha adquirido el carácter de distintivo ‘mediante su uso’ (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, da contestación a la demanda diciendo: “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda (…). b.- Ratifico la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (…). c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

La Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, contesta la demanda y dice que acude al proceso “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda indicando que: “El Comité es competente para conocer el recurso interpuesto (…)”.

Sostiene que: “En el presente caso se ha registrado una marca para productos de la clase internacional No 8 (…). Empero el dibujo agregado a la solicitud (…) muestra únicamente la cabeza o la pieza de afeitar en cuyo plano se han distribuido tres juegos de cuchillas giratorias, distribuidas en un triangulo (sic) equilátero, configuración que evidentemente parece forma natural y eficaz para afeitar, es decir (…) proporciona una solución técnica (…) multiplicidad de fabricantes de afeitadoras con similar disposición de cabezas rotativas, pone en bulto que el 19/09/2007 3.40 diseño o grafico (sic) presentado carece de aptitud para distinguir al producto de otro y que el consumidor las prefiere de acuerdo a la marca que indica a uno o a otro fabricante, en definitiva el origen del producto o mercadería. No se trata en fin, de un estuche sino de la forma impuesta por la función utilitaria a que ésta (sic) destinado el producto; y, en consecuencia, la distribución de tres cabezas en el triangulo (sic) equilátero es común a las afeitadoras provenientes de distintas fabricantes.

Por todo ello este Comité coligió que el signo cuestionado en este recurso incurre en las prohibiciones de registro previstas en los literales c) y d) del Art. 135 de la Decisión 486”. Finalmente manifiesta que ese Comité “resolvió aceptar el recurso de revisión extraordinaria (…) y revocar la resolución impugnada, declarando además nulo el Título No DNPI-4853-98 MICIP (…) concediendo la marca de productos FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA (…)”. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado La Sociedad Remington L.L.C., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda y señala que la Resolución impugnada ha sido emitida dentro del marco de la legalidad por que no se vulneraron normas comunitarias, y por el contrario se actuó en estricto apego a las mismas.

Afirma que el signo en controversia carece de distintividad y que “En el presente caso es a simple vista obvio, que el signo ‘FIGURA CARACTERISTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA’ conformada por la apariencia de la parte superior de una afeitadora de tres cabezas giratorias, no cumple con el esencial requisito de distintividad intrínseca del signo (…)” y que “al ser un producto fabricado y comercializado por diversos empresarios, no podría situarse (sic) a cuál de ellos se estaría refiriendo con un diseño tridimensional común para todos (…), y de otra parte (…) se intenta crear un monopolio exclusivo sobre una forma de uso común incluso sobre el mismo género de productos”.

Por otro lado, señala que el signo “FIGURA CARACTERISTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA” constituye una forma que otorga ventaja funcional y técnica a sus productos ya que está incur- GACETA OFICIAL sa en la prohibición del artículo 135 litera d) de la Decisión 486. Manifiesta que “era evidente que la finalidad de PHILIPS, con su ex marca ‘FIGURA CARACTERISTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA’ era obtener el monopolio de una forma que otorga una ventaja funcional y técnica que incluso fue objeto de patentes que han caducado casi todas (…) es inevitable concluir que la forma de un triángulo equilátero con tres cabezas giratorias dentro de él, concede una ventaja funcional y técnica, desde que esa misma forma ha sido objeto de patentes anteriormente otorgadas”.

Manifiesta que el signo viola los artículos 82 literal b) de la Decisión 344 concordante “con el literal c) (sic) de la actual Decisión 486”. 19/09/2007 4.40 tran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 71 y 72 literales a), b), y c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a), b), c) y d) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 134 literal f), 135 literales c) y d) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA” fue el 27 de mayo de 1992, es decir en vigencia de la Decisión 313, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuen- PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

GACETA OFICIAL Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica o un valor intrínseco mayor o diferente, al producto o al servicio al cual se aplican;

(…)” 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este últi- 19/09/2007 5.40 mo caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O. A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). 2. La marca y los requisitos para su registro Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de me- GACETA OFICIAL dios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado. 19/09/2007 6.40 car e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, de 28 de junio de 2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identifi- En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA cumple con los requisitos del artículo 71 y si no se encuentra incurso dentro de las cau- GACETA OFICIAL sales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Marcas tridimensionales y su diferencia con el diseño industrial Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)”. (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005, caso: FORMA DE BOTELLA).

En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, se permite la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma o el envase del producto que pretende distinguir, siempre que reúna los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no sea la forma usual del producto o de su envase, conforme lo dispone el artículo 72, literal b), de la misma Decisión. Por tanto, se entiende que el signo tridimensional debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, debe ser perceptible por cualquiera de los sentidos, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las demás prohibiciones contempladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión citada.

En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).

Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.

(Proceso 66-IP-2006, publicado en la G.O. A.C. Nº 1391, de 1 de septiembre de 2006, marca: DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA). 19/09/2007 7.40 Por su parte, en la doctrina, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro.

“Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129). Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase … no hace parte de la forma externa a registrar como marca …” (Proceso 33-IP-2005, ya citado).

Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Proceso 82-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 651, de 20 de marzo de 2001, caso: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE). El diseño industrial La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable en este caso, considera, para ser registrado como diseño industrial: “(…) cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”, esta misma Decisión dispone que no podrán ser registrados como diseños industriales los referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Además, contempla como prohibiciones para el registro de diseños industriales, los contemplados en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. El diseño industrial para que obtenga reconocimiento jurídico del Estado debe necesariamente ser registrado; para ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma establecidos por la normativa comunitaria.

GACETA OFICIAL El tema sobre el diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriares como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea 1 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma 1 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. 19/09/2007 8.40 de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002).

GACETA OFICIAL El Tribunal ha señalado, “en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina (en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en cuestión)”.

(Proceso 12-IP-2007, publicado en la G.O. A.C. Nº 1497, de 15 de mayo de 2007, marca: FIGURATIVA). Los diseños industriales son objeto específico de protección y gozan de un reconocimiento y trato especial y dicho reconocimiento se basa en la naturaleza especial de los diseños industriales; al respecto se toma en consideración lo dicho por la OMPI en el artículo mencionado: “Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles.

Los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos. Aunque el diseño que confiere al producto su forma y aspecto particulares haya sido concebido para satisfacer criterios funcionales a la vez que no funcionales, en un gran número de leyes sobre los diseños industriales se estipula que la protección abarca exclusivamente las características no funcionales.

Se plantean, además, varias opciones en relación con la conveniencia de otorgar protección jurídica a los progresos técnicos, por un lado, y por otro, a las creaciones estéticas. 19/09/2007 9.40 Por norma general, las características funcionales de la forma o el aspecto exterior de un producto inciden en el rendimiento técnico del mismo.

En la medida en que dicho rendimiento depende de esas características, cabe considerar que esas características son necesarias desde el punto de vista económico. Esa necesidad es evidente si se tiene en cuenta que el producto no desempeñará sus funciones o no las desempeñará de la misma manera si no se incorporan dichas características técnicas.

Por ejemplo, un teclado de computadora ergonómico y arqueado difiere del teclado rectangular clásico, no sólo en su aspecto exterior, sino en la manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es decir, para aumentar la comodidad y la velocidad del mecanografiado, etc.). Si la forma del producto incide en su rendimiento del modo material que sea (como en el ejemplo anterior), cabe considerar que esa forma es “funcional”.

Las características funcionales y técnicas de un producto comportan por lo general consecuencias económicas, ya sea por los ahorros que permiten obtener en el costo de fabricación o de distribución del producto, o por el aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto, con el consiguiente valor comercial añadido. De ahí que, toda restricción de la libertad de copiar las características funcionales de un producto repercutirá por lo general en la competencia entre los productores de dicho artículo.

En la medida en que se considera que, desde el punto de vista económico, la competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse, tendría sentido facilitar el libre uso de las características funcionales de los productos que tengan importancia económica, o por lo menos, supeditar toda restricción de esa libertad a una serie de condiciones rigurosas.

Ésos son los fundamentos en los que se basan los estrictos requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesión de derechos exclusivos sobre las creaciones técnicas, en particular, el sistema de patentes sobre invenciones, incluidos los modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la libertad de copia por los competidores pueden imponerse sobre la base de varias condiciones especiales y por un período relativamente breve.

Por otro lado, las características de la forma o el aspecto exterior de un producto que res- GACETA OFICIAL ponden a criterios estéticos no se consideran tan fundamentales desde el punto de vista económico como las características funcionales del producto. Eso se explica por el hecho de que, por norma general, las variaciones en las características estéticas del producto no impiden el funcionamiento del mismo ni la obtención de los resultados previstos.

En rigor, las características estéticas no son necesarias para el funcionamiento del producto; son arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del diseñador o del público al que se destina el producto. Por ejemplo, la mayor parte de las características que diferencian una vajilla de otra son de índole no funcional puesto que los platos y tazas de una y otra vajilla funcionan del mismo modo, sea cual sea su configuración y estilo.

A diferencia de las características técnicas, las características no funcionales del aspecto exterior del producto, es decir, el diseño, no son un elemento indispensable desde el punto de vista económico para la competencia. Por consiguiente, lo normal sería que los derechos exclusivos sobre los diseños industriales se adquirieran con mayor facilidad y por un período más largo que los derechos exclusivos sobre las características funcionales y las creaciones técnicas”. 2 Se advierte, asimismo, que el titular del diseño industrial está facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño. El Tribunal, también ha sostenido: “Al respecto, algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño. No obstante, aunque el autor sea, en principio, el titular legíti- 2 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. 19/09/2007 10.40 mo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor.

El Tribunal resalta que a diferencia de la marca figurativa o en su caso tridimensional, cuya función es distinguir entre sus similares en el mercado, la función del diseño industrial es la de hacer al producto más atractivo, brindándole características ornamentales. Finalmente, en cuanto al interés comercial e industrial de la marca figurativa y la marca tridimensional, se adapta el tema que sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya referido: “La finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales.

El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la vez que comercial a dicho producto. Ese valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un reloj de pulsera, en el que esté incorporado un diseño específico, se puede pedir un precio más elevado que por otro reloj de características funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente”.

Este criterio adopta el Tribunal, toda vez que la protección de los diseños industriales está encaminada a alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros”. (Proceso 12-IP-2007, ya citado). 4. Irregistrabilidad de signos consistentes en la forma usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o por la función del producto El artículo 72, literal b), de la Decisión 344, prohíbe el registro como marca de la forma tridimensional de un producto, cuando ella consista, en la forma usual del producto o de su enva- GACETA OFICIAL se.

También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, “resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”.

(Fernández-Novoa, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 85). En resumen, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. En cuanto al término envase, el Tribunal ha entendido por tal “ ‘(…) todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (AREÁN LALÍN, Manuel: ‘La protección de las marcas tridimensionales’, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial, Quito, 1994, pág. 6); y que, en el ámbito del término en referencia, puede incluirse una amplia gama de objetos, tales como botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes y, en fin, todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845, de 1 de octubre de 2002, caso: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC). En cambio, como lo ha dicho el Tribunal, siguiendo la orientación de Fernández Novoa, “la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica” (Proceso 23-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998, caso: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES).

Por tanto, el derecho al uso exclusivo del signo no se extiende a la forma usual del producto 19/09/2007 11.40 sino a los elementos que le otorguen distintividad. Y el juicio sobre la registrabilidad del signo deberá pronunciarse in concreto, visto que, por ejemplo, “la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos” (Proceso 23-IP-98, ya citado). 5.

Irregistrabilidad de signos que den una ventaja funcional o técnica al producto La razón de esta prohibición es delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención. La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad.

Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. “En tanto que el Derecho de Patentes o, en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares”.

(Areán Lalín, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 8). En la Decisión 313, analizada, las normas relativas a patentes confieren protección de 15 años a las formas que sean nuevas o impliquen una actividad inventiva y reúnan las condiciones previstas en el artículo 1 de la citada Decisión. Los modelos de utilidad tienen una protección de 10 años aplicándose a dichos modelos las disposiciones sobre patentes, en lo que fueren pertinentes, mientras que las marcas confieren pro- GACETA OFICIAL tección ilimitada, en tanto se renueven sucesivamente los registros otorgados por 10 años, sobre las formas que distinguen o sirven para distinguir en el mercado productos o servicios de los productos o servicios similares.

El Tribunal ha sostenido: “Según estos principios no podrán registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase. Así ocurrirá, según Fernández-Novoa, cuando la forma que pretende registrase como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado con la forma que pretende registrase como marca (…).

Areán Lalín, en cita del prestigioso industrialista francés Albert CHAVANNE pone como ejemplo de forma que produce un resultado industrial y que, por ello, no puede ser protegida como marca, la de un envoltorio utilizado en quesos que permita venderlos en partes o porciones separadas. CHAVANNE también sostiene que no pueden ser registradas como marcas las formas galénicas de presentación y envasado de productos farmacéuticos.

En su opinión, estas formas deben quedar excluidas de la protección del Derecho de Marcas porque producen ciertos efectos técnicos sobre el producto; a saber: ventajas en su conservación, en su administración e, incluso, en su acción terapéutica”. (Proceso 23-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 379, de 21 octubre de 1998, marca: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciar- 19/09/2007 12.40 se. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: La forma o envase tridimensional de un producto, entendido como un cuerpo que posee volumen, que ocupa las tres dimensiones en el espacio, y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, puede constituirse en un signo distintivo y ser registrado como marca, siempre que presente características que la diferencien suficientemente de la forma o envase usual o necesario del producto, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del mismo, y no como un simple soporte de éste, por lo que, se encuentra prohibido el registro como marca, la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva.

CUARTO: Las formas tridimensionales en sus distintas manifestaciones no pueden ser registradas como marcas cuando otorgan, al producto de que se trate una ventaja funcional o técnica, pues de lo contrario se estaría evadiendo la limitación temporal dispuesta por el ordenamiento jurídico en cuanto a los derechos que surgen para el creador de un modelo de utilidad.

La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 8937-01-LYM, de con- GACETA OFICIAL 19/09/2007 13.40 formidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 067-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: PRODUCTOS LÁCTEOS EL RECREO S.A. Marca: “EL RECREO (mixta)”. Expediente Interno N° 2001-0315. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil siete. antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Martha Sofía Sanz Tobón. La parte demandante es: la sociedad Productos Lácteos El Recreo S.A. 1.1.

Las partes La parte demandada la constituye: la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 6 de junio de 2007. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como El tercero interesado es: la sociedad Compañía de Galletas Noel S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad PRODUCTOS LÁCTEOS EL RECREO S.A., plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - N° 21505, de 31 de agosto de 2000, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió decla- GACETA OFICIAL rar fundada la observación presentada por la sociedad Compañía de Galletas Noel S.A. y negar el registro de la marca mixta EL RECREO, solicitada por la sociedad Productos Lácteos El Recreo S.A. para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 19/09/2007 14.40 El signo solicitado como marca es: - N° 33053, de 20 de diciembre de 2000, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, quien, al resolver el recurso de reposición interpuesto, decidió confirmar la resolución N° 21505, de 31 de agosto de 2000, y conceder el recurso de apelación. - N° 14174 de 30 de abril de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, decidió, igualmente, confirmar la resolución inicial N° 21505, de 31 de agosto de 2000.

Solicita, adicionalmente, y a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia conceder el registro del signo “EL RECREO” (mixto) a favor de Productos Lácteos El Recreo S.A. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 30 de diciembre de 1999, la sociedad Productos Lácteos El Recreo S.A. presentó solicitud para el registro del signo “EL RECREO” (mixto), para distinguir “leche y productos lácteos”, comprendidos en la clase 29 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 2.

El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 489, de 28 de febrero de 2000. 3. El 31 de agosto de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió la resolución N° 21505, la cual resolvió declarar fundada la observación presentada por la sociedad Compañía de Galletas Noel S.A. por considerar que el signo solicitado es semejante con la marca registrada “RECREO” de la sociedad observante y negar el registro de la marca mixta “EL RECREO”, solicitada por la actora, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 4 de octubre de 2000, la sociedad Productos Lácteos El Recreo S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución indicada. 5. El 20 de diciembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia expidió la resolución N° 33053, que, al resolver el recurso de reposición interpuesto, decidió confirmar la resolución N° 21505, de 31 de agosto de 2000, y conceder el recurso de apelación. 6.

El 30 de abril de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la resolución N° 14174, que, al resolver el recurso de apelación interpuesto, decidió, igualmente, confirmar la resolución inicial N° 21505, de 31 de agosto de 2000. GACETA OFICIAL b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad Productos Lácteos El Recreo S.A., a través de su apoderada, presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: Expresa que “Los actos acusados son ilegales toda vez que violan por su indebida aplicación el artículo 83 Literal (sic) a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Indica que “La marca (sic) solicitada a registro es una marca compuesta de elementos denominativos y gráficos y por lo tanto debe ser analizada en su conjunto evitando el fraccionamiento o el pretender analizarla en sus detalles”. Al respecto, señala que “la Jefe de la División de Signos Distintivos llega a la conclusión de que en todos (sic) las marcas mixtas predomina el elemento denominativo sobre el gráfico lo cual no es correcto, pues en algunos casos el elemento gráfico le puede imprimir la distintividad suficiente al signo para que pueda ser registrado como marca (…)”.

Observa que “en el presente caso estamos frente a uno de aquellos casos en los cuales predomina la parte gráfica sobre la nominativa (…)”. Advierte, asimismo, que “La marca solicitada pretende distinguir productos específicos de la clase 29, mientras que la marca registrada cubre productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional”.

Sobre este tema observa que “si la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. desea registrar una marca destinada a distinguir LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS, pues debe proceder a solicitar y obtener su registro, y no empezar a obstaculizar el registro de otras marcas basado en los derechos que tienen en el renglón de las galletas (…). PRODUCTOS LÁCTEOS EL RECREO S.A., siempre se ha desarrollado comercialmente dentro de la industria de los lácteos, mientras que COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A., siempre lo ha hecho en la industria de las galletas, por lo que hoy en día, los orígenes empresariales de sus productos son absolutamente identificables”, en consecuencia “En este caso es clara la especialidad de los productos que se distinguen con cada una de las marca (sic) en conflicto, la industria de las harinas y galletas así como de la 19/09/2007 15.40 industria láctea, son absolutamente lejanas, pues el desarrollo industrial de cada una de ellas presume la implementación de infraestructuras, condiciones y conocimientos absolutamente disímiles (…) e identifican productos que atienden necesidades diversas”.

Finalmente, señala que “la sociedad solicitante (…) fue la primera sociedad que adoptó la expresión RECREO, como signo distintivo”, y no se opuso al registro del signo “RECREO” (nominativo) solicitado por la sociedad Compañía de Galletas Noel S.A., para distinguir productos de la clase 30, “pues sus productos distan en lo absoluto de los productos fabricados y comercializados en la industria de los lácteos (…) igual opinión y criterio tuvo que tener la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder dicha marca”; y concluye que el signo solicitado “no es otra cosa que la derivación de su nombre comercial, existente desde hace más de diecinueve (19) años”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la nación – Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

Afirma que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas “EL RECREO’ clase 29 solicitada por Productos Lácteos El Recreo S.AI (sic) y “RECREO”. Clase 30, registrada a favor de la sociedad Galletas Noel S.A. en debate, se concluye en forma evidente que entre estas (sic) existen semejanzas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor y por lo tanto pueden (sic) coexistir en el mercado ya que reproducen el elemento característico nominativo “RECREO”, además de que amparan productos de clases relacionadas, como son los de la clase 29 y 30”.

Y observa que “Como se anota acertadamente en los actos administrativos acusados entre las marcas en confrontación existe relación de productos, toda vez que su finalidad práctica y su utilización normal, así como sus medios y canales de comercialización son afines”. GACETA OFICIAL 19/09/2007 16.40 d) Tercero interesado artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

La sociedad Productos Lácteos El Recreo S.A. comparece como tercero interesado, contesta la demanda por intermedio de agente oficioso e indica que “la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio actuó de conformidad con lo establecido tanto por la Decisión 344 como por la Decisión 486, legislaciones aplicables al presente caso”.

Afirma que “entre RECREO y EL RECREO & ETIQUETA evidentemente existen suficientes similitudes para crear riesgo de confusión entre el público consumidor, ya que el signo solicitado a registro reproduce en su totalidad la marca previamente registrada (…)”. Observa que “las marcas enfrentadas identifican productos respecto de los cuales existe una clara asociación (sic), por tratarse de productos que se comercializan a través de los mismos canales de comercialización; comparten la misma finalidad (alimentos de consumo humano), y los productos de la clase 29 como de la clase 30 son complementarios entre sí”.

Indica que “a pesar de tratarse de una marca mixta, es el elemento nominativo EL RECREO lo que se pretende proteger con un registro que le conceda a la parte actora exclusividad sobre una marca registrada y que no le pertenece”. Finalmente, señala que es importante tener en cuenta “que el hecho que la parte actora tenga a su nombre marcas registradas en clases como la 42 o 32 Internacionales de Niza, no le da derecho alguno a registrar, por ese solo motivo, una marca igual o parecida a las registradas, en diferentes clases (…)”.

CONSIDERANDO

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de junio de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 102 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes únicamente a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “EL RECREO” (mixto), fue realizada el 30 de diciembre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente limitar la interpretación del artículo 83 únicamente al literal a), y no interpretar, asimismo, los artículos 146 y 147 por no ser pertinentes al presente caso. Por otro lado, se estima necesario interpretar, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DECISIÓN 344 Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; (…) Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

( ) 19/09/2007 17.40 pectos relacionados con: La norma comunitaria en el tiempo; Concepto de marca y sus elementos constitutivos; Clases de marcas: Comparación entre marcas denominativas y mixtas; Impedimentos para el registro de una marca: La identidad y la semejanza; Riesgos de confusión: directa e indirecta; Reglas para realizar el cotejo marcario; y, La conexión competitiva:

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará as- Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278. GACETA OFICIAL 19/09/2007 18.40 Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”. “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 2 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla 2 Proceso Nº 114-IP 2003.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 3 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, la solicitud de registro del signo “EL RECREO” (mixto) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 3 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; la negatoria del registro del signo “EL RECREO” (mixto), en conflicto, se decidió mediante la Resolución Nº 21505 de 31 de agosto de 2000, el recurso de reposición se resolvió el 20 de diciembre de 2000 y el recurso de apelación el 30 de abril de 2001, bajo la vigencia de la Decisión 344 la primera y de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la segunda y tercera; por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 344 rigió la actividad cumplida hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha en la cual ésta entró en vigencia.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 4 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: 4 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. 19/09/2007 19.40 - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede GACETA OFICIAL 19/09/2007 20.40 darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 5

3.3. CLASES DE MARCAS Al efectuar el cotejo de las marcas mixtas se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y las mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La parte denominativa del signo puede ser compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras, números o letras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 6 Comparación entre marcas denominativas y mixtas Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Si en la marca mixta en controversia predominara el elemento denominativo compuesto, al contejarse con una denominativa simple, se debe tener en cuenta los elementos diferenciadores del signo que se pretende registrar, excluyendo aquéllos que son de uso común.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los 5 6 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 7 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 8 19/09/2007 21.40 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 9 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 10 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a 9 7 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. 10 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.5. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 11 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 12 19/09/2007 22.40 se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 13 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Por lo expuesto, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos en disputa, deberá considerar que, si bien el derecho que 11 12 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 13 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 19/09/2007 23.40 En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideran sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 15 El Tribunal considera a la finalidad como un criterio distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Órgano Jurisdiccional ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 14

3.7. CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 14 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Este Órgano Jurisdiccional estima que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto.

Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la 15 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo. S.A. Madrid. p.p. 242 - 246. GACETA OFICIAL 19/09/2007 24.40 persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 16 3.

Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por 16 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

Si en la marca mixta en controversia predominara el elemento denominativo compuesto, al contejarse con una denominativa simple, se debe tener en cuenta los elementos diferenciadores del signo que se pretende registrar, excluyendo aquéllos que son de uso común. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5.

La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL 19/09/2007 25.40 7. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. ral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20010315, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Gene- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 72-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135, literal g) de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2005-00281. Actor: Sociedad AVENTIS PHARMA S.A. Marca denominativa: “AGRANGIO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de junio de 2007.

Demandante: Sociedad AVENTIS PHARMA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: Sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT GACETA OFICIAL B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. solicitó el 1 de diciembre de 2003 el registro del signo AGRANGIO (denominativo) para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 03105321. b. La sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición al registro del signo antes mencionado, con base en la solicitud de registro de ANGIOGRO denominativa, presentada el 11 de abril de 2003, para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 24861, de 30 de septiembre de 2004, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo AGRANGIO (denominativo). d. La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. e. Mediante Resolución N° 001174 de 26 de enero de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar la Resolución N° 24861, de 30 de septiembre de 2004, y concedió el recurso de apelación. 19/09/2007 26.40 g. La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 2005, interpuso ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a. El análisis de registrabilidad realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio fue erróneamente realizado, ya que no tuvo en cuenta que la expresión ANGIO es de uso común y necesaria para productos de la clase 5.

ANGIO corresponde a la raíz griega que significa vaso sanguíneo y que es utilizada por parte de los parlantes de la lengua española para designar las enfermedades o dolencias asociadas a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos. De conformidad con lo anterior, la expresión ANGIO debió excluirse del cotejo marcario. La partícula ANGIO es utilizada por muchas marcas en la clase 5, tal como ANGIOMAX, ANGIOVAN, ANGIOGEL, ANGIOBID, ANGIOPEPTINE, etc. b. Los signos en conflicto son evocativos, ya que dan una idea clara sobre las propiedades de los productos que amparan.

Al incluir la expresión ANGIO, se hace evidente que estarán dirigidos a prevenir dolencias o enfermedades relacionadas con los vasos sanguíneos. Las marcas evocativas son consideradas débiles y, por lo tanto, tienen que aceptar la coexistencia de marcas que evoquen iguales conceptos. 3. La contestación a la demanda. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 9653, de 29 de abril de 2005, resolvió el recurso de apelación y confirmó la antes mencionada Resolución N° 24861. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apode- GACETA OFICIAL rado, contestó la demanda de la siguiente manera: • Los signos en conflicto presentan similitudes gráficas, fonéticas y auditivas. • Los signos en conflicto amparan lo mismos productos y presentan similitudes, lo que genera que no puedan coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumir al consumidor a error 19/09/2007 27.40 cial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. b. Por parte del tercero interesado. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, contestó la demanda de la siguiente manera: Así mismo, de oficio se interpretará el literal g) del artículo 135 de la mencionada Decisión. • Los signos en conflicto son similares e identifican los mismos productos.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: • Desde el punto de vista visual y ortográfico los signos son muy similares y, en consecuencia, podrían llevar al público consumidor a error o generar riesgo de asociación. DECISIÓN 486 • Fonéticamente, al pronunciar los signos en conflicto es evidente que generan confusión en el público consumidor. • La partícula ANGIO si bien es de uso común para prevenir dolencias o enfermedades relacionadas con los vasos sanguíneos, no lo es para todos los productos de la clase 5.

La solicitud de la marca AGRANGIO, tal y como apareció publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, es para identificar productos farmacéuticos en general. • Si se excluyera la partícula ANGIO del cotejo marcario, de todos modos, las expresiones GRO y AGR comparten más semejanzas que diferencias. • La clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza tiene un tratamiento especial, ya que los productos amparados están destinados a proteger la salud de las personas.

(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; • No es que no se pueda compartir la partícula ANGIO, ya que lo que se pretende evitar es que el público consumidor caiga en error. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudi- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. GACETA OFICIAL Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: 19/09/2007 28.40 solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes, que han sido ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: b) carezcan de distintividad;

(…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos AGRANGIO y ANGIOGRO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. (…) VI.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas. La irregisrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. B. Comparación entre marcas denominativas. C. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

D. Signos evocativos. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABIIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se Teniendo en cuenta que en algunas Interpretaciones Prejudiciales se ha abordado el tema de la comparación entre marcas denominativas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 34-IP-2006, de 30 de abril de 2006.

Marca: “OARTIN”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1348, de 30 de mayo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00455. • 105-IP-2005, de 17 de agosto de 2005, Marca: “OMA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1302, de 2 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00094.

Pero, como los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos resulta, necesario tener en cuenta, además, el criterio que se expone a continuación. GACETA OFICIAL C. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS FARMACEUTICAS. En vista de que la demandante argumentara que la expresión ANGIO es de uso común y, por lo tanto, debió excluirse del cotejo marcario, se hace necesario tratar el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebatico, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y 19/09/2007 29.40 análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.

El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: “(…) al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especia- GACETA OFICIAL lizado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.

(Proceso 78-IP-2003, G.O. A.C. N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor”. (Proceso N° 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1233, de 18 de agosto de 2005).

Al realizar el examen comparativo de marcas farmacéuticas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas últimas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. 1 D. SIGNOS EVOCATIVOS.

Atendiendo a que la sociedad demandante argumentara que los signos en conflicto son evoca- 1 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. 19/09/2007 30.40 tivos, se hace necesario referirse conceptualmente a los signos evocativos y a su registro como marca. El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente el derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es nece- GACETA OFICIAL sario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta Interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos AGRANGIO y ANGIOGRO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signo.

TERCERO: Al realizar el examen comparativo de marcas farmacéuticas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas últimas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas 19/09/2007 31.40 únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

CUARTO: El signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200500281, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 19/09/2007 32.40 PROCESO 053-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno Nº 2004-00007 01. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 43”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil siete. por la entonces División de Propiedad Industrial. Sin embargo, éste no fue renovado en el tiempo correspondiente, motivo por el cual caducó. VISTOS.

El 24 de octubre de 2002, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., presentó nuevamente la solicitud de registro de dicho signo, a la que se le asignó el número de expediente 02 96103. El Oficio Nº 0372, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 5 de abril de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2004 00007 01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 06 de junio de 2007. 1. Las partes. Demandante: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Demandada: La Nación Colombiana a través, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Tercero interesado: SOCIEDAD LADRILLERA SANTA FE S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos. ETERNIT COLOMBIANA S.A. poseía el registro de la marca CANALETA 43 desde el año 1987, en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, dicho registro le fue concedido mediante Resolución Nº 5057, de 25 de agosto de 1987, El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523, de 27 de diciembre de 2002, presentando oposición la sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. al registro de la marca solicitada.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 11708, de 29 de abril de 2003, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. y negó el registro del signo CANALETA 43 (nominativa), por considerar que éste no poseía carácter distintivo por ser genérico.

La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 18312, de 27 de junio de 2003 en el sentido de confirmar la decisión impugnada y concediendo de forma subsidiaria el recurso de apelación. El recurso de apelación fue resuelto a través de la Resolución Nº 20925, de 28 de julio de 2003, confirmando la antedicha resolución y declarando agotada la vía gubernativa.

Con fecha 13 de enero de 2004, ETERNIT COLOMBIANA S.A. presenta acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones administrativas arriba indicadas. 2.1. Fundamentos de la demanda. Dentro del cuerpo de la demanda la parte actora fundamenta su petición en la violación de los ar- GACETA OFICIAL tículos 135 literales b) y f) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro de la marca CANALETA 43.

El apoderado de la parte actora, se refirió al contenido del artículo 135 literal f), expresando que éste establece que no pueden registrarse los signos “exclusivamente” genéricos. Indicó además, que desde el punto de vista marcario se debe tener como signo genérico aquel que en su significado equivale exactamente a la designación del producto que se pretende identificar, por lo tanto, la genericidad o no de un signo sólo puede establecerse teniendo como referencia los productos para los que se solicita el registro marcario.

A continuación hizo referencia a la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que respecta a la genericidad de la expresión, manifestando que, contrario a lo afirmado por la entidad, si un signo de esa naturaleza se acompaña de otros elementos que colaboren en su distintividad, puede ser registrado como marca. O lo que es lo mismo, que si un signo genérico se combina con otros datos gráficos o nominativos, no opera la causal, por lo tanto, tal y como consta en el presente caso, resulta incongruente la causal utilizada como fundamento de la negación del signo. En este sentido, el elemento “43” seguido de la palabra “CANALETA”, en la marca solicitada, en efecto, si le aporta la distintividad exigida por ley.

Señala asimismo, que las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 han sido de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A. desde el año de 1960 y que han adquirido gran posicionamiento en el sector de la Construcción de Colombia. En cuanto a la marca CANALETA 43 en clase 6, afirma que ésta fue concedida por la entonces División de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 5057 de 25 de agosto de 1987, sin embargo, caducó por falta de renovación. De esta forma, concluyó expresando que debió ser respetado el derecho adquirido de la actora en relación con la marca CANALETA 43, y que no debió ser discutido por sus consumidores, ni desconocido por la autoridad que maneja la propiedad industrial en el país. En cuanto a la violación de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486, aseveró que la 19/09/2007 33.40 marca CANALETA 43 cumple con los requisitos que señala la norma y por lo tanto no se encuentra incursa dentro de la causal de falta de distintividad que imposibilite su registro. 2.2.

La Contestación de la Demanda. El 19 de noviembre de 2004, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda solicitando fueran negadas las pretensiones de ésta. Con tal fin, expresó lo siguiente: Afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones Nos: 11708, de 29 de abril de 2003; 18312, de 27 de junio de 2003; y 20925, de 28 de julio de 2003, no incurrió en violación de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al exponer el tema de la irregistrabilidad de la marca CANALETA 43 para distinguir productos de la clase 6, citó el contenido de los artículos 134 y 135 literales b) y f) para afirmar que, en efecto, la oficina competente debe verificar que se cumplan los requisitos establecidos para hacer viable el registro de un signo. En este orden, sostuvo que la marca CANALETA 43 no reúne los requisitos de la norma comunitaria, ya que la expresión CANALETA designa “un artículo de construcción consistente en un conducto que recibe y vierte agua de los tejados elaborando materiales de construcción” y esto llevaría a que el consumidor efectuara una relación directa entre el nombre y el producto que se pretende diferenciar, formándose la idea del producto que distinguiría la marca solicitada.

Señaló que el hecho de agregar a la expresión CANALETA el número 43, no le otorga la distintividad suficiente para acceder a registro, puesto que hace referencia a la medida que caracteriza este tipo de productos. Finalmente, adujo que “es evidente que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la del registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo por tanto de recibo lo alegado por la parte demandante en el sentido que por el hecho de que en el pasado fue titular de registros marcarios similares ahora caducados, ello obligue a la oficina nacional competente a conceder el registro GACETA OFICIAL de la marca CANALETA 43, para distinguir productos comprendidos en la clase 6 de la nomenclatura vigente limitando su poder discrecional y dejando de aplicar las causales de irregistrabilidad que son de orden público y obligatorio cumplimiento”. 2.3.

Tercer interesado. En la etapa judicial, no figura escrito de contestación por parte de LADRILLERA SANTA FE S.A.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el Oficio Nº 0372, de 7 de marzo de 2007, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los incisos e) y g) del artículo 135.

Sin embargo, no así del literal b) del citado artículo 135, por estar incluido en el artículo 134 de la misma Decisión. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al 19/09/2007 34.40 cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: GACETA OFICIAL

1. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (…)”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.

(Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16). La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por letras, palabras o, combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. 19/09/2007 35.40 La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de letras, palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 2. SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y DE USO COMÚN. Los elementos constitutivos de una marca Se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente de estos signos, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

El establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que uno o varios elementos pueden constituir un signo genérico en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales elementos puede desa- GACETA OFICIAL parecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ( )”.

Este Tribunal ha precisado también que: “( ) en el campo doctrinal ( ) las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando.

Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”.

(Proceso 12-IP-95, caso: VERDADERO ARRANCA GRASA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 199, de 26 de enero de 1996). Finalmente, el Tribunal ha establecido que “( ) para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.” (Proceso 07-IP-2001, caso: “LASER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001, que reitera lo declarado en los proceso 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que cons- 19/09/2007 36.40 tituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación de la cualidad o descripción del producto o servicio “( ) habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Procesos Nos. 03-IP-95, caso “TUTTI FRUTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial N° 189, de 15 de septiembre de 1995; y, 27-IP-95, caso: “EXCLUSIVA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 257, del 14 de abril de 1997). Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege (…).

Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”.

(Proceso 20-IP-96, caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 291, de 31 de septiembre de 1997). A los efectos descritos anteriormente este Tribunal considera que los signos genéricos y descriptivos no son susceptibles de registro. GACETA OFICIAL Signos de Uso Común. En el marco del artículo 134 literal g) de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente, usanza o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

En la doctrina, Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. (ALEMÁN, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Editorial Top Management Internacional, Bogotá, pág. 84).

Por su parte, Otamendi enseña que: “El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son con- 19/09/2007 37.40 fundibles con marcas anteriores”.

(OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexos Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pág. 77).

3. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA. En el asunto analizado, el demandante argumentó que, aún en el caso de concluir que el signo solicitado no fuera distintivo éste ha adquirido distintividad en virtud de su uso extenso. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la distintividad adquirida o sobrevenida en el Régimen de la Decisión 486.

En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, de la siguiente manera: “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuanta por el Juez o la Oficina Nacional Competente: Uno de los requisitos fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.

Se advierte que este Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero en ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en este caso. En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, caso: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004, el Tribunal ha dicho lo siguiente;

“Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y GACETA OFICIAL del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471).” Finalmente, se advierte que la figura de la distintividad sobrevenida se da sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f) g) y h), del artículo 135. Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda a registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no será nulo éste por la omisión de los requisitos citados en el párrafo anterior, si la marca adquiere de forma sobrevenida la distintividad.

De la prueba del uso constante. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo 19/09/2007 38.40 de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso real constante.

Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.

Lo que debe determinar el fallador es si el uso constante del signo ab initio no distintivo permite al público consumidor distinguir productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en GACETA OFICIAL un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

TERCERO: El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

CUARTO: No es registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate. En este caso, el signo, denominativo o gráfico, no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren.

El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

QUINTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, o bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, o un color aisladamente considerado; por su 19/09/2007 39.40 uso constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 19/09/2007 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú