Año XXV - Número 1574 Lima, 16 de enero de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 116-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 146, 147, 150 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Marca: “CHINOLA”. Expediente Interno: Nº 338-06 Proceso 117-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literales d) y e), y 113 literales a) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a), y 84 de la mencionada Decisión; así como del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1907-2006.

Actor: Sociedad A/S ECCOLET SKO. Marca mixta “ECCO” Proceso 114-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Marca: NIKE. Actor: sociedad CAMPOMAR S.L. Proceso interno Nº 8857-01-LYM Proceso 118-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: OLYMPUS y diseño. Actor: sociedad OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED. Proceso Interno Nº 7434-00-LYM PROCESO 116-IP-2007 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 146, 147, 150 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Marca: “CHINOLA”. Expediente Interno: Nº 338-06. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos días del mes de octubre del año dos mil siete. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 5 de septiembre de 2007. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. El tercero interesado en esta causa es: la sociedad S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. (JOHNSON). 1.2.

Acto demandado La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. plantea que se declare la nulidad de la Resolución Nº 1205-2005/TPI-INDECOPI, de 15 de noviembre de 2005, que decidió “Confirmar la Resolución Nº 7910-2005/OSD y, por sus efectos, la Resolución Nº 12699-2004/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre de 2004, que denegó el registro de la marca de producto CHINOLA, solicitado por Intradevco Industrial S.A. (Perú)”. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 16/01/2008 2.48 - El 19 de marzo de 2003, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos de la República del Perú, el registro del signo “CHINOLA”, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, betunes”, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 20 de junio de 2003, la sociedad S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. (JOHNSON) presentó oposición al registro solicitado con fundamento en la marca de su propiedad “CHINOLA”, registrada en Colombia, Certificado Nº 81.115.

A efectos de acreditar su interés real en el mercado peruano, presentó la solicitud de registro del signo “CHINOLA” en la clase 3 para distinguir “betún y productos para el cuidado del calzado, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos”. - El 2 de septiembre de 2003, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. absolvió la oposición afirmando ser propietaria de la marca CHINOLA, en Ecuador, conforme un Contrato de Cesión de Derechos otorgado por la Compañía DISMA CIA. LTDA. de fecha 14 de marzo de 2003 (sobre un registro obtenido en el año de 1986).

Afirmó, asimismo, que el 28 de febrero de 2003, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. solicitó el registro de la marca CHINOLA en Bolivia. - El 18 de noviembre de 2003, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. informó a la Oficina de Signos Distintivos, que con fecha 28 de octubre de 2003 interpuso en Colombia una acción de cancelación contra el registro de la marca CHINOLA, Certificado Nº 81.115, debido a que la empresa S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. no ha usado la marca CHINOLA durante los tres años anteriores a la interposición de dicha acción. Solicitó, adicionalmente, que se suspenda la tramitación del procedimiento al haber surgido una cuestión contenciosa que requiere de pronunciamiento previo.

GACETA OFICIAL - El 13 de febrero de 2004, S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A., en atención a la cancelación interpuesta en Colombia contra la marca CHINOLA, adjuntó diversas pruebas que –según manifestó- había presentado en el expediente respectivo en dicho país. - El 21 de octubre de 2004, la Oficina de Signos Distintivos expidió la resolución Nº 0126992004/OSD-INDECOPI, en la cual resolvió declarar fundada la oposición de JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. y, denegó el registro del signo “CHINOLA” a favor de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., expresando, entre otros argumentos, que el registro de la marca de producto “CHINOLA” registrado en Colombia a favor de la opositora fue concedido en 1973, es decir, con anterioridad al registro ecuatoriano del mismo signo, y, que si bien la solicitante alega haber solicitado la cancelación por falta de uso de dicha marca en Colombia, dicha marca aún sigue vigente, en tanto la autoridad competente no se pronuncie en sentido contrario. - El 16 de noviembre de 2004, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. presentó recurso de reconsideración contra la resolución emitida, adjuntando, además, el registro de la marca CHINOLA recientemente concedido en Bolivia y solicitando que se centre la discusión jurídica en determinar qué empresa tiene mejor derecho a registrar en el Perú la marca CHINOLA, aplicando para ello el principio de prioridad de una solicitud. - El 10 de diciembre de 2004, S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. absolvió el traslado de la reconsideración interpuesta manifestando que dicho recurso carece de nueva prueba instrumental relevante, ya que el registro en Bolivia presentado por la solicitante ya fue analizado, existiendo un pronunciamiento al respecto. - El 4 de febrero de 2005, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. presentó a la Oficina de Signos Distintivos una copia de la Resolución No. 26694, de 27 de octubre de 2004, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por la cual resolvió cancelar parcialmente el Registro Nº 81.115 (marca CHINOLA), en el sentido de excluir productos de la Clase 3; y, limitando a la 16/01/2008 3.48 marca “CHINOLA” de S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. a amparar únicamente “preparaciones para limpiar”.

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. presentó el recurso de apelación en contra de la mencionada resolución, a efectos de que se cancele totalmente el registro No. 81.115. - El 16 de junio de 2005, la Oficina de Signos Distintivos expidió la resolución Nº 0079102005/OSD-INDECOPI, declarando infundado el recurso de reconsideración formulado por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. - El 13 de julio de 2005 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpuso recurso de apelación contra la resolución Nº 007910-2005/OSDINDECOPI. - El 15 de noviembre de 2005, la Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, emitió la resolución Nº 1205-2005/TPIINDECOPI, que decidió “Confirmar la Resolución Nº 7910-2005/OSD de fecha 16 de junio del 2005 y, por sus efectos, la Resolución Nº 12699-2004/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre de 2004, que denegó el registro de la marca de producto CHINOLA, solicitado por Intradevco Industrial S.A. (Perú)”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., domiciliada en Lima, por intermedio de su apoderado presenta demanda de impugnación de resolución administrativa, a través de un procedimiento especial, manifestando, en lo principal, lo siguiente: Indica que la resolución impugnada aplica indebidamente las normas establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las Leyes del Procedimiento Administrativo General.

Sostiene que “Del análisis de la resolución que es materia de impugnación se observa que el argumento fundamental de la OSD y del Tribunal para desestimar nuestra solicitud de registro de la marca CHINOLA consiste en que S.C JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. tiene derecho sobre GACETA OFICIAL el mismo signo CHINOLA registrado en Colombia y que el artículo 147º (sic) de la Decisión 486 faculta a presentar oposiciones en los demás países miembros al titular de una marca idéntica para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca a (sic) pueda inducir al público a error”. 16/01/2008 4.48 que se determine en el proceso seguido en Colombia si dicha marca CHINOLA (certificado Nº 81.115) se mantenía vigente o si por el contrario sería cancelada, ya que de ocurrir este último supuesto no existiría fundamento para el registro de dicha marca en el Perú”. c) Contestación a la demanda Considera que no resulta conveniente la aplicación del artículo 147 de la Decisión 486 para el caso en que “(…) existan dos titulares de una misma marca en diferentes países miembros y uno de ellos decida presentar la solicitud de registro de su marca en un tercer país miembro.

En este caso no se puede hablar de la existencia de un mejor derecho absoluto para registrar la marca en un tercer país, ni tampoco se puede decir que si uno de los titulares de la marca en su respectivo país decide presentar su marca en un tercer país (diferente a aquellos en donde la marca se encuentra previamente registrada) está afectando el mejor derecho del titular de la marca que no presentó la solicitud de registro en dicho tercer país. Es claro que en ese caso cada uno de los respectivos titulares de dicha marca ejerce sus derechos válidamente en los países en los que tenía previamente registrada su marca y que si uno de ellos decide ampliar sus derechos mediante la solicitud de registro en un tercer país no esta afectando un mejor derecho del otro titular, porque en este caso no existe un mejor derecho para presentar la solicitud de registro en un tercer país. En dicho caso, como señalamos a lo largo del procedimiento administrativo, el mejor derecho para la solicitud de registro en un tercer país la adquiere quien presenta primero su solicitud marcaria en ese tercer país”.

En este sentido afirma, igualmente, que “de aplicarse de manera estricta esta norma tal como lo ha hecho la OSD y el Tribunal del INDECOPI, se estaría castigando al titular de la marca en uno de los países miembros que diligentemente presenta primero su solicitud en el tercer país (en este caso el Perú)”. Con relación a la acción de cancelación que presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia respecto de la marca CHINOLA de JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A., sostiene que a pesar de haberse informado oportunamente a la OSD, el INDECOPI en sus resoluciones emitidas omitió pronunciarse; y que, “En este sentido, resultaba fundamental No consta en el Expediente Nº 338-06 enviado por la Corte Superior de Justicia de Lima, Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, República del Perú que tanto el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú como el considerado Tercero Interesado, la sociedad S.C JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A., hayan dado contestación a la demanda propuesta.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 5 de septiembre de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Corte Superior de Justicia de Lima, Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, República del Perú, ha adjuntado copias de las resoluciones: No. 1 de 6 de marzo de 2006 y No. 6 de 1 de septiembre de 2006, por las cuales se requiere la participación de este Órgano Jurisdiccional en el proceso sub lite; y, envía copia del expediente, en el cual, la sociedad actora, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., GACETA OFICIAL 16/01/2008 5.48 solicita la interpretación prejudicial de los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

El Tribunal estima que corresponde interpretar los artículos relativos a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CHINOLA” fue presentada el 19 de marzo de 2003, en vigencia de la Decisión 486. (…) Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, además, el artículo 134, el literal a) del artículo 136, y los artículos 150 y 165 de la misma Decisión. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

( ) DECISIÓN 486 DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”. c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

“Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro GACETA OFICIAL de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”.

(…) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

(…) CAPITULO V De la Cancelación del Registro “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. 16/01/2008 6.48 No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. (…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca; los elementos constitutivos de una marca; clases de marcas: denominativas; comparación entre marcas denominativas; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; riesgo de confusión o de asociación; reglas para realizar el cotejo marcario; las oposiciones al registro marcario, la oportunidad de la prueba de las oposiciones, el interés legítimo; examen de registrabilidad: concesión o denegación del registro;

Derecho Preferente para el registro marcario; cancelación del registro de la marca por falta de uso:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a GACETA OFICIAL distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. 16/01/2008 7.48 El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: marcas denominativas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, GACETA OFICIAL 16/01/2008 8.48 siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Comparación entre marcas denominativas La identidad y la semejanza Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

“( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” Este Tribunal al respecto ha señalado: “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

“( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 2 Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la 3 2 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 16/01/2008 9.48 existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 4 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 6 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de 4 5 El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 16/01/2008 10.48 la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 7 Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La determinación del riesgo de confusión o de asociación, corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 8 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 7 8 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

3.6. LAS OPOSICIONES AL REGISTRO MARCARIO. LA OPORTUNIDAD DE LA PRUEBA DE LAS OPOSICIONES. EL INTERÉS LEGÍTIMO. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD: Concesión o denegación del registro El artículo 146 de la Decisión 486 plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés, lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición. La Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolver las oposiciones presentadas y otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. En consecuencia, el Derecho Comunitario, en el presente caso la Decisión 486, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “oposiciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 146 y 150 de la Decisión en referencia. 16/01/2008 11.48 el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto este Tribunal ha manifestado: El Tribunal considera, asimismo que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. 10 El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas.

La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 11 Debida motivación Parte del artículo 150 de la Decisión 486 señala que: “En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Esta resolución tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en 10 Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: “HERBAMIEL” (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar 11 Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 12 Derecho Preferente El derecho preferente –prior in tempore potior in iure- (primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica a la nueva que pretende registrarse.

En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario. En principio, el derecho de prioridad de una marca se ejerce dentro del ámbito territorial del País Miembro donde se solicitó el registro, salvo las reivindicaciones de marca extranjera a las que haya lugar. Sin embargo, gozará del derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, el titular de derechos sobre una marca, concedida válidamente en uno de los Países Miembros.

El Tribunal ha indicado que: “Para que esta opción sea válida no deberá existir en el País Miembro en el cual se pretende registrar otra marca idéntica que además ampare los mismos productos o servicios. La razón fundamental de esta negativa es evitar la confusión entre los consumidores ( )”. 13 En el contexto que antecede, es del caso poner de relieve la declaración del Tribunal, entre otras de distinta índole, según la cual no cabe admitir que la observación andina implique “( ) una protección extraterritorial de la marca ya que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es necesario proceder a registrarla 16/01/2008 12.48 en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás”. 14 A la luz de las consideraciones expuestas, procede interpretar que el interesado legítimo puede presentar sus oposiciones en el País Miembro donde se formuló la solicitud de registro del signo, o desde un País Miembro distinto, en el entendido de que, en uno y otro caso, la pretensión del opositor, es decir, del titular de la marca idéntica o semejante, o de quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, es la denegación del registro solicitado.

3.7. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR FALTA DE USO En el proceso interno que motiva esta interpretación prejudicial, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. manifiesta, en relación a la acción de cancelación que presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia respecto de la marca CHINOLA de JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A., que a pesar de haberse informado oportunamente a la OSD, el INDECOPI en sus resoluciones emitidas omitió pronunciarse; y que, “En este sentido, resultaba fundamental que se determine en el proceso seguido en Colombia si dicha marca CHINOLA (certificado Nº 81.115) se mantenía vigente o si por el contrario sería cancelada, ya que de ocurrir este último supuesto no existiría fundamento para el registro de dicha marca en el Perú”.

Con este antecedente, el Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación de una marca por falta de uso, por ser un tema relacionado con esta causa. El artículo 165 de la Decisión 486 establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso. El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el 12 13 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 44-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 945, del 14 de julio de 2003, marca: BELMONT EXTRA SUAVE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14 Sentencia dictada en el expediente N° 93-AI-2000, del 22 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 764, del 26 de febrero del mismo año, relativa a la acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú. GACETA OFICIAL mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro.

La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas. En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica.

En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”. 15 Este Tribunal ha provisto en el sentido que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada.

Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”. 16 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el 15 16 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360.

Proceso Nº 15-IP-99. Marca “BELMONT”. G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000. 16/01/2008 13.48 signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, re- GACETA OFICIAL 16/01/2008 14.48 suelva las oposiciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 6.

El derecho preferente –prior in tempore potior in iure- (primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quién con anterioridad solicitó el registro de una marca o quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica a la nueva que pretende registrarse. dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 338-06, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE 7. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho uso de ella.

La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Adicionalmente, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del artículo 165 de la Decisión 486, la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 117-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literales d) y e), y 113 literales a) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a), y 84 de la mencionada Decisión; así como, del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1907-2006.

Actor: Sociedad A/S ECCOLET SKO. Marca mixta “ECCO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de octubre del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. GACETA OFICIAL VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 29 de agosto de 2007.

I. LAS PARTES. Demandante: Sociedad A/S ECCOLET SKO. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DE PERÚ. Tercero interesado: Sociedad ECCO CENTER S.R.L. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III.

HECHOS A. La sociedad ECCO CENTER S.R.L es titular de la marca mixta ECCO. Dicho signo fue solicitado para registro el 9 de febrero de 1995 y registrado en Perú bajo el certificado N° 22044 de 1995, para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 16/01/2008 15.48 ƒ Marca denominativa ECCO, registrada en Dinamarca bajo el certificado N° 3995/1981 para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. ƒ Marca denominativa ECCO, registrada en Estados Unidos de América bajo el certificado N° 1.753.970 de 23 de febrero de 1993, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. ƒ Signo denominativo ECCO, solicitado en Colombia el 19 de julio de 1999, para amparar productos de la clase 25 y tramitado bajo el expediente administrativo N° 344456. ƒ Signo denominativo ECCO, pedido en Venezuela el 17 de septiembre de 1993, para amprar productos de la clase 25 y tramitado bajo el expediente N° 017101.

C. Mediante Resolución N° 2686-97-INDECOPI/ OSD de 27 de febrero de 1997, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la solicitud de nulidad. D. La sociedad ECCO CENTER S.R.L, el 25 de marzo de 1997 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. E. Mediante Resolución N° 1307-2000/TPI-INDECOPI, de 6 de noviembre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución N° 2686-97-INDECOPI/OSD, de 27 de febrero de 1997 y declarando infundada la acción de nulidad propuesta.

F. La sociedad A/S ECCOLET SKO, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. G. La Sala Civil de la Corte Suprema de la República del Perú, mediante sentencia de 20 de enero de 2006, declaró infundada la demanda interpuesta. B. La sociedad A/S ECCOLET SKO solicitó ante el INDECOPI nulidad del registro de la marca anteriormente descrita, con base en los siguientes signos: H. La sociedad A/S ECCOLET SKO interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia. GACETA OFICIAL IV.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: los artículos 83 literales d) y e) y 113 literales a) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, se interpretarán, de oficio, los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; 16/01/2008 16.48 cial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) Artículo 113 (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o par- “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, GACETA OFICIAL 16/01/2008 17.48 previa audiencia de las partes interesadas, cuando: B. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

C. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. Protección de la marca notoriamente conocida en el País donde se solicita la protección. (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe. D. Mala fe al obtener un registro marcario. Causal de nulidad Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: E. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486. 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. F. Supremacía del Ordenamiento Comunitario Andino frente a las normas de carácter internacional.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. Decisión 486 (…) Artículo 172 (…) “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. (…) V. CONSIDERACIONES. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.

LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el proceso interno se discute la nulidad del registro del signo mixto ECCO, por su irregistrabilidad dada la semejanza con los signos denominativos ECCO de propiedad de la sociedad A/S ECCOLET SKO. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: A. Requisitos para el registro de las marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferen- GACETA OFICIAL ciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 2 destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.

(Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. (OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHO DE MARCAS’. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002). ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: 1 16/01/2008 18.48 GACETA OFICIAL adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”..3 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 16/01/2008 19.48 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: GACETA OFICIAL 16/01/2008 20.48 que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”. 4 mos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo registrado, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los tres requisitos enunciados, el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registradas como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mis- 4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan y los productos o servicios que ampara existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Reglas para el cotejo marcario. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

GACETA OFICIAL En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Órgano, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. 16/01/2008 21.48 La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras, letras, números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual, y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 6, logotipos 7, íconos, etc. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. 6 En el proceso interno se realiza la comparación entre el signo mixto ECCO y los signos denominativos ECCO.

De conformidad con lo anterior, es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas mixtas y denominativas. 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 7 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo. GACETA OFICIAL determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. 16/01/2008 22.48 países entre los cuales se encuentran Curacao, Argentina y Estados Unidos. Por tal motivo es pertinente tratar el tema de la marca notoriamente conocida y la prueba de dicha notoriedad, haciendo énfasis en la protección de la marca notoriamente conocida no registrada en el país donde se solicita la protección. 1.

La marca notoria. a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos. Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto ECCO y las marcas denominativas ECCO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

C. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA NO REGISTRADA EN EL PAÍS DONDE SE SOLICITA LA PROTECCIÓN. El demandante en el escrito de demanda alegó que sus marcas ECCO son notoriamente conocidas tanto en su país de origen, como en otros Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 8 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en 8 OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág. 255. GACETA OFICIAL 16/01/2008 23.48 virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores. ción con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

“( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 9 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 10 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 11 b. Protección. Precisiones en relación con el principio de territorialidad, protección de la marca notoriamente conocida no registrada en el País donde se solicita la protección. La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en rela- 9 10 11 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones, ya que esto determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 16/01/2008 24.48 La marca notoria obtiene su protección aunque no esté registrada en el País en donde se pretende registrar un signo semejante o similar a la misma. gido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra prote- (…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad.

Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mer- GACETA OFICIAL cado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución 16/01/2008 25.48 (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). Se advierte, además, que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación, no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe GACETA OFICIAL ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. c. La prueba de la notoriedad.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde al Juez Competente con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso, tal y como se expresó anteriormente.

Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

D. MALA FE AL OBTENER UN REGISTRO MARCARIO. CAUSAL DE NULIDAD La sociedad demandante argumentó en su escrito de demanda que la sociedad ECCO CENTER S.R.L. solicitó la marca mixta ECCO cuando ya 16/01/2008 26.48 se había registrado en otros países, y ya se había ingresado en Latinoamérica por Argentina y Colombia, es decir, de mala fe. De conformidad con lo anterior, es necesario tratar el tema de la mala fe al obtener un registro marcario.

El artículo 113 de la Decisión 344 consagra las causales de nulidad de un registro marcario, la que podrá ser decretada por la Autoridad Nacional Competente, de oficio, o a solicitud de parte, y previo el cumplimiento de un debido proceso. Es importante resaltar que el literal a) de dicha norma es una causal genérica, ya que engloba la posibilidad de solicitar la nulidad de un registro marcario cuando se haya concedido en contravención de las normas sustanciales o procesales que regulan el procedimiento de un registro de marca.

Las otras dos causales son específicamente dirigidas a la actividad del sujeto al solicitar un registro o a la calidad de los documentos que presenta para conseguirlo. En la presente providencia nos referiremos particularmente a la causal de mala fe al obtener un registro marcario, para lo cual, primero abordaremos el concepto de “mala fe”, y luego relacionaremos lo anterior con la causal estudiada.

La obtención de mala fe es una de las causales de nulidad del registro marcario, la que se explica por cuanto tanto los actos jurídicos de los particulares, como la actuación de la administración se encuentran regidos por el principio general de la buena fe. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a dicho principio general, de la siguiente manera: “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.

Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. GACETA OFICIAL La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.” (Proceso N° 30-IP-97.

Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998). Actuar en contravención del principio general de la buena fe es actuar de mala fe, es decir, mediante un “procedimiento artero, falto de sinceridad, con malicia, con dolo (intención positiva de causar daño, con engaño, con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno) (…) en la mala fe el objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley”. 12 El Tribunal, en relación con la mala fe y la carga de su prueba, ha manifestado lo siguiente: “Se observa con claridad que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño; v. gr. en el ámbito de la competencia económica resulta natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales.

Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de 12 Enciclopedia jurídica Omeba, pág. 229. 16/01/2008 27.48 violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.” (Proceso 3-IP-99.

Interpretación Prejudicial de 14 de mayo de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 461, de 22 de julio de 1999). En el régimen marcario andino, atendiendo a dicho principio general del derecho, todos los actos concernientes al registro marcario deben estar guiados por la buena fe. Es por lo anterior, que realizar acciones tendientes a obtener el registro marcario de mala fe, es causal de nulidad de conformidad con el artículo 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La norma analizada presenta dos casos en donde se presenta mala fe en la solicitud y obtención de un registro marcario. Dichos casos no son taxativos y, por lo tanto, el juez o la autoridad nacional competente, analizará el caso concreto y determinará si la conducta realizada trasgredió el principio de la buena fe en materia de registro marcario y, en consecuencia, si se encuentra dentro de la causal de nulidad planteada.

E. DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. Si bien la solicitud de registro del signo mixto ECCO se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha Decisión es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que no obstante la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, y las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en GACETA OFICIAL relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

F. SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO FRENTE A LAS NORMAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL. Como quiera que la sociedad demandante en su escrito de demanda alegara que para el caso en cuestión es de aplicación el artículo 8 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, es pertinente abordar el tema de la supremacía del ordenamiento comunitario andino frente a las normas de carácter internacional.

El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, dentro de las cuales se encuentran las de la Organización Mundial de Comercio, y en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. Respecto de la preeminencia del Derecho Comunitario frente a las normas de derecho internacional, el Tribunal, aunque haciendo alusión a las normas de la OMC, ha manifestado lo siguiente: “El hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias 16/01/2008 28.48 andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella.

Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan”. (Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005).

Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: 16/01/2008 29.48 Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre el signo mixto ECCO y las marcas denominativas ECCO. A pesar de que el signo no sea notorio en el País en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además tal protección puede darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de Países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. La marca notoria obtiene su protección aunque no esté registrada en el País en donde se pretende regis- GACETA OFICIAL 16/01/2008 30.48 ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. trar un signo semejante o similar a la misma.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

CUARTO

QUINTO: El juez o la autoridad nacional competente, analizará el caso concreto y determinará si la conducta realizada trasgredió el principio de la buena fe en materia de registro marcario y, en consecuencia, si se encuentra dentro de la causal de nulidad estipulada en el artículo 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por SEXTO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de carácter internacional, prevalece el primero; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 19072006, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/01/2008 31.48 PROCESO 114-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Marca: NIKE. Actor: sociedad CAMPOMAR S.L. Proceso interno Nº 8857-01-LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 690-TDCA-8857-2S, de 14 de junio de 2007, recibido en este Tribunal el 9 de julio de 2007, con sus respectivos anexos, por el que la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial “de los artículos 56, 58 literal g) y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y Art. 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” dentro del proceso interno Nº 8857-01-LYM;

El auto de 12 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad CAMPOMAR S.L. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, Procurador General del Estado.

Tercero interesado: NIKE INTERNATIONAL LTD. a) Hechos El 1 de diciembre de 1986, la sociedad CAMPOMAR S.L. presentó solicitud de registro como marca del signo NIKE, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El Director Nacional de Propiedad Industrial, el 14 de marzo de 1988 concedió el registro del signo solicitado, el cual fue renovado el 13 de septiembre de 1993.

El 12 de noviembre de 1997, NIKE INTERNATIONAL LTD. presentó acción de cancelación contra la marca NIKE. El 12 de junio de 2001, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió “Que ha lugar la acción interpuesta por la Compañía NIKE INTERNATIONAL LTD, para declarar la cancelación del Registro No. 566-88 (…) mediante la (sic) cual se concede el registro de la denominación ‘NIKE (palabra)’ (…)”.

Contra dicho pronunciamiento, la sociedad CAMPOMAR S.L. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora dice que CAMPOMAR S.L. es una compañía española que en “1984 adquirió los derechos sobre la empresa PERFUMES NIKE y todas sus marcas” que “comercializaba una línea de productos de perfumería, aceites esenciales y cosméticos identificados inicialmente con la marca ‘PERFUME NIKE’” registrada en España desde 1940.

Sostiene que la Resolución impugnada fue emitida violando la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, los artículos 58 g) y 76 de la Decisión 85, ya que los miembros del Comité “concluyen que es aplicable la Decisión 344. GACETA OFICIAL Esta es la equivocación fundamental, que determina la ilegalidad de la resolución (…)”. Considera que, de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la norma aplicable para la cancelación era la que se encontraba vigente al momento de solicitarse el registro por lo que “no existe posibilidad de confusión: al derecho legalmente concedido sobre la marca ‘NIKE’ de CAMPOMAR S.L. le son aplicables las disposiciones de la Decisión 85".

Manifiesta que “la cancelación del registro de la marca ‘NIKE’, de propiedad de CAMPOMAR S.L., solo procedería si se llega a demostrar que su registro contravino los Arts. 56 y 58 de la Decisión 85. Si bien el apoderado de NIKE INTERNATIONAL LTD. adujo una supuesta ilegalidad de este registro marcario (…) aquello no se demostró” y “se concentró en demostrar la notoriedad de la marca ‘NIKE’ de NIKE INTERNATIONAL LTD”.

Dice que “La Decisión 85, entonces, protegía las marcas notorias pero solo contra el registro de otras confundibles y únicamente cuando los productos sean idénticos o similares. Por tanto, la marca de CAMPOMAR S.L. no estaba impedida de registrarse por esta causa y, en consecuencia, tampoco procede la cancelación de aquella con fundamento en la notoriedad de la marca ‘NIKE’ de NIKE INTERNATIONAL LTD.

La única razón por la cual procedería la cancelación de la marca ‘NIKE’ de CAMPOMAR S.L., conforme lo establece el Art. 76 de la Decisión 85, es que el registro se haya efectuado en contravención de los Arts. 56 y 58 de esa misma Decisión”. Respecto al artículo 108 de la Decisión 344 dice que quien “podría solicitar la cancelación del registro de una marca al amparo de esta norma, era el titular legítimo de una marca notoria” y que el signo NIKE fue otorgado en un inicio a PERFUMES NIKE y “la titular legítima de esta marca ahora es CAMPOMAR S.L. y gracias al esfuerzo de su antiguo propietario y de esta empresa, ha adquirido amplio prestigio y notoriedad”.

Finalmente argumenta que “una de las condiciones para que proceda la cancelación del registro de la marca ‘NIKE’ es que ésta sea confundible con la marca de NIKE INTERNATIONAL LTD. y aquello no es posible debido a que la marca de CAMPOMAR S.L. es notoriamente conocida (…) por lo que merece mayor protección”. 16/01/2008 32.48 d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contesta la demanda y dice: “a) Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. b) Ratifico la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (…). c) Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

La Delegada del Procurador General del Estado, contesta la demanda manifestando que acude “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda afirmando la legalidad y validez de la resolución impugnada, dice que “El Comité avoco (sic) conocimiento del expediente con fecha 22 de enero de 2001, con posterioridad a la presentación del recurso (…).

El recurso es presentado el 1 de agosto de 1996 (sic), es decir cuando la Decisión 344 se hallaba vigente (…) procede la aplicación de la Decisión 344, siendo en consecuencia la base normativa a la que este comité se remite para su decisión”. Hace un recuento de los hechos y sostiene que “El Comité se ratifica en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional”.

Además dice “a.- Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. b.- Impugno desde ahora la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente”. La compañía NIKE INTERNATIONAL LTD. contesta la demanda argumentando que su demanda de cancelación se ajusta al artículo 108 de la Decisión 344 ya que “a) Mi Mandante demostró que es el legítimo titular de la marca NIKE (…). b) la marca NIKE de CAMPOMAR S.L, objeto de la acción de cancelación, es idéntica a la marca NIKE de propiedad de mi Mandante. c) la marca NIKE de propiedad de NIKE INTERNATIONAL LTD. no es solamente conocida alrededor del mundo, sino que es una de aquellas marcas que la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador las denomina ‘de alto renombre’ y la doctrina las GACETA OFICIAL denomina también como marcas ‘famosas’.

Dentro del trámite de cancelación se demostró que la marca NIKE de mi Mandante gozaba de alto renombre y notoriedad (…)”. Y que la Decisión 344 es la aplicable porque “la acción de cancelación fue propuesta el 12 de noviembre de 1997, siendo la legislación comunitaria vigente a esa fecha la Decisión 344 (…)”. Respecto a la afirmación de la demandante sobre la aplicación de la Decisión 85, dice que “a) las marcas son idénticas, lo que aumenta el riesgo de confusión, en consecuencia, la marca NIKE de CAMPOMAR debía ser cancelada en aplicación del Art. 76 por violar lo dispuesto en el art. 56; b) se demostró que la marca de mi Mandante es famosa y notoriamente conocida, por lo que tiene una protección ampliada”.

Éste último aspecto es recalcado por la demandada en varias partes de la contestación a la demanda. Plantea las siguientes excepciones: “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda (…). La marca NIKE de NIKE INTERNATIONAL LTD. es una marca famosa, de alto renombre y notoriamente conocida alrededor del mundo (…).

Niego que las marcas NIKE de NIKE INTERNATIONAL LTD. y NIKE de CAMPOMAR S.L. hayan coexistido pacíficamente en el país. Tan pronto como mi Mandante se enteró de la existencia de los productos con la marca NIKE de CAMPOMAR S.L. en el mercado ecuatoriano, inició la acción de cancelación correspondiente (…). Niego que lo productos de la clase internacional 3 con los productos de la clase internacional 25 no sean similares y no estén relacionados (…).

Niego que la resolución impugnada no esté debidamente motivada (…). Niego que la resolución (…) tenga vicio alguno (…)”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en “los artículos 56, 58 literal g) y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y Art. 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 16/01/2008 33.48 Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD. presentó solicitud de cancelación del signo NIKE de CAMPOMAR S.L. el 12 de noviembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344 y en consecuencia, de conformidad con lo solicitado por el consultante corresponde interpretar sólo el último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344; Que, además, la propia norma del artículo 108 de la Decisión 344, en el caso de cancelación de un signo por la existencia de una marca notoriamente conocida al momento de la presentación de un registro marcario, retrotrae la norma comunitaria al momento de la presentación de la solicitud, por lo que para el caso concreto corresponde interpretar, la norma sustancial vigente al momento de presentarse la solicitud de registro, el 1 de diciembre de 1986, es decir el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, que fue igualmente solicitado.

De acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y no interpretar los artículos 56 y 76 de la Decisión 85, ni la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso concreto; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) GACETA OFICIAL DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. (…) Artículo 108.(…) Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

(…)”. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; (…)”. I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable 16/01/2008 34.48 a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y GACETA OFICIAL 16/01/2008 35.48 acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, de 13 de febrero de 1998, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, marca: CANALI). núan o no vigentes las causales de irregistrabilidad observadas o, si en su caso, por razones de hecho o de derecho han dejado de existir. Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). II. De la cancelación del registro marcario por identidad o similitud con una marca que hubiese sido notoriamente conocida En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo NIKE por la sociedad CAMPOMAR S.L. se presentó, el 1 de diciembre de 1986, durante la vigencia de la Decisión 85, mientras que la solicitud de cancelación por parte de NIKE INTERNATIONAL LTD. se presentó el 12 de noviembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344.

De acuerdo a la jurisprudencia descrita en párrafos anteriores, en cuestiones procedimentales, como la cancelación, la norma aplicable es la Decisión vigente al momento de presentarse dicha solicitud de cancelación, SALVO PREVISIÓN EN CONTRARIO DE LA PROPIA NORMA, que es precisamente lo que ocurre en el caso concreto, pues la misma norma del artículo 108 de la Decisión 344 retrotrae el efecto de una cancelación por notoriedad al momento de observar los requisitos de registrabilidad de la solicitud del registro, es decir a la Decisión 85.

Por lo que, el Juez consultante, deberá observar si el signo NIKE era idéntico o similar a una marca notoriamente conocida al momento en el que se solicitó el signo, para lo que deberá observarse el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. Además, el Juez consultante, al momento de resolver la controversia, también deberá observar si conti- El Tribunal, hacer notar, que la figura de la cancelación en la Decisión 85, contemplada en el artículo 76 disponía que “El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento”, en la Decisión 344, artículo 108, se prevé la cancelación de una marca por falta de uso y la cancelación de una marca que hubiese sido concedida sin tomar en cuenta la existencia de una marca notoriamente conocida, en la Decisión 486, sólo se prevé la cancelación de una marca por falta de uso, pues la concesión de una marca que no haya observado la notoriedad de otra al momento de su otorgamiento, constituye una causal de nulidad relativa.

Sin embargo, como se tiene dicho en el punto precedente y en el caso de autos la pretensión de la parte es la cancelación de un signo por no haberse tomado en cuenta la notoriedad de otro signo al momento de la concesión del registro, para lo cual es aplicable el último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344, referente únicamente a este caso y no al caso de la cancelación por falta de uso.

En consecuencia, en la Decisión 344, de acuerdo a su artículo 108, otro motivo de cancelación de un registro, a petición del titular legítimo, aparte de la cancelación por falta de uso, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

Como se tiene dicho, en el caso concreto se deberá observar el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, norma vigente al momento de la solicitud del signo que se pretende cancelar, que disponía como causal de irregistrabilidad el registro de signos que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público GACETA OFICIAL consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FernándezNovoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Ha sostenido “(…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servi- 16/01/2008 36.48 cios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP2004, aprobado el 10 de noviembre de 2004). De todas maneras, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada a través de los medios probatorios pertinentes, ya que, como lo ha dicho el Tribunal de modo reiterado, tal notoriedad “(…) hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” (Proceso 75-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1227 del 8 de agosto de 2005, marca: APRONAX).

La demostración de la notoriedad se deberá referir, conforme lo establece el último párrafo del artículo 108, al momento en que fue solicitado el registro de la marca controvertida. III. Legitimación para solicitar la cancelación de un registro marcario La Decisión 85 no hacía mención a las personas que tenían legítimo interés para presentar las observaciones, sin embargo, de acuerdo al artículo 108 de la mencionada Decisión 344, en el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida.

Al respecto, el Tribunal ha dicho que se recoge: “el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes (…).

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. (Proceso 96-IP-2004, publicado en GACETA OFICIAL la G.O.A.C. Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).

En el caso de autos el consultante deberá determinar si NIKE INTERNATIONAL LTD. tenía legitimación para solicitar la cancelación del registro marcario sobre la base de su marca notoriamente conocida, al momento en que se solicitó el registro como marca del signo NIKE de la sociedad CAMPOMAR S.L. IV. Del procedimiento de cancelación El procedimiento de cancelación de un registro de marca se encuentra previsto en el artículo 109 de la Decisión 344 que dispone que una vez que la oficina nacional competente reciba una solicitud de cancelación de registro de marca deberá notificar al titular de la marca registrada.

El titular del registro dispone de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación para que haga valer los alegatos y pruebas que considere pertinentes. Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca. Esta decisión deberá ser puesta en conocimiento de las partes a través de una resolución debidamente motivada, es decir que contenga todos los elementos de juicio necesarios en los que la autoridad nacional competente basó su decisión. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. En el caso concreto se deberá observar el literal g) de la Decisión 85, norma vigente al momento de la solicitud del signo que se pretende cancelar. 16/01/2008 37.48 SEGUNDO: En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo NIKE por la sociedad CAMPOMAR S.L. se presentó, el 1 de diciembre de 1986, durante la vigencia de la Decisión 85, mientras que la solicitud de cancelación por parte de NIKE INTERNATIONAL LTD. se presentó el 12 de noviembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344.

De acuerdo a la jurisprudencia descrita en párrafos anteriores, en cuestiones procedimentales, como la cancelación, la norma aplicable es la Decisión vigente al momento de presentarse dicha solicitud de cancelación, SALVO PREVISIÓN EN CONTRARIO DE LA PROPIA NORMA, que es precisamente lo que ocurre en el caso concreto, pues la misma norma del artículo 108 de la Decisión 344 retrotrae el efecto de una cancelación por notoriedad al momento de observar los requisitos de registrabilidad de la solicitud del registro, es decir a la Decisión 85.

Por lo que, el Juez consultante, deberá observar si el signo NIKE era idéntico o similar a una marca notoriamente conocida al momento en el que se solicitó el registro del signo, para lo que deberá observarse el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. Además, el Juez consultante, al momento de resolver la controversia, también deberá observar si continúan o no vigentes las causales de irregistrabilidad observadas o, si en su caso, por razones de hecho o de derecho han dejado de existir.

TERCERO: En el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida.

CUARTO: Recibida una solicitud de cancelación de registro, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos y pruebas que considere pertinentes. Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca la cual deberá ser notificada por resolución motivada.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro GACETA OFICIAL 16/01/2008 38.48 del proceso interno Nº 8857-01-LYM de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA PROCESO 118-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: OLYMPUS y diseño. Actor: sociedad OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED. Proceso Interno Nº 7434-00-LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil siete. Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, relativa a los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dentro del proceso interno Nº 743400-LYM;

El auto de 12 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Demandante: OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial.

Tercero interesado: OLYMPUS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. b) Los hechos El 15 de noviembre de 1999, la sociedad OLYMPUS COMPAÑÍA DE SEGUROS y REASEGUROS S.A. solicitó el registro como marca del signo “OLYMPUS Y DISEÑO” para distinguir servicios de la Clase 36. El 1 de febrero de 2000, la sociedad OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED presentó observación al registro solicitado sobre la base de su marca OLYMPUS GACETA OFICIAL Y DISEÑO registrada para proteger productos de la Clase 9.

Por Resolución Nº 977333, de 23 de junio de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resuelve “rechazar la observación planteada por OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED y conceder el registro del signo solicitado”, argumentando que el signo ‘OLYMPUS Y DISEÑO’, no se encuentra incurso en las disposiciones prohibitivas de los Arts. 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 (…)”.

Contra esta Resolución OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La empresa OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED, sostiene que se violaron los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales, a), d) y e), 84 y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Dice que tiene registrada en el Ecuador la marca OLYMPUS para distinguir productos de las clases 9, 2 y 16 y que “En la Comunidad Andina, los productos de las marcas ‘OLYMPUS’ gozan de amplia aceptación en el mercado, pues tienen el amparo de una denominación famosa y notoriamente conocida (…) se encuentran registradas en los cinco países de la Comunidad Andina (…)”.

Anexa cuadros para demostrar la relación de registros marcarios de los cuales es titular. Y que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial “ya RECONOCIÓ la notoriedad de las marcas OLYMPUS de propiedad de OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED” por lo que “no era necesario aportar prueba alguna respecto de la notoriedad de las marcas ‘OLYMPUS’ (…)” ya que de acuerdo a la norma interna “no debe probarse más de una vez un mismo hecho (…)”.

Sobre la violación de los artículos 81, 82 literales a) y h) de la Decisión 344 dice que “el signo mixto ‘OLYMPUS’ solicitado para registro como marca por OLYMPUS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., no es distintivo frente a las notorias y famosas marcas ‘OLYMPUS’ (…)” de las cuales es titular la empresa demandante. De igual forma considera que las marcas en conflicto son: “EXACTAMENTE IGUALES”.

Sostiene que conforme a lo establecido por el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, el 16/01/2008 39.48 Director Nacional de la Propiedad Industrial no podía conceder dicho registro marcario por cuanto “(…) causaría un indiscutible engaño al público consumidor, así como también a los medios comerciales respecto del origen empresarial de los productos (…)”.

Respecto a la violación del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 dice que “para los casos de marcas NOTORIAS no opera la regla de la especialidad, por lo que no interesa que los signos amparen productos de diversa clase como sucede en el presente caso (…)” considera igualmente que los principios de especialidad y de territorialidad: “no son aplicables frente a marcas notorias y las reglas de comparación entre marcas tienen que ser interpretadas a favor de la confusión de los signos (…)”.

Finalmente, sobre la violación del segundo párrafo del artículo 95 dice que se dio una “escasa e indebida motivación del acto administrativo impugnado”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda y dice: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Me ratifico en la Resolución Nº 977333 (…) pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones: “a.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda (…)”. Hace un recuento de los hechos y de la Resolución emitida por esta Dirección y concluye diciendo que el registro fue otorgado porque: “no se encontraba incurso en las disposiciones prohibitivas de los arts. 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 (…)”.

La sociedad OLYMPUS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda y se refiere al “LEGITIMO (sic) DERECHO DE OLYMPUS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PARA REGISTRAR LA MARCA DE SERVICIOS OLYMPUS Y DISEÑO” dice que “usa el nombre comercial ‘OLYMPUS’ desde hace varios años, debidamente aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros (…) GACETA OFICIAL como una compañía especializada en el ramo de los seguros en el Ecuador”.

Sostiene que “Ha existido coexistencia del nombre comercial de mi mandante con las marcas del observante (…)” y que las marcas registras “protegen productos de las clases internacionales 9, mientras que la denominación solicitada (…) protege productos de la clase internacional 36 (…)”. Considera que: “la marca cuyo registro se ha solicitado OLYMPUS Y DISEÑO, constituye un signo suficiente (sic) distintivo de las marcas ‘supuestamente notorias’ OLYMPUS.

En efecto, la denominación cuyo registro fue solicitado por mi mandante se conforma de una palabra y el diseño característico lo cual la hace suficientemente distintiva, mientras que las marcas registradas son una sola palabra (…). Es decir, no existe semejanza entre los signos en conflicto y por consiguiente nos permite concluir que el público consumidor jamás podrá confundirse ni ser inducido a error respecto a las denominaciones en conflicto”.

De igual forma hace mención a que el registro del signo solicitado no contraviene normas comunitarias ni legislación interna por lo que es “perfectamente registrable”. Argumenta además que “OLIMPUS (sic) OPTICAL COMPANY LIMITED, CARECE DE DERECHO PARA IMPUGNAR EL REGISTRO DE LA MARCA OLYMPUS Y DISEÑO (…) puesto que (…) la solicitud de registro de mi mandante se ajusta a las disposiciones supra regionales y nacionales vigentes y a las de la Decisión 344”.

Por lo tanto insiste en que la Resolución impugnada “no viola norma alguna, todo lo contrario se halla perfectamente fundamentada, por lo que no podrá declarársele ni ilegal, ni nula, en vista de que obró conforme a derecho (…)”. Así mismo, señala las excepciones siguientes: “1. Niego todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.

Niego que el Director Nacional de la Propiedad Industrial haya violado norma alguna al dictar su resolución No. 977333 (…). 3. Niego que el signo OLYMPUS, sea notoriamente conocido menos aún en el Ecuador. 4. Niego que las marcas OLYMPUS y OLYMPUS Y DISEÑO, tengan semejaza gráfica y visual. 5. Niego que los signos en conflicto puedan inducir a confusión al consumidor medio. 6.

Niego que la Sociedad OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED tenga derecho a observar u oponerse al registro de la marca OLYM- 16/01/2008 40.48 PUS Y DISEÑO, solicitado por mi mandante OLYMPUS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “OLYMPUS Y DISEÑO” fue el 15 de noviembre de 1999, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 84 de la citada Decisión; y, Que, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. 16/01/2008 41.48 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…)”. I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: GACETA OFICIAL La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge: “Derecho de Marcas”; LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial 16/01/2008 42.48 de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: “LOS ALPES”). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías. “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”; Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca OLYMPUS y diseño cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. Marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la GACETA OFICIAL dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821, de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEOS 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. III.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo marcario y similitudes ortográfica, fonética e ideológica Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, 16/01/2008 43.48 precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, de 1 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre GACETA OFICIAL los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal.

(Proceso 109-IP-2002, de 6 de marzo de 2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP2002, de 4 de diciembre de 2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, de 9 de junio de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de con- 16/01/2008 44.48 fusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse GACETA OFICIAL por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre ellos. IV. La marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya 16/01/2008 45.48 que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). GACETA OFICIAL La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado). 16/01/2008 46.48 prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a las reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial, y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, así como de los productos o servicios que amparan.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La marca como signo capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de los de otra, debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a efecto de su registrabilidad; y deberá cumplir además con no estar comprendida en ninguna de la causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

SEGUNDO: En la comparación de signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, QUINTO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

GACETA OFICIAL 16/01/2008 47.48 Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7434-00-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/01/2008 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú