Año XXV - Número 1599 Lima, 19 de marzo de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 81-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República de Ecuador.
Expediente interno No. 7159-00-L.Y.M. Actor: Carlos Julián Trueba, mandatario de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY. Marca: “NOMADA” Proceso 123-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Signo: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO - TRUJILLO-PERÚ (mixto).
Actor: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. Proceso interno Nº 658-2005 Proceso 133-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y el numeral 4 del “Anexo a la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera – Amparo de Accidentes Corporales para Tripulantes” de la Decisión 290 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 2, 3, 4, 5 primer párrafo, 12, 94 literal h), 107 y 114 de la Decisión 398 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia por intermedio del Cónsul General de Colombia en Lima, Perú. Actor: RUTAS DE AMÉRICA CIA. LTDA. C.A. Caso: “Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera” Proceso 137-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, solicitada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 2711-2006.
Marca: Figura bidimensional de planta de calzado. Actor: Juan Alfonso Moreno Campana Para nosotros la Patria es América 32 GACETA OFICIAL 19/03/2008 2.40 PROCESO 081-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República de Ecuador.
Expediente interno No. 7159-00-L.Y.M. Actor: Carlos Julián Trueba, mandatario de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY. Marca: “NOMADA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil siete. VISTOS. El Oficio Nº 603-TDCA-2S, de 21 de mayo de 2007, recibido en este Tribunal el 7 de junio de 2007, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, con sede en la Ciudad de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literal a), d) y e) y 95 de la Decisión 344, con motivo del proceso interno Nº 7159-00L.Y.M. Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y con los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 04 de julio de 2007. 1.
Las Partes. Demandante: Demandados: Doctor Carlos Julián Trueba, mandatario de “MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY”. Director Nacional de Propiedad Industrial; Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI; y, Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Tercer interesado: Señora Mary Josefina Corradini Busch. 2.
Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos En la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 406, página 70, correspondiente al mes de noviembre de 1998, se publicó la solicitud del registro del signo denominado “NOMADA”, de propiedad de la Señora Mary Josefina Corradini Busch, bajo el número de solicitud 91787, de 28 de octubre de 1998, para proteger “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”, de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY, presentó ante el Director Nacional de Propiedad Industrial observación contra esta solicitud, con base a su solicitud prioritaria de la marca “NOMAD” en clase 27 (alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos, tapicerías murales que no sean en materias textiles) bajo el número de solicitud Nº 80830, de 15 de agosto de 1997, en el Ecuador.
El 19 de agosto de 1999 se presentó contestación en defensa del registro de la marca NOMADA, fundamentándose en los derechos prioritarios de los registros del nombre comercial y de la marca NOMADA, en las clases 16 y 26. Con fecha 15 de febrero de 2000, según providencia No. 975605, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar la observación presentada por MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY, y conceder el registro de la marca NOMADA.
El apoderado de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY, el 19 de octubre de 2000, impugna ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, GACETA OFICIAL el acto administrativo contenido en la Resolución 975605.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Que, basándose en el Oficio Nº 603-TDCA-2S, de 21 de mayo de 2007, remitido por el Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, con sede en Quito, República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “(…) Art. 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
Art. 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la proce- 19/03/2008 3.40 dencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. (…) Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.
(…) GACETA OFICIAL Art. 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
(…) Art. 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.
(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la 19/03/2008 4.40 calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.
La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “(..) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”(ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management Internacional. Colombia. Pág.73). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. a) La distintividad.
La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.
En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marca”.
GACETA OFICIAL (BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España 2003). La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. b) La perceptibilidad.
La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.
La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso Nº 132-IP-2004.
Marca: “DIACO “, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: 19/03/2008 5.40 “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” (FERNÁNDEZ NOVOA Carlos.
FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A., 1984, págs. 21 y ss.). c) La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito o expresado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.
La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.
2. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA EN RELACIÓN CON DERECHOS DE MARCAS DE TERCEROS. CONFUNDIBILIDAD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o GACETA OFICIAL servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Riesgo de confusión Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). 19/03/2008 6.40 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…).
(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que el riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, GACETA OFICIAL la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos 19/03/2008 7.40 representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro. Reglas para efectuar el cotejo marcario Con el propósito de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984 p. 215). 2.
En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en GACETA OFICIAL que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre los signos sub litis es conceptual, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.
3. SIGNOS ENGAÑOSOS El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal h) prohíbe la registrabilidad de signos engañosos, dicha prohibición está dirigida a precautelar el interés general o público, frente al engaño que el consumidor podría sufrir por el registro de una marca sea con relación a su procedencia, calidad, características o aptitud del producto o sobre su fabricación y bondades atribuidas al mismo.
Esta protección tiene dos fines fundamentales, el de impedir el error del público consumidor que se vería afectado al comprar un producto que en realidad no desea y el de evitar al empresario ser objeto de formas de competencia desleal. Sobre la irregistrabilidad de los signos engañosos, el Tribunal ha sostenido: “(..) se prohíbe el registro de los signos que resulten engañosos para los medios comerciales o para el público.
El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal “se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”.
(Proceso Nº 12-IP-96, marca: “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997). 19/03/2008 8.40 sumidor o usuario, sea a causa de su escritura, de su pronunciación o de su significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso Nº 16-IP-98, marca: “SALTIN etiqueta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 10 de septiembre de 1998). Con relación a este tema el Tribunal asimismo dice que “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.
(Proceso Nº 3-IP-95, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.
(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado).
4. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO
5. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras cuyo conocimiento y significado conceptual se han generalizado.
En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público con- El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor derivado del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
GACETA OFICIAL La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca.” (FERNANDEZ Novoa, Carlos;
Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.(OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. (Proceso 07-IP-96, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”, publicado en la Gaceta.
Oficial N° 299, de 17 de octubre de 1997). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servi- 19/03/2008 9.40 cios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP95, marca: LISTER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 231, de 17 de octubre de 1996).
En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 determina una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace, estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes” (Proceso GACETA OFICIAL 23-IP-96, marca: “VODKA BALALAIKA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 354, de 13 de julio de 1998).
Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.
En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, marca: “EDWIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 253, de 7 de marzo de 1997).
En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.” (Proceso 23-IP-96, ya citado) Con relación a la independencia de la clase internacional de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
6. CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a esta- 19/03/2008 10.40 blecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre productos y servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
A fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.
El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos o servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión GACETA OFICIAL 19/03/2008 11.40 entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”.
(Proceso 9-IP94, caso: “DIDA”, Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97). pondientes a los Procesos 30-IP-2000, caso: “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, caso: “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, caso: “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, caso: “ALLEGRA”).
Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en el Proceso 8-IP95, con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.
Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85. La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos ( ).
Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Proceso 08-IP-95, publicado en la Gaceta Oficial Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso: “LISTER”, y reiterada en las sentencias corres- De los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.
7. TRÁMITE DE OBSERVACIÓN AL REGISTRO DE UNA MARCA Una vez admitidas las observaciones, conforme al artículo 95 de la Decisión 344, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.
El Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.
(Proceso 16-IP-2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 916, de 2 de abril de 2003). La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, GACETA OFICIAL 19/03/2008 12.40 C O N C L U Y E: rente para el efecto la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, de acuerdo con el artículo 83 literal e) de la Decisión 344.
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error, por riesgo de confusión.
TERCERO: No son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o el público con respecto a la procedencia del producto o servicio que desean amparar, la naturaleza o el modo de fabricación, porque atentan contra la buena fe del consumidor y constituyen una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios.
CUARTO
QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.
No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indife- Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.
SEXTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
SÉTIMO: Corresponde al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador decidir, sobre las observaciones y la registrabilidad del signo, para lo que, en el caso concreto, deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas, en la Decisión 344. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al GACETA OFICIAL 19/03/2008 13.40 emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA PROCESO 123-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Signo: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO -TRUJILLO-PERÚ (mixto).
Actor: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. Proceso interno Nº 658-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 223-2007-SCS-CS, de 19 de julio de 2007, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 27 de julio de 2007, por el que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidente doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 658-2005;
El auto de 24 de octubre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos del artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). b) Hechos El 14 de noviembre de 2000, la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.C.A. solicitó el registro como marca del signo “UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO-TRUJILLO-PERÚ escrita en letras características dispuestas en forma ovoide y al centro, el perfil de Cesar (sic) Vallejo” para distinguir servicios de la Clase
41. GACETA OFICIAL Por Resolución Nº 13902-2001/OSD-INDECOPI, de 30 de noviembre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, de oficio, decidió “DENEGAR la solicitud de registro de marca de servicio presentada por UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO (sic), de Perú” por considerarla confundible con la marca “constituida por un triángulo intersectado por dos engranajes hacia la izquierda una llave, en el centro la denominación A.P.U. CESAR VALLEJO, hacia el lado derecho, dentro del engranaje la efigie de CESAR VALLEJO (…) que distingue educación pre-universitaria, de la clase 41 (…)” y con la marca “ACADEMIA PRE-UNIVERSITARIA CESAR VALLEJO, en letras características en los colores negro y rojo (…) que distingue educación pre-universitaria, de la clase 41 (…)” ambas registradas a favor de la Asociación de Docentes para Postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería (ADUNI), de Perú. Contra dicha Resolución, la Universidad César Vallejo presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, quién, por Resolución Nº 279-2002/ TPI-INDECOPI, de 18 de marzo de 2002, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 13902-2001/ OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo de forma ovoide en cuyo interior se aprecia la denominación UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO-TRUJILLO-PERU escrita en letras características dispuesta en forma ovoide y al centro, el perfil de César Vallejo, conforme al modelo, solicitado por Universidad César Vallejo (sic)”.
Contra esta Resolución, la Universidad César Vallejo S.A.C. interpuso una demanda de impugnación en vía contencioso administrativa, la cual fue resuelta por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declarando INFUNDADA la demanda. Contra dicha providencia, Universidad César Vallejo interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia quién decidió REVOCAR la sentencia y declarar “FUNDADA la precitada demanda; en consecuencia, NULA la Resolución número doscientos setenta y nueve-dos mil dos/TPI-INDECOPI (…) y, asimismo NULA la Resolución número uno tres nueve cero dos-dos mil uno/OSD- 19/03/2008 14.40 INDECOPI (…);
DISPUSIERON que el INDECOPI proceda a inscribir la marca solicitada (…). Contra esta sentencia el INDECOPI planteó recurso de casación, el cual es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por providencia de 3 de julio de 2007, decidió: “resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación inciso a) del artículo 136 de la Decisión número 486; y cual es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis (…); razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda En la demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº 279-2002/TPI-INDECOPI, la Universidad César Vallejo manifiesta que ésta incurrió en errores de hecho y de derecho.
Al referirse a la posible confusión de los signos en conflicto, dice: “que las marcas registradas están referidas única y exclusivamente a servicios educativos preuniversitarios, mientras que la marca (sic) que se solicita registrar se refiere a servicios educativos de carácter universitario (…)” por lo que no hay riesgo de confusión. Sostiene que “la denominación de César Vallejo de mi apoderada tiene fuerza de ley, por la que mal se hace en la resolución impugnada al sostener que usar dicha denominación por mi apoderada como parte del signo que se pretende registrar implicaría un riesgo de confusión respecto al origen empresarial que tienen las marcas ya registrada (sic)”.
Explica que no existe riesgo de confusión porque los signos en conflicto tienen “características distintivas de los signos en discusión y del nivel institucional y experiencia de los usuarios”. Y que respecto a su signo, éste “cuenta con elementos complementarios que le otorgan distintividad respecto a los ya registrados” y que además está compuesto por un elemento mixto.
Añade, además, que su “marca (sic) (…) está debidamente posicionada en la Región Norte, básicamente en la ciudad de Trujillo”. GACETA OFICIAL d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El INDECOPI, respecto a la confundibilidad de los signos, manifiesta que “la autoridad administrativa consideró que las marcas confrontadas resultan semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor (…)” ya que en los signos en conflicto destaca la denominación CÉSAR VALLEJO así como su gráfico y que al ser apreciados en su conjunto causan un riesgo de confusión en el público consumidor.
Sobre la afirmación de la demandante de que no se tomó en cuenta que la denominación Universidad César Vallejo Trujillo Perú correspondía al nombre que por ley de creación le fue concedido, dice que los nombres de las Universidades son meramente “personificadora”. Estamos pues, nada menos, que ante un nombre social, figura jurídica que no posee desde la perspectiva del mercado funciones distintivas, como ocurre en cambio con los signos distintivos (…)” y que “la Ley General de Sociedades, relega a un plano meramente personificador, más no exclusivo, el uso de su nombre, no pudiendo invocar privilegio alguno que le psoibilite (sic) el registro pretendido”.
Finalmente, concluye diciendo que el signo solicitado “sí es confundible de manera indirecta con las marcas registradas (…) pues dan una idea general de que los servicios prestados por los signos en controversia, poseen el mismo origen empresarial de las marcas registradas o que las instituciones en referencia se encuentran vinculadas o relacionadas (…)”. e) Fundamentos jurídicos de la apelación y su contestación Tanto en la apelación realizada por la Universidad César Vallejo S.A.C. como en la contestación del INDECOPI los argumentos de hecho y de derecho son los mismos de la demanda y de la contestación a la demanda, respectivamente. f) Fundamentos jurídicos del recurso de casación presentado por el INDECOPI El INDECOPI considera que existe una errónea interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que se dijo que “cuando los servicios que distinguen las marcas en cotejo son diferentes, se debe descartar la posibilidad 19/03/2008 15.40 de confusión” y que “los servicios universitarios y los servicios pre-universitarios que distinguían una y otra marca respectivamente, eran diferentes, entonces las marcas en materia no incurrirían en la prohibición del artículo 136, inciso a)” y que “ entre los servicios indicados, existe un grado de vinculación real o conexión competitiva innegable”.
Por lo tanto afirma que, la sentencia recurrida “causa agravio al INDECOPI, en la medida que estaría sentando un precedente sobre la base de una interpretación errada del artículo 136, literal a) (…)”. g) Contestación a la casación No se encuentra en el expediente contestación al recurso de casación por parte de la Universidad César Vallejo S.A.C.
CONSIDERANDO
Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO-TRUJILLO-PERÚ escrita en letras características dispuestas en forma ovoide y al centro, el perfil de Cesar (sic) Vallejo”, fue hecha el 14 de noviembre de 2000 en vigen- GACETA OFICIAL cia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se procede a la interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicables al caso concreto.; y, 19/03/2008 16.40 ductos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “(…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
Disposiciones Transitorias ( )”. Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los pro- Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta.
En consecuencia, ésta se referirá a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: NORITEX, emitida para la causa interna Nº 5482004, que también cursa ante el alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.
De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como GACETA OFICIAL marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”. 2.
La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 101-IP-2006, de 4 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1453, de 12 de enero de 2007, marca: VINILUZITO, emitida para la causa interna Nº 5492004, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO –TRUJILLO-PERÚ (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.
Marcas mixtas En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 170-IP-2006, de 22 de noviembre de 2006, marca: UBS+logotipo, emitida para la causa interna Nº 2408-2005, que fue solicitada por la misma Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta.
Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre dos signos mixtos debe- 19/03/2008 17.40 rá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En consecuencia, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). GACETA OFICIAL Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.
El Juez consultante deberá analizar si el signo UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO TRUJILLO PERÚ (mixto) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 101-IP2006, ya citado.
Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, en este caso gráfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre los signos en conflicto En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.
De hallarse en curso un 19/03/2008 18.40 procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. SEGUNDO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
TERCERO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlos Sin embargo al efectuar la comparación de signos mixtos, se debe identificar, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Además, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.
El Juez consultante deberá analizar si el signo UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO TRUJILLO PERÚ (mixto) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. CUARTO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
GACETA OFICIAL 19/03/2008 19.40 QUINTO.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. munidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 658-2005 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Co- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 133-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y el numeral 4 del “Anexo a la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera – Amparo de Accidentes Corporales para Tripulantes” de la Decisión 290 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 2, 3, 4, 5 primer párrafo, 12, 94 literal h), 107 y 114 de la Decisión 398 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia por intermedio del Cónsul General de Colombia en Lima, Perú. Actor: RUTAS DE AMÉRICA CIA. LTDA. C.A. Caso: “Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de enero del año dos mil ocho VISTOS: El Oficio Nº C.896, de 14 de agosto de 2007, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 20 de agosto de 2007, por el que el Cónsul General de Colombia, en Lima, informa a este Tribunal que: “Por comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia Direc- ción de Asuntos Consulares, expediente CEAJ. 5703/2007, se comunicó que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil remitió el oficio OSSCC-0690 del 29 de junio de 2007, con el anexo (sic) el Exhorto 003 en el cual se solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto a la póliza andina de transporte internacional de pasajeros (…)”;
El Oficio Nº CCNAJ.35323, de 16 de marzo de 2007, emitido por el Director de Asuntos Consu- GACETA OFICIAL 19/03/2008 20.40 lares de Colombia al Señor Cónsul de Colombia en Lima, en el que dice “esta coordinación le envía copia del Oficio OSSCC-0690, de fecha 29 de Junio de 2007, expedido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil Secretaría de Bogotá D.C., junto con el Exhorto 003 librado el 29 de Junio de 2007, mediante el cual se le comisiona para adelantar el trámite de Solicitar (sic) al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial, respecto a la póliza andina de transporte internacional de pasajeros (…) dentro del tramite (sic) Recurso Extraordinario de Casación promovido por TRANSPORTES RUTAS DE AMÉRICA CIA. LTDA. C.A. contra ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. con radicación 54001-31-03003-2000-00235-01 (…)”; car con el siguiente texto, incorporado en el anexo correspondiente: ‘3.
Ámbito Geográfico. Las disposiciones de este contrato de seguro sólo se aplican a eventos ocurridos fuera del territorio nacional de cada país, salvo si algún país Miembro resuelva aplicarlo también al territorio nacional’. Si la anterior regla comporta exclusión de alguna cobertura o amparo en particular, sea alusivo al siniestro en sí o al lugar en donde haya tenido ocurrencia (…)”;
El Oficio OSSCC Nº 0960, de 29 de junio de 2007, en el que la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, dice a la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores: “En cumplimiento de lo ordenado en sentencia de 31 de mayo de 2007, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del Doctor Pedro Octavio Munar Cadena, Magistrado Ponente en el asunto de la referencia, con toda atención me permito enviar a ustedes el exhorto No. 003, a fin de que se haga llegar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para su trámite”;
Los hechos relevantes incluidos en anexos. El Exhorto Nº 003, de 29 de junio de 2007, por el cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia: “EXHORTA: AL HONORABLE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, para que se sirva auxiliar a esta Corporación en la práctica de la siguiente diligencia, ordenada en sentencia de 31 de mayo de 2007, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (…)” dispone “1.
Solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial, respecto de la póliza andina de transporte internacional de pasajeros, concretamente en los siguientes puntos: a. Respecto de la póliza andina de transporte internacional de pasajeros, para el año 1998, podrían las partes, válidamente, establecer que en el territorio del país emisor no hubiera ninguna de las coberturas establecidas en dicha póliza. b. En el contexto de la póliza andina de transporte internacional de pasajeros, qué se quiso signifi- El auto de 10 de octubre de 2007, por el que este Tribunal admitió a trámite la presente solicitud de interpretación prejudicial;
Los artículos 36 y 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, a) Partes en el proceso interno Demandante: RUTAS DE AMÉRICA CIA. LTDA. C.A. Demandada: ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. (Colombia). b) Hechos De los documentos incluidos en el expediente, se desprenden los siguientes hechos: El 22 de septiembre de 1997, el representante legal de la Sociedad RUTAS DE AMÉRICA CIA. LTDA. C.A., suscribió, como tomador, la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera, con la empresa ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. La vigencia, inicial, de la póliza Nº 16-1329844, fue del 22 de septiembre de 1997 al 22 de septiembre de 1998, acordándose que la condición de asegurado y beneficiario recaerían sobre la empresa RUTAS DE AMÉRICA CIA. LTDA. C.A. Dicha póliza amparaba el autobús de Placa C-03211, marca SCANIA, modelo 1993.
La vigencia de la póliza fue renovada hasta el 22 de septiembre de 1999 con el certificado de seguro Nº 16-311 que amparaba única y exclusivamente el vehículo de Placa C-03211. De acuerdo a la demandante, la póliza cubría: “a) Muerte y/o Daños Personales, y b) Daños Materiales”. El 21 de noviembre de 1998, el mencionado vehículo de Placa C-03211, en la vía Puerto Tejada- GACETA OFICIAL Santander de Quilichao, colisionó con el microbús de Placa VKJ-722 afiliado a la Empresa VALLECAUCANA DE TRANSPORTES.
En este accidente perdieron la vida tres personas y varias resultaron heridas, todas éstas se encontraban en el microbús VKJ-722. La empresa RUTAS DE AMÉRICA CIA. LTDA. C.A. fue llamada a intervenir, en el proceso abierto para la causa, como tercero civilmente responsable. Por lo que esta empresa comunicó y reclamó a la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. el siniestro ocurrido.
En carta DI03487, de 31 de octubre de 2000, ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. negó el pago argumentando “no existir cobertura de acuerdo al ámbito geográfico”. Por lo tanto, la empresa RUTAS DE AMÉRICA CIA. LTDA. C.A. interpuso demanda con el fin de que se declare infundada la objeción que formuló la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., demanda que conoció el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta, que concluyó con sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demandante al encontrar que prosperaba la excepción de exclusión de responsabilidad.
Esta decisión fue apelada por la actora y confirmada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, por sentencia de 17 de octubre de 2003. Contra dicha sentencia, la actora interpuso recurso de casación, el cuál es conocido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la que decidió CASAR la sentencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial y, decretó “la suspensión del proceso hasta tanto se reciba respuesta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad RUTAS DE AMÉRICA CIA. LTDA. C.A., al hacer un recuento de los hechos, señala como pretensiones “1.
Que se declare infundada y carente de seriedad, la objeción formulada por la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. el día 31 de Octubre del año 2000 (Carta DI03487) a la reclamación presentada por la sociedad RUTAS DE AMÉRICA CIA. LTDA. C.A. en desarrollo de la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transporte Internacional por Carretera (…) y por siniestro que 19/03/2008 21.40 afectó las coberturas de Muerte y/o Lesiones Personales y Daños Materiales ocurrido el 21 de Noviembre de 1998. 2.
(…) se condene a la sociedad demandada (…) a pagar a mis mandantes una vez ejecutoriada la sentencia que así lo ordene, las siguientes sumas: 2.1. La suma de TREINTA MIL DOLARES (US$ 30.000), equivalente en pesos colombianos a $ 63.810.000.oo de acuerdo a la tasa vigente para el día 9 de noviembre del 2000 (…). 2.2. Al pago de la suma de SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES (US$ 7.500), equivalente en pesos colombianos a $ 15.952.500.oo de acuerdo a la tasa de cambio vigente para el día 9 de Noviembre del 2000 (…) suma que corresponde a los daños materiales ocasionados al vehículo automotor de placas (sic) VKJ-722 de propiedad de ‘VALLECAUCANA DE TRANSPORTES’ y que afectan al amparo de Daños Materiales de la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil base de esta acción. 2.3.
Al pago de los intereses moratorios (…) sobre la suma de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES (US$ 37.500), equivalente en pesos colombianos a $ 79.762.500.oo (…)”. El demandante fundamenta sus argumentos en las normas internas de la República de Colombia y en la Decisión 398 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La empresa ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. (Colombia) presenta las siguientes excepciones: “1.
RIESGO EXCLUIDO” hace referencia a los artículos 3 y 4 de la Decisión 290 y que de acuerdo al contrato se estipuló: “Ambito (sic) geográfico: Las disposiciones de este contrato de seguro sólo se aplicarán a eventos ocurridos fuera del territorio nacional de cada país emisor, salvo si algún país miembro resuelve aplicarlo también al territorio nacional (…).
En el presente caso el país emisor lo es la República de Colombia y el siniestro cuya indemnización se reclama ocurrió dentro del territorio del país emisor y no fuera del territorio nacional; además, no existe disposición alguna mediante la cual la República de Colombia haya resuelto aplicarlo al territorio nacional (…).
2. IMPROCEDIBILIDAD DE LA ACCION (sic) POR CUANTO NO EXISTE SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIADA QUE DECLARE AL ASEGURADO CIVILMENTE RESPONSABLE NI EXISTE ACUER- GACETA OFICIAL DO AUTORIZADO DE MODO EXPRESO POR LA COMPAÑIA (…)” expresamente solicitada por el contrato. Continúa exponiendo las excepciones: “3. EXONERACION (sic) DE LA ASEGURADORA POR HABERSE CONFIGURADO CAUSAL DE EXCLUSION (sic) DE LA RESPONSABILIDAD DE LA MISMA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZ (sic) (…). 4.
EXONERACION (sic) DE LA OBLIGACION (sic) DE PAGAR POR PARTE DE LA SOCIEDAD DEMANDADA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE SEGURO POR PARTE DEL ASEGURADO (…).
5. ILEGITIMIDAD DE LA PERSONERIA (sic) DEL DEMANDANTE (…). 6. PRESCRIPCION (sic) DE LA ACCION (sic) (…)”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en las Decisiones 290 y 398 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, como se tiene dicho la solicitud de interpretación prejudicial no obstante que no cumplió a cabalidad con todos los requisitos exigidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, sin embargo, de los documentos anexos se desprende las normas aplicables al caso concreto y que serán objeto de interpretación prejudicial. Por lo que, de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán de 19/03/2008 22.40 oficio los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y el numeral 4 del “Anexo a la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera – Amparo de Accidentes Corporales para Tripulantes” de la Decisión 290 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 2, 3, 4, 5 primer párrafo, 12, 94 literal h), 107 y 114 de la Decisión 398 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 290 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 1.- Aprobar la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera y el Anexo que ampara Accidentes Corporales para los Tripulantes Terrestres, cuyos textos constan agregados a esta Decisión. Artículo 2.- La Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y su Anexo, serán emitidos por una empresa aseguradora establecida en cualquiera de los Países Miembros y cubrirán, según corresponda, la responsabilidad civil derivada de los accidentes ocasionados a pasajeros y a terceros no transportados, y los daños corporales que sufra la tripulación, como consecuencia de accidentes causados por los vehículos habilitados pertenecientes a las empresas de transporte internacional por carretera.
Artículo 3.- Los Países Miembros no exigirán al transportador, para el otorgamiento de las autorizaciones necesarias para realizar el transporte internacional por carretera al amparo de las normas del Acuerdo de Cartagena, la contratación de ningún otro tipo de seguro adicional que cubra los riesgos amparados en la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y el Anexo adoptados por esta Decisión. Artículo 4.- Las empresas aseguradoras al emitir la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y su Anexo, pueden libremente concertar con el asegurado la tarifa del seguro, atendiendo los principios técnicos que regulan la materia, y no requerirá, en este caso, de autorización del órgano de control competente de sus respectivos países.
GACETA OFICIAL (…) Artículo 6.- Los representantes de las empresas aseguradoras están obligados a dar cobertura a las reclamaciones que se le presenten por la responsabilidad civil del transportador frente a los pasajeros y a terceros no transportados, y daños corporales que sufra la tripulación, derivados de los accidentes que tuvieren lugar dentro del territorio de su país y en el que tomen parte aquellas personas o empresas de transporte aseguradas por la empresa aseguradora, tomando en cuenta las condiciones generales establecidas en la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil.
Artículo 7.- Para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 6 que anteceden, los representantes de las empresas aseguradoras están obligados a: 19/03/2008 23.40 Artículo 8.- La empresa aseguradora está obligada a reembolsar a su representante, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de presentación de la liquidación cancelada o de la puesta en conocimiento de la sentencia ejecutoriada, las indemnizaciones que se hayan abonado a favor del beneficiario o damnificado como consecuencia de los riesgos cubiertos por la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y su Anexo, así como los demás gastos que correspondan de acuerdo a las condiciones de la Póliza y su Anexo, referidos.
(…)”. “Anexo a la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera – Amparo de Accidentes Corporales para Tripulantes” “( ) a) Proporcionar toda la asistencia necesaria a los asegurados, con ocasión de los accidentes ocurridos dentro de su territorio y cuyo riesgo está cubierto por la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y su Anexo. b) Responder solidariamente con la empresa aseguradora por todas las obligaciones derivadas de la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y su Anexo, y que se originen por accidentes ocurridos dentro del territorio de su país. c) Otorgar un trato igual a los asegurados de su representada como si se tratara de su propio asegurado. d) Tomar las medidas oportunas y necesarias tendientes a proteger los intereses de la empresa aseguradora.
Las decisiones tomadas por el representante en este sentido obligarán a la empresa aseguradora. e) Dar aviso a la empresa aseguradora, en el más breve plazo posible de conocido el siniestro, de la ocurrencia del mismo e informar a ésta de las circunstancias y demás elementos conocidos. f) Efectuar por cuenta de la empresa aseguradora los pagos y anticipos relativos a los siniestros reportados, teniendo en cuenta las garantías acordadas en el contrato de seguro, e iniciar las acciones judiciales y extrajudiciales contra los autores de tales siniestros.
“4. Este amparo sólo cubrirá accidentes ocurridos fuera del territorio nacional del país emisor de la póliza.” Decisión 398 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 2.- La presente Decisión establece las condiciones para la prestación del servicio de transporte internacional de pasajeros por carretera entre los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, con el objeto de liberalizar su oferta.
Artículo 3.- La oferta y la prestación del servicio de transporte internacional se sustentan en los siguientes principios fundamentales: libertad de operación; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no discriminación; igualdad de tratamiento legal; libre competencia y, nación más favorecida. Artículo 4.- Los Países Miembros acuerdan homologar las autorizaciones y los documentos de transporte y eliminar toda medida restrictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de transporte internacional.
Artículo 5.- El transporte internacional de pasajeros por carretera que se efectúe entre GACETA OFICIAL Países Miembros del Acuerdo de Cartagena o en tránsito por sus territorios, se regirá por la presente Decisión y sus normas complementarias. (…) Artículo 12.- El Permiso Originario y el Permiso Complementario de Prestación de Servicios, así como el Certificado de Habilitación, no facultan al transportista autorizado para realizar transporte local de pasajeros por carretera en los Países Miembros.
(…) Artículo 94.- El boleto de viaje será numerado y deberá contener la siguiente información y condiciones: ( ) h) Características generales de la cobertura del seguro; ( ) Artículo 107.- En todo transporte internacional y durante el viaje, el pasajero deberá estar cubierto por un seguro de accidentes corporales, el cual será previamente contratado por el transportista autorizado.” (…) Artículo 114.- La responsabilidad civil del transportista autorizado no podrá exceder de los montos establecidos como cobertura para la póliza andina.
(…). I. De la solicitud de interpretación prejudicial Se adjunta con la presente interpretación prejudicial la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. Nº 694, de 3 de agosto de 2001, aclarando, que dicha solicitud debe ser enviada directamente a este Tribunal sin necesidad de Acudir a los mecanismos de la Cancillería de los Países Miembros ni a sus organismos consulares. 19/03/2008 24.40 II.
De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno Como quiera que dentro de los documentos enviados por el Juez Consultante, establece este Tribunal que se argumenta la aplicación del derecho nacional a un caso regulado por el derecho comunitario, se hace necesario tocar el tema de la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno. Con relación al tema el Tribunal de Justicia sostiene que: “( ) Se estableció así un régimen común y uniformes (sic), de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.
Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior (…) que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable ( )”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839, de 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso).
En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.
En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.
Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inme- GACETA OFICIAL diata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.
No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’ ”.
(Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al primer principio, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ).
En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ( ).
El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”.
(Proceso 1-AI2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de 19/03/2008 25.40 segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90 publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990). Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.
Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales ( ). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno ( ).
Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación ( ).
Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo”.
(Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6IP-93, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, de 25 de marzo de 1994). En la Comunidad Andina los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación GACETA OFICIAL del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Organismo ha sostenido que: “(…) las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno ( )”. (Proceso 7-AI-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 520, de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú). En virtud de lo expuesto, este Tribunal sostiene que las Decisiones 290 y 398 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prevalecen sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto éste resulte incompatible con dichas Decisiones.
De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario, de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración Andina, en los asuntos en que los Países han cedido soberanía para su regulación por órganos comunitarios. III. Recuento Histórico Para entender el espíritu de las normas que se van a interpretar, en este caso, se hace necesario hacer un recuento histórico sobre la manera como la Comunidad Andina abordó la temática a fin de establecer la filosofía que inspiró finalmente la regulación de un único seguro que cubriera en todo el territorio de la sub-región por donde se realice prestación del servicio de Transporte Internacional por Carretera, los posibles riesgos respecto de pasajeros y terceros no transportados en ejercicio de la mencionada actividad.
En efecto, en el año 1972 1 la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 56 “Transporte Internacional por Carreteras” considerando que el sector de los transportes terrestres merece prioridad y acciones urgentes destinadas a promover la integración física del Área 1 Noveno Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena celebrada en Lima (Perú) del 10 al 14 de julio y del 17 al 20 de agosto de 1972 19/03/2008 26.40 y la creación del mercado subregional andino, dado los altos costos y los prolongados periodos que demoraban los servicios de transporte que constituían un obstáculo al intercambio recíproco entre los Países Miembros, estableciendo como campo de aplicación de la Decisión y de sus anexos, el transporte internacional que se efectúa entre los Países Miembros y, en lo que corresponda, al transporte internacional por carretera en tránsito, ya sea entre éstos o entre éstos y terceros países.
En el artículo 15 de la Decisión 56, ya derogada, y en el artículo 3 del respectivo Anexo se dispone: “Cada País Miembro establecerá los requisitos necesarios para exigir a todo transportador internacional por carretera la adecuada responsabilidad financiera o contrato de seguros con el fin de garantizar el pago de las obligaciones derivadas de daños a terceros, a los pasajeros y sus efectos y al propio personal empleado por el transportador, de acuerdo con las disposiciones y reglamentaciones aplicables a sus transportadores nacionales” y “Los Países Miembros exigirán a sus transportadores las condiciones que aseguren, de acuerdo a sus legislaciones nacionales, su efectiva responsabilidad frente a las obligaciones emanadas de la autorización otorgada para efectuar el transporte internacional por carretera” Normas que se desarrollaron en el artículo 5 literal d) del Anexo de la misma Decisión a la que se ha hecho referencia relativo al “contrato de seguro con el fin de garantizar el pago de las obligaciones derivadas de daños a terceros, ocasionados por las operaciones del transporte objeto de esta Decisión, a los pasajeros y sus efectos y a las tripulaciones empleadas por el transportador” como uno de los requisitos para obtener la autorización para el ejercicio de la actividad.
De manera que en lo relativo al seguro de riesgos respecto de daños sufridos por pasajeros, terceros y tripulación en ejercicio de la actividad de transporte internacional no constituía un régimen común sino que cada País hacía las exigencias conforme a su normativa nacional. Posteriormente, la Decisión 56 fue derogada por la Decisión 257, en la que se reguló el “transporte internacional de mercancías por carretera”, y estableció como uno de los requisitos para solicitar, tanto el Certificado de Idoneidad como el GACETA OFICIAL Permiso de Prestación de Servicios, la adopción de una póliza única por parte de los transportadores que deseaban prestar el servicio de transporte internacional de mercancías, a fin de que se tuviera una cobertura regional para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil del transportador autorizado frente a terceros y los daños corporales que sufriera la tripulación de los vehículos habilitados con motivo de las operaciones de transporte internacional de mercancías por carretera y evitar, de esa manera, que el transportador tuviera que adquirir una póliza en cada uno de los países por los que se circulara.
La Decisión 289 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera”, adoptada el 21 de marzo de 1991 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 80, de 4 de abril de 1991, fue expedida sobre la filosofía de una nueva etapa que vive el proceso de integración, por la necesidad de adoptar una norma comunitaria coherente y práctica que incorpore mayor flexibilidad y simplificación en la circulación de las personas en el territorio subregional, ante el vacío normativo que se produjo con la derogatoria de la Decisión 56, que regulaba el transporte de pasajeros por carretera, y las previsiones de la Decisión 257, que solo se refiere al transporte internacional de mercancías.
En el artículo 19, la Decisión 289 exige, entre otros, como requisito para otorgar el Permiso Originario de Prestación de Servicios “c) Compromiso de obtener una Póliza de Seguro, cuya cobertura sea válida en el territorio de ese país Miembro, que le garantice al pasajero, a la tripulación y a terceros el pago de una indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufran como consecuencia de accidentes ocasionados en las operaciones de transporte objeto de esta Decisión. La cobertura de la póliza también amparará al equipaje del pasajero”.
En el artículo 38, la Decisión 289 establece que “En toda operación de Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera y durante la duración del viaje, el pasajero estará cubierto por un seguro obligatorio de accidentes personales previamente contratado por el Transportador autorizado” del que se infiere cobertura en todo el territorio en donde se realice el Transporte Internacional, pero solo en lo relacionado con los pasajeros. 19/03/2008 27.40 Solo se exigía entonces un seguro con cobertura válida en el territorio del País en donde se solicitaba el Permiso Originario de Prestación de Servicios.
Dicho permiso se otorgaba en el País Miembro del domicilio principal de la empresa transportadora, y los riesgos acaecidos por fuera de dicho territorio en ejercicio de la actividad podían ser cubiertos con la Póliza de Seguro, con cobertura válida en el territorio del otro País Miembro que otorgaba un Permiso Complementario de Prestación de Servicio.
El Permiso Complementario para realizar Transporte Internacional de pasajeros por Carretera solo podía ser solicitado ante la autoridad competente del otro País Miembro, por quien ya tenía su Permiso Originario de Prestación de Servicio, haciendo constar rutas horarios y frecuencias. En la Reunión de Ministros de Transportes y Comunicaciones y Obras Públicas de los Países de la Comunidad Andina celebrada en la ciudad de La Paz (Bolivia) en el año de 1990, se recomendó a la Comisión la adopción de una Decisión que estableciera la Póliza Única de Seguros de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera en el territorio de la Subregión. El proyecto de Decisión fue aprobado en el marco de la Reunión Extraordinaria por el Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre CAATT y adoptado como Decisión 290 por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en el año de 1991 en el Quincuagésimo quinto Periodo de Sesiones.
De manera que, para la habilitación de un vehículo al transporte internacional por carretera, los organismos nacionales de los Países Miembros deben exigir, entre otros requisitos, la contratación de la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil, la que debe estar vigente durante las operaciones de transporte internacional por carretera.
IV. De la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil – Decisión 290. La Decisión 290 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobada el 21 de marzo de 1991, en su parte considerativa dice que: “(…) La Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil, tiene cobertura subregional para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil del GACETA OFICIAL transporte autorizado frente a terceros y los daños corporales que sufra la tripulación de los vehículos habilitados con motivo de las operaciones de transporte internacional de mercancías por carretera, para, contribuir de manera eficaz a la facilitación de las operaciones de transporte internacional de mercancías por carretera que se realicen entre Países Miembros, evitando que los transportadores autorizados se vean obligados a contratar pólizas de seguro en cada uno de los Países Miembros por los cuales van a circular o desarrollar su actividad (…)”.
La Decisión 290 tiene 9 artículos y un Anexo Aprobatorio de la Póliza, a la cual se adjuntó otro Anexo relativo al Amparo de Accidentes Corporales para Tripulantes. Allí se contempla el amparo por responsabilidad civil derivada de daños ocasionados a: 1) Pasajeros: muerte y daños personales y/o materiales 2; 2) Terceros no transportados: muerte, daños personales y/o materiales; 3) Equipaje de los pasajeros, a excepción de la carga; 4) Daños corporales que sufra la tripulación. También se establece que los Países Miembros no exigirán al transportador, para el otorgamiento de las autorizaciones necesarias para realizar el transporte internacional por carretera al amparo de las normas del Acuerdo de Cartagena, la contratación de ningún otro tipo de seguro adicional que cubra los riesgos amparados por la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y el Anexo, adoptados por la Decisión 290, artículo 3 de la citada decisión. Por lo anterior cabría entonces la posibilidad de que con respecto a los riesgos no cubiertos por dicha Póliza Andina, el transportista sí tendría que contratar otras pólizas, como es el caso de los Tripulantes respecto de los cuales, como el “Anexo a la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera-Amparo de Accidentes Corporales para Tripulantes”, en el numeral 4 esta- 2 Pasajero: es toda persona transportada que sea portadora de un pasaje o que figure en la lista de pasajeros del vehículo asegurado. 19/03/2008 28.40 blece “Ámbito Geográfico.
Este amparo sólo cubrirá accidentes ocurridos fuera del territorio nacional del país emisor de la póliza” lo cual implica que la empresa transportadora deberá adquirir otra póliza que ampare los accidentes ocurridos dentro del territorio nacional del país emisor de la póliza. Si los Tripulantes están asegurados en el territorio del País que expidió la Póliza Andina el Transportador no está obligado a adquirir otro seguro por este concepto, de lo contrario sí. Dentro del proceso interno, donde se hace la solicitud de interpretación prejudicial, se ha querido trasladar la disposición anteriormente analizada a la “POLIZA ANDINA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL TRANSPORTADOR INTERNACIONAL POR CARRETERA”, pero para este Tribunal el numeral 3º del ANEXO de la DECISIÓN 290 establece la opción de aplicar las disposiciones de la Póliza Andina o las del territorio nacional.
No fue la intención del legislador andino al expedir la Decisión 290 y en cuanto al cubrimiento de los riesgos que se generen respecto de pasajeros y terceros no transportados en ejercicio de la actividad Transporte Internacional, que las empresas transportadoras tuvieran que adquirir amparos diferentes: uno, el que se deriva de la Póliza Andina para cubrir los riesgos que ocurran por fuera del territorio del país Emisor de la misma, es decir en el resto del territorio de la subregión por donde se preste dicho servicio y otro, para cubrir los riesgos en el país Emisor de la Póliza Andina, ya que de una parte, el artículo 3 de la Decisión en comento, como ya se señaló, prohíbe a los Países Miembros exigir a la empresa transportadora adquirir ningún otro tipo de seguro adicional, y de otro lado, no existe razón lógica alguna para ello, dado que la evolución normativa andina que se ha presentado, en el título anterior, llevó precisamente a dar mayor agilidad y economía a la prestación del servicio mediante la previsión de una única póliza.
Lo contrario sería aseverar, contra la claridad y filosofía de la norma, que como lo que se ampara son los riesgos relacionados con el transporte internacional por carretera en la subregión, la Póliza Andina solo cubriría dicha actividad cuando la misma se realiza por fuera del país que emitió la Póliza, y que tan pronto el vehículo sale de dicha frontera entra a operar el seguro andino. GACETA OFICIAL No cabe, entonces decir que, para la habilitación de un vehículo a la modalidad de Transporte Internacional por Carretera la autoridad nacional debe exigir, además de las obligaciones previstas en la Decisión 290, los seguros por los riesgos que se sucedan en el territorio del País al que pertenece la empresa aseguradora que emite la Póliza Andina para amparar a los pasajeros y los terceros que sufran daños por el ejercicio de la actividad dentro del territorio de dicho País, conclusión absurda y contraria a la filosofía que inspiró la contratación de un seguro único con cobertura subregional.
No es dado, por lo tanto, trasladar la eximente de cobertura aplicable a los tripulantes de que trata el numeral 4 del “ANEXO A LA POLIZA ANDINA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL TRANSPORTADOR INTERNACIONAL POR CARRETERA- AMPARO DE ACCIDENTES CORPORALES PARA TRIPULANTES” al caso de pasajeros y terceros no transportados, porque ello equivaldría a una interpretación contraria a los principios del derecho comunitario y a la filosofía de la integración. En conclusión, de manera general se desprende de la Decisión 290 que la adopción de una póliza andina facilita las operaciones de transporte internacional por carretera, evitando que transportistas de los Países Miembros se vean obligados a contratar pólizas de seguros en cada uno de los países por los cuales circulan o desarrollan su actividad.
Es necesario hacer notar y puntualizar que el anexo “Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera” se refiere al contrato de seguro, que incluye los términos y condiciones para su aplicación, por lo que no puede contradecir ni menos desnaturalizar los objetivos y fines que persigue la Decisión 290, que crea la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera, por que lo contrario supondría que el nomen juris de dicha Decisión, que es Póliza Andina, y su artículo 3, que prohíbe a los Países Miembros exigir al transportista para obtener la autorización del transporte internacional por carretera, ningún otro seguro adicional, se estaría utilizando para inducir a error a quienes toman la Póliza Andina en la creencia de que están obteniendo una cobertura Subregional, que incluye a todos lo Países Miembros y que al momento del recla- 19/03/2008 29.40 mo de la indemnización del siniestro, a título de anexo y contra toda lógica jurídica, se pretenda excluir la cobertura del País Miembro donde precisamente se contrató el seguro, lo que resultaría, además, un contrasentido.
Dentro del contexto de la Póliza Subregional, el artículo 6 de la referida Decisión 290 prevé la obligación de los representantes de las aseguradoras en cada País Miembro de dar cobertura a las reclamaciones presentadas por un accidente dentro del territorio de su país, obligación que se hace patente frente a los pasajeros y a terceros no transportados, así como a los daños corporales que pudiese sufrir la tripulación. Tomando en cuenta las condiciones establecidas en la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y cumpliendo las obligaciones previstas en el artículo 7 de la Decisión 290.
Por lo expuesto, este Tribunal considera que el consultante, debe aplicar lo dispuesto en la citada Decisión 290 debiendo poner la máxima atención, al momento de analizar la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil contratada por la accionante, a fin de determinar el verdadero sentido de ésta cláusula dentro del caso concreto, teniendo en consideración el principio de supremacía del derecho comunitario.
En caso que se considere que prospera la reclamación del demandante, se deberá aplicar los criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de la mencionada Decisión 290. V. Del Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera En la Comunidad Andina, el Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera está regulado por la Decisión 398, (adoptada en la Sexagésimo noveno Período Ordinario de Sesiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena celebrado en Lima el 17 de enero de 1997), la que sustituyó la Decisión 298, y que fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 243 el 27 de enero de 1997, estableciendo las condiciones para la prestación del servicio de transporte internacional de pasajeros por carretera entre los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, hoy Comunidad Andina, con el objeto de liberalizar su oferta.
La Decisión 561 de la Comisión de la Comunidad Andina, modificó la Decisión 398, pero sólo GACETA OFICIAL en lo relacionado con las condiciones técnicas para la habilitación y permanencia de los ómnibuses o autobuses en el servicio, específicamente el artículo 80 de la Decisión 398, por lo tanto la norma aplicable al caso concreto es la vigente al momento de ocurrido el siniestro, el 21 de noviembre de 1998, es decir, la citada Decisión 398, cuyos artículos sólo se desarrollan en lo que es pertinente al caso concreto.
De acuerdo a lo dispuesto en la parte considerativa de la Decisión 398 “(…) el transporte internacional de pasajeros por carretera constituye uno de los instrumentos de ayuda eficaz para la consolidación del espacio económico Subregional y el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena (…)”. Los principios fundamentales del Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera, se encuentran en los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 398, estos artículos establecen las condiciones necesarias para la prestación del servicio de transporte internacional de pasajeros por carretera entre los Países Miembros de la Comunidad Andina, con el objetivo de liberalizar su oferta.
Dicha oferta y la prestación de servicios se sustentan básicamente en los siguientes principios: 1. libertad de operación 2. acceso directo al mercado 3. trato nacional 4. transparencia 5. no discriminación 6. igualdad de tratamiento legal 7. libre competencia 8. nación más favorecida De acuerdo al artículo 4 de la Decisión 398, los Países Miembros acuerdan eliminar toda medida restrictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de transporte internacional.
En consecuencia, el ámbito de aplicación del transporte internacional de pasajeros por carretera que se efectúe en los Países Miembros, se regirá por la Decisión 398 y por sus normas complementarias. La Decisión 398, señala como transportista autorizado a la persona jurídica cuyo objeto social 19/03/2008 30.40 es el transporte de pasajeros por carretera, constituida en uno de los Países Miembros conforme a sus normas de sociedades mercantiles o de cooperativas, que cuenta con el Permiso Originario de Prestación de Servicios y uno o más permisos Complementarios de Prestación de Servicios.
Dado que el Permiso Originario (emitido por el País de origen del transportista) y el Permiso Complementario de Operación, (emitido por País Miembro diferente al País de origen del transportista) así como la Certificación de Habilitación, no facultan al transportista autorizado para realizar el transporte local de pasajeros por carretera en los Países Miembros, según se establece en el artículo 12 de la Decisión 398, resulta presupuesto necesario para la aplicación de la Póliza Andina la prestación de “Transporte Internacional”, conforme a las definición que del mismo hace el artículo 1º, a más que para la aplicación de la Póliza Andina se debe tener en cuenta el territorio en donde se produjo el riesgo amparado, es decir, el evento, más no la nacionalidad de la empresa que en ejercicio de la actividad de Transporte Internacional produjo el mismo, dado que se trata de un servicio comunitario.
En cuanto a los daños que pueden sufrir los pasajeros, y como un asunto de confianza, dentro de las especificaciones que debe contener el boleto de viaje en este tipo de contrato de transporte, se encuentra “Las características generales de la cobertura del seguro” literal h) del artículo 94 de la Decisión 398, que concuerda con la obligación que se prevé en el artículo 107 de la misma: “En todo transporte internacional y durante el viaje, el pasajero deberá estar cubierto por un seguro de accidentes corporales, el cual será previamente contratado por el transportista autorizado” Y, ante terceros, se establece la responsabilidad del transportista por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar durante la operación en el artículo 102, segundo párrafo, Decisión 398.
La póliza andina debe cubrir todos los anteriores riesgos y en su defecto, en todo caso, el artículo 114 de la Decisión 398 establece que “La responsabilidad civil del transportista autorizado no podrá exceder de los montos establecidos como cobertura para la póliza andina” GACETA OFICIAL En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Las Decisiones 290 y 398, prevalecen sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dichas Decisiones, conforme a los principios de aplicación inmediata y primacía de la norma comunitaria.
SEGUNDO: Quiso la Comunidad Andina que para cubrir los riesgos derivados de la prestación del servicio denominado Transporte Internacional por Carretera existiera una sola Póliza Andina en relación con los pasajeros, sus equipajes, terceros no transportados; y respecto de la Tripulación que la Póliza Andina cubriera los riesgos, excepto los accidentes ocurridos dentro del territorio del País que emitió la Póliza Andina.
TERCERO: No resulta lícito expedir una Póliza Andina eximiendo la cobertura en el territorio del País Emisor de la Póliza, en lo que se relaciona al amparo a pasajeros, sus equipajes, terceros no transportados, ya que solo se eximía dicha cobertura territorial a la tripulación por expresa definición del numeral 4º del Anexo de Cobertura a Tripulantes de la Decisión 290"
CUARTO: La Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil, al tener cobertura Subregional, deberá ser emitida por una empresa aseguradora establecida en cualquiera de los Países Miembros y cubrirá la responsabilidad civil derivada de los accidentes ocasionados a pasajeros y a terceros no transportados y los daños corporales que sufra la tripulación como consecuencia de accidentes causados por vehículos habilitados.
Los Países Miembros no pueden exigir seguro adicional que cubra los riesgos previstos en la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil ya que al estar amparado por una norma de Derecho Comunitario tiene prevalencia frente a cualquier otro requerimiento de orden interno de los Países Miembros.
QUINTO: La Compañía Aseguradora que emita la Póliza Andina debe tener Aseguradoras Corresponsales en todos los Países de cobertura 19/03/2008 31.40 de dicha Póliza, a los fines del artículo 6º de la Decisión 290.
SEXTO: Este Tribunal considera que el consultante debe aplicar lo dispuesto en la citada Decisión 290 debiendo poner la máxima atención, al momento de analizar la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil contratada por la accionante, teniendo en consideración el principio de supremacía del derecho comunitario.
SEPTIMO: Todo lo relacionado con el Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera, se rige por la Decisión 398 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 19/03/2008 32.40 PROCESO Nº 137-IP-2007 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, solicitada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 2711-2006.
Marca: Figura bidimensional de planta de calzado. Actor: Juan Alfonso Moreno Campana. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 10 días del mes de enero del año dos mil ocho. VISTOS: El Oficio Nº 286-2007-SCS-CS, de 14 de agosto de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de agosto de 2007, mediante el cual la Sala Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2711-2006.
Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 2 de octubre de 2007. 1. Las partes. Demandante: Juan Alonso Moreno Campana.
Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. INDECOPI. Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. FABRICACIONES Y DISTRIBUCIONES MANUEL E.I. R.L. 2.
Determinación de los hechos relevantes. El 5 de junio de 2000, FABRICACIONES y DISTRIBUCIONES MANUEL E.I.R.L., solicitó el registro del signo constituido por la figura bidimensional de una planta de calzado compuesta por figuras circulares en alto relieve y la denominación TAAP DANCE escrita en letras características, para distinguir “prendas de vestir, calzados y sombreros” de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 21 de septiembre de 2000, Julio Moreno Campana formuló observación contra el registro del signo solicitado, argumentando ser titular de la marca de producto TAPP en la misma clase. Mediante Resolución Nº 13087-2001/OSD-INDECOPI, de 19 de noviembre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado.
El 13 de diciembre de 2001, Julio Moreno Campana interpuso recurso de apelación El 18 de febrero del 2002, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución Nº 155-2002/TPI-INDECOPI, con la cual confirmó la Resolución Nº 13087-2001/OSDINDECOPI, de 19 de noviembre de 2001.
El 12 de abril de 2002, Julio Moreno Campana formula demanda contencioso administrativa contra la resolución administrativa de última instancia, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de la República del Perú. En ésta alega la inexistencia de confundibilidad entre los signos sub litis. La Sala Civil de la Corte Suprema, mediante sentencia de 18 de febrero de 2005 resuelve declarar INFUNDADA la demanda, con voto salvado del Vocal Supremo Dr. Sánchez-Palacios GACETA OFICIAL Paiva en el sentido de declarar FUNDADA la misma.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; 19/03/2008 33.40 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.
(…)” DECISIÓN 486 “(…) Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación de los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
De oficio se interpretará el artículo 81 de la misma Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. “( ) (…)” Art. 81.
Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Art. 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. INTERPRETACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma GACETA OFICIAL posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Igualmente, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.
En igual sentido, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 conserva los principios de la no retroactividad y ultractividad de las normas jurídicas, dejando claro que el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones, prórrogas, y plazos de vigencia, se rigen por la nueva norma. 19/03/2008 34.40 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.
(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, de 30 de marzo de 1998). Las citas precedentes, aunque se refieren a la norma sustancial que se encontrare vigente al GACETA OFICIAL 19/03/2008 35.40 momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, se aplican perfectamente al caso bajo estudio y, en consecuencia, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de la cancelación del registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación del registro de la marca. rantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
Por otro lado, las etapas procesales que ya han sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro de la marca se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la presentación de las observaciones.
2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Con base en el concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, ga- De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
GACETA OFICIAL Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.
(Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 585, de 20 de julio de 2000). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca solicitada cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
3. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR PROHIBICIÓN RELATIVA DE REGISTRO. RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA/INDIRECTA). REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para re- 19/03/2008 36.40 gistro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). GACETA OFICIAL El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al Proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el 19/03/2008 37.40 grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido concep- GACETA OFICIAL 19/03/2008 38.40 tual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. identificar si la posible existencia o no de similitud, entre éstos es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.
Reglas para efectuar el cotejo marcario
4. CLASES DE MARCAS. MARCAS MIXTAS CON ELEMENTOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e Si bien el signo solicitado para su protección en el presente caso, constituye un diseño industrial, no existe norma comunitaria andina que prohíba el registro de diseños industriales como marca, siempre que éstos cumplan con los requisitos esenciales de registrabilidad antes señalados.
En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos compuestos y a los signos mixtos. Las marcas denominativas utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras y palabras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.
En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. En cuanto a las marcas denominativas compuestas, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ).
La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( ).” (Proceso N° 13-IP-2001, caso: “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). En el supuesto de solicitarse el registro de una marca mixta con elemento denominativo compuesto, donde haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especial- GACETA OFICIAL mente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…).” (Proceso Nº 13-IP2001, ya citada). Por tanto, si de la denominación forman parte uno o más vocablos que dotan de distintividad suficiente al signo, éste podrá ser objeto de registro.
Las marcas mixtas se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con el examen de registrabilidad de este tipo de signos, la jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso Nº 04IP-88, caso: “DAIMLER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 39, de 29 de enero de 1989). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 19/03/2008 39.40 su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.
SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.
QUINTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomar- CONCLUYE:
PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.
La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de GACETA OFICIAL se en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos.
SEXTO: 19/03/2008 40.40 tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de los signos denominativos compuestos, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consul- Isabel Palacios L. SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú