Gace1645 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXV - Número 1645 Lima, 12 de agosto de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 61-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC. Marca: “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”. Expediente Interno N° 9409-02-L.Y.M. Proceso 60-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 81, 95 y 96 de la misma Decisión 344 y del párrafo cuarto del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta). Actor: sociedad PEPSICO INC. Proceso interno Nº 2003-0194 Proceso 48-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del Párrafo Cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 4009-EGF. Actor: Sociedad KRAFT FOODS, INC. Marca denominativa “MANANITAS” Proceso 58-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa y, los artículos 108 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-0154. Actor: LUÍS FERNANDO LOPERA ARANGO. Marca mixta: “CASABLANCA” Para nosotros la Patria es América 38 GACETA OFICIAL 12/08/2008 2.56 PROCESO 061-IP-2008 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC. Marca: “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”. Expediente Interno N° 9409-02-L.Y.M. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil ocho. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 30 de abril de 2008. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC. La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

El tercero interesado es: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 1.2. Acto demandado La sociedad KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC. impugnó la siguiente Resolución Administrativa: N° 979693 de 11 de diciembre de 2001, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador y notificada el 29 de enero de 2002, a través de la cual se rechaza la oposición presentada por KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC. y concede el registro del signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”, para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 30 de noviembre de 2000, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A. FAMIPRODUCT, solicitó el registro del signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”, para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 3 de abril de 2001, KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC. presentó oposiciones en contra de la solicitud de registro del signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”.

Se fundamentó, principalmente, en que tiene registrada en el Ecuador la marca “FAMILIA” para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional desde el año 1976. 3. El 19 de junio de 2001, PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A. contestó las oposiciones; y, el 3 de julio de 2001 presentó un escrito informando que cambió su nombre a PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. GACETA OFICIAL 4.

El 11 de diciembre de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la resolución No. 979693, por la cual se rechaza la oposición presentada por KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC. y concede el registro del signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”, para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC., a través de apoderada, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que “tiene registrada y vigente en el Ecuador la marca FAMILIA, registro Original (sic) No. 735-76 de 9 de marzo de 1976, por tanto sus derechos sobre esta marca son muy anteriores de los que tiene PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. (…)”. - Señala que “la denominación COCINA FAMILIA MEGAROLLO, no es suficientemente distintiva ya que está compuesta de dos términos meramente descriptivos, cuales son COCINA y MEGAROLLO, y de un término idéntico a la famosa y notoriamente conocida marca FAMILIA de propiedad de mi representada, a lo que se añade el hecho que las marcas en conflicto están destinadas a proteger la misma clase internacional No. 16”. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual al contestar la demanda deduce las siguientes excepciones: - “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa”. - “Ratifico la resolución (…) que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente”. - “Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente”. - “Se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y los demás que me franquea la Ley”. 12/08/2008 3.56 El Procurador General del Estado da contestación a la demanda a través de la Directora de Patrocinio Encargada y Delegada, y manifiesta que “corresponde al Procurador General del Estado la supervisión de los procesos judiciales y de los procedimientos arbitrales y administrativos de impugnación o reclamo, en los que participen las instituciones del Estado que tengan personería jurídica.

Por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio. Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso, de conformidad con las normas de la Ley Orgánica (…), señalo casillero judicial (…)”. d) Tercero interesado La sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente: - Que ”La denominación COCINA FAMILIA MEGAROLLO es suficientemente distintiva pues del simple cotejo marcario se puede notar que esta denominación compuesta por tres palabras permite distinguir un producto determinado en el mercado; esto es, un rollo grande de toallas de cocina”. - Señala que es titular de las siguientes marcas en el Ecuador: FAMILIA, FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO, FAMILIA CONFORT TRIPLE ROLLO, FAMILIA CONFORT 3 EN 1, FAMILIA Y DISEÑO. “(…) al ser titular de estas marcas legitima su derecho de pretender el registro de la denominación COCINA FAMILIA MEGAROLLO (…)”. - Afirma “mal hace la compañía accionante al acreditarse derechos que no le corresponden, como es el derecho prioritario sobre la marca FAMILIA, pues como he demostrado, el primer registro de la marca FAMILIA data del año 1966, es decir, el registro fue concedido 10 años antes que el registro sobre el cual la compañía KIMBERLY CLARK CORPORATION fundamenta su derecho de prioridad”. - Observa que “La compañía KIMBERLY CLARK CORPORATION alega en su demanda fama y notoriedad de la marca FAMILIA de su propiedad; sin embargo, esta denominación no es ni ha sido utilizada por dicha compañía en GACETA OFICIAL el Ecuador por lo que es extraño e imposible que una marca que no ha cumplido con su razón de existir, DISTINGUIR con su USO; pueda adquirir la calidad de notoria”. - Indica que: “PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. goza además de la titularidad de este nombre comercial; así es, precisamente la denominación PRODUCTOS FAMILIA identifica la actividad que realiza mi representada no solo en el Ecuador sino también en otros países de la Comunidad Andina”. - Finalmente, manifiesta que “la única marca FAMILIA que goza de notoriedad en el mercado ecuatoriano es la de propiedad de mi representada ya que esta (sic) es la única que utiliza esta marca y por lo tanto ha logrado que su marca distinga productos en el mercado nacional y también internacional especialmente en Colombia”. 12/08/2008 4.56 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO” fue presentada el 30 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 CONSIDERANDO: (…)

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 30 de abril de 2008.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

GACETA OFICIAL (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 12/08/2008 5.56 a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) DEL NOMBRE COMERCIAL Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

(…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. (…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

GACETA OFICIAL 12/08/2008 6.56

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: - La norma comunitaria en el tiempo; - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: Comparación entre Marcas Denominativas Simples y Compuestas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgos de confusión: directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - La marca notoria y su prueba; - La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido;

Confusión con la marca notoriamente conocida; - Los signos descriptivos; - El nombre comercial; - La coexistencia marcaria.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”. MOUCHET, Carlos.

“INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278. Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de pro- 1 Proceso Nº 114-IP 2003.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/08/2008 7.56 fundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

En conclusión, la solicitud de registro del signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. 2 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 3 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: 3 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad 12/08/2008 8.56 sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

3.3. CLASES DE MARCAS La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es un denominativo compuesto: “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”, y que la marca de la sociedad que presenta la oposición es: “FAMILIA”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 4 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”. 5 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 6

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 7 5 6 7 Proceso 13-IP-2001, ya citado.

Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/08/2008 9.56 Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 8 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 9 8 9 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 10 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 12/08/2008 10.56 signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 11 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 12 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 13

3.5. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta 11 Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el 12 13 10 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 14 12/08/2008 11.56 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 15 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. La determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 14 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 16

3.7. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Tomando en cuenta que la parte actora, en su escrito de demanda, manifiesta que “la denominación COCINA FAMILIA MEGAROLLO no es suficientemente distintiva ya que está compuesta (…) de un término idéntico a la famosa y notoriamente conocida marca FAMILIA de propiedad de mi representada (…)”; Y, que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. alega, en su escrito de contestación a la demanda, que “La compañía KIMBERLY CLARK CORPORATION alega en su demanda fama y notoriedad de la marca FAMILIA de su propiedad; sin embargo, esta denominación no es ni ha sido utilizada por dicha compañía en el Ecuador por lo que es extraño e imposible que una marca que no ha cumplido con su razón de existir, DISTINGUIR con su USO; pueda adquirir la calidad de notoria”; y, que “la única marca FAMILIA que goza de notoriedad en el mercado ecuatoriano es la de propiedad de mi representada ya que esta es la única que utiliza esta marca y por lo tanto ha logrado que su marca distinga productos en el mercado nacional y también internacional especialmente en Colombia”;

Este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la marca notoria y su prueba. El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, 16 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/08/2008 12.56 la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 17 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 18 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 19 17 18 19 FERNANDEZ Novoa, Carlos;

“Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. 12/08/2008 13.56 MILIA”, considerada como marca notoria, según la parte actora, el Tribunal estima adecuado referirse al tema “Reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido”.

En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 20 A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

El Tribunal, a manera ilustrativa, estima adecuado referirse a las marcas renombradas o también conocidas como “‘marcas de alto renombre’ (…) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido 20 Tomando en cuenta que el signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”, contiene la expresión “FA- Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ‘marcas prestigiosas’, etc.” (Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, p. 41): La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquélla “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca.

( ) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”. (Carlos FernándezNovoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). Asimismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (…) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas.

Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria.

Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada”. (Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495). Y que “Los extraordinarios conocimientos y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual, además de incluir la particularmente amplia y extensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensión del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepción al principio de especialidad del Derecho de Marcas”.

(Luis Al- 12/08/2008 14.56 berto Marco Arcalá: “Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unión Europea”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641). Por tanto, “La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión”.

(Etienne Sanz de Acedo Hecquet: “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería”; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28). Cabe destacar también que “En muchos ordenamientos se distingue entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, reconociendo sólo a estas últimas la protección contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio.

Sin embargo, la terminología y la práctica relativas a esta distinción difieren ligeramente en el mundo. Por eso la Unión de París y la OMPI han unificado la protección de este tipo de marcas, tutelando más allá de la regla de especialidad a toda marca notoriamente conocida (…)” (Ángel García Vidal: “La Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 1538).

Sobre el tema y aclarando la anterior afirmación, el Tribunal, en la interpretación efectuada a las disposiciones que sobre marca notoria contempla la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha sostenido que: “el principio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o ‘público relevante’ de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén invo- GACETA OFICIAL lucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta; sin embargo, como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos (…).

Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión (…) 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344”.

(Proceso 41-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 450, de 21 de junio de 1999, marca: “SUPERMANI”). No obstante, si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación, no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo más allá del simple criterio de conexión competitiva. 12/08/2008 15.56 notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 21 En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión.

3.8. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS QUE CONTENGAN TÉRMINOS DESCRIPTIVOS Tomando en cuenta que el signo solicitado “COCINA FAMILIA MEGAROLLO” está compuesto por los términos “COCINA” y “MEGAROLLO”, Confusión con la marca notoriamente conocida 21 El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL y que la sociedad actora argumenta en su escrito de demanda que “la denominación COCINA FAMILIA MEGAROLLO, no es suficientemente distintiva ya que está compuesta de dos términos meramente descriptivos, cuales son COCINA y MEGAROLLO, (…)”, el Tribunal estima necesario tratar el tema de los signos descriptivos.

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

3.9. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCIÓN Tomando en cuenta que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. argumenta en su escrito de contestación a la demanda que: “PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. goza además de la titularidad de este nombre comercial; así es, precisamente la denominación PRODUCTOS FAMILIA identifica la actividad que realiza mi representada no solo en el Ecuador sino también en otros países de la Comunidad Andina”, el Tribunal estima necesario tratar el tema de “los nombres comerciales”.

La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. 12/08/2008 16.56 Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”. 22 Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”. 23 Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP98, ya citado). 22 23 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Considerando que la sociedad solicitante del registro marcario, tercero interesado en el proceso, alega que ella goza de la titularidad del nombre comercial PRODUCTOS FAMILIA, a manera referencial, ya que la sociedad opositora del registro no alega la titularidad del nombre comercial referido y no habría, en consecuencia, identidad o semejanza entre el nombre comercial y el registro solicitado, el Tribunal observa que el Régimen Común de Propiedad Industrial a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores.

Asimismo, la legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, protege al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error. Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 24 24 Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/08/2008 17.56

3.10. LA COEXISTENCIA MARCARIA Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riego de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003) Ante esta situación, corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido GACETA OFICIAL derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

En la comparación que incluya una marca compuesta debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. 4.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos 12/08/2008 18.56 productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 7. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 8.

No se podrán registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el re- GACETA OFICIAL gistro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. 9.

Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 10. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 11.

Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa. 12. Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva 12/08/2008 19.56 y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 9409-02L.Y.M., deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/08/2008 20.56 PROCESO 060-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 81, 95 y 96 de la misma Decisión 344 y del párrafo cuarto del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta). Actor: sociedad PEPSICO INC. Proceso interno Nº 2003-0194. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, relativa “artículos 87, 89, 90, 91, 92, 93, en concordancia con los artículos 83 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión de Cartagena (sic) (…) 139, 143, 144, 145, 147, 150 y 151, en concordancia con el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comisión Andina (sic) (…)”, dentro del proceso interno Nº 2003-0194;

El auto de 14 de mayo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad PEPSICO, INC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad PRODUCTOS YUPI S.A. ahora FERRIS ENTERPRISES CORP. b) Hechos El 31 de diciembre de 1996, la sociedad PRODUCTOS YUPI S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta) la expresión taquitos de maíz original irá como frase explicativa, para distinguir productos de la Clase 30.

El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 443 al que presentó observación la sociedad PEPSICO, INC. sobre la base de varios registros de su marca TOSTITOS (mixta) en Venezuela. Por Resolución Nº 14590, de 30 de abril de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió “Declarar infundada la oposición de PepsiCO, Inc. (…) conceder el registro de la marca mixta TOSTITS TAQUITOS DE MAÍZ ORIGINAL, la expresión taquitos de maíz original irá como frase explicativa (…)” a favor de PRODUCTOS YUPI S.A. para distinguir productos de la Clase 30.

Contra dicha Resolución la sociedad PEPSICO, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 35793, de 30 de octubre de 2001, confirmó la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 38195, de 28 de noviembre de 2002, también, confirmó la Resolución Nº 14590.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. Contra estas Resoluciones, la sociedad PEPSICO, INC. presentó demanda contencioso administrativa. GACETA OFICIAL c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad PEPSICO, INC. manifiesta que se violó el artículo 93 segundo párrafo de la Decisión 344 ya que “se desconoció el derecho de mi representada de oponerse e impedir el registro de una marca confundible con las marcas previamente solicitadas por ésta en Venezuela, país miembro de la Comunidad Andina, igual que violó directamente por falta de aplicación, el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 (…) que impone a la Administración la obligación de abstenerse de registrar marcas que afecten derechos de terceros, entre otros, el derecho sobre una marca anteriormente solicitada en un país miembro de la Comunidad Andina (…)”.

Sostiene que “el tipo de letra y la caracterización gráfica de ambas denominaciones es idéntica (…) el elemento gráfico (…) es caracterizante de las mismas y no puede calificarse como un elemento accesorio (…). Además debe tenerse en cuenta que las denominaciones cotejadas TOSTIS y TOSTITOS presentan una acentuada semejanza ortográfica y al agregarles un elemento común de tal importancia, como es el de su caracterización gráfica, el riesgo de confusión entre las mismas resulta inevitable (…).

Por último, las marcas en conflicto están destinadas a identificar los mismos e idénticos productos (…)”. Dice que se violaron los artículos 87, 89, 90, 91 y 92 de la Decisión 344. Que el solicitante indicó los productos que distinguiría su marca y que “Tales productos corresponde a la clase 3 de la clasificación internacional, pero el solicitante los clasificó erróneamente en la clase 30 internacional”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 344 y la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió la Resolución 014590 legal y válidamente “concediendo el registro de la marca TOSTIS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 (…) solicitada por la Sociedad Productos Yupi S.A.(…)”. 12/08/2008 21.56 Sostiene que “efectuado el examen en conjunto de las marcas enfrentadas ‘TOSTIS’ (mixta) y ‘TOSTITOS’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden ortográfico y fonético suficientemente distintivos (…)”.

Desde el punto de vista de la estructura de la palabra dice que “desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura distinta o diferenciadora (…) hay que agregar que, la pronunciación (…) difiere sustancialmente una de otra”. Afirma que “el registro de la marca ‘TOSTIS’ (mixta) no genera riesgo de confusión o de asociación respecto a los signos solicitados en venezuela (sic) (…) pues estas han coexistido por varios años, por lo que un nuevo registro de la marca ‘TOSTIS’ clase 30, no genera confusión en el público consumidor sobre el rigen (sic) empresarial (…)”.

La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. antes PRODUCTOS YUPI S.A. contesta la demanda planteando como excepciones: “1. Preclusión del término probatorio y correcta aplicación del artículo 93, inc. 2 de la Decisión 344 (…)” ya que la sociedad PEPSICO, INC. “tuvo la oportunidad procesal de oponerse e impedir el registro de TOSTIS (…). 2. Existencia de Marca Derivada y correcta aplicación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 (…) la sociedad FERRIS ENTERPRISES es titular del signo TOSTIS (…).

La nueva solicitud de TOSTIS solamente buscaba hacer uso de la facultad que tiene el titular de un registro marcario, de presentar solicitudes adicionando elementos a la marca sobre la cual ya tiene derechos. En este caso se añadió a la marca previamente registrada TOSTIS un gráfico y se buscó su protección (…) el público consumidor identificará la marca TOSTIS mixta y TOSTIS nominativa como marcas provenientes de un mismo producto (…). 3.

Forma usual de las letras que conforman la expresión TOSTIS (…) las letras de TOSTIS han sido ampliamente utilizadas en el mercado. 4. Correcta expedición de los actos administrativos denunciados por la actora”. Sostiene que no existe disparidad entre los productos que pretende identificar el signo TOSTIS GACETA OFICIAL 12/08/2008 22.56 ya que este signo fue solicitado para productos de la Clase 30.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina CONSIDERANDO: “(…) Que la norma contenida en “los artículos 87, 89, 90, 91, 92, 93, en concordancia con los artículos 83 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión de Cartagena (sic) (…) 139, 143, 144, 145, 147, 150 y 151, en concordancia con el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comisión Andina (sic) (…)”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Artículo 172.- Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. Que, la solicitud de registro como marca del signo TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta), fue el 31 de diciembre de 1996, en vigencia de la Decisión 344, por lo que sobre la base de lo solicitado por el consultante corresponde interpretar los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 y de conformidad con lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio los artículos 81, 95 y 96 de la Misma Decisión y el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se interpretarán los demás artículos solicitados por no ser aplicables al caso concreto;

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: (…) No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. (…) Disposiciones Transitorias En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

GACETA OFICIAL (…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

(…) Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de regis- 12/08/2008 23.56 trabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. (…)” I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan este tema, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002-00270, que también cursa ante el Consejo de Estado que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto, sin perjuicio de observarse, en lo que corresponda, el artícu- GACETA OFICIAL lo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal ha sostenido: “De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro marcario está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico”.

(Proceso 01IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1369, de 12 de julio de 2006, marca: OXIGENE). II. La marca y los requisitos para su registro. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. III.

Marcas mixtas En lo relativo a marcas mixtas, donde el elemento denominativo, además, sea compuesto, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 12/08/2008 24.56 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O. A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Además, en el caso de que exista conflicto entre un signo mixto y otro signo mixto que en su elemento denominativo sea compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros GACETA OFICIAL términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.

(Proceso Nº 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)). Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez Consultante deberá analizar si la marca TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta), al estar constituido, también, por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión. Similitudes ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2002-00270.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta) y la marca TOSTITOS (mixta). 12/08/2008 25.56 observaciones, su legitimación para presentarlas y su procedimiento, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 148-IP-2006, de 17 de noviembre de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1468, de 22 de febrero de 2007, marca: COSTA DEL PACÍFICO emitido en la causa interna Nº 63-2005.

Sin embargo, el Tribunal recalca que tendrá interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario. También tendrá legítimo interés el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Al respecto el Tribunal ha señalado: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca ( )”.

(Proceso 61-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856, de 24 de octubre de 2002, marca: “LIMPLUS”). V. De las observaciones: legitimación y procedimiento La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe ser debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al estudiar el tema de las El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y en el caso de autos las normas que correspondería tomar en GACETA OFICIAL cuenta serían las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma o por razones de hecho o de derecho que hayan producido la desaparición de la causal.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si la marca TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efec- 12/08/2008 26.56 tuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. En el caso de autos, además se deberá tomar en cuenta que el signo solicitado en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentren integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: Una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de propiedad industrial.

La Oficina Nacional Competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o no admitirlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en el artículo 94 de GACETA OFICIAL 12/08/2008 27.56 la Decisión 344, limitándose solamente a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las causales señaladas y que, por tanto, hayan sido admitidas a trámite. del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

En el caso de que la Oficina Nacional Competente admita las observaciones, notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a conceder o negar el registro.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0194, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 48-IP-2008 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del Párrafo Cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 4009-EGF. Actor: Sociedad KRAFT FOODS, INC. Marca denominativa “MANANITAS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 GACETA OFICIAL 12/08/2008 28.56 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de mayo de 2008.

I. LAS PARTES. Demandante: Sociedad KRAFT FOODS, INC. Demandados: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tercero interesado: WILFRIDO PACHECO. 3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 0958662 de 31 de marzo de 1997, resolvió rechazar la observación presentada y se concede el registro solicitado. 4.

La sociedad KRAFT FOODS, INC. interpuso ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad KRAFT FOODS, INC., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. Los signos en conflicto son confundibles de manera gráfica, auditiva y fonética. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 2.

La letra S en la que termina el signo solicitado no le genera distintividad. 3. Las vocales de los signos en conflicto se encuentran ubicadas en el mismo orden, y la sílaba tónica es similar y ocupa la misma posición III. DATOS RELEVANTES. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. A.

HECHOS 1. Por parte del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca contestó la demanda de la siguiente manera: (…) 1.

El señor WILFRIDO PACHECO solicitó el 28 de mayo de 1992 el registro como marca del signo denominativo MANANITAS, para amparar servicios comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 32281-92. “NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la ley ni a la realidad”. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad KRAFT FOODS, INC. presentó observación con base en la marca denominativa MAÑANITA, registrada en Ecuador bajo el título Nº 487-73 del 17 de septiembre de 1973, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Por parte del Procurador General del Estado.

(…) El Procurador General del Estado por intermedio del Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, contestó la demanda de la siguiente manera: GACETA OFICIAL “(…) Me adhiero y hago mía la contestación a la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; por consiguiente, se dignarán en sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, infundada e injurídica demanda propuesta por la Actora”. 3.

Por parte del Tercero Interesado en las resultas del proceso. De conformidad con el informe del Juez Consultante, el señor Wilfrido Pacheco, no compareció al proceso. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81, 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No obstante lo anterior, de oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que fue solicitado para registro como marca el signo denominativo MANANITAS. Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 12/08/2008 29.56 (…) Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Decisión 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Decisión 486 (…) A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Artículo 172 DECISIÓN 313 (…) (…) Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. (…) V. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

GACETA OFICIAL B. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Comparación entre marcas denominativas. D. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pero la solicitud de registro como marca del signo denominativo MANANITAS se realizó al amparo de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: 12/08/2008 30.56 “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad indus- GACETA OFICIAL trial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, (…). (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad 12/08/2008 31.56 de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). GACETA OFICIAL De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo denominativo MANANITAS se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 12/08/2008 32.56 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo MANANITAS, ya que se afirma que es semejante a la marca MAÑANITA.

Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”.

Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL 12/08/2008 33.56 Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1. La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.

Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2. La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 4 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 12/08/2008 34.56 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que GACETA OFICIAL gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser incurrido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza tanto entre ellos como con relación a los productos o servicios que amparan, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 12/08/2008 35.56 una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Reglas para el cotejo marcario. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos, el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de 5 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 12/08/2008 36.56 las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Como quiera que en el proceso interno se realizara la comparación entre los signos denominativos MANANITAS y MAÑANITA, es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas.

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos MANANITAS y MAÑANITA, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

D. DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

Si bien la solicitud de registro del signo denominativo MANANITAS se presentó en vigencia de la Decisión 313 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, y las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación; por ejemplo, en relación con las causales de nuli- ( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de 6 Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 12/08/2008 37.56 sión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. dad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier circunstancia que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confu- TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos MANANITAS y MAÑANITA, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, y las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro; sin embargo, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación; por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier circunstancia que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 4009- GACETA OFICIAL 12/08/2008 38.56 EGF, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 58-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa y, los artículos 108 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-0154. Actor: LUÍS FERNANDO LOPERA ARANGO. Marca mixta: “CASABLANCA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

II. LAS PARTES. VISTOS: Tercero interesado: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de mayo de 2008.

III. DATOS RELEVANTES Demandante: LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Sociedad MEMO S.A. A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. El señor LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO solicitó el 4 de septiembre de 1998 la cancelación parcial de la marca denominativa CASABLANCA. Marca registrada en Colombia bajo el certificado No. 39802.

GACETA OFICIAL 2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 22934, de 17 de julio de 2001, resolvió cancelar parcialmente el certificado de registro Nº 39802, correspondiente a la marca denominativa CASABLANCA en relación con todos los productos que no conciernan a leche, productos lácteos y semejantes. 3.

El señor LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO solicitó el 2 de noviembre de 2001 el registro como marca del signo CASABLANCA (mixto), para amparar productos cárnicos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 0194709 y, dentro del término para ejercer el derecho preferente consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486.

La representación gráfica del signo es la siguiente: 4. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones. 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 022970, de 25 de agosto de 2003, resolvió negar el registro como marca del signo mixto CASABLANCA.

La decisión de la Superintendencia se basó en la existencia de la marca denominativa CASABLANCA, registrada en Colombia para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 6. El señor LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el anterior acto administrativo. 7. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 31157, de 31 de octubre de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso de apelación. 12/08/2008 39.56 8.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (e), mediante Resolución N° 32284, de 25 de noviembre de 2003, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. 9. El señor LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. El señor LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. La marca denominativa CASABLANCA fue cancelada parcialmente por la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con todos los productos que no conciernan a leche, productos lácteos y semejantes.

Por tal razón es permisible el registro de la marca mixta CASABLANCA para productos cárnicos. 2. Los productos que amparan los signos en conflicto no comparten los mismos canales de comercialización y, por lo tanto, no tienen conexión competitiva. El producto lácteo que ampara la marca denominativa CASABLANCA se expende en forma directa a consumidores directos, que son empresas que utilizan el producto para fabricar otros derivados.

No se comercializa una leche con marca CASABLANCA en supermercados y tiendas, sino se vende a empresas como Alquería, Esmeralda, Algarra, Parmalat, Alpina. 3. Si bien entre los signos en conflicto hay una identidad fonética y conceptual, no hay confundibilidad. 4. Lo que busca la acción de cancelación es impedir el monopolio de marcas que no se usen en el mercado.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. GACETA OFICIAL La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera: a. Los signos en conflicto presentan identidad gráfica, ortográfica y fonética. b. Los signos en conflicto amparan productos similares y estrechamente relacionados entre sí, lo que traería riesgo de confusión en el público consumidor. 12/08/2008 40.56 IV.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. c. El consumidor se ve expuesto a confusión indirecta, ya que los signos confrontados generan la idea de que los productos amparados provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro como marca del signo mixto CASABLANCA. 2. Por parte de la sociedad tercera interesada. El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no será interpretado, ya que al momento en que se solicitó la cancelación parcial por no uso se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De igual manera, tampoco se interpretará el artículo 135 literal b) por no ser pertinente. La sociedad MEMO S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera: a. En el signo mixto CASABLANCA el elemento determinante es el denominativo. b. La coexistencia de los signos en conflicto produciría confusión en el público consumidor, ya que existen confusión visual, fonética e ideológica. c. Entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva, ya que los mismos comparten idénticos canales de comercialización y están destinados a satisfacer idéntica finalidad (alimentación).

Además comparten los mismos medios publicitarios que emplean para su promoción. d. El hecho de haber obtenido la cancelación parcial de la marca denominativa CASABLANCA, no le da derecho al demandante de obtener una marca idéntica a la parcialmente cancelada, sobre todo si distingue productos estrechamente relacionados. De oficio, se interpretarán los artículos 108 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la cancelación parcial por no uso, de la marca denominativa CASABLANCA.

Dicha normativa regulaba lo relacionado con el derecho preferente derivado de la cancelación por no uso de una marca. Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 108 e. No puede pretender el actor mostrar que los productos no están estrechamente relacionados argumentando el uso que se le da a la marca denominativa CASABLANCA.

Nada obsta para que el titular de la marca CASABLANCA la use de la manera que considere apropiada. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante GACETA OFICIAL los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 12/08/2008 41.56 DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. c) los sonidos y los olores;

La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (…) d) las letras y los números; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Artículo 111 “La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) (…) GACETA OFICIAL Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

El riesgo de asociación. C. Confusión directa e indirecta. D. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. E. El derecho preferente que se desprende de la cancelación por no uso de una marca. Caso de la cancelación parcial. F. La conexión competitiva en productos de la misma clase. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca denominativa CASABLANCA se realizó al am- 12/08/2008 42.56 paro de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tal motivo es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada conti- GACETA OFICIAL núa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de de- 12/08/2008 43.56 terminar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro.

(Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación. Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. GACETA OFICIAL Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca denominativa CASABLANCA se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente al derecho preferente derivado de la cancelación por no uso de la marca. B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. El RIESGO DE ASOCIACIÓN. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso 12/08/2008 44.56 Administrativo, Sección Primera, solicita se remita a las siguientes: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En relación con el riesgo de asociación que podría presentarse entre dos marcas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 164-IP-2007. Interpretación prejudicial de 22 de enero de 2008, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1603, de 31 de marzo de 2008). C. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Como quiera que la demandada argumentara que el público consumidor se ve expuesto a confusión indirecta, es pertinente, una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, tratar las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del Juez Nacional, en su GACETA OFICIAL 12/08/2008 45.56 caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

“1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 344. D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Como quiera que en el proceso interno se debate la confusión que se puede generar entre el signo mixto CASABLANCA y la marca denominativa CASABLANCA, se hace necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. a. Legitimación para adelantar el trámite.

Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: De conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005, de 19 de octubre de 2005.

Marca: “MICHEL”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. E. EL DERECHO PREFERENTE QUE SE DESPRENDE DE LA CANCELACIÓN POR NO USO DE LA MARCA. CASO DE LA CANCELACIÓN PARCIAL.

Aparece de la documentación enviada por el Juez Consultante que la solicitud de registro del signo mixto CASABLANCA se hizo con base en el derecho preferente que prevé el artículo 111 de la Decisión 344, y que la sociedad MEMO S.A. argumentó que dicha figura no le otorga derecho al demandante para obtener una marca idéntica a la parcialmente cancelada, sobre todo si se distinguen productos estrechamente relacionados.

Por tal motivo, se hace necesario determinar cómo opera el derecho preferente como consecuencia de la cancelación del registro marcario por no uso. Sobre el tema de la cancelación de marca, el Tribunal analizando la procedencia de la cancelación parcial por no uso ha manifestado: b. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular o por el licenciatario de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio se consagra de la siguiente manera: una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. GACETA OFICIAL Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 establece la presunción de que ‘una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado’”. (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, de la siguiente manera: 12/08/2008 46.56 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

El artículo anterior, además, consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e GACETA OFICIAL 12/08/2008 47.56 inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación’. c. Carga de la prueba. La prueba del uso. • Restricciones a las importaciones.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicha marca. • Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: ‘Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. d. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 108 de la Decisión 344 establece las causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: • Fuerza mayor. • Caso fortuito. f. Procedimiento. El artículo 109 de la Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario.

Se encuentra delimitado por las siguientes etapas: • Presentación de la solicitud. • Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. • Vencido dicho plazo se decidirá sobre la solicitud de cancelación del registro, • Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada. g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. • Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.

GACETA OFICIAL • Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, y que puede ejercer hasta los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca. 2.

Cancelación por no uso de la marca notoria. Sobre este especial aspecto, el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera: “Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden ori- 12/08/2008 48.56 ginar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.

En todo caso, si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344”. (Proceso 46-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1415, de 18 de octubre de 2006). 3.

Cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro. Su oportunidad. El artículo 108 de la Decisión 344 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro de marca, que dispone que el trámite de la cancelación por no uso puede iniciarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación, o de nulidad.

GACETA OFICIAL 12/08/2008 49.56 Cuando se solicita como defensa en un procedimiento de observación, la oportunidad para presentar la solicitud de cancelación por no uso es el traslado que se da al solicitante del registro de la respectiva observación, de conformidad con el artículo 95 de la Decisión 344, pudiendo elevarse la solicitud dentro del propio escrito de alegatos, como en un escrito separado. análisis normativo de la Decisión 344 y de algunos de los principios que gobiernan el derecho de marcas, se llega a la conclusión de que la figura de la cancelación parcial por no uso en el régimen de la Decisión 344 se desprende claramente y, por lo tanto, es operante bajo dicha normativa.

Lo anterior de conformidad con la siguiente argumentación: De tal manera, el solicitante deberá cumplir con los requisitos procedimentales previstos para el trámite de la cancelación de registro marcario por falta de uso y con los demás que la normativa interna tenga previsto como sería el caso del pago de las tasas respectivas, o retirar la solicitud en formularios determinados para el efecto, si la normativa comunitaria permite que el País Miembro reglamente el tema por la vía del complemento indispensable. a. De permitirse que el titular de un registro marcario utilice el signo distintivo únicamente para algunos de los productos que ampara el respectivo signo, se estaría validando un registro abusivo del mismo.

Las clases contempladas en la clasificación internacional si bien son un parámetro de ubicación, contienen en muchos de los casos productos de diversa índole que bien pueden ser explotados por marcas idénticas o similares, siempre y cuando no se genere confusión o asociación en el público consumidor de conformidad con el análisis de registrabilidad que haga la respectiva oficina de registro marcario. 1 En consecuencia, de permitirse la hipótesis planteada se estaría impidiendo el derecho de terceros de explotar un determinado signo distintivo en relación con los productos sobre los cuales no se está utilizando una marca determinada; en pocas palabras se estaría generando ventajas abusivas a un determinado comerciante en relación con otro, como que es totalmente ajena al espíritu del ordenamiento jurídico de propiedad industrial.

En conclusión, como la norma comunitaria no establece un procedimiento especial cuando se solicite la cancelación por no uso como defensa en el trámite de una observación, se debe en este caso, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dando traslado al observante para que demuestre el uso de la marca y, para lo anterior, se aplicará el plazo concedido en el mencionado artículo.

Vencido dicho plazo la autoridad nacional competente decidirá sobre la solicitud de cancelación por no uso como defensa en el trámite administrativo. Lo anterior es evidente en casos donde a una persona le niegan el registro de un signo distintivo por existir una marca similar que no se encuentra en uso para los productos sobre los cuales recaería el signo solicitado.

Si la marca solicitada no es susceptible de generar confusión en el público consumidor teniendo en cuenta los productos amparados que sí se usan, se generaría inmediatamente la siguiente pregunta: ¿por qué no se podría permitir la cancelación parcial de la marca registrada, si esto es perfectamente compatible con los principios que gobiernan el derecho marcario? 4.

Procedencia de la cancelación parcial por no uso. En conclusión, un uso responsable del derecho exclusivo que confiere el registro marca- Se advierte que las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro, correspondiendo determinar a la Oficina Nacional, o al Juez, en su caso, si este último trámite puede o no hacerse a propósito de la interposición de los recursos en vía gubernativa respecto de la decisión de no registro de un signo marcario.

A pesar de que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a diferencia de la 486, no consagra expresamente la figura de la cancelación parcial por no uso, de un 1 Un caso claro lo tenemos en el evento de que se cancele parcialmente una marca notoria, tal y como se mostró en el numeral 2 de la presente providencia. GACETA OFICIAL 12/08/2008 50.56 rio se da cuando el signo es usado para todos los productos que ampara, ya que lo contrario sería generar ventajas injustas en detrimento de los demás competidores en el mercado. actualmente existen en algunas clases de productos y servicios; saturación que puede dificultar la selección y registro de nuevas marcas por parte de los empresarios”. 2 En relación con el principio del uso real y efectivo de la marca, además de lo expresado en el numeral anterior, podemos decir que actúa como un complemento del principio de uso obligatorio, y tiene como finalidad principal la de que no se reserve al titular el monopolio de una marca que no se explota real y efectivamente para todos los productos o servicios para los cuales se solicitó su registro.

De manera que para el caso de marcas que amparen más de un producto, el principio mencionado se realiza si se usan dichas marcas para todos y cada uno de los productos determinados, teniendo en cuenta las cantidades puestas en el mercado en relación con su naturaleza y su forma de comercialización. b. Dentro del derecho de marcas se encuentran dos principios que se complementan uno al otro: el principio del uso obligatorio de la marca y el principio del uso real y efectivo de la marca.

El principio de uso obligatorio se postula de la siguiente manera: el titular de la marca tiene la obligación de usar su marca en relación con los productos que dicha marca ampara. La doctrina estudia este principio como un pilar fundamental en el derecho de marcas, ya que le da operatividad al sistema, decanta el formalismo del sistema atributivo en materia de marcas con la realidad del mercado, y realiza plenamente la función identificadora de la marca.

Como ya se dijo, los dos principios mencionados son vitales para una adecuada operatividad del sistema de registro y la protección de las marcas, por lo siguiente: Sobre este punto el Profesor Carlos Fernández Novoa, ha dicho lo siguiente: “La figura del uso obligatorio desempeña en el Sistema Comunitario de Marcas las funciones clásicas que ha venido cumpliendo en los ordenamientos nacionales.

El principio del uso obligatorio constituye, ante todo, un mecanismo que contribuye a consolidar la marca como bien inmaterial: al usar efectivamente la marca en cumplimiento de la carga legalmente impuesta, el titular difunde la marca ante el público haciendo posible que éste establezca la correspondiente asociación entre el signo y el producto.

El principio de uso obligatorio facilita, en segundo término, la aproximación entre la realidad formal del Registro y la realidad viva del mercado: en la medida en que vayan cancelándose sucesivamente las marcas registradas pero no usadas efectivamente en el trafico económico, se produciría una correlativa concordancia entre el Registro de Marcas y el fenómeno vital de la utilización de las marcas en los diversos sectores del mercado.

El principio de uso obligatorio responde, en tercer lugar, a exigencias eminentemente prácticas: al ser eliminadas del Registro las marcas no usadas efectivamente, disminuye de modo paralelo la saturación de marcas registradas que • Nos informan acerca de la operatividad del sistema de registro marcario y de la concreción de la marca como un bien intangible. • Atenúa el formalismo que trae el sistema atributivo del registro marcario, aproximando éste al propio mercado de bienes y servicios. • Concreta en el mercado la relación entre marca y producto o servicio; • Y, nos informa de qué manera se hace palpable en el sistema la función distintiva de la marca.

En esa línea estructural de nuestro sistema marcario, no se puede pensar en la existencia de una marca que no se use real y efectivamente y, en consecuencia, no cabe pensar en una marca que ampare unos productos determinados y que sólo se use para algunos de ellos y para otros no. Precisamente, lo que nos muestran los principios analizados 2 FERNANDEZ NOVOA, Carlos Fernando.

“EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1995, págs. 356 y 357. GACETA OFICIAL es que hay una relación tal entre marca y producto, y entre estos dos y el mercado, que hace que sea impensable un registro formal que genere derechos sin que exista la utilización real y efectiva de la marca. c. El artículo 110 de la Decisión 344 establece “que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca (…)”.

Como ya se anunció, dicha norma consagra positivamente el principio del uso real y efectivo de la marca. En ese sentido, es claro que para el trámite de la cancelación por no uso no basta que se demuestre el uso de la marca para cualquiera de los productos amparados, sino que se demuestre el uso para todos los productos amparados, es decir, que todos los productos amparados con esa marca estén comercializados en el mercado con dicho signo distintivo, lo que permitiría una cancelación parcial en relación con los productos para los cuales la marca no esté siendo usada.

Sobre el uso parcial de la marca en ámbito de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, que consagra algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; éstos se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. En relación con el principio del uso real y efectivo de la marca se puede decir que actúa como un complemento del principio de uso obligatorio, y tiene como finalidad principal la de que no se reserve al titular el monopolio de una marca que no se explota real y efectivamente.

Por lo tanto, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando todos los productos o servicios que distingue se encuentran en el comercio o en el mercado, de conformidad con los criterios comentados, es decir, que no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios amparados, sino para todos y cada uno de ellos”. 12/08/2008 51.56 (Proceso 46-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1415, de 18 de octubre de 2006). d. El artículo 108 de la Decisión 344 establece que: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (…)”.

La exégesis de la norma en ningún momento permite deducir que el uso de la marca puede ser para alguno o algunos de los productos que ampara la marca. Una sana lectura de la disposición nos llevaría a la conclusión de que una marca se encuentra en uso respecto de todos y cada uno de los productos que ampara. Lo que sí afirma la norma, cosa que es bien diferente, es que la marca debe estar en uso en al menos en uno de los Países Miembros. e. Desde la propia definición normativa de marca (artículo 81 de la Decisión 344), se establece que la marca tiene unos efectos prácticos: que sea “capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Dicho efecto práctico, unido a la obligación de usar la marca, no puede llevar a conclusión distinta de que la marca debe ser usada para los todos los productos que ampara y no para algunos de ellos. f. El artículo 112 de la Decisión 344 en su inciso segundo, consagra la figura de la renuncia parcial de los derechos sobre el registro, estableciendo que en caso de presentarse dicha renuncia la cancelación del registro abarcará sólo los productos o servicios a los que el titular haya renunciado.

Aunque se trata de una figura diferente, se evidencia con esto que la marca se relaciona con unos productos determinados y que la suerte que corren algunos de los productos amparados no la siguen todos. En otras pala- GACETA OFICIAL bras, si se permite la renuncia parcial del titular, es porque se entiende que la marca puede ser usada para unos productos y para otros no. g. Que la Decisión 486 haya consagrado expresamente la figura de la cancelación parcial por no uso, no significa que la misma no sea procedente bajo la Decisión 344.

En efecto, lo que hizo la Decisión 486 fue volver explícita una situación, que como se observa se desprende de la propia normativa andina. De conformidad con lo dicho anteriormente, la figura de cancelación parcial por no uso sí opera bajo el régimen de la Decisión 344. En el evento de presentarse una acción de cancelación parcial por no uso, la Oficina de Registro Marcario deberá dar el trámite previsto en la normativa comunitaria y, de ser procedente dicha cancelación, eliminar del registro aquellos productos que no hubiesen sido usados”.

(Proceso 04-IP-2008. Interpretación prejudicial de 14 de mayo de 2008). En el texto trascrito el Tribunal se ha referido a los efectos de la cancelación de la marca por no uso, dentro de los cuales se encuentra el derecho preferente consagrado en el artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: 12/08/2008 52.56 3.

Término para obtener el derecho preferente. El derecho preferente nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho. El derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. 4.

Informe a la Oficina de Registro Marcario al momento de solicitar la cancelación por no uso. Si bien la norma no impone ninguna carga para el sujeto que inicia el procedimiento de cancelación por no uso en relación con el derecho preferente, para lograr una adecuada operatividad del sistema es necesario que dicho sujeto, si su intención es la de registrar un signo idéntico o similar a la marca que se pretende cancelar, informe a la oficina de registro marcario sus intenciones invocando el derecho preferente.

Lo anterior por cuanto en el transcurso del procedimiento respectivo, o en el plazo para ejercer el derecho preferente, la Oficina Nacional Competente puede recibir solicitudes de registro de signos idénticos o similares a la marca cancelada. 1. Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. 2.

Objeto del derecho preferente. El derecho preferente es la facultad de la persona que solicitó y obtuvo la cancelación por no uso de una marca, para solicitar el registro de una marca idéntica o similar a la cancelada, con preeminencia en el tiempo sobre cualquier otra solicitud presentada posteriormente a la solicitud de cancelación por no uso.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Además, el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. GACETA OFICIAL 5. Efectos del derecho preferente. a. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones. b. En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación con relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de los anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro. 6.

El derecho preferente cuando se presente una cancelación parcial por no uso. La Oficina o el Juez nacional competente deberán ser muy cuidadosos al analizar los requisitos de registrabilidad de un signo idéntico o similar al que fue cancelado parcialmente. Es importante que se analicen facto- 12/08/2008 53.56 res como la notoriedad de la marca cancelada parcialmente, la naturaleza de los productos que ampara y la conexidad de los mismos con los que ampara el signo que se pretende registrar.

Lo anterior con la finalidad de impedir que el público consumidor incurra en error. Sobre la cancelación por no uso y la marca notoria el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, GACETA OFICIAL ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344”. (Proceso 46-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1415, de 18 de octubre de 2006).

F. LA CONEXIÓN COMPETITIVA EN PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE. La Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia afirmó que los signos en conflicto amparan productos similares y estrechamente relacionados entre sí, lo que traería riesgo de confusión en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la conexión competitiva de productos de la misma clase.

Como quiera que se planteara que los signos en conflicto protegen productos de la clase 29, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad 3 y, por lo tanto, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional. 3 Al respecto el Tribunal ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como 12/08/2008 54.56 El Consultante también deberá analizar, ya no en relación con las clases sino en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva: (…) “b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos pue- marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso N° 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876 de 18 de diciembre de 2002). GACETA OFICIAL 12/08/2008 55.56 de crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función”. (Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004).

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia. Es importante advertir que aunque dichas reglas se refieren a la comparación de signos marcarios, son igualmente aplicables a la comparación de una marca y un nombre comercial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

TERCERO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

CUARTO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto CASABLANCA y la marca denominativa CASABLANCA, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: A pesar de que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a diferencia de la 486, no consagra expresamente la figura de la cancelación parcial por no uso, de un análisis normativo de la Decisión 344 y de algunos de los principios que gobiernan el derecho de mar- GACETA OFICIAL cas, se llega a la conclusión de que la figura de la cancelación parcial por no uso en el régimen de la Decisión 344 se desprende claramente y, por lo tanto, es operante bajo dicha normativa.

SEXTO: El derecho preferente es la facultad de la persona que solicitó y obtuvo la cancelación por no uso de una marca, para solicitar el registro de una marca idéntica o similar a la cancelada, con preeminencia en el tiempo sobre cualquier otra solicitud presentada posteriormente a la solicitud de cancelación por no uso. Si bien la norma no impone ninguna carga para el sujeto que inicia el procedimiento de cancelación por no uso en relación con el derecho preferente, para lograr una operatividad del mismo es necesario que dicho sujeto, si su intención es la de registrar un signo idéntico o similar a la marca que se pretende cancelar, informe a la oficina de registro marcario sus intenciones invocando el derecho preferente.

Lo anterior por cuanto en el transcurso del procedimiento respectivo, o en el plazo para ejercer el derecho preferente, la Oficina Nacional Competente puede recibir solicitudes de registro de signos idénticos o similares a la marca cancelada. 12/08/2008 56.56 clase, el Consultante deberá tomar en cuenta la identificación de los mismos en las solicitudes de registro; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040154, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO La Oficina o el Juez Nacional competente deberán ser muy cuidadosos al analizar los requisitos de registrabilidad de un signo idéntico o similar al que fue cancelado parcialmente.

Es importante que se analicen factores como la notoriedad de la marca cancelada parcialmente, la naturaleza de los productos que ampara y la conexidad de los mismos con los que ampara el signo que se pretende registrar. Lo anterior con la finalidad de impedir que el público consumidor incurra en error. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- SÉPTIMO: En la comparación entre los productos que pertenecen a una misma Isabel Palacios L. SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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