Año XXVI - Número 1706 Lima, 17 de marzo de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 120-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 27, 29, 34 y 35 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza).

Patente de Invención: “Complejos Estables de Compuestos Escasamente Solubles”. Proceso Interno: Nº 2135-2008 Proceso 125-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales b), d) y e), 84, y 128 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-0069. Actor: Sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. Marca: S SECURITY SYSTEMS (mixta) PROCESO 120-IP-2008 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 27, 29, 34 y 35 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza).

Patente de Invención: “Complejos Estables de Compuestos Escasamente Solubles”. Proceso Interno: Nº 2135-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve. ta la Interpretación Prejudicial de los artículos 34, 51 y 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2135-2008.

VISTOS: 1.

ANTECEDENTES Mediante Oficio Nº 551-2008-SCS-CS, de 21 de octubre de 2008, recibido en este Tribunal el 28 de octubre de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solici- 1.1. Las partes Demandante: F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza). Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. 1.2.

Hechos relevantes a) Los hechos El 17 de septiembre de 1999, F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza), reivindicando prioridad en base a las solicitudes Nº 60/101,336 y Nº 60/ 136,531 presentadas en los Estados Unidos de América el 22 de septiembre de 1998 y 28 de mayo de 1999, respectivamente, solicitó patente de invención para COMPLEJOS ESTABLES DE COMPUESTOS ESCASAMENTE SOLUBLES.

El 25 de septiembre de 2000, se otorgó la orden de aviso Nº 2000-1049, efectuándose la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de octubre de 2000. El 29 de noviembre de 2000, la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales – ADIFAN formuló observación, siendo que, el 07 de mayo de 2001, F. Hoffmann-La Roche AG absolvió el traslado de la observación. El 09 de octubre de 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita Informe técnico, considerando a efectos de la evaluación, la publicación WO 98/04551, de 05 de febrero de 1998.

El 10 de diciembre de 2003, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 542003 señalando lo siguiente: - En las reivindicaciones 6, 9, 23 y 32 se hace referencia a marcas registradas, siendo que no se permite el uso de marcas registradas o nombres comerciales cuando se define una reivindicación, pues el producto puede cambiar con el paso del tiempo aunque se conserve el nombre de marca, por lo que no permite establecer sin ambigüedad el alcance de las reivindicaciones. - De acuerdo con lo señalado en el punto de suficiencia y claridad, las reivindicaciones 1 a 46 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, por lo que la observación es fundada en este extremo. 17/03/2009 2.32 - Respecto a la novedad y al nivel inventivo, el pronunciamiento se efectuará en caso de absolverse la objeción de claridad, para lo cual se tomará en cuenta el documento WO 98/ 04551, publicado el 05 de febrero de 1998, BISINDOLILMALEIMIDAS SUSTITUIDAS PARA LA INHIBICIÓN DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR. - Las reivindicaciones 1 a 46 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

La oposición formulada se considera fundada respecto a que la solicitud no cumple con el requisito de claridad. El 11 de mayo de 2004, F. Hoffmann-La Roche AG dio respuesta al Informe Técnico Nº PCG 54-2003; siendo que, el 28 de septiembre de 2004, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 54-2003/a señalando lo siguiente: - Reiteró lo planteado en el Informe Técnico Nº PCG 54-2003 respecto a que la utilización del término “compuesto terapéuticamente activo, estable amorfo” implicaría múltiples compuestos activos, cuando de acuerdo a lo descrito y ejemplificado en la memoria descriptiva, únicamente se encuentra soporte para los compuestos de fórmula I a VIII, tal como se especifica posteriormente en la reivindicación 14. - Las reivindicaciones 1 a 43 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.

Mediante Resolución Nº 1175-2004/OIN-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2004, la OIN denegó la patente de invención solicitada. Determinó que las reivindicaciones 1 a 43 no cumplen con los requisitos de claridad y soporte en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, por lo que no es posible acceder a la protección solicitada.

El 11 de noviembre de 2004, F. Hoffmann-La Roche AG interpuso recurso de apelación; siendo que, el 01 de junio de 2005, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 32-2005, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. Mediante Resolución Nº 665-2005/TPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI confirmó la resolu- GACETA OFICIAL ción apelada y, en consecuencia, denegó la patente de invención solicitada.

Posteriormente, se interpone demanda ante la Primera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima, declarando en sentencia infundada la demanda. F. Hoffmann-La Roche AG interpuso recurso de apelación, donde se confirmó la sentencia de primera instancia, por lo que la demandante interpuso recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia por indebida aplicación de los artículos 34, 51 y 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) Fundamentos de la demanda La demandante F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza) señala lo siguiente: - La patente de invención solicitada cumple con el requisito de claridad, pues las formulaciones farmacéuticas reivindicadas están respaldadas en la descripción del invento. - La patente de invención solicitada cumple con el requisito de novedad, pues si bien el documento WO9804551 se refiere a pirroles sustituidos, no está referido a un caso de formulación, por lo que su solicitud está dirigida a un complejo insoluble en agua formado por la dispersión molecular de ciertos compuestos insolubles específicos en un polímero iónico insoluble en agua, específicamente, se trata sobre la formulación de un nuevo inhibidor del ciclo celular.

El documento WO9804551 no se refiere a formulaciones ni contiene referencias con respecto a compuestos insolubles, existiendo diferencia entre la formulación farmacéutica materia de la solicitud y la formulación descrita en la patente WO/9804551. La patente de invención solicitada posee nivel inventivo, toda vez que no sería obvio para una persona de habilidad promedio en la técnica.

Asimismo, se han corregido las omisiones señaladas en la resolución impugnada, por lo que considera que son claras, debiendo otorgarse la patente de invención solicitada c) Fundamentos de la contestación a la demanda El INDECOPI ha señalado lo siguiente: 17/03/2009 3.32 - Las nuevas reivindicaciones 2 a 9, 19 a 24, 26, 30, 31, 33 y 35 son idénticas a las reivindicaciones originales 2 a 5, 7, 8, 10, 11, 24 a 29, 31, 35, 36, 39 y 41, respectivamente. - Las nuevas reivindicaciones 10 a 13, 15 y 16 son equivalentes a las reivindicaciones originales 12 a 15, 20 y 21 respectivamente, en donde la única modificación ha sido la eliminación de la palabra “aproximadamente”, tal y como se indicó en el Informe Técnico PCG 54-2003. - Las reivindicaciones 1 a 39 del pliego reivindicatorio presentado con el recurso de apelación no implican una ampliación de la invención originalmente presentada, por lo que cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y de la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo que la memoria descriptiva cumple los requisitos del artículo 28 de la Decisión 486. - No se permite el uso de marcas registradas o nombres comerciales cuando se define una reivindicación, puesto que el producto puede cambiar con el paso del tiempo aunque conserve el mismo nombre, por lo que no permite establecer sin ambigüedad el alcance de la reivindicación, concluyendo que las reivindicaciones mencionadas no cumplen con el requisito de claridad y concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, objeción que también se aplica a las reivindicaciones dependientes 2 a 13, 15, 16, 18 a 24, 26, 27, 30, 31, 33 y 35. - Teniendo en consideración que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, la observación presentada por la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional (ADIFAN) es fundada con respecto a la falta de claridad de la invención.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 03 de diciembre de 2008. GACETA OFICIAL Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 34, 51 y 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, la solicitud de patente se presentó el 17 de septiembre de 1999, en plena vigencia de la Decisión 344. Que, en tal sentido, se interpretarán de oficio, los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 27, 29, 34 y 35 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no 17/03/2009 4.32 hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industrial, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

(…) “Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente para sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud. “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: a) Identificación del solicitante y del inventor b) El título o nombre de la invención; c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos; GACETA OFICIAL d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”. (…) “Artículo. 17.- El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto”. (…) “Artículo. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 ó 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. 17/03/2009 5.32 ciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”. (…) “Artículo. 34.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos o, en su caso, el depósito del material biológico, servirán para interpretarlas”.

“Artículo. 35.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento exploten la invención patentada. El titular no podrá ejercer tal derecho, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello; b) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial; o, c) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico”.

(…) DECISIÓN 486 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. (…) En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Artículo. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindica- Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. GACETA OFICIAL En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el presente caso, son de aplicación los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo y las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior”. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición 17/03/2009 6.32 Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues, dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como, su plazo de vigencia. Las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. Conforme ha sido expuesto, este Órgano Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención de la respectiva patente de invención, ha sido presentada en plena vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. CONCEPTO DE INVENCIÓN: LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 1 2.1.

Requisitos de Patentabilidad. El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, estos son: i) Novedad, ii) Nivel Inventivo y iii) Susceptibilidad de Aplica1 Proceso 21-IP-2000, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, de 10 de enero de 2001.

GACETA OFICIAL 17/03/2009 7.32 ción Industrial; dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

3. LA NOVEDAD Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica”. 2 Según lo establecido en el artículo 2 de la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

4. EL NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

Como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. 2 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 3 Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: “el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos 3 4 Proceso 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. 17/03/2009 8.32 que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 5

5. LA SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN INDUSTRIAL. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

6. PROCEDIMIENTO RELATIVO AL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA INVENCIÓN. REQUISITOS FORMALES. EXAMEN DE FORMA. La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la Oficina Nacional Competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos.

La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior. 6.1. Requisitos para la solicitud de patentes de invención. El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la 5 Proceso 13-IP-2004.

Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1143, de 19 de noviembre de 2004. GACETA OFICIAL solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente. 17/03/2009 9.32 caciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: El Tribunal ha señalado al respecto: “(…) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”. 6 La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindi6 (Proceso 106-IP-2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 892, de 31 de enero de 2003). a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 20 de la Decisión 344, manifiesta que el peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro, además, la GACETA OFICIAL división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la Oficina Nacional Competente, en cualquier momento del trámite.

En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad. Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella.

7. EXAMEN DE FONDO. Dentro del trámite de la solicitud, la Decisión 344 determina entre los artículos 21 y 26 de su texto, inclusive, los procedimientos que debe llevar a cabo la Oficina Nacional Competente para el trámite de una solicitud de patente, actuaciones relacionadas con los aspectos formales del pedido. Superada esta etapa previa, a dicha Oficina le corresponde entonces proceder a examinar si la invención objeto de la solicitud de privilegio es o no patentable, conforme así lo establece el artículo 27 de la misma Decisión. 7.1.

Examen de fondo de la solicitud de patente. En atención a lo previsto en el aludido artículo 27, una vez realizado el examen previo o de forma antes referido y, vencidos los plazos establecidos para presentar observaciones por parte de terceros, sin que hayan sido presentadas o contestadas las que hubieren sido formuladas, la Oficina Nacional Competente procederá, según ha sido ya dicho, al correspondiente examen de fondo, el que tiene por objeto verificar si el invento materia de la solicitud es o no patentable.

Es decir, si aquel cumple los requisitos de patentabilidad relativos a novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Cabe destacar que el artículo 27 relativo al examen exclusivamente de fondo y el artículo 29 al examen definitivo, permiten que las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros puedan llegar a una decisión acertada respecto de la patentabilidad, con base en la aplicación de la normativa comunitaria que le posibilita al examinador considerar todos los elementos de juicio posibles, como instrumentos 17/03/2009 10.32 de análisis para un mejor pronunciamiento.

De no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo que haya sido practicado se torna en definitivo. Del examen definitivo que se realice acerca de la patentabilidad del invento dependerá la aprobación o no de la patente solicitada. (Art. 29). Es en esta etapa que la dependencia gubernamental competente califica si las respuestas presentadas a sus observaciones o requerimientos o, la información complementaria proporcionada por el solicitante le son satisfactorias.

En consecuencia, durante esta fase esa Dependencia dirige el procedimiento, determina la continuación del mismo o, en su defecto, el abandono de la solicitud, quedando como potestad del solicitante, en todo caso, la posibilidad de deducir los recursos propios que la norma nacional le faculte.

8. LAS REIVINDICACIONES DE PRIORIDAD EXTRANJERA. Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido.

En ese caso, se puede afirmar que con la presentación de la solicitud de patente nace el derecho de prioridad. De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 344, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio de reciprocidad, en otro País que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridad en cualquier otro de los Países Miembros, por el término de un año contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

GACETA OFICIAL Cabe señalar que, el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 no afecta el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud.

Se debe aclarar, que el Tribunal considera que la prioridad debe ser analizada bajo la norma comunitaria, en este caso la Decisión 344 que es la aplicable conforme al principio de supremacía de la norma jurídica comunitaria andina.

9. MODIFICACIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. El artículo 17 de la Decisión 344 permite al interesado modificar su solicitud, tomando en cuenta lo siguiente: a) La modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial presentada. b) Sólo se puede solicitar la modificación antes de su publicación; ello quiere decir que una vez que la autoridad nacional competente procede a la publicación el solicitante se encuentra impedido de hacer cualquier tipo de modificación. Asimismo, la norma comunitaria en sus artículos 18 y 19 atribuye a la Oficina Nacional Competente la facultad para proponer la modificación de una solicitud de considerarlo conveniente.

Esta propuesta podrá hacerse en cualquier momento del trámite. En ese momento, el solicitante tiene dos opciones: 1) aceptar la propuesta que le haga la autoridad nacional competente, y en consecuencia dentro del plazo concedido por la autoridad administrativa proceder a hacer las modificaciones correspondientes, de manera tal que se aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad; o, 2) por el contrario, rechazar la propuesta y continuar la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente. 17/03/2009 11.32 Cabe señalar que, si el solicitante no cumpliera con comunicar a la Oficina Nacional Competente su voluntad de transformar o modificar su solicitud acompañando los documentos que correspondan, se deberá tener por rechazada la propuesta de la autoridad administrativa.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma –la Decisión 344- será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior –la Decisión 486- será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología” puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

TERCERO: Son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente: La novedad de la invención que consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

CUARTO: El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para GACETA OFICIAL una persona del oficio, normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

QUINTO: Como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de “aplicación industrial”, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios.

SEXTO: Admitida la solicitud de patente, la Oficina Nacional Competente examinará si la misma cumple con los requisitos de forma; si se determina que la misma no cumple con los requisitos exigidos, formulará las observaciones correspondientes; de no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación.

SÉPTIMO: El artículo 27 de la Decisión 344 establece que el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto determinar si la invención es o no patentable. Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente, esa pretensión conlleva una posible vulneración, total o parcial, de derechos de terceros o, requiere de información adicional para el análisis de fondo, deberá exigir al solicitante la presentación de ésta.

OCTAVO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas 17/03/2009 12.32 deben ser suficientemente claras y completas.

NOVENO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un (01) año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud.

DÉCIMO: La Oficina Nacional Competente se encuentra facultada para proponer la modificación de una solicitud de considerarlo conveniente. La propuesta podrá hacerse en cualquier momento del trámite. Esta propuesta sólo comprende un cambio de modalidad y puede ser aceptada o rechazada por el solicitante. Si el solicitante acepta la propuesta deberá comunicárselo a la Oficina Nacional Competente dentro del plazo concedido junto con la documentación correspondiente, para lo cual la autoridad administrativa le aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad.

Si por el contrario el solicitante rechazara la propuesta, el procedimiento continuará bajo la modalidad solicitada inicialmente. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 17/03/2009 13.32 Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 125-IP-2008 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales b), d) y e), 84, y 128 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-0069. Actor: Sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. Marca: S SECURITY SYSTEMS (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Tercero Interesado: SOCIEDAD SECURITY SYSTEMS LTDA. (NIT 830025104-7). VISTOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: El auto emitido por el Tribunal el 21 de enero de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: SOCIEDAD SECURITY SYSTEMS LTDA. (nit 802.006.358.8). Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. a. La sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 830025104-7), solicitó en el año 1999 el depósito del nombre comercial SECURITY SYSTEMS para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. b. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 24463 del 29 de noviembre de 1999, resolvió depositar el nombre comercial SECURITY SYSTEMS. c. La sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 830025104-7), solicitó el 26 de octubre GACETA OFICIAL de 1999 el registro como marca del signo S SECURITY SYSTEMS (mixto) para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 99 67452.

La representación gráfica de la marca solicitada es la siguiente: 17/03/2009 14.32 equipos y elementos para la vigilancia y seguridad privada. Dicho establecimiento comercial fue matriculado en la Cámara de Comercio de Barranquilla. c. Explica, que en el año de 1997 la sociedad SECURITY SYSTEMS E.U. actual SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 802.006.358.8), adquirió el establecimiento identificado con el nombre SECURITY SYSTEMS. d. Sostiene, que el registro como marca del signo mixto S SECURITY SYSTEMS se realizó de manera ilegal, ya que la normativa comunitaria protege al nombre comercial desde su primer uso.

Por lo tanto, es irregistrable como marca un signo idéntico o semejante a un nombre comercial protegido. d. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones. e. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 11119 del 29 de mayo de 2000, resolvió conceder el registro como marca del signo mixto S SECURITY SYSTEMS. f. La sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 802.006.358.8), interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 802.006.358.8), previamente ha usado el nombre comercial SECURITY SYSTEMS; por lo tanto, la marca mixta S SECURITY SYSTEMS carece de distintividad. b. Afirma, que el nombre comercial SECURITY SYSTEMS se ha venido usando de manera ininterrumpida desde el 23 de abril de 1992, para distinguir un establecimiento de comercio dedicado a actividades relacionadas con 3.

La contestación de la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera: • Argumenta, que dentro del trámite administrativo no se probó el uso técnico, efectivo y permanente del nombre comercial alegado, razón por la cual la Superintendencia desconocía la existencia del mismo y no podía entrar a protegerlo. • Agrega, que al momento de hacerse el respectivo análisis de registrabilidad, se encontró que el signo mixto S SECURITY SYSTEMS era perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. • Sostiene, que las pruebas allegadas al proceso por parte de la demandante son insuficientes para probar el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial alegado. • Argumenta, que dicho nombre comercial no tiene la calidad de notorio. b. Por parte del Tercero Interesado.

El tercero interesado contestó la demanda de la siguiente manera: GACETA OFICIAL • Afirma, que el signo mixto S SECURITY SYSTEMS es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. • Aduce, que la sociedad demandante no depositó el nombre comercial y, además, tampoco se hizo presente en el trámite administrativo de registro del signo mixto S SECURITY SYSTEMS.

Por lo tanto, la Superintendencia no podía saber de la existencia del supuesto nombre comercial y, en consecuencia, sus actos administrativos son conforme a derecho. • Agrega, que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó en debida forma la normativa comunitaria y siguió el procedimiento pertinente. 17/03/2009 15.32 dicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 134, 136, literal b), y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: artículos 81, 82, literal a), 83, literales b), d) y e), 84, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo mixto S SECURITY SYSTEMS. • Sostiene, que el uso que la demandante le ha dado al nombre comercial SECURITY SYSTEMS es ilegítimo, ya que la sociedad demandante no podía ejercer actividades de vigilancia y seguridad privada sin los permisos requeridos por las normas vigentes.

Asimismo, se interpretarán el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • Manifiesta, que la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 830025104-7), sí ha usado de manera legal y continua su nombre comercial desde 1997. DECISIÓN 344 • Asegura, que la sociedad demandante realmente inició el uso del nombre comercial en el año 2001, fecha en la que se expidió la respectiva autorización o licencia de funcionamiento de su establecimiento comercial; en consecuencia, el uso anterior a dicha fecha es ilegítimo. • Explica, que la inscripción de un Establecimiento de Comercio no constituye titulo, ni prueba de la enseña o del nombre comercial. • Afirma, que el signo SECURITY SYSTEMS de propiedad de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 830025104-7), es notoriamente conocido y, por lo tanto, goza de una protección especial.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía preju- A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”. (…) Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)” GACETA OFICIAL Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 17/03/2009 16.32 a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

(…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” (…) (…) Artículo 128 d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” (…) DECISIÓN 486 Artículo 172 “(…) Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

(…)” (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. GACETA OFICIAL En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” VI.

CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con un nombre comercial.

Las reglas para el cotejo de signos distintivos. C. Ámbito de protección del nombre comercial en el régimen de la Decisión 344. La prueba de su uso. D. Comparación entre nombres comerciales denominativos compuestos. E. Comparación entre una marca mixta con parte denominativa compuesta y un nombre comercial denominativo compuesto. F. Signos en idioma extranjero.

Su relación con los signos genéricos. G. El signo notoriamente conocido solicitado para registro. H. Demanda contencioso administrativa a resolverse bajo vigencia de la Decisión 486. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro como marca del signo mixto S SECURITY SYSTEMS se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 17/03/2009 17.32 Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efec- GACETA OFICIAL to general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28- 17/03/2009 18.32 IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se GACETA OFICIAL aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto S SECURITY SYSTEMS, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UN NOMBRE COMERCIAL. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo mixto S SECURITY SYSTEMS, ya que se afirma que es semejante al nombre comercial denominativo SECURITY SYSTEMS.

Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con un nombre comercial, y las reglas para el cotejo marcario. 17/03/2009 19.32 1. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. · Indica la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, GACETA OFICIAL publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). 1 De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. • 17/03/2009 20.32 que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. • La perceptibilidad La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos.

Esta característica permite que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con nombres comerciales protegidos. El literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las normas de los Países Miembros, y respecto de los cuales pueda inducirse al público consumidor a error. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no po- GACETA OFICIAL see fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. De conformidad con lo anteriormente anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 17/03/2009 21.32 analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344. LA PRUEBA DE SU USO. La demandante argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con su nombre comercial SECURITY SYSTEMS. Por tal motivo, se hace necesario abordar la protección del nombre comercial en el régimen de la Decisión 344. 3.

Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado.

Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. GACETA OFICIAL • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. • La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344, establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de 17/03/2009 22.32 manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de 1998)”. GACETA OFICIAL (Proceso 226-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006). 3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. 4.

Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344. 2 A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 2 “Se advierte que no todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, ‘De las marcas’, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales.

Es decir, las Secciones denominadas ‘De las licencias y trasferencias de las marcas’, ‘De los lemas comerciales’ y ‘De las marcas colectivas’, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial. Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículos 102 y 103 contenidos en la Sección ‘De los derechos conferidos por la marca’, y de las normas contenidas en la Sección ‘De la cancelación del registro marcario’.

Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales”. 17/03/2009 23.32 La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.

Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto S SECURITY SYSTEMS fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial SECURITY SYSTEMS era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

En el proceso interno, tanto la demandada como el tercero interesado argumentaron que la Superintendencia de Industria y Comercio no sabía de la existencia del nombre comercial SECURITY SYSTEMS y, en consecuencia, la concesión del registro mixto se hizo conforme a derecho. Es importante advertir que todo el sistema de propiedad industrial busca, por un lado, proteger la actividad empresarial y, por otro, proteger de manera efectiva al público consumidor.

Por lo GACETA OFICIAL tanto, aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial.

Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en últimas perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir.

D. COMPARACIÓN ENTRE NOMBRES COMERCIALES DENOMINATIVOS COMPUESTOS. Como quiera, que en el proceso interno se realizara la comparación entre los nombres comerciales SECURITY SYSTEMS, es necesario abordar el tema de la comparación entre nombres comerciales compuestos. 17/03/2009 24.32 • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio, los signos en conflicto se encuentran formados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al momento de realizar la comparación entre dos nombres comerciales denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, aunque se refieren al cotejo entre marcas, son perfectamente aplicables para el cotejo de nombres comerciales.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. La comparación de signos denominativos se debe realizar con los siguientes parámetros: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: GACETA OFICIAL ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los nombre comerciales SECURITY SYSTEMS, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de signo distintivo.

E. COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA MIXTA CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y UN NOMBRE COMERCIAL DENOMINATIVO COMPUESTO. En el proceso interno se realizará la comparación entre el signo mixto S SECURITY SYSTEMS y el nombre comercial denominativo SECURITY SYSTEMS. Por tal razón, es pertinente tratar el tema de la comparación entre una marca mixta con parte denominativa compuesta y un nombre comercial denominativo compuesto.

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 3, logotipos 4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que 3 4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002.

Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo 17/03/2009 25.32 las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos, anteriormente determinadas. GACETA OFICIAL Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 17/03/2009 26.32 Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto S SECURITY SYSTEMS y el nombre comercial denominativo SECURITY SYSTEMS.

F. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. SU RELACIÓN CON LOS SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y DE USO COMÚN. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por palabras en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de signos en idioma extranjero. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos 5, descriptivos 6 o de uso común 7 en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 5 6 La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. G. EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO SOLICITADO PARA REGISTRO. El tercero interesado en las resultas del proceso, argumentó que el signo solicitado para registro es notoriamente conocido y, por lo tanto, goza de una protección especial.

Por tal motivo, el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida 8. 7 8 Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Las palabras de uso común, son las que de ordinario se usan en relación con productos o servicios de una clase determinada. El titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

GACETA OFICIAL El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, notorio por lo menos en uno de los Países Miembros.

Además, se protegerán las marcas notorias, siempre y cuando tengan dicha calidad en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina. Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, la normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Es decir, le otorga efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección. En consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al de los signos ordinarios.

Lo anterior no quiere decir que las marcas notorias tengan indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de las notorias, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad realizado la oficina nacional competente. 17/03/2009 27.32 Lo que se está afirmando, es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo.

Es decir, debe tener en cuenta que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido por el gran prestigio que ha sido adquirido por la marca notoriamente conocida y, por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, los factores de la misma, y la clase de productos que se pretende registrar 9, etc.

Así las cosas, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Ahora bien, la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 9 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

GACETA OFICIAL 17/03/2009 28.32 además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. H. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE BAJO VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486. Como se advirtió en el literal A de la presente Interpretación Prejudicial, la normativa sustancial contenida en la Decisión 344 es la aplicable al caso en cuestión. No obstante lo anterior, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico; por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido, de conformidad con las normas de los Países Miembros, y respecto del cual pueda inducirse al público consumidor a error.

TERCERO: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

Aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial.

CUARTO

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto S SECURITY SYSTEMS fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial SECURITY SYSTEMS era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los nombres comerciales denominativos SECURITY SYSTEMS, aplicando los parámetros establecidos en la presente providencia. GACETA OFICIAL QUINTO: El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto S SECURITY SYSTEMS y el nombre comercial denominativo SECURITY SYSTEMS, aplicando los parámetros establecidos en la presente providencia.

SEXTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

SÉPTIMO

OCTAVO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

El Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto 17/03/2009 29.32 en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040069, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/03/2009 30.32 GACETA OFICIAL 17/03/2009 31.32 GACETA OFICIAL 17/03/2009 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú