Año XXVI - Número 1710 Lima, 30 de marzo de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 103-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literales d), h) e i) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.

Actor: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A. Marca: “GALÁPAGOS + GRÁFICA”. Expediente Interno N° 092-07-2 Proceso 127-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 108, 109, 110, 111 y 117 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-0273. Actor: Sociedad SIMON VIGODA MILLER. Marca: TONY ROMA’S (denominativa) PROCESO 103-IP-2008 Interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literales d), h) e i) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.

Actor: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A. Marca: “GALÁPAGOS + GRÁFICA”. Expediente Interno N° 092-07-2. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de octubre de 2008.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 30/03/2009 2.32 1.

ANTECEDENTES. ficada el 15 de noviembre del mismo año, se resuelve rechazar la observación presentada por la compañía COSTATRADING S.A. y denegar el registro del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA”. La compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. impugnó la resolución indicada. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes La parte demandante es: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A. La parte demandada la constituyen: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES. El tercero interesado es: ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. 1.2. Actos demandados La sociedad EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A., impugnó la Resolución Administrativa Nº 12413 de 4 de diciembre de 2002, expedida por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), sustentada en la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; a través de la cual concedió a la compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., el registro como marca del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos: Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 15 de julio de 1999, la compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. presentó la solicitud de registro como marca del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional No. 30. 2. Mediante Resolución Nº 978221 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), con fecha 30 de octubre de 2000 y noti- 3.

Mediante Resolución No. 12413 de 4 de diciembre de 2002, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, otorgó a favor de la compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., el registro del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, de la Clase Internacional No. 30. 4. El 12 de enero de 2004, la demandante, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A., solicitó al IEPI la anulación de la marca “GALÁPAGOS + GRÁFICA”. 5.

El 12 de diciembre de 2005, la sociedad demandante planteó ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, la acción de cancelación del registro de la marca “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, por no uso comercial en los 3 años precedentes, la misma que se encuentra en trámite. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La compañía EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A. a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la Resolución Nº 12413 de 4 de diciembre de 2002, (…), viola las normas de la Ley de Propiedad Intelectual, causando perjuicio moral, económico y comercial a EXPORTACIONES, IMPORTACIONES y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A.”. - “EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A., tiene una trayectoria desde hace más de 15 años en la producción de CAFÉ GALAPAGOS; desarrollo de la marca, promoción, comercia- GACETA OFICIAL lización, distribución, etc., tanto a nivel mundial como internacional, razón por la cual el registro de la marca GALAPÁGOS + GRÁFICA concedida a ELABORADOS DEL CAFÉ EL CAFÉ C.A., jamás debió haber sido otorgada, bajo ningún concepto por el IEPI”. - “EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A., es poseedora de la Hacienda El Cafetal, ubicada en la Isla San Cristóbal de Galápagos, por ello en el registro de la marca se incluyó la procedencia del producto que cultivamos y comercializamos, el proceso que hemos llevado a cabo para su elaboración, respetando las condiciones ambientales de las Islas Galápagos; de ahí que nuestro producto, identificado como un café Gourmet y Orgánico, ha sido ya reconocido a nivel mundial desde hace más de una década”. - “(…) la compañía ELCAFÉ C.A., careciendo de fundamento legal, pretende adueñarse de un nombre como “GALÁPAGOS”, para vender toda clase de productos, mucho (sic) de los cuales no son susceptibles de cultivo y producción en el suelo de las Islas Galápagos, induciendo a los consumidores, tanto nacionales como extranjeros, a la confusión (…)”. - Que se puede provocar confusión en el público consumidor al observar las marcas obtenidas por la sociedad INTERCAFÉ S.A. y las otorgadas a EL CAFÉ C.A., como a continuación se lo detalla: - Registro de marca obtenida por EXPORTACIONES, IMPORTACIONES y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A: “CAFÉ DE LAS ISLAS GALÁPAGOS DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS ENCANTADAS” de 12 de junio de 2001.

“DISEÑO GALÁPAGOS COFFEE”, GALÁPAGOS COFFEE, From the mountains of the Enchated Islands, de 26 de mayo de 2003. - Registro de marca obtenida posteriormente por ELABORADOS DE CAFÉ. EL CAFÉ C.A.: “GALÁPAGOS + GRÁFICA” (En la gráfica subrepticiamente aparece el vocablo COFFEE) de 26 de mayo de 2003. 30/03/2009 3.32 - Que el registro concedido a la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A. “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, no reúne los requisitos necesarios por constar en la parte frontal de un quelonio (tortuga o galápago), en la que aparece la palabra “COFFEE”, “lo cual no constituye un gráfico sino una palabra que debía constar en la parte denominativa de la marca (…), utilizando esta conducta impropia para inducir al engaño”. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), al contestar la demanda, en lo principal, manifiesta lo siguiente: - “a.-Niego, pura, simple y llanamente, los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. b.- Alego expresamente la legitimidad el acto administrativo impugnado (…) c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal (…) d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar la actora (…) e.- Ratifico la legalidad y validez del acto administrativo contenido en las Resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual (…)”.

El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, al contestar la demanda, en lo principal, manifiesta lo siguiente: “a.- Niego, pura, simple y llanamente, los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. b.- Alego expresamente la legitimidad el acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente ( ) c.Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal (…). d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar la actora (…) e.- Ratifico la legalidad y validez del acto administrativo contenido en la resolución Nº 12413-02 (…) f.- que se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y las demás que me franquea la ley (…)”. d) Tercero interesado La compañía ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A., considerada como tercero interesado en este proceso, contesta la demanda en los siguientes términos: GACETA OFICIAL - “(…) Alegamos expresamente la legitimidad y legalidad el acto administrativo contentivo en la Resolución Nº 12413 expedida por el Comité de Propiedad Intelectual (…)”. - “Alego que las marcas CAFÉ DE LAS ISLAS GALÁPAGOS, DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS ENCANTADAS y DISEÑO GALÁPAGOS COFFEE, tengan derechos prioritarios sobre las denominaciones: GALÁPAGOS y GALÁPAGOS + GRÁFICA solicitadas y registradas por mi representada para proteger los productos de las clases internacionales Nos. 30 y 31, respectivamente”. - “Niego que la empresa recurrente tenga una trayectoria de más de 15 años en la producción de café y peor que este producto haya sido identificado con la marca GALÁPAGOS como falsamente afirma en su demanda.

Debo recordar a la actora que con fecha 12 de junio de 2001; es decir, hace apenas 7 años ilegalmente registra la marca CAFÉ DE LAS ISLAS GALÁPAGOS, DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS ENCANTADAS, lo cual contradice la verdad; pues, la marca GALÁPAGOS de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., fue solicitada en legal y debida forma el 10 de marzo de 1997, es decir, hace más de 11 años, por tanto mi representada tiene absoluta preferencia y derecho prioritario sobre cualquier otro registro (…)”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de octubre de 2008. 30/03/2009 4.32

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDÍCO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA” fue presentada el 15 de julio de 1999, en vigencia de la mencionada Decisión. En consecuencia, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literales d), h) e i) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Asimismo, se interpretará el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme lo solicitó la Instancia Nacional Consultante, disposición vigente a la fecha de la solicitud de nulidad del registro de la marca “GALÁPAGOS + GRÁFICA”. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o GACETA OFICIAL servicios idénticos o similares de otra persona. 30/03/2009 5.32 DECISIÓN 486 (…) (…) Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica, nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

( ) DE LA NULIDAD DEL REGISTRO Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. GACETA OFICIAL En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La norma comunitaria en el tiempo; La nulidad de un registro marcario; La marca y los requisitos para su registro; Clases de marcas: Comparación entre marcas denominativas compuestas y marcas mixtas; comparación entre una marca mixta con una marca mixta con lema comercial; - La irregistrabilidad por identidad o similitud de un signo: Riesgo de confusión;

Reglas para el cotejo marcario; Similitud ortográfica, fonética e ideológica; - Los signos descriptivos. Denominaciones geográficas. Signos Engañosos; - Signos en idioma extranjero, palabras de uso común, la marca débil. 30/03/2009 6.32 dimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 -

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza proce- Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de pro- 1 Proceso Nº 114-IP 2003.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 30/03/2009 7.32 fundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

En conclusión, la solicitud de registro del signo ““GALÁPAGOS + GRÁFICA” fue presentada el 15 de julio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

3.2. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. Tomando en cuenta que a la fecha de la solicitud de nulidad del registro de la marca “GALÁPAGOS + GRÁFICA” se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal estima necesario referirse al artículo 172 de la referida Decisión. Dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prevé la acción de nulidad del acto administrativo que concede la titularidad de una marca, la referida acción tiene como finalidad privar de la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores.

Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo”. 3 3 2 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 38-IP-2002. Sentencia del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. No. 845 del 1 de octubre del mismo año, caso PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En efecto, la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, en principio, el orden sustancial común aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el caso concreto, y en el orden procesal, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual, en su artículo 172, primer y segundo párrafos, prevé que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135;

(artículos 81 y 82 de la Decisión 344) y, decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 (artículo 83 de la Decisión 344) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Por lo tanto, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El orden procesal aplicable al trámite de la demanda de nulidad será el vigente para la fecha en la cual ésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal ha indicado que la autoridad nacional competente para declarar la nulidad de un signo como marca es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial o el juez establecido por la legislación interna, dotado de competencia para pronunciarse sobre la nulidad en cuestión. Sobre la legitimación para la solicitud de la nulidad del registro de un signo, el artículo 172 de la Decisión 486 prevé que La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad de un registro marcario.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado: 30/03/2009 8.32 “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicialpuede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público” 4.

En el segundo supuesto, a diferencia de la normativa anterior a la Decisión 486, no se exige legitimación alguna para que terceros demanden la nulidad del registro de un signo. El artículo 172 de la Decisión 486 establece la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad, absoluta o relativa, del registro de un signo como marca.

El cuarto párrafo del artículo mencionado prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud. Este Tribunal ha observado que “de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, la disposición prevista en el artículo 172, cuarto párrafo, constituye una excepción a la regla citada, pues no forma parte del régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344 (en este caso la Decisión 313), norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (…).

En efecto, en ella se prohíbe la nulidad del registro en mención en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344 (313), o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez” 5.

Asimismo, este Órgano Comunitario ha señalado, al respecto, que “La excepción implica, por 4 5 Sentencia dictada en el Proceso 59-IP-2005, aprobada el 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. y figura, citando al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 308 de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO. Sentencia dictada en el expediente No. 012-IP-2006 del 19 de abril de 2006, marca: HOTEL CARRERA.

GACETA OFICIAL 30/03/2009 9.32 otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda” 6. tos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

3.3. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elemen- 6 Sentencia dictada en el Proceso 012-IP-2006, ya citada. b) Distintividad c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.4. CLASES DE MARCAS. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es “GALÁPAGOS + GRÁFICA” (mixto) y que las marcas de la sociedad que presenta la demanda son: “CAFÉ DE LAS ISLAS GALÁPAGOS DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS ENCANTADAS” (denominativa), y “DISEÑO GALÁPAGOS COFFEE”, GALÁPAGOS COFFEE, From the mountains of the Enchated Islands, de 26 de mayo de 2003 (mixta), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mix- GACETA OFICIAL tas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 7 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 30/03/2009 10.32 como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 8 Comparación entre marcas denominativas y mixtas El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 9 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Comparación entre una marca mixta y una marca mixta con lema comercial Tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es “GALÁPAGOS + GRÁFICA” (mixto) y que una de las marcas de la sociedad que presenta la demanda es: “DISEÑO GALÁPAGOS COFFEE”, GALÁPAGOS COFFEE, From the mountains of the Enchated Islands, (mixta), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a la comparación entre una marca mixta con una marca mixta con lema comercial, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un lema comercial con una marca mixta. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, 8 7 9 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. GACETA OFICIAL En consecuencia, al realizar la comparación entre éstos se tendrá en cuenta los criterios expuestos por este Tribunal para la comparación marcaria, y que fueron mencionados anteriormente.

En consecuencia, el juez consultante debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

3.5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 10 Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos 30/03/2009 11.32 o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 11 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 12 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 11 12 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 30/03/2009 12.32 Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 13 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 15 Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.6. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 14 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 16 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la perso- 15 13 14 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 30/03/2009 13.32 na a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 17 confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

3.7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 18 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a 17 18 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 19 3.8. SIGNOS DESCRIPTIVOS. DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS. SIGNOS ENGAÑOSOS. Signos Descriptivos Tomando en cuenta que la sociedad actora, en su escrito de demanda, alega que “el registro concedido a la COMPAÑÍA DE ELABORADOS 19 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL DE CAFÉ EL CAFÉ C.A. “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, no reúne los requisitos necesarios por constar en la parte frontal de un quelonio (tortuga o galápago), en la que aparece la palabra “COFFEE”, ‘lo cual no constituye un gráfico sino una palabra que debía constar en la parte denominativa de la marca (…), utilizando esta conducta impropia para inducir al engaño’”, se hace necesario tratar el tema de los signos descriptivos, en cuanto informa sobre la calidad, lugar de origen y características del producto.

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 30/03/2009 14.32 ca. La denominación de origen está constituida por el nombre de un país, de una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien y, con ello, sugerir sus cualidades por proceder exclusivamente de un lugar geográfico determinado.

Fernández-Novoa sostiene: “ se permite impedir … la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores.” 20 Para que se configure el supuesto expresado en líneas anteriores, el Tribunal en su jurisprudencia ha manifestado que es ineludible que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: Denominaciones Geográficas Tomando en cuenta que la sociedad actora, en su escrito de demanda, alega que ““EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A., es poseedora de la Hacienda El Cafetal, ubicada en la Isla San Cristóbal de Galápagos, por ello en el registro de la marca se incluyó la procedencia del producto que cultivamos y comercializamos, el proceso que hemos llevado a cabo para su elaboración, respetando las condiciones ambientales de las Islas Galápagos; de ahí que nuestro producto, identificado como un café Gourmet y Orgánico, ha sido ya reconocido a nivel mundial desde hace más de una década”, y, que el signo en controversia es “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, se hace necesario tratar este tema.

Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos, se encuentra el denominado lugar de origen; prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfi- - Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. - Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. - Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. 20 En su libro “La Protección Internacional de las denominaciones Geográficas” Editorial Tecnos, Madrid, 1970, pág. 33.

Citado en el Proceso No. 35-IP-98. GACETA OFICIAL Este Tribunal, al respecto, reitera lo dicho en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 76-IP-2007, marca “TEQUILA”: (…) las Indicaciones de procedencia, (…) son utilizadas en el tráfico económico para identificar el origen geográfico de los productos a distinguir con el signo. Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.

Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o me-nor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.

Esta definición es tomada por la doctrina general, y detallada por el Profesor Manuel Botana Agra en la obra “Las Denominaciones de Origen” (Edit. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2001, p. 19). En efecto, en caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, se debe tener en consideración la prohibición del artículo 82 de la Decisión 344: Art. 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

Teniendo siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir 30/03/2009 15.32 los productos y los servicios de un comerciante de los de otro. Por tanto, para que se dé el supuesto enunciado, es necesario que concurran los siguientes presupuestos: 1. Que el signo reproduzca o imite una denominación de origen protegida, consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique. 2.

Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas. Ámbito de la Protección de una indicación de procedencia El artículo 86 de la Decisión 344 expresa que “Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto”.

En efecto, un signo que contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. Por tanto, se debe considerar la debida aplicación de esta regla. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse. Signos engañosos Tomando en cuenta que la sociedad actora, en su escrito de demanda, alega que “(…) la compañía ELCAFÉ C.A., careciendo de fundamento legal, pretende adueñarse de un nombre como “GALÁPAGOS”, para vender toda clase de productos, mucho (sic) de los cuales no son susceptibles de cultivo y producción en el suelo de las Islas Galápagos, induciendo a los consumidores, tanto nacionales como extranjeros, a la confusión (…)”, se hace necesario tratar el tema de los signos engañosos.

En efecto, el juez consultante deberá considerar, asimismo, el impedimento de registro de los signos engañosos y, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 82 literal h) de la Decisión 344 referida, que indica lo siguiente: GACETA OFICIAL “Art. 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 30/03/2009 16.32 En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este órgano Jurisdiccional ha manifestado: (…) “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”. 22 h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;

Este literal considera, entre las prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configuren las prohibiciones previstas en este artículo debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado;

(ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1228, de 12 de agosto de 2005, marca: VILCAGUA).

El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. 21 21 Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995;

G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166.

3.9. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que la sociedad actora, en su escrito de demanda, alega que “el registro concedido a la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A. “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, no reúne los requisitos necesarios por constar en la parte frontal de un quelonio (tortuga o galápago), en la que aparece la palabra 22 Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001;

G.O. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL “COFFEE”, ‘lo cual no constituye un gráfico sino una palabra que debía constar en la parte denominativa de la marca (…), utilizando esta conducta impropia para inducir al engaño’”, se hace necesario tratar los siguientes temas: “los signos en idioma extranjero”, “palabras de uso común” y “la marca débil”.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. 30/03/2009 17.32 Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 23 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 23 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 24 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud 24 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. GACETA OFICIAL de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

La acción de nulidad de un registro concedido, a efectos de privar la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores se encuentra consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El cuarto párrafo del artículo mencionado prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud.

La excepción implica que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación o ha cesado la vigencia de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda. 3. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 4. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. 30/03/2009 18.32 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En caso de que en la marca mixta no tenga prevalencia el elemento gráfico, y se tengan que cotejar los elementos denominativos de los signos y dentro de éstos se encuentren signos denominativos compuestos, en el examen de registrabilidad habrá de analizarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente con relación a una marca ya registrada o solicitada con anterioridad para su registro, el signo es registrable.

Las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un lema comercial con una marca mixta. 5. El juez consultante deberá, en primer lugar, analizar si el signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de prohibición absoluta establecidas en el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que si fuera así, ya no cabría analizar el posible riesgo de confusión existente.

Contrariu sensu, si el signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de prohibición absoluta, procede analizar –en segundo lugar- si se encuentra incurso en las prohibiciones relativas contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344. 6. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

GACETA OFICIAL 7. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 8.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 9. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen o se refieran al lugar de origen de los mismos.

El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 10. Para el caso de las indicaciones geográficas, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser susceptible de registro, según lo establecido en el artículo 82 literal i). 11.

Según lo determina el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 30/03/2009 19.32 12.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 092-07-2 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL 30/03/2009 20.32 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 127-IP-2008 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 108, 109, 110, 111 y 117 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-0273. Actor: Sociedad SIMON VIGODA MILLER. Marca: TONY ROMA’S (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de febrero del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 21 de enero de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: SIMON VIGODA MILLER Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: SOCIEDAD ROMA SYSTEMS, INC. B. DATOS RELEVANTES. 1.

Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La marca denominativa TONY ROMA’S se encontraba registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a nombre del señor SIMON VIGODA MILLER, bajo el certificado No. 121.303, y para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. b. La sociedad ROMA SYSTEMS, INC., mediante escrito presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de marzo de 1998, solicitó la cancelación del registro por no uso de la marca TONY ROMA’S. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 20072 del 30 de noviembre de 1998, resolvió cancelar el registro marcario mencionado.

GACETA OFICIAL 30/03/2009 21.32 d. El señor SIMON VIGODA MILLER, solicitó la revocatoria directa del anterior acto administrativo. m.El señor SIMON VIGODA MILLER, interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. e. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 00420 del 26 de enero de 2000, resolvió revocar la Resolución 20072 del 30 de noviembre de 1998, y correr nuevo traslado de la solicitud de cancelación. n. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 08805 del 31 de marzo de 2003, resolvió Inadmitir el recurso de apelación presentado. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 15390 del 30 de abril de 2001, resolvió cancelar el registro por no uso de la marca denominativa TONY ROMA’S. g. La sociedad ROMA SYSTEMS, INC., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo, argumentando que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no era competente. h. Igualmente, el señor SIMON VIGODA MILLER, interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. i. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 22744 del 16 de julio de 2001, resolvió revocar el acto administrativo impugnado, inadmitir el recurso interpuesto por el Señor SIMON VIGODA MILLER, y enviar el expediente a la División de Signos Distintivos. j. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 22867 del 17 de julio de 2001, resolvió cancelar el registro por no uso de la marca denominativa TONY ROMA’S. k. El señor SIMON VIGODA MILLER, interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. l. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 42515 del 20 de diciembre de 2001, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado. o. El señor SIMON VIGODA MILLER, interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra los tres últimos actos administrativos. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que logró probar el uso de la marca denominativa TONY ROMA’S, de conformidad con lo prescrito por la normativa comunitaria. b. Afirma, que autorizó a la sociedad GOOD FOODS S.A. para usar su marca TONY ROMA’S. Lo anterior se presume, ya que probó que dicha marca fue usada por la mencionada persona jurídica. 3.

La contestación de la demanda. La Entidad demandada argumenta: a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera: • Argumenta, que la marca denominativa TONY ROMA’S no ha sido usada por su titular, dentro de los tres años anteriores a la fecha de la solicitud de cancelación, y en relación con los servicios para los que fue registrada. • Aduce, que las sociedades GOOD FOODS S.A. e INALPAC LTDA., a diferencia del señor SIMON VIGODA MILLER, sí han GACETA OFICIAL 30/03/2009 22.32 usado la marca TONY ROMA’S. Lo anterior, por cuanto dichas sociedades tienen un restaurante denominado TONY ROMA’S. DECISIÓN 344 • Explica, que de conformidad con la normativa comunitaria, el uso de la marca lo debe realizar el titular de la misma.

Artículo 108 • Sostiene, que no se probó que el demandante hubiera autorizado a las mencionadas empresas para que usaran la marca registrada a su nombre. b. Por parte de la Tercera Interesada. La tercera interesada contestó la demanda de la siguiente manera: • Manifiesta, que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio son conforme a derecho. • Afirma, que las pruebas aportadas por el demandante no demuestran el uso de la marca denominativa TONY ROMA’S. IV.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: los artículos 108, 109, 110, 111 y 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que fue solicitada la cancelación por no uso de la marca denominativa TONY ROMA’S. Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: (…) “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica GACETA OFICIAL o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. ”. Artículo 109 “Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. 30/03/2009 23.32 (…) Artículo 117 “Los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo País Miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.” (…) Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada. ” DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera.

Artículo 110 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” VI.

CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: Artículo 111 “La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.” A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Cancelación del registro de una marca por no uso, dentro de lo establecido en la Decisión 344. La licencia del uso de la marca y su registro. GACETA OFICIAL A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de cancelación por no uso de la marca denominativa TONY ROMA’S, se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra 30/03/2009 24.32 actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para reglar situaciones jurídicas que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales hechos como los relacionados con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia, se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

(Proceso 39IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se GACETA OFICIAL encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro respectivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas reglamentaciones de ese mismo carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones procesales tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: 30/03/2009 25.32 Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005).

De la interpretación prejudicial requerida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de cancelación por no uso de la marca denominativa TONY ROMA’S se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria, contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca.

“El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. B. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA POR NO USO, DENTRO DE LO ESTABLECIDO EN LA DECISIÓN 344.

LA LICENCIA DEL USO DE LA MARCA Y SU REGISTRO. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

De conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida…”. (Proceso 46-IP-2005. Interpretación Como quiera que en el proceso interno se debate la cancelación por no uso de la marca denominativa TONY ROMA’S, se hace necesario tratar la figura de la cancelación por no uso, en el marco de la Decisión 344.

Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. Las características estatuidas para la configuración de dicha figura son las siguientes: 1. Legitimación para adelantar el trámite.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, el cual deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. 2. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular o por el licen- GACETA OFICIAL ciatario de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio se consagra de la siguiente manera: una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 establece la presunción de que ‘una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue 30/03/2009 26.32 han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”. (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).

Este concepto se desprende de la propia noción de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que determine indefectiblemente los productos o los servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, de la siguiente manera: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

En el artículo anterior, se, consagran los parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; los cuales se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado, de conformidad con la naturaleza de los mismos.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializan masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto o servicio, son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

GACETA OFICIAL • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado, del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca, se debe tener en cuenta, cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo, el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). 3. Carga de la prueba. La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso, corresponde al titular del registro y no al solicitante, de confor- 30/03/2009 27.32 midad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicho registro. El mismo artículo, enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional respectiva. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 4.

El uso de la marca por parte de un licenciatario. El demandante afirma, que autorizó a la sociedad GOOD FOODS S.A. para utilizar su marca TONY ROMA’S. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la licencia de uso de la marca y su prueba. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o GACETA OFICIAL cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.

Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El instrumento por medio del cual se plasma la licencia, es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante, cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración, la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina, no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 117, prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 115 de la Decisión 344.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Sobre los elementos del contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres ele- 30/03/2009 28.32 mentos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.

La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.

En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).

(…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.” (Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97).

La Oficina Nacional Competente, analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina GACETA OFICIAL 30/03/2009 29.32 Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.

(Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del proceso 29-IP-97). • Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo por parte del licenciatario; pero además de lo expuesto, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia, ya que es la única manera, tal y como se plasmó anteriormente, para que dicho contrato surta efectos frente a terceros, incluida la propia oficina de registro marcario; sólo así la sociedad en general puede tener la certeza de que el uso de la marca se está practicando por un tercero autorizado para ello.

Lo anterior es de gran importancia, ya que está en juego la transparencia y la lealtad con que se desenvuelve el comercio de bienes y servicios. No es lógico pensar, que ante el público consumidor el usuario de la marca sea uno y ante la administración otro. 7. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 5. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 108 de la Decisión 344, establece las causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: • Fuerza mayor. • Caso fortuito. • Restricciones a las importaciones. • Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. 6.

Procedimiento. El artículo 109 de la Decisión 344, establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra delimitado por las siguientes etapas: • Presentación de la solicitud. • Vencido dicho plazo se decidirá sobre la solicitud de cancelación del registro, • Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada. • Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. • Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, el cual podrá ejercer, hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Este derecho de preferencia, no significa que indefectiblemente la marca cancelada será registrada, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá hacer el análisis de registrabilidad respectivo. Ya que éste se refiere, a la prelación en relación con otras solicitudes de registros sobre el mismo signo. En relación con los presupuestos y requisitos de la cancelación del registro marcario por no uso, el Tribunal se ha manifestado en varias Interpretaciones Prejudiciales, dentro de las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 23 de agosto de 2006, expedida en el proceso 46-IP-2006; y la Interpretación Prejudicial del 2 de octubre de 2007, expedida dentro del proceso 125-IP-2007.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso GACETA OFICIAL del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación por no uso de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial. La licencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El instrumento que plasma la licencia es el contrato de licencia, por el cual el licenciante, cede el derecho de uso de su marca a otra persona denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración denominada regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Decisión 344.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del co- 30/03/2009 30.32 mercio o contrarias a la normativa comunitaria andina y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo de dicha marca por parte del licenciatario; pero además de lo anterior, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia respectivo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030273, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 30/03/2009 31.32 GACETA OFICIAL 30/03/2009 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú