Año XXVI - Número 1727 Lima, 30 de junio de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 129-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134, primer párrafo, 136 literal d), 258 y 259 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: CORPORACIÓN REY S.A. Marca: “IDEAL”.

Expediente Interno N° 2138-2008 Proceso 126-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: LA MUÑECA (mixta).

Actora: sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. Proceso interno Nº 2003-0323 Proceso 6-IP-2009.- Proceso 2-IP-2009.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Interpretación de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 224, 225, 226 y 228 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Marca: “REXONA CRYSTAL”.

Expediente Interno N° 2520-2008 Interpretación Prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 136 literales a) y h), 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: IPESA (mixta).

Actor: IPESA S.A.C. Proceso interno Nº 2493-2008 PROCESO 129-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, primer párrafo, 136 literal d), 258 y 259 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: CORPORACIÓN REY S.A. Marca: “IDEAL”.

Expediente Interno N° 2138-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de febrero de 2009. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: CORPORACIÓN REY S.A. La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), e IDEAL FASTENER CORPORATION, DE U.S.A. (en adelante Ideal Fastener). 1.2. Actos demandados La actora solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 0109-2005/TPIINDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se resolvió revocar la Resolución Nº 8178-2004/ OSD-INDECOPI de 6 de julio de 2004, por tanto, la Resolución Nº 005448-2003/OSD-INDECOPI de 19 de mayo de 2003; y, en consecuencia, denegar el registro del signo “IDEAL” solicitado por la Corporación Rey S.A. para distinguir cierres (cremalleras), de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 5 de noviembre de 2002, la Corporación Rey S.A. solicitó el registro como marca del 30/06/2009 2.52 signo “IDEAL” para distinguir cierres (cremalleras), de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El 3 de febrero de 2003, la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION de U.S.A. formuló oposición a la solicitud de registro de la denominación “IDEAL”, manifestando ser titular en Estados Unidos de la marca “IDEAL” para distinguir cierres de la clase 26, la cual tiene registrada desde 1940. Agregó que comercializa cierres en el mercado latinoamericano (específicamente en Venezuela) con la misma marca; y, que al ser idéntica a su marca registrada no podía ser otorgada. 3.

El 25 de marzo de 2003, la Corporación Rey S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que la opositora no ha acreditado tener legítimo interés de incursionar en el mercado peruano ni tampoco ha acreditado tener algún derecho de propiedad industrial válidamente concedido. 4. El 19 de mayo de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 005448-2003/ OSD-INDECOPI a través de la cual declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. 5.

El 11 de junio de 2003, IDEAL FASTENER CORPORATION interpuso recurso de reconsideración en contra de la resolución anterior. 6. El 6 de julio de 2004, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 8178-2004/OSD-INDECOPI a través de la cual declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. 7. El 10 de agosto de 2004, IDEAL FASTENER CORPORATION interpuso recurso de apelación en contra de la resolución anterior. 8.

El 10 de febrero de 2005, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0109-2005/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 8178-2004/OSD-INDECOPI de 6 de julio de 2004, por tanto, la Resolución Nº 005448-2003/ OSD-INDECOPI de 19 de mayo de 2003; y, en consecuencia, denegar el registro del signo “IDEAL” solicitado por la Corporación Rey S.A. GACETA OFICIAL b) Fundamentos de la Demanda La CORPORACIÓN REY S.A. presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: En cuanto al supuesto uso efectivo de la marca IDEAL por parte de Ideal Fastener Corporation: - Que “no es aplicable el artículo 7º de la Convención de Washington ya que Ideal Fastener no cumplió con acreditar la verificación de sus requisitos” que exige dicha norma. - “Al interior del procedimiento administrativo, Ideal Fastener Corporation no cumplió con acreditar debidamente ese uso continuo y adecuado de su marca IDEAL”. - “(…) ninguna de las facturas presentadas por Ideal Fastener Corporation (…) cumplen con acreditar el uso de la marca IDEAL (…) en ninguna de ellas se consigna la comercialización de productos bajo la marca IDEAL.

El único lugar en donde aparece la palabra IDEAL es como parte del nombre de la emitente (…)”. - “(…) debe notarse también que muchas de las facturas acompañadas no corresponden a los últimos tres años (…) y las pocas que sí se encuentran dentro de dicho período de tiempo consignan cantidades que no reflejan un uso ‘adecuado’ del producto supuestamente comercializado, esto es, cierres, (…)”.

En cuanto al previo conocimiento de la marca IDEAL por parte de Corporación Rey S.A.: - “Un representante de la contraria hace referencia a una supuesta ‘usurpación’ de la marca IDEAL, usurpación que no puede configurarse (…) porque en primer lugar los correos corresponden a una fecha posterior a la presentación de nuestra solicitud (…) y en segundo lugar, porque dado el significado común y corriente de la palabra IDEAL en nuestro idioma, su elección obedece a un hecho absolutamente casual y, por ende, legítimo (…)”. 30/06/2009 3.52 en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “El INDECOPI ha considerado como un tema acreditado y además admitido por Corporación Rey, el hecho de la titularidad (registro) de la marca IDEAL en Estados Unidos (País firmante al igual que el Perú del Convenio de Washington) por parte de IDEAL Fastener Corporation hace más de 63 años”. - “INDECOPI ha constatado en el procedimiento administrativo que, contrariamente a lo negado por la empresa demandante, esta sí conocía de la existencia, actividad empresarial y uso de la marca IDEAL por parte de la empresa opositora al registro, IDEAL Fastener Corporation, al haber mantenido negociaciones de índole comercial con esta empresa para la venta de materia prima para la fabricación de cierres”. - “(…) lo que pretende discutir Corporación Rey es que la autoridad administrativa no se haya ‘convencido’ de que la elección de la denominación IDEAL (…) haya sido meramente producto de la ‘casualidad’, y que por el contrario, haya considerado la existencia de MALA FE en la solicitud de registro, como consecuencia de haberse acreditado las relaciones comerciales existentes, entre esta empresa y la empresa IDEAL Fastener Corporation de Estados Unidos, titular de la marca en ese país”. - “(…) no es posible creer que, de ‘casualidad’, se les ocurrió un nombre para una marca que resulta ser el mismo que utiliza la empresa con la que estaban haciendo negocios en Estados Unidos”. - “Como consecuencia de la evidente mala fe al momento de la solicitud de registro, puesta en evidencia en el procedimiento administrativo, el Tribunal del INDECOPI dispuso denegar el registro como marca de la denominación IDEAL en la clase 26 de la Nomenclatura Oficial a favor de Corporación Rey S.A. en el Perú, en aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington”. c) Contestación a la demanda d) Tercero interesado El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), IDEAL FASTENER CORPORATION, de U.S.A., considerada como tercero interesado en este proceso, expresa los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 30/06/2009 4.52 - “IDEAL FASTENER CORP. sustentó su legítimo interés en la TITULARIDAD (en Estados Unidos de América) sobre la marca de producto IDEAL (…) para distinguir cierres de la clase 26, vigente desde el año 1940”. artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; - Asimismo, “acreditó que su marca IDEAL (…) ha ganado PRESTIGIO a lo largo de los más de SESENTA AÑOS DE VIGENCIA Y COMERCIALIZACIÓN”.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de febrero de 2009. - “IDEAL FASTENER CORP. acreditó que comercializa cierres con la marca IDEAL en el mercado latinoamericano, (…)”. - Agrega que existen dos elementos que acreditan que el signo solicitado constituye “una COPIA SERVIL de la marca de IDEAL FASTENER CORP”: (i) la IDENTIDAD entre la marca solicitada y la registrada desde hace más de 60 años a favor de IDEAL FASTENER CORP.

Lo cual no puede atribuirse a una mera “coincidencia” sino al previo conocimiento de la marca de IDEAL FASTENER CORP.”, (ii) “el hecho que Corporación Rey S.A. desde hace más de 54 años se dedica al mismo rubro empresarial: fabricación de cierres, coincidiendo en el mismo mercado que IDEAL FASTENER CORP. (empresa con más de sesenta años en el mercado)”. - “(…) de la lectura de los correos electrónicos presentados, se advierte que la empresa Corporación Rey S.A. mantenía relaciones comerciales (o al menos tratativas para concretarlas) con la empresa IDEAL FASTENER CORPORATION”. - “(…) dicha empresa actuó de MALA FE, es decir, solicitó ante INDECOPI una marca que tenía conocimiento pertenecía a una empresa competidora en el mismo rubro comercial que ella: La marca ideal de IDEAL FASTENER CORP.”.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “SKIN SECRET” (mixto) fue presentada el 16 de junio de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134, 136 literal d), 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se estima que no procede la interpretación del artículo 172 de la Decisión 486 solicitado por la Instancia Nacional Consultante, por no ser pertinente al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

CONSIDERANDO: DECISIÓN 486

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL (…) Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación GACETA OFICIAL gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 30/06/2009 5.52 Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. a) las palabras o combinación de palabras;

(…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

( ) Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(…)”. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La Supremacía del Derecho Comunitario sobre el Internacional; - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: comparación entre marcas denominativas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión directa e indirecta o de Asociación;

GACETA OFICIAL - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Los signos evocativos; La marca débil; - La mala fe en la solicitud de un registro marcario; - La competencia desleal por confusión con una marca registrada; Concepto de Acto Desleal; Actos de competencia desleal.

1. SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de 30/06/2009 6.52 origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002). Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representa- GACETA OFICIAL ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible 30/06/2009 7.52 de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son denominativos: “IDEAL”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de GACETA OFICIAL las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” 30/06/2009 8.52

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 1 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y 2 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984.

Págs. 199 y SS. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 3.4. Riesgo de confusión: directa e indirecta y de asociación Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 30/06/2009 9.52 existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 5 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de 3 4 El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 30/06/2009 10.52 la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 6 confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a 6 7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 8

3.6. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que el signo “IDEAL” es evocativo de la clase para la cual se solicita su registro, y que además es común o usual; el Tribunal estima necesario tratar los temas enunciados. 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 30/06/2009 11.52 En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 9 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irre- gistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”. 10 Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. Empero, en cuanto al signo débil y por lo tanto apropiable por terceros, es importante tener en cuenta que, conforme a las previsiones del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede no ser distintivo al momento de solicitarse su registro pero el trabajo empresarial de su titular puede llevar con el paso del tiempo a ser un signo reconocido por el público consumidor, incluso, a convertirse en notoriamente conocido, aspectos que corresponde al juzgador establecer al momento de resolver el conflicto entre signos.

3.7. LA MALA FE EN LA SOLICITUD DE UN REGISTRO MARCARIO. Tomando en cuenta que en los escritos de contestación a la demanda, tanto el INDECOPI como IDEAL FASTENER CORPORATION hacen referencia a la “mala fe” en la solicitud del registro del signo “IDEAL” por parte de Corporación Rey S.A., el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la “mala fe”, en tanto que de acuerdo a lo alegado, de una manera fraudulenta, supuestamente, se pretende obtener el registro de un signo causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores.

Es pertinente advertir, en primer lugar, que la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma. 10 9 Ibídem. Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En el caso sub lite, el INDECOPI alega que “(…) lo que pretende discutir Corporación Rey es que la autoridad administrativa no se haya ‘convencido’ de que la elección de la denominación IDEAL (…) haya sido meramente producto de la ‘casualidad’, y que por el contrario, haya considerado la existencia de MALA FE en la solicitud de registro, como consecuencia de haberse acreditado las relaciones comerciales existentes, entre esta empresa y la empresa IDEAL Fastener Corporation de Estados Unidos, titular de la marca en ese país” y “Como consecuencia de la evidente mala fe al momento de la solicitud de registro, puesta en evidencia en el procedimiento administrativo, el Tribunal del INDECOPI dispuso denegar el registro como marca de la denominación IDEAL en la clase 26 de la Nomenclatura Oficial a favor de Corporación Rey S.A. en el Perú”.

La buena fe es un principio general de derecho, es el sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha dicho, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro” 11.

(subrayado fuera de texto) 11 PROCESO 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. 30/06/2009 12.52 En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal” 12.

Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” 13.

En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad.

El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°) 14.

De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe 12 13 14 Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca “LELLI”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 3-IP-99 (ya citada). ”Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

GACETA OFICIAL es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1581, de 4 de febrero de 2008).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; 3.

Sancionar con la nulidad el registro obtenido. La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido 30/06/2009 13.52 su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse 15.

Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el juez consultante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486.

3.8. DE LA COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA REGISTRADA Tomando en cuenta que: (i) tanto en el escrito de demanda como en los de contestación se hace referencia al supuesto conocimiento previo por parte de CORPORACIÓN REY S.A. de la titularidad de la marca “IDEAL” por parte de IDEAL FASTENER CORPORATION de USA., (ii) que la instancia nacional consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;

(iii) que afirma el INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, que “contrariamente a lo negado por la empresa demandante, esta sí conocía de la existencia, actividad empresarial y uso de la marca IDEAL por parte de la empresa opositora al registro, IDEAL 15 http://buscon.rae.es/draeI/ GACETA OFICIAL Fastener Corporation, al haber mantenido negociaciones de índole comercial con esta empresa para la venta de materia prima para la fabricación de cierres”, y que, (iv) según afirma IDEAL FASTENER CORPORATION, en su escrito de contestación a la demanda “(…) de la lectura de los correos electrónicos presentados, se advierte que la empresa Corporación Rey S.A. mantenía relaciones comerciales (o al menos tratativas para concretarlas) con la empresa IDEAL FASTENER CORPORATION” y “(…) dicha empresa actuó de MALA FE, es decir, solicitó ante INDECOPI una marca que tenía conocimiento pertenecía a una empresa competidora en el mismo rubro comercial que ella: La marca ideal de IDEAL FASTENER CORP.”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la competencia desleal por confusión con una marca registrada.

Es preciso tener en cuenta que la demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudicial por parte de este Órgano Jurisdiccional, fue presentada en vigencia de la Decisión 486. Al respecto, a excepción de la Decisión 486, que en sus artículos 258 y 259, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, las demás Decisiones Andinas no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal.

Sin embargo, es desde el Acuerdo de Cartagena de donde se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone: “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.

En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien”. Concepto de Acto Desleal La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de com- 30/06/2009 14.52 petencia desleal.

En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”.

(Proceso 38-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.

(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los nego- GACETA OFICIAL 30/06/2009 15.52 cios”.

(Narvaez Garcia, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316). ral, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1892, Pág. 47). Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.

Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés gene- Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”.

(Proceso 143-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006). Sobre la base de lo anterior, si el signo ha sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 que expresa “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”, debe denegarse su registro.

Conforme a lo expuesto, la instancia nacional consultante debe determinar si la Corporación Rey S.A. quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de Ideal Fastener Corporation, y si la solicitud de registro del signo “IDEAL” se haya hecho de manera desleal o maliciosamente con el fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de Ideal Fastener Corporation.

Actos de competencia desleal El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.

Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el esta- GACETA OFICIAL blecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Actos de competencia desleal por confusión El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: “1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifes- 30/06/2009 16.52 tado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ´para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”).”.

(Proceso 143-IP-2006, ya citado). El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés GACETA OFICIAL general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso 116IP-2004, ya citado). Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe insistir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma que sea contraria al Derecho Comunitario Andino. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 3.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran 30/06/2009 17.52 un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 4.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 5.

El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 6. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 7. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea con- GACETA OFICIAL 30/06/2009 18.52 secuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. 8.

La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 21382008, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 9.

En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 30/06/2009 19.52 PROCESO 126-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: LA MUÑECA (mixta).

Actora: sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. Proceso interno Nº 2003-0323. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0323;

El auto de 4 de febrero de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES S.A. b) Hechos 1. El 12 de septiembre de 2001 la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LA MUÑECA (mixto) para distinguir productos de la Clase 29. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 513 de 27 de febrero de 2002, al que presentó oposición la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. sobre la base de sus marcas mixtas PASTAS LA MUÑECA, LA MUÑECA DEPORTES, LA MUÑECA EXPRESS y PASTAS ANIMADAS LA MUÑECA registradas para distinguir productos de la Clase 30. 3.

Por Resolución Nº 24458 de 30 de julio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. y concedió el registro de la marca LA MUÑECA (mixta). Contra esta Resolución, HARINERA DEL VALLE S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quién por Resolución Nº 08357 de 28 de marzo de 2003 confirmó la Resolución impugnada, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. fundamenta su demanda diciendo que: 1.

Se violó el artículo 134 de la Decisión 486, ya que “Debido a la evidente similitud entre el elemento figurativo de la marca solicitada para registro (…) y el elemento figurativo de la (sic) marcas previamente registras (…) podemos concluir que la marca mixta LA MUÑECA (que incluye la FIGURA DE UNA MUÑECA), no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 29 (…)”.

GACETA OFICIAL 2. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, debido a que “La coexistencia comentada por el Superintendente (…) se ha presentado únicamente, respecto de las marcas en su forma NOMINATIVA, pero el derecho sobre el registro de la marca LA MUÑECA, acompañado de la FIGURA DE UNA MUÑECA, pertenece única y exclusivamente a la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. (…)” y en consecuencia, el registro como marca del signo solicitado “causa confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos”. 3.

“(…) el simple hecho de incluir la FIGURA DE UNA MUÑECA, se está imitando la marca previamente registrada por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. por cuanto la misma es recordada por el público consumidor como LA MUÑECA ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UNA MUÑECA”. 4. “(…) la marca LA MUÑECA de propiedad de HARINERA DEL VALLE S.A., constituye una marca que debido a su amplio nivel de difusión, se ha convertido en una marca notoria dentro del sector de productos alimenticios (…)” por lo que “la presencia en el mercado de otra marca denominada LA MUÑECA, y adicionalmente, acompañada de la FIGURA DE UNA MUÑECA, necesariamente genera riesgo de asociación con las prestaciones y con los productos ofrecidos en el mercado por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. (…)”. 5.

Entre los signos en conflicto existe similitud gráfica. 6. La sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A., no es titular de ningún derecho anterior sobre el signo gráfico que representa UNA MUÑECA, y (…) la concesión del registro de la marca mixta La MUÑECA, constituye una clara violación de los derechos de exclusiva sobre la parte gráfica de la marca La MUÑECA de propiedad de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A.”. 7.

Se violó el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, ya que considera que su marca es notoria y ha sido ampliamente publicitada y difundida y que “en este caso la reproducción de la marca, en lo atinente a su aspecto 30/06/2009 20.52 figurativo, genera necesaria dilución de la fuerza distintiva de la marca, por cuanto los consumidores no asociarán la especial combinación, única y exclusivamente a la marca LA MUÑECA de HARINERA DEL VALLE S.A.”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda, únicamente afirmando los hechos descritos por la demandante.

La sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda y manifiesta que: 1. La Superintendencia al emitir las Resoluciones impugnadas no ha incurrido en violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que dicha Superintendencia realizó el correspondiente examen de registrabilidad. 2.

Los signos registrados por la demandante distinguen todos los productos de la Clase 30, sin embargo “solo está utilizando las marcas base de la demanda (…) para identificar PASTAS, es decir uno solo de los productos de la Clase Treinta (…)” por lo que la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES S.A., inició varios procesos de cancelación por no uso de las marcas PASTAS LA MUÑECA (mixta) y PASTAS ANIMADAS LA MUÑECA SUPREMA (mixta) de conformidad con la norma comunitaria. 3.

El signo solicitado distingue productos de la Clase 29 “y en forma específica distinguen grasas y aceites comestibles. Es decir, no existe el menor riesgo de que un consumidor confunda las PASTAS comercializadas por la sociedad demandante con un aceite de cocina” y que “No se presenta riesgo de confusión alguno (…) al ser evidente que estas marcas se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado (…)”. 4.

La Superintendencia dio una debida aplicación al artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo LA MUÑECA (mixto) “tiene la capacidad de distinguir por si mismo de forma clara y precisa, cuáles son los productos que identifica”. GACETA OFICIAL 5. “No hay similitud visual de la marca LA MUÑECA (MIXTA) de mi poderdante GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES S.A., con las marcas registradas por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. (…)”. 6.

Los signos en conflicto distinguen diferentes tipos de productos. 7. La demandante debe probar que sus marcas son notoriamente conocidas, lo cual no sucedió.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo LA MUÑECA (mixto) fue el 12 de septiembre de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134, 136 literales a) y h) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: 30/06/2009 21.52 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, GACETA OFICIAL cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 30/06/2009 22.52 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. La marca y los requisitos para su registro b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;

Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna Nº 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca LA MUÑECA (mixta) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Marcas mixtas y su comparación En el caso concreto la marca que se solicitó para registro y que fue registrada es LA MUÑECA (mixta), mientras que las marcas mixtas so- GACETA OFICIAL bre las cuales se realizó la oposición PASTAS LA MUÑECA, LA MUÑECA DEPORTES, LA MUÑECA EXPRESS y PASTAS ANIMADAS LA MUÑECA, por lo que se considera que se debe tratar el tema de las marcas mixtas que, además, en su parte denominativa sean compuestas.

Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, del signo mixto solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los 30/06/2009 23.52 vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si la marca LA MUÑECA (mixta) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2002-00270.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre la marca LA MUÑECA (mixta) y las marcas mixtas PASTAS LA MUÑECA, LA MUÑECA DEPORTES, LA MUÑECA EXPRESS y PASTAS ANIMADAS LA MUÑECA y de esta manera determinar el posible riesgo de confusión. GACETA OFICIAL 4.

Coexistencia marcaria de hecho La coexistencia marcaria se da cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares. Esta coexistencia puede ser de derecho o de derecho. La primera se encuentra prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La segunda, la coexistencia de hecho, nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado.

Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). De acuerdo a los hechos descritos, en el caso concreto, la demandante hace mención a una coexistencia en el mercado de signos similares, pero no hace referencia a ningún de tipo de Acuerdo de Coexistencia Marcaria en los términos descritos en el artículo 159 de la Decisión 486, por lo que se entiende que se trata de una coexistencia de hecho. 5.

Signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al 30/06/2009 24.52 que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 341). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumido- GACETA OFICIAL res o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Finalmente, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se 30/06/2009 25.52 ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17-IP96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). 6. Riesgo de dilución de la fuerza distintiva de la marca En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La Decisión 486, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. En vista de que en el procedimiento interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial, la actora manifestó que el registro del signo LA MUÑECA (mixto) causaría una dilución en la fuerza distintiva de su marca, el Tribunal considera que se debe hacer un breve análisis de lo que es la dilución. La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” (MON- GACETA OFICIAL TEAGUDO, MONTIANO, “La Protección de la Marca Renombrada”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283). Respecto a la práctica del riesgo de dilución, el Tribunal, sobre la base de la doctrina ha sostenido: “Fernández Novoa ha establecido con total acierto lo siguiente: ‘Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada.

La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. (…). En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada’.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. págs. 307 y 308". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O. A.C. Nº 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON) Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. 7. Conexión competitiva Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 24-IP-2008, de 24 de abril de 2008, publicada en la G.O.A.C. Nº 1635, de 14 de julio de 2008, signo: CNH, emitida para la causa interna Nº 2003-00015, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tri- 30/06/2009 26.52 bunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca LA MUÑECA (mixta), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. GACETA OFICIAL Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que el signo mixto que cuente, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si la marca LA MUÑECA (mixta) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida la marca LA MUÑECA (mixta) es similar a las marcas mixtas PASTAS LA MUÑECA, LA MUÑECA DEPORTES, LA MUÑECA EXPRESS y PASTAS ANIMADAS LA MUÑECA y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los 30/06/2009 27.52 productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega.

SEXTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

SÉPTIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0323, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 30/06/2009 28.52 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 06-IP-2009 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Interpretación de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 224, 225, 226 y 228 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Marca: “REXONA CRYSTAL”.

Expediente Interno N° 2520-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil nueve. La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI). En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. El tercero interesado es: UNILEVER N.V. (Reino de los Países Bajos).

VISTOS: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 10272003/TPI-INDECOPI de fecha 29 de septiembre de 2003, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se resolvió confirmar la Resolución Nº 008015-2003/OSDINDECOPI de 11 de julio de 2003, y, en consecuencia, otorgar el registro del signo “REXONA CRYSTAL” solicitado por la sociedad UNILEVER N.V. para distinguir desodorantes, antitranspirantes de uso personal de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 11 de febrero de 2009. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.2. Acto demandado 1.3. Hechos relevantes 1.1. Las partes a) Los hechos La parte demandante es: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL 1.

El 2 de septiembre de 2002, UNILEVER N.V. solicitó el registro del signo “REXONA CRYSTAL” para distinguir exclusivamente “desodorantes, desodorantes para uso personal, antitranspirantes y antitranspirantes para uso personal”, de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 11 de octubre de 2002, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. formuló oposición a la solicitud de registro del signo “REXONA CRYSTAL”, manifestando ser titular de la marca notoria “CRISTAL”, y, como tal, merecedora de una protección especial contra el riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento indebido y dilución de su fuerza distintiva. 3.

El 11 de julio de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 008015-2003/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró infundada la oposición formulada por la recurrente y otorgó el registro del signo solicitado. 4. El 6 de agosto de 2003, UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. interpuso recurso de apelación en contra de la resolución anterior. 5.

El 29 de septiembre de 2003, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1027-2003/TPIINDECOPI, a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 008015-2003/OSDINDECOPI de 11 de julio de 2003; y, en consecuencia, otorgar el registro del signo “REXONA CRYSTAL” solicitado por UNILEVER N.V. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - En cuanto a la notoriedad de la marca “CRISTAL” afirma que “ha sido reconocida en más de una oportunidad por la Oficina de Signos Distintivos y también por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI”. 30/06/2009 29.52 - Que “siendo ‘CRISTAL’ una marca notoria merece protección toda vez que corre el riesgo de diluirse debido a que el público puede encontrar una marca semejante en otro tipo de productos, perdiendo la mayor parte de su magia y poder de atracción. Aún cuando no se provoque confusión en cuanto al origen, el uso de la marca semejante haría recordar al público la marca notoria (…) En consecuencia la distintividad de la marca famosa se apaga, su atracción publicitaria disminuye y su posición de exclusividad desaparece”. - Respecto al grado de difusión de la marca notoria “(…) en el caso de la marca CRISTAL ha sido y es de tal magnitud que el nivel de reconocimiento por parte de los consumidores es absoluto, a tal punto que es la más notoria entre todas las cervezas que se comercializa en el país”. - “El término CRYSTAL del signo solicitado REXONA CRYSTAL resulta fonéticamente idéntica (sic) al único término que conforma la marca notoria CRISTAL”. c) Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la Resolución impugnada no ha cuestionado o puesto en tela de juicio la calidad de notoriamente conocida de la marca CRISTAL (…)”. - “(…) la figura jurídica de la dilución o de pérdida de fuerza distintiva acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca – producto o servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de la misma naturaleza.

(…) esta figura sólo se aplica a marcas que gozan de una notoriedad preeminente”. - (…) La marca CRISTAL forma parte de varias marcas registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial, entre ellas la clase 03 – razón por la que no presenta un carácter excepcional o especial que le otorgue una notoriedad preeminente o renombrada al grado de verse afectada por la dilución”.

GACETA OFICIAL 30/06/2009 30.52 d) Tercero interesado

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS UNILEVER N.V., de Los Países Bajos, considerada como tercero interesado en este proceso, expresa los siguientes argumentos: - Con relación a los signos REXONA CRYSTAL y CRISTAL “(…) no existe entre ellos ni riesgo de confusión o de asociación debido a que los productos que distingue son completamente diferentes”. - Respecto al riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, fundamenta que “es impensable que el público compre los desodorantes de la marca REXONA CRYSTAL, pensando que gozan del prestigio de la cerveza CRISTAL.

El público adquirirá los desodorantes REXONA CRYSTAL porque verá en ellos una variación de los prestigiosos productos para la higiene de marca REXONA”. - En cuanto a la dilución señala que “(…) la marca de la oponente no reúne los requisitos para merecer protección contra el riesgo de dilución porque: a. el término CRISTAL no es de carácter especial, no es una palabra de fantasía, sino un término de uso común que pertenece al idioma castellano; b. Existen (…) por lo menos 12 marcas registradas a nombre de distintos titulares para distinguir cosméticos y demás productos de la clase 3 de la N.O. y que está constituida por el término CRISTAL o CRYSTAL”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de febrero de 2009. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “REXONA CRYSTAL” fue presentada el 2 de septiembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio los artículos 134, 136 literal a), 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;

GACETA OFICIAL d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 30/06/2009 31.52 Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; GACETA OFICIAL b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(…).

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO 30/06/2009 32.52 - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: comparación entre marcas denominativas simples y compuestas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión directa e indirecta y/o de Asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Signos distintivos notoriamente conocidos;

Riesgo de dilución de la fuerza distintiva de la marca; - Los signos comunes o usuales. La marca débil. - La conexión competitiva; - Principios de Derecho Comunitario: Preeminencia y Aplicación inmediata.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del GACETA OFICIAL artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es un denominativo compuesto: “REXONA CRISTAL”, y que la marca de la sociedad que presenta la oposición es: “CRISTAL”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. 30/06/2009 33.52 Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 1 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”. 2 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 3 1 2 3 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, ya citado. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecer- 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 30/06/2009 34.52 la en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no GACETA OFICIAL existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 5 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 7 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción so- 30/06/2009 35.52 nora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 8

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio 5 6 7 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 9 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10

3.6. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Y SU PRUEBA Tomando en cuenta que tanto en el escrito de demanda como en los de contestación se hace referencia a la marca “CRISTAL” como una mar- 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 30/06/2009 36.52 ca notoria, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Marca Notoria y su prueba.

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del GACETA OFICIAL público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.

(Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 341). Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doc- 30/06/2009 37.52 trinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, estos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar GACETA OFICIAL 30/06/2009 38.52 dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”.

(Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.c. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

Finalmente, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17-IP96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” (MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Protección de la Marca Renombrada”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283). Riesgo de dilución de la fuerza distintiva de la marca En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, Tomando en cuenta que en el procedimiento interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial, la actora manifestó que el registro del signo “REXONA CRYSTAL” causaría una dilución en la fuerza distintiva de su marca notoria “CRISTAL”, el Tribunal considera que se debe hacer un breve análisis de lo que es el riesgo de dilución. La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Respecto a la práctica del riesgo de dilución, el Tribunal, sobre la base de la doctrina ha sostenido: “Fernández Novoa ha establecido con total acierto lo siguiente: ‘Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombra- GACETA OFICIAL da para designar productos de bajo precio de calidad inferior.

(…). En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada’. FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob.

Cit. págs. 307 y 308”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

3.7. LOS SIGNOS COMUNES O USUALES. LA MARCA DÉBIL Tomando en cuenta que: (i) el signo “REXONA CRISTAL” se encuentra compuesto por palabras comunes o usuales; (ii) que el INDECOPI en su escrito de contestación a la demanda expresa que “(…) La marca CRISTAL forma parte de varias marcas registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial, entre ellas la clase 03 – razón por la que no presenta un carácter excepcional o especial que le otorgue una notoriedad preeminente o renombrada al grado de verse afectada por la dilución”; 30/06/2009 39.52 cablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. En el caso de denominaciones conformadas por signos comunes o usuales, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. (iii) que UNILEVER N.V. afirma en su escrito de contestación a la demanda que “(…) la marca de la oponente no reúne los requisitos para merecer protección contra el riesgo de dilución porque: a) el término CRISTAL no es de carácter especial, no es una palabra de fantasía, sino un término de uso común que pertenece al idioma castellano; b).

Existen (…) por lo menos 12 marcas registradas a nombre de distintos titulares para distinguir cosméticos y demás productos de la clase 3 de la N.O. y que está constituida por el término CRISTAL o CRYSTAL”; Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: El Tribunal estima adecuado referirse al tema los signos comunes o usuales y la marca débil.

Empero, en cuanto al signo débil y por lo tanto apropiable por terceros, es importante tener en En efecto, es pertinente tener en cuenta que si el signo se encuentra integrado, entre otros vo- 11 “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 11 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. GACETA OFICIAL cuenta que, conforme a las previsiones del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede no ser distintivo al momento de solicitarse su registro pero el trabajo empresarial de su titular puede llevar con el paso del tiempo a ser un signo reconocido por el público consumidor, incluso, a convertirse en notoriamente conocido, aspectos que corresponde al juzgador establecer al momento de resolver el conflicto entre signos. Asimismo, corresponderá al juzgador establecer, en el caso de una marca notoria conformada por palabras de uso común, si los signos comunes o usuales que la conforman, solicitados a registro por otro titular están conformados por otros elementos que los doten de distintividad, para otra clase de productos y servicios, generaría o no confusión, y, en consecuencia, determinar si operaría su registro. 30/06/2009 40.52 confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 12 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes:

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos Tomando en cuenta que: (i) La sociedad UNILEVER N.V. solicitó el registro del signo “REXONA CRYSTAL” para proteger “desodorantes, desodorantes para uso personal, antitranspirantes y antitranspirantes para uso personal” comprendidos en la clase internacional N° 3;

(ii) La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. presentó oposición en contra de la solicitud del registro aseverando ser titular de la marca “CRISTAL”, la cual protege “cervezas”; El Tribunal estima adecuado referirse al tema de la “conexión competitiva entre productos”. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible 12 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. GACETA OFICIAL riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 13

3.9. PRINCIPIOS DE DERECHO COMUNITARIO: PREEMINENCIA Y APLICACIÓN INMEDIATA Tomando en cuenta que la actora, en su escrito de demanda observó que debía aplicarse el literal d) del artículo 130 del Decreto Legislativo 823, relativo a que si la marca notoria CRISTAL se encuentra dentro del ámbito de protección ampliado, y que, al respecto, el INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda ha expresado que “el mismo no resulta aplicable y ello simplemente en virtud a una cuestión de preeminencia de la Decisión 486, que es la norma comunitaria vigente”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la preeminencia del ordenamiento jurídico andino y la aplicación inmediata.

Una de las características esenciales del Ordenamiento Jurídico Comunitario es la supranacionalidad, lo que se traduce en su prevalencia sobre las normas de carácter interno de los Países Miembros. El principio de aplicación inmediata y preferente del Derecho Comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal.

Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional. En efecto, determinan los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal que “Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina” y que “Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miem- 13 Proceso 09-IP-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 30/06/2009 41.52 bros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”. A su turno, la jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación inmediata al expresar que: “En conclusión, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, cualquiera que sea su forma (Tratados, Protocolos Acuerdos, Convenios o Resoluciones) son, por regla, de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los Órganos del Acuerdo y los particulares”.

(Proceso 3-AI-96. Sentencia de 24 de marzo de 1997). Si bien este principio es la regla general que marca las relaciones entre el Ordenamiento Jurídico Comunitario y los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros, excepcionalmente puede darse que la norma comunitaria no tenga aplicación inmediata. Dicha excepción se encuentra consagrada en el propio artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando dispone: “(…) cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”.

Con base en los principios de aplicación inmediata y preferente, el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla, en la parte que resulte contraria.

El Órgano Jurisdiccional, sobre el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el GACETA OFICIAL derecho interno de los países, ha dicho que “en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que la norma interna resulta inaplicable” (Interpretación dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, del 9 de marzo de 2005).

Ha resaltado, además, el Tribunal, la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo, sin embargo, que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del Derecho Comunitario, como se indicó. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado, asimismo, el criterio de la capacidad residual legislativa de los Países Miembros en materia de propiedad industrial, en virtud del principio de complemento indispensable.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran 30/06/2009 42.52 un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En la comparación que incluya una marca compuesta debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. 3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento GACETA OFICIAL dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 6.

Si el signo está constituido por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión o de asociación entre las denominaciones en conflicto.

En el caso de signos conformados por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. 7. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los pro- 30/06/2009 43.52 ductos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 8. Los principios fundamentales de aplicación inmediata y preferente de la ley comunitaria suponen que el ordenamiento comunitario opera sin necesidad de complemento legislativo interno y con preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma andina.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 25202008, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 30/06/2009 44.52 PROCESO 002-IP-2009 Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literales a) y h), 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: IPESA (mixta).

Actor: IPESA S.A.C. Proceso interno Nº 2493-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2493-2008;

El auto de 11 de febrero de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: IPESA S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

Tercero interesado: GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A. b) Hechos 1. El 18 de agosto de 2003, IPESA S.A.C. solicitó el registro como marca del signo constituido “por la figura de un círculo en cuyo interior se aprecia una franja conteniendo la denominación IPESA escrita en letras características y debajo de ella la figura de un pequeño círculo, en los colores celeste y blanco”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

A dicho registro no se presentaron oposiciones. 2. Por Resolución Nº 002607-2004/OSD-INDECOPI, de 27 de febrero de 2004, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, de oficio, resolvió: “DENEGAR el registro de la marca de servicio solicitada por IPESA S.A.C., de Perú”, por considerar que era confundible con la marca constituida “por el logotipo conformado por una figura cuadrangular compuesta por un cuadrado pequeño en cuyo interior se aprecia la denominación SP escrita en letras características y un rectángulo; debajo la denominación GRUPO SIPESA escrita en letras características; todo en los colores celeste, negro y blanco (…)” registrada a favor de GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A. para distinguir servicios de la Clase 35. 3.

Contra dicha Resolución, IPESA S.A.C. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 0501-2004/ TPI-INDECOPI, de 3 de junio de 2004, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 26072004/OSD-INDECOPI (…) y en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio (…)”. 4.

IPESA S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Resolución número ocho de 13 de marzo de 2006, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “FUNDADA LA DEMANDA (…) DECLARARON NULA la Resolución Nº 05012004/TPI/INDECOPI, y ORDENARON al INDECOPI la inscripción de la marca IPESA y logotipo (…)”.

GACETA OFICIAL 5. Contra dicha Providencia el GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A. y el INDECOPI interpusieron recurso de apelación, este recurso fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que, por Providencia de 24 de agosto de 2007, decidió revocar “la sentencia apelada (…)”; y, reformarla declarando “INFUNDADA la demanda (…)”. 6.

Contra dicha Sentencia IPESA S.A.C. interpuso recurso de casación. Por Providencia de 20 de octubre de 2008 la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al conocer el recurso de casación, manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial (…) a efectos de solicitar el informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486; y, cuál es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda IPESA S.A.C. en su demanda contencioso administrativa, manifiesta: 1.

Sobre la afirmación de la autoridad administrativa de que la palabra GRUPO carece de total relevancia “En el caso que nos ocupa, la palabra ‘GRUPO’ sí forma parte del logotipo de la marca de servicio, razón por la cual debe ser tomada como una diferencia sustancial, y no como lo manifiesta la autoridad, carente de toda relevancia”. 2. “Si a esto le agregamos que la marca registrada, también está constituida por la partícula SP y además de las palabras GRUPO SIPESA, esta misma unión o frase, se distingue de sobrada manera de la palabra IPESA, en tanto como observará el Despacho, si compara una marca con la otra, es por demás imposible que se genere confusión entre las mismas”. 3.

Que el examen de registrabilidad debe hacerse sin descomponer los signos es decir, “teniendo en consideración que la marca registra (sic) es SP GRUPO SIPESA y la marca que pretende registrarse es IPESA”, por lo que “mal puede la autoridad administrativa, 30/06/2009 45.52 determinar que el grado de confundibilidad, sólo debe verificarse comparando las denominaciones SIPESA e IPESA (…)”. 4.

Respecto a la posición de los consumidores dice que “estamos al frente de un consumidor que toma especial cuidado para contratar a una empresa que ingresa al mercado con determinada marca de servicio, lo cual lo distingue de un consumidor común (…)”. 5. Que “entre las marcas en cuestión, no existe grado de confundibilidad alguno, y como es menester, las dos pueden competir en el mercado (…)”. 6.

Finalmente, sostiene que “nuestra empresa hace algún tiempo gozó de la marca IPESA (…), hemos actuado muchos años en el mercado con la mencionada marca (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El INDECOPI contesta la demanda y manifiesta: 1. Respecto a que el signo “IPESA y logo”, solicitado a registro, no resultaría confundible con la marca “GRUPO SIPESA y logo” dice que dichos signos: “fonéticamente resultan semejantes, debido a que presentan el mismo número de sílabas y la misma secuencia de vocales (…) lo que determina una pronunciación y entonación similar (…), desde el punto de vista gráfico (…)” se tiene “una impresión visual de conjunto similar”.

Por estas razones “la autoridad administrativa consideró que las marcas ‘IPESA y logo’ y ‘SIPESA y logo’ resultaban confundibles, no siendo posible su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al consumidor”. 2. Respecto a que la autoridad administrativa no habría efectuado un análisis del conjunto dice que: “el INDECOPI, al efectuar la apreciación en conjunto de los signos, determinó que existían razones que ameritaban fijar más el grado de atención hacia ciertos elementos más que a otros”, razón por la cual acentuó su atención en el vocablo GRUPO. 3.

Finalmente, que entre los signos en conflicto “dada la identidad entre algunos de los servi- GACETA OFICIAL cios que distinguen (…) y dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, no resulta posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor”. El GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A., contesta la demanda y sostiene que: 1.

“Debe tenerse en cuenta además que mi representada es una empresa de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, amplia y notoriamente conocida e identificada en rubro de las actividades que desempeña, con más de 50 años de vigencia en el mercado”. 2. “(…) ha sido y es conocida durante todo este tiempo, en el ámbito comercial por la denominación SIPESA (…) que al haberse fusionado con otras empresas del mismo grupo económico adoptó la denominación de GRUPO SIPESA”. 3.

“(…) la denominación IPESA tienen como efecto, de inducir a confusión al público en general (…)” y que “la confusión de este signo distintivo, no solamente se presenta en la denominación SIPESA-IPESA, sinó (sic) también en los colores (celeste-blanco) que distingue nuestro logotipo, e incluso en la forma circular que distingue las iniciales de SP de nuestro logotipo con la forma circular que distingue una S y la denominación IPESA del logotipo de la demandante”.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Con- 30/06/2009 46.52 sultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro del signo como marca IPESA+logotipo fue el 18 de agosto de 2003, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que conforme a lo expresamente solicitado por el Consultante, se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto no se interpretará el artículo 135 literal b) y corresponde interpretar de oficio los artículos 136 literales a) y h), 224 y 228 de la mencionada Decisión 486; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

GACETA OFICIAL g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 30/06/2009 47.52 c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero (…)”.

(…) 1. La marca y los requisitos para su registro Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: Este Tribunal solicita a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: STORVAS, emitida para la causa interna N°. 303-2004, que fue solicitada por la misma Sala que ahora hace la consulta. a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

GACETA OFICIAL En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo IPESA (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

Marcas mixtas. Su comparación En el caso concreto la marca que se solicitó para registro es IPESA (mixto), mientras que la marca sobre la cual se basa el INDECOPI para negar el registro es GRUPO SIPESA (mixta), por lo que se considera que se debe tratar el tema de las marcas mixtas. En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal instruye a la Corte Suprema Consultante que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 148-IP-2006, de 17 de noviembre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1468, de 22 de febrero de 2007, marca: COSTA DEL PACÍFICO, emitida para la causa interna Nº 63-2005, que fue solicitada por la misma Corte Suprema que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 30/06/2009 48.52 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión o de asociación, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, ya citado.

En el presente caso, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada. En consecuencia, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse o distinguirse las marcas en conflicto.

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 4.

Signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no GACETA OFICIAL satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). 30/06/2009 49.52 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, estos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de GACETA OFICIAL usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”.

(Proceso 149-IP2007, publicado en la G.O.A.c. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). El Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17-IP96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad.

En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, 30/06/2009 50.52 no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, analizados en aparte anterior. 5.

Palabras de uso común en la comparación de signos y signos débiles Palabras de uso común son aquellas que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). Por lo tanto, en el coso concreto, el juez consultante, deberá prestar atención al hecho de que el signo opositor está compuesto por una palabra de uso común, GRUPO, y proceder en consecuencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo IPESA (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el ar- GACETA OFICIAL tículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. 30/06/2009 51.52 La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega.

SEXTO: En el coso concreto, el juez consultante, deberá prestar atención al hecho de que el signo opositor está compuesto por una palabra de uso común, GRUPO, y proceder en consecuencia.

SÉPTIMO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2493-2008, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 30/06/2009 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú