Año XXVI - Número 1783 Lima, 7 de diciembre de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 74-IP-2009.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: PREBIO (nominativa).

Actor: PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V. Proceso interno Nº 2005-0010 Proceso 44-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 15 y 17 de la Decisión 571 (Valor en Aduana de las Mercancías Importadas); de los artículos 45 literal f), 51, 52 y 53 de la Resolución 846 (Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas); del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 45 literal g) y 48 de la Resolución 846 de la Secretaría General; de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 571; y, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Expediente Interno: Nº 2005-0107. Actores: Pedro Enrique Sarmiento Pérez y César Camilo Cermeño Cristancho. Caso: “Valor en aduana de mercancías” Proceso 72-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2002-0265. Actor: Sociedad MODA SOFISTICADA LTDA. Marca: DOUBLE AGENT (denominativa) Proceso 87-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT. Marca: “TRIUMPH”. Expediente Interno N° 5088LR Para nosotros la Patria es América 43 GACETA OFICIAL 07/12/2009 2.60 PROCESO 074-IP-2009 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: PREBIO (nominativa).

Actor: PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V. Proceso interno Nº 2005-0010. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2005-0010;

El auto de 28 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. b) Hechos 1. El 4 de marzo de 2003, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. solicitó, ante la Oficina de Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia el registro como marca del signo nominativo PREBIO para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 527, al que presentó oposición la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. sobre la base de sus marcas PREMIO, PREMIO AGUA PURA, PREMIO REFRESCOS y P PREMIO registradas para distinguir productos de la Clase 32. Dichas marcas fueron transferidas a la sociedad PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V. 3.

Por Resolución 24345, de 29 de agosto de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo nominativo PREVIO. Contra dicha Resolución la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 30494, de 29 de octubre de 2003, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 33502, de 27 de noviembre de 2003, confirmó, también, la Resolución Nº 24345.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V. en su escrito de demanda manifiesta que: 1. De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 se encuentra legitimada para pedir la nulidad de las Resoluciones demandadas. 2. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que dicha sociedad cuenta con el GACETA OFICIAL registro previo de los signos ya mencionados y que “Al realizar la comparación entre el signo solicitado PREBIO, y las marcas previamente registradas, PREMIO, PREMIO AGUA PURA, PREMIO REFRESCOS y P PREMIO, se encuentra que entre ellas existe similitud ideológica, gráfica y fonética”. 3.

“Si bien es cierto que la existencia de diferencias conceptuales entre dos marcas permite una mayor aproximación en los otros aspectos, ello no puede aplicarse de forma absoluta (…)” y que “es necesario tomar en consideración que el significado de las denominaciones como factor preponderante, no opera en todos los casos (…). 4. Desde el punto de vista ortográfico “las marcas comparadas producen exactamente la misma impresión en conjunto (…) tienen la misma longitud, es decir, el mismo número de letras, los mismos prefijos, la misma sílaba tónica, las mismas vocales en idéntico orden (…)”.

Desde el punto de vista fonético “la similitud entre las marcas es aún más evidente (…)” por lo que “Al existir claras similitudes ortográficas y fonéticas entre los signos PREMIO y PREBIO, correspondía a la Superintendencia de Industria y Comercio rechazar el registro de la marca PREBIO”. 5. Los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 32, por lo que existe “identidad entre los productos amparados por una y otra, configurándose así el tercer presupuesto para la aplicación de la causal de irregistrabilidad”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…) ni de ninguna otra norma de carácter nacional”. 2. La marca nominativa PREVIO “tiene la suficiente fuerza distintiva frente a la marca PREMIO, registrada para la clase 32 por el demandante”. 07/12/2009 3.60 3.

La sociedad PANAMERICAN BEVERAGES S.A. de C.V. es titular de la marca PREMIO (nominativa) y de varios registros de la marca PREMIO (mixta), mientras que la marca solicitada por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. es PREBIO (nominativa) por lo que es correcto que la Superintendencia haya realizado el examen de registrabilidad “haciendo la comparación procedente entre marcas mixtas y marcas nominativas” y que haya llegado a la conclusión que entre los signos en conflicto “existen diferencias ortográficas, fonética y conceptuales que no hacen posible que se llegue a generar confusión, por cuanto su pronunciación es muy diferente y adicionalmente cada una de estas expresiones evoca conceptos disímiles”. 4.

“La aparente similitud existente desde el punto de vista del cotejo visual, al menos en la parte nominativa, ya que la figurativa es sustancialmente diferente, no reviste ninguna relevancia en este caso particular, en la medida en que ha quedado plenamente establecido que existe suficiente distintividad de los signos en lo atinente a la diferencia ostensible entre los conceptos y la fonética, lo cual descarta cualquier riesgo de confusión aún con la similitud ortográfica existente entre ellos”. 5.

Por lo tanto no se ha incurrido en violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demandan manifestando: 1. La falta de personería del apoderado de la actora. 2. La inexistencia de riesgo de confusión. Desde el punto de vista conceptual dice que “La palabra PREMIO, aunque está acompañada de figuras que complementan el signo marcario y de denominaciones como ‘agua pura’ y ‘refrescos’ debe analizarse en su contenido nominativo y conceptual para compararlo con la palabra PREBIO, cuya pronunciación es PREVIO y también con contenido conceptual propio (…)” de donde se tiene que “las palabras PREMIO y PREVIO tienen sentido conceptual propio y este no es semejante ni para el consumidor medio ni para ningún hispano parlante.

No es ni siquiera presumible que GACETA OFICIAL individuos de habla castellana confundan el significado conceptual de PREMIO: Galardón, con el significado conceptual de PREVIO: Anticipado (…)” dichos signos “no son confundibles conceptualmente y la representación ideológica de estas palabras no tiene la más mínima semejanza”. 4. Por lo tanto, “no existe riesgo de confusión en el consumidor medio, el cual no confundirá los productos distinguidos con una marca de aquellos distinguidos por la otra, precisamente por la gran diferencia conceptual de ambos vocablos”. 5.

Además, se debe tomar en cuenta que las “marcas opositoras está (sic) acompañada de figuras características que le dan una configuración marcaria especial por tratarse de marcas mixtas, tenemos que aparte de ser conceptualmente diferentes los signos lo son también gráficamente (…)” por lo que dichos signos “no generan riesgo de confusión en el consumidor medio colombiano, cuyo idioma materno es el español”. 07/12/2009 4.60 2003, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; y, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 134 de la misma Decisión. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo PREBIO (nominativo) fue el 4 de marzo de Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o GACETA OFICIAL servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase 07/12/2009 5.60 a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, GACETA OFICIAL literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo PREBIO (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2. Clases de marcas.

Comparación entre signos denominativos simples. Comparación entre signos denominativos simples y denominativos compuestos El signo solicitado para registro es denominativo simple, PREBIO, y los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición son PREMIO, PREMIO AGUA PURA, PREMIO REFRESCOS Y P PREMIO, es decir denominativas simples y compuestas, por lo tanto el Tribunal considera oportuno referirse a estos signos y a su comparación. En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos 07/12/2009 6.60 valor a los que ofrezcan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que es el caso de la marca opositora, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin GACETA OFICIAL significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo y que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, denominativa compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

El juez consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto el signo opositor es denominativo compuesto y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir, deberá analizar si el elemento compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado y, por lo tanto, no se produciría riesgo de confusión entre el público consumidor. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y/o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen 07/12/2009 7.60 a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión y/o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los con- GACETA OFICIAL 07/12/2009 8.60 sumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

GACETA OFICIAL La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 07/12/2009 9.60 En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario En virtud de lo anteriormente expuesto, A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PREBIO (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. El juez consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto el signo opositor es denominativo compuesto y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir, deberá analizar si el elemento compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado, lo que, en un principio, puede evitar el riesgo de confusión con el signo solicitado.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente GACETA OFICIAL 07/12/2009 10.60 la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-0010, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 044-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15 y 17 de la Decisión 571 (Valor en Aduana de las Mercancías Importadas); de los artículos 45 literal f), 51, 52 y 53 de la Resolución 846 (Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas); del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 45 literal g) y 48 de la Resolución 846 de la Secretaría General; de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 571; y, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Expediente Interno: Nº 2005-0107. Actores: Pedro Enrique Sarmiento Pérez y César Camilo Cermeño Cristancho. Caso: “Valor en aduana de mercancías”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a GACETA OFICIAL trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 04 de junio de 2009. 07/12/2009 11.60 imponen una sanción, así como, una obligación al importador, basadas en un valor mínimo oficial”.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: - Añade que de los artículos demandados se observa que al importador que declara sus productos ajustados a la realidad, pero por fuera de los márgenes de los precios estimados o por debajo de los precios indicativos, se le imponen tres consecuencias jurídicas.

A. LAS PARTES. Parte demandante: Pedro Enrique Sarmiento Pérez y César Camilo Cermeño Cristancho. Parte demandada: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la República de Colombia. B. DATOS RELEVANTES 1. Hechos. Los demandantes Pedro Enrique Sarmiento Pérez y César Camilo Cermeño Cristancho solicitan la nulidad de los artículos 1 literales c) y d), 2, 3, 4 y 7 del Decreto Ley Nº 1161, de 2002, así como, de los artículos 2 literal e), 5, 7 y 10 numeral 1.20 del Decreto Nº 4431, de 2004, expedidos por la República de Colombia, por contravenir normas de derecho comunitario. 1.1 Fundamentos de la Demanda: Los demandantes Pedro Enrique Sarmiento Pérez y César Camilo Cermeño Cristancho señalan lo siguiente: - Las normas nacionales demandadas “establecen un precio aceptable a ciertas mercancías que ingresan a territorio aduanero nacional, sin considerar sus características propias y sus condiciones de negociación, crea un valor mínimo incontrovertible, a cuya contradicción se le carga la imposición de la aprehensión de los productos importados, violando con ello el artículo 45 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que prohíbe la aplicación de valores en aduana mínimos”. - Las normas nacionales demandadas “violan los artículos 17 de la Decisión 571 y los artículos 51, 52 y 53 de la Resolución 846 por cuanto van en contravía de todas las normas procesales que reglamentan el tema, ya que a) Según el artículo 2º del Decreto 4431, del 2004, el importador sólo puede obtener el levante de su mercancía si “dentro de los cinco (05) días siguientes a la práctica de dicha diligencia corrige la declaración de importación y pago de los tributos aduaneros con base en el precio indicativo en los términos y condiciones señalados por la DIAN”, de donde se deduce que la penalidad es clara; si no se respetan los precios estimados y/o los indicativos (así la realidad de la operación demuestre una situación favorable al importador), el importador no puede disponer de su mercancía, a menos que, aceptando el valor ficticio, modifique su declaración y pague los tributos aduaneros con base en el precio fijado por la DIAN. b) Según el artículo 7º ibídem, si el importador no declara sus mercancías de conformidad con los precios señalados, éstas pueden ser objeto de aprehensión, la cual, aún siendo una medida cautelar, es una penalización que se basa no en la controversia con el declarante, sino en la mera trasgresión a un valor arbitrariamente establecido. c) La peor penalización que se le impone al importador es la contenida en el artículo 10º ibídem, en donde se dispone que, en concordancia con el artículo 502 del Decreto 2685, de 1999, el introducir a territorio aduanero nacional mercancía proveniente de las Zonas de Régimen Aduanero Especial con valores inferiores a los precios indicativos o por fuera de los márgenes admitidos para los precios estimados dará lugar a la aprehensión y decomiso (no como medida cautelar, sino como una sanción), pues se trata de una clara restricción que se le impone al importador en razón de una condición que no consulta la realidad de la operación. GACETA OFICIAL - Anota que, bajo estas condiciones es completamente inaceptable cualquier argumento que niegue el carácter de pena de los precios indicativos y de los precios estimados, los cuales vulneran a su vez el carácter garantista a la contradicción, que es un principio fundamental del Acuerdo de Valor. - Afirma que, el Gobierno Nacional al crear los precios estimados y los indicativos olvida que debe confirmar, en primer término, si la mercancía pudo valorarse según el método del valor de transacción y, una vez descartada la aplicación de éste, proseguir con el estudio del caso conforme con el procedimiento previsto para el efecto, en donde tiene especial relevancia el efectuar la consulta con el importador. - Menciona que la normativa acusada viola los artículos 14 y 15 de la Decisión 571, en cuanto otorga competencias que no le son atribuidas a las autoridades aduaneras en materia de valoración en aduanas, ya que en éstas no se les faculta para determinar valores oficiales a la mercancía, así como, tampoco para sancionar (sin plantear una controversia previa) a los importadores por desacuerdos en materia de valoración. - Refiere que los artículos 14 y 15 de la Decisión 571 son claros al atribuir a la Administración funciones de vigilancia y fiscalización, más no de imposición de precios indicativos o de márgenes de precios estimados, como tampoco para establecer sanciones de manera apriorística.

De esta forma, las normas demandadas, al otorgar a la DIAN funciones y competencias para establecer precios mínimos y, en consecuencia, aplicar penalidades por su inobservancia. Excede el marco legal que en la materia ha concebido la legislación comunitaria. 07/12/2009 12.60 - En tal sentido, sirve de precedente traer a colación la Resolución 710 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que declaró ilegal, en el marco comunitario, la figura de los precios estimados (muy similares a los indicativos) en ciertos productos, por considerarlos restrictivos al comercio intrasubregional. - Agrega que, en sentir de la Comunidad Andina, los precios estimados son una restricción y, de acuerdo con la Resolución 710, dicha restricción incide sobre la importación de productos originarios del territorio de los Países Miembros de la CAN y les otorga un tratamiento menos favorable que el concedido a productos similares de origen nacional, contrariando de esa manera el principio de trato nacional. - De acuerdo con la Resolución citada, se lesiona el principio de libre circulación de mercancía con el sólo hecho de exigir el sometimiento a procedimientos tales como la inmovilización y aprehensión de la mercancía. Adicionalmente, se considera que esta clase de medidas sólo se justifican si están encaminadas a proteger aspectos de carácter no económico como la moralidad, el orden y la seguridad públicos, la vida y la salud de las personas, animales y plantas, así como, las cláusulas de salvaguardia contenidas en el Acuerdo de Cartagena. - Se pregunta la parte actora que, si la Comunidad Andina ya declaró la ilegalidad de los “precios estimados” a nivel comunitario, por qué no se declara de una vez la nulidad, a nivel de nuestro ordenamiento jurídico, de esta figura que, a todas luces, viola las normas de valoración internacional, así como, el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena.

Contestación a la demanda: - Por último, asegura que las normas acusadas violan el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, el cual establece, en términos de comercio intra regional, que “se entenderá por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral (…)”.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al contestar la demanda expresa lo siguiente: - La parte demandante argumenta que toda aprehensión de mercancía, por estar declarada por debajo del margen inferior de los precios estimados o indicativos, es violatoria de los principios y normas de valoración aduanera vigentes, además de que supone gratuita- GACETA OFICIAL mente una mala fe del Gobierno Nacional al establecer dichos instrumentos referenciales de control y de la Dirección de Aduanas al utilizarlos, como se desprende de la referencia que hace a la definición de los vocablos “ficticio” y “falso”. - A su juicio, la demanda hecha por la borda la presunción de buena fe que cobija tanto a los particulares como a la Administración y las tradicionales facultades de control e incluso aprehensión de mercancía que la estructura normativa vigente de la Aduana en Colombia otorga a la respectiva Administración como instrumento indispensable de su misión de preservar el correcto cumplimiento de las normas aduaneras y el recaudo de los tributos aduaneros en la importación de bienes, así como, de las políticas fiscal y de comercio exterior vigentes, conforme a la Ley 6º de 1971 y al Estatuto Tributario, básicamente. - Añade que, en su análisis la parte demandante no incluye los procedimientos tanto administrativos como jurisdiccionales previstos en el Estatuto Aduanero (artículos 504 a 521) y en el Código Contencioso Administrativo que tiene a su disposición todo importador que encuentre inconformidad con las determinaciones de la Aduana en materia de valoración. - Sostiene que, en la demanda se concluye equivocadamente que “es una arbitrariedad de la Administración aprehender una mercancía declarada por debajo de los precios estimados o indicativos”, al suponer, primero, que la Administración los ha fijado siempre y axiomáticamente de manera equivocada e ilegal; segundo, que la Administración no tiene en asuntos de valoración de mercancía facultades de control ni de fiscalización, y tercero que contra las determinaciones de la Aduana, el importador se encuentra en estado de indefensión. - Afirma que, ninguna de las normas acusadas establece sanción alguna.

La aprehensión aduanera de mercancía, por motivos de infracción al régimen de valoración, no es una sanción, como se desprende del artículo 499 del Estatuto Aduanero. La aprehensión es una medida cautelar, claramente prevista en los artículos 502 y 504 de dicho Estatuto. 07/12/2009 13.60 - Menciona que, los artículos 5º del Decreto 4431, de 2004 y 2º del Decreto 1161, de 2002 señalan claramente que los precios indicativos y estimados son instrumentos referenciales de control de los precios FOB declarados en las importaciones, establecidos por la Administración Aduanera, estando en consecuencia en total armonía con los artículos 14 y 15 de la Decisión 571. - En cuanto a la posible violación del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, señala que la Resolución 710 de la Secretaría General de la Comunidad Andina a lo que se refiere la actora no cuestionó como tal la figura de los precios estimados sino algunas de las presunciones del Decreto 1161 de 2002 y cuestionó la carencia de norma equivalente para aplicar el IVA a las ventas del calzado nacional, cuestión totalmente ajena al objetivo del presente proceso y que no puede servir de excusa para anular unas disposiciones que no son tributarias, puesto que no regulan el IVA para dichas ventas de calzado ni para producto alguno, ya que son de naturaleza aduanera.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostiene lo siguiente: - Las normas demandadas no son de valoración aduanera sino de control, en el sentido de que procuran corregir las posibles distorsiones en la declaración de los precios a la aduana, ya que corresponde a la Administración Aduanera llevar el control sobre, entre otros, el valor de las mercancías importadas. - Afirma que, no es cierto que las normas acusadas establecen valores en aduana mínimos, arbitrarios o ficticios, pues lo único que hacen es adoptar medidas tendientes a evitar la incorrecta declaración de los precios y, de esa manera, asegurar el debido recaudo de los tributos aduaneros. - Anota que, el procedimiento de formulación de liquidación oficial de corrección es reglado y brinda al administrado todas las garantías propias del debido proceso, que la parte actora cita en forma fragmentada en el artículo 2º del Decreto 4431 de 2004, pues si reanaliza todo el precepto se observa que exige la corrección, sin perjuicio de que se adelante GACETA OFICIAL todo el proceso de liquidación oficial de revisión de valor y, además, dice expresamente que “ (…) no se causará sanción alguna durante el proceso de inspección”; que no tiene sustento el argumento de que la mercancía es aprehendida si no se declara según los precios señalados, pues según los artículos 254 del Decreto 2685, de 1999 y 523 de la Resolución 4240, de 2000, el levante de la mercancía se concede previa la constitución de una garantía por controversia de valor por el 100%, de los tributos aduaneros que pudieren causarse por la diferencia entre el valor declarado por el importador y el precio que la autoridad aduanera establezca, y que el hecho de que el artículo 10º del Decreto 4431 imponga una penalización al importador cuando introduce mercancía de zonas de “régimen aduanero especial” al resto del territorio nacional mediante factura de nacionalización a precios que están por debajo de los estimados o de los indicativos obedece a que, en este caso, se trata de una norma de control de mercancías que ya habían sido importadas bajo un régimen preferencial, es decir, que por haber sido importadas con franquicia se encuentran en circulación restringida y sujetas a la aprehensión si respecto de ellas se recomprueban falsas declaraciones. - Expresa que, debe tenerse en cuenta que la Comunidad Andina tiene sus propios mecanismos para dirimir sus conflictos, lo que implica que la competente para hacer la declaración de la existencia de restricciones al comercio intrasubregional es la Secretaría General de la Comunidad Andina y en razón de que las normas demandadas no establecen restricciones, no es posible declarar su nulidad, pues las mercancías originarias y procedentes de terceros países quedarían exoneradas de control. 07/12/2009 14.60 to Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Este Tribunal considera que procede la interpretación solicitada de los artículos 14, 15 y 17 de la Decisión 571 (Valor en Aduana de las Mercancías Importadas); de los artículos 45 literal f), 51, 52 y 53 de la Resolución 846 (Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas); del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 45 literal g) y 48 de la Resolución 846 de la Secretaría General; de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 571; y, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, por ser pertinentes al presente caso.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. (…) ACUERDO DE CARTAGENA - Menciona que, cuando se demanda una norma en razón de ser restrictiva del comercio intrasubregional, la autoridad competente es la Secretaría General de la Comunidad Andina, cuyas decisiones obligan al Gobierno que emitió la medida.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamien- (…) Artículo 72 “El Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”.

(…) GACETA OFICIAL DECISIÓN 571: VALOR EN ADUANA DE LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS “(…) Capítulo II Determinación del valor en aduana Artículo 2.- Valor en Aduana. El valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas Notas Interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo Acuerdo, de la presente Decisión y su reglamento.

Artículo 3.- Métodos para determinar el valor en aduana. De conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, son los siguientes: 1. Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías importadas 2.

Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías idénticas 3. Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías similares 4. Cuarto Método: Método del Valor Deductivo 5. Quinto Método: Método del Valor Reconstruido 6. Secto Método: Método del “Ultimo Recurso” Artículo 4.- Orden de aplicación de los métodos. Según lo dispuesto en la Nota General del Anexo I del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos señalados en el artículo anterior deben aplicarse en el orden allí indicado.

El valor de transacción de las mercancías importadas es la primera base para la determinación del valor en aduana y su aplicación debe privilegiarse siempre que se cumplan los requisitos para ello. 07/12/2009 15.60 El orden de aplicación de los métodos señalados en los numerales 4 y 5 del artículo anterior puede ser invertido, si lo solicita el importador y así lo acepta la Administración Aduanera.

Artículo 5.- Aplicación del Artículo 5.2 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Cuando las mercancías importadas u otras mercancías importadas idénticas o similares no se vendan en el país de importación en el mismo estado en el que se importaron, el método previsto en el numeral 4 del artículo 3 de esta Decisión se aplicará de conformidad con lo señalado en el artículo 5.2 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, lo solicite o no el importador, teniendo en cuenta las disposiciones de la Nota Interpretativa al artículo 5 del Acuerdo citado.

(…) Artículo 14.- Facultad de las Aduanas de los Países Miembros de la Comunidad Andina: Según lo establecido en el Artículo 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, considerado de manera conjunta con lo establecido en el párrafo 6 del Anexo III del mismo, las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios, a efectos de garantizar que los valores en aduana declarados como base imponible, sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

Artículo 15.- Control del Valor en Aduana: Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior, las Administraciones Aduaneras asumirán la responsabilidad general de la valoración, la que comprende, además de los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e investigaciones efectuados después de la importación, con el objeto de garantizar la correcta valoración de las mercancías importadas.

(…) Artículo 17.- Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado: Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la GACETA OFICIAL 07/12/2009 16.60 Administración de Aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista. 2. El control aduanero en materia de valoración, en el momento del despacho, comprenderá la comprobación de la declaración en aduana de las mercancías importadas y los datos contenidos en la Declaración Andina del Valor y en sus documentos justificativos.

Cuando se requiera, la Administración Aduanera podrá solicitar mayores pruebas y justificaciones. En el control posterior, además, se deben comprobar los datos comerciales de los interesados registrados en los libros y sistemas, así como solicitar la presentación posterior de mayores pruebas y justificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 13 literal c, 16, 17 y 18 de la Decisión 571.

(…)”. 3. Los controles deben ser selectivos por factores de riesgo y según programas previamente establecidos por las Administraciones Aduaneras. RESOLUCIÓN 846: Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas “(…) Artículo 45. Prohibiciones. 1. No obstante la flexibilidad permitida en la aplicación del método del “Ultimo Recurso” o la posibilidad de utilizar criterios razonables, este hecho no podrá interpretarse en el sentido de utilizar procedimientos arbitrarios que sean contrarios a los principios y disposiciones del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y del Artículo VII del GATT.

(…) Artículo 51. Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado y sobre los documentos probatorios: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 y en el Capítulo V de la Decisión 571, las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, harán uso del procedimiento que se establece a continuación para la verificación y comprobación del valor declarado: 2.

El valor en aduana determinado según el método del “Ultimo Recurso”, no se basará en: 1. A los fines de lo previsto en el artículo 17 de la Decisión 571 se tendrá en cuenta lo siguiente: (…) a) Cuando la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la Declaración Andina del Valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de esa declaración, pedirá al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas, con el fin de efectuar las debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana que corresponda. f) valores en aduana mínimos; g) valores arbitrarios o ficticios.

(…) Artículo 48. Generalidades. 1. En desarrollo de lo establecido en el Capítulo V de la Decisión 571, las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, aplicarán los sistemas de control establecidos de manera armonizada para el Territorio Aduanero Comunitario. b) Si, una vez recibida la información complementaria o, a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad, exactitud o GACETA OFICIAL integridad del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar en aplicación del método del Valor de Transacción y la valoración de las mercancías se realizará conforme a los métodos secundarios, según lo señalado en los numerales 2 a 6 del artículo 3 de la Decisión 571. c) Antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará un plazo razonable para responder.

Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran. En los casos en que este control se realice durante el despacho, el importador podrá retirar las mercancías, si presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado, que cubra el pago de los Derechos, Tasas e Impuestos a la Importación a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías. 2.

Cuando los documentos probatorios aportados para la aplicación de alguno de los métodos secundarios, no satisfagan los requerimientos exigidos por la Administración Aduanera o no sean aportados, podrá aplicarse el método siguiente, utilizando los elementos de que disponga. Artículo 52. Documentos probatorios. 1. Además de la factura comercial, del documento de transporte y del documento de seguro donde conste el monto asegurado de la mercancía, el importador deberá presentar otros documentos que se requieran en apoyo del valor en aduana declarado o del que pretenda ser determinado.

Las Aduanas deben examinar dichos documentos a efectos de la comprobación de los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación y del cumplimiento de las disposiciones previstas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en la Decisión 571 y en este Reglamento. Estos documentos pueden ser presentados en medios físicos o electrónicos. 07/12/2009 17.60 Los requisitos y oportunidad para su presentación serán establecidos por las legislaciones nacionales, teniendo en cuenta lo señalado en el literal c. del numeral 1 del artículo anterior. 2.

La clase de documentos que pueden ser obtenidos para verificar o comprobar el valor declarado, depende de la fase del control que esté desarrollando la Administración Aduanera y del método de valoración que se esté aplicando. Tales documentos están referidos, entre otros, a: (…) Pueden también ser considerados como documentos probatorios de los hechos o circunstancias relacionados con la transacción comercial o con el valor en aduana que vaya a ser determinado, las correspondientes actas elaboradas por la autoridad aduanera de las manifestaciones verbales del importador o su representante legal o persona autorizada, debidamente suscritas por éste y el funcionario.

La sola presentación de los documentos antes mencionados, no implica la aceptación del valor declarado por parte de la Autoridad Aduanera, pues dependerá de las comprobaciones que se realicen. 3. El tipo de documentos y pruebas, así como los procedimientos, condiciones y requisitos para las solicitudes que se tengan que hacer fuera del territorio aduanero del País Miembro de la Comunidad Andina, a efectos de la valoración aduanera, se sujetarán a lo dispuesto en la legislación andina y nacional teniendo presente lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 571 y en el artículo 62 de este Reglamento.

En materia de obtención de pruebas se aplicara lo dispuesto en el artículo 27 de la Decisión 574 o las que la modifiquen o sustituyan. Artículo 53. Utilización de los precios de referencia. 1. En desarrollo de la definición contenida en el literal g del artículo 2 de este Reglamento, los precios de referencia deben corresponder GACETA OFICIAL 07/12/2009 18.60 a información del mercado internacional en un período determinado a fin de garantizar la validez y eficacia de los mismos. periodos económicos lo más próximos posible, a los periodos antes señalados, con las debidas actualizaciones. 2.

Los precios de referencia no deberán contrariar lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y, en especial, lo señalado en el artículo 45 del presente Reglamento respecto a las prohibiciones establecidas para la aplicación del método del “Último Recurso”. 7. Las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros, en armonía con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 571, deberán hacer actualizaciones permanentes de los precios de referencia, haciendo uso, de ser necesario, de índices de precios o de inflación del país de exportación o de origen de la fuente y alimentando permanentemente los bancos de datos que al efecto estén establecidos. 3.

Los precios de referencia deben ser tomados con carácter indicativo para el control del valor declarado para las mercancías importadas. De esta manera, los precios de referencia podrán servir para sustentar las dudas sobre el valor declarado que surjan entre la autoridad aduanera y el declarante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de este Reglamento. 4.

Como consecuencia de lo dispuesto en el numeral anterior, el mismo precio de referencia tomado para la comparación, podrá ser aplicado para la liquidación del monto de las garantías que deban constituirse para otorgar el levante de las mercancías, de conformidad con lo señalado en el artículo 61 del presente Reglamento. 5. Los precios de referencia también podrán ser tomados como base de partida para la valoración, únicamente cuando se hayan agotado en su orden los métodos señalados en los numerales 1 a 5 del artículo 3 de la Decisión 571, y se precise la utilización de un criterio razonable en aplicación del método del “Último Recurso”.

Para el efecto, tendrán que ser consideradas mercancías idénticas o similares del mismo país de origen o, en su defecto, de países diferentes, pero en la medida de lo posible tomando las debidas precauciones sobre el grado de desarrollo del país y costos de producción del mismo, que incidan en el nivel de precios de las mercancías tomadas en consideración. 6.

Los precios de referencia deberán estar vigentes, en el mismo momento o en un momento aproximado a la fecha de la factura comercial o del contrato de compraventa. Cuando no se disponga de precios de referencia vigentes al momento de la negociación, se podrán utilizar precios correspondientes a (…)”.

1. PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO EN RELACIÓN CON LAS NORMAS DE CARÁCTER INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. Al respecto, este Tribunal ha señalado en el Proceso 190-IP-2007, lo siguiente: “(…) El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° GACETA OFICIAL 07/12/2009 19.60 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. dad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001.

Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que lo desarrolla y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin considerar ningún otro ordenamiento jurídico.

Principio de Complemento Indispensable. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad.

Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comuni- (…)”.

Asimismo, los Países Miembros tienen dos obligaciones en relación con el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino: una de hacer y otra de no hacer, tal como lo señala el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. Respecto de si las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo. En este sentido, ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y se rige por el principio de complemento indispensable en el sentido que: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 010-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). En tal sentido, la legislación interna si bien puede versar sobre asuntos no regulados por el ordenamiento comunitario andino, no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por ella. En otras palabras puede únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.

La Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina al ser una norma de carácter supranacional, en virtud del principio de aplicación inmediata, entra en vigor de manera inmediata y GACETA OFICIAL 07/12/2009 20.60 automática sin que para ello se requiera proceso de incorporación al orden interno y sin que se requiera ningún tipo de reglamentación para el efecto.

Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial. Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación comunitaria alrededor de la liberación del comercio se tienda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los Países Miembros. Podría decirse que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales de los países que la conforman”. 1

2. EL PROGRAMA DE LIBERALIZACIÓN DE MERCADOS EN LA COMUNIDAD ANDINA. EL COMERCIO INTRACOMUNITARIO. Al respecto, este Tribunal ha señalado en el Proceso 190-IP-2007, lo siguiente: “(…) El Programa de Liberalización es uno de los instrumentos o mecanismos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena tal como lo manifiesta la propia norma constitutiva en su artículo 3, literal d) para: 1.

Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad. 2. Acelerar el crecimiento de los Países Miembros y disminuir su nivel de desempleo. 3. Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional con la finalidad de consagrar un mercado común latinoamericano. 4. Fortalecer la posición de los Países Miembros en el concierto económico internacional. 5.

Generar lazos de solidaridad subregional y reducir las asimetrías existentes entre los Países Miembros. 6. Mejorar como fin último la calidad de vida de los habitantes de la subregión. El Tribunal se ha referido a lo anterior en la sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial 1206, de 13 de junio de 2005 proferida dentro del proceso 118-AI-2003 afirmando que: “El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo.

En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de El Programa de Liberalización tiene las siguientes características: a. Se sustenta en el principio básico y fundamental de la libre circulación de mercancías. Dicho principio está consagrado en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, donde se establece que: “el programa de liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”.

El artículo 77 desarrolla dicho principio, imponiendo a los Países Miembros la obligación de no aplicar gravámenes y restricciones mencionadas en relación con las importaciones de bienes originarios de la Subregión, entendiéndose por gravámenes los derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones; y, por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral.

El Tribunal al interpretar este último artículo ha manifestado que: “Estas restricciones de todo orden que pueden constituir cualesquier medida de carác- 1 En relación con lo anterior se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 5-IP-90. marca:,publicado en la Gaceta Oficial N° 162, de 9 de septiembre de 1994;

Proceso 3-AI-98. Sentencia del 11 de febrero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial N° 423, de 31 de marzo de 1999. Proceso 117-AI-2004. Sentencia de 19 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial N° 1347, de 25 de mayo de 2006. GACETA OFICIAL ter administrativo, financiero o cambiario, deben fundamentalmente ir contra la filosofía del Programa de Liberación, en el entendido de que restringir ( ) es la limitación o modificación que se hace de algo, disminuyéndolo.

(…) En todo caso, queda claro que restringir significa disminuir una capacidad existente de hacer algo y ‘Restricciones de todo orden’, supone una globalización general, de cualquier actitud que disminuye facultades o derechos existentes anteriormente, de cualquier forma o manera, que signifiquen una situación menos favorable a la existente antes de dictarse la nueva restricción. Esto nos lleva a la conclusión de que una medida de cualesquier orden que disminuya, limitando y modificando una situación actual en detrimento del comercio interandino, salvo los casos de excepción previstos, constituye una restricción al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena ( ) concepto que fuera ratificado dentro del Proceso 3-Al-96 ya citado: ‘Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional.

Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones”. 2 Ya en el ámbito de control de la actividad de los Países Miembros, el artículo 74 de Acuerdo de Cartagena pone en cabeza de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de oficio o a petición de parte, la función de determinar en qué casos una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye gravamen o restricción. 2 07/12/2009 21.60 Miembros no pueden sustraerse de cumplir con el programa de liberación argumentando justificaciones y excepciones no contempladas en las propias normas comunitarias. c. Es irrevocable.

(artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). Una vez en marcha el Programa de Liberación, los Países Miembros entienden que es un proceso hacia el futuro y que no puede ser alterado por circunstancias particulares y unilaterales. Lo anterior se sustenta en el principio de la buena fe y de la cooperación leal que debe existir en la actuación de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

En este sentido, el Tribunal ha sostenido que: “la Comunidad Andina se crea por la decisión de “(…) alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países”. Resulta por eso, esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región. (…)”.

(Proceso 117-AI-2004. Sentencia de 19 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial N° 1347, de 23 de mayo de 2005). b. Es automático. (artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). Esto quiere decir que entra a regir inmediatamente, sin que dependa de la voluntad de los Países Miembros. Lo anterior también implica que los Países d. Es universal.

(artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). El programa de liberación cubre la totalidad de los productos sin distinción alguna, salvo las excepciones que consagre la propia normativa comunitaria, tal como podría ser el tratamiento especial de los Países Miembros con menos desarrollo relativo. Proceso 5-IP-90. Interpretación Prejudicial de 22 de julio de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 162, de 9 de septiembre de 1994.

El artículo 76 establece la naturaleza automática e irrevocable del Programa de Liberación, salvo el caso de las excepciones previstas en el mismo Acuerdo y finalmente el artículo 84 dis- GACETA OFICIAL 07/12/2009 22.60 pone de manera preceptiva que “( ) los Países Miembros se abstendrán de modificar los niveles de gravámenes o de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la Subregión, de modo que signifique una situación menos favorable que la existente a la entrada en vigor del Acuerdo”.

(Sentencia 3-AI-98, de 11 de febrero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 423, de 31 de marzo de 1999). relacionadas con “impuestos, tasas y otros gravámenes internos”. Aprecia, pues, el Tribunal que dentro del contexto del referido Capítulo VI, constituye uno de los mecanismos principales a utilizarse para alcanzar los objetivos propios del proceso integracionista y en especial para obtener la formación gradual de un mercado común. En consecuencia, cualquier obstáculo o impedimento a la libre importación de mercancías que vaya contra los objetivos y postulados consagrados en el Acuerdo de Cartagena constituye una traba al libre comercio, mucho más si la misma tiene carácter discriminatorio con respecto a los bienes importados de la subregión frente a los de producción nacional.

De donde resulta que en lo referente al principio de Trato Nacional éste se configura como un derecho esencial, inmanente y consubstanciado con la naturaleza y los objetivos de la propia integración”. (Proceso 134-AI-2003. Sentencia de 22 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial N° 1133, de 27 de agosto de 2004). 3 El programa de liberación, tal como está concebido, es la base del comercio intracomunitario, el mismo que se complementa con el principio de la no discriminación en sus dos vertientes: el principio de trato nacional y el de la nación más favorecida.

Sobre los cuales el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Al respecto cabe afirmar que, en términos generales, el referido principio enseña que los bienes originarios y provenientes de los Países Miembros, una vez internados al mercado nacional de otro País Miembro, no deben ser tratados de una manera diferente a los bienes de origen nacional.

Sobre el principio de no discriminación ha establecido: Este principio se encuentra consagrado en la mayoría de acuerdos de libre comercio clásicos y, prácticamente en todos los modernos: Así, lo encontramos contemplado en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en el Tratado de Montevideo de 1980, mediante el cual se constituyó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y en el Acuerdo de Marrakech de 1994, a través del cual se constituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros.

Encontrándose la norma de Trato Nacional contenida en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena, formando parte del Capítulo VI, referente al Programa de Liberación, es conveniente tomar en consideración que éste tiene por objeto “eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios de cualquier País Miembro” (artículo 72 del Acuerdo de Cartagena).

Tal norma guarda concordancia con el artículo 75 del mismo Acuerdo, que dispone que “los productos originarios de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos nacionales similares”, en materias “El tratamiento de la Nación Más Favorecida consiste, de manera elemental, en que cualquier concesión arancelaria dada por un país a otro, debe ser automáticamente aplicada a todos los demás que puedan invocarlo por razón de tenerlo vigente en sus relaciones comerciales bilaterales o multilaterales con el país otorgante de las ventajas.

Con similares características, objetivos y consecuencias, el artículo 155 del Acuerdo de Cartagena consagra de un modo general y lo inserta de esta manera en el Ordenamiento Jurídico Andino, la cláusula igualmente llamada de la “Nación Más Favorecida” en be- 3 Este principio ha sido tratado por el Tribunal en las siguientes providencias: Proceso 3-AI-97.

Sentencia del 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial N° 422, de 30 de marzo de 1999; Proceso 52-AI-2002. Sentencia de 27 de agosto de 2003, publicada en Gaceta Oficial N° 990, de 1 de octubre de 2003; Proceso 3-AI-97. Sentencia de 7 de diciembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial N° 422, de 30 de marzo de 1999; Proceso 132-AI-2003.

Sentencia de 13 de enero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial N° 1171, de 3 de marzo de 2005. GACETA OFICIAL 07/12/2009 23.60 neficio de todos los Países Miembros. Establece la norma comunitaria que “cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un País Miembro en relación con un producto originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás Países Miembros.

El hecho de que un país de la Comunidad no extienda a las importaciones de bienes originarios de los otros Países Miembros, el tratamiento que con características más favorables aplique a terceros países, constituye, en principio, un rompimiento del compromiso de trato igualitario y equitativo establecido en el Artículo 155 del Acuerdo de Cartagena.

En todo caso, deberá siempre analizarse si la no extensión de las ventajas aludidas se encuentra jurídicamente justificada por corresponder o encontrarse cubierta por alguna de las excepciones previstas para la no extensividad del beneficio. (…) La cláusula de la nación más favorecida es pues un mecanismo incorporado al Acuerdo de Cartagena desde la fecha misma de su suscripción, cuyo efecto es el de establecer un trato igualitario, automáticamente ajustable para hacerse equivalente a cualquier ventaja o privilegio que un País Miembro reconozca o conceda a un tercero, para restablecer, de esa manera, la igualdad de trato respecto de los Socios Comunitarios.

Las características fundamentales de esta figura convertida en ley para los Países Andinos, son aquellas de ser inmediatamente aplicada cuando se constituye la ventaja a favor de un tercero, también en beneficio de los demás Países Miembros; que esa extensión dispuesta como consagración del principio de equidad, debe ser incondicional y, consecuentemente, no sujeta a compensaciones de clase alguna, menos aún sometida a exigencias en materia de reciprocidad.

A partir del análisis de los orígenes andinos relativos al establecimiento de la cláusula de la Nación más Favorecida y, de las características jurídicas y técnicas de la misma, fijadas por la doctrina y recogidas también en jurisprudencia de este Tribunal, puede concluirse que se trata de un mecanismo incorporado al Ordenamiento Jurídico Comunitario, que no determina otras excepciones que las taxativamente establecidas en el propio artículo 155 del Acuerdo de Cartagena y que, en consecuencia, tiene el carácter de disposición de respeto obligatorio y automático para todos los Países Miembros, no siendo por lo tanto oponibles a ese compromiso, argumentos o justificaciones que no se enmarquen, fehacientemente, en los dispositivos que la constituyen y consagran (…)”.

(Proceso 32-AI-2001. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, publicada en Gaceta Oficial N° 760, de 8 de febrero de 2002). 4 (…)”. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar en el proceso interno si, de conformidad con la situación de hecho descrita en el presente caso, es aplicable la normativa sobre el Programa de Liberalización, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

3. FACULTAD DE LAS ADUANAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA. LÍMITES A SU ACTUACIÓN. La Decisión 571 señala que las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios, a efectos de garantizar que los valores en aduana declarados como base imponible, sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

Así, las Administraciones Aduaneras asumirán la responsabilidad general de la valoración, la que comprende, además de los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e investigaciones efectuados después de la importación, con el objeto de garantizar la correcta valoración de las mercancías importadas. 4 Sobre este principio se puede consultar igualmente la siguiente providencia: Proceso 53-AI-2000.

Sentencia de 14 de marzo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 673, de 29 de mayo de 2001. GACETA OFICIAL Asimismo, cuando la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista. Si, a pesar de la información adicional que pueda recibir, la administración de aduanas sigue teniendo dudas razonables, recién podrá considerarse que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse sobre la base del valor declarado, en cuyo caso habría que establecer dicho valor teniendo en cuenta las disposiciones del acuerdo.

Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.

FUNCIÓN DE LOS CONTROLES ADUANEROS. El artículo 15 de la Decisión 571 otorga a las aduanas andinas la responsabilidad general de la valoración, mediante el cumplimiento de los controles, comprobaciones, estudios e investigaciones que aseguren la correcta valoración de las mercancías importadas. El objetivo principal de los controles aduaneros en materia de valoración comprende principalmente los siguientes aspectos: - garantizar que se han cumplido las condiciones previstas en el artículo 1 relativas a la utilización del valor de transacción, venta, partes relacionadas, entre otros; 07/12/2009 24.60 - determinar si el valor declarado comprende el precio total pagado por pagar por el importador por las mercancías importadas; - determinar si los ajustes previstos en el artículo 8 han sido incluidos en el valor aduanero declarado; - verificar la aplicación correcta de los métodos secundarios de valoración cuando éstos deban utilizarse; - prevenir y evitar la utilización de prácticas prohibidas, por ejemplo, la utilización de valores teóricos o estimados, o sencillamente fraudulentos; y, - tales controles se deben cumplir en varias etapas: previa al despacho, en el momento del despacho y en la fase posterior al despacho.

En todo caso, “se hace hincapié en el traslado del mayor esfuerzo y especialización a los controles posteriores al despacho de las mercancías, con un buen desarrollo y práctica de los mecanismos de garantía permitidos por el Acuerdo sobre Valoración, como las fianzas y los depósitos monetarios particularmente importantes en casos de fraude, para no desguarnecer el control previo o durante el despacho (…) El despacho en el momento de la importación se basa en la buena fe del importador pero en todo caso con la debida protección para evitar la defraudación (…)” 5.

Particularmente, tiene una gran incidencia para los países andinos, el uso de las garantías a manera de depósitos monetarios o bancarios, lo que resulta sumamente útil en casos de subvaloración, lo que posibilita la entrega de las mercancías y no contraria los mandatos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Así, en los casos en que este control se realice durante el despacho, el importador podrá retirar las mercancías, si presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado, que cubra el pago de los Derechos, Tasas e Impuestos a la Importación a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías.

Es indispensable insistir en que por ningún motivo se debe impedir el levante o entre- 5 En: “Valoración Aduanera”. Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 307. GACETA OFICIAL ga de las mercancías, ni aún existiendo dudas sobre los valores declarados o documentos presentados, si se tiene la posibilidad de exigir la constitución de garantías como un medio de protección del recaudo aduanero, tal como lo señala el artículo 61 del Reglamento Comunitario.

Una de las formas de verificar el valor declarado según el precio de factura es la auditoría contable. Asimismo, para determinar el valor en aduana para cualquiera de los métodos previstos en el Acuerdo es necesario recurrir a datos objetivos y cuantificables que nos proporcionan los libros contables entre ellos los más importantes el Libro Diario y el Libro Mayor así como los registros de compras y ventas.

Una de las Notas Interpretativas de carácter general del Acuerdo nos precisa su utilización cuando nos señala que a los efectos del presente Acuerdo, la Administración de Aduanas de cada miembro utilizará datos preparados de manera conforme con los “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados” en el país que corresponda según el artículo de que se trate.

Asimismo, el numeral 3 del Artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC dispone que, “si así lo solicita, el importador será informado por escrito del valor en aduana determinado de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo y del método utilizado a este efecto.” Adicionalmente, “las Aduanas deben tener cuidado con esta disposición que se encuentra en armonía con el Artículo 16 del mismo Acuerdo.

Por lo tanto, están obligadas a estar en condiciones técnicas y legales para responder algún requerimiento escrito de un importador, considerando que él tiene el derecho de no ser tratado de manera arbitraria en la valoración de las mercancías importadas. Para estos efectos, el mismo Acuerdo en su artículo 11 prevé el derecho de recurso. Una actuación administrativa arbitraria sin motivación técnica y legal, y además, sin posibilidad de defensa, podría quedar sin efecto alguno con todas las implicaciones jurídicas y de orden práctico que esto tendría” 6. 6 En: “Valoración Aduanera”.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 185. 07/12/2009 25.60

4. LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN EN ADUANA EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 571. SU ORDEN DE APLICACIÓN. Este Tribunal considera pertinente señalar los principios generales de la valoración aduanera, en plena vigencia y que fueron tomados en cuenta en las normas y procedimientos desarrollados en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC: - El aforo aduanero debe basarse en el valor real de las mercancías. - No deben utilizarse valores de mercancías nacionales.

No debe computarse ningún impuesto interior aplicable en el país de origen o de exportación exonerado o reembolsado. - No pueden utilizarse valores arbitrarios o ficticios. - Se deben tener en cuenta operaciones comerciales normales de libre competencia. - Para las conversiones monetarias se utilizará el valor corriente de la moneda en las transacciones comerciales. - Los criterios y métodos para determinar el valor deberán ser constantes y dárseles suficiente publicidad. - Los comerciantes deben estar en condiciones de calcular el valor en aduana. - Se excluye toda transacción en la que el comprador y el vendedor no sean independientes uno del otro y en la que el precio no constituya la única consideración. - La determinación del aforo aduanero o valor en aduana debe ser uniforme.

Asimismo, “el proceso de estimación del valor de un producto en aduana plantea problemas a los importadores que pueden ser tan graves como el derecho real aplicado. El Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías: un sistema que se ajusta a las realidades comerciales y que proscribe la utilización de valores arbitrarios o ficticios.

En la Ronda Uruguay se adoptó una decisión ministerial sobre este tema que otorga a las administraciones de aduanas la facultad de solicitar información adicional en los casos en que tengan motivos para dudar de la exactitud del valor declarado de las mercancías importadas. Si, pese a la información adicional que se haya podido facilitar, la administración de aduanas sigue albergando du- GACETA OFICIAL das razonables, podrá estimarse que no se puede determinar el valor en aduana de las mercancías importadas sobre la base del valor declarado” 7.

Así, la valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado. Respecto a los métodos de valoración, el valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC 8 y sus respectivas Notas Interpretativas 9, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo Acuerdo, de la Decisión 571 y su reglamento.

Los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, son los siguientes: 1. Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías importadas (método principal). 2. Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías idénticas. 3. Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías similares. 4.

Cuarto Método: Método del Valor Deductivo. 7 8 9 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/ agrm9_s.htm#rules Como este Acuerdo forma parte integrante del todo único de la OMC, todos los Miembros de la OMC son miembros del Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana. Tanto la Nota General como las Notas Interpretativas a cada uno de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 15 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, forman parte integral del mismo, de conformidad con lo previsto en su artículo 14; en consecuencia, tienen fuerza legal a efectos de la aplicación de los métodos para la valoración de las mercancías importadas.

Así, la Nota General ordena la aplicación sucesiva de los métodos de valoración según su orden de utilización y regula lo pertinente respecto al uso de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Después, cada Nota Interpretativa a los artículos citados, introduce normas, explicaciones, ampliaciones y procedimientos, relativos al empleo de los métodos de valoración. 07/12/2009 26.60 5.

Quinto Método: Método del Valor Reconstruido. 6. Sexto Método: Método del “Último Recurso”. La utilización de un procedimiento ajeno a esta técnica, se constituye en una actuación arbitraria sin fundamento legal. La técnica ha sido establecida para evitar la aplicación de sistemas arbitrarios de valoración que signifiquen retrasos y obstáculos al libre comercio.

No es posible entonces salirse de la misma en un “afán fiscalista”, por ejemplo, o para tratar de eludir el pago de lo debido. Dentro de la técnica no debe olvidarse que siempre tendrá que privilegiarse la aplicación del primero de los métodos conocido también como el método principal. A. Método principal: Valor de la transacción Se basa en el precio realmente pagado o por pagar por tales mercancías, cuando éstas han sido vendidas para su exportación al país de importación. Así, “en el supuesto que no se pudiera determinar el valor en aduana con arreglo a este criterio principal, el Acuerdo sobre Valoración prevé los otros cinco procedimientos, los que deben aplicarse en el orden jerárquico establecido, con excepción de los métodos 4 y 5, cuyo orden de aplicación puede invertirse a petición del importador y si así lo acepta la Administración Aduanera” 10.

Según la OMC, “en el Acuerdo se dispone que la valoración en aduana debe basarse, salvo en determinados casos, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura. Este precio, más los ajustes correspondientes a determinados elementos enumerados en el artículo, equivale al valor de transacción, que constituye el primer y principal método a que se refiere el Acuerdo” 11.

Sin embargo, “en los casos en que no exista valor de transacción o en que el valor de transacción no sea aceptable como valor en aduana por haberse distorsionado el precio como con- 10 11 En: “Valoración Aduanera”. Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007.

AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 55. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_ info_s.htm GACETA OFICIAL secuencia de ciertas condiciones, el Acuerdo establece otros cinco métodos de valoración en aduana, que habrán de aplicarse en el orden prescrito” 12 (métodos secundarios). Casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado: De conformidad con lo señalado por la OMC, “el valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador.

En el artículo 17 del Acuerdo se confirma el derecho de las administraciones de aduanas a “comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración”. (…) Como primera medida, la administración de aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria de que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas.

Si, una vez recibida la información complementaria, la administración de aduanas tiene aún dudas razonables (o si no obtiene respuesta), podrá decidir que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo al método del valor de transacción. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas debe comunicar sus motivos de duda al importador, que, a su vez, debe disponer de un plazo razonable para responder.

También deben comunicarse al importador, por escrito, los motivos en que se haya inspirado la decisión definitiva” 13. B. Métodos secundarios 14: Método 2: Valor de transacción de mercancías idénticas Si no se pudiese determinar el valor de las mercancías por el primer método, entonces se utilizará este segundo método donde el valor de transacción se calculará de la misma manera, con respecto a mercancías idénticas, por lo que han de cumplirse los siguientes criterios: 12 13 14 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_ info_s.htm http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_ info_s.htm Datos tomados de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/ cusval_s/cusval_info_s.htm 07/12/2009 27.60 - ser iguales en todos los aspectos, incluyendo sus características físicas, calidad y prestigio comercial.

Sin embargo, si sólo se tratara de algunas diferencias accesorias, éstas no deberán influir, debiendo considerarse a dichas mercancías como “idénticas”; - haberse producido en el mismo país que las mercancías objeto de valoración; - y que las haya producido el productor de las mercancías objeto de valoración. Al respecto, para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Asimismo, deben haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.

En este punto, se aceptan algunas excepciones: - cuando no existan mercancías idénticas producidas por la misma persona en el país de producción de las mercancías objeto de valoración, podrán tenerse en cuenta mercancías idénticas producidas por una persona diferente en el mismo país; - las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajustan a la definición. Cabe señalar que, se excluyen las mercancías importadas que incluyen trabajos de ingeniería, trabajos artísticos, etc. suministrados por el comprador al productor de las mercancías gratis o a precio reducido, realizados en el país de importación y que no hayan sido objeto de un ajuste, de conformidad con el artículo 8.

Método 3: Valor de transacción de mercancías similares El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercancías similares, que han de cumplir con los siguientes criterios: - que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración en lo que se refiere a su composición y características; - que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de valoración y ser comercialmente intercambiables;

GACETA OFICIAL - que se hayan producido en el mismo país y por el mismo productor de las mercancías objeto de valoración. Para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Además, deben haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado. 07/12/2009 28.60 ñalado en el artículo 5.2 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, lo solicite o no el importador, teniendo en cuenta las disposiciones de la Nota Interpretativa al artículo 5 del Acuerdo citado”.

Cabe señalar que, este método es más complejo de administrar, siendo la información proveída –mayormente- por el importador, a efectos de valorar dicha mercancía. Método 4: Valor deductivo Método 5: Valor reconstruido Cuando no sea posible determinar el valor en aduana sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o similares, se determinará sobre la base del precio unitario al que se venda a un comprador no vinculado con el vendedor la mayor cantidad total de las mercancías importadas, o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas, en el país de importación. En tal sentido, el comprador y el vendedor en el país importador no deberán estar vinculados y la venta deberá realizarse en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado.

Si no se han realizado ventas en el momento de la importación o en un momento aproximado, podrán utilizarse como base las ventas realizadas hasta noventa (90) días después de la importación de las mercancías objeto de valoración. El precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las mercancías es el precio a que se venda el mayor número de unidades a personas no vinculadas al primer nivel comercial después de la importación al que se efectúen dichas ventas.

Para determinar esa mayor cantidad total de mercancías, se reúnen todas las ventas realizadas a un precio dado y se compara la suma de todas las unidades de mercancías vendidas a ese precio con la suma de todas las unidades de mercancías vendidas a cualquier otro precio. El mayor número de unidades vendidas a un precio representa la mayor cantidad total.

El artículo 5 de la Decisión 571 señala que: “Cuando las mercancías importadas u otras mercancías importadas idénticas o similares no se vendan en el país de importación en el mismo estado en el que se importaron, el método previsto en el numeral 4 del artículo 3 de esta Decisión se aplicará de conformidad con lo se- Este es el método más complicado y menos utilizado, ya que el valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías objeto de valoración más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la reflejada habitualmente en las ventas de mercancías de la misma especie o clase del país de exportación al país de importación, siendo que el valor reconstruido es la suma de los siguientes elementos: Costo de producción = valor de los materiales y de la fabricación. Así, este método sigue el orden inverso al método deductivo, reconstruyendo el valor en aduana a partir del costo de producción, al que deben sumarse otros aspectos.

Asimismo, el artículo 4 de la Decisión 571 señala que: “Según lo dispuesto en la Nota General del Anexo I del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos señalados en el artículo anterior deben aplicarse en el orden allí indicado. El valor de transacción de las mercancías importadas es la primera base para la determinación del valor en aduana y su aplicación debe privilegiarse siempre que se cumplan los requisitos para ello.

El orden de aplicación de los métodos señalados en los numerales 4 y 5 del artículo anterior puede ser invertido, si lo solicita el importador y así lo acepta la Administración Aduanera”. En tal sentido, se permite al importador invertir el orden, es decir, se puede aplicar primero el método de valor reconstruido con preferencia al deductivo; sin embargo, ello viene condicionado a la aceptación previa de la Administración Aduanera.

Método 6: Método de “Último recurso” Cuando el valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los métodos citados ante- GACETA OFICIAL riormente, podrá determinarse según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales del Acuerdo y del artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación. En la mayor medida posible, este método deberá basarse en los valores y métodos determinados anteriormente, con una flexibilidad razonable en su aplicación 15.

La forma correcta de utilizar cada uno de los métodos secundarios es únicamente cuando ha sido descartado -con razones válidas desde el punto de vista técnico y legal- el método del Valor de Transacción de las mercancías importadas. Así, la aplicación de los métodos es según su orden de presentación, de tal manera que si se ha aplicado el método del Valor Reconstruido, por ejemplo, es porque existen pruebas de que no fue posible la aplicación de los métodos que le anteceden.

Por lo tanto, sólo se llega al método de “último recurso” cuando ninguno de los anteriores pudo utilizarse; sin embargo, es el segundo método más empleado luego del valor de transacción. Al respecto, el Acuerdo impide cualquier tipo de arbitrariedad, por lo que se da la posiblidad al importador de indagar con la Administración de Aduanas la forma y el método con el cual se le determinó el valor en aduana de las mercancías importadas.

Asimismo, en la determinación del valor en aduana de una mercancía importada, prima el método del Valor de Transacción o método principal sobre los demás métodos conocidos como secundarios, por lo que el importador/comprador de la mercancía debe estar en condiciones de determinar por sí mismo, su valor en aduana. Sin embargo, cabe resaltar que no deben utilizarse criterios de valoración que dependan de valores en aduana mínimos, ni tampoco de valores arbitrarios o ficticios.

Así, el valor en aduana determinado según el método del “Último Recurso”, no se basará en: valores en aduana mínimos, ni en valores arbitrarios o ficticios. Sería, en efecto, arbitrario valorar por ejemplo en base a precios de mercancías producidas en el país de importación, a precios internos del país exportador. 15 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_ info_s.htm 07/12/2009 29.60

5. LA UTILIZACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia deben corresponder a información del mercado internacional en un período determinado a fin de garantizar la validez y eficacia de los mismos. Asimismo, los precios de referencia deben ser tomados con carácter indicativo para el control del valor declarado para las mercancías importadas.

De esta manera, los precios de referencia podrán servir para sustentar las dudas sobre el valor declarado que surjan entre la autoridad aduanera y el declarante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento. Así, el artículo 2.g) del Reglamento Comunitario define así los precios de referencia: “Precios de referencia. Precios de carácter internacional de mercancías idénticas o similares a la mercancía objeto de valoración, tomados de fuentes especializadas tales como, libros, revistas, catálogos, listas de precios, cotizaciones, antecedentes de precios de importación de mercancías que hayan sido verificados por la aduana y los tomados de los bancos de datos de la aduana incluidos los precios de las mercancías resultantes de los estudios de valor.” Al respecto, es menester actualizar periódicamente estos precios para la retroalimentación permanente de las bases de datos en valoración. Los precios de referencia, por su carácter indicativo, no riñen con la valoración aduanera, como sí lo hacen los valores mínimos oficialmente establecidos por su carácter obligatorio.

El Acuerdo sobre Valoración de la OMC en el Artículo 7.2, literales f) y g), prohíbe de manera expresa que el valor en aduana se base en valores mínimos o en valores arbitrarios o ficticios. Asimismo, el numeral 2 del artículo 53 del Reglamento Comunitario advierte que los precios de referencia no deben contrariar lo dispuesto en el Artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, ni lo previsto en el artículo 45 del mismo Reglamento.

Así, “obviamente, a efectos de la aplicación de los debidos controles, la autoridad aduanera debe contar con las herramientas que le permita hacer comparaciones y controvertir eventual- GACETA OFICIAL mente los valores declarados. Es entonces donde cobran importancia los precios de referencia generalmente utilizados en el momento del aforo para hacer las comparaciones pertinentes y poder controvertir con razones fundamentadas un valor declarado que es considerado bajo” 16.

En tal sentido, los precios de referencia son de carácter indicativo para sustentar las dudas que tenga la autoridad aduanera. El numeral 4 del artículo 53 en cuestión, prevé también la utilización de los precios de referencia para la liquidación de las garantías que deben constituirse como requisito para otorgar el levante de las mercancías.

Bajo este entendido, “no es posible en ninguna circunstancia, que un precio de referencia -independientemente del nombre que le asigne la Administración- y que se encuentre contenido o no en una base de datos, sustituya un valor declarado para exigir un mayor cobro de derechos, en razón a que no se estaría aplicando ninguno de los métodos previstos por el Acuerdo de Valoración de la OMC y se estarían violando sus principios.

No obstante, en el numeral 5 del mencionado artículo 53, se permite que los precios de referencia puedan ser tomados como base de partida para la valoración, únicamente cuando hayan sido descartados uno a uno y con razones fundamentadas todos los métodos de valoración en su orden, y sólo quede la posibilidad de utilizar un criterio razonable en aplicación del método del “Último Recurso”, teniendo en cuenta las previsiones del segundo inciso del mismo numeral 5 y el numeral 6 del artículo citado.

Concebida así la utilización de los precios de referencia a efectos de la valoración, éstos se convierten en un mecanismo muy efectivo de control, pues al ser tomados como “campanazos de alerta” ante una situación irregular de precios declarados, facilita el desarrollo de manera racional de estudios técnicos en el control posterior, una vez garantizados los posibles mayores derechos e impuestos causados por la importación. De paso, esto permite que el funcionario desarrolle más su capacidad de investigación y aplique de manera correcta el Acuerdo sobre Valoración, lo que no es posible con los precios mínimos, en razón a su carácter decisi- 16 En: “Valoración Aduanera”.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 317. 07/12/2009 30.60 vo que no permite valorar técnicamente una mercancía”17. Es así que, en el presente caso, el Juez Nacional deberá determinar si las normas nacionales demandadas resultan incompatibles con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. El principio de complemento Indispensable implica que la facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional no siendo posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

En tal sentido, la legislación interna puede versar sobre los asuntos no regulados por el ordenamiento comunitario andino, pero no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria; es decir, debe únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional. En tal sentido, la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina al ser una norma de carácter supranacional, en virtud del prin- 17 En: “Valoración Aduanera”.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 318. GACETA OFICIAL 07/12/2009 31.60 Las Aduanas están obligadas a estar en condiciones técnicas y legales para responder cualquier requerimiento escrito de un importador, en la valoración de las mercancías importadas, de conformidad con el artículo 11 del mismo acuerdo.

Una actuación administrativa arbitraria sin motivación técnica ni legal, o sin posibilidad de defensa, podría quedar sin efecto alguno. cipio de aplicación inmediata, entra a regir en los Países Miembros de manera inmediata y automática sin que para ello se requiera proceso de incorporación al orden interno y sin que se requiera ningún tipo de reglamentación para el efecto.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá determinar en el proceso interno si de conformidad con la situación de hecho descrita en el presente caso, es aplicable la normativa comunitaria andina sobre el Programa de Liberalización previsto en el Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: Respecto a las facultades de las aduanas de los Países Miembros, la Decisión 571 señala que tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios, a efectos de garantizar que los valores en aduana declarados como base imponible, sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

Así, las Administraciones Aduaneras asumirán la responsabilidad general de la valoración, la que comprende, además de los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e investigaciones efectuados después de la importación, con el objeto de garantizar la correcta valoración de las mercancías importadas. El objetivo principal de los controles aduaneros en materia de valoración es garantizar la utilización del valor de transacción (método principal); verificar la aplicación correcta de los métodos secundarios de valoración cuando éstos deban utilizarse; y, prevenir y evitar la utilización de prácticas prohibidas, tales como, la utilización de valores teóricos o estimados, o sencillamente fraudulentos.

El despacho en el momento de la importación se basa en la “buena fe del importador” y el importador puede retirar las mercancías, si presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado, que cubra el pago de los Derechos, Tasas e Impuestos a la Importación a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías.

Por ningún motivo se debe impedir el levante o entrega de las mercancías, ni aún existiendo dudas sobre los valores declarados o documentos presentados, si se tiene la posibilidad de exigir la constitución de garantías como un medio de protección del recaudo aduanero, tal como lo señala el artículo 61 del Reglamento Comunitario.

CUARTO: Los métodos secundarios serán utilizados únicamente cuando ha sido descartado -con razones válidas desde el punto de vista técnico y legal- el método del Valor de Transacción de las mercancías importadas (método principal). Asimismo, el valor en aduana determinado según el método del “Último Recurso”, no se basará en: valores en aduana mínimos, ni en valores arbitrarios o ficticios.

QUINTO: Los precios de referencia son de “carácter indicativo” para sustentar las dudas que tenga la autoridad aduanera, por lo tanto, no son implicantes con la valoración aduanera, como sí lo son los valores mínimos oficialmente establecidos GACETA OFICIAL 07/12/2009 32.60 por su carácter obligatorio. No es posible en ninguna circunstancia, que un precio de referencia -independientemente del nombre que le asigne la Administración- y que se encuentre contenido o no en una base de datos, sustituya un valor declarado para exigir un mayor cobro de derechos, en razón a que no se estaría aplicando ninguno de los métodos previstos por el Acuerdo de Valoración de la OMC. nidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Así, se permite que los precios de referencia puedan ser tomados como base de partida para la valoración, únicamente cuando hayan sido descartados uno a uno y con razones fundamentadas todos los métodos de valoración en su orden, y sólo quede la posibilidad de utilizar un criterio razonable en aplicación del método del “Último Recurso”.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones conte- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 72-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2002-0265. Actor: Sociedad MODA SOFISTICADA LTDA. Marca: DOUBLE AGENT (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 8 de julio de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar co- GACETA OFICIAL mo antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: SOCIEDAD MODA SOFISTICADA LTDA. Demandados: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: SOCIEDAD HELENA RUBINSTEIN (SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF).

III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad HELENA RUBINSTEIN (SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF), solicitó el 15 de mayo de 2000 el registro como marca del signo denominativo DOUBLE AGENT, para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MODA SOFISTICADA LTDA., presentó observación al registro solicitado con base en la siguiente marca: Marca mixta AGENT, registrada en Colombia bajo el certificado 230779 y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica del signo es la siguiente: 07/12/2009 33.60 d. La sociedad HELENA RUBINSTEIN (SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF), presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. e. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 30974 de 25 de septiembre de 2001, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industrial y Comercio, mediante Resolución 03360 de 31 de enero de 2002, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar el acto impugnado, declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del signo solicitado. g. La sociedad MODA SOFISTICADA LTDA., interpuso ante la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con el último acto administrativo. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos: a. Sostiene, que el signo solicitado no es distintivo, ya que es confundible con la marca AGENT. b. Aduce, que los signos en conflicto son similarmente confundibles desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.

En consecuen-cia, podrían generar error en el público consumidor. c. Agrega, que la palabra DOUBLE no otorga suficiente distintividad al signo solicitado para registro. 3. La contestación de la demanda. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 018701 de 31 de mayo de 2001, resolvió declarar fundada la oposición y negar el registro solicitado. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista GACETA OFICIAL 07/12/2009 34.60 visual y fonético.

Por lo tanto, no se podría generar riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. DECISIÓN 344 • Sostiene, que la palabra DOUBLE, le da suficiente distintividad al conjunto marcario. Artículo 81 • Aduce, que para que pueda existir conexión competitiva entre los signos en conflicto, se requiere que el consumidor relacione dichos signos. Esto no sucede en el presente caso, ya que el signo solicitado es suficientemente distintivo. b. Por parte del Tercero Interesado.

La sociedad HELENA RUBINSTEIN (SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF), de conformidad con el Oficio No. 0324, suscrito por el Secretario de la Sección Primera, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, no contestó la demanda. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo el Tribunal se abstendrá de hacerlo, pues no son aplicables al caso en consulta. No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo denominativo DOUBLE AGENT.

Igualmente, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: (…) “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”;

(…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. GACETA OFICIAL En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” VI.

CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

D. Comparación entre un signo mixto y uno denominativo compuesto. E. Signos en idioma extranjero. F. La conexión competitiva. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante, solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de registro como marca del signo denominativo DOUBLE AGENT, se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior. 07/12/2009 35.60 El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que por la eficacia de dicha ley debe regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han GACETA OFICIAL operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los 07/12/2009 36.60 requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las del mismo carácter, expedidas con posterioridad. Contrario sensu, la reciente normatividad procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para GACETA OFICIAL la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo denominativo DOUBLE AGENT, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO. La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro como marca del signo denominativo DOUBLE AGENT. Por lo tanto, el Tribunal entrará a determinar el concepto de marca y los requisitos para el registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. • Proceso 235-IP-2005, de 26 de julio de 2006. Marca: “SENTIVA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dicta para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00419. 07/12/2009 37.60 • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005.

Marca: “MAC MIXTA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372. En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada”.

C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo DOUBLE AGENT, ya que se afirma que es semejante a la marca mixta AGENT. Razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se deben tener en cuenta los siguientes pronunciamientos: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. • Proceso 235-IP-2005, de 26 de julio de 2006.

Marca: “SENTIVA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dicta para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00419. • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005. Marca: “MAC MIXTA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el GACETA OFICIAL proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad”.

D. COMPARACIÓN ENTRE UN SIGNO MIXTO Y UNO DENOMINATIVO COMPUESTO. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo DOUBLE AGENT y la marca mixta AGENT. Razón por la cual, es necesario abordar el tema de la comparación entre un signo mixto y uno denominativo compuesto. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 1, logotipos 2, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que 1 2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo 07/12/2009 38.60 las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: GACETA OFICIAL • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 07/12/2009 39.60 Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto AGENT y el denominativo DOUBLE AGENT.

E. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. En atención, a que en el caso bajo estudio el signo DOUBLE AGENT se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por palabras en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de signos en idioma extranjero.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos 3, descriptivos 4 o de uso común 5 en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 3 La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. GACETA OFICIAL Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). F. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. La Superintendencia de Industria y Comercio, argumentó que no existe conexión competitiva 4 5 La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.

Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Las palabras de uso común, son las que de ordinario se usan en relación con productos o servicios de una clase determinada. El titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. 07/12/2009 40.60 entre los productos que amparan los signos en conflicto.

Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva. Como los signos en conflicto amparan productos de las clases 3 y 25, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad 6 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia 6 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante: “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002). GACETA OFICIAL de varios de ellos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede 07/12/2009 41.60 crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede lle-varlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta, ocurre con GACETA OFICIAL la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si este no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

CUARTO

QUINTO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto AGENT y el denominativo DOUBLE AGENT, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de 07/12/2009 42.60 vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

SEXTO: Como los signos en conflicto amparan productos de las clases 3 y 25, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20020265, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/12/2009 43.60 PROCESO 087-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT. Marca: “TRIUMPH”. Expediente Interno N° 5088LR. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador. cional de Propiedad Industrial, notificada el 27 de enero del mismo año, mediante la cual resolvió rechazar la observación presentada por TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT y, en consecuencia, conceder la solicitud de registro como marca del signo “TRIUMPH”, para distinguir productos comprendidos en la Clase No. 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

VISTOS: 1.3. Hechos relevantes Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro de julio de 2009. Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos (2) días del mes de septiembre del año dos mil nueve. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT. La parte demandada la constituyen: EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA (ACTUALMENTE EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)), Y EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. El tercero interesado es: LORILLARD TOBACCO COMPANY. 1.2.

Acto demandado TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa No. 0962733 de 20 de enero de 1998, expedida por el Director Na- a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. “En la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 341 correspondiente al mes de junio de 1993 (…) se publicó la solicitud de registro de la marca de fábrica denominada “TRIUMPH”, solicitada por LORILLARD TOBACCO COMPANY, bajo el Núm, 39755 el 18 de junio de 1993, para proteger productos de la clase internacional Núm. 34”. 2.

El 30 de marzo de 1994, TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT presentó observaciones al registro del signo solicitado, sobre la base de la marca de su propiedad “TRIUMPH”. 3. El 20 de enero de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 0962733 a través de la cual resolvió rechazar la observación presentada por TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT, y, en consecuencia, conceder el registro del signo solicitado “TRIUMPH”.

GACETA OFICIAL b) Fundamentos de la Demanda TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT es propietaria de la famosa y notoriamente conocida marca de fábrica TRIUMPH, registrada originalmente en el Ecuador con el Núm. 506-54, el 13 de diciembre de 1954, para proteger productos de la clase internacional Núm. 25 por SPIESSHOFER BRAUN, EXPORTGESELLSCHAFT, compañía que cambió de nombre a TRIUMPH SPIESSHOFER BRAUN SOCIEDAD COLECTIVA, (…) esta compañía transfirió la marca a favor de mi mandante (…).

Además, mi mandante tiene registrada su marca TRIUMPH en varios países del mundo, la misma que es famosa y notoriamente conocida”. - “Entre TRIUMPH y TRIUMPH no hay duda de que existen semejanzas en los aspectos gramatical, visual, auditivo y fonético, que definitivamente pueden inducir al público a error (…)”. - “Sin necesidad de realizar un cotejo minucioso entre las marcas TRIUMPH Y TRIUMPH, se aprecia a simple vista que dichas marcas son idénticas y confundibles a primera vista”. - “La marca TRIUMPH es famosa, notoriamente conocida, debido a su originalidad, actividad, publicidad, constante esfuerzo comercial e inversión económica de su propietaria TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT”. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI, en su contestación a la demanda, expresa: 07/12/2009 44.60 - “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, señalo el casillero judicial No. 1200 (…)”. d) Tercero interesado LORILLARD TOBACCO COMPANY, considerada como tercero interesado, contestó la demanda en los siguientes términos: - “Mi representada tiene derecho a registrar la marca TRIUMPH en la clase 34, por cuanto reúne los requisitos establecidos para que sea considerada como tal y no se encuentra inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidos (sic) en la Decisión 344 y en la Ley de Propiedad Intelectual”. - “(…) los productos protegidos por la marca de mi representada son muy diferentes a los de la marca del recurrente.

La marca TRIUMPH de mi representada esta (sic) destinada a proteger productos de la clase 34 como ‘Tabaco; Artículos para fumadores; Cerillas’, mientras que la marca de TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT protege productos de la clase 25 relativos a: ‘Vestidos, Calzados, Sombrería’, circunstancia que permite la coexistencia de marcas”. - “Niego que la marca TRIUMPH de la empresa TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT sea famosa y notoriamente conocida”. - “Alego que la denominación TRIUMPH de TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT no es la única registrada en Ecuador o internacionalmente, sino que coexiste con la de otros propietarios, sin causar confusión en los medios o en el público consumidor”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL “Recibiré notificaciones en el Casillero Judicial No. 1228”. El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del señor Procurador, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal: - Que corresponde al personero del IEPI “comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal GACETA OFICIAL es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de abril de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TRIUMPH” fue presentada el 18 de junio de 1993, en vigencia de la Decisión 313 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 71 y 73 literales a), d), e) de la Decisión 313. Asimismo, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 313 (…) “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 07/12/2009 45.60 “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) DECISIÓN 344 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformi- GACETA OFICIAL dad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

(…)

3. INTERPRETACION DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La Norma Comunitaria en el Tiempo; - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - La marca notoria y su prueba: La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido.

Confusión con la marca notoriamente conocida; - Conexión competitiva; - Coexistencia marcaria.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 07/12/2009 46.60 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

En efecto, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida, por tanto, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

Finalmente, se advierte que la Decisión 311 sustituyó íntegramente la Decisión 85, al regular en su totalidad el régimen común sobre propiedad industrial; lo propio sucedió al expedirse la Decisión 313 sustituida a su vez por la 344 y ésta por la Decisión 486, actualmente en vigor. En conclusión, la solicitud relativa al registro del signo “TRIUMPH” fue presentada el 18 de junio de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. En tanto que el proceso contencioso se inició en vigencia de la Decisión 344, y es, en GACETA OFICIAL consecuencia, la aplicable, en la parte procesal.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 07/12/2009 47.60 Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.3. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son denominativos: “TRIUMPH”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. GACETA OFICIAL 07/12/2009 48.60 Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 1

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión 2 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/12/2009 49.60 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 3 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 4 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; 3 4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 1989. Pág. 153. Riesgo de confusión: directa e indirecta Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”. 5 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y 5 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/12/2009 50.60 Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)” 6 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 6 7 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 8

3.5. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Tomando en cuenta que TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT argumentó que “TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIEN- 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/12/2009 51.60 GESSELLSCHAFT es propietaria de la famosa y notoriamente conocida marca de fábrica TRIUMPH, registrada originalmente en el Ecuador con el Núm. 506-54, el 13 de diciembre de 1954, para proteger productos de la clase internacional Núm. 25 por SPIESSHOFER BRAUN, EXPORTGESELLSCHAFT, compañía que cambió de nombre a TRIUMPH SPIESSHOFER BRAUN SOCIEDAD COLECTIVA, (…) esta compañía transfirió la marca a favor de mi mandante (…).

Además, mi mandante tiene registrada su marca TRIUMPH en varios países del mundo, la misma que es famosa y notoriamente conocida”; y que LORILLARD TOBACCO COMPANY observó, al respecto, “Niego que la marca TRIUMPH de la empresa TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT sea famosa y notoriamente conocida”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “La Marca Notoria y su prueba”.

El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 10 El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren, entre otros, los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. 12 La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 9 9 FERNANDEZ Novoa, Carlos, “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, Editorial Montecorvo, S.A., 1984 ob.cit., p. 32.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 11 En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega. 10 11 12 OTERO LASTRES, José Manuel, “LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Asimismo, es pertinente advertir que la protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 73), en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones, ya que 07/12/2009 52.60 esto determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. La marca notoria obtiene su protección aunque no esté registrada en el País en donde se pretende registrar un signo semejante o similar a la misma.

Ahora bien, en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 313, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. La doctrina se ha referido, en general, a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Sobre los distintos riesgos en el mercado, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o GACETA OFICIAL 07/12/2009 53.60 que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente, como sí lo hace la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada al establecer en el literal d) del artículo 73 que no se pueden registrar como marcas signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

(Subrayado por fuera del texto). El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido 13. Si bien en la Decisión 313 no se consagra una protección tan diferenciada en relación con los diversos tipos de riesgo, analizando el contenido de las normas que establecen la protección del signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal como en el ámbito registral, se encuentra que el marco de dicha normativa sí se halla protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, tal como se verá a continuación. Al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 73, que no se pueden registrar como marcas signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para 13 Proceso 109-IP-2007, Sentencia de 4 de diciembre de 2007.

Marca mixta: LOMA´S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión y asociación en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen GACETA OFICIAL requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible.

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las pruebas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria, tal situación y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

Es pertinente advertir que el literal e) del artículo 73 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con la protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos “que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )”.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 313 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 94, literal d), se establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio “un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca” (subrayado por fuera del texto). 07/12/2009 54.60 De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión, asociación y dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado.

Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. Este Órgano Jurisdiccional ha expresado que “de conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 94, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir que debe interpretarse los literales d) y e) del artículo 73 en armonía con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida.

Por lo anterior, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 73 literales GACETA OFICIAL d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva” 14.

A pesar de que el riesgo de dilución ha estado aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 94 literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada.

3.6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Tomando en cuenta que LORILLARD TOBACCO COMPANY argumentó que “(…) los productos protegidos por la marca de mi representada son muy diferentes a los de la marca del recurrente. La marca TRIUMPH de mi representada esta (sic) destinada a proteger productos de la clase 34 como ‘Tabaco; Artículos para fumadores; Cerillas’, mientras que la marca de TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT protege productos de la clase 25 relativos a: ‘Vestidos, Calzados, Sombrería’, circunstancia que permite la coexistencia de marcas”, se hace necesario referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 14 Proceso 109-IP-2007, Sentencia de 4 de diciembre de 2007. Marca mixta: LOMA´S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 07/12/2009 55.60 En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 15 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profe- 15 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. GACETA OFICIAL 07/12/2009 56.60 sional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003) A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 16 Ante esta situación, corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión.

3.7. LA COEXISTENCIA MARCARIA Tomando en cuenta que LORILLARD TOBACCO COMPANY alegó que “la denominación TRIUMPH de TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT no es la única registrada en Ecuador o internacionalmente, sino que coexiste con la de otros propietarios, sin causar confusión en los medios o en el público consumidor”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema “La Coexistencia Marcaria”.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: 16 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso, es decir, se caracterizan por tener efecto general inmediato, por tanto, su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 72 y 73 de la mencionada Decisión. “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 3. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando GACETA OFICIAL la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 4. No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Basta que se genere el riesgo de confusión para que el signo no sea registrable. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. El artículo 73, literal d) de la Decisión 313, al igual que establece protección especial para la marca notoria, lo hace también respecto de todos los otros signos que acrediten esa calidad, pues al no excluirlos, amplía la esfera proteccionista para el consumidor y para el titular del signo notorio. 7.

No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro conforme se establece en el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 interpretada. 8. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en princi- 07/12/2009 57.60 pio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro del signo que se solicite. 9. Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 5088LR, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/12/2009 58.60 GACETA OFICIAL 07/12/2009 59.60 GACETA OFICIAL 07/12/2009 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú