Gace1814 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXVII - Número 1814 Lima, 6 de abril de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 113-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-00084. Actor: SOCIEDAD GALDERMA S.A. Marca: CLOBEX (denominativa) Proceso 116-IP-2009.- Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, el artículo 134 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: PANAMCO COLOMBIA S.A. Marca:”BIG COLA”. Expediente Interno: Nº 2004 – 00248 Proceso 117-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135, literal a), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-00102. Actor: SOCIEDAD TECNOQUÍMICAS S.A. Marca: CHENIPIÓN (mixta) Proceso 121-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a), d) y h); y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio, se interpretarán los artículos 134, 172, 258 y 259 de la mencionada Decisión; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “ALIV RUB McK” (mixta). Expediente Interno: Nº 2006 – 00085 Proceso 122-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: CHRONOS (nominativa). Actor: sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. SYNTHES S.A. Proceso interno Nº 2005-0251 Para nosotros la Patria es América 46 GACETA OFICIAL 06/04/2010 2.56 PROCESO 113-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-00084. Actor: SOCIEDAD GALDERMA S.A. Marca: CLOBEX (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 05 de noviembre de 2009.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. 1. La Sociedad GALDERMA S.A., solicitó el 19 de julio de 2002 el registro como marca del signo denominativo CLOBEX, para amparar shampú, producto comprendido en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones. 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 4316 de 25 de febrero de 2003, resolvió negar el registro solicitado, argumentando la existencia de la marca denominativa CLOVER, registrada bajo el certificado No. 161275 y para amparar los siguientes productos de la clase 3 de la Clasificación de Niza: “Compuestos abrasivos tales como compuestos para triturar y pulir, para enlucir y pulimentar, y demás artículos de la clase 3.” 4.

La Sociedad GALDERMA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. Demandante: SOCIEDAD GALDERMA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: SOCIEDAD LOCTITE CORPORATION. III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran: 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 25125 de 29 de agosto de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación. 7.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 27795 de 29 de septiembre de 2003, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. 8. La Sociedad GALDERMA S.A., interpuso ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten- GACETA OFICIAL cioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos. 06/04/2010 3.56 mera del Consejo de Estado, se manifestó que la sociedad LOCTITE CORPORATION no contestó la demanda.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante motivó la demanda con los siguientes argumentos: 1. Aduce, que los signos en conflicto no son confundibles. Desde los aspectos ortográfico y visual son diferentes; no generan riesgo de confusión o de asociación. 2. Explica, que la partícula CLO se debió omitir del cotejo marcario, ya que es de uso común dentro de las marcas registradas en la clase 3. 3.

Agrega, que la marca CLOVER es débil, ya que tiene la partícula CLO que es de uso común. 4. Argumenta, que los signos amparados en conflicto no son confundibles. Mientras que el solicitado ampara un producto cosmético de uso humano, la marca CLOVER ampara productos de aseo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante no determina las normas a interpretar. El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes: artículos 134, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 5.

Afirma, que los actos administrativos demandados carecen de debida motivación. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista fonético y ortográfico. • Afirma, que los productos amparados por los signos en conflicto tienen conexidad competitiva. • Agrega, que el signo solicitado para registro podría generar confusión indirecta en el público consumidor.

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; b. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso.

En el Oficio No. 1076 de 16 de junio de 2009, expedido por el Secretario de la Sección Pri- d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; GACETA OFICIAL 06/04/2010 4.56 f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; D. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.

La marca débil. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. E. La conexión competitiva en productos de la misma clase. (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” VI.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos. F. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. Debida motivación de los actos administrativos que conceden o niegan el registro marcario. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo CLOBEX.

Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” GACETA OFICIAL 06/04/2010 5.56 Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 1 Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b).

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tie- Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo denominativo CLOBEX era confundible con la marca denominativa CLOVER. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL nen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el 06/04/2010 6.56 conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos CLOBEX y CLOVER. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto GACETA OFICIAL 06/04/2010 7.56 ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. te distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. • Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos CLOBEX y CLOVER. D. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS. LA MARCA DÉBIL. La demandante afirmó que la partícula CLO es de uso común en la clase 3.

En este marco, es apropiado referirse a las partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien, la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamen- El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.2 El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si la partícula CLO es de uso común en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia. E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA EN PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE.

La Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que los productos amparados por los signos en conflicto tienen conexión competitiva. Por tal motivo, es pertinente tratar este tema. Como los signos en conflicto amparan productos de la misma clase 3, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vincula- 2 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL 06/04/2010 8.56 ción o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de estos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). En tal sentido, el Juez deberá verificar si existe conexión competitiva entre el producto ‘champú’ que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca registrada (compuestos abrasivos tales como compuestos para triturar y pulir, para enlucir y pulimentar, y demás artículos de la clase 3).

GACETA OFICIAL F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDEN O NIEGAN EL REGISTRO MARCARIO. La demandante argumentó que los actos administrativos demandados carecen de debida motivación. En consecuencia, se estudiará el examen de registrabilidad que deben realizar las Oficinas de Registro Marcario, haciendo énfasis en la motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios.

El Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 3 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina 3 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. 06/04/2010 9.56 Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto, quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantenerlo en secreto, y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya, sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. GACETA OFICIAL 06/04/2010 10.56 lidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos CLOBEX y CLOVER, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO

QUINTO: El Juez Consultante debe determinar si la partícula CLO es de uso común en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia. Como los signos en conflicto amparan productos diferentes de la clase 3, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especia- SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200400084, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 06/04/2010 11.56 PROCESO 116-IP-2009 Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, el artículo 134 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: PANAMCO COLOMBIA S.A. Marca:”BIG COLA”. Expediente Interno: Nº 2004 – 00248. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de enero del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 1613, de 10 de septiembre de 2009, recibido en este Tribunal el 21 de septiembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales b) y e); y, 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2004 - 00248. 1.

Las partes Demandante: PANAMCO COLOMBIA S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. Tercero Interesado: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. 2. Determinación de los hechos relevantes: El 06 de septiembre de 2002, EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. presentó solicitud de registro del signo “BIG COLA”, para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

PANAMCO COLOMBIA S.A. presentó oposición por considerar que el signo solicitado carecía de distintividad por ser descriptivo de los productos para los cuales se solicitó el registro. Mediante Resolución 23418, de 27 de agosto de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por PANAMCO COLOMBIA S.A. y negó a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. el registro de “BIG COLA” como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32, por estimarla genérica para productos de esta Clase.

EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. interpuso los recursos de reposición y apelación. Mediante Resolución 030480, de 29 de octubre de 2003, el mismo funcionario confirmó en todas sus partes la Resolución 23418, de 2003. Por Resolución 37183, de 30 de diciembre de 2003, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución 23418, de 2003, declarando infundada la oposición presentada por PANAMCO COLOMBIA S.A. y concedió a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. el registro del signo “BIG COLA” para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32. 3.

Fundamentos de la Demanda: PANAMCO COLOMBIA S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que se hagan las siguientes declaraciones: • Que es nula la Resolución 37183, de 30 de diciembre de 2003, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución, 23418, de 2003, declarando infundada la oposición presentada por PANAMCO COLOMBIA S.A. y concedió a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. el registro del signo “BIG COLA” para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase

32. GACETA OFICIAL Como restablecimiento del derecho solicita a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro marcario concedido. Como fundamento de derecho, se estiman violados los artículos 135, literales b) y e) de la Decisión 486, por las siguientes razones: • El signo solicitado “BIG COLA” es irregistrable por ser una expresión necesaria para informar al consumidor acerca de la naturaleza de los productos comprendidos en la Clase 32. • Al conceder el registro marcario de la expresión “BIG COLA”, que sugiere la idea de una GASEOSA GRANDE, la División de Signos Distintivos de la SIC otorgó a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. el derecho al uso exclusivo de un signo genérico de uso común inapropiable para productos comprendidos en la Clase 32, impidiendo a otros empresarios usar la expresión en un conjunto marcario. 4.

Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio ante las pretensiones de la demanda, considera: Que el signo “BIG COLA” no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en la Decisión 486, pues no induce al consumidor a confusión acerca de las características, calidad y otras propiedades del producto en materia de gaseosas.

Como tercero interesado, EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. contestó la demanda de la siguiente manera: Manifestó que el signo “BIG COLA” es un signo compuesto por una expresión de fantasía que no está incurso en ninguna causal de irregistrabilidad, por lo que es suficientemente distintivo para identificar productos comprendidos en la Clase 32. 5.

Normas a ser interpretadas: Procede la Interpretación Prejudicial solicitada del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 172 por no resultar pertinente en el presente caso. 06/04/2010 12.56 Adicionalmente, se interpretará, de oficio, el artículo 134 de la mencionada Decisión. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486.

(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…). GACETA OFICIAL 06/04/2010 13.56

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. dios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado al respecto que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por me- 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

“Proceso 07IP-2009”. Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”. Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR SER MARCA DESCRIPTIVA. En el presente caso, el demandante PANAMCO COLOMBIA S.A. considera que el signo solicitado BIG COLA es irregistrable debido a que resulta descriptivo e informa al consumidor acerca de la naturaleza de los productos a distinguir, por lo tanto, este Tribunal considera pertinente desarrollar este tema.

La norma comunitaria y calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identi- GACETA OFICIAL ficar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende por qué se establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995).

3. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS GENÉRICAS. En el presente caso, se ha señalado que la expresión COLA que forma parte del signo “BIG COLA” corresponde a un término genérico tratándose de productos de la Clase 32; mientras que por su parte el tercer interesado alega que “BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos, por lo tanto, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de los signos genéricos.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el crite- 06/04/2010 14.56 rio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, MARCA: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. ‘TUBESA S.A.’”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil. Con base a esta jurisprudencia, el Juez Consultante deberá determinar si la marca “BIG COLA” resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue.

GACETA OFICIAL

4. PALABRAS DE USO COMÚN. Entre los argumentos de la demanda, se expone que no es posible que se otorgue el registro del signo solicitado “BIG COLA” a la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. debido a que se le estaría otorgando el derecho al uso exclusivo de un signo compuesto por palabras de uso común, inapropiables para los productos comprendidos en la Clase 32.

Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado a registro; tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el examen de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario. Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

5. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. LAS MARCAS DE FANTASÍA. En el presente caso uno de los argumentos de la demanda es que el signo solicitado “BIG COLA” es irregistrable debido a que su traducción al español sugiere al consumidor la idea de una “gaseosa grande” 2. Al respecto, se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro.

Sin embargo, existen palabras extranjeras cuyo conocimiento y significado conceptual se han 2 Big: (adj) grande. www.wordreference.com 06/04/2010 15.56 generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, de su pronunciación o de su significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, marca: “SALTIN etiqueta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 10 de septiembre de 1998). Con relación a este tema, el Tribunal, asimismo, dice que “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado).

6. LA MARCA DÉBIL. Al respecto, este Tribunal ha señalado que un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Por lo tanto, los signos que resultan descriptivos no son regis- GACETA OFICIAL 06/04/2010 16.56 trables; mientras que los signos débiles sí lo son. no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado “BIG COLA” cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

TERCERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

CUARTO

QUINTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado SEXTO: Un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, devinien-do la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva; sin embargo, los signos débiles sí son registrables.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 06/04/2010 17.56 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel PROCESO 117-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135, literal a), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-00102. Actor: SOCIEDAD TECNOQUÍMICAS S.A. Marca: CHENIPIÓN (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: SOCIEDAD TECNOQUÍMICAS S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercera interesada: FERZÁN GUERRERO.

III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran: 1. El señor FERZÁN GUERRERO, solicitó el 3 de abril de 2003, el registro como marca del signo mixto CHENIPIÓN para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “champú antipiojos”. 2.

Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., presentó oposición con base en su marca denominativa NOPIÓN, registrada en Colombia bajo el certificado No. 186448 para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 27694 de 29 de septiembre de 2003, decidió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado. 4.

La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. GACETA OFICIAL 5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 030465 de 29 de octubre de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado y concedió el recurso de apelación. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 33528 de 27 de noviembre de 2003, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. 06/04/2010 18.56 cretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, República de Colombia, el señor FERZÁN GUERRERO PALACIOS no contestó la demanda.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 7. La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad contra los anteriores actos administrativos.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. El Juez Consultante no determina las normas a interpretar. Sin embargo, señala que el demandante invocó las siguientes como violadas: 134, 135 y 136 de la Decisión 486. La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., basa su demanda en los siguientes argumentos: 1. Aduce, que el signo CHENIPIÓN no es distintivo, ya que es confundible ideológica, ortográfica y fonéticamente con la marca NOPIÓN. 2.

Manifiesta, que NOPIÓN es una expresión de fantasía. Es reproducida por el signo solicitado para registro. 3. Argumenta, que como los signos amparan productos farmacéuticos, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso. 4. Sostiene, que los signos en conflicto amparan productos idénticos. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera: Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista, gráfico, ortográfico, fonético y conceptual. b. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso. De conformidad con el Oficio No. 1610 de 10 de septiembre de 2009, expedido por el Se- Por lo tanto, el Tribunal, de oficio, interpretará los siguientes artículos: 134, 135, literal a), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; GACETA OFICIAL 06/04/2010 19.56 e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

C. Comparación entre signos mixtos y denominativos. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; D. Los signos de fantasía. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (…) Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

(…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

E. El examen de signos que distinguen productos farmacéuticos. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo mixto CHENIPIÓN. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” GACETA OFICIAL 06/04/2010 20.56 Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el pro- Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo mixto CHENIPIÓN era confundible con la marca denominativa NOPIÓN. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 06/04/2010 21.56 ductor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008). • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2.

Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto CHENIPIÓN y el denominativo NOPIÓN. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. GACETA OFICIAL Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 2, logotipos 3, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importan- 2 3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo 06/04/2010 22.56 cia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”.

(Proceso N° 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto CHENIPIÓN y el denominativo NOPIÓN. GACETA OFICIAL D. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. La demandante sostuvo que NOPIÓN es una expresión de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. El Juez Consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor. E. El EXAMEN DE SIGNOS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

Ambos signos confrontados amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 06/04/2010 23.56 El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. GACETA OFICIAL Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 06/04/2010 24.56 SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto CHENIPIÓN y el denominativo NOPIÓN, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. El Juez Consultante, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor.

QUINTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200400102, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría GACETA OFICIAL 06/04/2010 25.56 Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 121-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a), d) y h); y, 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio, se interpretarán los artículos 134, 172, 258 y 259 de la mencionada Decisión; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “ALIV RUB McK” (mixta). Expediente Interno: Nº 2006 – 00085. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de enero del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 1612, de 10 de septiembre de 2009, recibido en este Tribunal el 22 de septiembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a), d) y h); y, 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006 - 00085. 2.

Determinación de los hechos relevantes: El 25 de junio de 2003, TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo “ALIV RUB McK y Diseño”, para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 3447, de 2004, por medio de la cual concedió el registro del signo “ALIV RUB McK y Diseño” (mixto), la cual no fue objeto de recurso alguno en la vía gubernativa. 1.

Las partes 3. Fundamentos de la Demanda: Demandante: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY sostiene que se violó el artículo 136, literales a), d) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca que es similarmente confundible con otra previamente registrada.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Tercero Interesado: TECNOQUÍMICAS S.A. GACETA OFICIAL La marca “ALIV RUB McK y Diseño” no cumple con el principio de distintividad relativa o de diferenciación, respecto de la marca “VICK VAPORUB & DISEÑO”, en la medida que no permite al público consumidor establecer una diferencia entre la marca originalmente registrada y la marca semejante a ésta, posteriormente solicitada.

Destaca que los signos en comparación comparten la misma disposición de los colores azul y una figura superior de color verde, dentro de la que se enmarca el texto en letras blancas. Igualmente, ambos signos presentan un similar tipo de letra y color en las denominaciones VICK VAPORUB y ALIV RUB, que además comparten la misma desinencia “RUB”.

La concesión del registro de la marca “ALIV RUB & DISEÑO”, origina un riesgo de confusión y/o de asociación, por ser aplicado en un producto idéntico y de igual manera a la forma como se usa el mismo identificado con la marca “VICK VAPORUB & DISEÑO” registrada con anterioridad. Entre TECNOQUÍMICAS S.A., actual distribuidora de la marca ““ALIV RUB & DISEÑO” y los cedentes de los derechos sobre la marca “VICK VAPORUB & DISEÑO” en Colombia, existió una relación contractual en la cual TECNOQUÍMICAS S.A., fue licenciataria para la comercialización del producto “VICK VAPORUB & DISEÑO” durante varias décadas, lo que le permitió conocer el mercado y condiciones de comercialización del producto así como el esfuerzo comercial que ha implicado el posicionamiento de la marca y presentación comercial del producto.

Expresa que se viola el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por considerar que el registro del signo “ALIV RUB & DISEÑO” fue obtenido de mala fe y con el fin de perpetrar actos de competencia desleal como desviación de clientela, confusión, imitación y explotación de reputación ajena por parte de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó el registro del signo “ALIV RUB & DISEÑO”, pretendiendo revestir de aparente legalidad actos tendientes a explotar comercialmente, para su propio beneficio, los resultados del esfuerzo comercial de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY que ha invertido en la comercialización y explotación 06/04/2010 26.56 de su marca “VICK VAPORUB & DISEÑO”, ignorando de esta forma el principio de buena fe que debe observar la conducta de todo comerciante frente a los demás participantes del mercado. 4.

Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente: Entre las marcas enfrentadas “VICK VAPORUB” (mixta) Clase 05 registrada y “ALIV RUB Mck” (mixta) Clase 05 solicitada, en las cuales predomina indudablemente el elemento denominativo, no arroja confusión, pues no presentan similitudes ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden ortográfico, gráfico y fonético suficientemente distintivos.

Desde el punto de vista de la distintividad, la expresión “ALIV RUB Mck” para distinguir productos comprendidos en la Clase 05, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, ya que las expresiones comparadas son distintivas entre sí y, en consecuencia, no conllevan al público consumidor a riesgo de confusión. Al efectuar el análisis de la estructura de la palabra se puede concluir que la marca solicitada está estructurada por diez letras cuya composición es diferente respecto a la marca opositora, la cual le da la suficiente distintividad, desde el punto de vista de un cotejo visual.

Así, queda claro que estas dos marcas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado. La parte demandante The Procter & Gamble Company no presentó en la vía gubernativa ninguna prueba oportuna de la notoriedad de la marca “VICK VAPORUB”, no probándose los presupuestos para la aplicación de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Como tercero interesado contestó la demanda TECNOQUÍMICAS S.A., de la siguiente manera: El hecho que la marca “VICK VAPORUB” se encuentre primero en el tiempo en relación con la marca “ALIV RUB McK”, no es suficiente para GACETA OFICIAL que de ello se derive la supuesta identidad o semejanza entre los signos, pues el factor temporal debe ir ligado justamente a que, en efecto, haya identidad o semejanza entre los productos y los signos confrontados.

De manera que por el simple hecho que las dos marcas se encuentren en una misma Clase, identificando los mismos productos, no se puede concluir que haya identidad o semejanza y que por tanto haya lugar a riesgo de confusión en el público consumidor. Entre las marcas enfrentadas no hay identidad, puesto que en su conjunto la parte denominativa y la gráfica tienen diferencias de tal magnitud que desvirtúan la supuesta semejanza que le atribuye el actor.

Desde el punto de vista denominativo, la única expresión que tienen en común las dos marcas es la partícula RUB, la cual resulta de común denominación en productos de la Clase 05, por dos razones: una, por tratarse del prefijo de la expresión Rubefaciente; y dos, por el significado de la expresión en inglés de dicha palabra, la cual traducida al español sería “presionar hacia abajo repetidamente en forma circular o en movimientos para adelante y para atrás”.

Esta expresión es una palabra de común utilización para identificar marcas de la Clase 05, así lo ha entendido la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha concedido el registro a varios titulares, pues varias marcas tienen el registro de la partícula “Rub”. En conclusión, por ser la partícula Rub una expresión débil, común o usual, es que puede ser usado por varios de los titulares de marcas en la Clase

05. ALIV RUB es el titular del registro de la marca “McK”, lo que desvirtúa cualquier eventual confusión que se pretenda alegar, en razón del origen empresarial que en el presente caso se encuentra plenamente determinado. El actor afirma que TECNOQUÍMICAS ha actuado de mala fe al obtener el registro de la marca “ALIV RUB McK”, con esta afirmación se pretende desconocer de manera arbitraria el posicionamiento de los productos McK en el mercado nacional.

TECNOQUÍMICAS realiza actos de comercio avalados por derechos marcarios que le han sido otorgados de manera legal por parte de la autoridad competente. 06/04/2010 27.56 4. Normas a ser interpretadas: Procede la Interpretación Prejudicial solicitada de los artículos 136 literales a), d) y h); y, 137 de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán, adicionalmente, los artículos 134, 172, 258 y 259 de la mencionada Decisión. Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o GACETA OFICIAL registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 06/04/2010 28.56 do se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. (…) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuan- Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (…) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(…). GACETA OFICIAL

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado al respecto que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

“Proceso 07IP-2009”. Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”. Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. 06/04/2010 29.56 cable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. Tomando en cuenta que a la fecha de la solicitud de nulidad del registro de la marca “ALIV RUB McK & DISEÑO” se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal estima necesario referirse al artículo 172 de la referida Decisión. Dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prevé la acción de nulidad del acto administrativo que concede la titularidad de una marca, la referida acción tiene como finalidad privar de la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores.

GACETA OFICIAL Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que: “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo”. 2 En efecto, la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma.

Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, el artículo 172 de la Decisión 486, primer y segundo párrafos, prevé que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135; y, decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

El Tribunal ha indicado que la autoridad nacional competente para declarar la nulidad de un signo como marca es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial o el juez establecido por la legislación interna, dotado de competencia para pronunciarse sobre la nulidad en cuestión. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación inter- 06/04/2010 30.56 na.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público” 3. En el segundo supuesto, a diferencia de la normativa anterior a la Decisión 486, no se exige legitimación alguna para que terceros demanden la nulidad del registro de un signo. El artículo 172 de la Decisión 486 establece la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad, absoluta o relativa, del registro de un signo como marca.

El cuarto párrafo del artículo mencionado prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud. Este Tribunal ha observado que: “de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, la disposición prevista en el artículo 172, cuarto párrafo, constituye una excepción a la regla citada, pues no forma parte del régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344 (en este caso la Decisión 313), norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (…).

En efecto, en ella se prohíbe la nulidad del registro en mención en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344 (313), o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez” 4.

Asimismo, este Órgano Comunitario ha señalado, al respecto, que: “La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que 3 2 Proceso 38-IP-2002. Sentencia del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. No. 845 del 1 de octubre del mismo año, caso PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Sentencia dictada en el Proceso 59-IP-2005, aprobada el 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. y figura, citando al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO. Sentencia dictada en el expediente No. 012-IP-2006 del 19 de abril de 2006, marca: HOTEL CARRERA.

GACETA OFICIAL 06/04/2010 31.56 consagre la causal invocada como fundamento de la demanda” 5. ción y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. En consecuencia en el presente caso, la solicitud de registro, así como, la solicitud de nulidad de registro se han presentado en vigencia de la Decisión 486, por lo que dicha norma será la aplicable.

El Tribunal ha sostenido que: “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004).

3. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, propietaria de la marca “VICK VAPORUB & DISEÑO”, sostiene que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo solicitado “ALIV RUB McK” (mixto), el cual es similarmente confundible con la marca previamente registrada.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asocia- 5 Sentencia dictada en el Proceso 012-IP-2006, ya citada.

Sobre el riesgo de confusión y/o asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejanza” y “la identidad”, ya que la simple semejan- GACETA OFICIAL za presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, Marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronuncia- 06/04/2010 32.56 das, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

4. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS COMPUESTAS. En el presente caso, se ha realizado la comparación entre el signo solicitado “ALIV RUB McK & DISEÑO” y la marca registrada “VICK VAPORUB & DISEÑO”, por lo que este Tribunal considera pertinente desarrollar este tema. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras, letras, números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a GACETA OFICIAL través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 6, logotipos 7, íconos, etc.

Al tratar el tema de la marca mixta, la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. 06/04/2010 33.56 cador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

(Proceso 26IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004. Marca: “GALLO (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005). Al comparar marcas mixtas se debe distinguir el elemento característico o determinante de las mismas que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante.

De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos. Al respecto, existen los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821, del 1 de agosto de 2002,). Igualmente el Tribunal ha reiterado: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evo- 6 7 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002.

Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 8 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión en el público consumidor. En relación con la parte denominativa compuesta de un signo mixto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo conforman, para establecer si hay vocablos que dotan al signo que se solicita a registro de una especial eficacia particularizada y, posteriormente, proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

5. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN MARCAS FARMACÉUTICAS. En el presente caso, los signos confrontados presentan la partícula de uso común “RUB” 9, la cual es utilizada para el tipo de medicamento que ambas producen. Al respecto, el cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, marca: “AMOXIFARMA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000; y, 183-IP-2007, marca: “ACNIL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1592, de 27 de febrero de 2008). 9 Rub: frotar;

(firmly) restregar, (massage) masajear, friccionar. www.wordreference.com. 06/04/2010 34.56 En el caso de que el signo -destinado a amparar productos farmacéuticos y otros productos comprendidos dentro de la Clase 05- pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial Nº 998, de 13 de octubre de 2003). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

6. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. A fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000). GACETA OFICIAL Asimismo, el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, marca: AMOXIFARMA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000).

7. LA MALA FE EN LA SOLICITUD DE UN REGISTRO MARCARIO. En el presente caso, la demandante THE PROCTER & GAMBLE COMPANY sostiene que el signo “ALIV RUB McK y Diseño”, para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, fue solicitado de mala fe. Al respecto, la buena fe es un principio general de derecho, es el sustento de todo ordenamiento jurídico.

Este Órgano Comunitario ha dicho, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro” 10.

(subrayado fuera de texto). 06/04/2010 35.56 En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal” 11.

Asimismo, ha manifestado que: “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” 12.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007.

Marca (mixta) “LOMA’S, publicado en la Gaceta Oficial N° 1581, de 4 de febrero de 2008). Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de bue- 11 10 PROCESO 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. 12 Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca “LELLI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 3-IP-99 (ya citada). GACETA OFICIAL na fe al momento de solicitar el registro.

Lo contrario supone las siguientes consecuencias: 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido. En el presente caso, la demandante ha señalado que existió una relación contractual en la cual TECNOQUÍMICAS S.A. fue licenciataria para la comercialización del producto “VICK VAPORUB & DISEÑO” durante varias décadas, lo que le permitió conocer el mercado y condiciones de comercialización del producto, así como, el esfuerzo comercial que ha implicado el posicionamiento de la marca y presentación comercial del producto.

Al respecto, la prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la Oficina Nacional Competente denegará el registro del signo solicitado.

En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y/o de asociación. El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un represen- 06/04/2010 36.56 tante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas 13.

Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el Juez Consultante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486.

8. DE LA COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA REGISTRADA. Es preciso tener en cuenta que la demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudicial por parte de este Órgano Jurisdiccional, fue presentada en vigencia de la Decisión 486. Al respecto, a excepción de la Decisión 486, que en sus artículos 258 y 259, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, las demás Decisiones Andinas no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal.

Sin embargo, es desde el Acuerdo de Cartagena de donde se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone: “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.

En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien”. 13 http://buscon.rae.es/draeI/ GACETA OFICIAL Concepto de Acto Desleal La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal.

En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que: “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”.

(Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.

(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por 06/04/2010 37.56 eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”.

(Narváez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316). Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1892, Pág. 47). Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.

Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos”.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los com- GACETA OFICIAL petidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.

Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1436, de 01 de diciembre de 2006).

Sobre la base de lo anterior, si el signo ha sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 que expresa: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”, debe denegarse su registro.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro, por lo que quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida 14.

Conforme a lo expuesto, la instancia nacional consultante debe determinar si TECNOQUÍMICAS S.A. al solicitar el registro del signo “ALIV RUB McK y Diseño” quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY; y si la solicitud de registro del signo “ALIV RUB McK y Diseño” se haya hecho de manera desleal o maliciosamente con el fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de la demandante. 14 La imitación o “copia servil” de una marca previamente conocida. 06/04/2010 38.56 Actos de competencia desleal El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa.

Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.

Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Actos de competencia desleal por confusión El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: “1.

No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. GACETA OFICIAL En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ´para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005).

El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas considera- 06/04/2010 39.56 das honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe insistir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.

9. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. Tomando en cuenta que el demandante THE PROCTER & GAMBLE COMPANY argumentó que la marca registrada “VICK VAPORUB” (mixta) es famosa y notoria, este Tribunal considera pertinente referirse al tema de la marca notoria. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título, no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224, consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido.

De éste se pueden desprender las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: GACETA OFICIAL “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. • Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. • La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La protección de la marca notoria: a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, 06/04/2010 40.56 en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el riesgo de uso parasitario y el riesgo de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 06/04/2010 41.56 Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 15 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: 15 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. GACETA OFICIAL los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 16 La prueba de la marca notoria: El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 16 Ibídem.

Pág. 247. 06/04/2010 42.56 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

10. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. LA DEBIDA MOTIVACIÓN. La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro del signo solicitado “ALIV RUB McK” (mixto), ya que después de un largo estudio concluyó que las dos marcas en contienda pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Al respecto, el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como se regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo ante- GACETA OFICIAL rior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca denominativa: “MONARCM”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de regis-trabilidad en el ámbito de la Decisión 344.

Sobre el tema se ha manifestado: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 17 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente de17 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. 06/04/2010 43.56 be realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006.

Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007).” Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para re- GACETA OFICIAL 06/04/2010 44.56 gistro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, aplicables al tiempo de resolverse la solicitud. La excepción implica que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación o ha cesado la vigencia de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda.

Tercero: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. Basta que exista riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

CONCLUYE: Cuarto: En las marcas mixtas, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.

Cinco: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

Primero: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

Segundo: La acción de nulidad de un registro concedido, a efectos de privar la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores se encuentra consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El cuarto párrafo del artículo mencionado prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser GACETA OFICIAL El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la Clase 05 debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal.

Sexto: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

Séptimo: En el artículo 137 de la Decisión 486 se expresa: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro, por lo que quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.

Octavo: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la 06/04/2010 45.56 clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

Noveno: La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega teniendo en cuenta los criterios previstos en la presente interpretación prejudicial. Décimo: La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

Dichas Oficinas Nacionales gozan de autonomía, que se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo en el Proceso Interno Nº 2006-00085, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. GACETA OFICIAL 06/04/2010 46.56 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO PROCESO 122-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: CHRONOS (nominativa). Actor: sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. SYNTHES S.A. Proceso interno Nº 2005-0251. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de febrero del año dos mil diez. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2005-0251;

El auto de 20 de enero de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. SYNTHES S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad E.I. DU PONT DE NEUMOURS. b) Hechos 1. El 26 de febrero de 2004, la sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. SYNTHES S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo chronOS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 538 de GACETA OFICIAL 31 de marzo de 2004, contra el cual no se presentaron oposiciones. 3. Por Resolución Nº 22053 de 7 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo solicitado argumentando que “Vistos los registros de la Propiedad Industrial se observa que existe el registro de la marca CRONEX cuyo titular es la sociedad E.I. Du Pont de Neumours, la cual distingue productos de la clase 10 (…)” y que entre los signos en conflicto existe riesgo de confusión. Contra dicha Resolución la sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. SYNTHES S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución 29177 de 26 de noviembre de 2004, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 8410 de 22 de abril de 2005, resolvió confirmar la Resolución Nº 22053.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. SYNTHES S.A. en su escrito de demanda manifiesta que: 1. Con la expedición de los actos recurridos la Superintendencia de Industria y Comercio, se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ya que el signo solicitado chronOS es “PERFECTAMENTE DISTINTIVA (…) puesto que se puede diferenciar perfectamente de las demás marcas registradas para este tipo de productos”. 2.

Desde el punto de vista gráfico y fonético, los signos en conflicto, son muy disímiles “el sonido que se produce entre estas dos expresiones al oído humano es completamente diferente, lo cual indica que las marcas pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores (…)”. Que, 06/04/2010 47.56 “La diferencia entre estas marcas es evidente, pues debemos recordar además que al hacer la comparación de las mismas, se debe hacer en su conjunto (…)”. 3.

También, se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE LAS MARCAS SON TODAS, mientras que LAS SEMEJANZAS PRÁCTICAMENTE NO EXISTEN”. 4. Los signos en conflicto “distinguen productos completamente diferentes pues mientras con la marca chronOS se distinguen aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura, toda clase de equipos médicos, con la marca CRONEX se distinguen especialmente fotografías de rayos X, pantallas fluoroscópicas y para intensificación de rayos X para uso médico (sic), instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos dentales y veterinarios, incluyendo filtros de rayos X y aparatos de rayos X”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. “es evidente que ‘CHRONOS’, si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘CHRONOS’ (solicitada) (sic) y ‘CRONEX’ registrada (sic) resulta indudable que presentan similitudes en los aspectos ortográfico y fonético capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”. 3.

Los signos en conflicto fonéticamente se “diferencian en la segunda vocal O y E, lo cual no las diferencia lo suficiente entre sí, puesto que al ser pronunciadas y transcritas GACETA OFICIAL producen una impresión muy similar en el consumidor, coincidencias que inducirían a error al consumidor (…) y más aún si se tiene en cuenta que distinguen los mismos productos de la clase 10, y que de coexistir en el mercado, conllevarían a error al público consumidor (…). 06/04/2010 48.56 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. La sociedad E.I. DU PONT DE NEUMOURS., tercero interesado en el proceso, no contesta la demanda. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

CONSIDERANDO: a) las palabras o combinación de palabras; Que, las normas contenidas en el proceso, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); d) las letras y los números;

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo chronOS (denominativo) fue el 26 de febrero de 2004, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria se interpretarán de oficio los artículos 134 y 136 literal a) de la mencionada Decisión 486; y, c) los sonidos y los olores; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) 1. La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como GACETA OFICIAL marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena 06/04/2010 49.56 (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. GACETA OFICIAL La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo CHRONOS (nominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Clases de signos. Comparación entre signos nominativos. En vista de que el signo solicitado para registro CHRONOS es un signo nominativo y que el signo sobre la base del cual se niega el registro solicitado es CRONEX, también nominativo, el Tribunal considera oportuno referirse a los signos nominativos y su comparación. En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones con- 06/04/2010 50.56 frontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como res- GACETA OFICIAL pecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión y/o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por 06/04/2010 51.56 ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora GACETA OFICIAL que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por 06/04/2010 52.56 los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 4. Conexión competitiva. Si bien los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 10 de la Clasificación Inter- GACETA OFICIAL nacional de Niza, cada uno ampara productos específicos dentro de la misma Clase 10.

A decir de la demandante, los signos en conflicto “distinguen productos completamente diferentes pues mientras con la marca chronOS se distinguen aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura, toda clase de equipos médicos, con la marca CRONEX se distinguen especialmente fotografías de rayos X, pantallas fluoroscópicas y para intensificación de rayos X para uso médico (sic), instrumentos y aparados quirúrgicos, médicos dentales y veterinarios, incluyendo filtros de rayos X y aparatos de rayos X”.

Por este motivo, el Tribunal considera que se debe interpretar la conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos diferentes dentro de la misma clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. 06/04/2010 53.56 cios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión y/o de asociación entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a los servicios. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servi- En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre GACETA OFICIAL comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. 5.

Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. Tomando en cuenta que la sociedad actora alegó en su escrito de demanda que la Superintendencia, “debe proceder a conceder la marca aquí solicitada, así como ha concedido a otros titulares marcas que cumplen con las mismas condiciones que mi poderdante, además que ya había resuelto casos similares en forma contraria”, el Tribunal estima conveniente referirse al tema de la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones proferidas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 06/04/2010 54.56 En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada GACETA OFICIAL caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 06/04/2010 55.56 pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos comprendidos en la misma Clase pero claramente identificados, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CHRONOS (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que SEXTO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-0251, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- 06/04/2010 56.56 pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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CUARTO

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