Año XXVII - Número 1822 Lima, 21 de abril de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 138-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “BYL” (Mixta). Actor: LABORATORIOS BYLY S.A. Proceso Interno: Nº 2005-0145 Proceso 139-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 159 de la misma Decisión. Marca: PROTOPIC (mixta).

Actor: sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. Proceso interno N° 2005-0282 Proceso 140-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de los artículos 135 literal f), 136 literal h), 224, 225, 226 y 228 de la misma Decisión. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: “CREMOLADA” (denominativa). Expediente Interno N° 2005-0370 Proceso 147-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: COMESTIBLES ALDOR S.A. Marca: “PIN PON HIPER SHOCK” (denominativa). Expediente Interno N° 2003-0415 PROCESO 138-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “BYL” (Mixta). Actor: LABORATORIOS BYLY S.A. Proceso Interno: Nº 2005-0145. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 03 días del mes de febrero del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 1967, de 29 de octubre de 2009, recibido en este Tribunal el 12 de noviembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 21/04/2010 2.56 la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2005-0145.

Ambos signos confrontados son casi exactos e inducirían al público consumidor a confusión, situación que encaja dentro de la norma de irregistrabilidad tipificada en el artículo 136 de la Decisión 486. 1. Las Partes. Demandante: LABORATORIOS BYLY S.A. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. El signo solicitado BYL reproduce en su totalidad y en el mismo orden la marca registrada BYLY. 2.

Determinación de los hechos relevantes: Los signos confrontados evocan una misma idea para los consumidores, ya que carecen de contenido semántico dentro del idioma español y, por lo tanto, son expresiones de fantasía que no están provistos de traducción. 2.1 Hechos: 4. Contestaciones a la demanda: Mediante escrito de 21 de octubre de 2003, la sociedad Texquiplas Ltda., presentó solicitud de registro del signo BYL (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, precisó lo siguiente: Tercero interesado: Texquiplas Ltda. Publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 535, la sociedad Laboratorios Byly S.A. interpuso oposición contra la solicitud de registro mencionada en el párrafo anterior, en base a su marca BYLY registrada en las Clases 03 y 05.

El 27 de agosto de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la mencionada oposición mediante Resolución Nº 020861, y concedió el registro de la marca solicitada. Si bien los signos confrontados BYL y BYLY presentan similitud al compartir las letras B, Y, L; tal similitud no es suficiente para determinar un riesgo de confusión o asociación. La marca registrada BYLY se percibe como una sola unidad que se pronuncia “bily”, marcadamente diferente a “Be y Ele” del signo solicitado BYL.

El 29 de octubre de 2004, a través de la Resolución Nº 27523 fue confirmada, en reposición, la decisión anterior. Las diferencias visuales, fonéticas y sobre todo conceptuales de los signos enfrentados, empalidecen la similitud de sus letras y, por lo tanto, el público consumidor podrá recordar y distinguir con facilidad los signos con significados propios disímiles, sin verse inducido a error en cuanto a sus productos o a su origen empresarial.

En apelación, el 31 de enero de 2005, a través de la Resolución Nº 01612, fue confirmada la Resolución Nº 020861. El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486. 3. Fundamentos de la Demanda: El tercero interesado Texquiplas Ltda. no contestó la demanda.

Laboratorios Byly S.A., fundamenta su demanda en los siguientes términos:

CONSIDERANDO: El signo solicitado BYL (mixto) es casi idéntico a la marca registrada BYLY, además de una copia y reproducción, con lo cual crearía, con seguridad, un riesgo de confusión entre el público consumidor. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 20 de enero de 2010. 21/04/2010 3.56 la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

(Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de mayo 16 de 2008). La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de mar- GACETA OFICIAL cas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca: El requisito de perceptibilidad, expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 21/04/2010 4.56

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004).

Sobre el riesgo de confusión y/o asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

GACETA OFICIAL El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejanza” y “la identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado víncu- 21/04/2010 5.56 lo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo marcario Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

GACETA OFICIAL 21/04/2010 6.56 Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 1 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 2 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevar a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Proceso 07-IP-2009“. Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”.

Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto, debido a que la marca registrada “BYLY” es de tipo denominativo y el signo solicitado “BYL” es de tipo mixto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Proceso 46-IP-2000", sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“.

GACETA OFICIAL prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

4. MARCAS DE FANTASÍA. En el presente caso, la demandante Laboratorios Byly S.A. señaló que los signos confrontados evocan una misma idea para los consumidores, ya que carecen de contenido semántico dentro del idioma español y, por lo tanto, son expresiones de fantasía que no están provistos de traducción. 21/04/2010 7.56 Al respecto, este Tribunal ha manifestado que los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003). 5.

CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, el signo solicitado BYL (mixto) pretende amparar productos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca registrada BYLY (denominativa) ampara productos en las Clases 03 y 05. Así, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que GACETA OFICIAL 21/04/2010 8.56 pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” 3

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA EL REGISTRO MARCARIO. El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 4 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Na- 3 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004.

Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006. GACETA OFICIAL cional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.

Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficia Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). 21/04/2010 9.56 el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, marca: denominativa “MONARCM”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344.

Sobre el tema se ha manifestado: Autonomía de las oficinas de registro marcario y la debida motivación de los actos. En el presente caso, el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 5 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina 5 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

GACETA OFICIAL Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006 ya citado).

(Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP-2008). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. 21/04/2010 10.56 En virtud a lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. Basta que exista riesgo de confusión para que no se registre el signo solicitado.

TERCERO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. GACETA OFICIAL En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos.

En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto “BYL” y la marca denominativa “BYLY”, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CUARTO: El Juez Consultante deberá determinar la condición de signo de fantasía del signo solicitado y así su grado de distintividad.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la men- 21/04/2010 11.56 cionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/04/2010 12.56 PROCESO 139-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 159 de la misma Decisión. Marca: PROTOPIC (mixta).

Actor: sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. Proceso interno N° 2005-0282. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de febrero del año dos mil diez. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 528 de 30 de mayo de 2003, al que no se presentaron oposiciones.

VISTOS: 3. Mediante Resolución N° 27388, de 29 de octubre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo PROTOPIC (mixto) solicitado, argumentando la confusión con la marca TOPPYC (mixta) registrada a favor de Johnson & Johnson en la Clase 5 y con la marca PROTONIC (nominativa) registrada a favor de Farmacéutica Calox Colombiana, también en la Clase 5.

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno N° 2005-0282; El auto de 20 de enero de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO.

LTD. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Terceros interesados: sociedades JOHNSON & JOHNSON y FAMACÉUTICA CALOX COLOMBIANA S.A. b) Hechos 1. El 20 de marzo de 2003, la sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PROTOPIC (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicha Resolución la sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución N° 51 de 12 de enero de 2005, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien, por Resolución N° 15674 de 30 de junio de 2005, resolvió confirmar la Resolución N° 27388.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 6. La sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. en su escrito de demanda manifiesta que: GACETA OFICIAL 1.

Con la expedición de las Resoluciones impugnadas, se violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo solicitado cumple con los requisitos exigidos para ser registrado como marca, “Pues el signo mixto ‘PROTOPIC’, se caracteriza por un diseño muy especial y caprichoso en la composición de sus letras, formando tanto la expresión como el diseño empleado un todo indivisible, que resulta novedoso y constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente (…)” razón por la cual la Superintendencia “sí concedió a favor de mi representada, los registros de las marcas ‘PROTOPY’ y ‘F PROTOPIC’, esta última EMPLEANDO EL MISMO TIPO DE LETRA ESPECIAL, NOVEDOSO Y CAPRICHOSO QUE COMPONE al signo ‘PROTOPIC’ (…)”. 2.

El signo solicitado tiene una composición morfológica semejante a la de sus marcas ya registradas por lo que dicho signo “es una modalidad de las marcas ya registradas y vigentes a favor de mi poderdante (…)”. Criterio sobre el cual se basa para afirmar que si sus registros anteriores coexisten con los registros de las sociedades opositoras, lo mismo sucedería con el registro solicitado. 3.

La Superintendencia al no haber obrado como en los casos anteriores de conceder el registro marcario para signos casi iguales crea “una inseguridad jurídica (…) pues se derivan diferentes decisiones en mismos casos, que aplican e interpretan la ley de manera totalmente diferente, cuando la aplicación e interpretación debe obedecer y observar parámetros uniformes para asegurar decisiones equitativas y mismos supuestos sean resueltos con mismas decisiones”. 4.

También se violó el artículo 136 literal a) de la misma Decisión 486 ya que realizando una comparación de los signos, sin fraccionarlos, desde los aspectos visual, fonético y conceptual, éstos son diferentes y no se confunden entre sí. 5. Entre la sociedad demandante FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. y, uno de los terceros interesados, la sociedad JOHNSON & JOHNSON se ha celebrado un acuerdo de coexistencia marcaria. 6.

La Superintendencia al negar el registro del signo solicitado “no tuvo en cuenta la estruc- 21/04/2010 13.56 tura de cada signo, las diferencias de pronunciación, la diferencia conceptual y el altísimo grado de diferencia gráfica, además de constituirse en modalidad de marcas previamente registradas a favor del mismo solicitante”. 7. Respecto a la similitud de productos “La preparación dermatológica de los productos distinguidos por la marca ‘PROTOPIC’, encuentra como principio activo al ‘tacrolimus’ utilizado para el tratamiento de la dermatitis atópica del adulto y del niño (…).

En contraposición a la marca ‘TOPPYC’, registrada para preparaciones contra los hongos de aplicación tópica, shampoos medicados contra la caspa, cuyo principio activo es la ‘permetrina’ (…)” y que la marca PROTONIC ya no está siendo utilizada en el comercio y su registro está, actualmente, en trámite de cancelación. Por lo que “las marcas enfrentadas distinguen medicamentos que satisfacen necesidades totalmente diferentes sin riesgo de confusión entre los consumidores”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1.

Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. Entre “(…) la marca ‘PROTOPIC’ (mixta), (solicitada) frente a las marcas anteriormente registradas ‘TOPPYC’ Y ‘PROTONIC’, clase 5, se presentan semejanzas del orden visual y auditivo, predominando en estas (sic) el elemento denominativo, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores que pensarían en un tipo de asociación de origen empresarial, encontrándose una plena identidad entre las marcas que conllevarían al consumidor a pensar que se trata de la misma marca en diferente presentación”. 3.

En consecuencia el signo solicitado “no cumple con la función esencial de la marca en razón a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados no siendo apto para distinguir productos en el mercado aún, en el evento en que el solicitante hubiera presentado ante la oficina nacional competente una limitación de los productos que GACETA OFICIAL pretende amparar, lo cual resultaría irrelevante frente a la falta de distintividad del signo solicitado (…)”. 4.

“En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada ‘PROTOPIC’ pretende distinguir preparaciones dermatológicas, productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, y las marcas previamente registradas ‘PROTONIC’ y ‘TOPPYC’ distingue (sic) todos los productos de la clase 5", lo que significa que los signos en conflicto distinguen la misma clase de productos “lo que en el caso de coexistencia conllevaría a la posibilidad de inducir al público consumidor a error (…)”.

La sociedad JOHNSON & JOHNSON tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando que: 1. En otra oportunidad, cuando la sociedad demandante solicitó el registro del signo PROTOPIC (diseño) JOHNSON & JOHNSON presentó observación, razón por la cual la Superintendencia, en su momento, negó el registro de dicho signo. 2. La Superintendencia no ha violado el artículo 134 de la Decisión 486 ya que “PROTOPIC, frente a TOPPYC no goza (…) de la distintividad necesaria para distinguir y diferenciar sus productos de aquellos protegidos por la marca TOPPYC de mi poderdante, evitando causar confusión en el público consumidor razón por la cual la Superintendencia (…) en obediencia a la ley, negó el registro solicitado por la actora”. 3.

“Al hacer el análisis de la marca registrada, frente a la expresión solicitada, se demuestra que son conjuntos plenamente confundibles (…). La similitud gráfica, unida a la gran similitud fonética puede generar confusión entre los consumidores de uno y otro producto (…)”. 4. La Superintendencia, tampoco violó el artículo 136 literal a) por cuanto “con la expresión PROTOPIC, cuyo registro quiso obtener, la actora incurre en la causal de irregistrabilidad mencionada en dicho artículo por asemejarse a la marca TOPPYC, solicitada, registrada y vigente a favor de mi poderdante (…) con 21/04/2010 14.56 anterioridad a la solicitud presentada por la actora”. 5.

“Mi poderdante tiene interés legítimo en que no se permita el registro de la marca PROTOPIC (…)” ya que dicho signo es “similarmente confundible con las marcas TOPICC (sic) propiedad de mi poderdante, siendo así imposible su coexistencia en el mercado sin que se cause confusión entre los consumidores de uno y otro producto”. Por su parte, la sociedad FARMACÉUTICA CALOX COLOMBIANA S.A., también tercero interesado en el proceso, no contesta la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo PROTOPIC (mixto) fue el 20 de marzo de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 y, en virtud de lo facultado por la norma comunitaria se interpretará de oficio el artículo 159 de la mencionada Decisión 486; y, GACETA OFICIAL Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 21/04/2010 15.56 (…) Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. GACETA OFICIAL Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fór- 21/04/2010 16.56 mulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

GACETA OFICIAL En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo PROTOPIC (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y entre signos mixtos y denominativos. En vista de que el signo solicitado para registro PROTOPIC es un signo mixto y que los signos sobre la base de los cuales se niega el registro solicitado son TOPPYC (mixto) y PROTONIC (nominativo), el Tribunal considera oportuno referirse a los signos denominativos y mixtos y su comparación. Comparación entre signos mixtos y denominativos y mixtos Como regla general, cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos o signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

Al respecto, y sobre la base de la doctrina, el Tribunal ha manifestado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión y/o de asociación, conforme a los criterios contenidos en la presente 21/04/2010 17.56 interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión y/o de asociación. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON) En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro GACETA OFICIAL induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista 21/04/2010 18.56 identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Pro- GACETA OFICIAL ceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse 21/04/2010 19.56 por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 4. Análisis de causales que hubiesen dejado de existir al momento de realizar un examen de registrabilidad. De los hechos del proceso se evidencia que la sociedad FARMACÉUTICA CALOX COLOMBIANA S.A. a favor de quien se encuentra el registro del signo PROTONIC (nominativo) no presentó oposición y tampoco contestó la demanda como tercero interesado.

Sin embargo, la parte demandante, en su escrito de demanda, manifiesta que la marca PROTONIC, sobre la base de la cual la Superinten- GACETA OFICIAL dencia negó el registro del signo solicitado, ya no está siendo utilizada en el comercio y su registro está, actualmente, en trámite de cancelación. Por lo tanto, en vista de la afirmación hecha por la parte demandante y a pesar de que el procedimiento de cancelación pertenece a otro proceso, el Tribunal considera oportuno recordar al juez consultante, que al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales que sirvieron de motivación para negar un registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.

Es decir, el juez consultante al momento de realizar el cotejo entre el signo PROTOPIC y la marca PROTONIC deberá verificar si el registro de ésta última marca se encuentra vigente en la vida jurídica. 5. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común. Marca débil. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso N° 48-IP2000, publicado en la G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos estable- 21/04/2010 20.56 cimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Partículas de uso común. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O. A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proce- GACETA OFICIAL so 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Marcas débiles. El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). 6. Conexión competitiva. Si bien los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cada uno ampara productos específicos dentro de la misma Clase 5. En este sentido, la demandante al referirse al tema manifiesta que “La preparación dermatológica de los productos distinguidos por la marca ‘PROTOPIC’, encuentra como principio activo al ‘tacrolimus’ utilizado para el tratamiento de la dermatitis atópica del adulto y del niño (…).

En contraposición a la marca ‘TOPPYC’, registrada para preparaciones contra los hongos de aplicación tópica, shampoos medicados contra la caspa, cuyo principio activo es la ‘permetrina’ (…)”. Por lo que “las marcas enfrentadas distinguen medicamentos que satisfacen necesidades totalmen-te diferentes sin riesgo de confusión entre los consumidores”.

Por este motivo el Tribunal considera que se debe interpretar la conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible co- 21/04/2010 21.56 nexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión GACETA OFICIAL entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión y/o de asociación entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. N° 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a los servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. 7.

Acuerdos de coexistencia marcaria. En vista a que la parte demandante manifiesta que tiene un acuerdo de coexistencia marcaria con la sociedad JOHNSON & JOHNSON, el Tribunal considera oportuno referirse a este tipo de acuerdos. Es así, que el Tribunal ha determinado que la coexistencia marcaria se da cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares.

Esta coexistencia puede ser de derecho o de hecho. La coexistencia de derecho está prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros 21/04/2010 22.56 sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”). El Tribunal ha señalado al respecto que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación co- GACETA OFICIAL rrespondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor.

Respecto a la coexistencia de hecho, nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). 8. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

Tomando en cuenta que la sociedad actora alegó en su escrito de demanda que la Superintendencia al negar el registro del signo solicitado “no tuvo en cuenta la estructura de cada signo, las diferencias de pronunciación, la diferencia conceptual y el altísimo grado de diferencia gráfica, además de constituirse en modalidad de marcas previamente registradas a favor del mismo solicitante” el Tribunal estima conveniente referirse al tema de la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones ya emitidas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soporta- 21/04/2010 23.56 do en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún GACETA OFICIAL en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PROTOPIC (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 21/04/2010 24.56 SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con una marca denominativa y otra mixta, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo mixto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: El juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales que GACETA OFICIAL sirvieron de motivación para negar un registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, se expenden sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

OCTAVO. - Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

NOVENO. - Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos comprendidos en la misma Clase pero claramente identificados, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

DÉCIMO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénti- 21/04/2010 25.56 cas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. La Autoridad Nacional Competente, es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.

DÉCIMO PRIMERO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2005-0282, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO GACETA OFICIAL 21/04/2010 26.56 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 140-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de los artículos 135 literal f), 136 literal h), 224, 225, 226 y 228 de la misma Decisión. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: “CREMOLADA” (denominativa). Expediente Interno N° 2005-0370. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de febrero del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintisiete de enero de 2010. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad: MEALS DE COLOMBIA S.A. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El Tercero Interesado es: el señor DIEGO ANDRÉS CALDERÓN. 1.2. Actos demandados La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Nº 002001 de 31 de enero de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y otorgó, en consecuencia, el registro del signo “CREMOLADA” para distinguir bebida nutritiva a base de leche, producto comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Diego Andrés Calderón. - Nº 007634, de 14 de abril de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resuelve el recurso de reposición, y confirmó la Resolución Nº 002001. - Nº 25137, de 29 de septiembre de 2005, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación, y confirmó la Resolución Nº 002001. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, GACETA OFICIAL han podido ser destacados los siguientes aspectos: 21/04/2010 27.56 la cual resuelve el recurso de apelación, y confirmó la Resolución Nº 002001. a) Los hechos b) Fundamentos de la Demanda Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - El 30 de junio de 2004, el señor Diego Andrés Calderón solicitó el registro del signo “CREMOLADA” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 1 de septiembre de 2004, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. - Dentro del término legal, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposiciones a la misma, sobre la base de la marca “CREM HELADO” (mixta) registrada en las clases 29, 30, 42 y 43. - El 31 de enero de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 002001, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y otorgó, en consecuencia, el registro del signo “CREMOLADA” para distinguir bebida nutritiva a base de leche, producto comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Diego Andrés Calderón. - El 10 de febrero de 2005, dentro del término legal, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de la Resolución anterior. - El 3 de marzo de 2005, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó complemento al recurso de reposición, subsidiario de apelación. - El 14 de abril de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución Nº 007634, por medio de la cual resuelve el recurso de reposición, y confirmó la Resolución Nº 002001. - El 29 de septiembre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 25137, por medio de - “(…) equivocadamente la oficina de Marcas, concedió el registro de la marca ‘CREMOLADA’ en la clase 29 internacional, a pesar de no ser viable su registro por ser similarmente confundible con las marcas nominativas y mixtas ‘CREM HELADO’ previamente registradas y vigentes, en nuestro país, para las clases 29, 30, 42 y 43 internacional”. - “(…) el signo ‘CREM HELADO’ debido a su extensión y difusión, producto de la gran inversión en recursos humanos y económicos (…) sea notoriamente conocido por el amplio y extenso sector pertinente del público, hacia el cual los productos que distingue, van dirigidos”. - “el signo ‘CREM HELADO’ adicionalmente de constituirse en una marca aptamente distintiva y conocida a nivel nacional e incluso en el área andina, se encuentra debidamente REGISTRADA y VIGENTE en nuestro país, lo que ya a la luz de nuestra legislación resulta suficiente para otorgarle protección (…)”. - “(…) esa combinación novedosa, caprichosa, esencial y predominante, dada por la mezcla de la expresión ‘CREM’ seguida de la expresión ‘HELADO’, indudablemente es imitada por el signo solicitado a registro, (…) MEZCLA y COMBINA de igual forma las expresiones empleadas en el signo de mí (sic) representada, fusionándolas en una sola palabra y cambiando sutilmente una de las letras en su intermedio, disfrazando la imperfecta copia, y por ello, afectando las dos características esenciales de novedad y distintividad para concederse su registro”. - “(…) evocan EXACTAMENTE la misma idea para los consumidores, relacionando ambos signos a la expresión ‘CREMOSO’, ‘producto cremoso y frío o helado’, ‘bebida cremosa y fría o helada’ y en consecuencia, confundiendo a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos a distinguir con la respectiva marca”.

GACETA OFICIAL c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal: - “(…) ‘CREMOLADA’, cumple con los requisitos legales exigidos y contrariamente a lo argumentado por la accionante tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘CREM HELADO’ (registradas) frente a ‘CREMOLADA’ (solicitada) no presentan similitudes entre las mismas (…)”. - “efectuado el exámen (sic) conjuntual de las marcas enfrentadas ‘CREMOLADA’ frente a ‘CREM HELADO’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionado a ello la diferencia conceptual (…)”. - “Si bien la (sic) marcas en debate comparten la expresión ‘CREM’ es de precisar que la marca solicitada ‘CREMOLADA’ se compone de una sola expresión y, la marca ‘CREM HELADO’ se compone de dos expresiones, denotándose que las partículas iniciales poseen la suficiente distintividad”. - “(…) si bien los signos enfrentados comparten la expresión ‘CREM’, sin embargo, debemos indicar que esta expresión corresponde a una creación arbitraria utilizada en el mercado para ‘evocar’ una delas (sic) características del producto, constituyendo por lo tanto un signo débil, ya que transmiten de manera indirecta una idea que le permite al consumidor asociar el signo con el producto que se anuncia ‘De CREMA, CON Crema, Contiene Crema, entre otros’; adicionalmente la expresión ‘OLADA’, que conforma la marca solicitada logra imprimirle al conjunto la distintividad suficiente y requerida”. d) Tercero interesado Diego Andrés Calderón, considerado como tercero interesado, a través de apoderado, expresa, en lo principal: - “La marca Crem helado produce productos sólidos, cremosos y se puntualiza su pronunciación en la primera palabra, en cambio Cremolada produce productos líquidos y su 21/04/2010 28.56 pronunciación es plana, esto es, suave, lo que conlleva, que surja una gran diferencia entre las dos y si a esto le agregamos otra diferencia y es que la primera esta (sic) compuesta de dos palabras y la segunda de una sola, circunstancia que no permite confusión alguna entre el público consumidor”. - “(…) este Despacho comparte la afirmación del recurrente cuando manifiesta, ‘que los dos signos confrontados comparten la expresión CREM’, sin embargo, debemos indicar que esta expresión corresponde a una creación arbitraria utilizada en el mercado para ‘evocar’ una de las características del producto, constituyendo por lo tanto un signo débil”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 27 de enero de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los siguientes artículos: 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CREMOLADA” GACETA OFICIAL (denominativa), fue presentada el 30 de junio de 2004, en vigencia de la mencionada Decisión. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, los artículos 135 literal f), 136 literal h), 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Asimismo, se considera que no procede la interpretación del literal a) del artículo 135, solicitado por la consultante, por no ser pertinente al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 21/04/2010 29.56 (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las GACETA OFICIAL normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. 21/04/2010 30.56 blicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(…) (…). Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la pu- 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: ƒ Concepto de marca y sus elementos constitutivos; ƒ Clases de marcas: comparación entre marcas denominativas simples y denominativas compuestas, y entre denominativas simples y mixtas (con parte denominativa compuesta); ƒ Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;

GACETA OFICIAL ƒ Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o de asociación; ƒ Reglas para realizar el cotejo marcario; ƒ Los signos genéricos; los signos evocativos; partículas de uso común; la marca débil; ƒ Signos distintivos notoriamente conocidos; ƒ Conexión competitiva.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la De- 21/04/2010 31.56 cisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas, Denominativas Compuestas y Mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es uno denominativo: “CREMOLADA”, y que las marcas de la sociedad que presenta la oposición son denominativas y mixtas: “CREM HELADO”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, denominativas compues-tas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener GACETA OFICIAL significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 1 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 21/04/2010 32.56 Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 2 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”. 3 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 4 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de 2 3 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, ya citado. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 21/04/2010 33.56 la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 5 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 6 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del 5 6 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca:”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 7 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 3.4. Riesgo de confusión: directa e indirecta y/o de asociación Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 8 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza in- 21/04/2010 34.56 duce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 9 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.10 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 9 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 21/04/2010 35.56 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 11 Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 12 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 11 12 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 13 13 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL

3.6. LOS SIGNOS GENÉRICOS. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. LA MARCA DÉBIL LOS SIGNOS GENÉRICOS. Tomando en cuenta que en la República del Perú, “cremolada” es una expresión genérica, el Tribunal estima necesario tratar el tema de los signos genéricos. Se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro. Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte.

Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

El Tribunal ha manifestado, a este respecto, que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ( )”. 14 14 Proceso 12-IP-95.

Sentencia dictada el 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA- 21/04/2010 36.56 Este Tribunal ha precisado también que: “( ) en el campo doctrinal ( ) las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”. 15 Finalmente, el Tribunal ha establecido que “( ) para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344" (actual literal f) del artículo 135 de la Decisión 486). 16 Tomando en cuenta que la sociedad actora manifestó que las marcas en controversia “(…) evocan EXACTAMENTE la misma idea para los consumidores, relacionando ambos signos a la expresión ‘CREMOSO’, ‘producto cremoso y frío o helado’, ‘bebida cremosa y fría o helada’ y en consecuencia, confundiendo a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos a distinguir con la respectiva marca”; que la Superintendencia de Industria y Comercio, al respecto, alegó que “(…) si bien los signos enfrentados comparten la expresión ‘CREM’, sin embargo, debemos indicar que esta expresión corresponde a una creación arbitraria utilizada 15 16 Proceso 2-IP-89.

Sentencia dictada el 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 07-IP-2001. Sentencia dictada el 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP89 y 12-IP-95, ya citadas).

GACETA OFICIAL en el mercado para ‘evocar’ una delas (sic) características del producto, constituyendo por lo tanto un signo débil, ya que transmiten de manera indirecta una idea que le permite al consumidor asociar el signo con el producto que se anuncia ‘De CREMA, CON Crema, Contiene Crema, entre otros’; adicionalmente la expresión ‘OLADA’, que conforma la marca solicitada logra imprimirle al conjunto la distintividad suficiente y requerida”; el Tribunal estima necesario tratar el tema de los signos evocativos.

LOS SIGNOS EVOCATIVOS. En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 17 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: 17 Ibídem. 21/04/2010 37.56 “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo “CREMOLADA” es un signo genérico del producto que pretende distinguir o es evocativo de las características, cualidades o efectos del mencionado producto, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

3.7. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que el tercero interesado alegó que “(…) este Despacho comparte la afirmación del recurrente cuando manifiesta, ‘que los dos signos confrontados comparten la expresión CREM’, sin embargo, debemos indicar que esta expresión corresponde a una creación arbitraria utilizada en el mercado para ‘evocar’ una de las características del producto, constituyendo por lo tanto un signo débil”; se hace necesario tratar los siguientes temas: “partículas de uso común” y “la marca débil”.

Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

A la luz de lo anterior, el signo solicitado a registro puede estar conformado por términos que sirvan de raíz de manera frecuente a los GACETA OFICIAL productos o servicios de determinada clase, por su grado de genericidad o descriptividad, habiendo, en consecuencia, marcas que usualmente se elaboran con la conjunción de partículas o palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

En efecto, si el signo se encuentra integrado, entre otros vocablos, por partículas o palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos elementos son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insus- 21/04/2010 38.56 ceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 18

3.8. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. Tomando en cuenta que la sociedad actora argumentó que “(…) el signo ‘CREM HELADO’ debido a su extensión y difusión, producto de la gran inversión en recursos humanos y económicos (…) sea notoriamente conocido por el amplio y extenso sector pertinente del público, hacia el cual los productos que distingue, van dirigidos” y que “el signo ‘CREM HELADO’ adicionalmente de constituirse en una marca aptamente distintiva y conocida a nivel nacional e incluso en el área andina, se encuentra debidamente REGISTRADA y VIGENTE en nuestro país, lo que ya a la luz de nuestra legislación resulta suficiente para otorgarle protección (…)”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de los signos distintivos notoriamente conocidos.

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promo- 18 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. GACETA OFICIAL ver el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 341). Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FernándezNovoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). 21/04/2010 39.56 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos GACETA OFICIAL 21/04/2010 40.56 indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, estos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al pú-blico, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”.

(Proceso 149-IP2007, publicado en la G.O.A.c. N° 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17-IP96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio Finalmente, en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

GACETA OFICIAL de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 21/04/2010 41.56 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos y servicios e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos

3.9. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. Tomando en cuenta que el signo “CREMOLADA” fue solicitado para distinguir “bebida nutritiva a base de leche, producto comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza” y, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposiciones a la misma sobre la base del registro de sus marcas denominativas y mixtas “CREM HELADO”, en las clases 29, 30, 42 y 43; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos y servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro producto o servicio, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto o servicio, es decir, que los productos y servicios enfrentados sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 19 El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.20 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 20 19 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. GACETA OFICIAL 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos 21/04/2010 42.56 servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 6.

En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 7.

Los signos pueden estar conformados por partículas o palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquéllos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferen- GACETA OFICIAL te que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 8.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 9.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mis- 21/04/2010 43.56 mas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos y servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20050370, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/04/2010 44.56 PROCESO 147-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: COMESTIBLES ALDOR S.A. Marca: “PIN PON HIPER SHOCK” (denominativa). Expediente Interno N° 2003-0415. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil diez. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diez de febrero de 2010. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad: COMESTIBLES ALDOR S.A. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los Terceros Interesados son: las sociedades PIN S.A. y LA COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: - Nº 10099 de 24 de abril de 2003, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió: “Revocar la decisión contenida en la resolución 38930 de 2002, en cuanto declara infundadas las opo- siciones presentada (sic) por las sociedades Pin S.A. y la Compañía Nacional de Chocolates S.A. y en cuanto concedía el registro de la marca PIN POP HIPER SHOCK (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Comestibles Aldor;

Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Pin S.A.; Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad La Compañía Nacional de Chocolates S.A.; Negar el registro de la marca PIN POP HIPER SHOCK (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (…)”. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 5 de diciembre de 2001, la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. solicitó el registro del signo “PIN POP HIPER SHOCK”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 30 de julio de 2002, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. - Dentro del término legal, las sociedades PIN S.A., LA COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES y THE TOPPS COMPANY INC. presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

GACETA OFICIAL 21/04/2010 45.56 PIN S.A. fundamentó su oposición en el registro de su marca PIN (mixta) para amparar productos de la clase 29. PIN y PING PONG no son semejantes al punto de producir riesgo de confusión o de asociación empresarial”. LA COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. fundamentó su oposición en el registro de su marca PING PONG para amparar productos de la clase 30. - En relación a la marca PIN (mixta): - “Se trata de la comparación de una marca de fantasía PIN POP HIPER SHOCK, con una marca que si (sic) tiene contenido conceptual, PIN que significa: (Del ingl.

Pin). 1. m. Insignia o adorno pequeño que se lleva prendido en la ropa. 2. m. Elect. Cada una de las patillas metálicas de un conector multipolar”. THE TOPPS COMPANY INC. fundamentó su oposición en el registro de sus marcas PUSH POP para amparar productos de la clase 30 y RING POP para amparar productos, también de la clase 30. - El 29 de noviembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 38930, por medio de la cual resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas, y conceder el registro de la marca PIN POP HIPER SHOCK a favor de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. - Las sociedades PIN S.A. y LA COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. interpusieron recurso de reposición y en subsidio el de apelación. - El 28 de marzo de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución Nº 08121, por medio de la cual resuelve el recurso de reposición, y confirmó la Resolución Nº 38930. - El 24 de abril de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 10099, por medio de la cual resuelve el recurso de apelación, y revoca la decisión contenida en la Resolución Nº 38930, declarando fundadas las oposiciones presentadas por las sociedades PIN S.A. y LA COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y negando el registro del signo PIN POP HIPER SHOCK solicitada por la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - Las marcas comparadas por la Oficina Nacional Competente PIN POP HIPER SHOCK, - “(…) Si bien los productos de la (sic) clases 29 y 30 internacional son de consumo masivo, el consumidor jamás confundiría un confite o un caramelo marcado PIN POP HIPER SHOCK con un encurtido marca PIN (…)”. - En relación a la marca PING PONG: - “La marca solicitada no esta (sic) conformada exclusivamente por la expresión PIN POP, tiene otros elementos que la hacen distintiva y diferente en relación con las demás del mercado, como son las expresiones HIPER SHOCK.

(…) PIN POP HIPER SOCK (sic), se pronuncia y suena de manera muy diferente a la marca PING PONG”. - “Desde el punto de vista conceptual es preciso señalar que se trata de la comparación de una marca de fantasía PIN POP HIPER SHOCK, con una marca que si (sic) tiene contendido conceptual, PING PONG que significa: (Voz ingl). 1. m. Juego semejante al tenis, que se practica sobre una mesa de medidas reglamentarias, con pelota ligera y con palas pequeñas de madera a modo de raquetas”. - “(…) Si bien los productos de la (sic) clases 30 internacional son de consumo masivo, el consumidor jamás confundiría un producto marcado PIN POP HIPER SHOCK con uno PING PONG (…)”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal: - “(…) la marca ‘PIN POP HIPER SHOCK (solicitada), clase 30 en primer término se tiene que es similarmente confundible con la marca ‘PIN’ (mixta) previamente registrada a favor de de (sic) la Sociedad Pin S.A., esto es en la expresión PIN (coinciden completa- GACETA OFICIAL mente), lo cual dentro del mercado generaría confusión tanto de las marcas mismas como de su origen empresarial, pues su coexistencia no permitiría que el consumidor diferencie una marca de otra, como el empresario titular de cada marca”. - “(…) el estudio del signo solicitado ‘PIN POP HIPER SCHOCK’ (sic) en relación con la marca ‘PING PONG’ se concluye que la marca solicitada, en relación con dos de los elementos distintivos que la componen, es decir la expresión ‘PIN POP’ como se señaló acertadamente (…) es similarmente al elemento nominativo que constituye la marca registrada PING PONG (PIN POP – PIG PONG (sic)) lo cual indudablemente genera similitudes visuales y fonéticas que dentro del mercado conllevarían a confusión tanto de las marcas mismas como de su origen empresarial”. d) Terceros interesados PRODUCTOS DE INSUMOS NATURALES “PIN S.A.” a través de apoderada, expresa, en lo principal: - “Existe entre las marcas PIN POP HIPER SHOCK y PIN similitud ortográfica, fonética e ideológica (…)”. - “La marca solicitada para registro PIN POP HIPER SHOCK, es confundible con la marca previamente registrada por mi representada PIN, por incluir en su totalidad la denominación PIN”. - “Si comparamos ambas clases podemos concluir que son productos similares, complementarios y conexos, que comparten una misma naturaleza, además de ubicarse en los mismos estantes de exhibición que originaría en el mercado y en el comercio confusión respecto los productos y el origen empresarial de los mismos”.

LA COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, de acuerdo al informe presentado por la consultante, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se 21/04/2010 46.56 solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 10 de febrero de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los siguientes artículos: 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “PIN POP HIPER SHOCK” (denominativo), fue presentada el 5 de diciembre de 2001, en vigencia de la mencionada Decisión. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: GACETA OFICIAL a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 21/04/2010 47.56 ƒ Reglas para realizar el cotejo marcario; ƒ Signos en idioma extranjero;

Partículas y Palabras de uso común; la Marca Débil; ƒ La marca de fantasía; ƒ Conexión competitiva. c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

( )

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. 3.

CONSIDERACIONES Los elementos constitutivos de una marca El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: ƒ Concepto de marca y sus elementos constitutivos; ƒ Clases de marcas: comparación entre marcas denominativas compuestas (PIN POP HIPER SHOCK y PING PONG), y entre denominativas compuestas y mixtas (PIN POP HIPER SHOCK y PIN (mixta)); ƒ Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; ƒ Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o de asociación;

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 21/04/2010 48.56 tas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas Compuestas y Mixtas “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es uno denominativo compuesto: “PIN POP HIPER SHOCK”, y que las marcas opositoras son denominativas compuestas y mixtas: “PING PONG” y “PIN”, en su orden, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

“( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca cier- “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 1 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 2 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”. 3 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 4 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 21/04/2010 49.56 la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 5 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 6 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponer- La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de 2 3 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, ya citado. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 6 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca:”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL se a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 7 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido simi- 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 21/04/2010 50.56 lar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 3.4. Riesgo de confusión: directa e indirecta y/o de asociación Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 8 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 9 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 10 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). 21/04/2010 51.56 dica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 11

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 12 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual ra11 9 10 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 13

3.6. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PARTÍCULAS Y PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL 21/04/2010 52.56 mas, se hace necesario tratar los siguientes temas: “los signos en idioma extranjero”, “partículas y palabras de uso común” y “la marca débil”. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 14 Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Tomando en cuenta que las marcas en confrontación incluyen palabras en idioma extranjero y de uso común en la conformación de las mis- Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene 13 14 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 15

3.7. LA MARCA DE FANTASÍA Tomando en cuenta que la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. argumentó que el signo solicitado PIN POP HIPER SHOCK es una marca de fantasía, sin contenido conceptual, se hace necesario tratar este tema. Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. 21/04/2010 53.56 da para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 16 Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí porque, por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca. Igualmente, ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. 17

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Tomando en cuenta que el signo “PIN POP HIPER SHOCK” (nominativo), fue solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, que la sociedad PIN S.A. fundamentó su oposición en el registro de su marca “PIN” (mixta) para amparar productos de la clase 29; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indi- Para la doctrina es “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegi16 17 15 OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. Pág. 191. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989.

Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta. GACETA OFICIAL cio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro producto, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos enfrentados sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 18 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención 21/04/2010 54.56 que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 19 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevan- 19 18 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. GACETA OFICIAL cia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en rela- 21/04/2010 55.56 ción con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más partículas o palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. 6.

Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. 7. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030415, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Gene- GACETA OFICIAL ral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO 21/04/2010 56.56 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú