Año XXVII - Número 1864 Lima, 13 de agosto de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 44-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135 literal b) y último párrafo, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. Marca: “OMEGA” (mixta). Proceso interno Nº 2006-00031 Interpretación Prejudicial de los artículos 38, 44, 45 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 26 literal k), 32, 34 y 39 de la mencionada Decisión; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA. Patente de Invención: “Combinaciones farmacéuticas”. Expediente Interno Nº 2008-0271 Proceso 102-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 0003-2009.

Actor: MERCK KGaA. Marca: HEPATOBION (denominativa) Proceso 47-IP-2010.- Proceso 10-IP-2010.- Proceso 39-IP-2010.- Proceso 46-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2006-0042. Actor: Sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG. Patente: “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS” Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b), e) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación Prejudicial, de oficio, del literal f) del artículo 135 de la misma Decisión. Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Marca: “BIG COLA” (mixta). Expediente Interno N° 2007-0291 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actores: LISSETTE SPATH JADAD y LUIS SPATH NEREL. Marca: “AZZURRO” (mixta). Expediente Interno N° 2005-0093 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 13/08/2010 2.64 PROCESO 44-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135 literal b) y último párrafo, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. Marca: “OMEGA” (mixta). Proceso interno Nº 2006-00031. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diez. La sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V., el 25 de julio de 2005, interpone acción de nulidad contra la referida resolución. VISTOS: 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda: El Oficio Nº 0039, de 15 de enero de 2010, recibido en este Tribunal el 11 de febrero de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial sin especificar norma alguna; sin embargo, menciona que la parte actora invoca como violados los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00031.

La demandante HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. señaló lo siguiente: 1. Las partes. Demandante: HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V.. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercer interesado: Sociedad Nacional de Trenzados S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos: El 21 de diciembre de 2000, la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A. solicitó el registro del signo OMEGA (mixto), para distinguir “cuerdas en fibra textil natural o artificial” de la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 501, de 28 de febrero de 2001, sin que fueran presentadas oposiciones.

El 25 de julio de 2001, mediante la Resolución Nº 23734, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado. El signo solicitado no es registrable, por cuanto el signo OMEGA ya había sido registrado a favor de la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. en la Clase 23, a fin de distinguir “hilos para uso textil”.

Señala que la composición morfológica de los signos enfrentados es igual, pues comparten de forma idéntica la misma denominación, esto es la palabra OMEGA, además las marcas mencionadas comparten los mismos canales de promoción, publicidad y comercialización, lo que no logra diferenciarlos en el mercado ante el público consumidor. Resalta el error en el que incurrió la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que el signo OMEGA concedido a favor de la Sociedad Nacional de Trenzados S.A., no tiene capacidad de diferenciarse respecto de la marca OMEGA, previamente registrada y actualmente en propiedad de la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. Afirma que la expresión esencial e impactante a los ojos de los consumidores es OMEGA, y el hecho que en el costado izquierdo aparezca un modelo difícilmente impactante, por resultar simple y secundario, hace que este signo sea confundible con el ya registrado.

Advierte quepese a que el signo solicitado a registro pretende amparar cuerdas en fibra textil natural o artificial, comprendidas dentro de la Clase 22, en tanto la marca registrada ampara productos de la Clase 23, es innegable la conexidad entre los dos productos. Indica además GACETA OFICIAL que los canales de comercialización son los mismos y que se trata de productos complementarios. 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio, argumenta lo siguiente: Es cierto que la Sociedad Nacional de Trenzados S.A. es titular de la marca OMEGA (mixta) para distinguir productos de la Clase 22. Manifestó atenerse a lo que resulte debida y válidamente probado dentro del proceso.

Asimismo, señala que la demandante HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. no interpuso los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa. La Sociedad Nacional de Trenzados S.A., como tercero interesado, argumenta lo siguiente: El signo solicitado OMEGA (mixto) cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sostuvo que la marca OMEGA ha logrado concretar una relación de fidelidad con sus clientes, en consecuencia, será lógico que los consumidores puedan identificar el origen empresarial que existe detrás de los productos, sin necesidad de saber a ciencia cierta qué empresa fabrica los productos, pero con pleno convencimiento de que siempre ha sido el mismo empresario.

Asimismo, la norma comunitaria permite el registro de un mismo signo a nombre de diferentes titulares siempre y cuando distingan productos o servicios de diferentes clases y que no guarden relación entre sí, siendo que existe una coexistencia marcaria de la marca OMEGA a nombre de titulares diferentes en varias Clases de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca OMEGA (mixta) de la Sociedad Nacional de Trenzados S.A. es un signo utilizado desde hace más de diez años en el mercado colombiano, así lo demuestran las pruebas de uso aportadas, por lo que los consumidores pueden perfectamente distinguir el origen empresarial de los productos identificados con ambas marcas. Alega la aplicación del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 que señala que: “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser re- 13/08/2010 3.64 gistrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

Además, alega el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486: “No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”. Concluye que dada la ausencia de relación entre los productos que distinguen una marca y otra, debido a que no cumplen con los criterios que determinan el riesgo de confusión en cuanto a la naturaleza del producto, no existe riesgo de confusión entre los signos confrontados.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de marzo de 2010. Que, el Consejo de Estado solicita Interpretación Prejudicial sin especificar norma alguna, sin embargo, menciona como invocados por la parte actora los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese sentido, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134, 135 literal b) y último párrafo, 136 literal a) y 150 del mencionado cuerpo normativo. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en GACETA OFICIAL el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 13/08/2010 4.64 productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: c) los sonidos y los olores; Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. d) las letras y los números;

(…).” a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo GACETA OFICIAL que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”.

(Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004). El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el 13/08/2010 5.64 artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado OMEGA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas GACETA OFICIAL los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. 13/08/2010 6.64 El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la GACETA OFICIAL jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX), publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes. 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en aten- 13/08/2010 7.64 ción a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En consecuencia, para el caso concreto, en el cotejo que haga el Juez Consultante es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados OMEGA (denominativo) y OMEGA (mixto) e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a los signos denominativos y mixtos en virtud de que el signo solicitado OMEGA es de tipo mixto, mientras que la marca de la sociedad demandante es denominativa. Signos denominativos Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No GACETA OFICIAL existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP2001, marca: BOLIN BOLA, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

Signos mixtos Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).

Comparación entre signos denominativos y mixtos Como regla general, cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Al respecto, y sobre la base de la doctrina, el Tribunal ha manifestado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor 13/08/2010 8.64 importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar en el signo solicitado OMEGA (mixto), cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión y/o de asociación, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Si predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. SIGNOS DE FANTASÍA. En el presente caso, NACIONAL DE TRENZADOS S.A. argumenta que el signo solicitado OMEGA (mixto) es una expresión de fantasía para los productos de la Clase 22, lo que implica una mayor fuerza distintiva en el mercado. Al respecto, los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003).

GACETA OFICIAL 5. CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, el signo solicitado OMEGA (mixto) pretende distinguir “cuerdas en fibra textil natural o artificial” de la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la marca registrada OMEGA (denominativa) distingue “hilos para uso textil” en la Clase 23. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los producto; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se di- 13/08/2010 9.64 funden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común.

6. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA. En el asunto analizado, el tercero interesado, Sociedad Nacional de Trenzados S.A., argumentó que el signo solicitado OMEGA (mixto) ha adquirido distintividad en virtud de su uso extenso. En consecuencia, se hace necesario tratar el tema de la distintividad adquirida o sobrevenida en el Régimen de la Decisión 486.

Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la “distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo.

GACETA OFICIAL Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial 1 y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado.

La Decisión 486 consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, de la siguiente manera: “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de 1 Sobre el tema el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela.

Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales.

Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.” 13/08/2010 10.64 tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez Consultante: Uno de los requisitos fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.

Se advierte que este Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero en ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en este caso. En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, caso: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004, el Tribunal ha dicho lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)”. GACETA OFICIAL Finalmente, se advierte que la figura de la distintividad sobrevenida se da sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f), g) y h), del artículo 135. Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda a registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no será nulo éste por la omisión de los requisitos citados en el párrafo anterior si la marca adquiere de forma sobrevenida la distintividad.

De la prueba del uso constante. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional o a la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente 13/08/2010 11.64 corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende GACETA OFICIAL probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996).

7. COEXISTENCIA MARCARIA Existen dos clases de coexistencia marcaria: la de derecho y la de hecho. En vista de que en el proceso interno las partes alegan una coexistencia, se entiende que ésta es la coexistencia de hecho ya que para la coexistencia de derecho la propia norma es la que determina los requisitos que deben cumplirse para que dicha coexistencia pueda darse.

Es así, que la coexistencia de hecho es la que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, marca: T MOBIL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 916, de 2 de abril de 2003).

8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LA OFICINA NACIONAL Debido a que la demandante HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. hace mención a la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto del examen de registrabilidad, el Tribunal considera necesario abordar el tema. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que, en el caso en que no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el 13/08/2010 12.64 correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución. La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Finalmente, aunque no exista disposición expresa en esta Decisión, la Resolución debe ser motivada, ya que deberá explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo, cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos, o para pro- GACETA OFICIAL 13/08/2010 13.64 cesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos.

En el presente caso, el signo solicitado OMEGA (mixto) pretende distinguir “cuerdas en fibra textil natural o artificial” de la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la marca registrada OMEGA (denominativa) distingue “hilos para uso textil” en la Clase 23, por lo que el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. ductos o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con marcas denominativas, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo mixto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

SEXTO: Al comparar un signo denominativo y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO

QUINTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica.

Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es ne- La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, por su uso constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad. El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.

SÉPTIMO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

OCTAVO: El hecho de que no se hayan presentado oposiciones al registro de una marca, no exime a la Oficina Nacional Competente de realizar el correspondiente examen de registrabilidad, posterior a lo cual procederá a pronunciarse sobre la concesión o no del registro. GACETA OFICIAL 13/08/2010 14.64 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 47-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 38, 44, 45 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 26 literal k), 32, 34 y 39 de la mencionada Decisión; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA. Patente de Invención: “Combinaciones farmacéuticas”. Expediente Interno Nº 2008-0271. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 29 días del mes de abril del año 2010. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. VISTOS: 1.2.

Determinación de los hechos relevantes. El Oficio Nº 0280, de 23 de febrero de 2010, recibido en este Tribunal el 26 de febrero de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 33, 38, 44, 45 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2008-00271. 1.

ANTECEDENTES 1.1 Las partes. Demandante: NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA. El 08 de febrero de 2001, la sociedad PFIZER PRODUCTS, INC., con domicilio en el Estado de Connecticut, Estados Unidos de América, solicitó el otorgamiento de patente para la invención denominada “Combinaciones farmacéuticas”. Mediante auto de 05 de abril de 2001, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, requirió al solicitante que complementara su petición en cuanto a aspectos formales.

El 25 de mayo, de 2001, se dio respuesta, cumpliendo de esa forma con lo requerido. GACETA OFICIAL El 02 de agosto de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio, notificó a la sociedad PFIZER PRODUCTS, INC, mediante oficio Nº 8371, las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad. El 17 de octubre, de 2006, la doctora Jimena Escobar Uribe, invocando la calidad de apoderada de la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA., solicita prórroga de sesenta días para dar respuesta al requerimiento antes mencionado, sin que para esa fecha se haya acreditado la calidad de apoderada ni aportado documentación correspondiente sobre el traspaso efectuado por PFIZER PRODUCTS, INC a NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA. El 13 de diciembre, de 2006, Jimena Escobar Uribe, invocando la calidad de apoderada de la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA., presentó una modificación a la solicitud, informando que la sociedad PFIZER PRODUCTS INC traspasó sus derechos sobre la solicitud de patente de la referencia a la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA. Mediante Resolución Nº 32369, de 28 de septiembre, de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la patente de invención solicitada, teniendo en cuenta que la doctora Jimena Escobar Uribe solicitó prórroga sin que se haya acreditado como apoderada.

El 07 de noviembre, de 2007, la doctora Jimena Escobar Uribe interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 32369, el cual fue resuelto el 20 de febrero de 2008, mediante Resolución Nº 4704, en el sentido de confirmar la resolución anterior, agotándose así la vía gubernativa. 2. Fundamentos de la Demanda: La sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA sustenta su demanda en los términos siguientes: El 13 de diciembre, de 2006, la doctora Jimena Escobar Uribe, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio modificación a una solicitud, mediante la cual informó que la sociedad PFIZER PRODUCTS, INC., traspasó sus dere- 13/08/2010 15.64 chos sobre la solicitud de patente de la referencia a la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA. El 19 de enero, de 2007 presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio un memorial con el cual se allegaba el documento de cesión de la sociedad PFIZER PRODUCTS, INC a favor de NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA., completándose así todos los requisitos formales necesarios para que la solicitante fuera NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA. En consecuencia, para la fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar la solicitud, ya se había subsanado cualquier error de forma. 3.

Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda en los términos siguientes: Los trámites que se deben llevar dentro del proceso para la solicitud de patentes de invención, se encuentran establecidos en el artículo 33 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y es en esa etapa en donde se deben cubrir todos los requisitos, de acuerdo al artículo 38 de la citada Decisión. El estudio de fondo se inicia con la petición, posteriormente, en cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, se expide el acto administrativo por el cual se requiere al solicitante la corrección sobre las observaciones técnicas, y termina con las respuestas del solicitante o con el acto administrativo que niega la patente, cuando no se hubiese presentado respuesta.

La pronunciación sobre el requerimiento mencionado fue realizada por una apoderada a quien no se le reconoció personería jurídica para actuar como representante de la sociedad demandante dentro del trámite, por tanto se tuvo como no presentada la respuesta al requerimiento. De acuerdo a lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486, se entró al estudio definitivo para examinar si la invención es patentable, el cual arrojó como resultado que no era patentable.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de abril de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. En el presente caso, el Juez Nacional ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los artículos 33, 38, 44, 45 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En tal sentido, este Tribunal considera pertinente interpretar los artículos 38, 44, 45 y 47; y, de oficio, los artículos 26 literal k), 32, 34 y 39 de la mencionada Decisión. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: 13/08/2010 16.64 Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.

Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. (…) (…) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

(…) Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.

(…) Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la no- GACETA OFICIAL tificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. (…) Artículo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE Y DEL TRÁMITE DE SOLICITUD. EXAMEN DE FORMA. Debido a que en el presente proceso se cuestiona principalmente el trámite de la solicitud de la patente “Combinaciones farmacéuticas”, el Tribunal considera pertinente abordar el referido tema. A fin de obtener una patente, es necesario presentar una solicitud.

Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable. La solicitud de patente debe estar acompañada de los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta 13/08/2010 17.64 al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y los requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.

Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.

Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. Este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos y que hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos.

Se debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486. Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la GACETA OFICIAL solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”.

(Proceso 43-IP-01, Patente de modelo de utilidad: “Tanque compuesto”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 717, de 18 de septiembre de 2001). Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.

El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen de forma respectivo.

2. REQUISITOS PARA LA TRANSFERENCIA DE UNA PATENTE. Debido a que la demandante NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA argumenta que PFIZER PRODUCTS, INC le transfirió los derechos sobre la solicitud de la patente “Combinaciones farmacéuticas”, el Tribunal considera pertinente abordar el tema de los requisitos para la transferencia de una patente.

El artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o mortis causa. Disponiendo además que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional Competente.

En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho erga omnes para el titular, definido no en relación con un objeto físico, sino respecto de un elemento abstracto, como puede ser una invención, una obra o un procedimiento, se puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos 13/08/2010 18.64 lícitos, particularmente de relaciones contractuales, no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente.

Los bienes inmateriales presentan determinadas características, que los diferencia de los bienes materiales, una de ellas es que pueden ser de propiedad plena y simultánea de varias personas, por ejemplo en el caso de los secretos industriales, aspecto que se diferencia de las formas de copropiedad referidas a bienes corporales, de igual forma, los bienes inmateriales, pueden ser disfrutados materialmente por varias personas.

De esta forma, es fácil colegir que la persona que cuenta con la titularidad del registro de una patente podrá transferir los derechos emergentes de aquella, asimismo, sus derechohabientes gozan de un derecho expectaticio sobre estos bienes inmateriales. Por otra parte, la potestad de transferencia de derechos de patente que tiene el titular, no solo se refiere a la cesión de la totalidad de derechos, en este sentido debe considerarse también la posibilidad de ceder o transferir el usufructo de la patente a una tercera persona a través de la concesión de licencias de explotación, actos previstos en el artículo 57 de la norma comunitaria en examen.

Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras personas su derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su concesión por autoridad competente, los actos de transferencia o licencia de estos derechos, naturalmente gozarán de oponibilidad, de igual forma desde el momento de su registro. Finalmente, debemos mencionar que el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) GACETA OFICIAL (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”. (Proceso 43-IP2001, ya citado).

3. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. En el presente caso, la demandante NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA afirma haber presentado modificación a la solicitud de patente, informando que la sociedad PFIZER PRODUCTS, INC., le traspasó los derechos sobre la solicitud de la patente “Combinaciones farmacéuticas”. En ese sentido, se abordará el tema de las modificaciones a la solicitud de patente de invención. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver (Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005): • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar 13/08/2010 19.64 en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Proceso 21-IP-2000.

Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, 10 de enero de 2001). Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002). GACETA OFICIAL

4. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. El artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. Al respecto, dentro del Proceso 02-AI-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente.

Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular (…)”. De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido artículo.

Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez. De esa forma, para que el documento de cesión de derechos de la solicitud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades, siendo que la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo. 13/08/2010 20.64 Asimismo, este Tribunal dentro de la interpretación prejudicial realizada en el Proceso 035-IP2004, Patente de Invención: “Métodos para la producción de material de empaques decorados con tinta para impresión”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1096, de 26 de julio de 2004), ha señalado sobre el tema que: “Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos”.

En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente a favor NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia.

5. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD: EXAMEN DE FONDO. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 14 de la Decisión 486. Según lo dispuesto por el artículo 14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. a) De la novedad de la invención: El artículo 16 de la Decisión 486 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

GACETA OFICIAL A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

(Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001)’; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso N° 07-IP-2005.

Patente de Invención: “Protector Dermatológico Gel para Quemaduras”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1203, de 22 de mayo de 2005). Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005.

Patente: “AFEITADORA DE SEGURIDAD”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1203, de 31 de mayo de 2005). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, 13/08/2010 21.64 con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: “a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad. ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.” (Proceso N° 07-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial N° 1057, de 21 de abril de 2004).

Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino GACETA OFICIAL Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980.

En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso 1-AI-1996.

Sentencia publicada en la Gaceta Oficial Nº 234, de 21 de abril de 1997). Una vez delimitado el concepto de novedad, es pretiñente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-1998.

Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999). b) Del nivel inventivo: El artículo 18 de la Decisión 486 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una per- 13/08/2010 22.64 sona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicado en la Gaceta Oficial N° 428, de 16 de abril de 1999). En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. c) De la susceptibilidad de aplicación industrial.

Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo GACETA OFICIAL y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE Como quiera que la demandante NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA argumentara que ante casos parecidos la Superintendencia de Industria y Comercio ha resuelto de forma distinta, es adecuado referirse al principio de autonomía de la Oficina Nacional Competente. El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo.

Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exi- 13/08/2010 23.64 gibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486.

A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos. 2.

De no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud y perderá su prelación. Por otro lado, una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación. 3. El titular de una patente y de los derechos que ésta conlleva, considerados como bienes inmateriales, podrá transferir a un tercero la totalidad o una parte de estos derechos exclusivos, observando las normas de orden público y las inherentes a la naturaleza intrínseca de los derechos de patente; al efecto y con el fin de que este acto surta efectos frente a terceros, es necesario su registro en la Oficina Nacional Competente. 4.

Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 5.

Para que el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades, siendo que la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo. En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente a favor NOVARTIS GACETA OFICIAL 13/08/2010 24.64 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia. miento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. 6. La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 7.

La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza. 8. El examen de patentabilidad que realizan las Oficinas de Patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. La autonomía de las Oficinas de Patentes se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordena- Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 102-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 0003-2009.

Actor: MERCK KGaA. Marca: HEPATOBION (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. GACETA OFICIAL VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 29 de abril de 2010.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: MERCK KGa A Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI.

Tercera interesada: FARMINDUSTRIA S.A. III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad FARMINDUSTRIA S.A., solicitó el 9 de junio de 2005 el registro como marca del signo HEPATOBION, para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MERCK KGaA, presentó oposición al registro solicitado con base en las siguientes marcas: • Marca denominativa HEPABIONTA, registrada en Perú bajo el certificado No. 10796, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 13/08/2010 25.64 • Marca denominativa CEBION, registrada en Perú bajo el certificado No 10357, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca denominativa DIABON, registrada en Perú bajo el certificado No. 77222, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 1267-2006/OSDINDECOPI de 3 de febrero de 2006, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado. 4. La sociedad MERCK KGaA, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 7. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 0910-2006/TPI-INDECOPI de 6 de julio de 2006, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. 8.

La sociedad MERCK KGaA, interpuso ante la Corte Superior de Lima, Sala de lo Contencioso Administrativo, República del Perú, acción contencioso administrativa en relación con los anteriores actos administrativos. 9. La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de 4 de septiembre de 2009, decidió declarar infundada la demanda. 10.

La sociedad MERCK KGaA, interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente. 11. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia de 23 de septiembre de 2008, confirmó la sentencia. 12. La sociedad MERCK KGaA, presentó recurso de casación contra la providencia mencionada anteriormente.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La parte demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 1. Aduce, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gramatical y fonético. 2. Manifiesta, que el signo solicitado podría generar confusión directa e indirecta en el público consumidor. 3.

Sostiene, que los productos amparados por los signos en conflicto están dentro de la misma clasificación internacional. 4. Afirma, que la marca denominativa HEPABIONTA es notoriamente conocida a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, se estaría generando un aprovechamiento injusto de su reputación. 5. Agrega, que se deben atender antecedentes jurisprudenciales donde se resolvieron casos similares.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del INDECOPI. • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles en el aspecto gramati-cal y fonético. • Manifiesta, que los antecedentes jurisprudenciales citados por el demandante se refiere a un conflicto marcario totalmente diferente. • Afirma, que la notoriedad de la marca HEPABIONTA no fue materia de discusión en el trámite administrativo. 2.

Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. • Afirma, que el signo solicitado para registro es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles. • Alega, que la partícula HEPA es evocativa y de uso frecuente para productos destinados al tratamiento de afecciones hepáticas.

Por lo tanto, no debe ser tenida en cuenta al realizar el cotejo de los signos. 13/08/2010 26.64 IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se atenderá esta solicitud de interpretación de la norma solicitada, pues no es pertinente en esta oportunidad procesal proceder a su examen; sin embargo, el Tribunal, de oficio, interpretará los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el 122 y 123 de la Decisión 500 (Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedi- GACETA OFICIAL miento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13/08/2010 27.64 Debido a las particularidades del presente caso resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: “Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

(…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Interpretación prejudicial: facultativa y obligatoria. “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981).

Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado. (…) Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación. (…) En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 010-IP-94, Gaceta Oficial Nº 177, de 20 de abril de 1995 y ratificado en los Procesos 01-IP-96 y 07-IP-2009).

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. A. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA.

A continuación, se reitera lo expresado en el proceso 106-IP-2009 de 21 de abril de 2010 1: 1 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: PFIZER INC. Marca: “Diseño tridimensional de una tableta en forma diamantada con extremos redondeados en color azul pantone 284U, en sus vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva“.

Expediente Interno: Nº 11292009. GACETA OFICIAL Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo 2, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la 2 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. 13/08/2010 28.64 norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso 3.

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumpli- 3 María Antonieta Gálvez Krüger señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. María Antonieta Gálvez Krüger: “Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina“.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. GACETA OFICIAL miento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. En consecuencia, en la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando MERCK KGaA interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.

Es pertinente advertir que, por regla general, el recurso de casación no puede ser considerado como una nueva instancia, por lo que no se pueden introducir hechos nuevos en el debate ni tampoco discutir los problemas fácticos de la sentencia. Al respecto, este Tribunal estima necesario aclarar que el artículo 123 del Estatuto del Tribunal debe entenderse referido en todo momento al ámbito judicial ORDINARIO, donde el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia ordinaria, que no fuere susceptible de recursos ordinarios en derecho interno, salvo para el recurso extraordinario de casación que podría anularla cuando no se haya cumplido con dicha obligación y devolverla a esa instancia, a fin de que cumpla con solicitar dicha interpretación y emitir un nuevo fallo.

En el presente caso, cabe precisar que este Tribunal no ha interpretado el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la 13/08/2010 29.64 Comunidad Andina, solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ya que dicha interpretación debió ser requerida por el juez de primera instancia o el juez de última instancia ordinaria.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria que deban conocer sobre la aplicación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Por lo tanto, en el presente caso, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, y no la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 00032009, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA GACETA OFICIAL 13/08/2010 30.64 Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 10-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2006-0042. Actor: Sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG. Patente: “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de abril de 2010.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: Sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG. a. La sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, solicitó el 5 de octubre de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS”, reivindicando la prioridad extranjera publicada el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 505 de 27 de junio de 2001. b. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 9710 de 29 de abril de 2005, decidió negar la patente de invención solicitada. c. La sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

GACETA OFICIAL d. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 21809 de 31 de agosto de 2005, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado. e. La sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, así como el artículo 27 del ADPIC, por las siguientes razones: a. Argumenta, que el objeto de la solicitud de patente cumple con todos los requisitos de patentabilidad, tales como la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. b. Sostiene, que el objeto de la solicitud de patente tiene nivel inventivo en relación con los documentos citados con anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio (WO 93/21907, US 4927814, US 4942157, EP 0548884). c. Expresa, que ninguno de dichos documentos sugiere a una persona versada en la materia, la manera de llegar en forma evidente al objeto reivindicado. d. Alega, que la Superintendencia de Industria y Comercio no estudió adecuadamente la solicitud presentada, ya que no consideró las ventajas sustanciales del objeto de la solicitud de patente.

No se mostró con argumentos claros y contundentes por qué habría sido obvio para una persona versada en la materia, lo que en últimas se traduce en que no se siguieron los parámetros contenidos en el artículo 18 de la Decisión 486. e. Manifiesta, que la patente solicitada se ha concedido en Estados Unidos, México y Perú. Los investigadores andinos de patentes deben seguir una misma línea en el análisis de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486. 13/08/2010 31.64 f. Considera, que se violó el artículo 27 del ADPIC, ya que recoge los mismos conceptos establecidos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Como quiera que la Decisión 486 fue adoptada con el propósito claro de armonizar las disposiciones comunitarias al ADPIC, la interpretación de dichas disposiciones comunitarias debe efectuarse a la luz del acuerdo mencionado. 3. La contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la demanda con los siguientes argumentos: a. Sostiene, que el examen de fondo determinó que el objeto a patentarse no cumplía con el requisito de nivel inventivo, de conformidad con lo plasmado en la Decisión 486. b. Manifiesta, que es obvio para una persona medianamente versada en la materia, el empleo de ácido esteárico como excipiente de una forma sólida de ácido ibandrónico que se encuentra en forma de granulado. c. Agrega, que en materia de patentes las oficinas son totalmente independientes para conceder o denegar patentes.

Esto de conformidad con el artículo 4 bis del Convenio de París. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El juez consultante no determina las normas a ser interpretadas, pero afirma que la parte actora invocó como violadas los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, se interpretarán, de oficio, los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, nor- GACETA OFICIAL mativa vigente al momento en que se solicitó la patente de invención “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ÁCIDOS DISFOSFÓNICOS”.

Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISIÓN 344 13/08/2010 32.64 Artículo 5 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

(…) DECISIÓN 486 (…) (…) Artículo 1 Disposición Transitoria Primera. “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. (…) VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: (…) A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Artículo 4 B. Requisitos de patentabilidad. “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. C. Principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

D. Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. GACETA OFICIAL A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante no determinó las normas a ser interpretadas, pero afirmó que la parte actora invocó como violados los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. La solicitud del otorgamiento de la patente de invención titulada “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ÁCIDOS DISFOSFÓNICOS” se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria 13/08/2010 33.64 Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que GACETA OFICIAL exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

(Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. 13/08/2010 34.64 Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ÁCIDOS DISFOSFÓNCIOS” se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se debe efectuar la determinación de los requisitos de patentabilidad con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: GACETA OFICIAL • Interpretación Prejudicial 51-IP-2008 del 2 de julio de 2008.

Patente: “UN PRECONCENTRADO DE MICROEMULSIÓN QUE COMPRENDE UN AGENTE ACTIVO DIFÍCILMENTE SOLUBLE Y UN MEDIO PORTADOR”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1647 del 18 de agosto de 2008, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002 -0096. • Interpretación Prejudicial 198-IP-2006 del 25 de enero de 2007.

Patente: “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1491 del 25 de abril de 1007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0401. La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Sobre el requisito de nivel inventivo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial 13/08/2010 35.64 del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). C. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES. La demandante manifiesta que la patente solicitada se ha concedido en Estados Unidos, México y Perú y, en este sentido, los investigadores andinos de patentes deben seguir una misma línea en el análisis de patentabilidad.

En consecuencia, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

El Capítulo I de la Decisión 344, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad. Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro. Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente.

Siempre, se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad. Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumen- GACETA OFICIAL 13/08/2010 36.64 tativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.

De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”. 1 (Proceso 33-IP-2007.

Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007). No se está afirmando, que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado. Manifestó lo siguiente: “El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan D. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. Como quiera que la sociedad demandante argumentara que se vulneró el artículo 27 del ADPIC, es pertinente abordar el tema de la preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. El Tribunal, ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que este goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional. 1 CABANELLAS, Guillermo.

“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2001, pág. 209. GACETA OFICIAL Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005;

Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002;

Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998;

Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados interna- 13/08/2010 37.64 cionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica TERCERO: El examen de patentabilidad que realizan las Oficinas de Patentes es GACETA OFICIAL 13/08/2010 38.64 autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

CUARTO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20060042, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 39-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b), e) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del literal f) del artículo 135 de la misma Decisión. Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Marca: “BIG COLA” (mixta). Expediente Interno N° 2007-0291. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil diez. Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de catorce (14) de abril de 2010.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 1.

ANTECEDENTES VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de 1.1. Las partes La parte demandante es: GASEOSAS POSADA TOBON S.A. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, REPRESENTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

GACETA OFICIAL Los terceros interesados son: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. e INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A. (antes PANAMCO COLOMBIA S.A.). 1.2. Actos demandados La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 10835 de 28 de abril de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró infundadas las oposiciones presentadas por GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y PANAMCO COLOMBIA S.A. y otorgó, en consecuencia, el registro del signo mixto “BIG COLA” para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. - Resolución No. 20315 de 28 de julio de 2006, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 7140 de 13 de marzo de 2007, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución Nº 10835 de 28 de abril de 2006. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 13/08/2010 39.64 2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.550 de 31 de marzo de 2005. 3. Las sociedades GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y PANAMCO COLOMBIA S.A. (hoy INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A.) presentaron oposiciones a la solicitud de registro aduciendo la falta de distintividad del signo solicitado, determinada por la connotación genérica, usual y descriptiva de las expresiones BIG COLA en la clase 32. 4.

El 28 de abril de 2006, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 10835, por medio de la cual resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y otorgó, en consecuencia, el registro del signo mixto “BIG COLA” para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

El 7 de junio de 2006, GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y PANAMCO COLOMBIA S.A. (hoy INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A.) interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 10835. 6. El 28 de julio de 2006, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 20315, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. 7.

El 13 de marzo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 7140, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 10835, quedando así agotada la vía gubernativa. a) Los hechos b) Fundamentos de la Demanda Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 1 de febrero de 2005, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. solicitó el registro del signo “BIG COLA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el otorgamiento del registro del signo BIG COLA (MIXTA) a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. como marca a pesar de su carencia de distinti- GACETA OFICIAL - - - - vidad por estar conformado exclusivamente por expresiones descriptivas o usuales en los productos de la clase 32 internacional, afecta indebidamente el derecho inherente de uso común por parte de todos los comerciantes, de las expresiones descriptivas o de utilización frecuente”.

“(…) la expresión BIG que acompaña el término inapropiable COLA y los elementos exclusivamente gráficos, es insuficiente para conferirle al signo la distintividad que la ley exige para que proceda el registro como marca. En efecto, contrario a lo señalado en los actos acusados, BIG sí es un término que DESCRIBE características o propiedades de las bebidas que agrupa la clase 32, de manera que per sé NO cuenta con la fuerza distintiva necesaria para que pueda hacer viable el registro marcario del signo BIG COLA (mixta) y menos aún si sólo está acompañado del término inapropiable ‘COLA’”.

“La expresión COLA que forma parte del signo BIG COLA (MIXTA), corresponde a una designación usual tratándose de productos de la clase 32 que pretende identificar. En efecto, como se aceptó en los actos acusados, esta expresión es comúnmente usada en el mercado para designar la especie de algunos de los productos de la clase treinta y dos (32) internacional, como son las ‘bebidas refrescantes’”.

“(…) NO es cierto que porque evocan de forma separada características de los productos de la clase 32, al unir los vocablos BIG+COLA se obtenga un conjunto distintivo, puesto que la unión de los términos NO SE CONVIERTE EN UNA EXPRESIÓN CON SIGNIFICADO PROPIO (…)”. “(…) en el signo BIG COLA (MIXTA) la unión de elementos carentes de poder distintivo no da como resultado una marca de fantasía porque tiene un contenido conceptual, que sugiere en forma directa una relación de afinidad con uno de los productos de la clase 32, resultado de la aplicación de ‘BIG’ que es adjetivo calificativo del genérico COLA”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la expresión ‘BIG COLA’ (mixta) goza del elemento de distintividad de que trata la 13/08/2010 40.64 norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata el ramo o línea de las gaseosas, y contrario a lo afirmado por la parte actora, de ninguna manera significa GASEOSA GRANDE, ya que su verdadero significado es COLA GRANDE, y el consumidor medio lo va a solicitar como ‘BIG COLA’ en su conjunto y no de manera fraccionada como lo pretende la parte actora”. - “(…) la expresión en conjunto ‘BIG COLA’ (mixta), no constituye la designación común o usual para las aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve en el consumidor la idea de que se trata de agua mineral, gaseosa, zumo de frutas u otra bebida no alcohólica”. d) Terceros Interesados La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. considerada como tercero interesado, expuso los siguientes argumentos: - “(…) la expresión BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos”. - “(…) el vocablo equivalente de BIG en la lengua española es GRANDE, y la raíz de la palabra GRANDE en ningún momento involucra la expresión BIG; en consecuencia, BIG no sirve como parámetro para medir su grado de genericidad o descriptividad por cuanto no puede dársele el tratamiento de expresión local debido a que, (…) BIG no es la raíz de la palabra GRANDE, en efecto, la raíz de GRANDE es GRAND la cual en ningún momento coincide fonéticamente con BIG, hecho que dificulta su comprensión para el consumidor”. - “Para el caso en concreto, salta a la vista la importancia tanto del elemento denominativo como del figurativo en la presentación del producto, pues la etiqueta del artículo identificado con la marca BIG COLA ocupa más de la mitad del envase”.

La sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A. considerada como tercero interesado, expuso los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL - “es evidente que en el caso de la marca BIG COLA se está frente a una expresión de carácter descriptivo y uso común dentro del mercado de productos de la clase 32 (…), que designe de forma exclusiva y directa una cualidad de los productos de dicha clase, en tanto que en su conjunto, y en sus elementos individualmente considerados, está designando una cualidad del productos (sic) que identifica, donde BIG COLA, refiere a una GRAN COLA, siendo un adjetivo que refiere sobre el producto que distingue”. - “la expresión COLA no es susceptible de ser apropiada con exclusividad y no es un elemento que le imprima distintividad al conjunto solicitado y por tanto se excluye del estudio de registrabilidad”. - “la expresión BIG, que forma parte de la marca cuestionada, es una expresión del idioma inglés (anglicismo), que traducida al español significa ‘grande, voluminoso’, por lo que resulta ser un término descriptivo de los productos que identifica, pues está describiendo una de las características del producto, su tamaño o cantidad”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de abril de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), 13/08/2010 41.64 b), e) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo mixto “BIG COLA” fue presentada el 1 de febrero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar de oficio el literal f) del artículo 135 y no interpretar el literal a) del mismo artículo. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) GACETA OFICIAL 13/08/2010 42.64 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. (…) La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. b) carezcan de distintividad (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)”. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; La carencia de distintividad; - Clases de signos: los signos mixtos; - Signos en idioma extranjero y signos descriptivos; Signos evocativos y genéricos.

Los signos comunes o usuales; La marca débil; - La marca de fantasía.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. LA CARENCIA DE DISTINTIVIDAD. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede GACETA OFICIAL darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado. 13/08/2010 43.64 COLA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. CLASES DE MARCAS: marcas mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es: “BIG COLA” (mixto), el Tribunal considera conveniente referirse brevemente a esta clase de marcas.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 1

3.3. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y SIGNOS DESCRIPTIVOS. En el caso de autos, la demandante alegó que “(…) la expresión BIG que acompaña el término inapropiable COLA y los elementos exclusivamente gráficos, es insuficiente para conferirle al signo la distintividad que la ley exige para que proceda el registro como marca. En efecto, contrario a lo señalado en los actos acusados, BIG sí es un término que DESCRIBE características o propiedades de las bebidas que agrupa la clase 32, de manera que per sé NO cuenta con la fuerza distintiva necesaria para que pueda hacer viable el registro marcario del signo BIG 1 En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo BIG Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 13/08/2010 44.64 COLA (mixta) y menos aún si solo está acompañado del término inapropiable ‘COLA’”; y, la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A. expuso que “la expresión BIG, que forma parte de la marca cuestionada, es una expresión del idioma inglés (anglicismo), que traducida al español significa ‘grande, voluminoso’, por lo que resulta ser un término descriptivo de los productos que identifica, pues está describiendo una de las características del producto, su tamaño o cantidad”; por lo tanto, el Tribunal considera oportuno referirse a los signos en idioma extranjero y signos descriptivos.

En el caso de autos, al tratarse de un signo compuesto por las expresiones BIG y COLA, el Tribunal ha manifestado “El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil”.

(Proceso 48-IP2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1760, de 25 de septiembre de 2009, marca: ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA mixta). Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos conformados por palabras descriptivas, que son aquéllos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

Signos en idioma extranjero Dentro de este mismo punto es importante referirse a los signos en idioma extranjero desde que constituye un argumento controvertido de que la expresión en idioma inglés BIG (cuyo significado en el idioma español es grande), que conforma el signo solicitado a registro “BIG COLA” (mixto), constituye una expresión descriptiva de los productos que identificará en la clase 32.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente GACETA OFICIAL reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

3.4. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS GENÉRICAS Y EVOCATIVAS. En el caso de autos, la Superintendencia de Industria y Comercio explicó que “(…) la expresión en conjunto ‘BIG COLA’ (mixta), no constituye la designación común o usual para las aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve en el consumidor la idea de que se trata de agua mineral, gaseosa, zumo de frutas u otra bebida no alcohólica”; y, que la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. argumentó que “(…) la expresión BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos”, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de los signos genéricos. 13/08/2010 45.64 El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil. Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si la marca BIG COLA (mixta), resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue.

En el caso de autos, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. alegó que “(…) NO es GACETA OFICIAL cierto que porque evocan de forma separada características de los productos de la clase 32, al unir los vocablos BIG+COLA se obtenga un conjunto distintivo, puesto que la unión de los términos NO SE CONVIERTE EN UNA EXPRESIÓN CON SIGNIFICADO PROPIO (…)”, el Tribunal estima adecuado referirse a los signos evocativos.

En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 2 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos 2 Ibídem. 13/08/2010 46.64 o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo “BIG COLA” (mixto) es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos del mencionado producto, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

3.5. LOS SIGNOS COMUNES O USUALES, LA MARCA DÉBIL. En el caso de autos, se ha controvertido acerca de que el signo “BIG COLA” (mixto) está constituido por expresiones comunes o usuales para la clase 32, en la tal virtud, se estima adecuado referirse a los signos comunes o usuales y la marca débil. Signos usuales o comunes son aquéllos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Manangement, Bogotá, p. 84). Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje GACETA OFICIAL corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso 17-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Al igual que en los casos anteriores, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos de uso común, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que dichos vocablos formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo que contiene elementos de uso común y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil.

Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo BIG COLA (mixto) con relación a los productos de la Clase 32, es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente en una designación común o usual de los productos que pretende proteger. Ahora bien, es importante tener en cuenta que en el caso de denominaciones conformadas por expresiones de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos elementos son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha 13/08/2010 47.64 dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 3

3.6. LA MARCA DE FANTASÍA. En el caso de autos, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. alegó que “(…) en el signo BIG COLA (MIXTA) la unión de elementos carentes de poder distintivo no da como resultado una marca de fantasía porque tiene un contenido conceptual, que sugiere en forma directa una relación de afinidad con uno de los productos de la clase 32, resultado de la aplicación de ‘BIG’ que es adjetivo calificativo del genérico COLA”, se hace necesario tratar el tema: “la marca de fantasía”.

Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. Para la doctrina es “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 4 Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque, por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca. Igualmente, ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va 3 4 OTAMENDI Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 1989. Pág. 191. OTAMENDI, Jorge.

Ob. Cit. Pág.

27. GACETA OFICIAL acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. 5 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). 3.

Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 4. Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable. 5 Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta. 13/08/2010 48.64 5.

Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. 6. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 7. Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

En el caso de denominaciones conformadas por expresiones de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 8. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20070291, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 13/08/2010 49.64 Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 46-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a)) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actores: LISSETTE SPATH JADAD y LUIS SPATH NEREL. Marca: “AZZURRO” (mixta). Expediente Interno N° 2005-0093. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil diez. PERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 1.2.

Actos demandados El tercero interesado es: C.I. CARICIA S.A. LISSETTE SPATH JADAD y LUIS SPATH NEREL solicitan que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de catorce (14) de abril de 2010. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante son: LISSETTE SPATH JADAD Y LUIS SPATH NEREL. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, REPRESENTADA POR EL SU- - Resolución No. 10735 de 27 de mayo de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad C.I. CARICIA S.A. y negó, en consecuencia, el registro del signo mixto “AZZURRO” para distinguir productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución No. 20999 de 27 de agosto de 2004, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 26907 de 28 de octubre de 2004, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el GACETA OFICIAL recurso de apelación y confirmó la Resolución Nº 10735 de 27 de mayo de 2004. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 25 de agosto de 2003, los señores LISSETTE SPATH JADAD y LUIS SPATH NEREL solicitaron el registro del signo “AZZURRO” (mixto) para identificar productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.533 de 31 de octubre de 2003. 3. La sociedad C.I. CARICIA S.A. presentó oposición con base en el registro de la marca “AZZURRO” (nominativa) en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 27 de mayo de 2004, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 10735, por medio de la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad C.I. CARICIA S.A. y negó, en consecuencia, el registro del signo mixto “AZZURRO” para distinguir productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

El 25 de junio de 2004, los señores LISSETTE SPATH JADAD y LUIS SPATH NEREL interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 10735. 6. El 27 de agosto de 2004, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 20999, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. 13/08/2010 50.64 7.

El 28 de octubre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 26907, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 10735, quedando así agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de la Demanda Los señores LISSETTE SPATH JADAD Y LUIS SPATH NEREL solicitan la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la marca AZZURRO (MIXTA), solicitada por mis representados para distinguir productos restringidos de la clase 14 Internacional, es perfectamente registrable a la luz del ordenamiento comunitario, pues se trata de un signo apto para distinguir los productos para los cuales se solicitó el registro de los pertenecientes a otra clase de productos o servicios”. - “(…) no existe semejanza alguna entre los productos de la clase 25 Internacional, y los productos de la clase 14 Internacional para los cuales se solicitó el registro de la marca AZZURRO”. - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio olvidó tener en cuenta la traducción de la palabra AZZURRO del idioma italiano al Español, y olvidó, precisamente que el significado en el idioma español es decir AZUL, se encuentra registrado simultáneamente a nombre de diferentes titulares en las clases 14 y en las clases 25 Internacional (…)”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Efectuado el examen conjuntual del signo solicitado a registro ‘AZZURRO (Mixto), frente a la marca registrada ‘AZZURRO’ (Nominativo), es claro que presentan identidad gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado, que puedan conllevar al público consumidor a error”. - “(…) la identidad absoluta del elemento nominativo principal y predominante de los dos GACETA OFICIAL signos confrontados (AZZURRO) originaría dentro del mercado una confusión en el consumidor quien se generará la idea de asociación entre los productos que se distinguen entre una marca y otra, ya que ni el elemento nominativo ni el figurativo, son lo suficientemente distintivos para conceder el registro como marca del signo AZZURRO (mixta)”. - Hay “conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional que distingue la marca registrada AZZURRO, y los productos de la clase 14 que pretende distinguir el signo solicitado a registro como marca AZZURRO (Mixta)”. - “Frente a las manifestaciones de la parte actora respecto a que mi representada en otras oportunidades concedió como marcas, signos semejantes o idénticos en clases conexas, de ninguna manera significa que por tales situaciones, la administración este (sic) en la obligación de conceder el registro como marca de posteriores solicitudes que se enmarquen en tales antecedentes, por cuanto dichas solicitudes deberán seguir el trámite de registrabilidad establecido en la Decisión Supranacional vigente y aplicable al momento de tales solicitudes”. 13/08/2010 51.64

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo mixto “AZZURRO” fue presentada el 25 de agosto de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente limitar la interpretación del artículo 136 al literal a), asimismo, se estima que no es pertinente interpretar el artículo 135. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: d) Tercero Interesado DECISIÓN 486 La sociedad C.I. CARICIA S.A., considerada como tercero interesado, de acuerdo al informe presentado por la consultante, no contestó la demanda.

“(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de abril de 2010. Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

GACETA OFICIAL f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…)”. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: comparación entre marcas denominativas y mixtas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión directa e indirecta y/o de asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Signos en idioma extranjero;

La marca de fantasía; - Conexión competitiva; - Autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, 13/08/2010 52.64 gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea suscepti- GACETA OFICIAL 13/08/2010 53.64 ble de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo AZZURRO (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 1

3.2. CLASES DE MARCAS. Comparación entre marcas denominativas y mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es “AZZURRO” (mixto) y que la marca de la sociedad opositora es “AZZURRO” (nominativa), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” 2.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los cuales han sido re- 1 2 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. GACETA OFICIAL 13/08/2010 54.64 cogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, y que deben ser aplicados en el caso de que en la marca comparada predomine el elemento verbal, a saber: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA. La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a com- 4 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL pararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 5 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 13/08/2010 55.64 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 7 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, 6 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 13/08/2010 56.64 los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 8 Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 9 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 8 9 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL

3.6. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. LA MARCA DE FANTASÍA. En el caso de autos, los señores LISSETTE SPATH JADAD Y LUIS SPATH NEREL argumentaron que “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio olvidó tener en cuenta la traducción de la palabra AZZURRO del idioma italiano al Español, y olvidó, precisamente que el significado en el idioma español es decir AZUL, se encuentra registrado simultáneamente a nombre de diferentes titulares en las clases 14 y en las clases 25 Internacional (…)”, por tal motivo, el Tribunal estima adecuado referirse a los signos en idioma extranjero.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 11 Como se expresó, se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de 11 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002.

G.O. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13/08/2010 57.64 conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Asimismo, es importante tener en cuenta que se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. GACETA OFICIAL

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el caso de autos, tomando en cuenta (i) los señores LISSETTE SPATH JADAD y LUIS SPATH NEREL solicitaron el registro del signo “AZZURRO” (mixto) para identificar joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería, productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad C.I. CARICIA S.A. presentó oposición con base en el registro de la marca “AZZURRO” (nominativa) en la clase 25 (vestidos, botas, zapatos, etc.) de la Clasificación Internacional de Niza; y, (ii) que los señores LISSETTE SPATH JADAD Y LUIS SPATH NEREL argumentaron que “(…) no existe semejanza alguna entre los productos de la clase 25 Internacional, y los productos de la clase 14 Internacional para los cuales se solicitó el registro de la marca AZZURRO”; y, que la Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación a la demanda, alegó que hay “conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional que distingue la marca registrada AZZURRO, y los productos de la clase 14 que pretende distinguir el signo solicitado a registro como marca AZZURRO (Mixta)”, es necesario referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usua-les de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, 13/08/2010 58.64 que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.12 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 13 12 13 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. GACETA OFICIAL 13/08/2010 59.64

3.6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. sición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. En el caso de autos, la Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación a la demanda, alegó que “Frente a las manifestaciones de la parte actora respecto a que mi representada en otras oportunidades concedió como marcas, signos semejantes o idénticos en clases conexas, de ninguna manera significa que por tales situaciones, la administración este (sic) en la obligación de conceder el registro como marca de posteriores solicitudes que se enmarquen en tales antecedentes, por cuanto dichas solicitudes deberán seguir el trámite de registrabilidad establecido en la Decisión Supranacional vigente y aplicable al momento de tales solicitudes”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones proferidas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la opo- Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

GACETA OFICIAL Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la 13/08/2010 60.64 referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. 6.

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. En ese contexto, deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro del signo que se solicite. 7.

El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario GACETA OFICIAL 13/08/2010 61.64 (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20050093, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 13/08/2010 62.64 GACETA OFICIAL 13/08/2010 63.64 GACETA OFICIAL 13/08/2010 64.64 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú