Año XXIX - Número 2043 Lima, 18 de abril de 2012 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 135-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión 486.

Marca: SUPERFONDOS (mixta). Actor: sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. Proceso interno Nº 2007-00110 Proceso 100-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 8 y 9 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín de la República de Colombia.

Actor: Señor Guillermo Alfonso Monsalve. Asunto: “Seguridad Social-Solicitud de Pensión”. Expediente Interno N° 2011-0037 Proceso 128-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 123, 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: VICTORIA (mixta). Actor: sociedad HERCAS LIMITADA. Proceso interno Nº 2003-00458 Proceso 131-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador; e Interpretación Prejudicial de oficio del artículo 84 de la misma Decisión 344.

Marca: TIKYS (denominativa). Actor: sociedad FERRERO S.P.A. Proceso interno Nº 5839-CS Proceso 150-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 113, 115, 116 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Diseño Industrial: “PRODUCTO ABSORBENTE”. Expediente Interno Nº 2008-00064 Para nosotros la Patria es América 48 GACETA OFICIAL 18/04/2012 2.60 PROCESO 135-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión 486.

Marca: SUPERFONDOS (mixta). Actor: sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. Proceso interno Nº 2007-00110. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 200700110;

El auto de 19 de enero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERFONDOS. a) Hechos. 1. El 21 de octubre de 2005, el FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA SUPERFONDOS solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo SUPERFONDOS (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 558 de 30 de noviembre de 2005. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. sobre la base de la marca SUPERFONDO SANTANDER (mixta) registrada a su favor, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

En el escrito de demanda, la actora manifiesta que su oposición también fue sobre el registro de su marca SUPERFONDO EXTRA (mixta). 3. El FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA SUPERFONDOS solicitó el cambio del nombre del solicitante a FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERFONDOS. 4.

Por Resolución Nº 23629 de 31 de agosto de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo SUPERFONDOS (mixta). Contra dicha Resolución la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. GACETA OFICIAL En esta Resolución se manifiesta que la expresión SUPERFONDOS irá como explicativa.

Y debajo de la mencionada expresión se encuentra la frase “sus intereses son los nuestros”. 5. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 29483 de 31 de octubre de 2006, confirmó la Resolución impugnada. 6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 31509 de 28 de noviembre de 2006, confirmó, también, la Resolución Nº 23629.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. Esta Resolución modifica el nombre del titular del registro de FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA SUPERFONDOS a FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERFONDOS. 7. La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones. b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado SUPERFONDOS (mixto) es confundible con sus marcas registradas SUPERFONDO SANTANDER (mixta) y SUPERFONDO EXTRA (mixta), ambas registradas en la Clase 36.

Y que el registro de dichos signos le otorga el derecho de exclusividad sobre ellos. 2. Que su signo SUPERFONDO SANTANDER (mixto) “ha alcanzado en nuestro país un alto reconocimiento y posicionamiento dentro del mercado nacional (…) y notoriedad dentro del sector financiero”; por lo que, el registro del signo solicitado podría producir una confusión frente al origen empresarial de los servicios. 18/04/2012 3.60 3.

El signo solicitado no es suficientemente distintivo y es confundible con su marca SUPERFONDO SANTANDER (mixta) y que el diseño que acompaña al signo solicitado “no cautiva al consumidor, y éste claramente no exigirá la marca por las líneas del diseño secundario sino por la expresión SUPERFONDOS siendo idéntica a las marcas de mi mandante”. 4.

“(…) la propia entidad demandada le da a ‘SUPERFONDOS’ un carácter genérico, nótese que otorga la marca sin ningún otro elemento denominativo que permita efectivamente diferenciarlo dentro del mercado, causando gravísimas consecuencias de error, confusión y engaño”. 5. El signo solicitado “reproduce una de las expresiones evocativas que componen los signos de mi mandante, sin que la parte grafica (sic) le otorgue la distintividad requerida ni señale un origen empresarial diferente del que provienen las marcas de mi mandante (…)”. 6.

Entre los signos en conflicto existe similitud gráfica, fonética y conceptual, además, de que distinguen los mismos servicios. 7. También se violaron los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado no es distintivo. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación alguna de ninguna norma supranacional expedidas (sic) por la Comisión de la Comunidad Andina”. 2. “(…) efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas ‘SUPERFONDOS’ (mixta), clase 36 y ‘SUPERFONDO SANTANDER’ (mixta), clase 36, se tiene que estas (sic) no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético bien diferenciadores entre sí y suficientemente distintivos”.

GACETA OFICIAL 3. En cuanto a la estructura de los signos “La marca previamente registrada presenta en su estructura 19 letras, mientras que la registrada de manera posterior 11 letras, la cual conlleva una estructura completamente diferente y diferenciadora desde el punto de vista estructural, no coincidiendo el número de letras de los signos en conflicto”. 4.

Además, “(…) la marca solicitada consta de la expresión ‘SUPERFONDOS’ escrita en mayúsculas. Adicionalmente aparece dibujada en la parte superior del gráfico unas figuras de forma geométrica irregular (…) de distinto tamaño entrelazadas por una línea, destacadas por su colocación en la gráfica”. 5. En cuanto a la “marca opositora se tiene que esta se conforma de la expresión ‘SUPERFONDO SANTANDER’ y con una figura disímil a la del signo solicitado y que se encuentra plasmada en un círculo de mayor tamaño”. 6.

Finalmente, “si bien existen expresiones coincidentes entre ‘SUPERFONDOS’ y ‘SUPERFONDO SANTANDER’, ello se ve opacado al realizar un análisis en conjunto. En efecto el consumidor medio que ‘se guía por sencillas apreciaciones visuales’ (…) logra diferenciar las marcas enfrentadas y encuentra que las diferencias gráficas que componen cada conjunto son la procedencia clara de una procedencia empresarial diferente”. d) Tercero interesado.

El FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERFONDOS, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda en los siguientes términos: 1. La marca “SUPERFONDOS (mixta) de mi representada y SUPERFONDOS SANTANDER pueden existir sin causar riesgo de confusión a los consumidores. Como se observa estas marcas son completamente disímiles desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético e ideológico, la expresión SUPERFONDOS (mixta) reproduce la sigla del nombre comercial de mi poderdante el cual es SUPERFONDOS, ampliamente conocido en el mercado”. 18/04/2012 4.60 2.

Recalca que “las marcas son completamente diferentes entre sí, de tal forma que las marcas pueden coexistir en el mercado sin causar confusión y sin inducir a error a los consumidores”. 3. Así mismo, los logos de los signos en conflicto “son tan diferentes que no existe ninguna posibilidad de que se presente confusión por parte de los consumidores (…)”. 4.

“La expresión solicitada para registro de marca cumple todos y cada uno de los requisitos de la ley marcaria, así como el artículo (sic) 134, 135 literal a) de la Decisión 486 (…) y por consiguiente es registrable como marca”. 5. Finalmente agrega que “los rasgos distintivos de la marca mixta SUPERFONDOS: El logo de mi Representada tiene dos rectángulos descontructivistas (sic) que son paralelos, y luego al transformase se elevan hacia el cielo, estas formas un tanto rígidas pero con movimiento demuestran el liderazgo y la solidez propios de SUPERFONDOS, entidad de ahorro y crédito y proponiendo por el desarrollo integral de sí misma y de sus asociados”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos GACETA OFICIAL 18/04/2012 5.60 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); mercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo SUPERFONDOS (mixto), fue el 21 de octubre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, de conformidad a la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión; y, a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca de acuerdo al primer párrafo del artículo anterior; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el co- Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos GACETA OFICIAL o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. La distintividad. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. 18/04/2012 6.60 Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser des- GACETA OFICIAL crito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado. 18/04/2012 7.60 Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causar de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo SUPERFONDOS (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre signos mixtos en virtud de que el signo solicitado SUPERFONDOS es mixto y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición es SUPERFONDO SANTANDER mixta, además, que otra de las marcas sobre la base de la cual se presenta la demanda es SUPERFONDO EXTRA mixta.

También, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo opositor. Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado GACETA OFICIAL el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos mixtos. Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos; deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). El cotejo entre un signo mixto, que contenga en su parte denominativa elementos compuestos, se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Además, en el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad de uno de los signos mixtos sobre el cual se basa la demanda, que cuente, 18/04/2012 8.60 en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta no será confundible en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: GACETA OFICIAL 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. En virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre los signos en conflicto, se abordará el tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, 18/04/2012 9.60 precautelar el interés de terceros.

En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O. A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferen- GACETA OFICIAL tes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se compa- 18/04/2012 10.60 ran existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: GACETA OFICIAL La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, 18/04/2012 11.60 excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 4. Elementos genéricos en la conformación de signos marcarios. En virtud de que en el proceso interno se cuestiona el hecho de si el signo SUPERFONDOS (mixto) y los signos del opositor están compuestos por elementos genéricos, el Tribunal interpretará el tema.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). GACETA OFICIAL 18/04/2012 12.60 Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. En atención a que la demandante argumentó que su signo SUPERFONDO SANTANDER (mixto) es notoriamente conocido, se interpretará el tema de dichos signos. Con base a esta jurisprudencia, el Juez solicitante deberá determinar si la marca SUPERFONDOS (mixta), resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue; o si, está conformado por palabras genéricas y en qué medida éstas hacen que el signo sea considerado como genérico.

De igual manera, en el caso de autos, el juez consultante, también, deberá analizar si los signos sobre la base de los cuales se presentó la oposición están conformados por palabras genéricas y proceder en consecuencia al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad. 5. La marca débil. El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o 6. Signos distintivos notoriamente conocidos. Su protección y su prueba. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y GACETA OFICIAL antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). 18/04/2012 13.60 cialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.

Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

(PROCESO 109-IP-2007, publicado en la G.O. A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la espe- La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros.

Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, GACETA OFICIAL éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). 18/04/2012 14.60 cida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad.

En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados.

En virtud de lo anteriormente expuesto, Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”.

(Proceso 149-IP2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). El Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente cono- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo SUPERFONDOS (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. GACETA OFICIAL Al comparar un signo mixto con otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate o que el signo genérico en su conjunto ofrezca capacidad distintiva.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo marcario, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los ele- 18/04/2012 15.60 mentos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

SEXTO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene palabras de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2007-00110, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO GACETA OFICIAL 18/04/2012 16.60 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 100-IP-2011 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 8 y 9 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín de la República de Colombia.

Actor: Señor Guillermo Alfonso Monsalve. Asunto: “Seguridad Social-Solicitud de Pensión”. Expediente Interno N° 2011-0037. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil doce. enviado el oficio No. 1603, sin fecha, recibido por este Tribunal el 16 de agosto de 2011, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín de la República de Colombia. En la solicitud se expresa que “en el proceso ordinario instaurado por GUILLERMO ALFONSO MONSALVE, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 8.274.558 en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES DE COLOMBIA”, se ha decretado como prueba lo siguiente: VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintitrés (23) de noviembre de 2011. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: el señor GUILLERMO ALFONSO MONSALVE. Demandada: el INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL – SECCIONAL ANTIOQUÍA, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 1.2. Origen de la consulta El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín de la República de Colombia, por medio del secretario, señor Guillermo León Yepes C., ha “Oficiar AL TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, con el fin que realice un estudio sobre el caso concreto del señor GUILLERMO ALFONSO MONSALVE, identificado con la C.C. Colombiana Nº 8.274.558 y Cédula Venezolana Nº E-81348271 y certifique si las semanas cotizadas a través del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES entre el 22 de junio de 1977 y el 5 de diciembre de 1990 –466 semanas cotizadas– pueden computarse en Colombia para el reconocimiento de su prestación de vejez, en aplicación de la Decisión 583 del 7 de mayo de 2004 que sustituyó la Decisión 546 –Instrumento Andino de Seguridad Social- del consejo andino de ministros de relaciones exteriores (sic) de la Comunidad Andina (CAN)”.

El 26 de octubre de 2011, se recibió vía courrier, una copia de la demanda, de la contestación a la demanda y de los antecedentes administra- GACETA OFICIAL tivos. De dichos documentos se aprecia que la solicitud del actor recae en lo siguiente: “(…) se hagan las siguientes declaraciones y condenas”: “1. Declárese que el señor GUILLERMO ALFONSO MONSALVE: 1.1.

Es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1.993 beneficiándome en este sentido de los requisitos de edad, semanas de cotización y monto porcentual establecido en el Decreto 758 de 1.990. 1.2. Le asiste el derecho al incremento pensional consagrado en el Artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 por tener a su cargo y cuidado a su esposa. 1.3.

Le asiste el derecho a reclamar el retroactivo pensional causado entre el 1 de diciembre de 2008 y el 30 de agosto de 2010". Y, como consecuencia de las anteriores declaraciones, que se ordene: “2.1. Al reajuste de la pensión al 90% del IBL señalado en la Resolución No. 015267 del 3 de agosto de 2010 desde el 1 de diciembre de 2008 y como consecuencia de ello reconocer y pagar la diferencia pensional que se genere, subsidiariamente al 84% del IBL. 2.2.

Sobre las sumas reconocidas por concepto de reajuste pensional, reconocer los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación, los cuales se deben cancelar desde la fecha de su causación hasta el momento de su pago total por parte del ISS”. 2.3. El reconocimiento y pago del retroactivo pensional en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2008 (fecha a partir de la cual cesaron las cotizaciones al Sistema General de Pensiones) hasta el 30 de agosto de 2010, fecha a partir de la cual se reconoció la pensión de vejez por parte de la entidad, (…). 2.4.

Sobre las sumas reconocidas por concepto de retroactivo pensional, reconocer los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación, los cuales se deben cancelar desde la fecha de su causación hasta el momento de su pago total por parte del ISS. 18/04/2012 17.60 2.5. El incremento de la pensión, por tener a su cargo y cuidado a su cónyuge (…). 2.6.

La indexación de los incrementos pensiónales (sic) desde el momento de causación de la prestación y hasta el momento de su pago efectivo por parte de la entidad de seguridad social”. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín de la República de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 27 de noviembre de 2008, el señor Guillermo Alfonso Monsalve presentó reclamación administrativa de prestación económica de vejez, por considerar cumplidos los requisitos legales para acceder a ella. - El 30 de septiembre de 2009, el Departamento de Atención al Pensionado expidió la Resolución No. 027959, por medio de la cual negó la pensión de vejez al asegurado, al considerar que no cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, al tener 974 semanas cotizadas al ISS.

La Resolución no concedió la pensión de vejez al solicitante, ya que “consultado el archivo de solicitantes de Bono Tipo A, elaborado por la Oficina de Bonos pensionales, se estableció que el señor Guillermo Alfonso Monsalve, se trasladó al Fondo Privado de Pensiones PROTECCIÓN, verificándose con ello la selección del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

(…) se procederá a estudiar la prestación tomando como válido sólo el tiempo cotizado al ISS, encontrando que el asegurado ha cotizado a éste (sic) Instituto un total de 974 semanas. Que en el caso concreto, no es procedente estudiar la pensión de vejez bajo el régimen de transición toda vez que revisada su historia laboral, acredita solo 613 semanas con anterioridad al 1 de Abril de 1994”. - El 11 de noviembre de 2009, el señor Guillermo Alfonso Monsalve presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución mencionada.

GACETA OFICIAL - El 3 de agosto de 2010, el Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquía expidió la Resolución No. 15267, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y repuso la Resolución No. 027959 en el sentido de conceder la prestación económica de vejez al señor Guillermo Alfonso Monsalve, a partir del 1 de septiembre de 2010, en cuantía mensual de $ 1.504.243.oo más los reajustes anuales de Ley, El valor de la pensión se generó con un Ingreso Base de liquidación de $2.323.514.oo, un porcentaje de liquidación del 64.74% y un total de 1.190 semanas cotizadas.

La consignación de la mesada pensional se hará a través del BANCO GNB SUDAMERIS SUCURSAL POBLADO, del Municipio de Medellín en la nómina de septiembre de 2010 pagadera en octubre de 2010. En la Resolución se consideró que “hechas las validaciones por parte de la Oficina de Devolución de Aportes y revisado el requisito de los 15 años de cotización anteriores al 01 de Abril de 1994 fecha en la que entra en vigencia la Ley 100 de 1993 se encuentra que el asegurado tiene cotizadas un total de 597 semanas anteriores al 01 de Abril de 1994, por lo que no le es posible el asegurado recuperar el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Que en el caso concreto del recurrente, cumple con el requisito de la edad, y con el número de semanas exigido para adquirir el pretendido derecho, ya que revisado el reporte de semanas, se encontró que el asegurado cotizó durante toda su vida laboral un total de 1.190 semanas, razón por la cual se concluye que es procedente acceder a su reconocimiento, a partir del 01 de Septiembre de 2010 en cuantía mensual de $1.504.243.oo más los reajustes anuales de Ley, con ingreso a nómina, toda vez que la Administradora del Fondo de Pensiones privado, aún no ha reportado la novedad de retiro, (…)”. - El 25 de agosto de 2010, se notificó al recurrente la Resolución sin número ni fecha expedida por el Gerente del Seguro Social Seccional Antioquía, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 015267. b) Fundamentos de la Demanda El señor GUILLERMO ALFONSO MONSALVE, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 18/04/2012 18.60 - Afirma que respecto a la liquidación de la pensión de vejez, la Resolución “no tuvo en cuenta la sentencia C-789 de 2002 por nuestra Corte Constitucional y en la que se declaró exequible el inciso 4 y 5 del artículo 86 de la Ley 100 de 1993 bajo los siguientes entendidos: ‘Siempre y cuando se entiendan que estas disposiciones no se aplican a quienes hayan cumplido 15 años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993’”. - Indica “Sustento el anterior hecho en los cálculos aritméticos de rigor efectuados, teniendo en cuenta que mi poderdante ACREDITA EN TOTAL DE COTIZACIONES al Sistema General de Pensiones 1655 semanas; y para el 1 de abril de 1994, cuando entro (sic) en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía un total de 1079 semanas, que equivale a 20,98 años cotizados de la siguiente manera: 1. 613 semanas cotizadas a través del ISS, 2. 466 semanas cotizadas a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales”. - “(…) debe tenerse en cuenta que a través de la Decisión 683 del 7 de mayo de 2004 que sustituyó la Decisión 546 –Instrumento Andino de Seguridad Social- el consejo andino de ministros de relaciones exteriores de la Comunidad Andina (CAN), del que hacía parte esa época Venezuela, quien fue miembro pleno hasta el 2006 y con el fin de preservar el derecho de los migrantes laborales a percibir prestaciones de seguridad social, garantizó la conservación de sus derechos adquiridos, en la totalización de los períodos de seguro; en los arts. 8 y 9 (…)”. - “Mi mandante a la fecha en que entró en vigencia la ley 100 de 1.993 tenía más de 40 años y más de 15 años de cotizaciones y/o servicios, por lo que es beneficiario del régimen de transición contemplado en esa norma y se le debe aplicar el Decreto 758 de 1.990.

En consecuencia, al acreditar más de 1250 semanas cotizadas el monto porcentual de su prestación debe corresponder al 90% del IBL”. - “El demandante elevó solicitud de prestación económica por vejez el día 27 de noviembre de 2007, reflejando de este modo su real voluntad de adquirir el status de pensionado, más aún cuando desde ese mismo mes, el 6 de noviembre de 2008 concluyeron o cesaron sus cotizaciones al Sistema General de Pensiones, debiendo apreciar el ISS el retiro GACETA OFICIAL del sistema a partir del mes de noviembre de 2008 y pagarle la prestación por vejez a partir del 1 de diciembre de 2008”. c) Contestación a la demanda El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – (I.S.S.) SECCIONAL ANTIOQUÍA, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR REAJUSTE A LA PENSIÓN DE VEJEZ.

No se reúnen los requisitos de ley para conceder la pretensión solicitada por cuanto ya fue liquidada acorde con la realidad que soporto (sic) la decisión administrativa”. - “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR RETROACTIVO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. La prestación económica se le reconoció al actor de conformidad con la ley”. - “(…) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES no está en la obligación de reconocer como fecha de causación de una prestación económica a un asegurado desde el momento en que cumpla sólo las semanas y la edad, porque es requisito indispensable que para que ello ocurra se debe desafiliar del sistema.

La obligación del Seguro Social para reconocer el retroactivo pensional desde el momento en que la persona cumplió el último de los dos requisitos mencionados, edad o semanas, es el retiro del sistema; no hay retiro y si el actor no cumple con este requisito, no tiene derecho a recibir del Seguro Social el retroactivo de la pensión de vejez solicitado.

La ley faculta a las Entidades de Seguridad Social que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de vejez para que las conceda a partir del ingreso a la nómina de pensionados”. - “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONAS A CARGO” - “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES DE MORA DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas de la Decisión 583 de la 18/04/2012 19.60 Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de veintitrés (23) de noviembre de 2011.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín de la República de Colombia, ha decretado como prueba, dentro del proceso interno, lo siguiente: “Oficiar AL TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, con el fin que realice un estudio sobre el caso concreto del señor GUILLERMO ALFONSO MONSALVE, identificado con la C.C. Colombiana Nº 8.274.558 y Cédula Venezolana Nº E-81348271 y certifique si las semanas cotizadas a través del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES entre el 22 de junio de 1977 y el 5 de diciembre de 1990 –466 semanas cotizadas– pueden computarse en Colombia para el reconocimiento de su prestación de vejez, en aplicación de la Decisión 583 del 7 de mayo de 2004 que sustituyó la Decisión 546 –Instrumento Andino de Seguridad Social- del consejo andino de ministros de relaciones exteriores (sic) de la Comunidad Andina (CAN)”.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la normativa GACETA OFICIAL sustancial aplicable es la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretarán de oficio los artículos 8 y 9; y, la Disposición Transitoria Primera de la mencionada Decisión. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 583 “TÍTULO VI Totalización de períodos de seguro Artículo 8.- Los períodos de seguro cotizados por el migrante laboral en un País Miembro se sumarán a los períodos de seguro cotizados en los demás Países Miembros, a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones de acceso para la concesión de las prestaciones sanitarias o económicas, en la forma y en las condiciones establecidas en el Reglamento del presente Instrumento, el que establecerá también los mecanismos de pago de las prestaciones.

En caso que el migrante laboral o sus beneficiarios no hubieran adquirido el derecho a las prestaciones de acuerdo a las disposiciones del primer párrafo de este artículo, le serán también computables los aportes realizados en otro país extracomunitario que hubiera celebrado convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social con alguno de los Países Miembros en los que se prevea el cómputo recíproco de períodos de seguro con cualquiera de los Países Miembros donde haya estado asegurado.

Cuando coincida un período de seguro obligatorio o legalmente reconocido como tal con un período voluntario o facultativo, se tendrá en cuenta sólo el período de seguro obligatorio o legalmente reconocido como tal. 18/04/2012 20.60 cuenta los períodos establecidos en la legislación de cada País Miembro, previa certificación de la Institución Competente en el país de origen.

TÍTULO VII Disposiciones aplicables a regímenes de pensiones, de reparto, capitalización individual y mixtos Artículo 9.- La presente Decisión será aplicable a los migrantes laborales afiliados a un régimen de pensiones de reparto, capitalización individual o mixtos, establecido o por establecerse por alguno de los Países Miembros para la obtención de las prestaciones económicas por vejez o jubilación, invalidez o muerte, de conformidad con la legislación interna de cada País Miembro.

Los Países Miembros que posean regímenes de capitalización individual podrán establecer mecanismos de transferencia de capital acumulado en las cuentas individuales. En los países en los que existan las administradoras de fondos de pensiones de capitalización individual y las empresas aseguradoras podrán establecer mecanismos de compensación para saldar las cuentas que mantengan entre sí, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto por la legislación nacional correspondiente.

(…) Disposiciones Transitorias Primera: La presente Decisión será aplicada de conformidad con las disposiciones de su Reglamento, el cual será aprobado a más tardar 6 meses después de su adopción, mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina, previa opinión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo y del Comité Andino de Autoridades en Seguridad Social, y en consulta con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Los períodos de seguro, aportados o cotizados antes de la vigencia de la presente Decisión, serán considerados, cuando sea necesario, para su totalización, siempre que aquéllos no hubieran sido utilizados anteriormente en el reconocimiento de prestaciones económicas en otro País Miembro. 3. CONSIDERACIONES Si para el reconocimiento de las prestaciones sanitarias se exigiera haber cumplido un período previo de cotización, se tendrán en El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: (…)”.

GACETA OFICIAL - Aplicabilidad de la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cómputo de los períodos de cotización realizados en diferentes Países Miembros.

3.1. APLICABILIDAD DE LA DECISIÓN 583 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. CÓMPUTO DE LOS PERÍODOS DE COTIZACIÓN REALIZADOS EN DIFERENTES PAÍSES MIEMBROS. El Acuerdo de Cartagena tiene como objetivos primordiales promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes.

En consecuencia, el Acuerdo Subregional Andino tiene como objetivo fundamental el mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión. En este escenario se han dictado numerosas Decisiones y Directrices que buscan, precisamente, “el mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión” (Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la Decisión 397 que contempla la Tarjeta Andina de Migraciones (TAM), la Decisión 545 que contempla el Instrumento Andino de Migración Laboral, la Decisión 548 sobre el Mecanismo Andino de Cooperación en materia de Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios, la Decisión 584 que contempla el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionadas con el tema).

En ese orden, la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina da cuenta del interés de mejorar el nivel de vida de los habitantes andinos y contempla el Instrumento Andino de Seguridad Social que regula el estatus jurídico de los migrantes laborales en relación a la percepción de los beneficios de la seguridad social. El objeto de dicha Decisión es el de garantizar la adecuada protección social de los migrantes 18/04/2012 21.60 laborales y sus beneficiarios para que, como consecuencia de la migración, no vean menoscabados sus derechos sociales.

El artículo 1 de la Decisión en comento avista los objetivos de la misma, a saber: “Artículo 1.- La presente Decisión tiene como objetivos: a) Garantizar a los migrantes laborales, así como a sus beneficiarios, la plena aplicación del principio de igualdad de trato o trato nacional dentro de la Subregión, y la eliminación de toda forma de discriminación; b) Garantizar el derecho de los migrantes laborales y sus beneficiarios a percibir las prestaciones de seguridad social durante su residencia en otro País Miembro; c) Garantizar a los migrantes laborales la conservación de los derechos adquiridos y la continuidad entre las afiliaciones a los sistemas de seguridad social de los Países Miembros; y d) Reconocer el derecho a percibir las prestaciones sanitarias y económicas que correspondan, durante la residencia o estada del migrante laboral y sus beneficiarios en el territorio de otro País Miembro, de conformidad con la legislación del país receptor”.

En tal sentido, la normativa contemplada en dicha Decisión se encauza a proteger al migrante laboral de un País Miembro y hacerle beneficiario de los derechos derivados de la seguridad social de otro País Miembro. Es de destacar que el principio fundamental del Instrumento Andino de Seguridad Social es que todo País Miembro concederá a los migrantes laborales y a sus beneficiarios del resto de Países Miembros, igual trato que a sus nacionales, en todas las prestaciones de seguridad social.

En principio, el migrante laboral queda sometido a la legislación de seguridad social del País Miembro en cuyo territorio efectúe su actividad laboral. La Decisión 583 persigue, asimismo, evitar la doble tributación, cuando los trabajadores cotizan en el país donde trabajan pero siguen cotizando en su lugar de origen; y, determinar la GACETA OFICIAL continuidad de las cotizaciones, cuando por las migraciones los trabajadores pierden el tiempo y el monto cotizado en el país de origen y deben empezar el proceso nuevamente.

Todo lo anterior se traduce de una normativa garantista que protege al trabajador migrante desde que la dinámica de las sociedades contemporáneas ha determinado el tránsito hacia el concepto de protección social. El artículo 8 de la mencionada Decisión establece lo siguiente: “Totalización de períodos de seguro Artículo 8.- Los períodos de seguro cotizados por el migrante laboral en un País Miembro se sumarán a los períodos de seguro cotizados en los demás Países Miembros, a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones de acceso para la concesión de las prestaciones sanitarias o económicas, en la forma y en las condiciones establecidas en el Reglamento del presente Instrumento, el que establecerá también los mecanismos de pago de las prestaciones.

En caso que el migrante laboral o sus beneficiarios no hubieran adquirido el derecho a las prestaciones de acuerdo a las disposiciones del primer párrafo de este artículo, le serán también computables los aportes realizados en otro país extracomunitario que hubiera celebrado convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social con alguno de los Países Miembros en los que se prevea el cómputo recíproco de períodos de seguro con cualquiera de los Países Miembros donde haya estado asegurado.

Cuando coincida un período de seguro obligatorio o legalmente reconocido como tal con un período voluntario o facultativo, se tendrá en cuenta sólo el período de seguro obligatorio o legalmente reconocido como tal. Los períodos de seguro, aportados o cotizados antes de la vigencia de la presente Decisión, serán considerados, cuando sea necesario, para su totalización, siempre que aquéllos no hubieran sido utilizados anteriormente en el reconocimiento de prestaciones económicas en otro País Miembro.

Si para el reconocimiento de las prestaciones sanitarias se exigiera haber cumplido un 18/04/2012 22.60 período previo de cotización, se tendrán en cuenta los períodos establecidos en la legislación de cada País Miembro, previa certificación de la Institución Competente en el país de origen”. La norma preserva el derecho de los migrantes laborales a percibir prestaciones de seguridad social y garantiza la conservación de sus derechos adquiridos, en la totalización de los períodos de seguro.

En tal sentido, establece la sumatoria de la cotización de los períodos de seguro realizados en los distintos Países Miembros; para lo cual, la citada norma establece: “Los períodos de seguro cotizados por el migrante laboral en un País Miembro se sumarán a los períodos de seguro cotizados en los demás Países Miembros”. Es decir, la norma prevé que aquellos períodos de seguro cotizados por el migrante laboral en un País Miembro se sumarán a los períodos de seguro cotizados en los demás Países Miembros, a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones de acceso para la concesión de las prestaciones sanitarias o económicas.

A estos mismos efectos, si el migrante laboral o sus beneficiarios no hubieran adquirido el derecho a las prestaciones mediante su cotización en un País Miembro, le serán también computables los aportes realizados en otro país extracomunitario que hubiera celebrado convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social con alguno de los Países Miembros en los que se prevea el cómputo recíproco de períodos de seguro con cualquiera de los Países Miembros donde haya estado asegurado.

Los períodos de seguro, aportados o cotizados antes de la vigencia de la Decisión 583, serán considerados, cuando sea necesario, para su totalización, siempre que aquellos no hubieran sido utilizados anteriormente en el reconocimiento de prestaciones económicas en otro País Miembro. De conformidad con lo anterior, dicha Decisión confiere a los migrantes laborales de los derechos de seguridad social reconocidos a los nacionales de los Países Miembros, basados en principios y compromisos de cooperación aplicables a los regímenes de seguridad social.

En consecuencia, reconoce a los migrantes laborales a nivel andino, así como a sus beneficiarios, en cualquiera de los Países Miembros, los mismos derechos y obligaciones en materia de GACETA OFICIAL seguridad social que a los nacionales de esos países; esto, en armonía con los literales c) y d) del artículo 1 de dicha Decisión que indican como objetivos de la presente Decisión: “Garantizar el derecho de los migrantes laborales y sus beneficiarios a percibir las prestaciones de seguridad social durante su residencia en otro País Miembro” y “Garantizar a los migrantes laborales la conservación de los derechos adquiridos y la continuidad entre las afiliaciones a los sistemas de seguridad social de los Países Miembros”.

El artículo 9 de la Decisión 583 dispone lo siguiente: “Artículo 9.- La presente Decisión será aplicable a los migrantes laborales afiliados a un régimen de pensiones de reparto, capitalización individual o mixtos, establecido o por establecerse por alguno de los Países Miembros para la obtención de las prestaciones económicas por vejez o jubilación, invalidez o muerte, de conformidad con la legislación interna de cada País Miembro.

Los Países Miembros que posean regímenes de capitalización individual podrán establecer mecanismos de transferencia de capital acumulado en las cuentas individuales. En los países en los que existan las administradoras de fondos de pensiones de capitalización individual y las empresas aseguradoras podrán establecer mecanismos de compensación para saldar las cuentas que mantengan entre sí, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto por la legislación nacional correspondiente”.

En consecuencia, las disposiciones de la Decisión 583 se aplicarán a los migrantes laborales afiliados a un régimen de pensiones de reparto, capitalización individual o mixtos, y deja en libertad a los Países Miembros para establecer sus propias políticas nacionales en materia de seguridad social. Ahora bien, tanto el artículo 8 de la mencionada Decisión, como su Disposición Transitoria Primera, condicionan la aplicación de la misma a las “disposiciones de su Reglamento”, como se indica a continuación: “Artículo 8.- Los períodos de seguro cotizados por el migrante laboral en un País Miem- 18/04/2012 23.60 bro se sumarán a los períodos de seguro cotizados en los demás Países Miembros, a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones de acceso para la concesión de las prestaciones sanitarias o económicas, en la forma y en las condiciones establecidas en el Reglamento del presente Instrumento, el que establecerá también los mecanismos de pago de las prestaciones”.

“Disposiciones Transitorias Primera: La presente Decisión será aplicada de conformidad con las disposiciones de su Reglamento, el cual será aprobado a más tardar 6 meses después de su adopción, mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina, previa opinión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo y del Comité Andino de Autoridades en Seguridad Social, y en consulta con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores”.

La Decisión 113 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contemplaba el Instrumento Andino de Seguridad Social, antecesora de la Decisión 583, a través de la Decisión 148 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió su Reglamento. Este Reglamento facilitaba la aplicación de dicha Decisión, por ejemplo, determinaba las Oficinas de Coordinación que servirían como intermediarias en los trámites, y otros actos administrativos que requiera la aplicación de dicho Instrumento, reglaba el tema de la “totalización de los periodos de seguro”, lo concerniente a las “prestaciones de enfermedad y maternidad”, “accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”, “prestaciones de vejez, invalidez y muerte”, “subrogación de derechos”, “pago de prestaciones, reembolsos y transferencias monetarias”.

Posteriormente, se sucedieron en el tiempo las siguientes Decisiones: 116, 545, 546, 547, 583 y 584, estas dos últimas de 7 de mayo de 2004, las cuales, por los principios de aplicación inmediata y efecto directo, son aplicables directamente en los Países Miembros desde su entrada en vigor, salvo que la norma comunitaria determine una fecha posterior a su entrada en vigencia; y, generan derechos y obligaciones a sus destinatarios.

La Decisión 583, objeto de esta interpretación prejudicial, se encuentra en vigencia; sin embargo, no se ha generado su respectivo Reglamento. GACETA OFICIAL Conforme a lo anterior, cabe preguntarse si procede o no la aplicación de la Decisión 583 a falta del referido Reglamento. Para el efecto es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1.

El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, entonces, si es un derecho que alcanza a todas las personas, es obvio que cobija a los migrantes laborales. 2. La normativa en la materia supone a la persona migrante como sujeto de derechos y determina la igualdad ante la ley. 3. La seguridad social se rige, entre otros, por los principios de solidaridad, obligatoriedad y universalidad; estos principios serían incompletos en su alcance si la seguridad social no se hiciere extensiva a los migrantes laborales. 4.

La supremacía de los derechos de las personas está sobre toda consideración (principios de preeminencia y subsidiariedad) y la aplicación e interpretación de la norma que les alcance se podrá ampliar pero nunca restringir (principio pro homine). 5. El artículo 5 de la Decisión 583, al determinar la legislación aplicable, dice: “El migrante laboral estará sometido a la legislación de seguridad social del País Miembro en cuyo territorio efectúe su actividad laboral, de acuerdo a la legislación del país donde se encuentre”; es decir, prescribe el inmediato cumplimiento y aplicación de los derechos de seguridad social reconocidos en las leyes nacionales de los Países Miembros. 6.

Al ser la Seguridad Social un derecho social, de obligatorio cumplimiento, de aplicación inmediata y que por estas consideraciones se ha de aplicar incluso a falta de ley en los Países Miembros, el Tribunal estima que la Decisión 583 debe ser aplicada en ausencia de su Reglamento, dada la naturaleza de este derecho y el interés superior que ampara.

Conforme a lo anterior, para el Tribunal, si bien no se ha expedido el Reglamento de la Decisión 583, que regule la correcta aplicación de las disposiciones consagradas en la Decisión 583 y que la haga operativa, es posible aplicar de modo directo la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina a los migrantes laborales 18/04/2012 24.60 que, siendo nacionales de cualquiera de los Países Miembros, realicen sus actividades de índole laboral en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

Para lo anterior, se debe adecuar la legislación interna del País Miembro a la comunitaria. La Decisión 583 es aplicable, entonces, aún a falta de Reglamento. La inactividad en la que ha incurrido la Secretaría General en la emisión del Reglamento que regule la Decisión 583 no puede afectar la efectividad de los derechos que consagra la normativa comunitaria, pues los derechos sustantivos de las personas, en este caso los derechos a la seguridad social, no pueden ser desatendidos por la falta de actividad de los órganos del sistema.

Máxime si el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe velar por la efectividad de los derechos de las personas, conforme lo indica el artículo 35 de su Estatuto al recalcar que “Los procedimientos previstos en el presente Estatuto tienen por objeto asegurar: la efectividad de los derechos sustantivos de las personas sujetas a su jurisdicción (…)”.

Por otro lado, encuentra el Tribunal que esta Decisión alcanzó a la República Bolivariana de Venezuela, ya que su denuncia al Acuerdo de Cartagena aconteció el 22 de abril de 2006 y la Decisión 583 fue expedida el siete de mayo de dos mil cuatro, dos años antes del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina. Sobre este punto se debe tener en cuenta que los derechos fundamentales prevalecen a las situaciones históricas, políticas, sociales, culturales y económicas en las que se desenvuelve su ejercicio, en tal virtud, por el principio de no regresividad de los derechos sociales en beneficio de los trabajadores, no se puede afectar el estatus jurídico de los mismos menoscabando los derechos adquiridos, en tanto que no se puede afectar la situación de los derechos sociales una vez reconocidos.

Se debe considerar, asimismo, que en la aplicación e interpretación de normas que beneficien a los trabajadores, se podrá siempre ampliar sus derechos pero nunca restringirlos. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: GACETA OFICIAL 18/04/2012 25.60 1. La Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla el Instrumento Andino de Seguridad Social y regula el estatus jurídico de los migrantes laborales en relación a la percepción de los beneficios de la seguridad social. 2.

El objeto de la Decisión 583 es el de garantizar la adecuada protección social de los migrantes laborales y sus beneficiarios para que, como consecuencia de la migración, no vean menoscabados sus derechos sociales. 3. El artículo 8 de la Decisión 583 procura preservar el derecho de los migrantes laborales a percibir prestaciones de seguridad social y garantizar la conservación de sus derechos adquiridos, en la totalización de los períodos de seguro.

En tal sentido, establece la sumatoria de la cotización de los períodos de seguro realizados en los distintos Países Miembros. 4. Si bien no se ha expedido el Reglamento de la Decisión 583, que regule la correcta aplicación de las disposiciones consagradas en la Decisión 583 y que la haga operativa, es posible aplicar de modo directo la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina a los migrantes laborales que, siendo nacionales de cualquiera de los Países Miembros, realicen sus actividades de índole laboral en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

Para lo anterior, se debe adecuar la legislación interna del País Miembro a la comunitaria. abril de 2006 y la Decisión 583 fue expedida el siete de mayo de dos mil cuatro, dos años antes de su retiro de la Comunidad Andina. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20110037, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 5.

Esta Decisión alcanzó a la República Bolivariana de Venezuela, ya que su denuncia al Acuerdo de Cartagena aconteció el 22 de Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 128-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 123, 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: VICTORIA (mixta). Actor: sociedad HERCAS LIMITADA. Proceso interno Nº 2003-00458. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil doce. GACETA OFICIAL VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 123, 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00458;

El auto de 19 de enero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, 18/04/2012 26.60 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 24933 de 29 de agosto de 2003, confirmó la Resolución impugnada. 5.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 27238 de 25 de septiembre de 2003, confirmó, también, la Resolución Nº 16857. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 6. La sociedad HERCAS LIMITADA interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. c) Fundamentos jurídicos de la demanda. a) Partes en el proceso interno. La sociedad HERCAS LIMITADA en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: Demandante: sociedad HERCAS LIMITADA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad VITTORIA S.P.A. a) Hechos. 1. El 19 de junio de 2002, la sociedad HERCAS LIMITADA solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo VICTORIA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 525 de 28 de febrero de 2003. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad VITTORIA S.P.A. sobre la base de la marca VITTORIA (mixta) registrada a su favor, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Por Resolución Nº 16857 de 25 de junio de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo VICTORIA (mixto).

Contra dicha Resolución la sociedad HERCAS LIMITADA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 1. Que, antes de presentar la solicitud del signo VICTORIA (mixto) solicitó a la División de Signos Distintivos una certificación sobre los registros o solicitudes del signo VICTORIA. A dicha solicitud la Superintendencia emitió “una certificación consignando que verificada la base de datos y en los archivos de la SIC no aparece la denominación VICTORIA.

Es por ello que con base a la certificación, la empresa solicitante procedió a realizar el trámite del registro de la marca para tales efectos”. 2. Se violó el artículo 123 de la Decisión 486, en vista de que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se le notificó con la presentación de la oposición presentada por la sociedad VITTORIA S.P.A. razón por la que no pudo ejercer su derecho a la defensa. 3.

Los signos en conflicto “provienen de dos idiomas diferentes: CASTELLANO vs ITALIANO”. Cita diferentes acepciones de la palabra VICTORIA en la lengua española. 4. “(…) si bien analizamos que significativamente en nuestro lenguaje castellano no existe el significado VITTORIA, siendo ésta una expresión ajena a nuestro idioma; la denominación VITTORIA, cuyo origen proviene del idioma italiano, no podría existir riesgo de confu- GACETA OFICIAL sión o asociación, si hacemos un enfoque a nivel comparativo de las marcas solicitadas y registradas en la existencia de semejanza o identidad de los productos, en la parte visual, ortográfica, conceptual o auditiva, observamos que en la marca solicitada VICTORIA, cuyo significado lo podemos traducir en éxito, triunfo.

Fonéticamente, no tienen la misma entonación VITTORIA (italiano) que decir VICTORIA (español)”. 5. Respecto a la comparación entre signos “si llevamos las dos denominaciones VITTORIA, se encuentra en la categoría mixta, siendo esta claramente nominativa, cuya expresión no contiene sino únicamente la modificación en la letra V que es el logotipo de un gancho o chulo que acompaña a las demás palabras”; mientras que “La marca solicitada está comprendida por un logotipo de un hombre con las manos en alto en señal de triunfo, levantando una llama en los dedos, hace señalización de la letra V de VICTORIA, denominándose así en la categoría de mixta, por contener además del logotipo la expresión VICTORIA en una cinta amarilla, analizando de esa manera no hay ningún tipo de riesgo de asociación o confusión”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en (…) la Decisión 485 (sic) (…)”. 2. Efectuado el examen correspondiente “es evidente que, ‘VICTORIA’ clase 12, si bien es susceptibles (sic) de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘VICTORIA’ (…) frente a ‘VITTORIA’ (…) resulta indudable que presentan semejanzas, habida cuenta que el signo sobre el cual se pretende su registro, reproduce la percepción auditiva fonética y visual de la marca previamente registrada ‘VICTORIA’”. 3.

Además entre los signos en conflicto “existen semejanzas que conllevarían al público 18/04/2012 27.60 consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos”. 4. Respecto a la coexistencia de las marcas en conflicto, dicha coexistencia “generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que la marca solicitada ‘VICTORIA’ y ‘VITTORIA’ amparan los mismo productos comprendidos en la clase 12". e) Tercero interesado.

La sociedad VITTORIA S.P.A. tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda. Se observa en el expediente que únicamente presentó sus alegatos de conclusiones.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 123, 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo VICTORIA (mixto), fue el 19 de junio de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los GACETA OFICIAL artículos 123, 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, 18/04/2012 28.60 la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 123.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación. (…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de 1.

La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejem-plificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin GACETA OFICIAL 18/04/2012 29.60 de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causar de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo VICTORIA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre signos mixtos en virtud de que el signo solicitado VICTORIA es mixto y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición es VITTORIA, también mixta. GACETA OFICIAL Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). 18/04/2012 30.60 ral que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Comparación entre signos mixtos. Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos; deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). El cotejo entre signos mixtos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión gene- Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. GACETA OFICIAL 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. En virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre los signos en conflicto: VICTORIA (mixto), solicitado y, VITTORIA (mixto), registrado, se abordará el tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respec- 18/04/2012 31.60 to de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O. A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado GACETA OFICIAL en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corres- 18/04/2012 32.60 ponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre GACETA OFICIAL otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. El juez consultante debe revisar la existencia de similitud ideológica entre los signos VICTORIA y VITTORIA.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos seme- 18/04/2012 33.60 jantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 4. Notificación de una oposición. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que la parte demandante manifiesta que se violó el artículo 123 de la Decisión 486, en vista de que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se le notificó con la presentación de la oposición presentada por la sociedad VITTORIA S.P.A. razón por la que no pudo ejercer su derecho a la defensa.

El Tribunal señala que, una vez cumplidos todos los requisitos para la presentación de una solicitud marcaria, la Oficina Nacional Competente, tiene la obligación de ordenar la publicación de dicha solicitud o del extracto de dicha solicitud en la Gaceta Oficial, con el fin de que cualquier persona, provista de interés legítimo, pueda presentar observaciones al registro solicitado, las cuales deberán ser debidamente fundamentadas.

A continuación y en el caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de conformidad con el artículo 123 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tiene la obligación de notificar al solicitante de un registro marcario de la presentación de oposiciones, con el fin de que dicho solicitante, dentro de los treinta días siguientes, haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si así lo estima conveniente.

GACETA OFICIAL La notificación consiste en comunicar a la persona interesada la existencia de dicho acto administrativo o, en el caso concreto, de la actuación procesal, por lo tanto, constituye un requisito formal fundamental para la seguridad jurídica y una condición legal de la que depende la eficacia del acto o de la actuación procesal.

Además, de esta manera se garantiza el derecho de contradicción y, en efecto, el principio del debido proceso que, también, debe gobernar en las actuaciones administrativas. De esta manera, la Oficina Nacional Competente, es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro marcario se publiquen de la manera más fidedigna posible, es la encargada de recibir las oposiciones que se presente sobre dicho signo y es la encargada de notificar de este hecho al solicitante de conforme lo exige la norma. 18/04/2012 34.60 otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no ha-bría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo VICTORIA (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto con otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: La notificación consiste en comunicar a la persona interesada la existencia de dicho acto administrativo o, en el caso concreto, de actuación procesal, por lo tanto, constituye un requisito formal fundamental para la seguridad jurídica y una condición legal de la que depende la eficacia del acto o de la actuación procesal. De esta manera, la Oficina Nacional Competente, es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro marcario se publiquen de la manera más fidedigna posible, es la encargada de recibir las oposiciones que se presente sobre dicho signo y es la encargada de notificar de este hecho al solicitante de conforme lo exige la norma.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00458, GACETA OFICIAL 18/04/2012 35.60 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 131-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 84 de la misma Decisión 344.

Marca: TIKYS (denominativa). Actor: sociedad FERRERO S.P.A. Proceso interno Nº 5839-CS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 87 literal h), 93, 95, 102 y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 40 de su Reglamento, dentro del proceso interno Nº 5839-CS.

El auto de 19 de enero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad FERRERO S.P.A. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Tercero interesado: sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. b) Hechos. 1. El 9 de mayo de 1996, la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. solicitó el registro como marca del signo TIKYS (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. GACETA OFICIAL 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 378.

Contra dicha solicitud, la sociedad FERRERO S.P.A. presentó observación sobre la base de las marcas TIC TAC (denominativa) y TIC TAC and leaf device (denominativa), registradas a su favor, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad ENVASADORA ECUATORIANA COMPAÑÍA LIMITADA, presentó segunda observación, sin embargo desistió de la misma. 3.

Por Resolución Administrativa Nº 966837 de 10 de diciembre de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la observación presentada por la actora y, concedió, el registro de la marca TIKYS (denominativa) a favor de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

De esta manera, la sociedad FERRERO S.P.A. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la mencionada Resolución Administrativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad FERRERO S.P.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. La observación se basó en sus marcas notoriamente conocidas TIC-TAC. 2.

Los signos TIC-TAC y TIKYS “tienen gran similitud ortográfica y fonética en vista de que comparten la sílaba inicial ‘TIC’. Si bien existe la sustitución de la letra ‘C’ por la letra ‘K’, la identidad fonética y auditiva permanece”. 3. Respecto al argumento de que en la Resolución impugnada, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial señala que la solicitante tiene el registro del signo TIKYS DRAGUS “El registro de la marca TIKYS DRAGUS de ninguna manera otorga derecho a su titular para el registro y uso exclusivo de la denominación TIKYS (…)”.

Agrega que “En el caso del signo TIKYS DRAGUS, la visión de conjunto al compararla con la marca TIC-TAC la hace significativamente distinta. Adicionalmente, TIKYS DRAGUS es una marca mixta que 18/04/2012 36.60 incluye un diseño distinto, hecho fundamental que obvia la autoridad administrativa en su análisis”. 4. Se ha demostrado “la semejanza gráfica, visual, fonética y auditiva entre la marca registrada TIC-TAC y la denominación solicitada TIKYS”. 5.

De acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 “La denominación TIKYS, constituye una imitación de la marca TIC-TAC, ella (sic) se confunden a simple vista y por tanto, la primera no es susceptible de registro”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual, contestó la demanda manifestando: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Me ratifico en la Resolución Nº 966837 (…)”. El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda esgrimiendo los siguientes argumentos: 1. “Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda”. 2. Los signos en conflicto “no presentan similitud gráfica, fonética y auditiva, lo cual no produciría confusión entre el público consumidor quien puede identificar claramente la procedencia del producto”. 3.

Por estas consideraciones, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo solicitado. El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del señor Procurador, contesta la demanda manifestando que acude “Con el fin de vigilar las actuaciones jurídicas en esta causa (…)”. e) Tercero interesado.

La sociedad INDUSTRIAS DE ALIMENTOS NOEL S.A., tercero interesado en el proceso, no dio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 87 literal h), 93, 95, 102 y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo TIKYS (denominativa) fue el 9 de mayo de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 102; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria se interpretará de oficio el artículo 84 de la misma Decisión y no se interpretarán los artículos 82 literal h), 87 literal h), 93, 95 y 104 de la Decisión 344 por no ser aplicable al caso concreto;

Que, la demandante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 40 del Reglamento de la Decisión 344, el Tribunal considera que su interpretación no es procedente, en vista de que dicho Reglamento es una norma de carácter interna; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) 18/04/2012 37.60 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; GACETA OFICIAL e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…)”. 18/04/2012 38.60 La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. 1. La marca y los requisitos para su registro. Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo GACETA OFICIAL que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo TIKYS (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Clases de marcas. Comparación entre signos denominativos. Se abordará el tema de los signos denominativos y su comparación, en vista de que el signo solicitado TIKYS es denominativo y las marcas 18/04/2012 39.60 sobre la base de las cuales se presenta la oposición son TIC TAC y TIC TAC and leaf device ambas denominativas. Además, se tomará en cuenta el hecho de que las marcas opositoras constituyen signos denominativos compuestos.

Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). En la comparación entre signos denominativos, ya sean simples o compuestos, el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mis- GACETA OFICIAL mas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. El Tribunal procede a interpretar el presente tema en virtud de que en el proceso interno se debate el hecho de la posible confusión entre el signo solicitado TIKYS (denominativo) y las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición TIC TAC (denominativa) y TIC TAC and leaf device (denominativa).

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, 18/04/2012 40.60 precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre GACETA OFICIAL los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor pro- 18/04/2012 41.60 fundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o GACETA OFICIAL terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 18/04/2012 42.60 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 4. La marca notoriamente conocida, su protección y su prueba.

Se abordará el tema de la marca notoriamente conocida, en virtud a que la demandante argumenta que su marca TIC TAC es notoriamente conocida. Para analizar el presente tema, esta interpretación prejudicial seguirá la línea jurisprudencial emitida dentro del Proceso 106-IP2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1946 de 23 de mayo de 211, marca: DEUTSCHE TELEKOM (denominativa).

Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1028, de 14 de enero de 2004, marca: EBEL INTERNATIONAL (mixta)”. Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas GACETA OFICIAL en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: 18/04/2012 43.60 que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. a. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas. El principio de especialidad. “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 1 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 2 Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada.

En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. El principio de territorialidad. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 3 Protección. La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada.

Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios 1 2 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad.

Ya no sólo, se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”? Que sea notorio en el comercio subregional.

Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión. Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad. Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad. b. En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado.

La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no GACETA OFICIAL consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. 4 El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344, signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo 4 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 18/04/2012 44.60 de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las marcas notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiere al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) GACETA OFICIAL En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el 18/04/2012 45.60 uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.

Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la nor- GACETA OFICIAL mativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1452, de 10 de enero de 2007, marca: CAPITAN Z). La prueba de la notoriedad. La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso. De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 5.

El derecho al uso exclusivo de la marca. La demandante manifiesta, respecto al argumento de que en la Resolución impugnada, la 18/04/2012 46.60 Dirección Nacional de Propiedad Industrial señala que la solicitante tiene el registro del signo TIKYS DRAGUS: “El registro de la marca TIKYS DRAGUS de ninguna manera otorga derecho a su titular para el registro y uso exclusivo de la denominación TIKYS (…)”; por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema correspondiente.

En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz del registro del signo en la oficina nacional competente. El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente.

En este sentido, el Tribunal reitera “en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O. A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: GACETA OFICIAL PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo TIKYS (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria descritas en la presente interpretación prejudicial, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Además, si el signo opositor es un signo denominativo compuesto, el consultante, deberá tomar en cuenta si alguno de los elementos denominativos le concede distintividad frente al signo solicitado.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en 18/04/2012 47.60 el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar en dichos Países contra terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5839-CS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 18/04/2012 48.60 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO PROCESO 150-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 113, 115, 116 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Diseño Industrial: “PRODUCTO ABSORBENTE”. Expediente Interno Nº 2008-00064. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 9 de agosto de 2011, se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de diecinueve (19) de enero de 2012. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes Demandante: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA –SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. Actos demandados La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 20815 de 31 de julio de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del diseño industrial para la solicitud correspondiente a “PRODUCTO ABSORBENTE” a favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. - Resolución No. 26476 de 27 de agosto de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el GACETA OFICIAL recurso de reposición, y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 20815 de 31 de julio de 2006. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 21 de diciembre de 2005, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del diseño industrial denominado “PRODUCTO ABSORBENTE”. - El 28 de febrero de 2005, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 561, sin que se hayan presentado oposiciones. - El 31 de julio de 2006, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 20815 por medio de la cual resolvió negar el registro del diseño industrial para la solicitud correspondiente a “PRODUCTO ABSORBENTE” a favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., por carecer de novedad. - El 17 de agosto de 2006, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución anterior. - El 27 de agosto de 2007, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria expidió la Resolución No. 26476, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 20815 de 31 de julio de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 18/04/2012 49.60 - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio NO podía haber hecho examen (sic) de novedad alguno y como consecuencia de este (sic) haber negado el registro, teniendo en cuenta que el Diseño Industrial ‘PRODUCTO ABSORBENTE’ NO carece manifiestamente de novedad”. - “Podemos observar que para que se entienda novedoso un diseño industrial es fundamental que exista el aporte del diseñador de una nueva combinación, como es el caso del diseño industrial ‘PRODUCTO ABSORBENTE’ (…)”. - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio al clasificar las diferencias del diseño industrial ‘PRODUCTO ABSORBENTE’ como secundarias, esta (sic) incurriendo en un error en su examen de novedad, debido a que se está enfocando en un concepto más funcional y menos estético como lo deberían hacer”. - “Sobre la novedad del diseño industrial y el caso que nos ocupa cabe mencionar que las diferencias que contiene el diseño industrial ‘PRODUCTO ABSORBENTE’ con relación a D1 son sustanciales y por consiguiente implican un trabajo intelectual del creador que debe ser protegido por el registro.

Así mismo, si se realiza un ligero examen de novedad, no se podrán evidenciar las diferencias sustanciales y por el contrario sobresaldrán las secundarias, las cuales no se deben tener en cuenta al momento de proporcionarle la protección del registro a un diseño industrial”. - “Es clara la existencia de las diferencias sustanciales entre los dos diseños, sin embargo la Superintendencia (…) les resta importancia al examinar únicamente la apariencia de manera ligera y no detallar que esas ‘diferencias ligeras’, son realmente lo novedoso del diseño”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Contrariamente a lo afirmado por la demandante el examen efectuado por la oficina nacional competente a la solicitud de diseño industrial presentada por la Sociedad Pro- GACETA OFICIAL ductos Familia S.A. (…), permitió concluir que el diseño industrial no presenta las características de objeto novedoso y en consecuencia no reúne plenamente todos los requisitos legales previos establecidos para conceder el registro del diseño industrial, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse el requisito de novedad al tenor de los artículos 115 y 124 de la Decisión 486”. - “Lo anterior habida cuenta que analizada la figura 1 que aparece a folio 23 (…) se estableció en forma evidente que el diseño tiene correspondencia en cuanto a la forma con el diseño que aparece en la anterioridad US D408,912 abril 27 de 1999, lo cual permite concluir sin dificultad que el diseño en estudio fue divulgado desde antes de la fecha de la presentación de la solicitud siendo de conocimiento general en dicha fecha de presentación, existiendo entre el diseño solicitado y el antecedente similitudes de forma, disposición y proporción en los aspectos ya mencionados”. - “(…) queda plenamente demostrada la FALTA DE NOVEDAD del diseño solicitado en la comparación realizada frente al antecedente encontrado, como también que el error en la percepción y comparación de las formas”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de enero de 2012. 18/04/2012 50.60

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 58, 113, 115, 116 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al diseño industrial denominado “PRODUCTO ABSORBENTE”, fue presentada el 21 de diciembre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto y de no interpretar aquellas que considere que no son aplicables, no se interpretará el artículo 58 (registro de contratos de licencia) por no ser pertinente al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

(…) Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño in- GACETA OFICIAL 18/04/2012 51.60 dustrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud. (…)”. Artículo 116.- No serán registrables: 3. CONSIDERACIONES a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público.

A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. (…) Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: 3.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO. En el proceso interno, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del diseño industrial para la solicitud correspondiente a “PRODUCTO ABSORBENTE” a favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la definición y naturaleza del diseño industrial. a. Definición y naturaleza De acuerdo al artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

GACETA OFICIAL En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, lo propio ocurre en la Decisión 486, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313.

Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa.

Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria” (Otero Lastres, José Manuel. El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1.977)”. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protec- 18/04/2012 52.60 ción adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos del registro.

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. GACETA OFICIAL El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.

Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando: “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo 18/04/2012 53.60 de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m)reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.

El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, a saber: Perceptibilidad. Toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario GACETA OFICIAL que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Susceptibilidad de representación gráfica. Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La distintividad. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. De otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho.

El artículo 136 considera que no podrán acceder a registro aquellos diseños industriales, en lo que corresponda, que: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o 18/04/2012 54.60 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, GACETA OFICIAL 18/04/2012 55.60 Unión Europea 1 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial.

La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofácama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo.

Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. 1 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes.

El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial.

En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002). 3.2. LA NOVEDAD, COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD. LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS.

Dentro del proceso interno, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del diseño industrial para la solicitud correspondiente a “PRODUCTO ABSORBENTE” a favor de la sociedad FAMILIA S.A., por carecer de novedad. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; 18/04/2012 56.60 (3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.

(OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica 2 a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial 3, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad” 4. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.

Las diferencias secundarias. Dentro del proceso interno, la sociedad demandante alegó que “(…) la Superintendencia de 2 3 (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; 4 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”. Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva” Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359 GACETA OFICIAL Industria y Comercio al clasificar las diferencias del diseño industrial ‘PRODUCTO ABSORBENTE’ como secundarias, esta (sic) incurriendo en un error en su examen de novedad, debido a que se está enfocando en un concepto más funcional y menos estético como lo deberían hacer”, “Sobre la novedad del diseño industrial y el caso que nos ocupa cabe mencionar que las diferencias que contiene el diseño industrial ‘PRODUCTO ABSORBENTE’ con relación a D1 son sustanciales y por consiguiente implican un trabajo intelectual del creador que debe ser protegido por el registro.

Así mismo, si se realiza un ligero examen de novedad, no se podrán evidenciar las diferencias sustanciales y por el contrario sobresaldrán las secundarias, las cuales no se deben tener en cuenta al momento de proporcionarle la protección del registro a un diseño industrial”, “Es clara la existencia de las diferencias sustanciales entre los dos diseños, sin embargo la Superintendencia (…) les resta importancia al examinar únicamente la apariencia de manera ligera y no detallar que esas ‘diferencias ligeras’, son realmente lo novedoso del diseño”, en tal virtud, deviene necesario hacer referencia al tema de “las diferencias secundarias”.

El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.

Las diferencias sustanciales sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias 18/04/2012 57.60 sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 2.

Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes. 4.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que GACETA OFICIAL produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200800064, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18/04/2012 58.60 José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 18/04/2012 59.60 GACETA OFICIAL 18/04/2012 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú