Año XXIX - Número 2106 Lima, 12 de octubre de 2012 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 89-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú; y, de oficio, interpretación de los artículos 154, 155, 157 y 224 de la misma normativa.

Asunto: Infracción a los derechos de propiedad intelectual. Actor: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB. Expediente interno: Nº 2175-2010 Proceso 4-IP-2012.- 2 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “NEW VENUS” (denominativa). Actor: C.I. CILES S.A. Expediente Interno Nº 2006-00047 Proceso 35-IP-2012.- 15 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FLEXACRYL (mixta). Actor: COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. – GLOBALPAINT S.A. Expediente Interno Nº 2007- 00409 Proceso 41-IP-2012.- 26 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NUTY (denominativa). Actor: FERRERO S.P.A. Expediente Interno Nº 2010-00060 Proceso 42-IP-2012.- 35 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MAXILITRO COLANTA (Mixta). Actor: PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA -ALQUERÍA S.A. Expediente Interno Nº 201000312 Para nosotros la Patria es América 47 GACETA OFICIAL 12/10/2012 2.60 PROCESO 089-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú; y, de oficio, interpretación de los artículos 154, 155, 157 y 224 de la misma normativa.

Asunto: Infracción a los derechos de propiedad intelectual. Actor: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB. Expediente interno: Nº 2175-2010. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos y judiciales de los actos impugnados, se encuentran los siguientes A.

HECHOS. - Con fecha 28 de octubre de 2005 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI denuncia contra M&M Repuestos y Servicios S.A por infracción de sus derechos de propiedad industrial respecto de sus marcas registradas VOLVO, alegando que: a) es titular de las marcas de producto VOLVO y logotipo y VOLVO (para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza) las cuales son notoriamente conocidas tanto en Perú como a nivel internacional, siendo además marcas líderes en el mercado de vehículos terrestres, especialmente de carga y maquinaria pesada y que gozan también de prestigio como signo que identifica el servicio de reparación; b) M&M Repuestos y Servicios S.A., sin contar con su autorización, utiliza las marcas VOLVO tanto como letrero principal en su establecimiento como en sus comprobantes de pago, en los cuales, en la parte central y en caracteres destacados se muestra la denominación VOLVO; c) Ni VOLVO TRADEMARK HOLDING AB ni alguna de sus empresas vinculadas ha vendido a la emplazada repuestos de marca VOLVO, por tanto, la emplazada no ofrece repuestos originales VOLVO y en el supuesto negado de que así fuera, ello no la autoriza a usar como nombre comercial la denominación VOLVO, debiendo en todo caso precisar que no son distribuidores oficiales de los productos VOLVO; d) la emplazada ejerce esta conducta de mala fe pues pese a que por cartas notariales se le ha conminado a cesar en el uso infractor de la marca VOLVO, no lo ha hecho.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda, otros de la - La Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI admitió la denuncia, corrió traslado de VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido con fecha 09 de noviembre de 2011.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, República del Perú. Tercero interesado: M&M Repuestos y Servicios S.A. III.

DATOS RELEVANTES. GACETA OFICIAL ella y dispuso se practique una diligencia de inspección en el local de M&M Repuestos y Servicios S.A. En dicha diligencia “se observó el uso de la denominación VOLVO en facturas y boletas, se tuvo a la venta una caja con la denominación NWO, NWO Nr. RDL 1317-VOLVO, otra NWO y adherido con un sticker la denominación VOLVO 167294, fecha agosto de 2004, made in brazil (sic), código de barras, una caja de repuestos Mable con la denominación `aplicación volvo’, los cuales se observaron en una vitrina de exhibición. Al preguntarle desde cuando (sic) utiliza la denominación VOLVO, manifestó que desde hace 1 año, al preguntarle desde cuando (sic) y quien (sic) le provee los productos con el sticker con la denominación VOLVO, señaló que desde hace más de tres años y que le compraron los productos Mable NWO a empresas brasileras, indicando que éstos son productos alternativos no originales, pero cuando la gente conocedores (sic), les solicitaban volvo original le compraban a Modasa”. - Mediante Resolución 4832-2006/OSD-INDECOPI de 7 de abril de 2006, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción toda vez que consideró que el signo VOLVO estaba siendo “utilizado de buena fe, a título informativo y no como nombre comercial, y además no es susceptible de inducir al público a error o confusión respecto del origen empresarial de las actividades económicas sobre las cuales se aplica, por lo que no se puede considerar su uso como una infracción a los derechos de propiedad industrial de la firma reclamante”. - VOLVO TRADEMARK HOLDING AB apeló de dicha decisión. Mediante Resolución 1634-2006/TPI-INDECOPI de 28 de octubre de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la mencionada decisión. Consideró que la marca VOLVO y diseño era utilizada con fines informativos y que en el presente caso se configuraba el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. - VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones Nºs 4832-2006/OSD y 1634-2006/TPI, a fin de que se declare su invalidez e ineficacia. Solicita asimismo se 12/10/2012 3.60 declare fundada la acción por infracción y que se prohíba a M&M Repuestos y Servicios S.A. usar la marca VOLVO en letreros, paneles, comprobantes de pago, papelería, material publicitario, etc. - Con fecha 31 de enero de 2008 la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por VOLVO TRADEMARK HOLDING AB.

En dicha sentencia se consideró que; a) de las pruebas se desprende que el uso de la denominación Volvo fue de “índole informativo, y no como nombre comercial, en tal sentido se aleja el supuesto del posible uso que confunde e induce a error al público consumidor”; b) los hechos en controversia se encuentran dentro de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486; c) que, de acuerdo a lo acreditado en autos “se concluye que la marca VOLVO no ha sido determinada como notoria por INDECOPI”. - Contra dicha sentencia, VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso recurso de apelación. - Con fecha 18 de agosto de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema del Perú revocó la sentencia apelada y reformándola declaró fundada la demanda.

Los principales fundamentos de la sentencia son los siguientes: a) que, de lo constatado en la diligencia de inspección ordenada por la entidad administrativa se puede concluir que “dicha actividad no puede catalogarse como de buena fe, toda vez que al registrar etiquetas con la denominación VOLVO a los productos alternativos que vende de distinta procedencia, lo que en esencia, podría generar confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial del producto (…)”; b) que, “en relación a la notoriedad de la marca que invoca la demanda (sic), resulta irrelevante para el caso, toda vez que la notoriedad o no de ella, no depende para que el tercero la utilice en su beneficio, pues sólo basta que sea de buena fe o para propósito de información, lo que como se ha concluido en los párrafos precedentes, ello no se ha verificado en el presente caso…”.

INDECOPI y M&M Repuestos y Servicios S.A. interpusieron recurso de casación. El 8 de noviembre de 2010 se declaró improcedente el GACETA OFICIAL recurso interpuesto por el INDECOPI y procedente el recurso interpuesto por M&M Repuestos y Servicios S.A., por lo cual se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 12/10/2012 4.60 tos legítimos’”.

Igualmente, se debe considerar prohibido el uso de la marca en los comprobantes de pago emitidos en tanto tales documentos no cumplen con el propósito del anuncio. B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. VOLVO TRADEMARK HOLDING AB fundamenta su demanda con los siguientes argumentos: En su contestación a la demanda, INDECOPI manifiesta lo siguiente: - Que, las marcas VOLVO son notoriamente conocidas tanto en el Perú como a nivel internacional, siendo también “marcas líderes en el mercado de vehículos terrestres, especialmente de carga y maquinaria pesada”.

Señala también que las marcas VOLVO gozan de prestigio como signos que identifican el servicio de reparación. - Que, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 se puede determinar que la marca VOLVO no es notoria, pues la demandante no demostró dicha notoriedad en el procedimiento administrativo que dio origen a las resoluciones ahora impugnadas.

Indica que las pruebas presentadas no demuestran ni la extensión del conocimiento de la marca VOLVO “ni acreditan el ámbito de difusión y el uso constante de la misma en una cantidad suficiente que demuestre su implantación entre el público consumidor peruano o andino”. - Que, sin contar con su autorización, M&M Repuestos y Servicios S.A. utiliza con mala fe la marca VOLVO y diseño: a) como letrero principal de su establecimiento comercial y b) en sus facturas.

Agrega que M&M Repuestos y Servicios S.A. no ofrece repuestos originales VOLVO. - Que, en la diligencia de inspección se demostró que M&M Repuestos y Servicios S.A. vende productos con marca falsificada VOLVO. Sin embargo, la autoridad administrativa no lo sancionó por dicho hecho. - Señala que, un tercero no autorizado por el titular de una marca “está legitimado para usar esa marca sólo en la medida en que venda repuestos o productos legítimos y debidamente marcados por el titular, sólo en la medida en que anuncie al mismo tiempo el tipo de productos con que cuenta, sin inducir a pensar que se tiene toda la gama de productos; y que el uso de la marca debe hacerse en los anuncios, como establece la ley, es decir, en los medios a través de los cuales se difunde la publicidad comercial, sea ésta en la prensa, la radio, la televisión, el internet, el correo o correo electrónico y canales parecidos”.

Sin embargo, agrega la demandante, dicho tercero “no puede utilizar esta marca, ni los logotipos corporativos asociados a la marca, en paneles fijos o movibles colocados en el frontis de los locales comerciales en tanto que ese uso no cumple con el propósito de ‘anuncio de la oferta de produc- - Que, “M&M Repuestos y Servicios S.A. utiliza la marca VOLVO y diseño para informar que tanto las actividades relacionadas con la comercialización de repuestos como los mismos repuestos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial que ofrece están dirigidos, entre otros, a los vehículos distinguidos con dicha marca”. - Que, se puede observar en la fotografía y facturas presentadas en el expediente administrativos que “M&M también ha incluido los signos ZF y logotipo y SKF y logotipo en el letrero del frontis de su local y SKF y diseño, BOSCH y diseño y ZF y logotipo en sus facturas, lo que confirma que las marcas referidas no son utilizadas para identificar sus actividades económicas ni para distinguir los productos que ofrece, no habiéndose presentado medio de prueba alguno que desvirtúe que dicho uso haya sido efectuado de buena fe y/o se haya limitado al propósito de información”. - Señala también que “en el letrero ubicado en el frontis del local de M&M Repuestos y Servicios S.A se aprecia que, debido a su ubicación y tamaño, es la denominación ‘M&M Repuestos y Servicios S.A.’ la que será percibida como el nombre comercial de dicha GACETA OFICIAL empresa, siendo razonable suponer que el signo VOLVO y diseño será considerado como una referencia de que en el local de la emplazada se reparan vehículos marca VOLVO y/o se venden repuestos marca VOLVO”.

Agrega que “lo mismo sucede con las facturas emitidas por M&M, en la cuales, si bien la denominación VOLVO aparece en el centro de las mismas, también se muestran -en tamaño similar- las marcas SKF, BOSCH y ZF y el nombre comercial ‘M&M Repuestos y Servicios S.A.’ ”. - Que, el uso del signo VOLVO por parte de M&M cumplía con las condiciones previstas por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.

Ello porque sólo lo ha venido utilizando “como referencia para hacer conocer a sus clientes que vende productos automotores de dicha marca”. D. TERCERO INTERESADO. Por su parte, M&M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. presentó los siguientes argumentos: - Que, la demandante no ha aportado pruebas que “reflejen de manera objetiva que los signos registrados VOLVO y VOLVO y figura hayan logrado un posicionamiento en el mercado en el nivel que corresponde a los signos notoriamente conocidos”. - Que, M&M RESPUESTOS Y SERVICIOS S.A. no vende repuestos con marca falsificada VOLVO, “pues las cajas que se observaron en la diligencia de inspección pertenecen a las marcas: NWO y MAHLE, que son repuestos alternativos”. - Señala que su empresa “cumple con brindar información relevante al consumidor sobre la existencia de repuestos originales Volvo que le permitan evaluar idóneamente la adquisición del bien.

El uso en las facturas de la denominación Volvo es una publicidad que tiene como objeto INFORMAR al usuario de la existencia de repuestos originales Volvo. No se ha inducido de ninguna manera al público en error u originado situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca”. (el subrayado no es nuestro). - Que, han procedido de buena fe y que no se ha hecho uso a título de marca de la denominación Volvo, indicando que sólo usaron la 12/10/2012 5.60 denominación para informar la venta de repuestos originales Volvo que son adquiridos a concesionarios autorizados Volvo.

Resalta que dichas compras las realizaron desde antes de la interposición de la acción por infracción ante el INDECOPI. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTEPRETADAS. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486. Se procederá a dicha interpretación y también se interpretarán de oficio los artículos 154, 155, 157 y 224 de la Decisión 486. El texto de las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA (…) Artículo 154.“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, GACETA OFICIAL embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 12/10/2012 6.60 o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

(…) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artículo 224.Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 157.Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos Artículo 228.Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de GACETA OFICIAL cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA. El artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su uso por parte de terceros. 12/10/2012 7.60 su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa.

Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular” 1. De lo anterior se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.

Ahora bien, en relación con la otra faceta de la exclusividad (la negativa), se debe tener en cuenta que ésta “(…) es más amplia que la faceta positiva. En vez de comprender tan sólo el signo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se extiende, por un lado, a los signos idénticos y semejantes; y abarca, por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos como los productos o servicios similares”. 2 Según lo establecido por el artículo 155 de la Decisión 486, el titular de una marca tiene el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice los siguientes actos: aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un 1 Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que “dentro de la exclusividad que la marca otorga a 2 Proceso 54-IP-2000, Marca: “CERVITAN”, publicado en G.O.A.C. Nº 612, de 25 de octubre de 2000.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 347. GACETA OFICIAL aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los mencionados derechos de exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”. 3 Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuerdo a la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”. 4 No obstante, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado.

Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”. 5 La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria.

Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de produc- 3 4 5 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en G.O.A.C. Nº 690, de 23 de julio de 2001.

Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008. Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en G.O.A.C Nº 177, de 20 de abril de 1997. 12/10/2012 8.60 tos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157);

(ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo). 6 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria” 7. A los efectos del caso en concreto, son de relevancia las limitaciones al derecho al uso exclusivo de la marca previstas en el artículo 157 de la Decisión 486, que es el tema en debate en el proceso interno que ha dado lugar a la presente interpretación prejudicial.

Conforme se verá en Punto 3. de esta providencia, en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 el titular de una marca no podrá impedir que terceros la usen en el mercado, siempre y cuando se cumplan los requisitos señalados en el referido artículo 157.

2. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. En el proceso interno, tanto el INDECOPI como la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima consideraron que la notoriedad de la marca VOLVO, alegada por la demandante, no había sido comprobada convenientemente. Por ello, el Tribunal considera pertinente hacer referencia al tema de la prueba de la notoriedad de una marca.

En reiterada jurisprudencia este Tribunal se ha pronunciado en extenso sobre el tema de las marcas notorias, entre las cuales se destacan 6 7 Proceso 69-IP-2000 ya citado. Proceso 69-IP-2000 ya citado. GACETA OFICIAL 12/10/2012 9.60 ducto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). las providencias dictadas en los procesos 68IP-2005 (Marca: “GIAN PIER´S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1302, de 2 de marzo de 2006; 149-IP-2007 (Asunto: Competencia desleal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1586, de 15 de febrero de 2008), 24-IP-2009 (Marca “SALSABOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1734, de 22 de julio de 2009); 29-IP-2010 (Marca: “TOINGS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1976, de 9 de setiembre de 2011); 82-IP-2010 (Marca: “DOLCE EYEWEAR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1929, de 01 de marzo de 2011), 82-IP-2011 (Marca: FIGURATIVA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2035, de 29 de marzo de 2012), entre otras.

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Para los efectos del caso de autos, el Tribunal pone de relieve lo siguiente: a) La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquél que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. “En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara…”. 8 Por su parte, el artículo 230 establece qué debe entenderse por “sector pertinente”. b) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho pro- Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. 9 c) La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probado por quien alega dicha notoriedad.

El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia algunos de los factores que se deberán tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo, a saber, el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro; el valor de la inversión para promoverlo o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad del signo; 9 8 Proceso 149-IP-2007 ya citado.

Proceso 109-IP-2007, Marca: “LOMA´S”, publicado en G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008. GACETA OFICIAL su valor contable como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección; los aspectos de comercio internacional; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dichos factores influyen decisivamente para que la marca adquiera el carácter de notoria, “ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria” 10. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si, sobre la base de las pruebas aportadas por la demandante y con vista a los factores enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486, ha quedado acreditada la notoriedad de la marca VOLVO alegada por la demandante.

3. LIMITACIONES AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. Conforme se ha indicado, el uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular. En el presente caso, en el proceso interno el punto en debate entre las partes se centra en que si los hechos referidos en el punto A. supra pueden considerarse comprendidos (o no) dentro de las limitaciones al derecho al uso exclusivo de la marca previstas en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. 12/10/2012 10.60 función económica y comercial de este instituto legal 11.

Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”.

Así, “con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”. 12 Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“Limitación de los efectos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE 13 que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)” 14.

El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del con11 12 13 Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pronunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específicamente sobre el segundo párrafo del artículo 157. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la 14 10 Proceso 149-IP-2007 ya citado.

Proceso 10-IP-94, publicado en G.O.A.C Nº 177, del 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96, Asunto: “BELMONT”, publicado en G.O.A.C. Nº 289, de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C Nº 291, de 3 de setiembre de 1997. Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649.

Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas. Artículo 6 (Limitación de los efectos de la marca): “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.

Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando Nº 45, Caso “ADIDAS”. GACETA OFICIAL sentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

A propósito del análisis de primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344, norma similar al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que el artículo bajo comentario “no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen ‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca”. 15 Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: - Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; - Ofrecer en venta; - Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; - Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada;

En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede enten- 12/10/2012 11.60 derse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”. 16 Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. En el proceso interno, los hechos controvertidos son: i) el uso de la marca VOLVO (junto con la denominación en destaque “M&M Repuestos y Servicios S.A.”) en el letrero principal ubicado en el frontis del establecimiento de M&M Repuestos y Servicios S.A., ii) el uso de la marca VOLVO (junto con la denominación de la empresa y el logotipo de otras marcas) en las facturas y comprobantes de pago de M&M Repuestos y Servicios S.A. y iii) el hecho que en la diligencia de inspección efectuada por INDECOPI, se habría encontrado en una vitrina de exhibición “etiquetas con la denominación VOLVO” adheridas a “los productos alternativos que vende M&M Repuestos y Servicios S.A”. 17 El Juez consultante deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso, en el caso en concreto, de la marca VOLVO.

Uso no autorizado de marca ajena. Requisitos concurrentes de licitud (segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486). El artículo 157 segundo párrafo establece tres requisitos concurrentes que determinan que el uso en el mercado de una marca ajena, sin 16 17 15 Proceso 69-IP-2000 ya citado. Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, publicado en G.O.A.C. Nº 2039, del 09 de abril de 2012.

Según se refiere en la Sentencia del 18 de agosto de 2009 de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema del Perú. GACETA OFICIAL 12/10/2012 12.60 consentimiento de su titular, pueda ser considerado lícito, o dicho en otras palabras, que determinan que el titular no pueda oponerse o impedir el uso de su marca por parte de terceros. Estos son, a saber, que dicho uso: pios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.

Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. a) sea de buena fe; b) se limite al propósito de información al público; c) no sea susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona. Corresponde en consecuencia al Juez Consultante verificar si en el caso analizado se cumplen los mencionados requisitos de licitud.

La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”. 18 Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que: “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los princi- 18 JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en G.O.A.C. Nº 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido.

En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”19 En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios 20, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son 21: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que 19 20 21 Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publicado en G.O.A.C. Nº 355, de 14 de julio de 1998 y Proceso 69-IP-2000 antes referido.

Proceso 69-IP-2000 ya citado. Proceso 40-IP-2011 ya citado. GACETA OFICIAL 12/10/2012 13.60 sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas: iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen.

Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado.

En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.” 22 (el subrayado es nuestro). Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios.

La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad. Los anuncios – cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos.

Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios.

Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad.

Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores.

Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por 22 Proceso 137-IP-2009 ya citado.

GACETA OFICIAL 12/10/2012 14.60 ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos. sivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, dicho derecho exclusivo y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado ya que la propia normativa andina establece ciertas limitaciones y excepciones que se encuentra consagradas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada Decisión. Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero Ahora bien, dado que la normativa andina ha consagrado una protección reforzada para las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal ha considerado necesario conciliar dicha protección especial con las limitaciones al uso exclusivo de la marca previstas en el artículo 157 de la Decisión 486.

Ello porque “las marcas notoriamente conocidas están expuestas en el mercado a mayores riesgos que las marcas que no ostentan esa calidad, principalmente al riesgo del aprovechamiento injustificado de su prestigio. En tal sentido, se debe dar una lectura integradora a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 157, en los literales a), b) y c) del artículo 226 y en los literales e) y f) del artículo 155”.

Esto determina que, tratándose de marcas notoriamente conocidas, también se debe apreciar si el uso en cuestión “expone a la marca notoria a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los tres requisitos de licitud (del artículo 157) y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486”. 23 Corresponde al Juez Consultante verificar si en el caso concreto el uso de la marca VOLVO se efectuó con cumplimiento de los requisitos de licitud del artículo 157 de la Decisión 486.

A este fin, se deberá tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectuó.

SEGUNDO: La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que deberá ser probado por quien alega dicha notoriedad. El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia alguno de los factores que se tomarán en consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo. El Juez Consultante deberá determinar si es que, sobre la base de las pruebas aportadas por la demandante y con vista a los factores enunciados por el mencionado artículo 288, ha quedado acreditada la notoriedad de la marca VOLVO alegada por la demandante.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, TERCERO: La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad. Implica también su protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, conforme a lo señalado en la presente providencia. C O N C L U Y E:

CUARTO

PRIMERO: El registro de un signo como marca configura el acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclu- 23 Proceso 40-IP-2011 ya citado. Entre las limitaciones a los derechos de exclusiva conferidos por el registro marcario, el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de que terceros utilicen en el mercado marcas ajenas sin autorización del titular, siempre que dicho uso sea GACETA OFICIAL QUINTO: 12/10/2012 15.60 de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzca al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, acorde con los alcances establecidos en la presente Interpretación Prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Tratándose de signos notoriamente conocidos, también se deberá apreciar si el uso en cuestión expone a dicho signo a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los requisitos de licitud expresamente señalados en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en dicha disposición. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso de la marca VOLVO, a fin de verificar si los hechos y los medios empleados pueden ampararse en las limitaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 04-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “NEW VENUS” (denominativa). Actor: C.I. CILES S.A. Expediente Interno Nº 2006-00047. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del GACETA OFICIAL Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2012. 12/10/2012 16.60 - Posteriormente, mediante Resolución Nº 13217 de 18 de junio de 2004, se corrigió la anterior decisión respecto del nombre de los titulares.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: - C.I. CILES S.A. interpone demanda de nulidad contra las Resoluciones Nº 04532 y 13217 arriba referidas, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II. LAS PARTES. Demandante: C.I. CILES S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, REPÚBLICA DE COLOMBIA Terceros interesados: FERRETEROS Y ELÉCTRICOS S.A. – FIEL S.A., COMERCIALIZADORA PALEVI LIMITADA y PROFESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A. III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 17 de junio de 2003 las sociedades FERRETEROS Y ELÉCTRICOS.S.A. – FIEL S.A., COMERCIALIZADORA PALEVI LTDA. y PROFESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A. solicitaron el registro de la marca “NEW VENUS” (denominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza. - Luego de publicada la solicitud de registro, no se presentaron oposiciones. - Mediante Resolución Nº 04532 de 27 de febrero de 2004 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado. - Con fecha 27 de abril de 2006 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, admite a trámite la demanda.

B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. En su escrito de demanda, la actora C.I. CILES S.A. manifiesta que: - Es titular de las marcas registradas “LINEA VENUS CILES” (mixta, Clase 09) y “LINEA VENUS CILES” (mixta, Clase 35). Dichos registros son anteriores a la solicitud de registro de marca presentada por FERRETEROS Y ELÉCTRICOS.S.A. – FIEL S.A., COMERCIALIZADORA PALEVI LTDA. y PROFESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A - Las resoluciones impugnadas, al conceder el registro solicitado por las demandadas, violaron los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486. - Señala que la concesión del signo cuestionado genera riesgo de confusión toda vez que el elemento preponderante corresponde a la palabra VENUS, la cual resulta idéntica en las marcas en conflicto.

Señala también que las expresiones que las complementan no les imprimen la suficiente distintividad, pues “LINEA” es un término de uso común entre los comerciantes, y la palabra “NEW” resulta fácilmente asociable a una nueva versión de los productos de la parte actora. - Indica que, al realizar el estudio de registrabilidad de un signo solicitado, la entidad competente debió verificar de oficio la existencia de anterioridades y de marcas previamente registradas con respecto a las cuales se pueda generar un riesgo de confusión. GACETA OFICIAL - Agrega que, tanto la Decisión 486 como la jurisprudencia pertinente, establecen la no obligatoriedad del agotamiento de la vía gubernativa para demandar la nulidad de un registro, por cuanto se trata de la inaplicación de una norma de carácter supranacional.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. En su contestación de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que: - El registro de la marca “NEW VENUS” (mixta, Clase 09) fue válidamente concedido, no habiendo sido violada disposición alguna de la Decisión 486. - Indica que entre las marcas en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciados entre sí. Ello determina que ambas marcas sean suficientemente distintivas antes los consumidores y que puedan coexistir en el mercado. - Resalta que, contra la solicitud de registro de la marca “NEW VENUS”, no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesados dentro del término que era oportuno hacerlo.

D. TERCERO INTERESADO. En relación con los fundamentos de la demanda, los terceros interesados manifiestan que: - Las resoluciones impugnadas no incurren en violación de la norma comunitaria, teniendo en cuenta que la marca “NEW VENUS” cumple con todos los requisitos exigidos para que un signo sea registrado como marca, no presentándose riesgo de confusión alguno para el público consumidor. 12/10/2012 17.60 VENUS” “es suficientemente distintiva y puede coexistir de forma pacífica en el mercado y en los registros de propiedad industrial con la marca “LINEA VENUS CILES”, que siendo una marca de naturaleza mixta tiene elementos adicionales de carácter gráfico que la hacen aún más inconfundible frente a la marca “NEW VENUS”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante no indica expresamente los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que solicita sean interpretados, sin embargo, hace referencia a que la demandante invoca los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y artículo 126 del Estatuto, que atribuyen a este Tribunal la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas DECISIÓN 486 “(…) - Señala que, gráficamente las marcas en conflicto son disímiles entre sí, ortográficamente están compuestas por un distinto número de letras y palabras, y en razón de ello fonéticamente tienen una pronunciación diferente también. Igualmente, ideológicamente ninguna de las dos marcas evoca conceptos relevantes, en virtud de lo cual cada una posee una distintividad propia.

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. - Manifiesta también que, teniendo en cuenta las diferencias señaladas, la marca “NEW Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: GACETA OFICIAL a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 12/10/2012 18.60 La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. La susceptibilidad de representación gráfica, junto con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante deberá analizar en el presente caso si el signo NEW VENUS (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 establece que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten in- GACETA OFICIAL debidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del mismo y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y así el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se mencionó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión y/ o de asociación. Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Administrativa o, en su caso, del Juez competente, observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la califica- 12/10/2012 19.60 ción de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado. Marcas idénticas o similares no deben coexistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “( ) es necesario establecer que, en términos generales, la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes.

( ). (Proceso 161-IP-2004, Marca: “CINCO ESTRELLAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005). El Tribunal ha sostenido también que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, Marca: “DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004). Asimismo, sobre el riesgo de asociación, este Tribunal ha destacado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, Marca: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).” La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo GACETA OFICIAL hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, Marca: “CHILIS Y DISEÑO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista (i) identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos, e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. La jurisprudencia de este Tribunal, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez competente, deberá comparar los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. 12/10/2012 20.60 • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, el Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Es importante reiterar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, “la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004 y Proceso 18IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. Debido a que la marca solicitada NEW VENUS (Clase 09) es un signo denominativo compuesto y a que las marcas opositoras LINEA GACETA OFICIAL VENUS CILES (Clase 09) y LINEA VENUS CILES (Clase 35), son signos mixtos con parte denominativa compuesta, el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y signos mixtos con parte denominativa compuesta.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, Marca: “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). 12/10/2012 21.60 dad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).

Igualmente el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial del N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una uni- • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. GACETA OFICIAL consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos LINEA VENUS CILES y la marca denominativa NEW VENUS, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. Es pertinente referirse a los signos conformados por palabras en idioma extranjero ya que el signo solicitado incorpora la palabra “NEW”, proveniente del idioma inglés. Conforme ha señalado este Tribunal en jurisprudencia anterior en relación con los signos conformados por una o más palabras en idioma extranjero 1, se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos; salvo que, por la combinación con otras palabras o elementos se le otorgue distintividad al conjunto marcario.

A propósito del análisis de este tema en relación con el artículo 82 literal d) la Decisión 344 (irregistrabilidad de signos descriptivos o genéricos), norma similar al artículo 135 literal e) de la Decisión 486, este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “( ) cuando la 1 Proceso 126-IP-2003, Marca: “SMART GAMES”, publicado en G.O.A.C. Nº 1040, del 3 de marzo de 2004. 12/10/2012 22.60 denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…).

Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001, Marca: “OLYMPUS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 759, de 6 de febrero de 2002). 5. CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso el signo solicitado NEW VENUS ampara productos comprendidos en la Clase 09 de la Clasificación Internacional Niza; por otro lado las marcas opositoras amparan productos comprendidos en la Clase 09 y servicios de la Clase 35 de dicha Clasificación. Es por este motivo que el Tribunal se pronunciará sobre el tema de la conexión competitiva.

Al respecto, se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, sobre la base de los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes GACETA OFICIAL 12/10/2012 23.60 cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utili- zarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”(Proceso N° 114-IP2003 de 19 de noviembre del 2003.

Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, en principio, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos (o servicios), en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente (…)” (Proceso 09IP-94, caso: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995).

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Se abordará este tema ya que en el presente proceso no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca NEW VENUS. El Tribunal, en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 2, ha abordado el tema del examen de registrabilidad. En ellas ha determinado cuales son las características de dicho examen: 2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004.

Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP2005. Marca: “GATES”, publicado en Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006. GACETA OFICIAL “El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.

Marca: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). Además, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la Resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Es este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedi- 12/10/2012 24.60 miento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no implica que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NEW VENUS (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos NEW VENUS y LINEA VENUS CILES, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

TERCERO: En la comparación entre una marca denominativa y una mixta debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y pro- GACETA OFICIAL fundidad penetra en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO

QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre la marca NEW VENUS que distingue productos comprendidos en la Clase 09, y las marcas registradas LINEA VENUS SILES que distinguen productos de la Clase 09 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos y/o ser- 12/10/2012 25.60 vicios, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2006-00047, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/10/2012 26.60 PROCESO 035-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FLEXACRYL (mixta). Actor: COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. – GLOBALPAINT S.A. Expediente Interno Nº 2007- 00409. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de mayo de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. – GLOBALPAINT S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, República de Colombia.

Tercero interesado: FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA. III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 28 de abril de 2005, la sociedad FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA. solicitó el registro de la marca “FLEXACRYL” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza. - COMPAÑÍA PINTUCO S.A. (actualmente denominada COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.) formuló oposición contra dicha solicitud de registro sobre la base de su marca registrada TEXACRYL (denominativa, Clase 02). - Mediante Resolución Nº 15388 de 13 de junio de 2006 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición interpuesta y denegó el registro solicitado. - Contra la anterior Resolución FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA. planteó recurso de reposición y apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 28824 de 27 de octubre de 2006, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. - Mediante Resolución Nº 23599 de 31 de julio de 2007 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión recurrida y declaró infundada la oposición interpuesta, concediendo el registro de la marca “FLEXACRYL” (mixta, Clase 02) a favor de FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA. - COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la mencionada Resolución Nº 23599.

GACETA OFICIAL - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 10 de marzo de 2008, ordenando se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA. 12/10/2012 27.60 “TEXACRYL”, se tiene que estas no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético bien diferenciadores entre sí y suficientemente distintivos”.

B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. D. TERCERO INTERESADO. Como fundamentos de su demanda, la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. manifiesta que: FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA., en su calidad de tercero interesado, manifestó que: - La resolución impugnada es nula ya que la marca otorgada es “confundiblemente similar” con su marca previamente registrada. - Las marcas no son confundibles. - La coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto va a causar riesgo de asociación y de confusión en el consumidor sobre los productos de la Clase 02. - Que, “el elemento gráfico del signo en conflicto no es el elemento que le imprime distintividad a la marca FLEXACRYL + GRÁFICA porque para el consumidor resulta ser un elemento secundario y accesorio al elemento predominante que es el denominativo”. - Agrega que, “aun cuando la expresión ACRYLICO es descriptiva para los productos de la clase segunda internacional, y no obstante ser parte de las marcas confrontadas, de manera clara se observa que, aun haciendo una ficción legal y eliminado (sic) la partícula “ACRYL” de las marcas TEXACRYL y FLEXACRYL, que no es igual a la expresión de “ACRILICO”, ambos signos pueden generar riesgo de confusión y de asociación por cuanto FLEX y TEX también son similares (…)”. - Que existe similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas en conflicto.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que: - La demanda carece de sustento legal y que en las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. - Que, “efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas “FLEXACRYL” y - Que, ambos signos sólo tienen un elemento en común (ACRYL) y “muchos elementos diferenciadores”. - Que, “el signo FLEXACRYL+GRÁFICA, es perfectamente registrable es nuevo (sic), perceptible visual, fonética y conceptualmente distinto y por ende no susceptible de generar riesgo de confusión o asociación”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486. Se procederá de acuerdo a lo solicitado, sin embargo, se restringirá la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b). A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio GACETA OFICIAL al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. La susceptibilidad de representación gráfica junto con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser des- 12/10/2012 28.60 crito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación y tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo FLEXACRYL (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables GACETA OFICIAL los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgo: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 1 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. 12/10/2012 29.60 piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, Marca: SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. GACETA OFICIAL Reglas para el cotejo marcario. La autoridad nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006 y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. El signo solicitado para su registro FLEXACRYL es de naturaleza mixta, mientras que la marca opositora TEXACRYL es de naturaleza denominativa. Por tal motivo el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de 12/10/2012 30.60 la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).

Igualmente el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005).

GACETA OFICIAL El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión con el signo denominativo respecto del cual se realiza la comparación. Si por el contrario es el elemento denominativo el determinante en el signo mixto, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto FLEXACRYL y la marca denominativa TEXACRYL, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN, GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS. SIGNOS EVOCATIVOS. LA MARCA DÉBIL. La sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. manifiestó que “aun cuando la expresión ACRYLICO es descriptiva para los productos de la clase segunda internacional, y no obstante ser parte de las marcas confrontadas, 12/10/2012 31.60 de manera clara se observa que, aun haciendo una ficción legal y eliminado (sic) la partícula “ACRYL” de las marcas TEXACRYL y FLEXACRYL, que no es igual a la expresión de “ACRILICO”, ambos signos pueden generar riesgo de confusión y de asociación por cuanto FLEX y TEX también son similares (…)”.

Con vista a lo expuesto, el Tribunal considera pertinente referirse al tema de las partículas de uso común, genéricas y descriptivas, así como al tema de los signos evocativos y a la marca débil. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 2.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe reali2 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL zarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Ahora bien, el Tribunal ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP2003, Marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado que, para fijar el carácter genérico de los signos es necesario preguntarse ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 07-IP-2001, Marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. En relación con los signos conformados por palabras o partículas descriptivas, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente sobre las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista FernándezNovoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las característi- 12/10/2012 32.60 cas (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sostenido que, uno de los métodos para identificar si una denominación es descriptiva, es formularse la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la natura-leza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, Marca: “MIGALLETITA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que, no obstante lo anterior, “una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza” 3.

Ahora bien, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, incluyendo en dicha prohibición a los signos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

A propósito del análisis del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, norma similar al literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 antes aludido, este Tribunal ha señalado que dicha disposición “(…) prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utiliza- 3 Proceso 114-IP-2011, Marca:”SUPER-SYL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2022, de 27 de febrero de 2012. GACETA OFICIAL ción del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”. 4 Signos Evocativos.

La marca débil. Un signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, Marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). Ahora bien, los signos evocativos sólo sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor, para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca, debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Asimismo, el Tribunal ha precisado que: “(…), entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado co- 4 Ibidem. 12/10/2012 33.60 mo un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 178-IP-2011. Marca: Rapid Clear, publicado en la Gaceta Oficial No. 2041, de 16 de abril de 2012). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FLEXACRYL (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos FLEXACRYL y TEXACRYL, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde GACETA OFICIAL 12/10/2012 34.60 con las reglas establecidas en la presente providencia. miento para relacionar aquel signo con este objeto.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado FLEXACRYL (mixto) y la marca registrada TEXACRYL (denominativa), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2007-00409, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

CUARTO

QUINTO: Los signos comunes o usuales, los signos genéricos y los signos descriptivos no son registrables cuando carecen de suficiente distintividad, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva. El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

El signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendi- Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/10/2012 35.60 PROCESO 041-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 134 literal a), y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NUTY (denominativa) Actor: FERRERO S.P.A. Expediente Interno Nº 2010-00060 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 24 de abril de 2007 la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. solicitó el registro de la marca “NUTY” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de mayo de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: FERRERO S.P.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, República de Colombia Tercero interesado: COMESTIBLES ALDOR S.A. - Luego de efectuada la correspondiente publicación de la solicitud, la sociedad FERRERO S.P.A. formuló oposición al registro sobre la base de sus marcas NUTELLA (denominativa y mixtas, Clase 30). - Mediante Resolución Nº 19263 de 27 de abril de 2009 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta y concedió el registro solicitado. - Contra la mencionada resolución FERRERO S.P.A. interpuso recursos de reposición y subsidiario de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 33404 de 30 de junio de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. - Mediante Resolución Nº 37692 de 28 de julio de 2009 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión recurrida. - FERRERO S.P.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones arriba mencionadas.

III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 27 de julio de 2010, ordenando se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y al tercero interesado COMESTIBLES ALDOR S.A. GACETA OFICIAL B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. Como fundamentos de su demanda FERRERO S.P.A. manifiesta que: - Las resoluciones impugnadas infringen los artículos 134, 136 literales a) y h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Que, “la marca NUTY en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza es irregistrable como marca y por lo tanto nula en virtud de que (i) es confundiblemente semejante con la marca notoriamente conocida NUTELLA en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza de propiedad de FERRERO S.P.A., y ii) por lo tanto carece de distintividad induciendo al público consumidor a confusión y error (…)”. - Señala que “las palabras NUTELLA y NUTY comparten la misma sílaba tónica “NUT-NUT”, lo que denotaría evocación del producto NUEZ.

Agrega que “es claro que NUTELLA y NUTY hacen referencia a un producto hecho a base de una nuez. Así mismo y en consideración al reconocimiento mundial de la marca NUTELLA es evidente que COMESTIBLES ALDOR S.A. pretende aprovecharse de la reputación que cuenta FERRERO S.P.A. a través de su marca NUTELLA, es decir debido a la confundilidad de las marcas NUTELLA / NUTY el consumidor entenderá que NUTY hace referencia al producto ‘chocolate a base de nuez de avellana’ el cual corresponde a la marca NUTELLA”.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que: - La demanda carece de sustento legal y que en las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. - Que, las marcas en conflicto “no son similarmente confundibles ya que, analizadas en conjunto y evitando el fraccionamiento de sus elementos integrantes, cada una de las marcas son DISTINTIVAS y por tanto, susceptibles de distinguir en el mercado los pro- 12/10/2012 36.60 ductos que amparan…” (el subrayado no es nuestro). - Señala que, “el hecho de que las marcas coincidan con la partícula inicial NUT, no es fundamento válido para negar el registro solicitado, (…) las marcas, ‘en conjunto’, son diferentes y diferenciables, los componentes adicionales de cada una de ellas, les otorgan suficiente distintividad para coexistir en el mercado sin riesgo de generar en los consumidores, el nombrado riesgo de confusión o asociación”. - Que, en el aspecto conceptual, “si bien la partícula NUT inicial tanto en NUTY como en NUTELLA tiene en el idioma inglés, la significación de fruto seco, es importante resaltar, que (…) el idioma inglés, en Colombia, no es de común utilización por el consumidor promedio es más, el consumidor promedio colombiano frente a la palabra NUT, con seguridad, no la asociará a significado conceptual alguno, por lo tanto,(…) las marcas NUTY y NUTELLA por su especial composición, ‘son signos de fantasía’” (el subrayado no es nuestro). - Que, como la marca en debate es suficientemente distintiva, no es necesario entrar a calificar la supuesta notoriedad alegada por FERRERO S.P.A. de sus marcas NUTELLA.

D. TERCERO INTERESADO. COMESTIBLES ALDOR S.A., en su calidad de tercero interesado, manifestó que: - La marca denominativa NUTY “no está incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina 486, pues no genera riesgo alguno de confusión con la marca de la parte actora toda vez que entre las marcas en litigio no hay similitudes de tipo ortográfico ni fonético ni tampoco ideológico”. - Que, la palabra NUTY en español no existe, es una palabra de fantasía. - Que, “la deducción de que las palabras NUTELLA y NUTY hacen referencia a un producto hecho a base de una nuez sólo la pueden realizar quienes hablen o tengan conocimiento de inglés, dado que NUT significa GACETA OFICIAL nuez en inglés. Sin embargo (…) pocas personas en Colombia hablan inglés, de donde se concluye que pocos son los que podrían realizar esta deducción (…)”. - Que, es irrelevante que la marca NUTELLA sea notoria o no, ya que no existe similitud de ningún tipo entre los signos bajo cotejo. - Señala también que “NUT” es una partícula comúnmente usada por los comerciantes para identificar productos de la Clase 30 Internacional.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante no indica específicamente los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que solicita sean interpretados, sin embargo, hace referencia a que la demandante invoca los artículos 134, 136 literales a) y h) y 154 de la mencionada Decisión. Se procederá a interpretar de oficio los artículos 134 literal a) y 136 literal a) y h) de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 12/10/2012 37.60 a) las palabras o combinación de palabras; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…)”

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. La susceptibilidad de representación gráfica junto con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fór- GACETA OFICIAL mulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación y tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo NUTY (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a 12/10/2012 38.60 una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgo: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 1 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, Marca: SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 12/10/2012 39.60 Reglas para el cotejo marcario. La autoridad nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, Proceso 58-IP2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006 y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. El signo solicitado para su registro NUTY es de naturaleza denominativa, mientras que las marcas opositoras NUTELLA son de naturaleza denominativa y mixta. Por tal motivo el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y la comparación entre signos denominativos y mixtos.

GACETA OFICIAL Comparación entre signos denominativos: Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

La comparación entre dos signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. Ahora bien, el signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero – como ya se indicó- se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumi- 12/10/2012 40.60 dor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión con el signo denominativo respecto del cual se realiza la comparación. Si por el contrario es el elemento denominativo el determinante en el signo mixto, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos antes aludidas.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pu- GACETA OFICIAL diera existir entre el signo NUTY (denominativo) y las marcas NUTELLA (denominativa y mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS O PARTÍCULAS EN IDIOMA EXTRANJERO. Palabras o partículas de uso común, genéricas, descriptivas y evocativas. La marca débil. En el caso de autos, las marcas en conflicto contienen la misma partícula inicial “NUT”. Según alega la demandante, “NUT” evoca el producto nuez. Por su parte, según señala la demandada, si bien “NUT” “tiene en el idioma inglés la significación de fruto seco”, el consumidor colombiano no lo asociará a significado conceptual alguno y por lo tanto las marcas NUTY y NUTELLA son marcas de fantasía. En el mismo sentido, el tercero interesado manifiesta que la palabra NUTY es una palabra de fantasía y que “la deducción de que las palabras NUTELLA y NUTY hacen referencia a un producto hecho a base de una nuez sólo la pueden realizar quienes hablen o tengan conocimiento de inglés, dado que NUT significa nuez en inglés. Sin embargo (…) pocas personas en Colombia hablan inglés, de donde se concluye que pocos son los que podrían realizar esta deducción (…)”.

Agrega asimismo que dicha partícula es comúnmente usada para identificar productos de la Clase 30. Por ello, en este punto el Tribunal abordará el tema relativo a signos conformados por palabras o partículas en idioma extranjero y el relativo a palabras o partículas de uso común, genéricas, descriptivas y evocativas, así como a las marcas débiles.

Conforme ha señalado este Tribunal en jurisprudencia anterior en relación con los signos conformados por una o más palabras en idioma extranjero 2, se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos como marca. 2 Proceso 126-IP-2003, Marca: “SMART GAMES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1040, del 3 de marzo de 2004. 12/10/2012 41.60 No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos; salvo que, por la combinación con otras palabras o elementos se le otorgue distintividad al conjunto marcario.

A propósito del análisis de este tema en relación con el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 (irregistrabilidad de signos descriptivos o genéricos), norma similar al artículo 135 literal e) de la Decisión 486, este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001, Marca: “OLYMPUS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 759, de 6 de febrero de 2002). Palabras o partículas de uso común, genéricas, descriptivas y evocativas. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamen- GACETA OFICIAL 12/10/2012 42.60 te distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 3. cesario preguntarse ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 07-IP-2001, Marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001). Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Ahora bien, el Tribunal ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP2003, Marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado que, para fijar el carácter genérico de los signos es ne- 3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. En relación con los signos conformados por palabras o partículas descriptivas, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente sobre las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sostenido que, uno de los métodos para identificar si una denominación es descriptiva, es formularse la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, Marca: “MIGALLETITA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que, no obstante lo anterior, “una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan GACETA OFICIAL relación directa con la expresión que se utiliza” 4.

Ahora bien, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, incluyendo en dicha prohibición a los signos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

A propósito del análisis del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, norma similar al literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 antes aludido, este Tribunal ha señalado que dicha disposición “(…) prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”. 5 12/10/2012 43.60 Asimismo, el Tribunal ha precisado que: “(…), entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 178-IP-2011. Marca: Rapid Clear, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2041, de 16 de abril de 2012). Sobre los signos evocativos cabe indicar que estos sólo sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

En conclusión, un signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor, para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca, debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, Marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).

5. SIGNOS DE FANTASÍA. 4 5 Proceso 114-IP-2011, Marca:”SUPER-SYL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2022, de 27 de febrero de 2012. Ibidem. Conforme se indicó en el punto anterior, tanto la demandada como el tercero interesado alegan GACETA OFICIAL que el signo NUTY es un signo de fantasía. Por ello el Tribunal también abordará dicho tema.

Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con los servicios distinguidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son: “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP2003, Marca: “INSTAFRUTA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003). En consecuencia, el Juez Consultante, deberá determinar si el signo NUTY es de fantasía. 12/10/2012 44.60 (Marca: “DOLCE EYEWEAR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1929, de 01 de marzo de 2011), 82-IP-2011 (Marca: FIGURATIVA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2035, de 29 de marzo de 2012), entre otros.

Para los efectos del caso de autos, el Tribunal pone de relieve lo siguiente: a) La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquél que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. “En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara (…)”. 6 Por su parte, el artículo 230 establece qué debe entenderse por “sector pertinente”. b) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad.

Así, el Título XII de la Decisión 486 junto con el literal h) del artículo 136 contienen la base normativa de la protección de las marcas notorias.

6. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: En el proceso interno, FERRERO S.P.A alegó que su marca NUTELLA es notoriamente conocida.

Por ello, el Tribunal estima conveniente referirse a las marcas notoriamente conocidas y su prueba. En reiterada jurisprudencia este Tribunal se ha pronunciado en extenso sobre el tema de las marcas notorias, entre las cuales se destacan las providencias dictadas en los procesos 68IP-2005 (Marca: “GIAN PIER´S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1302, de 2 de marzo de 2006; 149-IP-2007 (Asunto: Competencia desleal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1586, de 15 de febrero de 2008), 24-IP-2009 (Marca “SALSABOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1734, de 22 de julio de 2009); 29-IP-2010 (Marca: “TOINGS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1976, de 9 de setiembre de 2011); 82-IP-2010 “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferen- 6 Proceso 149-IP-2007 ya citado. GACETA OFICIAL 12/10/2012 45.60 el País Miembro en el que se busca protección; los aspectos de comercio internacional; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dichos factores influyen decisivamente para que la marca adquiera el carácter de notoria, “ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria” 8. cie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. 7 c) La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probado por quien alega dicha notoriedad.

El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia algunos de los factores que se deberán tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo, a saber, el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro; el valor de la inversión para promoverlo o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad del signo; su valor contable como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en 7 Proceso 109-IP-2007, Marca: “LOMA´S”, publicado en G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NUTY (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos NUTY y NUTELLA, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicita- 8 Proceso 149-IP-2007 ya citado. GACETA OFICIAL 12/10/2012 46.60 do NUTY (denominativo) y los signos NUTELLA (denominativo y mixto), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. berá ser probado por quien alega dicha notoriedad.

El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia alguno de los factores que se tomarán en consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo.

CUARTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad.

Implica también su protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, conforme a lo señalado en la presente providencia. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

QUINTO

SEXTO: Los signos comunes o usuales, los signos genéricos y los signos descriptivos no son registrables cuando carecen de suficiente distintividad, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva. El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

El signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

SÉPTIMO: La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que de- El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2010-00060, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/10/2012 47.60 PROCESO 042-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MAXILITRO COLANTA (Mixta). Actor: PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA -ALQUERÍA S.A. Expediente Interno Nº 2010-00312. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 01 de junio de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA -ALQUERÍA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, República de Colombia Tercero interesado: COOPERATIVA COLANTA LTDA. III.

DATOS RELEVANTES. solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 4 de junio de 2008 COOPERATIVA COLANTA LTDA. solicitó el registro de la marca “MAXILITRO COLANTA” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - Luego de efectuada la correspondiente publicación de la solicitud, la sociedad ALQUERÍA S.A. formuló oposición al registro sobre la base de su marca MEGALITRO (denominativa, Clases 29, 30 y 32). - Mediante Resolución Nº 28188, de 29 de mayo de 2009 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta y concedió el registro solicitado. - Contra la mencionada resolución ALQUERÍA S.A. interpuso recursos de reposición y subsidiario de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 67360, de 28 de diciembre de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. - Mediante Resolución Nº 10870, de 25 de febrero de 2010 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión recurrida. - ALQUERÍA S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones arriba mencionadas.

A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 15 de diciembre de 2010, ordenando se noti- GACETA OFICIAL fique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a COOPERATIVA COLANTA LTDA. 12/10/2012 48.60 - Dado que no se presenta identidad entre los signos en conflicto, “resulta irrelevante entrar analizar el otro supuesto de conexión entre los productos o servicios”.

B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. D. TERCERO INTERESADO. Como fundamentos de su demanda ALQUERÍA S.A. manifiesta que: - Las resoluciones impugnadas infringen el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Que, en la marca solicitada MEGALITRO COLANTA (mixta) hay un “claro predominio del elemento denominativo, razón por la cual es éste el elemento que debe ser tomado en consideración”. - Que, “en la marca MAXILITRO COLANTA hay un evidente predominio del término MAXILITRO”. - Que, “los términos MEGALITRO y MAXILITRO presentan una clara similitud conceptual”.

Señala también que las marcas en conflicto “evocan exactamente la misma idea o concepto, esto es, el de ‘un litro que es más que un litro’ o ‘un litro que rinde más que un litro’. - Que, “si bien es cierto que el término LITRO, per se, es inapropiable por ser un término genérico, la expresión MEGALITRO, registrada como marca nominativa, es una expresión de fantasía, perfectamente apropiable en exclusividad”.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que: - La demanda carece de sustento legal y que en las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. - Que, “el signo solicitado MAXILITRO COLANTA (mixta) y las marcas opositoras MEGALITRO (NOMINATIVA) Clases 29, 30, 31 no presentan semejanzas susceptibles de inducir a error al consumidor y para cada una de ellas contiene características que permiten coexistir en el mercado”.

La COOPERATIVA COLANTA LTDA., en su calidad de tercero interesado, manifestó que: - “La palabra MEGALITRO es de uso común y totalmente descriptiva en relación directa con los productos de las CLASES 29, 30 Y 32 pues cualquiera entiende que es un ‘litro grande de mayor tamaño’ o eventualmente un producto que contiene más de un litro por el que los consumidores pagan el precio correspondiente a un litro”. - Que, “el signo MEGALITRO ostenta de forma ilegal y contraria a los principios marcarios el monopolio sobre un concepto de libre utilización por los empresarios, pues el mismo carece de elementos que le otorguen suficiente distintividad intrínseca para ser considerado como una marca”. - Señala que la palabra LITRO, empleada en las marcas en conflicto MEGALITRO Y MAXILITRO COLANTA es de uso común y frecuente en las marcas registradas para distinguir productos como alimentos y bebidas. - Que, “los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles.

Lo anterior aunado al hecho de que la sociedad COOPERATIVA COLANTA LTDA., tiene decenas de marcas registradas que en su conformación tienen la palabra COLANTA, permite inferir claramente que la expresión solicitada a registro, MAXILITRO COLANTA, es derivativa de las marcas previamente registradas por esta sociedad”. - Que, “(…) los signos enfrentados pueden coexistir en el mercado de forma pacífica puesto que las similitudes que puedan presentarse no tienen la entidad suficiente como para arrojar riesgo de confusión o asociación al consumidor, y que, adicionalmente, por ninguna otra circunstancia existe la posibilidad de que su coexistencia en el mercado pueda confundir o inducir a error a los consumidores”.

GACETA OFICIAL IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante no indica específicamente los artículos de la Decisión 486 que solicita sean interpretados, sin embargo, hace referencia a que la demandante invoca el artículo 136 literal a) de la mencionada Decisión. Se procederá a interpretar de oficio, los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o 12/10/2012 49.60 registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. La susceptibilidad de representación gráfica, junto con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segun- GACETA OFICIAL 12/10/2012 50.60 da se refiere a su no confundibilidad con otros signos. incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado. Como ya se mencionó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

El Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo MAXILITRO COLANTA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 establece que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del mismo y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y así el consumidor no se vea expuesto a Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión y/ o de asociación. Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Administrativa o, en su caso, del Juez competente, observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado. Marcas idénticas o similares no deben coexistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que, “( ) es necesario establecer que, en términos generales, la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes ( )”.

(Proceso 161-IP-2004, Marca: “CINCO ESTRELLAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005). GACETA OFICIAL El Tribunal ha sostenido también que, “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85IP-2004, Marca: “DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004). Asimismo, sobre el riesgo de asociación, este Tribunal ha destacado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, Marca: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).” La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, Marca: “CHILIS Y DISEÑO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista (i) identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos, e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. La jurisprudencia de este Tribunal, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: 12/10/2012 51.60 La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez competente, deberá comparar los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, el Proceso 58-IP2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Ga- GACETA OFICIAL ceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

Es importante reiterar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, “la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, Marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004 y Proceso 18IP-98, Marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y SIGNOS DENOMINATIVOS. El signo solicitado para su registro MAXILITRO COLANTA es de naturaleza mixta con parte denominativa compuesta, mientras que las marcas opositoras MEGALITRO son de naturaleza denominativa. Por tal motivo el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y signos denominativos.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cual- 12/10/2012 52.60 quiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, Marca: “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Asimismo, sobre esta clase de signos el Tribunal ha señalado que: “en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP2001, ya citado). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005, Marca: “CANALETA 90”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1217, de 11 de julio de 2005). El signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de GACETA OFICIAL agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.”(mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión con el signo denominativo respecto del cual se realiza la comparación. Si por el contrario es el elemento denominativo el determinante en el signo mixto, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del 12/10/2012 53.60 consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto con parte denominativa compuesta MAXILITRO COLANTA y las marcas denominativas MEGALITRO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. MARCAS CONFORMADAS POR PALABRAS DE USO COMÚN, GENÉRICAS, DESCRIPTIVAS Y EVOCATIVAS. LA MARCA DÉBIL. La demandante alega que las marcas en conflicto evocan la misma ideo o concepto y que, “si bien es cierto que el término LITRO, per se, es inapropiable por ser un término genérico, la expresión MEGALITRO, registrada como marca nominativa, es una expresión de fantasía, perfectamente apropiable en exclusividad”.

Por su parte, el tercero interesado señala que “la palabra MEGALITRO es de uso común y totalmente descriptiva en relación directa con los productos de las CLASES 29, 30 Y 32.” Estando a lo expuesto, el Tribunal abordará el tema de las marcas conformadas por palabras de uso común, genéricas, descriptivas y evocativas, así como el de las marcas débiles.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede GACETA OFICIAL impedir que el público en general los siga utilizando 1. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El Tribunal ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, Marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado que, para fijar el carácter genérico de los signos es necesario preguntarse ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 07-IP-2001, Marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001). 1 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 12/10/2012 54.60 Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. En relación con los signos conformados por palabras o partículas descriptivas, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente sobre las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, incluyendo en dicha prohibición a los signos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en con-secuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sostenido que, uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, Marca: “MIGALLETITA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001). GACETA OFICIAL Un signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP2004, Marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). Ahora bien, los signos evocativos sólo sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor, para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca, debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Asimismo, el Tribunal ha precisado que: “(…), entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan 12/10/2012 55.60 capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 178-IP-2011. Marca: Rapid Clear, publicado en la Gaceta Oficial No. 2041, de 16 de abril de 2012).

5. SIGNOS DE FANTASÍA. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con los servicios distinguidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son: “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP2003, Marca: “INSTAFRUTA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003). Por lo tanto, el Juez Consultante, deberá determinar si la expresión MAXILITRO COLANTA es de fantasía.

6. LA FAMILIA DE MARCAS. LA MARCA DERIVADA. El tercero interesado alega también que es titular de varias marcas registras que en su conformación tienen la palabra “COLANTA” y que GACETA OFICIAL 12/10/2012 56.60 ello permitiría inferir que la marca solicitada para registro (MAXILITRO COLANTA) es derivativa de sus marcas previamente registradas.

Con vista a ello, el Tribunal considera pertinente referirse al tema de la familia de marcas y a las marcas derivadas. conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. (Proceso 30-IP-2011, de 12 de mayo de 2011, Marca: “U.S. Polo ASSN SINCE 1890”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1964, de 13 de julio de 2011).

Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. Ahora bien, en lo respecta a las marcas derivadas este Tribunal ha indicado que: a) “si, en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido”; b) estas “marcas derivadas” sin embargo, “no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido” y c) “el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.

(Proceso 84-IP-2000, Marca: “KRYSTAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de 2001; Procesos 91-IP-2002, Marca: “ALPIN” y 97-IP-2002, Marca: “ALPINETTE”, publicados en la Gaceta Oficial Nº 912, de 25 de marzo de 2003). El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 96-IP-2002 de 25 de marzo de 2003, Marca “ALPINA”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 912, de 25 de marzo de 2003). Asimismo, el Tribunal ha precisado que: “El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del En relación con lo anterior, el Juez Consultante, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas, de una marca derivada o de una partícula de uso común, para así establecer el riesgo de confusión en el público consumidor. 7.

CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso la marca cuyo registro se solicitó pretende proteger productos amparados GACETA OFICIAL en la Clase 29, mientras que la marca opositora ampara productos de las Clases 29, 30 y 32. Es por este motivo que el Tribunal se pronunciará sobre el tema de la conexión competitiva. El análisis de la conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto se deberá realizar sobre la base de los siguientes factores: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. 12/10/2012 57.60 puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).

(Proceso N° 114-IP-2003 de 19 de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos A juicio del Tribunal, en principio, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para esta- GACETA OFICIAL 12/10/2012 58.60 marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. blecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente (…)”.

(Proceso 09-IP-94, Marca: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CUARTO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

El signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

QUINTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

SEXTO: El Juez Consultante deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas, de una marca derivada o de una partícula de uso común, para así establecer el riesgo de confusión en el público consumidor. CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MAXILITRO COLANTA (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos MAXILITRO COLANTA y MEGALITRO, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los servicios distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia TERCERO: En la comparación entre una marca denominativa y una mixta con parte denominativa compuesta debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

En consecuencia, si en la SÉPTIMO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre la marca MAXILITRO COLANTA que distingue productos comprendidos en la Clase 29, y la marcas registra- GACETA OFICIAL das MEGALITRO que distinguen productos de la misma Clase 29 y además de las clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca. 12/10/2012 59.60 General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villrroel Ferrer MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2010-00312, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/10/2012 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú