Año XXIX - Número 2120 Lima, 22 de noviembre de 2012 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 81-IP-2012.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Actor: Sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. Marca: “INTIFAN” y logotipo.

Expediente Interno N° 1403-2011 Proceso 132-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 155, 156, 226, 234, 238, 259 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 154, 241, 243 y 258 de la mencionada Decisión. Asunto: Competencia Desleal.

Actor: Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. Expediente Interno Nº 12205-CS Proceso 172-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Patente: “Nuevo Penicilium Funiculosum, nueva mezcla de enzimas obtenible del mismo y composiciones de la mezcla de enzimas”. Proceso interno: Nº 2006-000228 Proceso 176-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Patente: “ANTIBIÓTICO DE CARBAPENEM, COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE PREPARACIÓN”. Expediente Interno: Nº 2002-00363 Para nosotros la Patria es América 50 GACETA OFICIAL 22/11/2012 2.64 PROCESO 81-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Actor: Sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. Marca: “INTIFAN” y logotipo.

Expediente Interno N° 1403-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de julio del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de julio de 2012. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) de la República del Perú y la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS SOCIEDAD ANÓNIMA solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa: - Nº 1666-2007/TPI-INDECOPI de 23 de agosto de 2007, de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 62602007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, otorgó en consecuencia el registro del signo “INTIFAN” y logotipo solicitado por la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 30 de enero de 2004, la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. solicitó el registro del signo constituido por el logotipo de forma rectangular con la denominación “INTIFAN”, escrita en letras características y la figura de un arco iris y demás frases alusivas al producto, en los colores amarillo, azul, rojo, verde, anaranjado, celeste y rosado, para distinguir forros para libros, cuadernos, folders y bolsas de plástico, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, el 18 de marzo de 2004, la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas “VINIFAN” y “VINIFAN OFICIO” (denominativas), para distinguir productos comprendi- GACETA OFICIAL dos en la clase 16 de la Clasificación Internacional. - El 11 de julio de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 8992-2005/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la oposición formulada por la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. y denegó el registro del signo solicitado. - El 1 de agosto de 2005, la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida. - El 15 de noviembre de 2005, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1207-2005/ TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió declarar nula la Resolución Nº 8992-2005/ OSD-INDECOPI de 11 de julio de 2005.

Se fundamentó en que con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del registro del signo “INTIFAN” y logotipo se encontraba registrada la marca “INTI” y logotipo a favor de la sociedad INTI ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A. en la misma clase 16. - El 25 de julio de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 11441-2006/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró infundada la oposición formulada por la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. e inscribir en el Registro de Marcas a favor de la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. el signo “INTIFAN” y logotipo. - El 22 de agosto de 2006, la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida. - El 21 de noviembre de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1806-2006/ TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió declarar nula la Resolución Nº 11441-2006/ OSD-INDECOPI de 25 de julio de 2006. - El 16 de abril de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolu- 22/11/2012 3.64 ción Nº 6260-2007/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la oposición formulada por la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. y denegó el registro del signo solicitado. - El 1 de agosto de 2005, la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida. - El 23 de agosto de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1666-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 6260-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, otorgó en consecuencia el registro del signo solicitado. - La sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 16662007/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 6260-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, otorgó en consecuencia el registro del signo solicitado. - El 10 de febrero de 2009, el Ministerio Público, Sexta Fiscalía Superior Civil de Lima, emitió el DICTAMEN Nº 086-09, el cual es de la opinión que se declare infundada la demanda. - El 2 de junio de 2009, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa expidió la Resolución No. 8 a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. - El 15 de julio de 2009, la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 2 de junio de 2009. - El 30 de abril de 2010, el Ministerio Público, Fiscalía Suprema en lo Civil, emitió el DICTAMEN Nº 358-2010-MP-FN-FSC, el cual es de la opinión que se declare infundada la demanda.

GACETA OFICIAL - El 5 de noviembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada. - El 17 de enero de 2011, la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 5 de noviembre de 2010. - El 24 de noviembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1403-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - El 30 de mayo de 2012, la Presidenta (e) de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 016-2012-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La solicitante, Plásticos Inti S.A., reiteradamente ha intentado registrar marcas muy semejantes a las nuestras con el propósito de aprovechar de la posición que tienen nuestras marcas, especialmente VINIFAN y sus derivadas, en el mercado”. - “(…) Nuestra empresa es titular de la marcas VINIFAN (…) y VINIFAN OFICIO, en la clase 16, (…) En ambos casos, nuestra marca VINIFAN protege materiales para forrado de libros y cuadernos, material para encuadernación, artículos de librería y papelería”. - “Los argumentos fácticos aplicables en el Derecho Marcario, ponen de manifiesto la semejanza gráfica y fonética así como la identidad y vinculación entre los productos a distinguir y la existencia del riesgo de confu- 22/11/2012 4.64 sión entre de (sic) nuestra marca VINIFAN y la que se pretende registrar y proteger con la marca Intifan”. - “CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., es propietaria desde hace más de 16 años de, entre otras, las siguientes marcas registradas en la clase 16: VINIFAN ABRE FÁCIL, VINIFANCITO, VINIFLE, VINIFOLDER, VINIRASER, VINIPEN, VINIPLAY, VINIFORRITO, VINIFORRO, VINIFAN ABRE FÁCIL, VINIFAN DE LUXE, VINIFORRITO CUADERNO ESCOLAR, VINIFAN CUADERNO ESCOLAR, FLEXOFAN, CHICOFAN, VINIFAN CONTACT, VINIFAN DE LUXE, VINIFAN CARTA, (…) Dichas marcas se encuentran presentes en el mercado y representan no sólo la existencia de un producto sino el respaldo de un producto de calidad, obtenida en base al concurso de muchos años dedicados y mejorar cada artículo elaborado en nuestra fábrica, cuyo resultado es la preferencia del público en la compra de los mismos, siendo que las referidas marcas se encuentran actualmente posesionadas en el mercado cuya introducción, esfuerzo y costo nos ha correspondido exclusivamente”. - “Nuestras marcas ‘VINIFAN’, ‘VINIFAN ABRE FÁCIL’ y ‘VINIFAN OFICIO’ entre otras ya señaladas se refieren al mismo producto, los cuales son notoria y ampliamente conocidos en el país. Siendo que cuando el público usuario, principalmente los estudiantes, se refieren a forros plásticos los denominan ‘VINIFAN’”. c) Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) resulta más que evidente que, al menos en el plano gráfico, es muy difícil sostener la presencia de confusión entre la marca meramente denominativa de la demandante VINIFAN, y la marca mixta INTIFAN, solicitada por Plásticos Inti, ello en la medida que esta última se encuentra conformada por una serie de elementos cromáticos y figurativos que tienen la misma importancia e igual carácter distintivo que los elementos denominativos que la integran”.

GACETA OFICIAL - “(…) la Sala podrá apreciar que la partícula ‘FAN’ o, si se quiere ‘IFAN’, no puede resultar determinante a fin de concluir en la semejanza existente entre los signos, ello en la medida que dichas partículas son de uso común o frecuente en la clase (…)”. - “(…) considerando que la partícula ‘FAN’ era de uso común en la clase y, además, que en el caso de las marcas en conflicto ‘VINIFAN’ e ‘INTIFAN’, las sílabas iniciales eran diferentes (…), el Tribunal del INDECOPI consideró que esas circunstancias eran lo suficientemente determinantes a fin de que la pronunciación de conjunto de tales marcas no genere confusión o error en los consumidores”. - “(….) la determinación de la registrabilidad de una marca, constituye una facultad discrecional de la autoridad administrativa marcaria, que se ejercita en los casos concretos que son sometidos a su conocimiento.

En este sentido, las conclusiones a las que se arriben en un determinado procedimiento, no resultan vinculables al momento en que dicha autoridad evalúe las futuras solicitudes de registros marcarios que ante ella se presenten”. 22/11/2012 5.64 - “Desde el aspecto visual; la conformación distinta de ambas denominaciones así como la diferente presentación de las etiquetas por colores y elementos gráficos generan en el público consumidor un impacto distinto por lo que con facilidad podrán notar las diferencias existentes diluyendo el riesgo de confusión”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de julio de 2012. d) Tercero Interesado La sociedad PLÁSTICOS INTI S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos conformados resultan suficientes para determinar la registrabilidad de nuestro signo ya que principalmente las denominaciones INTIFAN y VINIFAN serán las empleadas en el comercio por los consumidores, por lo que esta comparación resulta ser la mas (sic) importante, por esto es que son inconfundibles ya que la partícula inicial en ambos casos no generan el mismo impacto sonoro y mucho menos grafico (sic) y apreciados de manera conjunta son evidentes las diferencias por sobre las semejanzas, asimismo, debemos tomar en cuenta que la terminación FAN de ambas marcas es una expresión usual para la clase 16 de la Clasificación Internacional por lo que los elementos relevantes desde el aspecto fonético son las expresiones INTI vs. VINI”.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “INTIFAN” y logotipo, fue presentada el 30 de enero de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamien- GACETA OFICIAL to jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 134 literales a) y b) (concepto de marca y elementos constitutivos), 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 (signos distintivos notoriamente conocidos) de la Decisión 486 mencionada, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 22/11/2012 6.64 la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

DECISIÓN 486 (…) “(…) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de GACETA OFICIAL cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

(…)”. 22/11/2012 7.64 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos simples y compuestos y mixtos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación; - Signos distintivos notoriamente conocidos; - Partículas de uso común. La marca débil; - Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el presente proceso, la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. solicitó el registro del signo constituido por el logotipo de forma rectangular con la denominación “INTIFAN”, escrita en letras características y la figura de un arco iris y demás frases alusivas al producto, en los colores amarillo, azul, rojo, verde, anaranjado, celeste y rosado, para distinguir forros para libros, cuadernos, folders y bolsas de plástico, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; en tal virtud, deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y sus elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

GACETA OFICIAL La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 22/11/2012 8.64 Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “INTIFAN” y logotipo, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 1 El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro re1 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL glas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

3.3. CLASES DE MARCAS. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. 22/11/2012 9.64 En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son “INTIFAN” y logotipo y “VINIFAN” y “VINIFAN OFICIO” (denominativas), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” GACETA OFICIAL “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 2 Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 3 Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del proceso 13-IP-2001). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005.

Marca: “CANALETA 90”. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y 22/11/2012 10.64 un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 4 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas simples o compuestas y mixtas, debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 5 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas anteriormente; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza Tomando en cuenta que la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. solicitó el registro del signo 4 2 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL constituido por el logotipo de forma rectangular con la denominación “INTIFAN”, escrita en letras características y la figura de un arco iris y demás frases alusivas al producto, en los colores amarillo, azul, rojo, verde, anaranjado, celeste y rosado, para distinguir forros para libros, cuadernos, folders y bolsas de plástico, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁTICAS S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas “VINIFAN” y “VINIFAN OFICIO” (denominativas), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. 22/11/2012 11.64 marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.

Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En el presente caso, la expresión “INTI” que conforma el signo “INTIFAN” y logotipo, tiene un significado conocido; de acuerdo al Diccio- GACETA OFICIAL nario de la RAE (rae.es) fue la moneda nacional del Perú; en quechua significa “SOL”.

En tanto que la expresión “VINI” que integra los signos de la opositora, “VINIFAN” y “VINIFAN OFICIO” (denominativos) no tiene significado conceptual conocido.

3.5. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 7 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 8 7 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/11/2012 12.64 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 9 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. 10 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva 9 10 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 11

3.6. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. Tomando en cuenta que la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. argumentó que “Nuestras marcas ‘VINIFAN’, ‘VINIFAN ABRE FÁCIL’ y ‘VINIFAN OFICIO’ entre otras ya señaladas se refieren al mismo producto, los cuales son notoria y ampliamente conocidos en el país. Siendo que cuando el público usuario, principalmente los estudiantes, se refieren a forros plásticos los denominan ‘VINIFAN’”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de los signos distintivos notoriamente conocidos.

Concepto y Prueba de los signos notorios. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en 11 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/11/2012 13.64 cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” 12.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” 13. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son 12 13 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p.

32. GACETA OFICIAL dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio” 14. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registrocon independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”. 15 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” 16.

El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional compe- 14 15 16 OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/11/2012 14.64 tente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

GACETA OFICIAL 22/11/2012 15.64 Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)” 17.

Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)” 18.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 17 18 Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País 22/11/2012 16.64 Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes tipos de riesgos. El riesgo de dilución de la marca notoria.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

GACETA OFICIAL Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;

(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 19 22/11/2012 17.64 la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”. 20 Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009n asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa que: “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público” 21.

Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido o siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.

(…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de 19 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo” 22.

En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo “INTIFAN” y logotipo, solicitado para registro, podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de las marcas 20 21 22 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. págs. 307 y 308. SANCHO GARGALLO, Ignacio. “ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”.

En “PROBLEMAS ACTUALES DE DERECHO DE LA ROPIEDAD INDUSTRIAL”. I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil. España. P. 151. OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. P. 354. GACETA OFICIAL notorias “VINIFAN” y “VINIFAN OFICIO” (denominativas). Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 23 22/11/2012 18.64 ‘VINIFAN’ e ‘INTIFAN’, las sílabas iniciales eran diferentes (…), el Tribunal del INDECOPI consideró que esas circunstancias eran lo suficientemente determinantes a fin de que la pronunciación de conjunto de tales marcas no genere confusión o error en los consumidores”; en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a las partículas de uso común y a la marca débil.

Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” 24

3.7. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. En el presente proceso, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) argumentó que “(…) la Sala podrá apreciar que la partícula ‘FAN’ o, si se quiere ‘IFAN’, no puede resultar determinante a fin de concluir en la semejanza existente entre los signos, ello en la medida que dichas partículas son de uso común o frecuente en la clase (…)”;

“(…) considerando que la partícula ‘FAN’ era de uso común en la clase y, además, que en el caso de las marcas en conflicto 23 Ibídem. Pág. 247. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la 24 Proceso 70-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005, marca: “US ROBOTICS”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 25 La corte consultante al realizar el análisis de registrabilidad de los signos en conflicto, en primer lugar, debe determinar si tienen partículas de uso común para la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, debe realizar la comparación excluyendo dichas partículas de uso común.

3.8. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. En el presente caso, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) expresó que “(….) la determinación de la registrabilidad de una marca, 25 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot.

Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 22/11/2012 19.64 constituye una facultad discrecional de la autoridad administrativa marcaria, que se ejercita en los casos concretos que son sometidos a su conocimiento. En este sentido, las conclusiones a las que se arriben en un determinado procedimiento, no resultan vinculables al momento en que dicha autoridad evalúe las futuras solicitudes de registros marcarios que ante ella se presenten”; en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la “Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones”.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado GACETA OFICIAL en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). 22/11/2012 20.64 independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. GACETA OFICIAL 22/11/2012 21.64 4. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

La Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa simple o compuesta y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 6.

Los signos pueden estar conformados por partículas de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 5. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La corte consultante al realizar el análisis de registrabilidad de los signos en conflicto, en primer lugar, debe determinar si tienen partículas de uso común para la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, debe realizar la comparación excluyendo dichas partículas de uso común. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 7.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

GACETA OFICIAL 22/11/2012 22.64 Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 14032011, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 132-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 155, 156, 226, 234, 238, 259, y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 154, 241, 243 y 258 de la mencionada Decisión. Asunto: Competencia Desleal.

Actor: Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. Expediente Interno Nº 12205-CS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 18 días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: 1.1. LAS PARTES. Demandantes: Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. GACETA OFICIAL Demandado: Kimberly Clark World Wide Inc. 22/11/2012 23.64 dor, han podido ser destacados los siguientes hechos: 1.2.

Actos demandados y pretensiones. PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA del Ecuador interponen demanda verbal sumaria en contra de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., por actos de competencia desleal e infracción de derechos de propiedad industrial. Solicitan que en la sentencia “se condene y se establezca”, entre otros, lo siguiente: - El derecho exclusivo de las demandantes sobre los signos “FAMILIA”, según detalle que consta en el escrito de demanda. - La infracción de la demandada a los derechos exclusivos de las demandantes sobre las siguientes marcas: i) “FAMILIA y diseño” registrada en el Ecuador bajo el Nº 1093 de 17 de octubre de 1977; y, ii) “FAMILIA (y diseño)”, registrada en el Ecuador bajo el Nº 1092 de 17 de octubre de 1977. - La competencia desleal del demandado por “auspiciar y permitir el uso de la denominación “FAMILIA” por parte de Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. para identificar servilletas de papel, con el claro y exclusivo propósito de causar daño … (a las demandadas), crear confusión en el consumidor, beneficiarse del prestigio comercial o `good will` de los productos legítimos marca FAMILIA® de las demandantes y “beneficiarse del desarrollo de mercado, posicionamiento, promoción y publicidad de los productos FAMILIA® logrado y realizado” por las demandantes. - La prohibición a la demandada de “utilizar directa o indirectamente la marca FAMILIA®, la palabra `Familia´ o cualquier otra similar o derivada de ella, para identificar servilletas de papel, papel higiénico, papel facial y toallas de papel a (sic) la República de Ecuador”. - La indemnización por los daños y perjuicios causados por la demandada por los actos antes señalados.

II. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecua- - La demandada KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. es titular en el Ecuador de la marca “FAMILIA”, Clase 16 – título Nº 735 de 09 de marzo de 1976 (originalmente registrada por Scott Paper Company, figurando actualmente como titular la demandada). - Por su parte, una de las demandantes (PRODUCTOS FAMILIA S.A.) es titular en Ecuador de las marcas: i) “FAMILIA (y diseño)”, Clase 16 – título Nº 1092 de 17 de octubre de 1977 (originalmente registrada por Papeles Scott de Colombia S.A. y transferida a dicha demandante en 1989 bajo el Nº 38389), y ii) “FAMILIA y diseño”, Clase 16 – título Nº 1093 de 17 de octubre de 1977 (originalmente registrada por Papeles Scott de Colombia S.A. y transferida a dicha demandante en 1989, bajo el Nº 384-89). - PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. es licenciataria de las marcas FAMILIA y de otras marcas derivadas de ella, cuyo titular es PRODUCTOS FAMILIA S.A. B. Fundamentos de la demanda.

Las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. fundamentan su demanda en los siguientes argumentos: - Señalan ser titulares prioritarias de la marca notoria FAMILIA y que el carácter notorio de ella, su reconocimiento por parte del consumidor, el esfuerzo comercial realizado para su desarrollo, el mercado captado, su utilización global para identificar toda una línea de productos, y su valor como identificativo del Grupo Familia y de sus productos, determinan que la marca FAMILIA deba recibir una protección mayor contra su uso indebido y contra actos de competencia desleal. - Que, sus productos marca FAMILIA tienen una amplia participación en el mercado ecuatoriano y, en muchos casos, una participación mayoritaria.

Indican que las servilletas de papel marca FAMILIA son el producto líder en su ramo con una participación de mercado mayor al 55% y que el papel higiénico tiene una participación de mercado superior al 45%. El resto del mercado se divide entre otros competidores, entre los que destaca KIMBERLY-CLARK. GACETA OFICIAL - Manifiestan que, hasta mediados del año 2004, ni la demandada, ni Kimberly Clark Ecuador S.A., ni ninguna otra empresa distinta de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR habían comercializado en Ecuador productos sanitarios de papel bajo la marca “FAMILIA”.

A partir de ese año, “con pleno conocimiento de causa y del perjuicio que ello significaba” para las demandantes, Kimberly Clark Ecuador S.A. y Kimberly Clark Perú S.R.L., con el “conocimiento, aceptación y aprovechamiento” de la demandada, iniciaron la producción, importación, almacenamiento, comercialización y venta de servilletas de papel bajo la marca “FAMILIA” en Ecuador. - Que, se viene comercializando en diversos establecimientos en Ecuador, “una versión de servilletas marca FAMILIA, en cuyo empaque aparece la leyenda ‘Fabricado por Kimberly-Clark Perú S.A.; calle El Bucaré 598, Urb.

Camacho, La Molina… Producto Peruano. Importado y Distribuido por Kimberly-Clark Ecuador S.A (…)”. - Que, “independientemente de las acciones que se adelantan en contra de KimberlyClark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. por el uso indebido de marca y competencia desleal que llevan a cabo en contra de Productos Familia S.A y Productos Familia Sancela del Ecuador, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. es también responsable de tales actos como lo ha reconocido expresamente en distintas instancias…”. - Invocan los literales d) y e) del artículo 155 y literales a) y b) del artículo 156 de la Decisión 486 y señalan que “el uso ilegítimo de los diseños de la marca FAMILIA® por parte de Kimberly-Clark Worldwide, Inc, KimberlyClark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. consiste fundamentalmente en haber fabricado para su venta en Ecuador, importado hacia el Ecuador, almacenado en Ecuador y colocado en el mercado ecuatoriano servilletas de papel bajo la marca “Familia”, utilizando un empaque similar al registrado por Productos Familia S.A. para un producto idéntico (servilletas de papel)”. - Indican también que “el producto ilegítimo se comercializa en un empaque que reproduce el diseño de letra y la grafía de la marca FAMILIA® de Productos Familia S.A”. y que, tratándose del mismo producto fabricado y comercializado por las demandantes (servi- 22/11/2012 24.64 - - - - lletas de papel), “su venta se realiza a través de los mismos canales de distribución. Por ello, señalan, “este producto confunde al consumidor sobre su origen y características”.

Destacan que, “la marca FAMILIA® posee ciertos elementos adicionales que fortalecen aún más su protección como signo distintivo. FAMILIA ® ha sido la marca única a través de la cual Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. han identificado toda una gama de productos a lo largo de los años. En las distintas variantes y combinaciones de la marca FAMILIA®, se reitera el uso predominante de la palabra “familia” en una grafía o tipo de letra en minúsculas.

Ello convierte al signo FAMILIA® en una marca global o eje central de una familia o grupo de marcas. Todas ellas representan tal grado de identidad que permiten al usuario identificar con certeza el origen común de los productos que identifican”. Agregan que, “precisamente ese grado de identificación de una marca global o familia de marca hace que cualquier uso indebido o infracción de tales marcas conlleve un mayor riesgo de confusión en el consumidor.

Ello ocurre en el caso materia de esta acción, debido a la utilización de empaques similares, pero sobre todo, a la utilización de una grafía similar en la palabra “familia”, que como queda dicho, es el elemento común de la marca global FAMILIA®…”. Que, si bien la demandada “tendría derechos sobre la palabra “Familia” en Ecuador, derivados de un registro marcario que nunca fue utilizado en Ecuador lo cual incluso ha dado lugar a su cancelación en primera instancia, ello en ningún caso le otorga a la demandada la facultad de utilizar la marca “Familia” para confundir al consumidor y para llevar adelante prácticas comerciales desleales … e, incluso, violar los derechos marcarios de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. sobre los diseños registrados y, por demás notorios, de su exclusiva propiedad”.

Manifiestan que también se presenta un supuesto de competencia desleal por parte de la demandada, por actos de confusión y asociación en el público consumidor (artículo 259 literal a) de la Decisión 486). Que, debido a la notoriedad de su marca y a la “particular vinculación que se produce entre este signo y la identificación comercial de su titular, es innegable que el uso ilegítimo GACETA OFICIAL - - - - por parte de la demandada provoca la dilución del activo intangible de mayor valor para PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., cual es la marca corporativa o grupo de marca FAMILIA”.

Que, “la existencia del producto ilegítimo `familia’ induce al consumidor a adquirir un producto en el entendido de que cuenta con las características y virtudes de los productos originales FAMILIA®…, cuando en realidad se trata de un producto distinto”. Este “desplazamiento o traslado por error del consumidor de productos legítimos FAMILIA® hacia el producto infractor genera una apropiación indebida de clientela (…), en base a actos ilegítimos y de competencia desleal”, causando un perjuicio a las demandantes.

Que, se engaña al consumidor sobre el verdadero origen del producto toda vez que “el empaque utilizado para las servilletas de papel “Familia” comercializadas por Kimberly Clark Ecuador S.A. es sustancialmente similar al utilizado por Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. y genera confusión en el consumidor”.

Indican también que “ambos empaques consisten en fundas de plástico de fondo transparente con la denominación FAMILIA escrita en letras minúsculas de similar grafía. Se utiliza similares colores azul, rojo y blanco, y sin que la variación en su combinación y proporción otorgue distintividad”. Alegan que constituyen actos de competencia desleal los siguientes hechos: (i) permitir y auspiciar el uso de la marca “Familia” para identificar servilletas de papel, (ii) fabricar servilletas de papel bajo la marca “Familia” para su exportación hacia Ecuador, (iii) importar servilletas de papel bajo la marca “Familia para su comercialización en Ecuador”, (iv) almacenar, comercializar y vender servilletas de papel marca “Familia” en Ecuador, (v) utilizar un empaque similar al utilizado por Productos Familia S.A., y (vi) pretender beneficiarse del mercado, prestigio, inversión y reputación comercial de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A (….)”.

Manifiestan que también existe mala fe por parte de la demandada como agravante de la competencia desleal (artículo 234 de la Decisión 486). Dicha mala fe se configuraría por lo siguiente: a) con conocimiento de sus actos y del perjuicio que ello causa, haber ini- 22/11/2012 25.64 ciado la comercialización de un producto de la misma especie, utilizando la marca líder de su competidora que ha estado en el mercado por muchos años y que goza de gran reputación comercial; b) “reproducir la presentación gráfica de la denominación `Familia’ y utilizar una similar combinación de colores presentes en el empaque de servilletas de papel marca FAMILIA® de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.” C. Contestación a la demanda y planteamiento de reconvención. En su contestación a la demanda KIMBERLYCLARK WORLWIDE, Inc. señala que: - En el segmento de artículos de papel y del hogar mantiene un importante portafolio de marcas a nivel internacional, dentro del cual consta la marca FAMILIA con registros y solicitudes en varios países, sobre todo en la Comunidad Andina, desde la década del setenta. - Que, la demanda es total y absolutamente improcedente en la medida que KIMBERLYCLARK WORLDWIDE Inc. es la legítima propietaria de la marca FAMILIA en el Ecuador y en varios países a nivel mundial.

Señala que los registros que posee respecto de la marca FAMILIA le conceden todos los derechos y prerrogativas que consagra la ley y que, en función de esos derechos – que en el Ecuador datan desde 1976 -, está en todo su derecho de utilizar la marca FAMILIA. - Reitera que es titular del primer registro en el Ecuador de la marca FAMILIA. - Que, el ejercicio de los derechos otorgados por el registro de su marca FAMILIA bajo ningún concepto constituye un acto de competencia desleal. - En cuanto a la similitud de los signos señala que, “esta similitud recae en que las demandantes utilizan exactamente la misma marca” que le pertenece a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc..

Por ello, agrega, ha iniciado acciones de nulidad contra las marcas registradas a favor de las demandantes, pues la Dirección Nacional de Propiedad Industrial nunca debió haber otorgado dichos registros cuando con anterioridad ya estaba registrada la marca FAMILIA (registro Nº 735), actualmente a nombre de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. GACETA OFICIAL - Manifiesta que mal puede presentarse acción de competencia desleal en relación con una marca que fue otorgada con posterioridad a una idéntica ya vigente; por lo tanto, los registros de PRODUCTOS FAMILIA S.A siempre carecieron de distintividad y por lo tanto son nulos. - Alega “falta de legítimo derecho de las demandantes pues demandan a quien tiene derecho preferente, es decir, al titular del primer registro en el Ecuador de las denominaciones FAMILIA y demandan a sabiendas que el Tribunal en el Perú basado en los mismos precedentes de la Decisión Andina que se aplica en el Ecuador rechazó las acciones emprendidas en contra de Kimberly-Clark y declaró de manera contundente que la marca FAMILIA de Productos Familia no es una marca notoria”. - Que, en su calidad de titular de la marca FAMILIA la puede utilizar directamente o a través de cualquiera de sus filiales o compañías relacionadas sin que este derecho de orden privado pueda tener limitación alguna.

Resalta que, a pesar de no ser necesario, ha otorgado autorización a sus filiales para la comercialización y uso de su marca FAMILIA en Perú y en el Ecuador. - Que, el artículo 159 de la Decisión 486 prevé una situación similar a la del presente proceso, “en la que se encuentren registros sobre una misma marca a nombre de distintos titulares en los cuales lo que se habla (sic) es que se prohíbe la comercialización de las mercancías mientras las partes no lleguen a un acuerdo que permita dicha comercialización”.

Resalta que, “en sentido estricto, toda vez que el primer registro en el Ecuador corresponde a KIMBERLY CLARK, productos FAMILIA nunca debió haber iniciado comercialización alguna en el Ecuador, sin previamente haber llegado a un acuerdo comercial con KIMBERLY CLARK tal como la norma sobre este caso así lo ordena”. - Que, sus productos son debidamente marcados e identificados de acuerdo a la legislación y que claramente señalan que se trata de un producto de KIMBERLY-CLARK, quien, al tener registrada la marca FAMILIA, puede en consecuencia utilizarla para “marcar” sus productos.

Agrega que los empaques presentan diferencias pero que, como existe evidente similitud entre su marca FAMILIA y la marca FAMILIA de las demandantes, ha planteado en otro proceso una acción de nulidad de registro de marca. 22/11/2012 26.64 - Que, “no hay posibilidad de que exista mala fe al ejercer un derecho consagrado en la ley”, es decir, “el derecho del titular del registro debidamente concedido, más aún si se trata del primer registro de la marca FAMILIA” en el Ecuador. - Que, en la Comunidad Andina, y más concretamente en el Perú, la marca de las demandantes no es notoria. - Que, existe mala fe por parte de las demandantes al haber cambiado su denominación comercial por PRODUCTOS FAMILIA S.A. en 1986, es decir, una década después de que Scott Paper Company registrara la marca FAMILIA en varios países, entre ellos el Ecuador. - Que, “tampoco existe indemnización alguna que deba cubrir KWC (KIMBERLY-CLARK WORLWIDE) por una competencia desleal por utilizar la marca FAMILIA, imposible de compaginar con el hecho contundente y que no admite excepción de que KCW es el titular del primer registro de la marca FAMILIA en el Ecuador así como de otros en la CAN que data de los años setentas”. - Asimismo, plantea reconvención contra las demandantes señalando que son ellas las que incurren en actos de competencia desleal y mala fe al intentar impedir que KIMBERLY-CLARK WORLWIDE comercialice sus productos FAMILIA en Ecuador.

Solicita que se reconozca que: i) el registro Nº 735 de la marca FAMILIA, de su propiedad, es el primer registro de dicha marca en el Ecuador, ii) que, en su calidad de titular de la marca FAMILIA (registro Nº 735), tiene los derechos y beneficios que la ley le otorga y en consecuencia puede usar su marca FAMILIA directamente o a través de sus empresas filiales; iii) que las demandantes han iniciado una serie de acciones en su contra y en contra de sus filiales “tendientes a eliminar la marca FAMILIA pese a que tenían perfecto conocimiento de la existencia del registro 735-76 y de otros a nivel internacional” a su favor; iv) que las demandantes no tienen derecho para impedirle el uso de su marca FAMILIA; v) que las demandantes han alegado, como base fundamental de todas las acciones legales iniciadas contra KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, la notoriedad de su marca FAMILIA (registros Nºs 1093 y 1092), “a sabiendas que en aplicación de la Decisión 486 que obviamente rige en el Ecuador las autoridades del Perú e incluso la Corte Suprema han definido que la marca FAMILIA de Pro- GACETA OFICIAL ductos Familia S.A. no es una marca notoria”; vi) que se reconozca que las demandantes deben suspender de manera inmediata las acciones legales iniciadas en contra de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE pues mientras exista la marca FAMILIA (registro Nº 735) dichas acciones no tienen base legal alguna; vii) que se reconozca que, en estricta aplicación del artículo 159 de la Decisión 486, se debe ordenar a las demandantes que propongan un acuerdo de uso de la marca FAMILIA a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE; viii) que las demandantes deben asumir los daños y perjuicios causados tanto a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE como a sus filiales, así como los costos de defensa que han tenido que cubrir en los varios juicios que las demandantes han planteado en su contra.

D. Alegato de las demandantes y contestación a la reconvención. Las demandantes también señalan que: - “El hecho de que Kimberly-Clark Worldwide Inc. pueda o no ser titular de la marca “Familia” no es materia ni se discute en este proceso, ni desvirtúa la infracción cometida en virtud de que el uso realizado engaña al consumidor ecuatoriano, perjudica al principal competidor del Grupo Kimberly, y daña y diluye el activo principal de Productos Familia S.A.” - “Si bien Kimberly-Clark Worldwide Inc. puede tener derechos sobre la palabra “Familia” en Ecuador, derivados de un registro marcario que nunca fue utilizado en Ecuador, ello en ningún caso le otorga la facultad de utilizar la marca “Familia” para confundir al consumidor y para llevar adelante prácticas comerciales desleales, e incluso, violar los derechos marcarios de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. sobre los diseños registrados, y por demás notorios, de su exclusiva propiedad”. - Señala que “la acción por competencia desleal es claramente oponible incluso frente a los titulares legítimos que en abuso del derecho que emana de un registro marcario realicen actos contrarios al normal, libre y transparente desarrollo del comercio y perjudiquen a un competidor.

Todo ello es independiente de los derechos de propiedad intelectual que pueda poseer el competidor desleal, los cuales en nada validan su uso engañoso y desleal para perjudicar a un tercero”. 22/11/2012 27.64 - Indica que resulta absurdo lo manifestado por la demandada en el sentido que la marca FAMILIA no es notoria en el Ecuador en virtud de lo resuelto en otro país y varios años atrás. - Que el artículo 159 de la Decisión 486, cuya aplicación solicita la demandada, no guarda relación con el presente caso. - Niega que la reconvención tenga conexión con la presente demanda y solicita que sea desechada en su integridad.

III. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 155, 156, 226, 234, 238, 259 y 267 de la Decisión 486. Adicionalmente, se procederá a interpretar, de oficio, los artículos 154, 241, 243 y 258 de la mencionada Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, GACETA OFICIAL 22/11/2012 28.64 embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; (…) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

(…) Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la GACETA OFICIAL buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo. (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción, b) la indemnización de daños y perjuicios, c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción. d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o 22/11/2012 29.64 definitivo del establecimiento del demandado o denunciador; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

(…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

(…) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la GACETA OFICIAL actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(…) Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título. (…)”.

1. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA. En el presente caso, las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA del Ecuador alegan la infracción a sus derechos exclusivos sobre las siguientes marcas: i) “FAMILIA y diseño” registrada en el Ecuador bajo el Nº 1093 de 17 de octubre de 1977; y, ii) “FAMILIA (y diseño)”, registrada en el Ecuador bajo el Nº 1092 de 17 de octubre de 1977.

Por otro lado, la demandada KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. es titular en el Ecuador de la marca “FAMILIA”, Clase 16 – título Nº 735 desde el 09 de marzo de 1976 (originalmente registrada por Scott Paper Company, figurando actualmente como titular la demandada). Al respecto, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el denominado “sistema atributivo” para la protección de signos distintivos, sistema en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo. Es decir, gozará de los derechos inherentes a la marca quien la registre primero en la oficina correspondiente. 22/11/2012 30.64 Conforme ha indicado este Tribunal en jurisprudencia anterior, “el registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”. (Proceso 116-IP-2004, Marca: CALCIORAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro.

En consecuencia, tiene mejor derecho el que registró primero en el tiempo la marca. Este Tribunal también ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. (Proceso 33-IP-2000, marca: MAXMARA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, de 12 de julio de 2000). El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión”.

(Proceso 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución 0968, publicado en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio de 2001). GACETA OFICIAL El Tribunal aclara igualmente que, de acuerdo a la Decisión 486, también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad o similitud pueda producir. Por tanto, “la finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Por estas razones, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un en-gaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 22/11/2012 31.64 conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, la Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157);

(ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo) 1. En efecto, el artículo 159 de la Decisión 486 señala que: “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. (…) En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

En el caso en concreto, el Tribunal pone de relieve que se está ante un caso en el que, en el 1 Proceso 69-IP-2000. GACETA OFICIAL mismo país (Ecuador) existe registrada la marca FAMILIA para la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 16), a nombre de dos titulares diferentes: a) KIMBERLYCLARK WORLDWIDE Inc., titular de la marca FAMILIA (denominativa) para la Clase 16, registro Nº 735 y; b) PRODUCTOS FAMILIA S.A., titular de las marcas FAMILIA (mixtas) para la Clase 16, registros Nº 1093 y 1092.

Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que en el presente caso la sociedad Kimberly Clark World Wide Inc. ha iniciado acciones de nulidad en contra de las marcas registradas a favor de las demandantes, ya que “la Dirección Nacional de Propiedad Industrial nunca debió haber otorgado dichos registros cuando con anterioridad ya estaba registrada la marca FAMILIA (registro Nº 735), actualmente a nombre de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc.”.

2. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. DIFERENCIA CON LA ACCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL. En su demanda, PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. alegan infracción a sus derechos sobre las marcas “FAMILIA y diseño” (registros Nº 1093 y Nº 1092), así como actos de competencia desleal realizados por KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. Por su parte, la demandada alega que no cabe hablar de infracción de derechos ni de competencia desleal ya que simplemente está ejerciendo los derechos que le confiere el registro (anterior) de su marca FAMILIA (registro Nº 735). 22/11/2012 32.64 presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). En lo concerniente al objeto de la acción por infracción, el Tribunal ha señalado que su objeto es “precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto”.

El artículo 241 establece una lista no taxativa de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente, que incluyen “el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras”. Según ha precisado este Tribunal, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y la acción por competencia desleal, “si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados” 2.

En relación con la diferenciación existente entre ambas figuras, Alberto Bercovitz señala que: “Esa diferencia puede sintetizarse en los siguientes términos. Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial, está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado para ello, un objeto protegido a favor del titular del derecho exclusivo.

Así, por ejemplo, el simple hecho de utilizar una marca ajena para un producto competidor constituye una violación del derecho exclusivo sobre la marca sin tener que entrar a considerar las circunstancias del caso (…). Lo que se plantea aquí es la violación del derecho absoluto que tiene el titular de la marca para utilizarla en relación con productos o servicios determinados.

En el título XV de la Decisión 486 se regula lo referente a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Conforme establece el artículo 238, el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión “podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. En lo que respecta al sujeto pasivo de la acción por infracción, en jurisprudencia anterior el Tribunal ha señalado que “se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la En los supuestos de competencia desleal, por el contrario, no se viola ningún derecho absoluto.

Lo que ocurre es que en determi- 2 Proceso 145-IP-2007. GACETA OFICIAL nados casos, debido a las circunstancias concretas que rodean una actuación competitiva determinada, esa actuación competitiva, por sus circunstancias concretas, es un acto incorrecto, es un acto de competencia desleal. Por tanto, es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia desleal desligado de las circunstancias concretas; porque son esas circunstancias las que atribuyen al acto su carácter de deslealtad.

Puede decirse que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas.

Y tiene además un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la competencia desleal; porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor. Ahora bien, hay que hacer notar que las fronteras entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal no son inmutables, sino que están sujetas a alteraciones.

De manera que en ocasiones el legislador puede hacer que actos considerados como de competencia desleal pasen a integrarse en el ámbito de protección de los derechos exclusivos y viceversa. Este es precisamente un fenómeno que cobra especial relevancia en la actualidad 3. Asimismo, el Tribunal ha indicado que “si bien el acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos mar- 3 BERCOVITZ, Alberto.

“Significado de la Ley y Requisitos Generales de la Acción por Competencia Desleal”. En: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, pp. 19-20. 22/11/2012 33.64 carios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal”.

En el proceso interno, el Juez Consultante deberá tener en especial consideración las particularidades del presente caso, en cual, el uso de la marca FAMILIA está amparado, tanto para las demandantes como para la demandada, en la existencia de marcas similares registradas en el Ecuador a nombre de titulares diferentes.

3. DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA MALA FE COMERCIAL. Las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. fundamentan su demanda en que se viene comercializando en diversos establecimientos en Ecuador, “una versión de servilletas marca FAMILIA, en cuyo empaque aparece la leyenda ‘Fabricado por Kimberly-Clark Perú S.A.; calle El Bucaré 598, Urb.

Camacho, La Molina (…) Producto Peruano. Importado y Distribuido por Kimberly-Clark Ecuador S.A.(…).”. Agregan que, “independientemente de las acciones que se adelantan en contra de KimberlyClark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. por el uso indebido de marca y competencia desleal que llevan a cabo en contra de Productos Familia S.A y Productos Familia Sancela del Ecuador, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. es también responsable de tales actos como lo ha reconocido expresamente en distintas instancias (…)”.

Concepto de Acto Desleal. La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

De donde se desprende que no hay GACETA OFICIAL una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor” (Proceso 38-IP-98, Patente de “DERIVADOS N-SUSTITUIDOS DE VALIENAMINA, PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE LOS MISMOS, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 26 de marzo de 1999).

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.

(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es fre- 22/11/2012 34.64 cuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47). Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.

Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.

Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto GACETA OFICIAL funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006, Caso: COMPETENCIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006). 22/11/2012 35.64 Actos de competencia desleal versas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Estos son: En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 1.

Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ´para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Ponti-icia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado). 2.

Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Actos de competencia desleal por confusión. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: “1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar di- El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta GACETA OFICIAL competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo” (Proceso 116-IP2004, ya citado). En consecuencia, las acciones de competencia desleal tienen las siguientes características: Sujeto activo.

El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

En este sentido, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza. Esto significa, además, que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial.

Pretensiones. Indemnización de daños y perjuicios. La normativa comunitaria andina, no se refiere específicamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal. El artículo 267, se limita a afirmar que “quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronun- 22/11/2012 36.64 cie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”, pero de ello no puede desprenderse que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la calificación de la conducta como tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de daños y perjuicios.

En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o un procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.

En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.

4. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. Las demandantes alegan la notoriedad de su marca FAMILIA en el Ecuador, por lo que para los efectos del caso de autos, el Tribunal pone de relieve lo siguiente: a) La Decisión 486, en su artículo 224, entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquél que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

“En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto GACETA OFICIAL o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara” 4. Por su parte, el artículo 230 establece qué debe entenderse por “sector pertinente”. b) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido” 5. 4 5 Proceso 149-IP-2007.

Proceso 109-IP-2007, Marca: “LOMA´S”, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008. 22/11/2012 37.64 c) La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probado por quien alega dicha notoriedad. El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia algunos de los factores que se deberán tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo, a saber, el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro; el valor de la inversión para promoverlo o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad del signo; su valor contable como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección; los aspectos de comercio internacional; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dichos factores influyen decisivamente para que la marca adquiera el carácter de notoria, “ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria”6. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si, sobre la base de las pruebas aportadas por las demandantes y con vista a los factores enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486, ha quedado acreditada la notoriedad de las marcas “FAMILIA y diseño” (registros Nº 1093 y Nº 1092) alegada por la demandante.

5. LA AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en 6 Proceso 149-IP-2007. GACETA OFICIAL la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro” (Proceso 71-IP-2007. Marca Denominativa “MONARC”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El artículo 154 de la Decisión 486 recoge el denominado “sistema atributivo” para la protección de signos distintivos, sistema en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo. Es decir, gozará de los 22/11/2012 38.64 derechos inherentes a la marca quien la registre primero en la oficina correspondiente. En el caso en concreto, el Tribunal pone de relieve que se está ante un caso en el que, en el mismo país (Ecuador) existe registrada la marca FAMILIA para la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 16), a nombre de dos titulares diferentes: a) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc., titular de la marca FAMILIA (denominativa) para la Clase 16, registro 735 y; b) PRODUCTOS FAMILIA S.A., titular de las marcas FAMILIA (mixtas) para la Clase 16, registros Nº 1093 y 1092.

Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que en el presente caso se han iniciado acciones de nulidad contra las marcas registradas a favor de las demandantes.

SEGUNDO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares que tienen como objeto proteger los derechos de la propiedad industrial mientras se da trámite a la acción. Van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

TERCERO: El sujeto activo de las acciones de competencia desleal es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto GACETA OFICIAL debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando esta afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

El Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. El ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.

El artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: 22/11/2012 39.64 que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega.

Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

QUINTO: El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. • Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.

El Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. • Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO • Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen.

Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 22/11/2012 40.64 PROCESO 172-IP-2011 Interpretación Prejudicial de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Patente: “Nuevo Penicilium Funiculosum, nueva mezcla de enzimas obtenible del mismo y composiciones de la mezcla de enzimas”. Proceso interno: Nº 2006-000228. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de julio del año dos mil doce. VISTOS: El Oficio Nº 2630, de 24 de octubre de 2011, recibido en este Tribunal, el 07 de noviembre de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 y los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, a fin de resolver el proceso interno Nº 2006-000228.

El auto de 19 de enero de 2012, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite el Proceso 172-IP-2011. 1. Las Partes. Demandante: Adisseo France SAS. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. El extracto de la solicitud de patente fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 499, de 26 de diciembre de 2000.

El 27 de enero de 2005, se dio el traspaso de los derechos de la patente a favor de la demandante Adisseo France SAS. La Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución Nº 32448, de 30 de noviembre de 2005, denegó el privilegio de patente de invención, aduciendo que no poseía novedad ni nivel inventivo.

Contra la anterior Resolución, la parte demandante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 7006, de 27 de marzo de 2006, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. La sociedad ADISSEO FRANCE SAS presentó demanda por medio de apoderado, el 4 de agosto de 2006. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 19 de febrero de 2007, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio. 3.

La demandante ADISSEO FRANCE SAS alegó lo siguiente: 2. Hechos relevantes: El 5 de mayo de 1999, la sociedad RODHIA CHIMIE S.A. y RHONE POULENC NUTRITION ANIMALE, presentaron solicitud de patente para la invención denominada “NUEVA MEZCLA DE ENZIMAS” ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual requirió al peticionario para que hiciera ciertos cambios en la solicitud, incluido el nombre de la patente de invención, que quedó así: “NUEVO PINICILIUM FUNICULOSUM, NUEVA MEZCLA DE ENZIMAS OBTENIBLE DEL MISMO Y COMPOSICIONES DE LA MEZCLA DE ENZIMAS”. • La normatividad aplicable al caso era la que se encontraba vigente al momento de presentar la solicitud de patente de invención, a saber, la Decisión 344.

Adujo que la entidad demandada violó el artículo 2 de esa Decisión, toda vez que sostuvo equivocadamente que la invención no era novedosa. • El documento que la Superintendencia tuvo como base para negar la solicitud de patente de invención era diferente al objeto que se pretendía patentar, debido a que ambos no reivindicaban la misma materia y tenían características técnicas diferentes.

GACETA OFICIAL • Solamente cuando la invención ha superado el examen de novedad, el técnico deberá determinar si la invención tiene o no nivel inventivo. Por el contrario, cuando el técnico ha establecido que la invención carece de novedad, no resulta necesario hacer el examen del nivel inventivo. Por lo tanto, por el sólo hecho de que el técnico entre a examinar el nivel inventivo, se entiende que la invención materia de estudio goza de novedad. • El hecho de haber entrado a estudiar el nivel inventivo del objeto de la solicitud de patente, daba a entender que el mismo sí gozaba de novedad, toda vez que éste es el primer examen que debe hacerse y, de superarse, ahí debe entrar a estudiar el nivel inventivo. • En cuanto a este punto referente al nivel inventivo señaló que el documento con el cual se confrontó la solicitud, ambos estaban dirigidos a solucionar problemas técnicos diferentes, por lo que este aspecto no podría verse afectado, habida cuenta que un técnico con conocimientos medios en la materia no habría podido derivar de manera obvia la invención solicitada. • Solamente gracias a la experimentación y análisis fue posible establecer los pasos y las condiciones óptimas del procedimiento y la reproducibilidad de un mutante con incremento en la actividad enzimática y además estable con sucesivos tratamientos con irradiación UV y Beta de una cepa determinada y que, por ende, es una creación que implica un aporte intelectual significativo. 4.

La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda alegando lo siguiente: • Los actos administrativos acusados han sido expedidos con fundamento en la normatividad vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 486, en especial, su artículo 14 que consagra que los Países Miembros de la Comunidad Andina otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. • Según se desprendía de las actuaciones adelantadas en el proceso de solicitud de patente, el examen de fondo de la solicitud 22/11/2012 41.64 permitió demostrar que el objeto de la misma no reunía todos los requisitos legales previos establecidos para la concesión de la patente de invención, como era el caso del nivel inventivo exigido. • Las Resoluciones administrativas fueron expedidas con fundamento en la normativa vigente, ello por cuanto la etapa del examen de fondo y el examen definitivo se adelantaron de conformidad y en vigencia de la Decisión 486. • La cepa generada tendría nivel inventivo si observara algún efecto inesperado.

Sin embargo, aun cuando el solicitante sugiera que el nivel de producción enzimático de la cepa reclamada es significativamente superior a aquel presentado por la cepa punto de partida y afirme que las enzimas producidas por la cepa de la presente invención tienen un exceso de 1500 u/ml en actividad, no existen datos de la descripción que soporten las anteriores afirmaciones o que constaten la existencia de alguna ventaja tecnológica entre la composición enzimática de la cepa reportada en D1 y la composición enzimática de la cepa reivindicada en la solicitud colombiana. • Para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, el objeto reivindicado se deriva de forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud, porque a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades señaladas se podría haber logrado de manera obvia el objetivo reivindicado.

CONSIDERANDO

Que, el Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 y los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de registro de la patente de invención fue presentada el día 05 de mayo de 1999, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta la normativa a interpretarse.

Que, en consecuencia, se interpretarán los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: GACETA OFICIAL DECISIÓN 344 “(…) Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(…) Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…)”. DECISIÓN 486 “(…) 22/11/2012 42.64 Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL “ (MIXTA), publicado en la G.O.A.C. Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocu- GACETA OFICIAL rridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso Nº 154-IP-2004. “Patente: PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”, publicado en la Gaceta Oficial A.C. Nº 1184, de 7 de abril de 2005), donde precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que 22/11/2012 43.64 exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. En el presente caso, el Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 y los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

Sin embargo, la solicitud de la patente de invención fue presentada el día 05 de mayo de 1999, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta la normativa a interpretarse.

2. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente solicitada alegando que “la cepa generada tendría nivel inventivo si observara algún efecto inesperado. Sin embargo, aun cuando el solicitante sugiera que el nivel de producción enzimático de la cepa reclamada es significativamente superior a aquel presentado por la cepa punto de partida y afirme que las enzimas producidas por la cepa de la presente invención tienen un exceso de 1500 u/ml en actividad, no existen datos de la descripción que soporten las anteriores afirmaciones o que constaten la existencia de alguna ventaja tecnológica entre la composición enzimática de la cepa reportada en D1 y la composición enzimática de la cepa reivindicada en la solicitud colombiana”.

GACETA OFICIAL Al respecto, el Tribunal ha expresado que: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” 1.

Requisitos de patentabilidad. El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal. 22/11/2012 44.64 se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

La novedad y el estado de la técnica. Según lo establecido en el artículo 2 de la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica” 2.

Además, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva.

En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella 2 1 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.

G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/11/2012 45.64 Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango.

Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad” 3. El nivel inventivo y el estado de la técnica. Como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la nove- Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo. Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta.

Este sería el caso de “manta” o “toalla” que no presentan características técnicas distintas. 3 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/ public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL dad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” 4. 22/11/2012 46.64 llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”6.

Finalmente, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 5.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: “el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido 4 5 Proceso 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA.

Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. 6 Proceso 13-IP-2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la G.O.A.C. Nº 1143, de 19 de noviembre de 2004.

GACETA OFICIAL Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. 22/11/2012 47.64 Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: GACETA OFICIAL 22/11/2012 48.64 - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo” 7.

3. NIVEL INVENTIVO CON RELACIÓN A LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS En el presente caso, la demandante alega que la combinación de elementos cuenta con nivel inventivo, por lo que la SIC debió otorgar la patente solicitada. En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es 7 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/ public/patentes.pdf. decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos” 8. En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento” 9.

De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuan- 8 9 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág.

72. GACETA OFICIAL do se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido nteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Solicitud de Patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa 22/11/2012 49.64 lo referente al tema, pero ello no deberá implicar que “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP-2005. Patente: “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1278, de 15 de diciembre de 2005). En tal sentido, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

SEGUNDO: El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

TERCERO: La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue GACETA OFICIAL 22/11/2012 50.64 el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

CUARTO

QUINTO: El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial. tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 176-IP-2011 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Patente: “ANTIBIÓTICO DE CARBAPENEM, COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE PREPARACIÓN”. Expediente Interno: Nº 2002-00363. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de julio del año dos mil doce. VISTOS: El Oficio Nº 2633, de 24 de octubre de 2011, recibido en este Tribunal el 11 de noviembre de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita GACETA OFICIAL la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2002-00363.

El auto de 14 de marzo de 2012, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite el Proceso 176-IP-2011. 1. Las Partes. Demandante: MERCK & CO., INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 22/11/2012 51.64 invención solicitada por considerar que las nuevas reivindicaciones 1 a 21 no cumplían con el requisito de novedad, debido a la existencia del documento de anterioridad WO 93/15078. - Contra la mencionada Resolución, MERCK & CO., INC interpuso recurso de reposición. Mediante Resolución Nº 11209, de 18 de abril de 2002, se confirmó la decisión recurrida. - Con fecha 20 de setiembre de 2002, MERCK & CO., INC interpuso ante la Sección Primera del Consejo de Estado acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nº 43913 y Nº 11209 antes mencionadas. 1.

Determinación de los hechos relevantes: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 26 de mayo de 1997, la sociedad MERCK & CO., INC. presentó solicitud de patente para la invención “ANTIBIÓTICO DE CARBAPENEM, COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE PREPARACIÓN”, reivindicando prioridad respecto de la solicitud de patente estadounidense Nº 60/018,518 y la solicitud de patente británica Nº 9612668.5. - El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 494, de 24 de julio de 2000, no habiéndose presentado observaciones de terceros contra dicha solicitud. - Mediante auto notificado el 16 de agosto de 2001, se requirió a la solicitante para que en el término máximo de 60 días diera respuesta al Concepto Técnico Nº 879, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes respecto a dicho concepto, que debía efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de su solicitud.

Oportunamente, el solicitante atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, presentó un nuevo capítulo reivindicatorio. - Mediante Resolución Nº 43913, de 26 de diciembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de - La Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, admitió la demanda mediante auto de fecha 20 de noviembre de 2002. 2.

Fundamentos de la Demanda. En su demanda, la sociedad actora manifiesta que: - Las resoluciones impugnadas violan los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Que, “el objeto de la invención denegada (…) sí cumple con todos los requisitos de patentabilidad, ya que es nueva (…) y su nivel inventivo y aplicación industrial no fueron puestos en duda por la Superintendencia de Industria y Comercio”. - Señala que el objeto de la patente denegada “(…) sí tiene la novedad requerida sobre las enseñanzas del documento citado como anterioridad por dicha entidad (la Superintendencia de Industria y Comercio), ya que el antibiótico de CARBAPENEM de fórmula II, la composición farmacéutica que lo contiene y el método para estabilizar un CARBAPENEM de fórmula I, son nuevos por cuanto no se conocían en el estado de la técnica”. - Citando jurisprudencia de este Tribunal, afirma que “(…) para que una invención sea considerada como carente de novedad, debe demostrarse la existencia de una divulgación `detallada’ (…)”, lo cual se encuentra en con- GACETA OFICIAL cordancia con la interpretación que se tiene a nivel mundial sobre el concepto de novedad.

Agrega también que, conforme a la jurisprudencia comunitaria andina, “el concepto de novedad se basa en la ausencia de objetos idénticos al que se está reivindicando en el estado de la técnica”. - Que, “(…) si los documentos del arte anterior no indican, revelan o siquiera sugieren la invención bajo estudio en una forma directa, explícita y sin ambigüedades, no se puede afirmar que existe una carencia de novedad”. - Que, la solicitud de patente denegada en Colombia sí ha sido concedida en Perú y Ecuador, entre otros países. 3.

Fundamentos de la contestación a la demanda. En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que: - La demanda carece de fundamento legal. - Que, si bien en el caso de autos se demostraron los requisitos de patentabilidad relativos al nivel inventivo y a la aplicación industrial, “la falta de novedad determinó la negativa de concesión de la patente en la medida en que ésta no se probó adecuadamente durante el trámite respectivo”. - Señala que “(…) la negación de la solicitud de patente sobre el ‘antibiótico de carbapenem, composición y método de preparación’ obedeció a un análisis jurídico, técnico y objetivo que arrojó como resultado la falta de novedad de la patente solicitada en tanto se detectó una anterioridad que menciona los mismos compuestos que conforman la solicitud objeto de la presente controversia.

En consecuencia, es evidente que esta Superintendencia no vulneró los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. - Que, “(…) en la búsqueda documental efectuada por esta Superintendencia para determinar la novedad de la solicitud de patente aquí discutida se encontró el documento WO 93/ 15078 que inequívocamente desvirtuó la 22/11/2012 52.64 novedad del compuesto antibiótico de carbapenem, composición y método de preparación en tanto se detectó identidad de compuestos en ambos casos”. - Que, el documento WO 93/ 15078 “(…) enseña en forma directa, explícita y sin ambigüedades que el compuesto antibiótico de carbapenem, composición y método de preparación, presenta identidades suficientes con la anterioridad citada, que eliminan de plano la novedad requerida para que dicho compuesto resulta (sic) patentable”. - Agrega que “(…) el objeto de la invención no propone ningún avance inesperado a la ciencia conocida en la fecha de la prioridad invocada por la solicitud de la sociedad Merck & CO, INC, ni se soluciona un problema persistente en la técnica de ese momento, por el contrario todos los principios expuesto por dicha solicitud son de público conocimiento, por lo tanto es posible aseverar que la solicitud carece de novedad”.

CONSIDERANDO

Que, el Juez Consultante solicitó la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486. Sin embargo, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 26 de mayo de 1997, es decir, durante la vigencia de la Decisión 344, ésta sería la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad. Que, en consecuencia, se interpretará de oficio los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 “(…) Artículo1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

GACETA OFICIAL Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(…)”. DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 22/11/2012 53.64

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL “ (MIXTA), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación GACETA OFICIAL procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso Nº 154-IP-2004. “Patente: PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”, publicado en la Gaceta Oficial A.C. Nº 1184, de 7 de abril de 2005), donde precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente 22/11/2012 54.64 de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. En el presente caso, el Juez Consultante solicitó la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 26 de mayo de 1997, es decir, durante la vigencia de la Decisión 344, ésta sería la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad.

2. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente solicitada alegando que, si bien en el caso de autos se demostraron los requisitos de patentabilidad relativos al nivel inventivo y a la aplicación industrial, “la falta de novedad determinó la negativa de concesión de la patente en la medida en que ésta no se probó adecuadamente durante el trámite respectivo”.

Señala que “(…) la negación de la solicitud de patente sobre el ‘antibiótico de carbapenem, composición y método de preparación’ obedeció a un análisis jurídico, técnico y objetivo que arrojó como resultado la falta de novedad de la patente solicitada en tanto se detectó una anterioridad que menciona los mismos compuestos que conforman la solicitud objeto de la presente controversia.

En consecuencia, es evidente que esta Superintendencia no vulneró los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Al respecto, el Tribunal ha expresado que: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tec- GACETA OFICIAL nológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” 1.

Requisitos de patentabilidad. 22/11/2012 55.64 Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal. “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

La novedad y el estado de la técnica. Según lo establecido en el artículo 2 de la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica” 2.

Además, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva.

En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a 2 1 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en la G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/11/2012 56.64 esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad” 3.

El nivel inventivo y el estado de la técnica. Como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de “manta” o “toalla” que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 3 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/ public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” 4.

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 5.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: “el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )” 6. 4 5 6 Proceso 12-IP-98.

Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. Proceso 13-IP-2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la G.O.A.C. Nº 1143, de 19 de noviembre de 2004. 22/11/2012 57.64 Finalmente, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. GACETA OFICIAL 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la 22/11/2012 58.64 persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? GACETA OFICIAL Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo” 7.

3. NIVEL INVENTIVO CON RELACIÓN A LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS En el presente caso, la demandante alega que, aunque se utilicen elementos conocidos, la combinación de los mismos cuenta con nivel inventivo y es patentable, por lo que la SIC debió otorgar la patente solicitada. En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos” 8.

En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a 7 8 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/ public/patentes.pdf. Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. 22/11/2012 59.64 una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento” 9.

De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componen- 9 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág.

72. GACETA OFICIAL tes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.

En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Solicitud de Patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, pero ello no deberá implicar que “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP-2005. Patente: “COMPOSICIONES SURFACTANTES CON- 22/11/2012 60.64 CENTRADAS BASADAS EN AGUA”, publicado en la G.O.A.C. N° 1278, de 15 de diciembre de 2005).

4. LA AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE PATENTES PARA TOMAR SUS DECISIONES. En el presente caso, la demandante señala que la solicitud de patente denegada en Colombia sí ha sido concedida en Perú y Ecuador, entre otros países. Al respecto, cabe señalar que el sistema de registro de patentes adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas nacionales, como en cuanto a sus propias decisiones. El principio de independencia de las Oficinas Nacionales significa que juzgarán la patentabilidad, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido una patente en determinado País Miembro, esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicha patente en los demás Países. O bien, si la patente ha sido denegada en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros. En tal sentido, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de pro- GACETA OFICIAL 22/11/2012 61.64 cedimiento que aún no se hubiesen cumplido. ra resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos.

Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

En el presente caso, el Juez Consultante solicitó la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486. Sin embargo, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 26 de mayo de 1997, es decir, durante la vigencia de la Decisión 344, ésta sería la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

TERCERO: La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

CUARTO

QUINTO: El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial pa- SEXTO: El sistema de registro de patentes adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas nacionales, como en cuanto a sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO GACETA OFICIAL Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- 22/11/2012 62.64 pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 22/11/2012 63.64 GACETA OFICIAL 22/11/2012 64.64 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú