Gace2233 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXX - Número 2233 Lima, 5 de setiembre de 2013 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 106-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena, solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 74 y 75 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Actor: sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. Caso: Programa de liberación Proceso 129-IP-2012.- Interpretación Prejudicial del artículo 6 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial de oficio del artículo 276 de la misma Decisión. Actor: señor RAMIRO RODRÍGUEZ LÓPEZ.

Caso: Notificaciones en materia de Propiedad Industrial. Proceso interno: 2007-00403 Proceso 157-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 72, 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena; 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 9 literal d) de la Decisión 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 3, 4, 5 y Anexo 1 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en lo solicitado por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital No. 2 de lo Fiscal, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.

Actor: sociedad VARADEROS Y TALLERES DURÁN VATADUR S.A. Proceso interno: 7959-2008. Proceso 176-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 155 literal d), 241, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador; e Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 154, 243, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión. Marca: ALEX.

Actor: señor ALEJANDRO ORDÓNEZ PINOS. Proceso interno Nº 447-11-1 Proceso 98-IP-2013.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Actor: Sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. Marca: “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixta).

Expediente Interno N° 2009-00565 Para nosotros la Patria es América 53 GACETA OFICIAL 05/09/2013 2.76 PROCESO 106-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 74 y 75 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Actor: sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. Caso: Programa de liberación. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece. VISTOS: El Oficio Nº 1254, de 10 de julio de 2012, con sus respectivos anexos, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2003-00126.

El auto de 23 de enero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. Demandada: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DIAN y ADMINISTRACIÓN LOCAL DE IMPUESTOS NACIONALES DE CALI. a) Hechos De la solicitud de interpretación prejudicial y de los escritos de demanda y contestación a la demanda se desprenden los siguientes hechos: 1.

La sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. efectuó pagos por el valor de $274.000.000 entre el primero de enero de 2001 y el 31 de julio de 2001, por concepto de tasa por servicios aduaneros plasmada en el artículo 56 de la Ley 633 de 2000, sobre importaciones provenientes de Ecuador, legalizadas en la Administración Aduanera de Ipiales. 2.

El 11 de septiembre de 2001, la sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. presentó, ante la Administración Local de Impuestos de Ipiales, solicitud de devolución del monto antes referido, correspondiente a la tasa de servicios aduaneros cancelada en las importaciones provenientes de Ecuador, por supuesto pago de lo no debido. 3. La solicitud fue remitida a la Administración de Cali.

La División de Devoluciones de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Cali, por Resolución Nº 0148 de 14 de diciembre de 2001 decidió “no acceder a la solicitud de devolución del pago de lo no debido por concepto de la tasa aduanera”. Contra dicha Resolución la sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. presentó recurso de reconsideración. 4.

El mencionado recurso de reconsideración fue resuelto por la División Jurídica de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Cali, que mediante Resolución Nº 000075 de 30 de julio de 2002, confirmó la resolución impugnada en todas sus partes. 5. La sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Nación colombiana: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN; y, la Administración Local de Impuestos Nacionales de Cali.

GACETA OFICIAL b) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos: 1. Violación de la Ley 8 de 1973 por medio de la cual la República de Colombia aprobó el Acuerdo de Cartagena. Solicita la nulidad de los actos administrativos acusados por “violar el Acuerdo Subregional Andino”.

Se violó la Ley 8 de 1973, mediante la cual se aprobó el Acuerdo de Cartagena. Afirma que el proceso de integración andino está investido de una supranacionalidad de donde se deriva la aplicación de los principios de aplicación directa, inmediata y prevalencia del derecho comunitario, razón por la cual se debe dar aplicación preferente a normas de derecho comunitario frente a normas de derecho interno de los países miembros.

En el caso concreto se debían aplicar los artículos 71, 72 y 75 del Acuerdo de Cartagena. 2. Por medio del artículo 56 de la Ley 633 de 2000, que empezó a regir a partir del 1 de enero de 2001, se creó la Tasa Aduanera como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que sería equivalente al 1.2 % del valor FOB de los bienes objeto de importación. Dicha tasa no sería aplicable para las importaciones de bienes provenientes directamente de países con los que tuviera acuerdo de libre comercio, siempre y cuando a su vez ofrecieran reciprocidad equivalente. 3.

Se informa que, a instancias del Gobierno del Ecuador, la Secretaría General inició una investigación, la cual fue resuelta por Resolución Nº 516 de 12 de junio de 2001, donde la Secretaría General consideró que dicha tasa era un gravamen a las importaciones. Contra dicha Resolución la República de Colombia presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por Resolución Nº 551 de 20 de septiembre de 2001, confirmando la Resolución impugnada.

En este sentido, la Secretaría General señaló que la “tasa del artículo 56 de la Ley 633 de 2000, era un gravamen a las importaciones que a todas luces afectaba a los productos 05/09/2013 3.76 provenientes de los países de la subregión, se debe entender que la misma durante su vigencia (…) fue inaplicable dentro del ámbito territorial colombiano respecto de las importaciones provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, toda vez que al contrariar lo preceptuado por el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena se debió entender suspendida y desplazada por este artículo”.

5. GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. entre el primero de enero de 2001 y el 31 de julio de 2001, efectuó pagos por el valor de $274.233.000, por concepto de tasa aduanera sobre importaciones provenientes de Ecuador. Por considerar un cobro ilegal solicitó la devolución del pago de lo no debido, pues la Administración debió aplicar los artículos 71 y 72 del Acuerdo de Cartagena y “reconocer que dicha tasa desde su vigencia no era aplicable respecto de las importaciones provenientes de Ecuador (…)”. 6.

Afirma que de acuerdo a las características del Derecho comunitario el artículo 56 de la Ley 633 de 2000 debía quedar sin efecto automáticamente por contrariar lo dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto “la Administración Local ha debido reconocer que dicha tasa desde su vigencia no era aplicable respecto de las importaciones provenientes de Ecuador y por lo tanto proceder a devolver el valor cancelado por General Motors correspondiente a ese concepto”. 7.

Hace referencia a la Sentencia C-992-01 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633, ya que las Resoluciones objeto de la impugnación se fundamentaron en que la mencionada Sentencia no tiene efectos retroactivos. Al respecto, manifiesta que las Resoluciones impugnadas debían basarse en el hecho de que los artículos 56 y 57 de la Ley 633 eran contrarios al artículo 72 del Acuerdo de Cartagena por lo tanto eran inaplicables desde un inicio, independientemente de la declaración de inexequibilidad de la Corte Constitucional. 8.

El Acuerdo de Cartagena debe ser cumplido por la República de Colombia en virtud al prin- GACETA OFICIAL cipio del Pacta Sunt Servanda, por lo tanto “las autoridades de todo tipo deben hacer respetar las disposiciones aplicables a la Comunidad Andina y velar por su cumplimiento (…)”. 9. La Administración en una de las Resoluciones impugnadas hizo referencia al artículo 23 del Tratado del Tribunal y luego indicó “por ello en virtud del tratado del Tribunal de Justicia someterán toda controversia a su pronunciamiento, decisión pendiente sobre la cual, el país miembro debe adoptar el correctivo indispensable”.

Al respecto, la demandante manifiesta que el caso en estudio “no se trata de un asunto que deba ser dilucidado por el Tribunal Andino de Justicia a la luz del artículo 23 de la Decisión 472 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que no se trata de una renuencia de Colombia a dar cumplimiento al artículo 2 de la Resolución 516 de 2001, esto es, a dejar sin efecto la tasa en un plazo no mayor de 20 días hábiles, toda vez que sólo en caso que la tasa hubiera seguido existiendo en la vida jurídica y el país no hubiera tomado las medidas necesarias para declarar su insubsistencia, le hubiera correspondido a la Secretaría General solicitar el pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia”.

Agrega, “Por otra parte, es de indicar que el análisis en discusión por parte de la jurisdicción colombiana está plenamente justificado por el artículo 31 de la Decisión 472 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…)”. 10. Recalca que la Administración Local de Cali, “al negarse a efectuar la devolución de la tasa a las importaciones que indebidamente mi representada liquidó y canceló en sus declaraciones de importación procedentes de Ecuador entre los meses de enero y julio de 2001 le dio prevalencia a la norma interna, artículo 56 de la Ley 633 de 2000 sobre los artículos 71 y 72 del Acuerdo de Cartagena (…) que desplazaron dicha norma desde su expedición (…)”. 11.

Finalmente, afirma que el artículo 56 de la Ley 633 fue “inaplicable desde el momento de su nacimiento respecto de productos provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina (…)”. 05/09/2013 4.76 c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración de Impuestos de Cali, contestó a la demanda en los siguientes términos: 1.

“La discusión se centra en la violación del Acuerdo de Cartagena (…)”. 2. La demandante considera que “la Administración debió reconocer que la tasa establecida no era aplicable respecto a las importaciones provenientes de Ecuador y por lo tanto devolverle el valor cancelado por dicho concepto”. 3. “Para dirimir este tipo de inconvenientes, el Acuerdo de Cartagena previó su propia jurisdicción y mal podríamos entrar a reconocer unos pagos como no debidos, sin el debido pronunciamiento del órgano competente (…)”.

Se cita de manera textual, parte de la contestación a la demanda: “En producto de garantizar el cumplimiento estricto de los compromisos derivados directa e indirectamente del Acuerdo de Cartagena y de los problemas que se presentan en la ejecución del acuerdo (sic) y de los actos que lo desarrollan, provocados, entre otras razones, por la complejidad de su ordenamiento jurídico, resolvieron vincularse los países miembros por medio de un tratado de creación del Tribunal, que está vigente en el texto contenido en su Protocolo Modificatorio suscrito por los presidentes andinos en Cochabamba, Bolivia, el 28 de mayo de 1996, codificado mediante la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para Colombia, el citado Protocolo entró en vigor el 25 de agosto de 1999, luego de su ratificación mediante la Ley 457 de agosto 4 de 1998, su publicación en el Diario Oficial 43360 de 11 de agosto de ese mismo año, la sentencia de exequibilidad del protocolo y de la citada ley, proferida por la Corte Constitucional en abril 14 de 1996 (C-227) y el depósito del instrumento de ratificación ante la Secretaría General de la Comunidad.

Posteriormente y en cumplimiento del artículo 2º de la Ley 7º de 1044, dicho protocolo fue promulgado mediante el Derecho 2054 de octubre 15 de 1999, publicado en ´Diario Oficial 43776. GACETA OFICIAL 05/09/2013 5.76 Que incorporado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el art. 40 del Acuerdo de Cartagena (…). en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Surgida controversia que suscite que un país miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, se contempla el procedimiento en el artículo 23, Tratado del Tribunal de Justicia (…). Que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 74 y 75 del Acuerdo y el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal; y, La Secretaría General de la Comunidad Andina en relación con la Tasa especial por servicios aduaneros fijada en Colombia con la Ley 633 de 2000, se pronunció con Resolución número 516 el día 12 de junio año 2001, calificando la tasa especial por servicios aduaneros aplicada por el Gobierno de Colombia como gravamen para los efectos del Programa de Liberación. Recurrida esta Resolución por parte del Gobierno de Colombia, se declaró infundado el Recurso de Reconsideración el día 20 de septiembre del 2001, mediante Resolución 551.

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Por lo anterior se reitera la consideración, que no hay lugar a acceder sobre la solicitud de devolución del pago de la TASA ESPECIAL POR SERVICIOS ADUANEROS en las declaraciones de importación de enero a julio del año 2001, pagos que tuvieron una causación legal en vigencia del artículo 56 Ley 633/2000, norma con fuerza ejecutoria”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 72.- El Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

Artículo 73.- Se entenderá por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados.

Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral. No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la: a) Protección de la moralidad pública; b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los demás artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre tránsito irrestricto vigentes entre los Países Miembros;

GACETA OFICIAL d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales; e) Importación y exportación de oro y plata metálicos; f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y g) Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear.

Artículo 74.- Para los efectos de los artículos anteriores, la Secretaría General, de oficio o a petición de parte, determinará, en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye “gravamen” o “restricción”. Artículo 75.- En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios de un país Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales.

(…)”. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) Artículo 31.- Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir ante los Tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del derecho interno, cuando los Países miembros incumplan lo dispuesto en el Artículo 4 del presente Tratado, en los casos en que sus derechos resulten afectados por dicho incumplimiento”. 1.

De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno. Del principio del complemento indispensable. El Tribunal considera oportuno referirse al tema de la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente a normas de derecho interno de un País Miembro, en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de la aplicación preferente de las normas del Acuerdo de Cartagena, frente al artículo 56 de la Ley colombiana 633. 05/09/2013 6.76 Con relación al tema el Tribunal de Justicia manifiesta que: “( ) Se estableció así un régimen común y uniformes (sic), de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior (…) que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable ( )”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839, de 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso).

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea GACETA OFICIAL contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’”.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al primer principio, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ).

En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ( ).

El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”.

(Proceso 1-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90 publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990). Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos 05/09/2013 7.76 y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales ( ). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno ( ).

Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación ( ).

Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6IP-93, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, de 25 de marzo de 1994).

En la Comunidad Andina los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Organismo ha sostenido que: “(…) las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

De lo expuesto, el Tribunal concluye que, en el caso concreto la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia debe reconocer los principios rectores del ordenamiento jurídico comunitario que son el de primacía, efecto directo y, de esta manera, dar aplicación preferente al Acuerdo de Cartagena frente a la Ley 633 de 2000 de origen interno de la República de Colombia.

Principio del complemento indispensable. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (…) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propia- 05/09/2013 8.76 mente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. (Proceso 121IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA).

Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre el Programa de Liberación no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema del Programa de Liberación, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por el Acuerdo de Cartagena. 2. Del Programa de Liberación de mercados en la Comunidad Andina.

El comercio intracomunitario. Eliminación de gravámenes que afecten el comercio intracomunitario. El Programa de Liberación de mercados en la Comunidad Andina. El comercio intracomunitario. El Tribunal ha manifestado que “El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los GACETA OFICIAL objetivos del Acuerdo.

En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial. Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación comunitaria alrededor de la liberación del comercio se tienda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los Países Miembros.

Podría decirse que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales de los países que la conforman”. (Proceso 118-AI-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1206, de 13 de junio de 2005, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Restricciones a las importaciones de arroz).

El Programa de Liberación se sustenta en el principio básico de la libre circulación de mercancías, dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, es así que el Programa de Liberación, tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

Esta norma en concordancia con el artículo 75 del mismo Acuerdo, relacionada a materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, que dispone que los productos originales de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos nacionales similares, dentro del contexto del Capítulo VI, constituye uno de los mecanismos principales a utilizarse para alcanzar los objetivos propios del proceso integracionista y en especial para obtener la formación gradual de un mercado común. Otros principios que sustentan el Programa de Liberación son los dispuestos en el artículo 76 del Acuerdo de Cartagena: carácter automático, irrevocable y universal, al respecto el Tribunal ha declarado que “(…) alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países”.

Resulta por eso, esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas 05/09/2013 9.76 de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región”.

(Proceso 117-AI-2004, publicado en al G.O.A.C. Nº 1197 de 16 de mayo de 2005). El Tribunal ha manifestado que “en el estado actual del desarrollo de la integración subregional andina se ha llegado ya a un momento en que puede construirse una doctrina sólida y consistente que desarrolle el principio de libre circulación de mercancías como un instrumento orientador para la interpretación y aplicación del derecho comunitario ( ) que progresivamente permita el desenvolvimiento interno del intercambio en condiciones análogas a las de un mercado nacional ( ) la organización del mercado común incluye la eliminación de los obstáculos que se impone a la libre circulación de bienes, de personas, de servicios y de capitales en la búsqueda y grados superiores de integración para hacer tránsito hacia el mercado común latinoamericano establecido en el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena como meta primordial del proceso de integración andina ( )” todo ello en consonancia con el artículo 3º del mismo Acuerdo que “( ) señala como mecanismo para alcanzar los objetivos del acuerdo la organización y establecimiento de un programa de liberación de intercambio comercial, más allá de los compromisos derivados de la ALADI y del establecimiento de un Arancel Externo Común. No cabe duda de que en virtud de estos instrumentos la libertad de circulación de mercancías constituyen hoy una etapa avanzada en el proceso de integración andina hasta el punto de que es el momento oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación de mercancías como paradigma para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano”.

(Sentencia emitida en el Proceso 2-AI-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 289 de 27 de agosto de 1997). Eliminación de gravámenes que afecten el comercio intracomunitario. Como se tiene dicho, el Programa de Liberación, tiene por objeto eliminar los gravámenes y GACETA OFICIAL las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

El Acuerdo de Cartagena entiende por gravamen los derechos aduaneros o cualquier otro recargo de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. Por medida restrictiva “se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional.

Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones´”. (Proceso 117-AI-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1347, de 25 de mayo de 2006, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Aplicación de medidas correctivas y restricciones a la importación de productos oleaginosos originarios de la Subregión).

En relación al concepto de restricciones de todo orden, el Tribunal ha manifestado que: “Esto nos lleva a la conclusión de que una medida de cualesquier orden que disminuya, limitando y modificando una situación actual en detrimento del comercio interandino, salvo los casos de excepción previstos, constituye una restricción al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena ( )”.

En este contexto, el Tribunal ha declarado que “Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas unilateralmente por un País Miembro, que tengan como resultado imposibilitar o restringir las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del Tratado (sic) sobre ‘restricciones de todo orden’. Por lo tanto, el Programa de Liberación del Comercio a que se refiere el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena contempla la eliminación de los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre el comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y las define en el artículo 73 como aquellas consistentes en medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral contenida en una norma interna de cualquier género.

(Pro- 05/09/2013 10.76 ceso 03-AI-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 261, de 29 de abril de 1997, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Restricciones a las importaciones de café tostado procedente de Colombia). En el caso de autos, se tiene que la República de Colombia por Ley 633 que empezó a regir a partir del 1 de enero de 2001, artículo 56, creó una Tasa Aduanera como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que sería equivalente al 1.2% del valor FOB de los bienes de importación. Por su parte, la Secretaría General de la Comunidad Andina, por Resolución Nº 516 de 12 de junio de 2001 consideró que la menciona tasa constituía un gravamen a las importaciones, este criterio fue reafirmado al resolver el recurso de reconsideración mediante Resolución Nº 551. 3.

La vía interna prevista en el artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA. El presente tema es debatido dentro del proceso interno, por este motivo el Tribunal lo interpretará, siguiendo los parámetros emitidos dentro del Proceso 111-IP-2011, donde se manifestó: “(…) el sistema jurídico comunitario andino ha establecido otro mecanismo de cooperación: la vía judicial consagrada en el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (tratado de creación del TJCA).

El mecanismo mencionado se caracteriza porque se lleva a cabo por el juez nacional con los instrumentos procesales propios de su ordenamiento jurídico interno. Esto es muy importante, ya que la intención de la norma no es que el juez nacional conozca de un proceso de incumplimiento a nivel comunitario; esta competencia es exclusiva del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA prevé que el juez nacional, de conformidad con los mecanismos internos de control de validez y reparación establecidos en su derecho interno, conozca de las demandas presentadas por los particulares cuando sus derechos resulten afectados si el respectivo País Miembro no adopta las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias, o cuando GACETA OFICIAL 05/09/2013 11.76 adopta o emplea medidas que sean contrarias a éstas u obstaculicen su aplicación. a. Los sujetos activos son las personas naturales o jurídicas.

No se trata de tramitar la acción de incumplimiento a nivel interno, ya que esta acción tiene sus características e implicaciones propias: legitimación activa amplia, declaración de incumplimiento a nivel comunitario, sentencia con efectos definidos, posibilidades de iniciar sumario por incumplimiento para obtener sanciones, etc. De lo que se trata es de reconocer la clara actividad del juez nacional como juez comunitario y acercar, en últimas, aún más el ordenamiento comunitario a los particulares.

Como el juez nacional actúa como verdadero juez comunitario, y como quiera que el derecho comunitario entra a formar parte de manera preeminente en el ordenamiento interno, el juez nacional competente puede, de conformidad con su respectivo derecho procesal, declarar la invalidez de una norma interna que contradiga el derecho comunitario, o puede determinar la responsabilidad extracontractual del Estado al no cumplir con el derecho comunitario andino. b. Los jueces competentes son los jueces nacionales que conozcan las acciones internas respectivas.

Ahora bien, en el marco de la vía judicial del artículo 31 del Tratado del TJCA, el juez interno si es de última instancia y con el objetivo de lograr coherencia en el sistema, al conocer de una demanda de conformidad con las previsiones de su derecho interno, debe solicitar la correspondiente interpretación prejudicial. Esto es así, porque se necesita armonía y coherencia en cuanto a la aplicación e interpretación del derecho comunitario, tal y como lo especificamos al hablar de la interpretación prejudicial.

Con esto se cierra de manera perfecta el círculo y se da viabilidad práctica al mecanismo previsto en el mencionado artículo 31. En este caso, son aplicables todas las normas que regulan la figura de la interpretación prejudicial. Se debe tener en cuenta que no es posible iniciar las dos vías simultáneamente, es decir, que el particular debe escoger una de las dos vías, esto es, acudir al juez nacional en relación con las acciones previstas en la normativa interna, o ante el Tribunal de Justicia de conformidad con los requisitos procesales para ello, en concordancia con lo previsto en el párrafo 2 del artículo 25 del Tratado de Creación del TJCA.

En conclusión, el mecanismo previsto en el artículo 31 del Tratado del TJCA tiene las siguientes características: c. El procedimiento utilizado es el correspondiente a la acción interna, de conformidad con las previsiones procesales del derecho nacional. d. El objeto: que el juez nacional declare la invalidez de una norma interna por contrariar el ordenamiento jurídico comunitario andino, o que determine la responsabilidad extracontractual del país miembro por su incumplimiento. e. Si el particular escoge la vía del artículo 31 del Tratado, ya no puede acudir simultáneamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la acción de incumplimiento.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros o el derecho de origen internacional de los Países Miembros, prevalece el Derecho Comunitario Andino. Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre valoración aduanera no GACETA OFICIAL comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

SEGUNDO: El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena. Dicho Programa tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

TERCERO: Los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen la obligación de aplicar, con preferencia, la norma comunitaria sobre cualquier norma de derecho interno; en este caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, debe aplicar el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, si estuviese en oposición al artículo 56 de la Ley 633 de 2000.

CUARTO: El artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA prevé que el juez nacional, de conformidad con los mecanismos internos de control de validez y reparación establecidos en su derecho interno, conozca de las demandas presentadas por los particulares cuando sus derechos resulten afectados si el respectivo País Miembro no adopta las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias, o cuando adopta o emplea medidas que sean contrarias a éstas u obstaculicen su aplicación. El mecanismo previsto en el artículo 31 del Tratado del TJCA tiene las siguientes características: 05/09/2013 12.76 Los sujetos activos son las personas naturales o jurídicas. a. Los jueces competentes son los jueces nacionales que conozcan las acciones internas respectivas. b. El procedimiento utilizado es el correspondiente a la acción interna, de conformidad con las previsiones procesales del derecho nacional. c. El objeto: que el juez nacional declare la invalidez de una norma interna por contrariar el ordenamiento jurídico comunitario andino, o que determine la responsabilidad extracontractual del país miembro por su incumplimiento. d. Si el particular escoge la vía del artículo 31 del Tratado, ya no puede acudir simultáneamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la acción de incumplimiento.

El juez de última instancia que conoce un asunto con base en el mecanismo del artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA, debe solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad una interpretación prejudicial, de conformidad con las previsiones del derecho comunitario andino sobre la materia. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 05/09/2013 13.76 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 129-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 6 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 276 de la misma Decisión. Actor: señor RAMIRO RODRÍGUEZ LÓPEZ.

Caso: Notificaciones en materia de Propiedad Industrial. Proceso interno: 2007-00403. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil trece. a) Hechos. De los hechos narrados por el consultante y de los narrados en el escrito de demanda se desprende: VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa al artículo 6 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-00403.

El auto de 29 de enero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: señor RAMIRO RODRÍGUEZ LÓPEZ.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1. El 4 de octubre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Circular Externa Nº 7. 2. En dicha circular se establecieron unos procedimientos de notificación de actos administrativos que no corresponden a los consagrados en la legislación. 3.

El señor Ramiro Rodríguez López presentó demanda contra la Circular Externa Nº 7. b) Fundamentos jurídicos de la demanda. El señor Ramiro Rodríguez López en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Violación de los artículos 29 y 121 de la Constitución Política, 11 de la Ley 58 de 1982, 1, 2, 3, 35 inciso 4, 43, 44, 45, 48, 51, 60 y 61 del Código Contencioso Administrativo. 2.

“(…) la Circular demandada ha debido acatar los lineamientos y principios contenidos tan- GACETA OFICIAL to en la Constitución, como en los artículos citados del Código Contencioso Administrativo, los cuales fueron violados en la medida en que el acto aquí impugnado dispone notificaciones por Internet y mediante fijación en lista, mientras que la ley dispone notificarlos de manera personal”. 3.

Se violaron las normas “que disponen cómo deben notificarse los actos administrativos, fijando precisamente estas normas la forma personal para todas aquellas decisiones que resuelven peticiones y recursos, previéndose los edictos de manera subsidiaria, lo cual contrasta abiertamente con la decisión del ente demandado, que determina como principal una forma de notificación que ni siquiera está prevista por la ley”. 4.

Salta a la vista “Que como el Superintendente de Industria y Comercio no puede modificar procedimientos de notificación en normas legales, está invadiendo órbitas propias del Congreso de la República, produciendo el vicio de nulidad por incompetencia de la Circular demandada (…)”. 05/09/2013 14.76 de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 6 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretará el artículo 276 de la misma Decisión; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 5.

“Que las normas constitucionales y legales fueron violadas, al introducir formas de notificación no previstas por la ley para los actos de la administración y al disponer que no se notifiquen personalmente actos que la ley ordena notificar de tal forma”. “De las notificaciones c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. (…) De acuerdo al informe del consultante, el escrito de contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio fue presentada de forma extemporánea “razón por la cual no se tuvo en cuenta en el proceso”.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 6 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin Artículo 6.- La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.

Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. (…)”. 1. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno. El Tribunal procede a interpretar el presente tema en virtud a que en el proceso interno se hace referencia a una Circular Externa que emitió la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Con relación al tema el Tribunal de Justicia manifiesta que: “( ) Se estableció así un régimen GACETA OFICIAL común y uniformes (sic), de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo 05/09/2013 15.76 obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’”.

(Proceso 1-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90 publicado en la G.O. A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990). Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos GACETA OFICIAL y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales ( ). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno ( ).

Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6-IP-93, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, de 25 de marzo de 1994).

De lo expuesto, el Tribunal concluye que, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia debe reconocer los principios rectores del ordenamiento jurídico comunitario que son el de primacía, efecto directo y, de esta manera, dar aplicación preferente al derecho comunitario andino. 2. Principio del complemento indispensable. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio, en materia de Propiedad Industrial, se encuentra plasmado en el artículo 276 de la Decisión 486, que dispone: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. Por lo tanto, este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su apli- GACETA OFICIAL cación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (…) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA).

Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre las notificaciones, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema de las notificaciones, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por la Decisión 486. 05/09/2013 17.76 sito formal fundamental para la seguridad jurídica y una condición legal de la que depende la eficacia del acto o de la actuación procesal.

Además, de esta manera se garantiza el derecho de contradicción y, en efecto, el principio del debido proceso que debe gobernar en las actuaciones jurídicas y administrativas. Se agrega, además, que de la forma de la notificación dependerá la manera de recurrir en vía interna En los Países Miembros, las Oficinas Nacionales Competentes en materia de Propiedad Industrial son de carácter administrativo, por lo tanto, sus actuaciones se rigen por la normativa contencioso administrativa de cada País Miembro.

La norma comunitaria, únicamente establece que la Oficina Nacional Competente debe pronunciarse a través de una Resolución motivada. De esta manera, y de conformidad con la normativa interna se regulará las clases y formalidades de los recursos contra el acto que concede o deniega un derecho de propiedad industrial. Para el caso del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 6 deja en cabeza de la oficina nacional competente la posibilidad de establecer un sistema de notificaciones que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.

Sin, embargo, el Tribunal considera que la posibilidad que concede el mencionado artículo 6 de la Decisión 486 debe entenderse en el sentido que de si no existe norma nacional que regule los recursos en vía gubernativa, entonces la Oficina Nacional Competente podrá establecer un sistema de notificación adecuado. Es decir, sólo cuando no haya norma interna aplicable, la Oficina Nacional Competente podrá establecer un sistema de notificación. Por lo tanto, en el presente caso, la oficina nacional competente, vía complemento indispensable, es la encargada de establecer el sistema de notificaciones siempre y cuando no exista norma interna aplicable. 3.

Del sistema de notificación. La notificación es la diligencia mediante la cual se comunica a la persona interesada la existencia de un acto administrativo o de una actuación procesal, por lo tanto, constituye un requi- Será el juez consultante, el que verifique que la forma de notificaciones que adopte la oficina nacional competente se encuentre acorde con la legislación nacional vigente y aplicable al caso.

GACETA OFICIAL En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

SEGUNDO: Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre notificaciones no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. 05/09/2013 18.76 de establecer el sistema de notificaciones siempre y cuando no exista norma interna aplicable. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TERCERO: La oficina nacional competente, vía complemento indispensable, es la encargada Gustavo García Brito SECRETARIO Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 05/09/2013 19.76 PROCESO 157-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 72, 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena; 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 9 literal d) de la Decisión 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 3, 4, 5 y Anexo 1 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en lo solicitado por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital No. 2 de lo Fiscal, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.

Actor: sociedad VARADEROS Y TALLERES DURÁN VATADUR S.A. Proceso interno: 7959-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de mayo del año dos mil trece. VISTOS: ministración Tributaria Aduanera reclamo de Pago Indebido por concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado y Derechos Arancelarios por estar exonerados según la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Transporte Acuático y Actividades Conexas.

El Oficio Nº 0435-TDF No. 2-2012-S4, de 09 de noviembre de 2012, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 19 de noviembre de 2012, la Cuarta Sala del Tribunal Distrital No. 2 de lo Fiscal, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial correspondiente, dentro del proceso interno Nº 7959-2008. 2.

Una vez admitido a trámite el referido reclamo de Pago Indebido con el número Nº 1172008, la Gerencia del Distrito de Aduana de Guayaquil de la Corporación Aduanera Ecuatoriana por Resolución Nº 304037 negó la solicitud de Pago Indebido. El auto de 15 de marzo de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad VARADEROS Y TALLERES DURÁN VATADUR S.A. Demandado: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA. b) Hechos. Del escrito de demanda se desprenden los siguientes hechos: 1. La sociedad VARADEROS Y TALLERES DURÁN VATADUR S.A. presentó ante la Ad- 3.

La sociedad VARADEROS Y TALLERES DURÁN VATADUR S.A. presenta demanda de impugnación contra la Resolución Nº 304037. La sociedad VARADEROS Y TALLERES DURÁN VATADUR S.A. en su escrito de demanda manifiesta: 1. Impugna la Resolución Administrativa N 304037 de 20 de junio de 2008, emitida por la Gerencia del Distrito de Aduana de Guayaquil de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, que deja sin lugar el Reclamo Administrativo de Pago Indebido N 117-2008. 2.

El Acto Administrativo impugnado se refiere al cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Derechos Arancelarios a los productos importados. Estos productos son: • “Kits de tubos de hierro de 88.4 mm de diámetro y 6.3 mm de espesor • Motor a diesel de 1300 HP a 1200 RPM, marca Caterpillar, modelo 3512B (2) GACETA OFICIAL • Reductor de 3.949 a 1 (Transmisión marina) Marca ZF, modelo W7000 (4) • Anclas de acero fundido de 1000 lbs (6) • Motor a diesel de 1100 HP a 1200 RPM, marca Caterpillar, modelo 3512 (2) • Barras de acero inoxidable de sección circular 4.5" de diámetro x 16 pies de largo (8) • Barras de acero inoxidable de sección circular 7" de diámetro x 23 pies de largo (8) • Equipo para depurar aguas negras marca Microphor, modelo MC 100 (2) • Luces de navegación con su panel de control (4) • Reflectores de 220 Volts (4) • Ecosonda marca FURUNO, modelo 582L (4) • Anomómetro marca WIND, modelo SYST (2) • Fax meteorológico marca Furuno, modelo Fax 30 (2) • Corredora marca Furuno, modelo RD30 (4) • Sistema de radar completo, marca Furuno, modelo 1742 (4) • Piloto automático, marca FURUNO, modelo NV500 (2) • SSB marca FURUNO, modelo FS 1503 (3) • Compás magnético de navegación, marca RITCHIE, modelo YB600 (4) • Barómetros, marca PLATH (6) • Barras de acero inoxidable de sección circular 7" de diámetro x 23 pies de largo (8) • Grupo generador a diesel de 99KW, marca Caterpillar, modelo 3056 (4) • Generador a diesel de 40 KW, marca Caterpillar, modelo 3052 (4) • Motor a diesel de 375 HP a 1500 RPM con reductor inversor ZF W325, marca Caterpillar, modelo 3408 (4) • Reductor de 3,949 a 1 (transmisión marina), marca ZF, modelo W-700 (4) • Purificador de diesel (carburante) marca ALFA LAVAL (2) • Hélices de paso fijo de 1885 mm de diámetro x 1.825 mm de paso con sus toberas NIBRAL (2) RH y (2) LH • Hélices de paso fijo de 1885 mm de diámetro x 1.825 mm de paso con sus toberas NIBRAL (2) RH y (2) LH • Hélices de paso fijo de 1.885 mm de diámetro x 1.960 mm de paso con sus toberas NIBRAL (2) RH y (2) LH • Hélices de paso fijo de 1885 mm de diámetro x 1.825 mm de paso con sus toberas NIBRAL (2) LH y (2) RH 05/09/2013 20.76 • Hélices de paso fijo de 1.100 mm de diámetro x 1.338 mm de paso con sus toberas NIBRAL (4) RH y (4) LH • Hélices de paso fijo de 1.885 mm de diámetro x 1.960 mm de paso con sus toberas NIBRAL (2) RH • Hélices de paso fijo de 1.100 mm de diámetro x 1.338 mm de paso con sus toberas NIBRAL (2) RH • Pitos de aire (4) • Anclas de acero fundido (6) • Sistema interno de comunicación (INTERCOM) (2) • Reductor de 3.949 A 1 (transmisión marina) marca ZF, modelo W-7000 (4) • Paños de cadena de acero grado 1 de 27.5 m cada uno de 1.5" de diámetro (12) • Paños de cadena de acero grado 1 de 27.5 m cada uno de 1.0" de diámetro (12) • Anclas de acero fundido de 1.700 lbs (6) • Anclas de acero fundido de 1.000 lbs (6) • Hélices de paso fijo de 1.885 mm de diámetro x 1.825 mm de paso con sus toberas NIBRAL (2) RH y (2) LH • Hélices de paso fijo de 1.885 mm de diámetro x 1.960 mm de paso con sus toberas NIBRAL (2) y (2) LH • Hélices de paso fijo de 1.100 mm de diámetro x 1.338 mm de paso con sus toberas NIBRAL (4) RH y (4) LH”. 3.

“La mercadería importada son productos gravados con tarifa cero en todo lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y exoneración de Derechos Arancelarios de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Transporte Acuático y Actividades Conexas (…)”. 4. Se solicitó a la Dirección General de la Marina Mercante del Litoral la autorización para proceder a la importación de los bienes detallados con tarifa cero correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y exoneración de Derechos Arancelarios.

Dicha Dirección “concedió las autorizaciones para importar por cuenta propia los bienes exonerados con la tarifa cero mediante Resolución No. 018/05 de fecha 7 de Junio de 2005 y Resolución No. 026/05 de fecha 30 de Junio de 2005”. 5. Pese a dicha autorización la “Corporación Aduanera Ecuatoriana procedió a cobrar a los productos importados el Impuesto al Va- GACETA OFICIAL lor Agregado y Derechos Arancelarios, tal como se refleja en los formularios de Declaración Aduanera Única (DAU) (…)”. 6.

Este cobro “suman un total de NOVENTA MIL SETENTA Y SEIS 16/100 ($ 90.076,16) dólares de los Estados Unidos de América, cancelados con los formularios de Declaración Única Aduanera (DAU ‘C’), se configuran como Pago Indebido, esto es, el que resulte del excesivo en relación a la justa medida de la obligación que corresponda satisfacer, por estar gravados con tarifa cero los productos importados conforme lo establece la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Transporte Acuático y Actividades Conexas en sus artículo 6 y 7". 7.

Indica que la mencionada Ley fue expedida con soporte en los artículos 242 y 243 de la Constitución Política de la República y “especialmente, la Decisión No. 314 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, de fecha 6 de febrero de 1992, publicada en la Gaceta Oficial No. 102 de 18 de los mismos mes y año, en el Capítulo II, artículo 9, literal d) establece ‘la implantación de una legislación que libere a las empresas de transporte marítimo de la Subregión de las medidas que afectan su actividad e inciden en sus costos de operación y que se reflejan de modo particular en exigencias de carácter laboral, arancelario y tributario’; recomendando a los gobiernos la adopción de medidas compensatorias para fortalecer las marinas mercantes nacionales, a fin de operar en condiciones similares a las que tienen las navieras de otros países”. 8.

Los objetivos de la citada ley, según su artículo 3, son “Impulsar la modernización, reactivación y desarrollo del transporte acuático, constitución naval y actividades conexas y el fortalecimiento de las actividades que ejerzan las personas naturales y/o jurídicas”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El Gerente Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, contesta la demanda manifestando: 1.

De acuerdo al artículo 27 de la Ley Orgánica de Aduanas la Corporación Aduanera Ecua- 05/09/2013 21.76 toriana no puede dar atención a la solicitud de Pago Indebido, razón por la cual emitió la Resolución No. GER-04037 (sic) de 24 de junio de 2008, “declarando sin lugar el Reclamo de Pago Indebido No. 117-2008”. 2. Como excepciones plantea: a) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho. b) Inoportunidad de la acción contencioso tributaria, ya que “de acuerdo al artículo 229 del Código Orgánico Tributario se debe proponer dicha acción 20 días después de notificado el acto (…)” sin embargo, la mencionada acción fue presentada de forma extemporánea. c) Legalidad del acto administrativo impugnado. d) Nulidad de la demanda de impugnación, “toda vez que no ha cumplido con los requisitos esenciales de afianzamiento (…)”. e) Alegación jurídica de puro derecho.

La sociedad VARADEROS Y TALLERES DURÁN VATADUR S.A. presentó escrito de alegación de puro derecho antes de dictar sentencia, en el que manifiesta: 1. La obligación de la Sala Cuarta del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2 de Guayaquil, de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para lo cual realiza una fundamentación normativa, jurisprudencial y doctrinaria. 2.

Reafirma su impugnación en contra del Acto Administrativo Nº 304037. 3. Cita el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal y la Decisión 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 9 literal d).

CONSIDERANDO

Que las normas debatidas en el proceso interno, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; GACETA OFICIAL Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, si bien, el juez consultante no hace solicitud expresa de las normas de derecho comunitario que desea que sean objeto de la presente interpretación, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 72, 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena; 9 literal d) de la Decisión 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, 3, 4, 5 y Anexo 1 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Acuerdo de Cartagena.

“(…) Artículo 72.- El Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro. Artículo 73.- Se entenderá por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones.

No quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados. 05/09/2013 22.76 Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral.

No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la: a) Protección de la moralidad pública; b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los demás artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre tránsito irrestricto vigentes entre los Países Miembros; d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales; e) Importación y exportación de oro y plata metálicos; f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y g) Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear.

Artículo 74.- Para los efectos de los artículos anteriores, la Secretaría General, de oficio o a petición de parte, determinará, en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye “gravamen” o “restricción”. (…)”. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “(…) De la Interpretación Prejudicial Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

GACETA OFICIAL Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. (…)”. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “(…) DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 05/09/2013 23.76 sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

(…)”. Decisión 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “(…) Artículo 9.- Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el presente Capítulo, los Países Miembros adoptarán acciones tales como: d) La implantación de una legislación que libere a las empresas de transporte marítimo de la Subregión de las medidas que afectan su actividad e inciden en sus costos de operación y que se reflejan de modo particular en exigencias de carácter laboral, arancelario y tributario;

Artículo 121. Objeto y finalidad. (…)”. Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes “(…) Artículo 3.- Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330.

Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

GACETA OFICIAL La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros. Artículo 5.- La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros.

ANEXO 1 RELACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTICULO 4 DE LA DECISIÓN (…) 3. ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Específicos. (…)”. 1. De la interpretación prejudicial. En el proceso interno la sociedad VARADEROS Y TALLERES DURÁN VATADUR S.A. en su escrito de alegación jurídica de puro derecho manifestó la obligación de la Sala Cuarta del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2 de Guayaquil de solicitar interpretación prejudicial, por este motivo el Tribunal abordará el tema.

Para lo anterior, se hará referencia a la jurisprudencia más reciente del Tribunal, Proceso 149IP-2011, interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa), en la cual este Órgano Jurisdiccional desarrolló ampliamente estos temas. “El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros.

En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. 05/09/2013 24.76 La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. 1. Instrumentos básicos del sistema. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos: Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una GACETA OFICIAL herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener 05/09/2013 25.76 la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004.

MARCA: “EL MOLINO”). 2. Características de la figura de la interpretación prejudicial. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla. Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla. Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto. No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso.

La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 05/09/2013 26.76 Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

“(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso 2. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo 1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento. 1 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”.

Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de 2 Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta).

Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”.

Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina“. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. GACETA OFICIAL Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. (…)” 3. 3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos: • El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria 3 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP2010. 05/09/2013 27.76 estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003. • La sentencia dictada adolecería de nulidad.

Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna.

Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc. • La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso.

Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc. • De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

GACETA OFICIAL 4. La calificación de última instancia ordinaria. Asimismo, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria.

Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme.

El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas ex- 05/09/2013 28.76 traordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos.

Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: • Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. GACETA OFICIAL En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. • Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo.

El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera: “(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en cola- 05/09/2013 29.76 boración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional.

Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”.

(Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011). En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunita- GACETA OFICIAL rias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. 5.

Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos: Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria.

Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos. El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de 05/09/2013 30.76 instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo). Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”. 2. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno. Del principio del complemento indispensable.

El Tribunal considera oportuno referirse al tema de la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente a normas de derecho interno de un País Miembro, en virtud a que en el proceso interno se hace referencia tanto a normas de derecho interno como a normas de derecho comunitario. Con relación al tema el Tribunal de Justicia manifiesta que: “( ) Se estableció así un régimen común y uniformes (sic), de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto GACETA OFICIAL directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

En apoyo al pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’”.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la posi- 05/09/2013 31.76 ción del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al primer principio, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ).

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales ( ). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser impe- GACETA OFICIAL rativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno ( ).

Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6-IP-93, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, de 25 de marzo de 1994).

No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno ( )”. (Proceso 7-AI-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 520, de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú, caso: Emisión y aplicación de normativa nacional contraria a la normativa andina en materia de propiedad industrial). 05/09/2013 32.76 De lo expuesto, el Tribunal concluye que, en el caso concreto, la Corporación Aduanera Ecuatoriana debe reconocer los principios rectores del ordenamiento jurídico comunitario que son el de primacía, aplicación inmediata y efecto directo y, de esta manera, dar aplicación preferente al Acuerdo de Cartagena frente a cualquier norma de origen interno de la República del Ecuador.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáti- GACETA OFICIAL camente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. (Proceso 121IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA).

Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por el Acuerdo de Cartagena. 3. Del Programa de Liberación de mercados en la Comunidad Andina.

En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orien- 05/09/2013 33.76 tado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial. Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación comunitaria alrededor de la liberación del comercio se tienda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los Países Miembros.

Resulta por eso, esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las re- GACETA OFICIAL 05/09/2013 34.76 laciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región”.

(Proceso 117-AI-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1197 de 16 de mayo de 2005). Eliminación de gravámenes que afecten el comercio intracomunitario. El Programa de Liberación se complementará con el principio de no discriminación que mira tanto a los principios de trato nacional como al de la nación más favorecida (artículos 75 y 139 del Acuerdo de Cartagena).

El Tribunal ha manifestado que “en el estado actual del desarrollo de la integración subregional andina se ha llegado ya a un momento en que puede construirse una doctrina sólida y consistente que desarrolle el principio de libre circulación de mercancías como un instrumento orientador para la interpretación y aplicación del derecho comunitario ( ) que progresivamente permita el desenvolvimiento interno del intercambio en condiciones análogas a las de un mercado nacional ( ) la organización del mercado común incluye la eliminación de los obstáculos que se impone a la libre circulación de bienes, de personas, de servicios y de capitales en la búsqueda y grados superiores de integración para hacer tránsito hacia el mercado común latinoamericano establecido en el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena como meta primordial del proceso de integración andina ( )” todo ello en consonancia con el artículo 3º del mismo Acuerdo que “( ) señala como mecanismo para alcanzar los objetivos del acuerdo la organización y establecimiento de un programa de liberación de intercambio comercial, más allá de los compromisos derivados de la ALADI y del establecimiento de un Arancel Externo Común. No cabe duda de que en virtud de estos instrumentos la libertad de circulación de mercancías constituyen hoy una etapa avanzada en el proceso de integración andina hasta el punto de que es el momento oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación de mercancías como paradigma para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano”.

(Sentencia emitida en el Proceso 2-AI-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 289 de 27 de agosto de 1997). Como se tiene dicho, el Programa de Liberación, tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y al tratarse de un tema de eliminación de gravámenes el Tribunal considera oportuno interpretar el tema.

En este contexto, el Tribunal ha declarado que “Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas unilateralmente por un País Miembro, que tengan como resultado imposibilitar o restringir las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del Tratado (sic) sobre ‘restricciones de todo orden’. Por lo tanto, el Programa de Liberación del Comercio a que se refiere el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena contempla la eliminación de los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre el comercio de productos GACETA OFICIAL originarios del territorio de cualquier País Miembro, y las define en el artículo 73 como aquellas consistentes en medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral contenida en una norma interna de cualquier género.

(Proceso 03-AI-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 261, de 29 de abril de 1997, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Restricciones a las importaciones de café tostado procedente de Colombia). 4. De la devolución del IVA como incentivo tributario en las exportaciones. Requisitos y condiciones para la devolución de los impuestos indirectos efectivamente pagados.

Pago de lo indebido. De las exoneraciones. En vista a que el caso en estudio se trata de la devolución de IVA pagado y no devuelto, el Tribunal considera oportuno interpretar el tema. Sobre el tema el Tribunal ha sostenido: “El Acuerdo de Cartagena prevé la armonización gradual de las políticas económicas y un programa avanzado de liberación del intercambio comercial (actual artículo 3, literales b y d) como dos de los medios destinados a alcanzar sus objetivos de promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad.

En este contexto, el Acuerdo consagra la armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal como uno de los mecanismos del proceso de desarrollo de la Subregión (actual artículo 54, literal e), y atribuye competencia a la Comisión para establecer procedimientos y mecanismos permanentes (actual artículo 57), así como para aprobar normas y definir plazos relativos a la armonización gradual de las legislaciones económicas (actual artículo 58)”.

(Proceso 112-IP-2005, aprobado el 1 de diciembre de 2005, caso: Impugnación de la Resolución Nº 917012004RREV000349 dictada por la Dirección General del Servicio de Rentas Internas). En base a estos fundamentos, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 114, del 27 de agosto de 1992, destinada, entre otros propósitos, al aseguramiento de las condiciones equitativas de com- 05/09/2013 35.76 petencia entre los Países Miembros, mediante la eliminación de los subsidios y la armonización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

Para tal efecto en su artículo 9 la norma prevé la aprobación de un Programa de Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales. Posteriormente la Comisión dictó la Decisión 330 sobre la Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 120, del 30 de octubre de 1992, dirigida en su artículo 1 a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y fiscal y los regímenes aduaneros.

En esta Decisión se consideran incentivos a las exportaciones aquellos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos, conforme al artículo 2, pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales, de acuerdo al artículo 5.

Esta misma Decisión, también, autoriza a la Comisión para que, a más tardar el 31 de marzo de 1993, apruebe las características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento de los impuestos indirectos que afecten a los productos destinados a las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios, de conformidad con el artículo 15.

Entre los impuestos indirectos, la mencionada Decisión incluye al Impuesto al Valor Agregado. La mencionada Decisión 330, en su artículo 13, establece que se entenderán como impuestos indirectos, “(…) los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos”.

Con fundamento, entre otras, en la Decisión 330, la Comisión del Acuerdo de Cartagena GACETA OFICIAL dictó la Decisión 388, Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 211, del 17 de julio de 1996, a objeto de avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, garantizar el libre comercio sin distorsiones en el mercado ampliado de la Subregión, consagrar como principio la no exportación de los impuestos indirectos que graven los bienes finales de exportación y establecer, en consecuencia, la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a exportación. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Sobre la base de la disposición según la cual las operaciones de exportación de bienes de los Países Miembros no están afectadas al pago de impuestos indirectos (artículo 2), y en consideración de que los impuestos indirectos que afecten la venta o el consumo de bienes se rigen por el principio del País de Destino (artículo 1), la Decisión dispone la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes, de los que figuran en el Anexo 1, siempre que hayan sido efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación (artículo 4).

Cuando se trate del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá, según la Decisión, en la medida en que la misma no se confiera exclusivamente por razones de exportación”. (Proceso 112-IP-2005, ya citado). La Decisión 388, en su artículo 3, determina que se considerarán impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330; y, en su artículo 4, dispone: “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de 05/09/2013 36.76 producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros”. En el caso de la República del Ecuador, el Anexo 1 incluye, entre los impuestos indirectos, el Impuesto al Valor Agregado.

De lo señalado puede concluirse que se encuentra reconocido como impuesto indirecto en los Países Miembros de la actual Comunidad Andina, el “impuesto al valor agregado” 4; y, que en lo relativo a la República del Ecuador, a dicho impuesto le es aplicable la norma contenida por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión. En consecuencia, en el caso del mencionado País Miembro, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, efectivamente pagado, por los conceptos que el citado artículo taxativamente determina.

A la luz de lo expuesto se desprende que el incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes y efectivamente pagados, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, procede en relación con las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro, y no alcanza en su disciplina a los bienes exportados a terceros países. 4 A la fecha en que se expidió la Decisión 388, según el Anexo de la misma, los impuestos internos que se aplicaban en los países de la Comunidad Andina eran los siguientes: Bolivia: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones;

Colombia, Impuesto sobre las Ventas; Ecuador, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos Especiales; Perú, Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal; y, Venezuela, Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al por Mayor, Impuesto al Alcohol y Bebidas Alcohólicas e Impuesto sobre Tabacos y Cigarrillos. GACETA OFICIAL De los requisitos y condiciones para la devolución de los impuestos indirectos efectivamente pagados.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado, en el caso del Ecuador, corresponderá, exclusivamente, al monto del impuesto que haya sido efectivamente pagado, respecto de las adquisiciones de materias primas, insumos intermedios, servicios, bienes de capital y, de los demás rubros o conceptos considerados en el inciso primero del artículo en mención, por tanto, se encuentra supeditada a la demostración que haya sido realizada por el exportador, de los montos correspondientes a los pagos por él efectuados en concepto de IVA, respecto de cualquiera de los rubros considerados por el artículo 4 de la Decisión 388.

Debe, por lo tanto, justificarse por parte de quien solicita la devolución, los desembolsos realizados por tal concepto. De conformidad con la citada Decisión, la devolución de los impuestos indirectos se debe llevar a cabo mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros, como lo dispone el artículo 5. Y de acuerdo al artículo 6, es también de competencia de los Países Miembros disponer de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la devolución o la compensación de los impuestos indirectos se realice de conformidad con la citada Decisión. Considerando, que la figura jurídica contemplada en la normativa comunitaria, relativa a la devolución del IVA de la República del Ecuador se encuentra referida a las exportaciones a los países de la subregión, puede deducirse que, para cumplir con los requisitos y condiciones para la devolución del IVA se deberá necesariamente demostrar por un lado el pago efectivo del impuesto, y por otro que este pago haya sido realizado en virtud de uno de los conceptos taxativamente determinados dentro del primer inciso del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Así, deberá tenerse presente que la devolución de los impuestos indirectos respecto de bienes de capital, procederá únicamente en la medida que “ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación”; y, además, que dichos 05/09/2013 37.76 impuestos deben necesariamente encontrarse en vigencia al momento de su pago. Si bien la norma comunitaria no establece los mecanismos específicos o los procedimientos para la acreditación o demostración de los pagos efectivamente realizados, el artículo 5 de la misma Decisión, al referirse a la modalidad aplicable a la devolución de los impuestos indirectos, deja a juicio de los Países Miembros, la determinación de los plazos para tal devolución. De manera similar, el artículo 6 de dicha Decisión establece que los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posteriores y de comprobación de la documentación sustentatoria, que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos, incluido el IVA en el caso del Ecuador, se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388; previsiones, determinaciones o acciones de naturaleza interna a ser adoptadas para el cumplimiento del régimen consagrado en aquélla que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 del mismo, debieron necesariamente y en su oportunidad, ser informadas a la Junta del Acuerdo de Cartagena, a la fecha substituida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, ante la cual se deberá, de ser el caso, presentar los informes que puedan corresponder.

En el caso concreto, se hace referencia al pago de lo indebido, al respecto, según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, el pago indebido es “la entrega de una cantidad de dinero o ejecución de un acto que disminuye el propio patrimonio por error o por creerse falsamente obligado”. Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1979, pág. 232-233.

Luis Corral Guerrero, establece que pago indebido es “el realizado por los particulares a la administración financiera estatal con inexistencia total o parcial de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, en cumplimiento de esta aparente obligatoriedad”. De los mencionados conceptos, se concluye que para que proceda el pago de lo indebido deben cumplirse dos requisitos: existencia de pago e inexistencia de obligación, en el caso concreto la exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado.

GACETA OFICIAL 05/09/2013 38.76 De lo expuesto se deduce, que la devolución del pago de lo indebido procede en los casos en los que la mercadería importada haya sido gravada con impuestos que, según la norma, no le correspondían, es decir, estaban exonerados del pago de determinados impuestos. De esta manera, la norma citada instruye a los Países Miembros a la adopción de una legislación que libere a las empresas de transporte marítimo de cierta carga arancelaria y tributaria, siempre dentro del marco de la norma comunitaria.

En el caso concreto, el juez consultante deberá determinar si efectivamente los productos importados son gravados con tarifa cero en todo lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por lo tanto están exonerados del pago de estos aranceles, por lo que se realizó un pago indebido y corresponde su devolución. Por lo tanto, este artículo deberá ser atado con los principios señalados en la presente interpretación prejudicial, en especial con los del Programa de Liberación. 5.

Decisión 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La parte demandante cita el artículo 9, literal d) de la Decisión 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta Decisión contiene el tema de “Libertad de Acceso a las Cargas Transportadas por vía marítima y políticas para el desarrollo de la Marina Mercante del Grupo Andino”. El mencionado artículo 9 dispone: “Artículo 9.- Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el presente Capítulo, los Países Miembros adoptarán acciones tales como: d) La implantación de una legislación que libere a las empresas de transporte marítimo de la Subregión de las medidas que afectan su actividad e inciden en sus costos de operación y que se reflejan de modo particular en exigencias de carácter laboral, arancelario y tributario (…)”.

Recordando que el Programa de Liberación se basa en el principio de la libre circulación de mercancías y su objetivo principal es la eliminación de gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro. Con el fin de dar una correcta aplicación a este Programa de Liberación los Países Miembros tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para encausar sus legislaciones por este camino. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros o el derecho de origen internacional de los Países Miembros, prevalece el Derecho Comunitario Andino. Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre el Programa de Liberación no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

SEGUNDO: El Tribunal concluye que, en el caso concreto, la Corporación Aduanera Ecuatoriana debe reconocer los principios rectores del GACETA OFICIAL ordenamiento jurídico comunitario que son el de primacía, aplicación inmediata y efecto directo y, de esta manera, dar aplicación preferente al Acuerdo de Cartagena frente a cualquier norma de origen interno de la República del Ecuador.

TERCERO: El juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por el Acuerdo de Cartagena.

CUARTO: Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, pueden o no requerir del Tribunal Comunitario la interpretación de las mismas, siempre que exista la posibilidad de un recurso ulterior en derecho interno. Únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria.

QUINTO: El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo. Dicho Programa tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

SEXTO: La devolución del pago de lo indebido procede en los casos en los que la mercadería importada haya sido gravada con impuestos que, según la norma, no le correspondían, es decir, estaban exonerados del pago de determinados impuestos. En el caso concreto, el juez consultante deberá determinar si efectivamente los productos importados son gravados con tarifa cero en to do lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por lo tanto están exonerados del pago de estos aranceles, por lo que se realizó un pago indebido y corresponde su devolución. 05/09/2013 39.76 SÉPTIMO: En el caso de la República del Ecuado, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, efectivamente pagado, por los conceptos que taxativamente determinados en la norma comunitaria.

La Cuarta Sala del Tribunal Distrital No. 2 de lo Fiscal, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 05/09/2013 40.76 PROCESO 176-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d), 241, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, distrito de Guayaquil, República del Ecuador; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 243, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión. Marca: ALEX.

Actor: señor ALEJANDRO ORDÓNEZ PINOS. Proceso interno Nº 447-11-1. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de mayo del año dos mil trece. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, distrito de Guayaquil, República del Ecuador, relativa a los artículos 155, 241, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 447-11-1.

El auto de 6 de febrero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

Nº 3230 correspondiente a la marca ALEX a favor del señor Alejandro Ordóñez Pinos para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial: clips, grapas, vinchas y demás materiales y útiles escolares. 3. El 11 de marzo de 2011, el Juez Constitucional Cuarto de Inquilinato de Guayaquil, ordena al señor Alejandro Ordóñez Pinos la prohibición para que éste realice cualquier negocio con la marca registrada ALEX por ser su uso contrario a las normas que rigen la propiedad intelectual. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

El Señor Alejandro Ordóñez Pinos en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Cita los artículos 216, 217 y 289 de la Ley de Propiedad Intelectual. a) Partes en el proceso interno 2. Cita los artículos 241 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Demandante: señor ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS. 3. Cita el artículo 417 de la Constitución Política del Ecuador.

Demandado: sociedad METALES Y AFINES S.A. b) Hechos. Del escrito de demanda se desprenden los siguientes hechos: 4. Al referirse al tema de la competencia desleal cita los artículos 284 y 285 de la Ley de Propiedad Industrial y los artículos 258 y 259 de la Decisión 486. 5. Como pretensión concreta solicita: 1. El 5 de septiembre de 2005, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 986397 aceptó el registro como marca del signo ALEX a nombre del señor Alejandro Ordóñez Pinos. • “El cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos denominados ‘ALEX’. 2.

El 24 de octubre de 2005, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió el título • El comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a la mercadería ‘ALEX’. GACETA OFICIAL • Se disponga la prohibición definitiva de la importación de la mercadería ‘gomas’ denominada ‘ALEX’, para lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual se oficie a los administradores de Aduana a fin de impedir el ingreso de la mencionada mercadería. • Reclamo indemnización de daños y perjuicios incluyendo los costos procesales, gastos y honorarios profesionales incurridos por el actor con la presente controversia. • Reclamo la reparación del daño causado al poder distintivo de la marca ‘ALEX’, en virtud de las ventas y publicidad efectuadas por el demandado”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad METALES Y AFINES S.A.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 155, 241, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 155 literal d), 05/09/2013 41.76 241, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 154, 243, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

GACETA OFICIAL d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

(…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. 05/09/2013 42.76 (…) Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

GACETA OFICIAL Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…) Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

(…) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(…)”. 1. El derecho al uso exclusivo de una marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. Distinción con la acción de competencia desleal. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que el demandante cita el artículo 155 en su escrito de demanda y la interpretación de esta normati- 05/09/2013 43.76 va es solicitada por el consultante.

Sin embargo, se limitará la interpretación de este artículo al literal d). El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho marcario y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca”.

(Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). “El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro”. (Proceso 52-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1534, de 24 de agosto de 2007). Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado en el Proceso 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicado en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto es- GACETA OFICIAL tán interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión”.

(Proceso 69-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio de 2000). Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

En virtud a lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

La prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuan- 05/09/2013 44.76 do expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación, este elemento ya fue tratado ut supra.

Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance. Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”.

De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio, sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo.

Finalmente, se destaca la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca” (BERCOVITZ, Alberto.

Apuntes de Derecho Mercantil, Ed. Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496). El Tribunal ha establecido a este respecto que “el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en for- GACETA OFICIAL ma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)”.

(Proceso 84-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2000, marca: KRYSTAL). Agrega este Tribunal lo interpretado en el Proceso 145-IP-2011, a saber: “El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. 05/09/2013 45.76 directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

(Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O. A.C. Nº 2053 de 22 de mayo de 2012. Caso: competencia deselal relacionada con la propiedad industrial. Infracción de derechos marcarios. Balón total 90 aerow). El Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, tendiendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite.

La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. Sobre el tema el Tribunal cita lo manifestado en su jurisprudencia, específicamente en el Proceso 145-IP-2011, arriba referido. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. a. El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238).

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los GACETA OFICIAL 05/09/2013 46.76 Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

(párrafo 2 del artículo 238). que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116IP-2004.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: • Impedir la comisión de la infracción. • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. • Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. • Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera.

El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto.

El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos.

El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: GACETA OFICIAL 05/09/2013 47.76 “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. ríodo de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;

Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”). Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). 7.

Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el pe- • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. • El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. 2.

Confundibilidad marcaria en los temas de infracción de derecho de propiedad industrial. Reglas para la comparación entre signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Se analiza el presente tema en virtud a que el conflicto de la competencia desleal se da sobre la base de signos denominativos ALEX. GACETA OFICIAL Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Comparación entre signos denominativos. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, 05/09/2013 48.76 quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Igualmente, la sociedad demandante argumenta en su escrito de demanda que se produjo un acto de competencia desleal, por lo que el Tribunal abordará el tema. La demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudicial por parte de este Organismo, fue presentada en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto, este Tribunal seguirá los criterios jurisprudenciales emitidos dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009. Al respecto, a excepción de la Decisión 486, que en sus artículos 258 y 259, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, las demás Decisiones Andinas no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal.

Sin embargo, es en el Acuerdo de Cartagena de donde se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone: “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.

GACETA OFICIAL En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien”. Concepto de Acto Desleal. La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal.

En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”.

(Proceso 38-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, 05/09/2013 49.76 confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.

(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”.

(Narváez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316). Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47). Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.

Que el acto o la actividad sean indebidos. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. GACETA OFICIAL Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.

Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006, marca: COATEL).

Sobre la base de lo anterior, si el signo ha sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 que expresa “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”, debe denegarse su registro.

Conforme a lo expuesto, la instancia nacional consultante debe determinar si la demandada quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de la sociedad demandante. Actos de competencia desleal. El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa.

Estos son: 05/09/2013 50.76 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.

Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Actos de competencia desleal por confusión. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: “1.

No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. GACETA OFICIAL 05/09/2013 51.76 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ‘para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca: CALCIORAL)”.

(Proceso 143-IP-2006, ya citado). titutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. 4.

De las medidas cautelares. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos cons- En virtud de lo anteriormente expuesto, La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso 116IP-2004, ya citado).

Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. El tema de las medidas cautelares y los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios fue solicitado por la parte demandante por lo tanto el Tribunal remite el tema a lo manifestado en el punto 1 en lo referente a la acción de infrac-ción de derechos.

Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: GACETA OFICIAL PRIMERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar, en relación a cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos marcarios. Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257.

En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trámite a ]la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. 05/09/2013 52.76 SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

CUARTO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

GACETA OFICIAL 05/09/2013 53.76 Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación.

QUINTO: El artículo 243 de la Decisión 486, enumera de manera no taxativa, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios. Determinándose que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. El Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, distrito de Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 447-11-1, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 98-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Actor: Sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. Marca: “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixta). Expediente Interno N° 2009-00565. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. GACETA OFICIAL 05/09/2013 54.76 VISTOS: 1.3. Hechos relevantes Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de mayo de 2013.

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.

ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.1. Las partes Demandante: la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 1.2. Actos demandados La sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 03904 de 30 de enero de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), solicitado por la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, para distinguir seguros, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución No. 15702 de 31 de marzo de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 23137 de 11 de mayo de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 03904 de 30 de enero de 2009. a) Los hechos - El 7 de noviembre de 2007, la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS solicitó el registro del signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), para distinguir seguros, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 30 de mayo de 2008, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 592. - La sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, bajo el argumento del registro previo de su marca “SANTALUCÍA” (mixta) para amparar productos y servicios de las clases 9, 10, 35, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 30 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 03904, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), solicitado por la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, para distinguir seguros, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. - La sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada. - El 31 de marzo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 15702, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

GACETA OFICIAL - El 11 de mayo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 23137, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 03904 de 30 de enero de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - La Superintendencia de Industria y Comercio “no tuvo en cuenta que la misma era confundible especialmente con las marcas ‘SANTA LUCÍA’ (Mixtas) Clases 42 y 44, debido a que los servicios de seguros están muy relacionados con los servicios de salud, (…)”. - “(…) cuando una marca identifica de modo general unos productos o servicios determinados, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia ha considerado que la marca se refiere a todos los servicios que se relacionan con una actividad, lo que nos lleva a la conclusión que para el caso que nos ocupa, que al enunciar la marca denominada ‘SANTALUCÍA SEGUROS’ (Mixta) Clase 36, los servicios de seguros, se entiende que la expresión SEGUROS ampara todos los seguros que se ofrecen en el mercado, como son los de vida, de salud, de accidentes, etc. lo que da como resultado que en el presente caso se presente la conexión competitiva entre la citada marca y las marcas ‘SANTA LUCÍA’ clases 42 y 44 que se refieren a servicios de salud y cuyo titular es la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A.”. - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir el recurso de reposición y el de apelación interpuesto (…) no tuvo en cuenta las pruebas de notoriedad de las marcas enunciadas que se solicitó se tuvieran en cuenta dentro del memorial de recursos interpuestos dentro de oportunidad legal, limitándose en las resoluciones que decidieron los recursos enunciados a explicar por qué no existía conexión competitiva entre las marcas en conflicto (…)”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda 05/09/2013 55.76 expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Frente al caso que nos ocupa la entidad (…) al analizar el riesgo de confusión que pudiese presentarse entre el signo solicitado a registro hoy registrado, y las marcas previamente registradas a nombre de la Sociedad Óptica Santa Lucía S.A., relacionadas en los hechos de esta demanda, estableció que debido a que se trata de marcas en distinta clase del nomenclátor internacional, primero que debe estudiarse es si entre los productos y servicios protegidos por las marcas opositoras y los servicios que pretende distinguir con la marca solicitada en registro existe algún tipo de conexión competitiva que pueda conllevar riesgo de confusión en el mercado”. - “(…) en el presente asunto no se ha reconocido que sus marcas sean notorias y que además no se esté incurso en las causales de irregistrabilidad por confusión señalado en el artículo 136 literal H como hoy se pretende demostrar”. - “(…) esta Entidad encontró, (…) que el signo que fue objeto de solicitud de registro ‘SANTALUCÍA SEGUROS’ (Mixta) hoy registrada, y las marcas opositoras de la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A., no se presentaban ninguno de los supuestos mencionados, esto es reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción; dando lugar en su momento a pronunciarse de fondo frente a este tema de la notoriedad la cual no fue probada por la hoy demandante, y bajo los argumentos que hoy se presente demostrar”. d) Tercero Interesado No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; GACETA OFICIAL Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; 05/09/2013 56.76 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de mayo de 2013.

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), fue presentada el 7 de noviembre de 2007, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 134 literales a) y b), (concepto de marca y elementos constitutivos), 224, 225, 228 y 229 (signos distintivos notoriamente conocidos) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS DECISIÓN 486 “(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese re- GACETA OFICIAL conocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamien- 05/09/2013 57.76 to por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

(…)”. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Clases de signos: comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta; - Signos distintivos notoriamente conocidos. - Conexión competitiva; - Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Tomando en cuenta que la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS solicitó el registro del signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), para distinguir seguros, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, GACETA OFICIAL deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos. 05/09/2013 58.76 La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Los elementos constitutivos de una marca. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), para distinguir seguros, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza Tomando en cuenta que la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS solicitó el registro del signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), para distinguir GACETA OFICIAL seguros, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, bajo el argumento del registro previo de su marca “SANTALUCÍA” (mixta) para amparar productos y servicios de las clases 9, 10, 35, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 1 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 05/09/2013 59.76 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de clari- GACETA OFICIAL dad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 2 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 3 05/09/2013 60.76 de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. 5 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 4 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas 2 3 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 6 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/09/2013 61.76 “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” 9, 10. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: 8 “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

3.5. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixta) y “SANTALUCÍA” (mixta); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas con parte denominativa compuesta, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apre- 9 7 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX96.

Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. 10 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de3 1999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Consultar también, al respecto, las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”.

GACETA OFICIAL 05/09/2013 62.76 ciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 11 Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 12 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 13 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y que son las que se enuncian a continuación: 11 12 13 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 14 Si, por otro lado, en la marca predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.6. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. Tomando en cuenta que la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. argumentó que “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir el recurso de reposición y el de apelación interpuesto (…) no tuvo en cuenta las pruebas de notoriedad de las marcas enunciadas que se solicitó se tuvieran en cuenta dentro del memorial de recursos interpuestos dentro de opor- 14 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL tunidad legal, limitándose en las resoluciones que decidieron los recursos enunciados a explicar por qué no existía conexión competitiva entre las marcas en conflicto (…)”; y, que la Superintendencia de Industria y Comercio, al respecto, dijo que “(…) en el presente asunto no se ha reconocido que sus marcas sean notorias y que además no se esté incurso en las causales de irregistrabilidad por confusión señalado en el artículo 136 literal H como hoy se pretende demostrar”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de los signos distintivos notoriamente conocidos.

Concepto y Prueba de los signos notorios. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de re- 05/09/2013 63.76 gistro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” 15.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” 16. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio” 17. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende – caso de haber riesgo de confusión por simili- 15 16 17 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

GACETA OFICIAL tud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”. 18 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” 19.

El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el estableci- 18 19 Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 05/09/2013 64.76 miento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

En cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad alegada, la Decisión 486, en la sección II del capítulo V que se refiere al procedimiento de registro, en el artículo 146 expresa que “Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de GACETA OFICIAL 05/09/2013 65.76 un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)” 20.

Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)” 21.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. 20 21 Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 05/09/2013 66.76 En relación con los diferentes tipos de riesgos. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. GACETA OFICIAL En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;

(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 22 05/09/2013 67.76 lectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009n asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa que: “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público” 24.

Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido o siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.

(…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”. 23 Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad inte- 22 23 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. págs. 307 y 308. Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo” 25. En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto) solicitado para registro, podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de la marca notoria “SANTALUCÍA” (mixta).

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, 24 25 SANCHO GARGALLO, Ignacio. “ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. En “PROBLEMAS ACTUALES DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil. España. P. 151. OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. P. 354. GACETA OFICIAL al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 26 Finalmente, el Juez Consultante, en caso de no haberse probado la notoriedad de la marca “SANTALUCÍA” (mixta), debe entrar a determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios que amparan los signos en conflicto. 05/09/2013 68.76 ros que se ofrecen en el mercado, como son los de vida, de salud, de accidentes, etc. lo que da como resultado que en el presente caso se presente la conexión competitiva entre la citada marca y las marcas ‘SANTA LUCÍA’ clases 42 y 44 que se refieren a servicios de salud y cuyo titular es la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A.”.

Y la Superintendencia de Industria y Comercio expresó que “Frente al caso que nos ocupa la entidad (…) al analizar el riesgo de confusión que pudiese presentarse entre el signo solicitado a registro hoy registrado, y las marcas previamente registradas a nombre de la Sociedad Óptica Santa Lucía S.A., relacionadas en los hechos de esta demanda, estableció que debido a que se trata de marcas en distinta clase del nomenclátor internacional, primero que debe estudiarse es si entre los productos y servicios protegidos por las marcas opositoras y los servicios que pretende distinguir con la marca solicitada en registro existe algún tipo de conexión competitiva que pueda conllevar riesgo de confusión en el mercado”.

Por otro lado, la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS solicitó el registro del signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), para distinguir seguros, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, bajo el argumento del registro previo de su marca “SANTALUCÍA” (mixta) para amparar productos y servicios de las clases 9, 10, 35, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, deviene necesario referirse al tema de la conexión competitiva entre productos y servicios y entre servicios.

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente proceso, por un lado, la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. argumentó que “(…) cuando una marca identifica de modo general unos productos o servicios determinados, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia ha considerado que la marca se refiere a todos los servicios que se relacionan con una actividad, lo que nos lleva a la conclusión que para el caso que nos ocupa, que al enunciar la marca denominada ‘SANTALUCÍA SEGUROS’ (Mixta) Clase 36, los servicios de seguros, se entiende que la expresión SEGUROS ampara todos los segu- 26 Ibídem.

Pág. 247. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios y entre servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y los servicios y entre los servicios diferenciados por los signos confronta- GACETA OFICIAL dos, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos y servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de un servicio, o que sin un producto no puede utilizarse otro servicio, es decir, que los productos y servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 27 Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) “La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de 27 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. 05/09/2013 69.76 expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el GACETA OFICIAL riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” 28 El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios y entre los servicios.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios en diferentes clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

3.8. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. En el presente caso, se ha alegado que frente a casos análogos la Superintendencia de Industria y Comercio ha resuelto en forma diferente; en consecuencia, deviene necesario hacer referencia a la “Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones”.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es perfectamente aplicable al presente caso: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 28 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). 05/09/2013 70.76 Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es GACETA OFICIAL obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 05/09/2013 71.76 2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 4. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Al comparar marcas mixtas (con parte denominativa compuesta) se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o GACETA OFICIAL 05/09/2013 72.76 más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. do para registro, podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de la marca notoria “SANTALUCÍA” (mixta).

(…)”. A continuación, el artículo 149 indica que la oficina nacional competente no tramitará las oposiciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar oposiciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de un signo, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad. 6. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y los servicios y entre los servicios que distinguen las marcas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas.

En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), solicita- El Juez Consultante, en caso de no haberse probado la notoriedad de la marca “SANTALUCÍA” (mixta), debe entrar a determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios que amparan los signos en conflicto. 7. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200900565, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las GACETA OFICIAL 05/09/2013 73.76 disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Gustavo García Brito SECRETARIO José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (E) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 05/09/2013 74.76 GACETA OFICIAL 05/09/2013 75.76 GACETA OFICIAL 05/09/2013 76.76 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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