Año XXX - Número 2249 Lima, 13 de noviembre de 2013 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 020-IP-2013.- Proceso 040-IP-2013.- Proceso 044-IP-2013.- Proceso 068-IP-2013.- Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, y del artículo 1 literal h) de la Decisión 689 de 13 de agosto de 2008, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2010-00351. Actor: O-TEK INTERNACIONAL S.A. Marca denominativa ETEK.. 2 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal b), 150, 190, 191, 192 y 200 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-00222. Actor: CERVECERÍA DEL VALLE S.A. Marca mixta: VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 4 literales h) y k), 10, 13, 15, 21, 22 literales a), b), c), d), e), f), g), h) y j) y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de la República de Colombia.

Asunto: “Infracción a derechos morales y patrimoniales de autor por usurpación de obra arquitectónica”. Expediente Interno: Nº 110013103032201000604 01 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 134 literal f), 135 literales b), c) y último párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-00152. Actor: Sociedad BAVARIA S.A. Marca tridimensional: FORMA DE BOTELLA Para nosotros la Patria es América 56 GACETA OFICIAL 13/11/2013 2.66 PROCESO 020-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, y del artículo 1 literal h) de la Decisión 689 de 13 de agosto de 2008, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2010-00351. Actor: O-TEK INTERNACIONAL S.A. Marca denominativa ETEK. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de julio del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de marzo de 2013. I.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES Demandante: O-TEK INTERNACIONAL S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercera interesada: ETEK INTERNATIONAL CORPORATION.

III. DATOS RELEVANTES ciedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION. 2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 53544 de 26 de octubre de 2009, resolvió cancelar parcialmente por no uso el certificado No. 308168, correspondiente a la marca denominativa ETEK. 3. La sociedad O-TEK INTERNACIONAL S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 64276 de 14 de diciembre de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 11853 de 26 de febrero de 2010, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 6.

La sociedad O-TEK INTERNACIONAL S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 7. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad O-TEK INTERNACIONAL S.A., solicitó el 3 de abril de 2009 la cancelación por no uso del registro de la marca denominativa ETEK, concedido bajo el certificado No. 308168, a nombre de la so- La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1.

Manifiesta, que no se demostró en forma suficiente, real y seria el uso de la marca denominativa ETEK para los servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Se presentaron únicamente cinco facturas para probar el uso en relación con servicios demandados en forma masiva. 2. Indica, que no obstante lo anterior, se mantuvo el GACETA OFICIAL registro para ciertos servicios que ni siquiera tienen relación directa con el servicio de mantenimiento correctivo para equipos HDSL. 13/11/2013 3.66 • Indica, que de conformidad con lo anterior, la sociedad INTERNATIONAL HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA, es simplemente una persona autorizada por ETEK para el uso de su marca y, por lo tanto, la actividad de dicha sociedad es perfectamente válida en este proceso. • Aclara, que no se presentó la acreditación sobre la autorización del uso de la marca, ya que esto no lo exige la norma comunitaria, de conformidad con lo expresado por la propia Superintendencia de Industria y Comercio, siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría General de la Comunidad Andina. 5.

Argumenta, que no se puede probar el uso de una marca con el uso de un nombre comercial. Son cosas diferentes. • Agrega, que lo único que se necesita en estos casos es que el titular de la marca presente las pruebas de uso. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA • Arguye, que la Decisión 486 no establece los requisitos para que la autorización del uso de la marca se repute válida, ni tampoco los parámetros de acreditación dentro del trámite de cancelación por no uso. • Manifiesta, que la expresión ETEK se usa en las facturas como marca y no como razón social. • Expresa, que los servicios de mantenimiento correctivo de equipos HDSL, amparados por la marca denominativa ETEK, circulan en el mercado colombiano. Este hecho fue probado en el trámite administrativo. • Añade, que las pruebas aportadas al proceso prueban el uso serio, real y efectivo de la marca denominativa ETEK, de conformidad con los servicios mencionados, los cuales no son de consumo masivo y se vendieron en la cantidad correspondiente. • Sostiene, que para determinar la cancelación parcial por no uso, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo un análisis de conexión competitiva para determinar los servicios objeto de la cancelación. Esto es coherente con la finalidad de la figura de la cancelación por no uso. 3.

Sostiene, que las pruebas aportadas no son válidas para demostrar dicho uso; provienen de una sociedad que no es la actual titular del registro marcario. Tampoco se demostró que existiera autorización o licencia para el uso de tal marca. 4. Agrega, que las pruebas aportadas demuestran el uso de la razón social ETEK, pero no el uso de la marca en la cantidad y el modo que corresponde.

Se presentaron, para esto, únicamente cinco facturas. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Sostiene, que las pruebas aportadas son aptas para demostrar el uso de la marca denominativa ETEK en relación con los servicios que ampara. El volumen de ventas es significativo, si se tiene en cuenta el tipo de servicios de mantenimiento de equipos de alta tecnología. • Agrega, que la modalidad de comercialización utilizada da cuenta de la habitual y periódica venta de los servicios mencionados. • Sostiene, que de conformidad con lo anterior, sí se probó un uso serio, real, efectivo y de buena fe. 2.

Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. • Sostiene, que la ausencia de registro de una licencia de uso de la marca, nada tiene que ver con la acreditación del uso efectivo de la misma en el mercado. Que no se haya registrado la licencia del uso de la marca no desvirtúa su uso real. • Argumenta, que el artículo 165 de la Decisión 486 habla de licenciatarios o de personas autorizadas.

Los primeros deben estar registrados como tales en la oficina de marcas, y los segundos son personas autorizadas pero que carecen de dicho registro; además, cuentan con la aprobación oral o escrita de su titular. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL Se interpretará la mencionada norma y, de oficio, los artículos 166 y 167 de la misma normativa y el artículo 1 literal h) de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 13/11/2013 4.66 dos desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” (…) Artículo 167 Artículo 165 “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. (…) DECISIÓN 689 Artículo 1 No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

“Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486: Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

VI. CONSIDERACIONES El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: Artículo 166 A. LA CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

SU RELACIÓN CON LA FIGURA DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA. SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. LA AUTORIZACIÓN A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 165. “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exporta- (…) h) Artículo 162: Establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca”. (…)”. La demandante manifestó lo siguiente: 1) no se demostró en forma suficiente, real y seria el uso de la marca denominativa ETEK para los servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “construcción, reparación; servicios de instalación; instalación y reparación de aparatos eléctricos; información en materia GACETA OFICIAL de construcción; reparación, instalación; instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria; instalación, mantenimiento y reparación de ordenadores; instalación y reparación de teléfonos; instalación, reparación y mantenimiento de líneas de transmisión y teletransmisión; instalación de sistemas de recepción de señales satélites y otras actividades similares.”; 2) no obstante lo anterior, se mantuvo el registro para ciertos servicios que ni siquiera tienen relación directa con el servicio de mantenimiento correctivo para equipos HDSL.: se canceló parcialmente excluyendo los siguientes servicios: “construcción, información en materia de construcción, y otras actividades similares.”; y 3) las pruebas aportadas provienen de una sociedad que no es la actual titular del registro marcario.

La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que sí se probó un uso serio, real, efectivo y de buena fe. La tercera interesada argumentó que la Decisión 486 no establece los requisitos para que la autorización del uso de la marca se repute válida, ni tampoco los parámetros de acreditación dentro del trámite de cancelación por no uso; también expresó que para determinar la cancelación parcial por no uso, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo un análisis de conexión competitiva para determinar los servicios objeto de la cancelación. De conformidad con lo anterior, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, haciendo énfasis en la cancelación parcial por no uso y su relación con la conexión competitiva.

Para lo anterior se seguirán los parámetros establecidos en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2131, de 17 de diciembre de 2012. “1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.

Los artículos 165 a 170, salvo el 1691 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para adelantar el trámite De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. 1.

El artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. 13/11/2013 5.66 Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c. Falta de uso de la marca Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.

El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras: • La licencia de uso de la marca Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.

Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento por medio del cual se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad GACETA OFICIAL 13/11/2013 6.66 sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y, en principio, registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. En relación con este tema es muy importante tener en cuenta la previsión contenida en el literal h) del artículo 1 de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina, mediante el cual se adecuaron determinados artículos de la Decisión 486, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros2.

Dicho literal establece lo siguiente: “Artículo 1.- Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486: (…) h) Artículo 162: Establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca.

(…)”. Para el caso particular, si la República de Colombia hizo uso de la facultad contenida en el mencionado artículo en concordancia con las condiciones previstas en el artículo 3 de la misma normativa, la obligatoriedad del registro de contrato de licencia deberá establecerse en relación con las disposiciones del derecho interno. De todas maneras, el Tribunal advierte que el contrato de licencia, en ningún caso, puede contener cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina en concordancia con lo previsto en el mencionado artículo 163; tampoco puede contener estipulaciones que generen error en el público consumidor. 2.

La Decisión 689 se expidió el 13 de agosto de 2008. Fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de 15 de agosto de 2008. Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas.

Sobre los elementos del contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.

La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.

En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).

(…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca”.

(Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97). La Oficina Nacional Competente, en su caso, analizará la solicitud de registro de la licencia, y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina (artículo 163) y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Si de conformidad con la Decisión 689 no se establece como obligatorio el registro del contrato de licencia, una vez que se esgrima dicho contrato ante la autoridad nacional competente para probar el uso real y efectivo de la marca, ésta deberá determinar su eficacia anali- GACETA OFICIAL zando si dicho acuerdo no vulnera las normas comunitarias andinas, y sobre todo, si no genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Que no exista un registro obligatorio de los contratos de licencia, no significa que la autoridad competente no pueda salvaguardar los derechos del público consumidor y la transparencia en el mercado al analizar, respecto del uso de la marca, las cláusulas contenidas en los mencionados contratos. Los mencionados valores están por encima de la simple libertad empresarial y, por lo tanto, su vulneración haría que el uso de la marca en esas condiciones no fuera eficaz.

Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.

(Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del proceso 29-IP-97). Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.

(Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del proceso 29-IP-97). En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo por parte del licenciatario; pero además, si fuese obligatorio el registro de la marca de conformidad con lo expuesto anteriormente, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia, ya que es la única manera, tal y como se plasmó anteriormente, para que dicho contrato surta efectos frente a terceros, incluida la propia oficina de registro marcario; sólo así la sociedad en general puede tener la certeza de que el uso de la marca se está practicando por un tercero autorizado para ello; esto es de gran importancia, ya que está en juego la transparencia y la lealtad con que se desenvuelve el comercio de bienes y servicios.

No es lógico pensar, que ante el público consumidor el usuario de la marca sea uno y ante la administración otro3. 13/11/2013 7.66 El Tribunal advierte que la licencia de la marca puede estar incluida en otro tipo contractual como la distribución con licencia y la franquicia. En estos casos dichos acuerdos de voluntades deben ser inscritos, si a eso hubiere lugar, en oficina de registro marcario para que la licencia de la marca surta efectos frente a terceros y ante la propia administración. • La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente: “Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de integrase, a veces como un elemento esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial.

Ello no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos4.” 3.

Esta posición fue adoptada por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 28 de mayo de 2009, dentro del proceso 13IP-2009. 4. MARTÍN ARESTI, Pilar. La Legitimación del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor: Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribución. En “Las Marcas y la Distribución Comercial”.

Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, España, 2011. Pág.

20. GACETA OFICIAL Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. El Tribunal advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social.

Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los bienes y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales.

Probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica el uso de la marca en el mercado. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”. (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005). 13/11/2013 8.66 El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza GACETA OFICIAL la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar lo siguiente: 13/11/2013 9.66 dad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. Debe analizar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, en especial las cinco (5) facturas presentadas, para establecer correctamente la prueba del uso para la marca denominativa ETEK. d. Carga de la prueba.

La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. e. Causales de justificación para el no uso de la marca El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Éstas son: 1.

Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 1. Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 308168 y, 2. Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformi- 3. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. f. Procedimiento El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario.

Se encuentra marcado por las siguientes etapas: 1. Presentación de la solicitud. GACETA OFICIAL 2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. 3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. 4. Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada. 5.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso 1. Depurar el registro marcario, eliminando aquéllas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación. 2.

La cancelación parcial por no uso. El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. 13/11/2013 10.66 Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia5.

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclator no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que in- 6. PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”.

Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL fluyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad generalradio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 13/11/2013 11.66 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). En el caso particular el juez consultante debe establecer la conexión competitiva entre los servicios que se mantuvieron bajo la cobertura de la marca denominativa ETEK6, para así determinar si eran susceptibles de cancelación de conformidad con lo establecido en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.

El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y, en principio, registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Es muy importante tener en cuenta la previsión contenida en el literal h) del artículo 1 de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina, mediante al cual se adecuaron determinados artículos de la Decisión 486, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros, tal y como se estableció en la presente providencia. Para el caso particular, si la República de Colombia hizo uso de la facultad contenida en el mencionado artículo en concordancia con las condiciones previstas en el artículo 3 de la misma normativa, la obligatoriedad del registro de contrato de licencia deberá establecerse en relación con las disposiciones del derecho interno. De todas maneras, el Tribunal advierte que el contrato de licencia, en ningún caso, puede contener cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina en concordancia con lo previsto en el mencionado artículo 163; tampoco puede contener estipulaciones que generen error en el público consumidor.

La Oficina Nacional Competente, en su caso, analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determi6. Se canceló parcialmente excluyendo los siguientes servicios: “construcción, información en materia de construcción, y otras actividades similares.” GACETA OFICIAL nar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina (artículo 163) y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Si de conformidad con la Decisión 689 no se establece como obligatorio el registro del contrato de licencia, una vez que se esgrima dicho contrato ante la autoridad nacional competente para probar el uso real y efectivo de la marca, ésta deberá determinar su eficacia analizando si dicho acuerdo no vulnera las normas comunitarias andinas, y sobre todo, si no genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo por parte del licenciatario; pero además, si fuese obligatorio el registro de la marca, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia, ya que es la única manera, tal y como se plasmó anteriormente, para que dicho contrato surta efectos frente a terceros, incluida la propia oficina de registro marcario; sólo así la sociedad en general puede tener la certeza de que el uso de la marca se está practicando por un tercero autorizado para ello; esto es de gran importancia, ya que está en juego la transparencia y la lealtad con que se desenvuelve el comercio de bienes y servicios.

No es lógico pensar, que ante el público consumidor el usuario de la marca sea uno y ante la administración otro El Tribunal advierte que la licencia de la marca puede estar incluida en otro tipo contractual como la distribución con licencia y la franquicia. En estos casos dichos acuerdos de voluntades deben ser inscritos en oficina de registro marcario para que la licencia de la marca surta efectos frente a terceros y ante la propia administración. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. El principio de uso real y efectivo establece que una marca es usada si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 13/11/2013 12.66 El Tribunal advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social.

Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los bienes y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario establecido se da en el mercado bajo un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales.

Probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica el uso de la marca en el mercado. El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figurara no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento transparente del mercado.

Por GACETA OFICIAL 13/11/2013 lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclator no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 13.66 das, para establecer correctamente la prueba del uso para la marca denominativa ETEK.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2010-00351, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE El juez consultante debe establecer la conexión competitiva entre los servicios que se mantuvieron bajo la cobertura de la marca denominativa ETEK, para así determinar si eran susceptibles de cancelación de conformidad con lo establecido en la presente providencia. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO La corte consultante deberá establecer si la marca denominativa ETEK es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. Debe analizar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, en especial las cinco (5) facturas presenta- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 040-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal b), 150, 190, 191, 192 y 200 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-00222. Actor: CERVECERÍA DEL VALLE S.A. Marca mixta: VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de junio del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su ad- misión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de abril de 2013.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES Demandante: CERVECERÍA DEL VALLE S.A. GACETA OFICIAL 13/11/2013 14.66 Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. nistrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: Tercera interesada: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE S.A.;

JUGOS DEL VALLE S.A. 1. La sociedad CERVECERÍA DEL VALLE S.A., solicitó el 5 de octubre de 2007 el registro como marca del signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes admi- 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 582 de 30 de noviembre de 2007, la sociedad INDUSTRIAL DE LICORES DEL VALLE S.A., se opuso con base en los siguientes signos distintivos: SIGNO CLASE CERTIFICADO MARCA RON TRAPICHE DEL VALLE (DENOMINATIVA) 33 208954 MARCA MARQUEZ DEL VALLE (DENOMINATIVA) 33 218967 MARCA TRAPICHE DEL VALLE (MIXTA) 33 218967 MARCA AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO (MIXTA) 33 121446 MARCA AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA (DENOMINATIVA) 33 276057 MARCA RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE (DENOMINATIVA) 33 274716 MARCA APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA (DENOMINATIVA) 33 279675 MARCA RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE (DENOMINATIVA) 33 160520 MARCA AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO (MIXTA) 33 126756 MARCA AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO (MIXTA) 33 137320 MARCA RON AÑEJO PREMIUM TRAPICHE DEL VALLE DEL CAUCA (MIXTA) 33 297200 MARCA RON VALLE GOLD (MIXTA) 33 296750 MARCA RON DEL VALLE SILVER (MIXTA) 33 296751 MARCA BLANCO DEL VALLE (MIXTA) 33 182015 MARCA AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE (DENOMINATIVA) 33 298874 MARCA LA CASA BLANCO DEL VALLE (DENOMINATIVA) 43 298874 MARCA LA CASA BLANCO DEL VALLE (DENOMINATIVA) 35 298873 MARCA MARQUEZ DEL VALLE (DENOMINATIVA) 33 297910 MARCA RON DEL VALLE PREMIUM (MIXTA) 33 305064 MARCA AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE (DENOMINATIVA) 33 308121 MARCA BLANCO DEL VALLE (DENOMINATIVA) 33 185662 MARCA I.L.V. (MIXTA) 33 184476 MARCA AGUARDIENTE DEL VALLE (MIXTA) 33 315542 NOMBRE COMERCIAL INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE (DENOMINATIVO) 33 15906 ENSEÑA COMERCIAL I.L.V. 3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 30332 de 25 de agosto de 2008, 15945 resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado. Se vinculó al análisis de registrabilidad, de oficio, la marca DEL VALLE, GACETA OFICIAL registrada en Colombia a nombre de JUGOS DEL VALLE S.A. DE C.V., bajo el certificado No. 357787, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La sociedad CERVECERÍA DEL VALLE S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 042947 de 30 de octubre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 51228 de 28 de noviembre de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 13/11/2013 15.66 • Indica, que la expresión DEL VALLE es el elemento de mayor relevancia en el signo solicitado para registro. • Manifiesta, que la palabra CERVECERÍA es descriptiva de la clase 32. • Afirma, que los elementos adicionales del signo solicitado para registro no generan distintividad. • Argumenta, que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva. 2.

Por parte de la sociedad INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. • Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles en el aspecto fonético, ortográfico e ideológico. • Argumenta, que la expresión DEL VALLE está relacionada con todas las marcas opositoras y con la actividad de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, que es la empresa licorera del departamento del Valle. • Indica, que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva. • La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: Afirma, que se debe proteger el nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, usado desde 1945. 1.

Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ideológico, ortográfico y fonético. 3. Por parte de la sociedad JUGOS DEL VALLE S.A. 7. 14. La sociedad CERVECERÍA DEL VALLE S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8. 15. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. 2. Argumenta, que la expresión DEL VALLE es de uso común por los empresarios de esa zona del país y, por lo tanto, no apropiable. La corte consultante no envió la contestación de la demanda. 3. Indica, que la palabra VITAMALTA es evocativa y la palabra CERVECERÍA es indicativa del origen empresarial.

Dichos elementos hacen que el conjunto marcario sea distintivo. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 1.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. • Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, visual y conceptual. La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se realizará la interpretación del artículo 154 ya que GACETA OFICIAL 13/11/2013 16.66 no estamos ante un caso de infracción marcaria, sino ante un caso de irregistrabilidad. Se restringirá la del artículo 134 a los literales a), b) y g) de la misma normativa. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”;

De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 136 literal b), 150, 190, 191, 192 y 200 de la misma normativa. (…) A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: (…) “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Artículo 134 (…) “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Artículo 190 DECISIÓN 486 Artículo 150 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. a) las palabras o combinación de palabras;

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) Artículo 191 g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (…) “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Artículo 136 Artículo 192 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

“El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en GACETA OFICIAL los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. (…) Artículo 200 “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” (…)”. 13/11/2013 negar el registro del signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE.

Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 20040427.

VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. Ámbito de protección del nombre comercial en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 17.66 En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: C. Ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. E. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. F. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. G. Designaciones descriptivas y de uso común en la conformación de signos marcarios.

“Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos”.

Es importante advertir, que la falta de distintividad está consagrada como causal de nulidad absoluta (Artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

H. Los signos evocativos. I. La conexión competitiva. J. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. De oficio, integral, motivado y autónomo. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió Este último aspecto tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literales a) y b), que analizaremos en el siguiente acápite.

B. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con el nombre comercial denominativo INDUSTRIA DE GACETA OFICIAL LICORES DEL VALLE. Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la protección del nombre comercial en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para lo anterior, el Tribunal reitera los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 109IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2159, de 04 de marzo de 2013: “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado7. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F de la presente Interpretación Prejudicial. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. 1.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 7. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal C. de la presente Interpretación Prejudicial. 13/11/2013 18.66 Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. GACETA OFICIAL A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.

Protección en relación con signos idénticos y similares. El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Co- 13/11/2013 19.66 misión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación. Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial.

Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. C. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA ENSEÑA COMERCIAL EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con la enseña comercial mixta I.L.V. En consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486.

Para lo anterior, el Tribunal reitera los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 109-IP2012,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2159, de 04 de marzo de 2013: “La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: GACETA OFICIAL “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil8”.

El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro de lo establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil.

El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190.

No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial. Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 1.

Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. (artículo 136, literal b, de la Decisión 486).” D. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFU-

8. PACHÓN MUÑOZ Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”. 13/11/2013 20.66 SIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE es confundible con varios signos distintivos denominativos y mixtos de la sociedad INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE S.A. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

Para lo anterior, el Tribunal reitera los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 109-IP2012,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2159, de 04 de marzo de 2013: “1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad.

El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El segundo establece la prohibición de registrar signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando su uso pueda causar riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad9.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 9. PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

GACETA OFICIAL “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. 13/11/2013 21.66 denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE y los siguientes signos mixtos: marcas DEL VALLE, TRAPICHE DEL VALLE, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO, AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO, RON AÑEJO PREMIUM TRAPICHE DEL VALLE DEL CAUCA, RON VALLE GOLD, RON DEL VALLE GACETA OFICIAL 13/11/2013 SILVER, BLANCO DEL VALLE, RON DEL VALLE PREMIUM, I.L.V, AGUARDIENTE DEL VALLE, y enseña comercial I.L.V. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Para lo anterior, el Tribunal reitera los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial de 13 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 28-IP-2012: “El signo mixto, se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero, se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas10, logotipos11, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, logre causar mayor impacto en el consumidor. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre dos signos mixtos, deberá determinar el elemento característico de cada uno de ellos.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos, el elemento determinante es el denominativo, el cotejo, deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color 22.66 En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. 10.

“El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 11.

Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: “símbolo que utiliza normalmente una empresa o marca para que la identifiquen con más facilidad” Diccionario de Marketing. Cultural S.A., 1999, Pág. 192. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca GACETA OFICIAL de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”).” En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE y los siguientes signos mixtos: marcas DEL VALLE, TRAPICHE DEL VALLE, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO, AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO, RON AÑEJO PREMIUM TRAPICHE DEL VALLE DEL CAUCA, RON VALLE GOLD, RON DEL VALLE SILVER, BLANCO DEL VALLE, RON DEL VALLE PREMIUM, I.L.V, AGUARDIENTE DEL VALLE, y enseña comercial I.L.V. F. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE y los siguientes signos denominativos: RON TRAPICHE DEL VALLE, MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE, APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, LA CASA BLANCO DEL VALLE, MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE, BLANCO DEL VALLE y nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. 13/11/2013 23.66 La corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas determinadas en el literal E de la presente providencia para el cotejo de signos denominativos, teniendo en cuenta el carácter compuesto de los signos en conflicto.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE y los siguientes signos distintivos denominativos: RON TRAPICHE DEL VALLE, MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE, APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, LA CASA BLANCO DEL VALLE, MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE, BLANCO DEL VALLE y nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

G. DESIGNACIONES DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE LOS SIGNOS MARCARIOS. La demandante manifestó que la expresión DEL VALLE es de uso común por los empresarios de la zona del Valle del Cauca en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que la palabra CERVECERÍA es descriptiva de la clase 32. En este marco, es apropiado referirse a los elementos descriptivos y de uso común en la conformación de los signos marcarios.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”;

GACETA OFICIAL La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Por otro lado, el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales.

Existen expresiones que el público consumidor normalmente usa para referirse a un producto o servicio y, en consecuencia, cualquiera haría inmediatamente la relación designación – producto / servicio. En este sentido, ningún competidor en el mercado podría adueñársela, ya que se estaría generando una posición de ventaja injusta frente a los otros12.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos descriptivos o de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. El Tribunal advierte que tanto las designaciones de uso común como las descriptivas deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o 12.

Esta posición fue adoptada por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 29 de abril de 2010, en el marco del proceso 31-IP2010. 13/11/2013 24.66 relacionadas13. Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados14. 13.

El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). GACETA OFICIAL Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o descriptivas, las palabras, partículas o expresiones de uso común o descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común o descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario15. La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si las designaciones CERVECERÍA y DEL VALLE son de uso común y/o descriptivas para la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene.

H. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. Como quiera que la demandante argumentara que la palabra VITAMALTA es evocativa, el Tribunal considera pertinente referirse a los signos evocativos. Para lo anterior, el Tribunal reitera los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 166-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2198, de 20 de mayo de 2013: 14.

Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del proceso 50-IP-2012. 15. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 13/11/2013 25.66 “Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es.

Es decir, si éste está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía16 y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción 16. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. GACETA OFICIAL no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema17.

A continuación se transcribirá lo pertinente: “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad. En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). (…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido.

Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )”. En consecuencia, la corte consultante deberá establecer si la palabra VITAMALTA es evocativa y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad. 17.

Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-IP-95. 13/11/2013 I. 26.66 LA CONEXIÓN COMPETITIVA. Tanto la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO como la sociedad INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, argumentaron que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva.

Por tal motivo, es pertinente tratar este tema. El signo solicitado para registro pretende amparar los siguientes productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS.” Los signos opositores amparan los siguientes productos y servicios: Clase 33: BEBIDAS ALCOHÓLICAS (CON EXCEPCIÓN DE CERVEZAS).

Clase 35: PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA. Clase 43: SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); HOSPEDAJE TEMPORAL. Como los signos en conflicto amparan productos y servicios para diferentes clases, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de estos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, que si bien están referidos a productos son perfectamente aplicables en servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, GACETA OFICIAL corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad generalradio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. g) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: 13/11/2013 27.66 medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). J. El EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO. DE OFICIO, INTEGRAL, MOTIVADO Y AUTÓNOMO Como quiera que en el presente caso la autoridad competente realizara un examen de oficio, se hace necesario tratar el tema del análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen GACETA OFICIAL de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 18 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 13/11/2013 28.66 examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado” No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este 18.

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto VITAMAL- GACETA OFICIAL TA CERVECERÍA DEL VALLE fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 13/11/2013 SEXTO: La corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE y los siguientes signos distintivos denominativos: RON TRAPICHE DEL VALLE, MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE, APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, LA CASA BLANCO DEL VALLE, MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE, BLANCO DEL VALLE y nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

SÉPTIMO: La corte consultante debe determinar si las designaciones CERVECERÍA y DEL VALLE son de uso común y/o descriptivas para la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene.

OCTAVO: La corte consultante deberá establecer si la palabra VITAMALTA es evocativa y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

NOVENO: Como los signos en conflicto amparan productos y servicios de las clases 32, 33, 35 y 43, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

DÉCIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.

TERCERO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

CUARTO

QUINTO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE y los siguientes signos mixtos: marcas DEL VALLE, TRAPICHE DEL VALLE, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO, AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO, RON AÑEJO PREMIUM TRAPICHE DEL VALLE DEL CAUCA, RON VALLE GOLD, RON DEL VALLE SILVER, BLANCO DEL VALLE, RON DEL VALLE PREMIUM, I.L.V, AGUARDIENTE DEL VALLE, y enseña comercial I.L.V. 29.66 GACETA OFICIAL 13/11/2013 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00222, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Notifíquese a la corte consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA 30.66 José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 044-IP-2013 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 4 literales h) y k), 10, 13, 15, 21, 22 literales a), b), c), d), e), f), g), h) y j) y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de la República de Colombia.

Asunto: “Infracción a derechos morales y patrimoniales de autor por usurpación de obra arquitectónica”. Expediente Interno: Nº 110013103032201000604

01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 16 de julio de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de la República de Colombia. Demandado: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (TELEFÓNICA). Terceros interesados: MACARENA PRODUCCIONES E.U. y LAMUVI FILMS S.A. 2.

Determinación de los hechos relevantes: VISTOS: • El señor Oscar Rodríguez Salazar en su calidad de propietario de un lote, firmó un contrato de diseño arquitectónico con el arquitecto Mauricio Torres Escobar, el 15 de julio de 2006, para el diseño de un edificio multifamiliar residencial ubicado en la Carrera 23 Nº 41-77 que corresponde a la nomenclatura antigua y, hoy en día, identificado con la Carrera 25 Nº 41-77. • El señor Mauricio Torres Escobar, diseñador del edificio, cedió a los señores Oscar Rodríguez y Astrid Arévalo los derechos patrimoniales de autor, entre ellos la explotación de la imagen, diseño y obra de arquitectura consistente en el edificio ubicado en la Carrera 25 Nº 41-77 de Bogotá, así como los planos elaborados para la construcción de dicha edificación, conservando para sí los derechos morales de autor, tal y como consta en el contrato de cesión de fecha 27 de septiembre de 2010 y que, en la actualidad, está en trámite de inscripción ante la Dirección Nacional de Derechos de Mediante Exhorto Nº 001, de 18 de enero de 2013, recibido personalmente en este Tribunal el 19 de febrero de 2013, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 110013103032201000604 01.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: Demandantes: OSCAR RODRÍGUEZ SALAZAR; DECSI ASTRID ARÉVALO HERNÁNDEZ; y, MAURICIO TORRES ESCOBAR. GACETA OFICIAL 13/11/2013 Autor, según radicación Nº 1-2010-44767, de fecha 01 de octubre de 2010. de la sentencia de primera instancia. • • A principios del mes de septiembre, el señor Oscar Rodríguez fue contactado por un funcionario de la agencia de publicidad MACARENA FILMS, con el fin de negociar unos derechos sobre la imagen del edificio para llevar a cabo una propaganda, en esta conversación no se precisó cuál sería la utilización de la imagen ni se establecieron los términos contractuales. • El 05 de septiembre de 2010, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. publicó en los diarios de amplia circulación nacional EL TIEMPO y el ESPECTADOR, en página completa, una publicidad en la cual aparece la imagen de la fachada del edificio ubicado en la carrera 25 Nº 41-77 de la ciudad de Bogotá como eje central de la citada campaña publicitaria. • Las demandantes interponen demanda ante el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá. • En primera instancia, el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá condena al demandado a pagar el monto de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000.00) por concepto de perjuicios causados, al considerar que una obra arquitectónica es una creación protegida por las normas de derechos de autor, que la reproducción de las obras que están en la vía pública está permitida en la medida que se privilegie el acceso a la cultura y la educación, caso que no ocurre en este asunto donde se trata de una campaña publicitaria, y siempre que no haya ánimo de lucro, lo que evidentemente se da en este asunto donde los demandados obtuvieron un fin privado y lucrativo, sin consultar los intereses del autor. • Los demandantes interponen recurso de apelación, ya que solicitan un monto superior al ordenado por el juez de primera instancia, ya que no se tuvo en cuenta el tema de la condena por concepto de perjuicios morales.

Solicita, además, que se revoque la parte que le permitiría al demandado “utilizar como imagen de sus campañas publicitarias ese edificio durante lo que resta del año, en el evento que se esté utilizando esa campaña”. • Por otro lado, la sociedad demandada COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. apela también la sentencia de primera instancia alegando inexistencia de violación de derechos de autor a razón de un uso legalmente permitido de una obra ubicada en un espacio público. • El tercero interesado MACARENA PRODUCCIONES E.U. también sustenta el recurso de apelación 31.66 Mediante providencia de 27 de noviembre de 2012, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, señaló que se suspenderá el presente proceso20, a fin de solicitar interpretación prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al tratarse de la última instancia ordinaria.

Por tanto, es menester plantear la siguiente serie de interrogantes, a fin de desatar la controversia, a saber: a) ¿Cómo deben interpretarse las limitaciones al Derecho de Autor establecidas en el artículo 21 de la Decisión 351, que a la letra señala: “Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”? b) ¿Qué actuaciones se consideran propias de la normal explotación de una obra arquitectónica? c) ¿Qué actuaciones se consideran que causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos de una obra arquitectónica? d) Cuál es la interpretación que debe darse a la disposición contenida en el literal h) del artículo 22 de la Decisión 351, a cuyo tenor se lee: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: (…) h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público”. e) ¿Conforme la respuesta anterior, resulta indiferente emplear las expresiones: “reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, distribuir y comunicar públicamente”, como lo hace el derecho interno en el artículo 39 20.

La parte demandada solicitó el registro de dicho edificio como marca. La Superintendencia de Industria y Comercio en cada una de las ocho (08) resoluciones revocó los actos administrativos donde inicialmente esa entidad había concedido el registro de marca de la fachada del edifico solicitado por el apoderado del tercero llamado en garantía LAMUVI FILMS hecha a nombre de quien parece es la hermana de la representante legal de esa empresa, mientras se surtía el proceso judicial ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil.

Por tanto, la SIC declaró fundada la oposición de Oscar Rodríguez por encontrar probada la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486. GACETA OFICIAL 13/11/2013 de la Ley 23 de 1993, en lugar de los términos: “reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable”, usando en el mencionado literal h) del artículo 22 de la Decisión 351? f) ¿Las condiciones establecidas en los literales a), b), c), d), e), f), g) y j) del artículo 22 de la Decisión 351 para la realización de ciertos actos sin autorización del autor y sin remuneración alguna, referentes al uso honrado, la medida justificada para el fin que se persigue, la enseñanza y no tener fines directos e indirectos de lucro, son de aplicación extensiva a la hipótesis prevista en el literal h) de la misma disposición jurídica? g) ¿El uso de la imagen de la fachada de una obra arquitectónica ubicada en la vía pública, en una campaña publicitaria desarrollada a nivel nacional, puede entenderse como una forma de reproducir, emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable? • 3.

Finalmente, en providencia de 19 de diciembre de 2012 se dispuso: Adicionar el auto de 27 de noviembre de 2012, en el sentido de incluir como pregunta h), la siguiente: “¿Las excepciones establecidas en el artículo 22 de la Decisión 351 de 1993 son de carácter taxativo?”. sin hacer mención ni darle crédito al autor de esa obra arquitectónica ni contar con la autorización de los propietarios de los derechos patrimoniales para la explotación económica de la imagen, llegando incluso a anunciar la obra como propiedad del demandado al titularla “Edificio Telefónica Telecom”. • “El anterior hecho está relacionado con el concepto de ‘usos honrados u honestos’ previsto en la Decisión Andina 351 y definido como aquellos que no interfieran con la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio irrazonable a los legítimos intereses del autor.

El demandado infringió los derechos de autor en su calidad de morales y patrimoniales que le asisten a los demandantes y no respetó el concepto de usos honrados y honestos del derecho de autor”. • La suma ordenada por el juez de primera instancia CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000.00) es ínfima, si se tiene en cuenta los beneficios económicos que obtuvo el demandado por concepto de la campaña publicitaria, en términos de utilidades y beneficios económicos que obtuvo durante el tiempo que estuvo vigente la campaña. • En el presente caso, si bien se puede tomar fotografías, filmar fachadas de inmuebles en la vía pública, lo que NO SE PUEDE HACER es ir a reproducir, o mejor distribuir, bajo ningún título, las imágenes de inmuebles obtenidas de esa manera, tal como lo hizo el demandado a través de su campaña. • El artículo 57 de la Decisión 351 determina que el demandado debe pagar al demandante una indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con ocasión de la violación de sus derechos de autor. • Existen pruebas documentales que dan cuenta del valor de la campaña publicitaria en diferentes medios de comunicación donde se verifica el pago que hizo el demandado a diferentes terceros con ocasión del desarrollo de la campaña publicitaria “Edificio Telefónica de Telecom”, suma que ascendió a $2.521.932.541 sólo en lo que atañe al concepto de gastos publicitarios. • No se debe suspender el proceso judicial para pedir una interpretación prejudicial, siendo que el tribunal nacional debe dictar sentencia. • En el presente caso, se trata de una campaña publicitaria masiva y sistemática sobre una obra protegida, apropiándosela no sólo en los derechos de cita y explotación, sino como imagen institucional de una compañía como TELEFÓNICA, sin hacer mención ni darle crédito al autor, ni contar con su Fundamentos de la demanda: Los demandantes OSCAR RODRÍGUEZ SALAZAR, DECSI ASTRID ARÉVALO HERNÁNDEZ y MAURICIO TORRES ESCOBAR, manifestaron lo siguiente: • • “La empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P ha hecho uso ilegal de la obra arquitectónica e imagen consistente en un edificio ubicado en la Carrera 25 Nº 41-77 de la ciudad de Bogotá, al desarrollar y estructurar sobre la fachada de aquel inmueble la propaganda denominada “Edificio Telefónica Telecom”.

Hay un internet para ti descúbrelo visitando cada piso”. “Conoce a todas las personas que viven en él haciendo click aquí”, sin hacer mención de quién fue el arquitecto de ese edificio ni tampoco haber contado con el permiso de los propietarios de los derechos patrimoniales sobre la obra para la explotación comercial de la imagen de ese inmueble”.

“Un tema es la libertad de poder reproducir por trasmisión pública la imagen de una obra arquitectónica sin contar con el permiso de su creador (arquitecto) y/o propietario de los derechos patrimoniales y, otro muy diferente, como ocurre en este caso, es desarrollar una campaña publicitaria masiva sobre una obra protegida, apropiándosela no sólo en los derechos de cita y explotación, sino como imagen institucional de una compañía como TELEFÓNICA, 32.66 GACETA OFICIAL 4. • En todo caso, la fachada que se utilizó en la campaña es una típica y común y no es la reivindicada por los demandantes.

Fundamentos de la contestación a la demanda: • Existe una ausencia de daños y perjuicios que sean materia de indemnización. “El derecho presuntamente violentado con la publicidad de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. no existe bajo la normatividad colombiana”. • “El denominado por los demandantes derecho de imagen de la obra arquitectónica es un derecho que no es de propiedad intelectual propiamente dicho y se trata de un derecho que en la Ley 23 de 1982 se reconoce frente al busto o retrato de una persona, la que podrá impedir que ésta se exhiba o exponga en el comercio sin su consentimiento (artículo 87 de la Ley 23 de 1982)”. • “Tampoco existe ninguna violación a la paternidad de la obra (derecho moral) porque el comportamiento del arquitecto deja claro que renunció al ejercicio de tal prerrogativa en donde ella debe ejercerse, es decir, en relación con el propio bien o soporte físico”. • “La ley entiende que ciertas obras, por sus particularidades no pueden reclamar determinados derechos.

Es el caso de las obras que están expuestas de manera permanente en espacios abiertos al público, las que por esa misma condición soportan cargas o gravámenes, o mejor, limitaciones al ejercicio de los derechos. En efecto, el artículo 39 de la Ley 23 de 1982 es muy claro cuando señala que será permitido, reproducir las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir y comunicar dichas reproducciones u obras”. • • 33.66 autorización, llegando incluso a anunciar la obra como propiedad del demandado al titularla “Edificio Telefónica Telecom”.

La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. manifestó lo siguiente: • 13/11/2013 “Los derechos de autor se reconocen únicamente a favor del autor y/o del titular de la obra. El creador de la edificación en cuestión es el señor Mauricio Torres Escobar, pero los señores Oscar Rodríguez y Astrid Arévalo no son autores”. “Es responsable quien causa con imputabilidad un daño a otra persona.

No pude imputarse responsabilidad cuando el hecho que genera el supuesto daño es expresamente permitido por la ley. Traigamos nuevamente el encabezado del artículo 22 de la Decisión Andina 351 cuando prevé que será lícito realizar: ‘sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna’, conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga.

El tercero interesado MACARENA PRODUCCIONES E.U. sustenta el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia de la siguiente manera: El presente caso recae en el ámbito de las limitaciones y excepciones a los derechos de autor. No hubo violación de los derechos de autor, ya que para reproducir, distribuir, emitir, transmitir y comunicar públicamente las obras arquitectónicas ubicadas en la vía pública, tanto en Colombia como en la región andina NO es necesario pedir permiso a los autores de las obras y tampoco es requisito el pago de remuneración alguna a favor de éstos.

Los demandantes no han probado más que la suma de $300.000 mil pesos como perjuicios, de tal modo que el daño emergente y el lucro cesante, componentes naturales de la indemnización de daños y perjuicios, no pueden partir de una base superior a ésta, con lo cual la suma de 300 millones de pesos que piden los demandantes como indemnización y los 50 millones decretados por el juez de primera instancia, son sumas completamente infundadas y absurdas, que de mantenerse abrirían una puerta para que personas inescrupulosas hagan nuevas reclamaciones que no tienen sustento de ningún tipo. 5.

Fundamentos del tercero interesado En el expediente no obra contestación de la demanda por parte del tercero interesado LAMUVI FILMS S.A. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez no solicita la interpretación de norma alguna pero menciona las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso, éstas son: los artículos 21 y 22 literales a), b), c), d), e), f), g), h) y j) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De oficio se interpretarán las normas mencionadas, además de los artículos 4 literales h) y k), 10, 13, 15 y 57 de la misma Decisión. Asimismo, los artículos 32 GACETA OFICIAL 13/11/2013 34.66 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. DECISIÓN 351 Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. “Artículo 4 La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: (…) Artículo 33 h) Las obras de arquitectura;

Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

(…) “Artículo 32 En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;

(…) Artículo 10 Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su en cargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario. (…) ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Artículo 122 Artículo 13 El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: Consulta facultativa a) Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123 La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

(…) Consulta obligatoria Artículo 15 De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un GACETA OFICIAL mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes: Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento; b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales; c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imagines.

El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación; d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono; e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radio difundida o televisada; f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión; g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones; h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e, i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

(…) 13/11/2013 35.66 b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro; c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines: a) 1.

Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o, 2. Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado. d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga; e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente; f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información; g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, así como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de colecciones de tales obras; h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión Artículo 21 Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.

Artículo 22 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;

GACETA OFICIAL 13/11/2013 o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público; “El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros.

En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución;

La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

(…) j) 36.66 (…) El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. Artículo 57 La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; c) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

(…)”. 1. Instrumentos básicos del sistema. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos: • Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. • Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. En el presente caso, mediante providencia de 27 de noviembre de 2012, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, señaló que se suspenderá el presente proceso, a fin de solicitar interpretación prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al tratarse de la última instancia ordinaria.

Dentro del Proceso 149-IP-2011, interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa), este Órgano Jurisdiccional desarrolló ampliamente estos temas: GACETA OFICIAL Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Facultativa 13/11/2013 37.66 Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004.

MARCA: “EL MOLINO”). 2. Características de la figura de la interpretación prejudicial. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria solicitarla. está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto. el deber de acatarla al resolver el caso concreto. Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario solicitud mediante otra autoridad o instancia. que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier recaudar información en el exterior; se puede requerir con un otra forma para recaudar información en el exterior; se puede simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Andina.

Comunidad Andina. No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso. solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el quedar suspendido. asunto.

De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: nitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. “(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario.

Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comu- Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma GACETA OFICIAL materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 03-IP-93, publicado en la Gaceta Oficial Nº 138, de 4 de agosto de 1993). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo21, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso22. 21. Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29.

Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. 13/11/2013 38.66 Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. (…)23”.

2. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO FRENTE A LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y DE DERECHO INTERNACIONAL. DEL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE: LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR. En el presente caso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, planteó la siguiente interrogante: Cómo deben interpretarse las limitaciones 22.

Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta).

Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”.

Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. 23. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.

GACETA OFICIAL al Derecho de Autor establecidas en el artículo 21 de la Decisión 351, que a la letra señala: “Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”.

El Tribunal ha manifestado que: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria.

( ) No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic), a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal”.

(Proceso 34-AI-2001, Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador alegando incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 839, de 25 de setiembre de 2002).

De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al principio de primacía, el Tribunal ha señalado que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ).

En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del orde- 13/11/2013 39.66 namiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ( ).

El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )” (Proceso 1-AI-2001, publicado en la Gaceta Oficial Nº 818, de 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90.

Gaceta Oficial N° 69, de 11 de octubre de 1990). En virtud de lo expuesto, este Tribunal sostiene que la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión. De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración Andina.

Principio de complemento indispensable: En el presente caso, la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. manifestó que: “La ley entiende que ciertas obras, por sus particularidades no pueden reclamar determinados derechos. Es el caso de las obras que están expuestas de manera permanente en espacios abiertos al público, las que por esa misma condición soportan cargas o gravámenes, o mejor, limitaciones al ejercicio de los derechos.

En efecto, el artículo 39 de la Ley 23 de 1982 es muy claro cuando señala que será permitido, reproducir las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir y comunicar dichas reproducciones u obras”. En virtud de ello abordaremos a continuación el tema del “principio de complemento indispensable” por ser aplicable al caso.

Con relación al complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos con- GACETA OFICIAL sagrados por la norma comunitaria24”.

En tal sentido, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”.

3. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR SIN NECESIDAD DE FORMALIDAD ALGUNA: EL REGISTRO VOLUNTARIO Y EL REGISTRO OBLIGATORIO. En el presente caso, el contrato de cesión de fecha 27 de septiembre de 2010 se encontraba en trámite de inscripción ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, según radicación Nº 1-2010-44767, de fecha 01 de octubre de 2010.

Dentro del Proceso 64-IP-2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 602, de 21 de septiembre de 2000, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “El tema del registro como mecanismo de protección del Derecho de Autor ha sido objeto de tratamiento legal y doctrinario diferente según las épocas y según los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Indistintamente se le ha considerado como un requisito esencial para la constitución y existencia del derecho; a veces, como condición necesaria para poder ejercerlo y, en otras ocasiones, como un instrumento que cumple fines eminentemente declarativos y de naturaleza probatoria. Es, sin lugar a dudas esta última connotación la que se le otorga al registro en la ley comunitaria andina.

Según se desprende de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351, la inscripción o registro no tiene otra finalidad ni alcance diferente que el de servir como instrumento declarativo del derecho y eventualmente como medio de prueba de su existencia. 24. Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13/11/2013 40.66 El registro en el ordenamiento comunitario andino no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra. Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública.

Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.

En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos”.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que, el hecho que el autor haya inscrito o no su obra no resulta relevante, ya que el registro en el ordenamiento comunitario andino no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra.

4. LOS DERECHOS DE AUTOR. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN. LA OBRA ARQUITECTÓNICA. Como quiera que en el proceso interno se discute la violación de Derechos de Autor se hace necesario determinar qué es y sobre qué recaen los Derechos de Autor. En el Proceso 110-IP-2007. “infracción a Derechos de Autor”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1588, de 20 de febrero de 2008, el Tribunal ha determinado el objeto de protección de los Derechos de Autor y su ámbito de protección, de la siguiente manera: “El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o GACETA OFICIAL 13/11/2013 41.66 puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

La doctrina menciona asimismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca: Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico. Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”;

“Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.

El Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos ( ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral.

(EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº 139-IP-2006. Patente: “RECIPIENTES DE SEPARACIÓN PARA DIRIGIR EL ANÁLISIS DE AGLUTINACIÓN DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS Y FORRO O REVESTIMIENTO TUBULAR PARA PREVENIR CONTAMINACIONES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1433, de 24 de noviembre de 2006). 2.

Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32).

En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: “la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993). La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas.

Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de GACETA OFICIAL la Decisión citada).

Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahora analizado, también, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos Derechos de Autor seguirán siendo protegidos (artículo 5). La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.

Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7). La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”.

(Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137). El Tribunal, también ha dicho “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

(Proceso 165-IP-2004, Caso: Programa de ordenador y base de datos elaborados en ejercicio del cargo de Registrador de la Propie- 13/11/2013 42.66 dad, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1195, de 11 de mayo de 2005).” (Proceso 20-IP-2007. Caso: “Derechos de autor”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1525, de 26 de julio de 2007). Además de lo anteriormente anotado, se debe tener en cuenta la función social de los Derechos de Autor.

Si bien dichos derechos tienen una gran importancia económica y, por lo tanto, alrededor de su protección se encuentra el amparo de bienes culturales y de gran impacto tecnológico25, se debe considerar esencial la implicancia social que éstos entrañan. El derecho a la información, el acceso al conocimiento y los fines educativos son puntos clave en dicha función con fines sociales, lo que conlleva a considerar a los Derechos de Autor como no absolutos.

De conformidad con lo anterior, las normas que regulan la protección de los Derechos de Autor, en cuanto a su carácter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneración. A nivel comunitario andino, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su capítulo VII denominado “De las limitaciones y excepciones”, establece, de manera no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas a los Derechos de Autor, dentro de las que se destacan: el derecho a citar las obras publicadas cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines educativos, el uso para fines personales, el uso para actuaciones judiciales o administrativas, entre otros.

Es importante tener en cuenta para que operen las anteriores limitaciones y excepciones, que éstas sólo pueden darse después de que la obra sea publicada por primera vez con autorización del autor. Lo anterior para proteger el derecho moral del mismo sobre la obra. Del derecho de autor se desprenden un conjunto de facultades que posee el autor de la obra.

Dichas facultades se suelen dividir en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales protegen la correlación autor obra con base en los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra. El artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.

Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en atención a su naturaleza no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continúan en cabeza de sus causahabientes y posteriormente su defensa esta25. Sobre este tema se puede consultar: Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones UNESCO - Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61 GACETA OFICIAL rá a cargo del Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relación con el derecho de paternidad e integridad de la obra. (Párrafo segundo del artículo 11 de la Decisión 351). El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales.

Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a del artículo 11 de la Decisión 351).

Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b y c del artículo 11 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el mencionado artículo 11.

Los derechos patrimoniales, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con las diferentes utilizaciones económicas de la misma. El artículo 13 de la Decisión 351 enlista en categorías muy generales las posibles acciones de realizar: autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra”.

La obra arquitectónica: Dentro del Proceso 102-IP-2010. Caso: “Derechos de autor”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1908, de 2 de diciembre de 2010, este Tribunal ha señalado que: “La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas, mencionando en los literales h) y k) las obras de arquitectura; y, las ilustraciones, mapas, croquis, planos, 13/11/2013 43.66 bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias, en su orden.

La Decisión 351 no da el concepto de lo que se debe entender por aquéllos. Sin embargo, se puede decir que se incluyen en el concepto de obras plásticas o artes plásticas, la cual engloba manifestaciones creativas muy distintas, en tanto que se parte de un concepto basado en la expresión a través de la forma y el color que se da a materias preexistentes.

De acuerdo al Manual de Propiedad Intelectual de Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano “(…) se trata de un concepto –el de las obras plásticas- que incluye realidades tan dispares como la pintura y el dibujo, la escultura, la impresión gráfica original, los tapices y tejidos, la arquitectura, el urbanismo, los proyectos de ingeniería, los bocetos y ensayos, la escultura y pintura monumental en grandes dimensiones, la jardinería y composiciones florales, la decoración de interiores; las obras plásticas para el espectáculo (escenarios, vestuario, máscaras, escenografía y cuadros vivos), los cómics y personajes plásticos, los dibujos animados y la obra plástica audiovisual, elementos plásticos incluidos en los videojuegos, el artesanado, el arte aplicado, signos tipográficos, logotipos, etc.” (Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo.

Manual de Propiedad Intelectual. Tirant lo Blanch. Tercera Edición. Valencia-España. 2006. p. 67). De la misma forma, es pertinente aclarar que, “en las creaciones arquitectónicas no sólo están protegidos los planos, croquis y maquetas, sino también las obras propias de la arquitectura como son las construcciones realizadas a partir de esos planos” (Colombet, Claude, citado por Antequera Parilli, Ricardo, en Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines, Editorial Reus, S.A., Madrid, 2007, p. 71).

Desde que en “la obra arquitectónica, antes de existir la cosa construida hay una definición gráfica y dimensional de concepción pura: los planos, esbozos, plantas, croquis, muestras, anteproyectos, proyectos y maquetas que, en tanto obras, gozan de la protección del derecho de autor; pero que la creación arquitectónica es en sí una edificación, un cuerpo que materializa una conjugación de formas y funciones de habitabilidad, ideadas por una mente creadora” (Moraes Walter, citado por Antequera Parilli, Ricardo.

Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines. Op. cit. p. 71). Asimismo, deviene necesario advertir lo siguiente:”el autor puede ser protegido por la originalidad en la concepción plástica, o en la ejecución plástica, o en ambas. Hay determinadas obras cuyo valor tiende a estar en la concepción (claramente los logotipos, los personajes de cómic, los planos de un edificio, o frecuentemente el arte aplicado a la industria), en las que la contemplación del original tiene menor relevancia; otras cuyo valor tiende a estar en la calidad de la ejecución personal (retratos, paisajes, y en general, obras de arte puro), y GACETA OFICIAL en las que adquiere mayor importancia la contemplación del original (porque se identifica con la ejecución de sí misma).

La explotación de transformaciones, conservando la concepción plástica, tiene más potencial en las primeras (…)” (Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo. Manual de Propiedad Intelectual. Op. cit., pp. 68-69). El artículo 4 de la Decisión 351 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer.

Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).

Finalmente, el Tribunal ha señalado: “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

(Proceso 165-IP-2004, ya citado)”.

5. DERECHO MORAL DE PATERNIDAD DE LA OBRA. En el presente caso, la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. manifestó que: “Tampoco existe ninguna violación a la paternidad de la obra (derecho moral) porque el comportamiento del arquitecto deja claro que renunció al ejercicio de tal prerrogativa en donde ella debe ejercerse, es decir, en relación con el propio bien o soporte físico”.

Por ello, abordaremos a continuación el tema del “derecho moral de paternidad de la obra” por ser aplicable al caso. Como ya se advirtió en el Proceso 110-IP-2007, ya citado, “dentro de facultades que engloba el concepto de derechos morales se encuentra la de reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento. Sobre el particular el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de “paternidad de la obra” (Interpretación Prejudicial del 17 de marzo 13/11/2013 44.66 de 2004, proferida dentro del proceso 139-IP-2003, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1057, de 21 de abril de 2004)26.

En relación con dicha facultad, la naturaleza inalienable de los Derechos de Autor implica que aún efectuada la cesión de los derechos patrimoniales, el creador de la obra seguirá teniendo su derecho de reivindicar la paternidad de la misma. Igualmente esta facultad no se extingue con la muerte del autor, de conformidad con su carácter perpetuo.

Por un lado, el derecho de paternidad de la obra otorga la posibilidad de exigir que se mencione al autor cuando esto se ha omitido y, por el otro, de defender la autoría de la obra cuando ésta es cuestionada. Se advierte que lo que realmente protege este derecho es la relación obra - autor de la manera como éste ha escogido, y por medio de la cual la autoría de su obra es conocida.

En consecuencia, se protegerá el verdadero nombre, el seudónimo, o anónimo, de conformidad con la voluntad del autor de la obra. De conformidad con lo anterior, el artículo 8 de la Decisión 351 establece que “se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra”.

En relación con lo anterior, Manuel Pachón Muñoz en su libro “Manual de Derechos de Autor”, sostiene lo siguiente: “Como acertadamente lo ha manifestado la doctrina, la circunstancia de que la obra sea publicada con el nombre del autor es un derecho y no se trata, en ningún caso, de obligación o carga. El autor puede escoger el anonimato o emplear un seudónimo.

(…) Si el autor resuelve publicar su obra en forma anónima, esto es, sin que figure nombre alguno, o seudónima, es decir, empleando un nombre diferente a su nombre civil, no por eso se ven afectados sus otros derechos morales o patrimoniales”.

6. DERECHO PATRIMONIAL EXCLUSIVO DE REPRODUCCIÓN DE LA OBRA. En el presente caso, la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. señaló que: “La ley entiende que ciertas obras, por sus particularidades no pueden reclamar determinados derechos. Es el caso de las obras que están expuestas de manera permanente en espacios abiertos al público, las que por esa misma condición soportan cargas o gravámenes, o mejor, limitaciones al ejercicio de los derechos.

En efecto, el artículo 39 de la Ley 23 de 1982 es muy claro cuando señala que será permitido, reproducir las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, 26. Este concepto fue posteriormente reiterado mediante la Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, proferida dentro del proceso 20-IP-2007. GACETA OFICIAL calles o plazas, y distribuir y comunicar dichas reproducciones u obras”.

Por ser pertinente al caso abordaremos a continuación el tema del “Derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra”, desarrollado por este Tribunal en el Proceso 110-IP-2007, ya citado. “El artículo14 de la Decisión 351 consagró una definición de lo que se considera reproducción: “Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento”.

Lo que persigue el derecho patrimonial mencionado es que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra. Que el derecho patrimonial de reproducción incluya la obra transformada amplía de una manera muy importante su ámbito de protección, ya que cualquier adaptación, traducción, arreglo, etc, debe contar con el consentimiento del autor.

Como se advirtió anteriormente, los derechos patrimoniales no son absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones, teniendo en cuenta que no se afecte la normal explotación de las obras o no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (Usos honestos).

De conformidad con el artículo 21, las legislaciones internas de los Países Miembros pueden establecer dichas limitaciones y excepciones de conformidad con lo anteriormente anotado”.

7. DERECHO PATRIMONIAL EXCLUSIVO DE DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA. En el presente caso, la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. señaló que: “La ley entiende que ciertas obras, por sus particularidades no pueden reclamar determinados derechos. Es el caso de las obras que están expuestas de manera permanente en espacios abiertos al público, las que por esa misma condición soportan cargas o gravámenes, o mejor, limitaciones al ejercicio de los derechos.

En efecto, el artículo 39 de la Ley 23 de 1982 es muy claro cuando señala que será permitido, reproducir las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir y comunicar dichas reproducciones u obras”. El artículo 13, literal c), de la Decisión 351 establece como derecho patrimonial exclusivo la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir la distribución 13/11/2013 45.66 pública de ejemplares de la obra.

Dentro del Proceso 110-IP-2007, ya citado, este Tribunal señaló que: “Dicha facultad es una expresión clara de la prerrogativa de que goza el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a título oneroso o gratuito. El artículo mencionado parece circunscribir la distribución de la obra a la venta, arrendamiento o alquiler. Lo anterior debe ser interpretado de conformidad con la definición que de distribución al público establece el artículo 3: “Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”.

De conformidad con la definición trascrita, el derecho de distribución pública de la obra no sólo se circunscribe a los actos jurídicos determinados en el literal c) del artículo 13, sino a cualquier otro acto jurídico que ponga la obra a disposición del público, que bien puede ser a título gratuito u oneroso”.

8. UTILIZACIÓN DE LA OBRA SIN AUTORIZACIÓN DE SU TITULAR. CONSECUENCIAS. En el presente caso, a principios del mes de septiembre, el señor Oscar Rodríguez fue contactado por un funcionario de la agencia de publicidad MACARENA FILMS, con el fin de negociar unos derechos sobre la imagen del edificio para llevar a cabo una propaganda, en esta conversación no se precisó cuál sería la utilización de la imagen ni se establecieron los términos contractuales.

El 05 de septiembre de 2010, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. publicó en los diarios de amplia circulación nacional EL TIEMPO y el ESPECTADOR, en página completa, una publicidad en la cual aparece la imagen de la fachada del edificio ubicado en la carrera 25 Nº 41-77 de la ciudad de Bogotá como eje central de la citada campaña publicitaria.

El titular de la obra intelectual está facultado por la ley para ejercer ciertos derechos sobre la creación intelectual, y solamente él puede autorizar la utilización de la obra, en caso contrario, sin autorización de éste, se estará frente a un ilícito, que acarreará la posibilidad de iniciar las acciones legales pertinentes en cada caso según lo establezca la legislación interna del país. Sólo el titular de la obra está facultado para explotarla o permitir su explotación: La Decisión 351 en su artículo 54 establece que ninguna persona natural o jurídica puede autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, sin la autorización del titular de la obra, la cual, por cierto, debe darse en forma previa y expresa.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Andino expresa: “Igualmente, es solidariamente responsable la GACETA OFICIAL autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que “apoyo” es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión. En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena27”.

9. FACULTADES DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE EN CASO DE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR. En el Proceso 110-IP-2007, ya citado, este Tribunal manifestó lo siguiente: “Al presentarse infracción a los Derechos de Autor, su titular puede acudir a la Autoridad Nacional Competente para iniciar las demandas o denuncias respectivas. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en el capítulo XIII “De los Aspectos Procesales”, algunos parámetros generales en cuanto los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor.

Asimismo establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto. Es así como en el artículo 56 de la mencionada Decisión se establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita, la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los Derechos de Autor y conexos, así como de los aparatos o medios utilizados para ello.

Es importante tener en cuenta, de conformidad con el último párrafo del artículo comentado, que las medidas cautelares mencionadas no serán aplicables cuando el ejemplar producido con violación de los Derechos de Autor y conexos sea adquirido de buena fe y para el uso exclusivamente personal.

27. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de septiembre de 1998. Proceso Nº 24-IP-1998. Caso: “PROMOTORA CEDEL. S.A.” Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 394, de 15 de diciembre de 1998. 13/11/2013 46.66 En relación con las medidas de carácter resarcitorio, el artículo 57, literales a), b) y c) de la Decisión 351, enuncia que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar con la sentencia o acto administrativo que ponga fin al proceso o procedimiento, según corresponda, la reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el pago de las costas del proceso, y el retiro comercial definitivo de los ejemplares que constituyan la infracción. En cuanto a las medidas sancionatorias de carácter penal, el literal d) de la misma disposición establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar las sanciones penales equivalente a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable”. 10.

REPARACIÓN O INDEMNIZACIÓN EN COMPENSACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS. En el presente caso, la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. manifestó que: “Existe una ausencia de daños y perjuicios que sean materia de indemnización.” Conforme al artículo 57 de la Decisión 351, en el caso de presentarse una infracción a los derechos de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por las leyes del País Miembro, en el cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad. Los procedimientos se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’ entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de órganos y procedimientos internos del País Miembro de que se trate.

Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, se reitera, deberá además observar los principios referidos. Con relación a los ilícitos que pudieran ser cometidos, el Tribunal expresó que: “Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tu- GACETA OFICIAL tela judicial efectiva, ésta consiste en su resarcimiento, que es el montante económico por la falta de ejercicio del derecho infringido y, éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido.

En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor (…). En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos”.

(Proceso 178-IP-2006, Marca: “POLYNIL” (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1486, de 11 de abril de 2007). 13/11/2013 47.66 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”.

(Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 17 de marzo de 1999). La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con los Derechos de Autor, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

11. DE LOS USOS HONRADOS Y HONESTOS. En el presente caso, los demandantes OSCAR RODRÍGUEZ SALAZAR, DECSI ASTRID AREVALO HERNÁNDEZ y MAURICIO TORRES ESCOBAR, manifestaron que: “El anterior hecho está relacionado con el concepto de ‘usos honrados u honestos’ previsto en la Decisión Andina 351 y definido como aquellos que no interfieran con la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio irrazonable a los legítimos intereses del autor.

El demandado infringió los derechos de autor en su calidad de morales y patrimoniales que le asisten a los demandantes y no respetó el concepto de usos honrados y honestos del derecho de autor”. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.

(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45). Es necesario señalar, las normas de represión de la Competencia Desleal protegen a la publicación reproducida, en cuanto se debe reprimir la mala fe comercial, en cuanto conducta contraria a los usos honestos, a fin de evitar que terceros no autorizados se beneficien de la creatividad e innovación ajenas.

Sin embargo, el Tribunal ha aclarado que “la autoridad nacional competente está facultada para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe (…) comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351, son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal”.

(Proceso 12IP-98. Patente de Invención: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”, publicado en la GACETA Oficial N° 428, de 16 de abril de 1999). Los derechos patrimoniales no son absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones, teniendo en cuenta que no se afecte la normal explotación de las obras o no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del GACETA OFICIAL titular o titulares de los derechos (Usos honestos).

De conformidad con el artículo 21, las legislaciones internas de los Países Miembros pueden establecer dichas limitaciones y excepciones de conformidad con lo anteriormente anotado” (Proceso 110-IP-2007. Infracción a Derechos de Autor, publicado en la Gaceta Oficial. Nº 1588, de 20 de febrero de 2008).

12. LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE LAS OBRAS CREADAS POR ENCARGO O BAJO RELACIÓN LABORAL. En el presente caso, los demandantes OSCAR RODRÍGUEZ SALAZAR, DECSI ASTRID AREVALO HERNANDEZ y MAURICIO TORRES ESCOBAR, manifestaron que: “Un tema es la libertad de poder reproducir por trasmisión pública la imagen de una obra arquitectónica sin contar con el permiso de su creador (arquitecto) y/o propietario de los derechos patrimoniales y, otro muy diferente, como ocurre en este caso, es desarrollar una campaña publicitaria masiva sobre una obra protegida, apropiándosela no solo en los derechos de cita y explotación, sino como imagen institucional de una compañía como TELEFÓNICA, sin hacer mención ni darle crédito al autor de esa obra arquitectónica ni contar con la autorización de los propietarios de los derechos patrimoniales para la explotación económica de la imagen, llegando incluso a anunciar la obra como propiedad del demandado al titularla “Edificio Telefónica Telecom”.

En el Proceso 102-IP-2010, ya citado, el Tribunal señaló lo siguiente: “El artículo 11 de la Decisión 351 se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. El goce de este derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; al respecto, este Tribunal ha sostenido que: “El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de ‘paternidad de la obra’”.

(Proceso 139-IP-2003, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1057, de 21 de abril de 2004). “El mismo artículo en examen consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas).

Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a. del artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b. y c. del artículo 11 de la Decisión 13/11/2013 48.66 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)”.

(Proceso 110-IP-2007, ya citado). Con base en un análisis doctrinal, este Tribunal también ha indicado que “La paternidad es una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya ( )”.

(Ledesma, Guillermo. DERECHO PENAL INTELECTUAL. Editorial Universidad. Primera Edición. 1992. Argentina. Pág. 113). “En tanto que para MANUEL PACHÓN, ‘La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio’”.

(Pachón Muñoz, Manuel. Ob. Cit. Pág. 54). (Proceso 139-IP-2003, ya citado). Es importante advertir que “El autor, es decir, la persona física que realiza la creación intelectual (artículo 3), es el titular originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que es tal autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo o signo de identificación aparezca en la obra correspondiente (artículo 8).

Ello no obsta para que una persona natural o jurídica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que contemplen las legislaciones internas de los Países Miembros (artículo 9)”, y que “La propiedad de la obra se ejerce a través de un haz de derechos morales y patrimoniales de carácter exclusivo.

Tales derechos, reconocidos por la Decisión 351, son independientes de la propiedad del objeto material en que se encuentre incorporada la obra (artículo 6)” (Proceso 165-IP-2004, ya citado). Los derechos patrimoniales, derivados de la propiedad intelectual, son derechos exclusivos de explotación económica de la obra, cuyas características son: ser transmisibles, renunciables y temporales.

Entre los derechos patrimoniales se encuentran, entre otros, el derecho de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra, es decir, su fijación en un medio que permita su comunicación o su copia, total o parcial; el derecho de comunicación pública de la obra, a través de un medio que permita el acceso, también a distancia, de las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes, por separado o en conjunto, incluidas las bases de datos de ordenador por medio de la telecomunicación; el derecho de distribución pública de la obra, de su original o de sus copias o ejemplares, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma; el derecho a la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra original; y el derecho a prohibir la importación, al territorio de cualquier País Miembro, de copias de la obra no autorizadas por su titular (artículo 13).

Estos GACETA OFICIAL derechos se caracterizan por su independencia recíproca, de modo que el ejercicio de uno no perjudica el de los demás. El Tribunal ha sostenido que, a propósito de los derechos patrimoniales de las obras creadas por encargo o bajo relación laboral, “la Decisión distingue entre la titularidad originaria y la derivada, y atribuye el ejercicio de tales derechos a las personas naturales o jurídicas, de conformidad con la legislación nacional correspondiente, salvo prueba en contrario (artículo 10).

Enseña la doctrina que “Titular originario es la persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. El autor de una obra derivada (adaptación, traducción o cualquier otra transformación) es el titular originario de los derechos sobre la misma, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra de la cual deriva … Como la obra original está contenida en la obra derivada, toda utilización de ésta importa, a la vez, la utilización de aquélla”, por lo que “La utilización de la obra derivada se encuentra sujeta a doble autorización: del titular de ésta y del titular de la obra originaria” (LIPSZYC, Delia: op. cit., p. 126).

Tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite pues el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales, por parte de las personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente” (Proceso 165-IP-2004, ya citado). Ahora bien, el artículo 10 de la Decisión 351 expresa que “Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario”.

En tal sentido, es necesario advertir lo siguiente: 1. La titularidad de los derechos patrimoniales y el ejercicio de los mismos, en relación a una obra realizada por encargo, es decir, sin que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma, se regirá por la legislación nacional.

“En estos casos habrá de acudir también (…) a la finalidad del contrato y a las reglas generales sobre la transmisión de los derechos de autor” (Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo. Manual de Propiedad Intelectual. Op. cit., pp. 68-69). 2. En cuanto a las obras creadas bajo una relación laboral, es indispensable que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma.

Es decir, debe justificarse la relación laboral o de dependencia entre estas dos partes, en tanto que “la relación laboral existe desde que una persona, el trabajador, presta voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física 13/11/2013 49.66 o jurídica, denominada empleador o empresario, a cambio de una remuneración” (Bercovitz-Cano, Rodrigo.

Manual de Propiedad Intelectual. Op. cit., pp. 180-181). Las obras creadas bajo una relación laboral plantean varias inquietudes, una de ellas se relaciona con la verdadera autoría, “podría alegarse que el empleado, al obedecer las instrucciones del patrono sobre la modalidad creativa y las características de la obra a realizar, no crea, sino que es un simple ejecutor siendo el verdadero autor, en consecuencia, el empleador”.

Al respecto, es importante destacar, como lo indica la doctrina, que “resulta que la creación es un acto personal y si bien el autor empleado debe cumplir con sus obligaciones de carácter laboral e incluso recibir instrucciones respecto al género de la obra o a las características generales de la misma, la forma de expresión le es propia y por tanto nadie puede despojarlo de su condición de creador” (Antequera Parilli, Ricardo, en Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines, op. cit. p. 40).

Sobre este punto, en una relación laboral, deviene necesario determinar el grado de subordinación y de instrucción a efectos de la realización de la obra, desde que una cosa es una obra creada por el trabajador sin las órdenes o directrices del empleador en cuanto a los aspectos fundamentales de ella y, otra, una obra creada bajo dichos parámetros.

Los efectos jurídicos en uno y otro caso son diferentes, desde que si el trabajador simplemente ejerce una actividad accesoria en la realización de la obra no tendría derechos morales. Dentro de este tema es importante advertir qué es una obra en colaboración y qué es una obra colectiva, en tanto que ambas forman parte de las llamadas obras complejas.

La obra en colaboración, para algunas legislaciones es “la creada conjuntamente por dos o más personas físicas”, o la creada “por dos o más personas que trabajan juntas, o al menos tienen mutuamente en cuenta sus contribuciones y bajo una inspiración común” (Delia Lypszyc, citado por Antequera Parilli, Ricardo, en Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines, op. cit. p. 36).

Para la doctrina, no son obras en colaboración “las que consisten en una simple yuxtaposición de trabajos individuales, sin ninguna relación entre ellos (…) pues no hay allí un trabajo mancomunado entre los autores para generar una obra común, ni tampoco un resultado que represente un conjunto (…)” (Antequera Parilli, Ricardo, en Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines, op. cit. p. 37).

La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que los coautores son de manera conjunta los titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales GACETA OFICIAL sobre la misma, los que serán ejercidos de común acuerdo, salvo cuando los aportes sean divisibles, en los cuales, salvo pacto en contrario, puede ser su contribución explotada de manera separada “siempre que no perjudique con ello la explotación de la obra común”.

La obra colectiva “está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores, cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada”. (Antequera Parilli, Ricardo, en Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines, op. cit. p. 37).

La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que, salvo pacto en contrario, “los derechos de una obra colectiva corresponden a la persona que la edita y divulga bajo su nombre (…)” ó “por la que los autores ceden en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que publica o divulga la obra, lo que instituye a dicha persona en un titular derivado de los derechos de explotación (y un legitimado para la defensa de los derechos morales), salvo pacto en contrario” (Antequera Parilli, Ricardo, en Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines, op. cit. p. 39).

Finalmente, en las obras creadas en virtud de una relación laboral, la Decisión 351 determina que la titularidad de los derechos patrimoniales y su ejercicio se regirán por la legislación nacional. De manera general, algunas legislaciones han determinado que éstos se regirán por lo pactado en el contrato, si éste se lo hizo por escrito; y a falta de contrato escrito, se adhieren a presumir que los derechos patrimoniales han sido cedidos en forma no exclusiva al empleador, en lo necesario para su actividad habitual y que éste cuenta con autorización para divulgarla.

Sea cual fuere la modalidad adoptada, en ningún caso la cesión de derechos puede alcanzar los de orden moral, que, como se expuso, gozan de las características de imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad”.

13. LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA OBRA. Dentro del Proceso 39-IP-99, ya citado, este Tribunal ha señalado que: “La comunicación pública a que se refiere el inciso b) del artículo 13 de la Decisión 351, se define como “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares28”. 28.

Delia Lipsyc, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones UNESCO-CERLALC-ZAVALIA, 1993, pág. 183. 13/11/2013 50.66 Es pública la comunicación cuando se produce para la colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico. Este derecho también reconocido ampliamente por la legislación iberoamericana lo denomina como “derecho de representación” el cual cubre dos ámbitos el directo, cuando es en vivo y el indirecto el que se refiere a discos fonográficos, cintas y bandas magnéticas o de films, videocopias, etc.

Mediante un agente de difusión como es la radiodifusión, los satélites y la distribución por cable. Los juristas brasileños Antonio Chávez, Henrry Jessen y Milton Fernández unánimemente subrayaron las siguientes conclusiones sobre los conceptos de lucro indirecto, de recepción doméstica y de público: “La ejecución es considerada abusiva siempre que, sin la necesaria autorización del autor alguien proporcione a terceros la recepción de una obra transmitida por radio o televisión con finalidad de lucro directo o indirecto;

“El lucro indirecto se caracteriza por una utilización aparentemente sin ánimo de lucro, que torna el ambiente más agradable, más alegre o más sereno, pero que crea una ventaja en relación a locales semejantes que no dispongan de aparatos para la recepción de las transmisiones; “El progreso tecnológico en la transmisión de sonidos o imágenes y sonidos no puede dar lugar a la apropiación del trabajo ajeno y de la propiedad intelectual, merecedora de la protección jurídica, ni proporcionar un enriquecimiento sin causa29”.

Las formas de comunicación pública son las siguientes: a) “Representación y ejecución pública.- Constituye uno de los procedimientos para hacer comunicar las obras artísticas y literarias a varias personas, a través de medios distintos de la distribución de ejemplares. Sus principales requisitos consisten en la inexistencia de un vehículo material para que se pueda acceder a la obra y en la destinación de la comunicación a una pluralidad de personas calificadas como “público”;

“La noción estricta de representación se refiere a las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, comunicadas a través de la escenificación. b) “Recitación o declamación.- Hablamos de dicho derecho cuando se hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un público presente o 29. X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, (del autor, el artista y el productor) 1ra.

Edición, noviembre 29 a diciembre 2 de 1995, Quito, página

71. GACETA OFICIAL con la utilización de procedimientos diferentes de la radiodifusión, sin que medie la previa distribución de ejemplares. “Las obras comunicadas al público en forma oral, expresamente mencionadas en el Convenio de Berna (artículo 2.1), también están protegidas por el derecho de autor: las conferencias, alocuciones, sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se dictan, en el marco de las actividades docentes. c) “Exhibición o proyección cinematográfica.Entre las modalidades del derecho de comunicación pública indirecta se encuentra la facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyección o exhibición públicas de las obras cinematográficas, asimiladas a éstas las obras expresadas por un proceso análogo a la cinematografía, así entendidas las secuencias de imágenes y/o sonidos grabados en toda clase de soportes materiales, para proyección ante un público presente. d) “Exposición.- El derecho de exposición de las obras de arte plásticas es un derecho similar al derecho de representación. “El acceso público a las obras, o a una copia de la obra, puede darse de forma “directa”, denominada genéricamente de “exposición”, o “indirecta” mediante la utilización de un dispositivo que puede ser una película, un diapositivo, presentado por lo general en una pantalla.

Con la aparición de nuevas técnicas que utilizan medios electrónicos, la forma indirecta de presentación de las obras de arte y fotografías ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve la necesidad de una protección expresa y efectiva, en salvaguardia de los derechos exclusivos del autor. e) “Transmisión.- Se entiende por transmisión el acto de enviar a distancia obras, datos, informaciones o la representación, ejecución o recitación de la obra, sin trasladarla materialmente, por medios idóneos, alámbricos o inalámbricos30.” El concepto de transmisión es precisado por Carlos Corrales en los siguientes términos: 13/11/2013 51.66 estamos en presencia de la radio si lo que se transmite es únicamente sonidos y, la televisión, si lo que se transmite son imágenes y sonidos.

Ambas formas radio y televisión se denominan Radiodifusión o Transmisión sin Hilo. Asimismo la transmisión de sonidos e imágenes puede hacerse por intermedio de señales que son conducidas, transportadas, por un medio físico individualizado, un cable, por ejemplo31.” En consecuencia la transmisión se puede hacer por radiodifusión, que se entiende a la comunicación a distancia de sonidos y/o imágenes para su recepción por el público en general por medio de ondas radioeléctricas, a través de la radio, la televisión, o de un satélite.

Y por cable distribución el cual consiste en la distribución de señales portadoras de imágenes y/o sonidos, para el público a través de hilo, cable, fibra óptica, rayo láser”. En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que la campaña publicitaria sistemática y masiva a nivel nacional, tiene lucro directo o indirecto y es una de las formas más comunes de comunicación pública.

14. LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL JUEZ CONSULTANTE. Finalmente, tras desarrollar los diversos temas planteados en la ponencia, pasaremos a responder las ocho (08) preguntas concretas realizadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en base a una interpretación sistemática de los artículos 21 y 22 de la Decisión 351, específicamente en relación con la obra arquitectónica: 1.

¿Cómo deben interpretarse las limitaciones al Derecho de Autor establecidas en el artículo 21 de la Decisión 351, que a la letra señala: “Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”? “Transmitir es hacer llegar a distancias señales.

Esas señales pueden ser portadoras de sonidos, de imágenes, de datos; cuando las señales se transmiten por intermedio de ondas electromagnéticas capaces de esparcirse libremente, sin necesidad de un medio material conductor, sin guía artificial, A través de las legislaciones internas, en aplicación del principio del complemento indispensable, se pueden regular las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor.

Sin embargo, deben respetar estos dos requisitos alternativos: i) que no se atente contra la normal explotación de las obras; o, ii) que no cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. 30. X Congreso Internacional sobre Protección de los Derechos Intelectuales, ob. cit. páginas: 77, 78, 79, 80. 31.

X Congreso Internacional sobre Protección de los Derechos Intelectuales, ob. cit. pág. 80 (Carlos Corrales, Televisión por Cable, San Bernardino, 1993). GACETA OFICIAL La expresión “que no atenten contra la normal explotación de la obra” aparece en el artículo 21 de la Decisión 351 y fue tomada del artículo 9.2 del Convenio de Berna. Al respecto, el Grupo Especial de la OMC ha considerado que: “(…) “Si las utilizaciones, que en principio están comprendidas en ese derecho pero se hallan exentas en virtud de la excepción o a la limitación, entran en competencia económica con las formas en que los titulares de derechos consiguen normalmente un valor económico de su derecho de la obra (es decir, el derecho de autor) y por lo tanto los priva de percibir utilidades comerciales importantes o apreciables”.

Por último, el tercer paso, “ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”, va encaminado a permitir excepciones que puedan ocasionar un perjuicio significativo a los intereses legítimos del autor, siempre que la excepción compense de otro modo la primera y segunda condición estipuladas en el art. 9.2 y sea proporcionada o se halle dentro de los límites de lo razonable, o lo que es lo mismo, que no sea injustificada (Ricketson, 2003).

(…)32”. Por lo tanto, el concepto de “normal explotación de la obra” está relacionado con los usos honrados, de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 351. En el presente caso, “la normal explotación de la obra arquitectónica” hubiera definido, en primer lugar, una solicitud previa de autorización y/o permiso para poder usar la imagen de la obra arquitectónica como “Edificio Telefónica Telecom”.

Los titulares de dichos derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la imagen de la obra, y si así lo hicieran tendrían derecho a una contraprestación, si así fuera pactado. El uso de dicha imagen, sin la respectiva autorización de sus titulares, para identificar el “Edificio Telefónica Telecom” en una campaña publicitaria masiva, causa un perjuicio a sus legítimos intereses, ya que están privados de percibir un beneficio al cual tienen pleno derecho. 2.

¿Qué actuaciones se consideran propias de “la normal explotación de una obra arquitectónica”? 13/11/2013 52.66 obra arquitectónica implica una solicitud previa de autorización y/o permiso para poder usar la imagen o reproducción de la obra arquitectónica como el “Edificio Telefónica Telecom” en una campaña publicitaria masiva. Los titulares de los derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la imagen de la obra; y si lo hacen, tienen derecho a una contraprestación, si así fuera pactado. 3.

¿Qué actuaciones se consideran que causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos de una obra arquitectónica? El uso de la imagen de una obra arquitectónica sin la respectiva autorización y/o permiso de sus titulares para identificar el “Edificio Telefónica Telecom” en una campaña publicitaria masiva, ocasiona un perjuicio a sus legítimos intereses, al haber dejado de percibir una contraprestación a la que tenían pleno derecho. 4.

Cuál es la interpretación que debe darse a la disposición contenida en el literal h) del artículo 22 de la Decisión 351, a cuyo tenor se lee: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: (…) h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público”.

El literal h) del artículo 22 de la Decisión 351 debe interpretarse de manera sistemática con los demás literales, por lo que este Tribunal considera que es lícito realizar, sin autorización del autor ni el pago de una contraprestación, la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público, siempre y cuando se haga de conformidad con los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga.

El fin puede ser de uso personal, educativo, de investigación, informativo o para realizar actuaciones judiciales o administrativas, y que no interfiera con la explotación normal de la obra ni cause perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor. En el presente caso, la normal explotación de una 32. Citado en “Derechos de Autor”, Plataforma e-learning, de la Universidad de Granada, España. Disponible en web: http://www.ugr. es/~derechosdeautor/derechos_autor.html Sin embargo, si ello implicara fines lucrativos, deberá requerirse la autorización previa del autor y el pago de la remuneración respectiva.

GACETA OFICIAL 5. ¿Conforme la respuesta anterior, resulta indiferente emplear las expresiones: “reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, distribuir y comunicar públicamente”, como lo hace el derecho interno en el artículo 39 de la Ley 23 de 1993, en lugar de los términos: “reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable”, usando en el mencionado literal h) del artículo 22 de la Decisión 351? El medio utilizado resulta indiferente.

Se aplica por igual a pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, lo que verdaderamente califica al acto es el REPRODUCIR, DISTRIBUIR Y COMUNICAR PÚBLICAMENTE. De la misma manera, resulta indiferente el medio - por radiodifusión o transmisión pública por cable-, lo relevante es la acción de REPRODUCIR, TRANSMITIR PÚBLICAMENTE Y EMITIR, de conformidad con lo desarrollado en los puntos 6 y 13 de la presente ponencia, sobre el “Derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra” y “La comunicación pública de la obra”. 6.

¿Las condiciones establecidas en los literales a), b), c), d), e), f), g) y j) del artículo 22 de la Decisión 351 para la realización de ciertos actos sin autorización del autor y sin remuneración alguna, referentes al uso honrado, la medida justificada para el fin que se persigue, la enseñanza y no tener fines directos e indirectos de lucro, son de aplicación extensiva a la hipótesis prevista en el literal h) de la misma disposición jurídica? Sí, los requisitos del uso honrado, en la medida que tratan únicamente para el fin que se persigue, de enseñanza por ejemplo, y sin fines directos e indirectos de lucro, serían de aplicación extensiva a la hipótesis prevista en el literal h) del artículo 2233, ya que éste debe interpretarse de manera sistemática con los demás literales, de conformidad con lo desarrollado en la pregunta 4. 7.

¿El uso de la imagen de la fachada de una obra arquitectónica ubicada en la vía pública, en una campaña publicitaria desarrollada a nivel nacional, puede entenderse como una forma de reproducir, emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable? 33. Artículo 22.- “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: (…) h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público” 13/11/2013 53.66 Si se trata de una campaña publicitaria sistemática y masiva a nivel nacional, ello no se condice con los requisitos arriba desarrollados, ya que dicha actividad publicitaria tiene fines lucrativos, y ello requerirá de la autorización previa del autor y el pago de una contraprestación. El aprovecharse gratuitamente de una obra arquitectónica -que posee titulares de derechos morales y patrimoniales-, para realizar una actividad lucrativa y onerosa, como una campaña publicitaria sistemática y masiva a nivel nacional para identificar el “Edificio Telefónica Telecom”, no se condice con el espíritu de la norma ni con los usos honrados, ya que la campaña publicitaria tiene fines de lucro.

El uso de la imagen de la fachada de una obra arquitectónica ubicada en la vía pública, en una campaña publicitaria desarrollada a nivel nacional, apropiándosela para identificar el “Edificio Telefónica Telecom”, debe entenderse como una forma de reproducir, emitir o transmitir públicamente una obra protegida. 8. ¿Las excepciones establecidas en el artículo 22 de la Decisión 351 de 1993 son de carácter taxativo? Las excepciones establecidas en el artículo 22 de la Decisión 351 no son de carácter taxativo.

En consecuencia, este Tribunal considera que será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra, siempre y cuando se haga de conformidad con los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga.

El fin puede ser educativo, informativo o para realizar actuaciones judiciales o administrativas; sin embargo, si ello implicara fines lucrativos, deberá requerirse la autorización previa del autor y el pago de la remuneración respectiva. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los GACETA OFICIAL 13/11/2013 operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

Por último, es importante mencionar que la protección de los Derechos de Autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra. (Artículos 52 y 53 de la Decisión 351). El registro, por lo tanto, tiene objetivos organizativos e informativos.

SEGUNDO: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y una nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

TERCERO: La ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro. Siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por la Decisión 351, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una más efectiva protección de sus derechos.

CUARTO: De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. En relación con la última de las características, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, por lo tanto, la Decisión 351 en su artículo 18 establece que la duración de los mismos será por el tiempo de la vida del autor y 50 años más después de su muerte; si se trata de un persona jurídica, el plazo de protección será de 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso. 54.66 La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita; la existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.

QUINTO: El derecho de paternidad de la obra otorga la posibilidad de exigir que se mencione al autor cuando esto se ha omitido y, por el otro, de defender la autoría de la obra cuando ésta es cuestionada, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEXTO: El derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra persigue que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra.

SÉPTIMO: El artículo 13, literal c), de la Decisión 351 establece como derecho patrimonial exclusivo la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de la obra. Dicha facultad es una expresión clara de la prerrogativa de que goza el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a título oneroso o gratuito.

OCTAVO: Sólo el titular de la obra está facultado para explotarla o permitir su explotación, la Decisión 351 en su artículo 54 establece que ninguna persona natural o jurídica puede autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, sin la autorización del titular de la obra, la cual debe darse en forma previa y expresa.

GACETA OFICIAL NOVENO: La Decisión 351 establece en el capítulo XIII “De los Aspectos Procesales”, algunos parámetros generales en cuanto a los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor. Asimismo, establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto.

Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

DÉCIMO: La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley. Entre estas medidas se encuentran previstas: el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; o, las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

DÉCIMO PRIMERO: Los usos honrados son aquellos que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.

DÉCIMO SEGUNDO: Tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales, por parte de las personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente. De manera general, algunas legislaciones 13/11/2013 55.66 han determinado que éstos se regirán por lo pactado en el contrato, si éste se lo hizo por escrito; y a falta de contrato escrito, se adhieren a presumir que los derechos patrimoniales han sido cedidos en forma no exclusiva al empleador, en lo necesario para su actividad habitual y que éste cuenta con autorización para divulgarla.

Sea cual fuere la modalidad adoptada, en ningún caso la cesión de derechos puede alcanzar los de orden moral, que, como se expuso, gozan de las características de imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad.

DÉCIMO TERCERO: La comunicación pública a que se refiere el inciso b) del artículo 13 de la Decisión 351, se define como “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares”. Es pública la comunicación cuando se produce para la colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 13/11/2013 56.66 PROCESO 068-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 134 literal f), 135 literales b), c) y último párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-00152. Actor: Sociedad BAVARIA S.A. Marca tridimensional: FORMA DE BOTELLA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y seis días del mes de julio del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. tivos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.

La sociedad BAVARIA S.A., solicitó el 15 de julio de 2005 el registro como marca de un signo tridimensional en forma de botella, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 15 de mayo de 2013.

I. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 555 de 31 de agosto de 2005, la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, presentó oposición argumentando que el signo solicitado para registro es una forma común y usual para los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 20287 de 20 de junio de 2008, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

LAS PARTES. Demandante: BAVARIA S.A. Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 4. La sociedad BAVARIA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. BEBIDAS II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 31022 de 26 de agosto de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 44089 de 31 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. III. DATOS RELEVANTES. 7. La sociedad BAVARIA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Tercera interesada: COMPANHIA DE DAS AMERICAS AMBEV. A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administra- 8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Uenta co GACETA OFICIAL B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. 13/11/2013 57.66 interpretadas: DECISIÓN 486 La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que el signo tridimensional solicitado para registro es distintivo y no constituye una forma usual de los productos que pretende amparar. 2. Sostiene, que el público consumidor identifica el signo solicitado para registro con el producto que pretende amparar: cerveza, y con un origen empresarial inmediato: BAVARIA S.A. Por lo tanto, el signo solicitado ya cuenta con reconocimiento del público consumidor, es distintivo y susceptible de representación gráfica. 3.

Agrega, que si bien el signo a registrar tiene elementos comunes en relación con los envases, tiene otros elementos que le otorgan suficiente distintividad. 4. Indica, que las marcas tridimensionales son reconocidas y protegidas por la normativa comunitaria. (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…)” 5. Afirma, que la marca tridimensional solicitada para registro cuenta con distintividad en el círculo de interés de consumidores (por lo menos un 60% de los participantes en el sondeo de opinión reconocen su origen empresarial y el producto que pretende amparar).

Soporta lo anterior con jurisprudencia sobre la marca tridimensional y la distintividad adquirida. Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República del Colombia, mediante el Oficio No. 465 de 6 de marzo de 2013, informó que no se enviaron las contestaciones de la demanda, “por cuanto mediante el auto de 8 de marzo de 2010 se resolvió no tenerlas por contestadas”.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Corte Consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;”.

(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” (…)”.

Se realizará una interpretación parcial de las normas solicitadas: se restringirá la interpretación del artículo 134 a su literal f), y del 135 a los literales b) y c), y a su último párrafo. No se interpretará el artículo 154, ya que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio. A continuación se inserta el texto de las normas a ser VI.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. 13/11/2013 te manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94.

Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: “EDEN FOR MAN”). B. Registrabilidad de las marcas tridimensionales. C. Irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de envases. Los elementos de uso común en las marcas tridimensionales.

D. La distintividad adquirida o sobrevenida en el marco de la Decisión 486. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el proceso interno se discute la registrabilidad de la marca TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”)34. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 35IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “1.

Concepto de marca. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 58.66 • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. • Es indicadora de la procedencia empresarial. 6. • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguien- Requisitos para el registro de marcas. 34. Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003 GACETA OFICIAL representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si 13/11/2013 59.66 carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo GACETA OFICIAL de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).” La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13/11/2013 60.66 En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

En el artículo 138 cuando establece: B. REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES. Como en el proceso interno se discute la registrabilidad de una marca tridimensional, es necesario determinar las condiciones que debe soportar su registro. “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) Se reitera lo establecido por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 11 de noviembre de 2010, en el marco del proceso 87-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1920, de 27 de enero de 2011: “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1224, de 2 de agosto de 2005). La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial35. 35. La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura.

Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor.

Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura. b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…)”. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca tridimensional y bidimensional, se hace necesario esclarecer qué se entiende por estas últimas. Las marcas bidimensionales no dan la idea de volumen y se representan en un plano de dos dimensiones.

En tal sentido, las marcas denominativas, gráficas y mixtas se representan de una manera bidimensional. Sobre las marcas bidimensionales el Tribunal ha expresado lo siguiente: “En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.” (Proceso 194-IP2005.

Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1297, de 16 de febrero de 2006). Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.

Además, la tridimensio- GACETA OFICIAL nal tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya sea por un envase como en el caso particular, o por otro tipo de formas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca.

Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada. Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal ( )’. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731).

(Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso N° 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 379, de 27 de octubre de 1998). 13/11/2013 61.66 El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.” Conforme a los criterios expuestos, le corresponde a la corte consultante determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.

C. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO UNA FORMA USUAL DE ENVASES. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN EN LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES. Conforme a las anteriores consideraciones, y como quiera que en el proceso interno se discute que la forma que se pretende registrar como marca es usual dentro de la clase 32, es necesario referirse a la irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 4 de diciembre de 2007, expedida en el proceso 136-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1591, de 25 de febrero de 2008: “La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, éstas son: absolutas o relativas.

En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el GACETA OFICIAL artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva36”.

Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente.

En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente: “El artículo 82 de la Decisión 344 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a los signos consistentes en formas que no pueden constituir una marca. Es así como en el literal b) se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos.

“Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección en el público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo.

“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los pro36. BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827. 13/11/2013 62.66 ductos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

“El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.

“Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. “En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.

Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…)”. Proceso N° 84-IP-2003. Interpretación prejudicial de 05 de octubre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1002, de 28 de octubre de 2003).

Y en el proceso 113-IP-2003, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, expresó el Tribunal lo siguiente dentro del tema: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto. Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

( ) Como envase se califica todo aquel recipiente que GACETA OFICIAL se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público.

( ) En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.

( ) Finalmente por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional ‘La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios’, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”.

(Proceso N° 113-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de año 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente.”37 ” La corte consultante debe identificar los elementos novedosos del signo tridimensional, para así determinar el

37. ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46. 13/11/2013 63.66 carácter distintivo del signo marcario. D. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. La demandante argumenta que la marca tridimensional solicitada para registro cuenta con distintividad en el círculo de interés de consumidores (por lo menos un 60% de los participantes en el sondeo de opinión reconoce su origen empresarial y el producto que pretende amparar).

Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la distintividad adquirida o sobrevenida en el Régimen de la Decisión 486. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1531, de 17 de agosto de 2007: “En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado.

La Decisión 486 en el último párrafo de su artículo 135, consagra esta figura”. La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez o la Oficina Nacional Competente: 1. Momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad adquirida. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la “distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo.

Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial38 y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en 38. Sobre el tema el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela.

Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales.

Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.” GACETA OFICIAL evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. Se advierte que el Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero igual ha ilustrado sobre sus características básicas.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha dicho lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471).” (Proceso 92-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 1 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1121, de 28 de setiembre de 2004). 13/11/2013 64.66 2. Signos sobre los que recae la distintividad adquirida. La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. 3. De la prueba del uso constante. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación que las cantidad de productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar GACETA OFICIAL el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: 13/11/2013 65.66 marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.

Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial”. Por lo expuesto, “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). 39. A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber: 4.

Determinación de si el uso real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva39. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.

Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97). Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no (…) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. GACETA OFICIAL está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.

TERCERO: La corte consultante debe identificar los elementos novedosos del signo tridimensional, para así determinar el carácter distintivo del signo marcario.

CUARTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real 13/11/2013 66.66 y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00152 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú