Año XXX – Número 2258 Lima, 27 de noviembre de 2013 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág Proceso 146-IP-2013.- Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00344. Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A. Marca: MAKE UP (mixta) Proceso 152-IP-2013.- Interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: Sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Marca: 2007“REGENT” (denominativa). Expediente Interno N° 00070 17 Proceso 164-IP-2013.- Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad NOVARTIS AG. Patente: “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA ACTIVA DE MEDICAMENTO”. Interno 2003Expediente Nº 00352 Proceso 165-IP-2013.- Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15 literal e), 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 44 y 45 de la misma Decisión. Actor: Sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA. Patente: “GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”. Expediente Interno Nº 2008-00083 GACETA OFICIAL 27/11/2013 2 de 84 Proceso 146-IP-2013 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00344. Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A. Marca: MAKE UP (mixta) EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de septiembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2013.

I.

ANTECEDENTES. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El señor ANDRÉS CONCHA BARTOLINI, solicitó el 7 de julio de 2005 el registro como marca del signo mixto MAKE UP, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 555 de 31 de agosto de 2005, la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., se opuso con base en las siguientes marcas:  UP, Marca mixta MAGIC registrada en Colombia bajo el certificado No. 210512, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.  Marca mixta MAGIUP, registrada en Colombia bajo el certificado No. 174297, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: CONFECCIONES LEONISA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – DE SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceras Interesadas: ANDRÉS CONCHA BARTOLINI.

III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 16991 de 29 de junio de 2006, resolvió infundada declarar la oposición presentada y conceder el registro solicitado. GACETA OFICIAL 27/11/2013 3 de 84 4. La sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación. 5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución No. 23054 de 30 de agosto de 2006, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la de la Propiedad Industrial Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 25988 de 28 de septiembre de 2006, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. 7.

La sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético. opositores MAGIA ARRIBA O COPA MÁGICA. 2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. Una vez revisada la documentación enviada por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, se encontró que no fue enviada la contestación a la demanda por el tercero interesado.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La corte consultante no estableció cuáles son las normas a ser interpretadas; de todos modos, manifestó que “la parte actora invocó como normas infringidas los artículos 134, 136 literal a), 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a). A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) 2. Argumenta, que el registro del signo mixto MAKE UP está generando un acto de competencia desleal (competencia desleal confusoria).

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.  Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual y fonético. Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras”;  Mientras que el signo solicitado en español traduce MAQUILLAJE, los b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

GACETA OFICIAL (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. 27/11/2013 4 de 84 V. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: (…) A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. D. Palabras en idioma extranjero en la conformación de signos marcarios. E. La solicitud de registro marcario para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Competencia desleal por confusión con una marca registrada. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(…) Artículo 137 “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” (…) Artículo 258 “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto MAKE UP. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “1.

Concepto de marca. Artículo 259 “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”; (…)” Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir GACETA OFICIAL 27/11/2013 5 de 84 los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).1 La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:      Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

Es indicadora de la procedencia empresarial. Indica la calidad del producto o servicio que identifica. Concentra el goodwill del titular de la marca. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04IP-94.

Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN"). El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 3.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o Requisitos para el registro de marcas. 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:  La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.  La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 27/11/2013 6 de 84 Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b).

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No GACETA OFICIAL obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).” La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el proceso interno se argumentó que el signo mixto MAKE UP es confundible con las marcas mixtas MAGIC UP y MAGIUP. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del proceso 23-IP-2013: “1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad.

El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca 27/11/2013 7 de 84 anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se 27/11/2013 8 de 84 debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. 2.

Reglas para distintivos. el cotejo entre signos La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente un análisis realizar simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” GACETA OFICIAL 27/11/2013 9 de 84 El Tribunal ha hecho consideraciones al respecto: C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos4, íconos, etc. 3 4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como “DERECHO DE marca”. OTAMENDI, Jorge. MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. siguientes “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto MAKE UP con las marcas mixtas MAGIC UP y MAGIUP. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. con las Sin embargo, de conformidad particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. las La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o GACETA OFICIAL letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 27/11/2013 10 de 84 En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto MAKE UP y las marcas mixtas MAGIC UP y MAGIUP.

D. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LA CONFORMACIÒN DE SIGNOS MARCARIOS.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. En atención a que tanto el signo solicitado como uno de los opositores contienen palabras en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de signos marcarios.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que a identificar el origen conduzca empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”).” Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz GACETA OFICIAL común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). E. DE LA SOLICITUD REGISTRO PARA PERPETRAR, MARCARIO FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. DESLEAL POR COMPETENCIA CONFUSIÓN UNA CON MARCA REGISTRADA. La sociedad demandante sostuvo que el registro del signo mixto MAKE UP está generando un acto de desleal desleal competencia (competencia confusoria).

En consecuencia, el Tribunal abordará la solicitud de registro marcario para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, haciendo énfasis en la competencia desleal por confusión con una marca registrada. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el proceso 54-Ip-2013: “Para resolver la consulta presentada, primero se delimitará el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, después se analizarán los grupos de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y, por último, se determinará la competencia desleal por confusión con una marca registrada (…) 1.

Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial. 27/11/2013 11 de 84 Teniendo como propiedad industrial, aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales, entre otros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial, es por eso que la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura.5 De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, y para ello la Decisión 486 prevé sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulando lo relativo a los actos de competencia desleal y a los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el legítimo interesado. 2.

Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que 5 El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, estipula: “2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” GACETA OFICIAL 27/11/2013 12 de 84 realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones." 6 En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". 7   Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999).

En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la desleal es competencia frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(Publicidad engañosa, por ejemplo)”.8 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa.

Estos son:  6 Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 7 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio.

“DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 " 8 GACHARNÁ, Consuelo. “LA María COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág.

47. GACETA OFICIAL  Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.  Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 27/11/2013 13 de 84 tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor generan determinado, confusión en el público consumidor los del establecimiento, respecto productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N° 116-IP2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005). determinado El Tribunal ha ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una situación de rivalidad verdadera competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.

Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1630, de 26 de junio de 2008).  El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características:  No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en de artificios, engaños, forma aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.  Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo GACETA OFICIAL mercado físico o electrónico9.

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los en el mercado, participantes consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…).

(FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso N° 116-IP2004. Ibídem). En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del 9 Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo. 27/11/2013 14 de 84 establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.10 El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La competencia desleal por confusión con una marca registrada.

El artículo 137 de la Decisión 486, establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. La anterior causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga corte consultante, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el 10 Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice.

Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo. “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”. Vigésima segunda edición. GACETA OFICIAL 27/11/2013 15 de 84 mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.” para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: corte consultante La debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MAKE UP con las marcas mixtas MAGIC UP y MAGIUP, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, no forman del que parte cabe conocimiento común, considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Por lo tanto, la corte consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo MAKE UP se presentó para generar confusión con las marcas mixtas MAGIC UP y MAGIUP, y con el objetivo de perjudicar a la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A..

TRIBUNAL DE EL COMUNIDAD ANDINA, JUSTICIA DE LA C O N C L U Y E:

PRIMERO

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la La Andina. Comunidad distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario.

QUINTO: La debe corte consultante determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo MAKE UP se presentó para generar confusión con las marcas mixtas MAGIC UP y MAGIUP, y con el objetivo de perjudicar a la CONFECCIONES sociedad LEONISA S.A. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad GACETA OFICIAL Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00344, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 27/11/2013 16 de 84 Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO 27/11/2013 17 de 84 GACETA OFICIAL Proceso 152-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: Sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Marca: “REGENT” (denominativa). Expediente Interno N° 2007-00070.

1.2. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil trece. a sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su a trámite fue considerada admisión procedente por auto de veintinueve (29) de agosto de 2013. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. (que absorbió a la sociedad FARMACÉUTICA ORGANIZACIÓN AMERICANA S.A. OFA). Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Actos demandados - 1.3. Resolución No. 30888 de 28 de noviembre de 2000, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio atendió el recurso de reposición y revocó la Resolución No. 19608 de 11 de en y, septiembre de 1996; consecuencia, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro del signo “REGENT” (denominativo).

Resolución No. 15680 de 11 de mayo de 2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y resolvió Comercio revocar parcialmente el artículo tercero de la Resolución No. 30888 de 28 de noviembre de 2000 en lo que respecta al nombre del titular del registro y conceder el registro a favor de la sociedad RHONE-POULENCE AGRO.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado, Sala Contencioso de lo Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos GACETA OFICIAL 27/11/2013 18 de 84 Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: - - - - - - El 7 de julio de 1993, la sociedad RHONE-POULENCE AGROCHIMIE solicitó el registro del signo “REGENT” distinguir (denominativo), para “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 9 de noviembre de 1993, el extracto de la solicitud de registro se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 391. sociedad La ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA AMERICANA S.A. OFA presentó observación a la solicitud de registro, se fundamentó en el registro previo de la marca para “RESENT” (denominativa) distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 11 de septiembre de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 19608, por medio de la cual resolvió declarar fundada la observación sociedad presentada por la FARMACÉUTICA ORGANIZACIÓN AMERICANA S.A. OFA y denegar, en consecuencia, el registro del sigo “REGENT” (denominativo), solicitado por la sociedad RHONE-POULENCE distinguir AGROCHIMIE, para productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad RHONE-POULENCE AGROCHIMIE, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada. El 28 de noviembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30888, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y revocó la decisión anterior; en consecuencia, declaró infundada la observación - - b) presentada y concedió el registro del signo “REGENT” (denominativo).

El 26 de noviembre de 1998, la sociedad RHONE-POULENCE AGROCHIMIE solicitó una modificación a la solicitud inicial, siendo el nuevo titular la sociedad RHONE-POULENCE AGRO, lo cual condujo a que dicha sociedad presentara una revocatoria directa contra la Resolución No. 30888 de 28 de noviembre de 2000, en la que solicitaba que se corrigiera el nombre del titular del registro.

El 11 de mayo de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 15680, por medio de la cual resolvió revocar parcialmente el artículo tercero de la Resolución No. 30888 de 28 de noviembre de 2000 en lo que respecta al nombre del titular del registro y conceder el registro a favor de la sociedad RHONE-POULENCE AGRO.

Desde el momento de concesión del registro de la marca “REGENT” (denominativa), el nombre de su titular fue objeto de modificaciones, así como la marca lo fue de varias transferencias, siendo su actual titular BAYER sociedad la AKTIENGESELLSCHAFT. Fundamentos de la Demanda La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) con la expedición del acto administrativo que concedió dicha marca, se desconoció que entre las expresiones Resent y Regent, existe similitud con capacidad de crear asociación y de generar confusión, ya que los signos identifican productos de la misma clase 5 internacional, lo que hace que la expresión Regent carezca de capacidad distintiva, requisito sine qua non para que un signo GACETA OFICIAL - - - sea válida y legalmente concedido como marca”.

“(…) tenemos que la marca de mi mandante fue solicitada para identificar: ‘productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas’, mientras que la marca solicitada con posterioridad identifica: ‘productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas’”.

“La marca Resent es una o de expresión caprichosa fantasía, que como tal es apropiable y por ende susceptible de registro, lo que trae consigo la irremediable confusión a partir de la similitud o semejanza que guarda Regent”. “(…) estamos frente a marcas que identifican productos farmacéuticos, respecto de los cuales se presenta identidad en los productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Por el interés que despiertan en la sociedad los productos farmacéuticos al ser éstos de consumo masivo e involucrar derechos fundamentales como la vida y otros derivados de ella como el derecho a la salud, se exige al operador jurídico una regla de conducta más estricta y rigurosa que debe tener en cuenta al momento de evaluar la distintividad y la posible confusión que se pueda generar a partir de la identidad o semejanza entre los signos”. 27/11/2013 19 de 84 - - - Tercero interesado d) La BAYER sociedad AKTIENGESELLSCHAFT, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “Si bien los signos coinciden en algunas de sus letras, lo cierto es que de igual manera poseen elementos adicionales diferentes que permiten establecer en todo su conjunto que desde un primer impacto visual los signos difieren de manera notable lo que hace que el consumidor las pueda distinguir fácilmente en el mercado”.

“(…) esta Superintendencia considera que el criterio que se debe aplicar en este caso es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita”. “(…) el consumidor que toma la decisión de qué, se va a consumir en este caso es el médico, quien no va a incurrir en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, en tanto ‘el mercado objetivo’ al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma el accionante es reducido y especializado”.

“La marca de mi poderdante en el momento de la concesión fue objeto de un profundo análisis sobre la ausencia de confusión con la marca en que se fundamenta la oposición, análisis que comprendió los elementos más importantes para establecer su procedencia registral”. “(…) la realidad comercial pone a prueba los signos en el mercado y esto es lo que acontece en este asunto, donde los productos han estado en el comercio sin que los presupuestos de comparación planteados por la Superintendencia de Industria y Comercio se hayan GACETA OFICIAL - roto y las marcas coexisten pacíficamente en el mercado”.

“(…) los productos que distingue la marca de mi poderdante, nada tienen que ver con la salud humana, con los derechos fundamentales a la vida y a otros derivados de ella como la salud”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 29 de agosto de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud 27/11/2013 20 de 84 relativa al registro del signo “REGENT” (denominativo), fue presentada el 7 de julio de 1993, en vigencia de la Decisión 313 mencionada.

De oficio se interpretarán los siguientes artículos: 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (la demanda de nulidad fue presentada en vigencia de la Decisión 486) por ser pertinentes al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 313 (…) “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto GACETA OFICIAL 27/11/2013 21 de 84 de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; - (…)”.

DECISIÓN 486 - (…) - “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

3. INTERPRETACION COMUNITARIO DEL DERECHO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - - La norma comunitaria en el tiempo; Concepto de marca y elementos constitutivos; Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; Riesgo de Confusión: directa e indirecta; 3.1.

Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; signos entre Comparación denominativos; Signos en idioma extranjero; Marcas farmacéuticas y otros productos de la clase 5 internacional; Coexistencia marcaria. LA NORMA COMUNITARIA PROCESAL EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma de carácter sustancial o material no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado: GACETA OFICIAL “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.11 27/11/2013 22 de 84 procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP2003.

Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha bajo circunstancia, los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. “( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto administrativa como en sede judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.12 En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los 11 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, GACETA OFICIAL 27/11/2013 23 de 84 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “REGENT” (denominativo), para distinguir “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, fue presentada el 7 de julio de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

Por lo tanto, no cabe la interpretación de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por la consultante.

3.2. CONCEPTO DE MARCA ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Y En el presente proceso, la sociedad RHONEPOULENCE AGROCHIMIE solicitó el registro de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. del signo “REGENT” (denominativo), para distinguir “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; en tal virtud, se hará referencia al concepto de marca y elementos constitutivos.

Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, GACETA OFICIAL 27/11/2013 24 de 84 a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad gráfica de representación La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. dañinos, fungicidas, herbicidas”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la sociedad ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA AMERICANA S.A. OFA presentó observación a la solicitud de registro, bajo el fundamento del registro previo de la marca “RESENT” (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal virtud, se hará referencia a la identidad y semejanza de un signo con una marca. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313; objeto de la presente interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.13 El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. La sociedad RHONE-POULENCE AGROCHIMIE solicitó el registro del signo “REGENT” (denominativo), para distinguir “productos para la destrucción de animales 13 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Ha además en sus enfatizado pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la de determinación la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en 27/11/2013 25 de 84 mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

El juez consultante ha de tener en cuenta lo dicho sobre la similitud fonética entre los signos denominativos “RESENT” y “REGENT” al momento de resolver. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los GACETA OFICIAL productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”.14 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.15 El Tribunal observa también que la de determinación la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que 14 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. 27/11/2013 26 de 84 puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas examinarse sucesivamente simultáneamente. deben y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos".16 El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: 16 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. GACETA OFICIAL a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) c) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino lo que hace en forma individualizada. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas tan notorias que similitudes induzcan al error en la escogencia. 27/11/2013 27 de 84 d) 3.6.

Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. CLASES DE SIGNOS. La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en conflicto son: “REGENT” (denominativo) y “RESENT” (denominativo) el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. GACETA OFICIAL Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la más dimensión característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la 27/11/2013 28 de 84 denominación va a suscitar en los consumidores.” 17 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca denominativa compuesta previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.18 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.19

3.7. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. En el presente caso, los signos denominativos “RESENT” y “REGENT” tienen significados diferentes en el idioma inglés, en tal virtud, el 17 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 18 Proceso 13-IP-2001. Marca: “BOLIN BOLA”, sentencia de 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. No. 677 de 13 de junio de 2001.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 19 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Tribunal se referirá al tema de los signos en idioma extranjero.

En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.20 En el proceso No. 113-IP-2012, interpretación prejudicial de 12 de septiembre de 2012, marca: “MC KEBAB” (mixta), el Tribunal hizo una relación de conexión competitiva con los signos de uso común en idioma extranjero.

Expresó lo siguiente: “(…) lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos 20 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O.A.C. Nº 840, de marca: 26 de septiembre del 2002, “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2013 29 de 84 comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. Asimismo, si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

3.8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE Y MARCAS FARMACÉUTICAS OTROS PRODUCTOS DE LA CLASE 05. La sociedad RHONE-POULENCE AGROCHIMIE solicitó el registro del signo “REGENT” (denominativo), para distinguir “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la sociedad GACETA OFICIAL ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA AMERICANA S.A. OFA presentó observación a la solicitud de registro, bajo el argumento del registro previo de la marca “RESENT” (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal virtud, deviene necesario referirse al tema “examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas y otros productos de la clase 05” y el “criterio del consumidor medio”. La Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

Es por ello, que se hace necesario distinguir entre las marcas que protegen los productos farmacéuticos como tal y las marcas que amparan los otros productos dentro de esta misma clase. 27/11/2013 30 de 84 en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.21 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 22 El Tribunal ha indicado que: “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.23 En primer lugar, deviene necesario precisar que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y vida de los consumidores.

Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser imperiosamente más riguroso. El Tribunal se ha inclinado en estos casos: “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para precisamente, que el evitar consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que 21 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000.

Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. 22 Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; GACETA OFICIAL Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 24 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.25 Ahora bien, sobre los productos amparados por la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es pertinente indicar, como se anotó, que el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos dentro de la clase 5, debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. 24 25 Proceso 50-IP-2001.

Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2013 31 de 84 podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, en los animales y en las plantas.

Asimismo, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5, que no sean farmacéuticos, los productos veterinarios, tales como plaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas.

Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. Si bien, en principio, los plaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, preparaciones para la destrucción de animales dañinos y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que no obstante lo indicado, el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un fármaco, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud. En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de conclusiones del examen las de registrabilidad.

GACETA OFICIAL El Tribunal ha manifestado que: “Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantes, así como los animales de otros animales o plantas”26.

Asimismo, se debe prestar especial atención al realizar el examen, dado que el consumidor medio podría incurrir en error al adquirir un producto no farmacéutico de la clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente, puesto que las consecuencias podrían ser de igual manera graves debido al destino diferente de los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión competitiva, tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso.

3.9. LA COEXISTENCIA MARCARIA. 27/11/2013 32 de 84 la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. embargo, existe un fenómeno Sin “LA COEXISTENCIA DE denominado SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado.

Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003). Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO. Tomando en cuenta que la actora ha alegado en el proceso que “las marcas coexisten pacíficamente en el mercado”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema “La Coexistencia Marcaria”. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de 26 Interpretación prejudicial 45-IP-2008 de 14 de mayo de 2008.

Marca “GANAVET”. En materia de propiedad las industrial, normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha GACETA OFICIAL sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, hechos procede sobre los producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La solicitud relativa al registro del signo “REGENT” (denominativo), fue presentada el 7 de julio de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. Por lo tanto, no cabe la interpretación de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de 27/11/2013 33 de 84 comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 72 y 73 de la mencionada Decisión.

TERCERO. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la signo irregistrabilidad del solicitado.

CUARTO. la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por la consultante. Asimismo, se interpreta la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que la demanda de nulidad ante el de Estado fue Consejo presentada en vigencia de dicha Decisión.

SEGUNDO. Un signo puede ser registrado si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 73 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Competente, Nacional sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. El juez consultante ha de tener en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial sobre la similitud fonética entre signos denominativos los “RESENT” y “REGENT” al momento de resolver.

QUINTO. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un GACETA OFICIAL todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia.

SEXTO

SÉPTIMO. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la no será denominación registrable.

El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de todos los seres vivos, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

OCTAVO. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene en la relevancia jurídica dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del 27/11/2013 34 de 84 examinador acerca confundibilidad. de la De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-00070, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/11/2013 35 de 84 Proceso 164-IP-2013 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad NOVARTIS AG. Patente: “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA ACTIVA DE MEDICAMENTO”. Expediente Interno Nº 2003-00352. 1.2 Actos demandados EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de septiembre del año dos mil trece. La sociedad NOVARTIS AG. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 10 de julio de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Exteriores Relaciones y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de veintiuno (21) de agosto de 2013. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: - Resolución No. 38857 de 29 de noviembre de 2002, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio (E) resolvió negar el privilegio de patente de invención para “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA DE SUSTANCIA ACTIVA MEDICAMENTO”, solicitada por la sociedad NOVARTIS AG.

Resolución No. 6480 de 7 de marzo de 2003, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio (E) resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 38857 de 29 de noviembre de 2002. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.1 Las partes e) Los hechos Demandante: la sociedad NOVARTIS AG.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL - - - - - - - f) 27/11/2013 36 de 84 El 9 de junio de 1998, la sociedad NOVARTIS AG. presentó la solicitud de patente de invención titulada “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA ACTIVA SUSTANCIA DE MEDICAMENTO”.

Como resultado del examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros. Realizado el examen de patentabilidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

El 30 de septiembre de 2002, el peticionario atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. nuevas Asimismo, allegó reivindicaciones. El 29 de noviembre de 2002, el de Industria Superintendente y Comercio (E) expidió la Resolución No. 38857, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención para “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA MEDICAMENTO”, ACTIVA DE solicitada por la sociedad NOVARTIS AG.

El 10 de enero de 2003, la sociedad NOVARTIS AG. interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada. El 7 de marzo de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio (E) expidió la Resolución No. 6480 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 38857 de 29 de noviembre de 2002, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. - Escrito de demanda - La sociedad NOVARTIS AG., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - “(…) la modificación a cristal de un compuesto que pretende proteger mi mandante tiene altura inventiva puesto que ésta, junto con sus características técnicas novedosas NO es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Tanto es así, que hasta la fecha de la presentación de la mencionada solicitud no existían las modificaciones propuestas y, mucho menos, que tuvieran exactamente las mismas características”. “El solicitante de esta patente (que, dicho sea de paso, es el mismo titular de la anterioridad EP 0199262) realizó estudios exhaustivos para llegar a la conclusión, no obvia por cierto, de que la modificación a formas a cristales daba solución no problemas tecnológicos resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica antes del 10 de junio de 1997 (fecha de presentación de la solicitud base de la prioridad en este caso) y mucho menos resueltos por los objetos de las anterioridades citadas por la Superintendencia de Industria y Comercio”.

“(…) el invento de mi mandante cumple con el requisito de nivel inventivo pues nada en el estado de la técnica sugería cómo obtener diferentes formas cristales y es por esto que los ejemplos dados en la solicitud de patente presentada por mi mandante son la primera revelación de cómo obtener los polimorfos en forma pura. (…) Una cosa es la síntesis de un compuesto (la cual efectivamente se encontraba en el estado de la técnica en virtud de su revelación en la patente EP 0199262) y otra muy distinta la modificación del compuesto para obtener un polimorfo en forma pura”.

“(…) la segunda anterioridad citada para negar la patente a mi cliente, Remington Farmacia, trata sobre las características generales del polimorfismo, cómo determinar GACETA OFICIAL esta propiedad física y cómo en compuestos aprovecharla activos. En ninguna parte del mencionado texto se enseña o se orienta o se dan cierto tipo de guías para hacer una modificación a un compuesto para obtener un polimorfo consiste en la forma cristal en formar pura de un compuesto”. g) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - - “(…) una persona versada en la que el materia, sabiendo compuesto en cuestión presenta polimorfismo, utilizaría solventes de amplia utilización (en este caso, se cambia etanol por metanol) y obtendría las formas polimórficas A, que se pretenden proteger”.

“(…) en la síntesis del compuesto en cuestión y de ejemplos en la análogos revelados anterioridad EP 0199262, se revelan procedimientos de cristalización con solventes que son similares a los que se utilizan para la obtención de la forma cristalina de la presente solicitud, lo que indica la presencia de cristales obtenidos de tales compuestos, (…) por lo tanto es más que evidente que se utilizaron las enseñanzas de la solicitud europea para obtener los cristales de la presente solicitud”.

“(…) la importancia del texto ‘Remington Farmacia’, consiste en que en éste se explica de manera clara e indiscutible los principios básicos del polimorfismo, cómo determinarlo y cómo utilizar la forma polimórfica más estable en la obtención de composiciones farmacéuticas apropiadas. De modo que con esta información y la contenida en la solicitud EP 0199262, en la cual se contemplan 27/11/2013 37 de 84 - procesos de cristalización dentro de la síntesis del compuesto en cuestión, un técnico medio utilizaría sus conocimientos básicos de cristalización en la obtención de los cristales que se pretenden proteger sin un esfuerzo intelectual adicional”.

“(…) queda plenamente probado que la presente solicitud se deriva de manera evidente puesto que la anterioridad EP 0199262 enseña la presencia de formas cristalinas obtenidas a partir de un alcohol primario (etanol) y que una persona versada en la materia, del principios los siguiendo cristalización, polimorfismo y utilizaría otro alcohol primario (metanol) y obtendría los cristales que se pretenden proteger”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de agosto de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso GACETA OFICIAL 27/11/2013 38 de 84 Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 9 de junio de Decisión 344 1998, en vigencia de la mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se interpretarán de oficio los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: “Artículo 1.- Los Países Miembros las otorgarán patentes para invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia esa técnica correspondiente, invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. DECISIÓN 344 (…) CAPÍTULO I “Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN SECCIÓN I DE REQUISITOS LOS PATENTABILIDAD DE GACETA OFICIAL DECISIÓN 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:    La norma comunitaria en el tiempo; Las patentes de invención, requisitos concepto, de patentabilidad: la novedad; el nivel inventivo; la susceptibilidad de aplicación industrial; La patentabilidad de polimorfos. 27/11/2013 39 de 84 es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”27.

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado:

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma 27 MOUCHET, Carlos.

“INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278. GACETA OFICIAL 27/11/2013 40 de 84 posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 28 comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior…”.

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.29 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma 28 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004.

Marca: “EBEL”. DE JUSTICIA TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de otorgamiento de la patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En este contexto, la solicitud relativa al otorgamiento de la patente titulada 29 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA ACTIVA DE MEDICAMENTO”, fue presentada el 9 de junio de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable en la parte sustancial, mientras que el procedimiento se efectuó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.2. CONCEPTO DE INVENCIÓN En el presente caso, la sociedad NOVARTIS AG. presentó la solicitud de patente de invención titulada “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA ACTIVA DE MEDICAMENTO”. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia al “concepto de invención”. Para lo anterior, el Tribunal se basará en la interpretación prejudicial rendida con ocasión del proceso 94-IP-2011, patente de invención: “COMPLEJO ESTABLE INSOLUBLE EN COMPOSICIONES AGUA, FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y, MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN”, de 24 de octubre de 2011, que desarrolla este tema.

La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.30 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance 30 OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”.Pp. 73 y siguientes. 27/11/2013 41 de 84 tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.31

3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El Tribunal se basará en la interpretación prejudicial rendida con ocasión del proceso 94-IP-2011, patente de invención: “COMPLEJO ESTABLE INSOLUBLE EN AGUA, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y, MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN”, de 24 de octubre de 2011, que se refiere a estos temas. El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal. Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) b) c) Novedad, Nivel inventivo; y, Susceptibilidad industrial. de aplicación a) Novedad de la Invención 31 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.

G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 27/11/2013 42 de 84 existentes en el país o en el extranjero”. Sobre este requisito se ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. “( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.32 d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”33.

Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos 32 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”34.

Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344. 33 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). 34 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002.

En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. GACETA OFICIAL En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Andina, determinó Comunidad ciertos criterios en relación a este tema que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden diferentes combinar documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. 27/11/2013 43 de 84 Un documento del estado de la técnica puede información contener implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, ferias, conferencias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso GACETA OFICIAL 27/11/2013 44 de 84 de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas.

Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”35.

Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) 35 Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patente s.pdf. d) b) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 36 Nivel Inventivo La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió denegar el privilegio para la patente de invención titulada “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA ACTIVA DE MEDICAMENTO”, por considerar que no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Al respecto, la sociedad actora argumentó que “(…) la modificación a cristal de un compuesto que pretende proteger mi mandante tiene altura inventiva puesto que ésta, junto con sus características técnicas novedosas NO es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Tanto es así, que hasta la fecha de la presentación de la mencionada solicitud no existían las modificaciones propuestas y, mucho menos, que tuvieran exactamente las mismas características”.

Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, 36 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 37 El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: 37 Proceso N° 12-IP-98.

Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2013 45 de 84 “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia.

La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno GACETA OFICIAL semejante.

Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de técnicas, entre la características invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de 27/11/2013 46 de 84 la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el GACETA OFICIAL que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(…)”38. Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”.

Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se 38 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004.

Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patente s.pdf. 27/11/2013 47 de 84 puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 39. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”.40 d) Aplicación Industrial e) Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser 39 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. 40 Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente DE (2R.3S)-3-TERT“TRIHIDRATO BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3DE 4-ACETOXI-2FENILPROPIONATO 10B20-EPOXI-1, 7B, BEZOILOXI-5B, TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”.

TRIBUNAL DE DE JUSTICIA LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 27/11/2013 48 de 84 producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3.4. LA PATENTABILIDAD POLIMORFOS. DE En el presente caso, la sociedad NOVARTIS AG. argumentó que “(…) el invento de mi mandante cumple con el requisito de nivel inventivo pues nada en el estado de la técnica sugería cómo obtener diferentes formas cristales y es por esto que los ejemplos dados en la solicitud de patente presentada por mi mandante son la primera revelación de cómo obtener los polimorfos en forma pura.

(…) Una cosa es la síntesis de un compuesto (la cual efectivamente se encontraba en el estado de la técnica en virtud de su revelación en la patente EP 0199262) y otra muy distinta la modificación del compuesto para obtener un polimorfo en forma pura” y que “(…) la segunda anterioridad citada para negar la patente a mi cliente, Remington Farmacia, trata sobre las características generales del polimorfismo, cómo determinar esta propiedad física y cómo aprovecharla en compuestos activos.

En ninguna parte del mencionado texto se enseña o se orienta o se dan cierto tipo de guías para hacer una modificación a un compuesto para obtener un polimorfo consiste en la forma cristal en formar pura de un compuesto”. A su turno, la Superintendencia de Industria y Comercio esgrimió que “(…) una persona versada en la materia, sabiendo que el compuesto en cuestión presenta polimorfismo, utilizaría solventes de amplia utilización (en este caso, se cambia etanol por metanol) y obtendría las formas polimórficas A, que se pretenden proteger”, “(…) la importancia del texto ‘Remington Farmacia’, consiste en que en éste se explica de manera clara e indiscutible los principios básicos del polimorfismo, cómo determinarlo y cómo utilizar la forma polimórfica más estable en la obtención de composiciones farmacéuticas apropiadas.

De modo que con esta información y la contenida en la solicitud EP 0199262, en la cual se contemplan procesos de cristalización dentro de la síntesis del compuesto en cuestión, un técnico medio utilizaría sus conocimientos básicos de cristalización en la obtención de los cristales que se pretenden proteger sin un esfuerzo intelectual adicional” y que “(…) queda plenamente probado que la presente solicitud se deriva de manera evidente puesto que la anterioridad EP 0199262 enseña la presencia de formas cristalinas obtenidas a partir de un alcohol primario (etanol) y que una persona versada en la materia, siguiendo los principios del polimorfismo y cristalización, utilizaría otro alcohol primario (metanol) y obtendría los cristales que se pretenden proteger”.

En tal virtud, es necesario hacer referencia al tema de “la patentabilidad de polimorfos”. Para lo anterior, el Tribunal se referirá al proceso 92-IP-2013, patente de invención: “NUEVO COMPUESTO ANTIDIABÉTICO CON BASE EN SALES DE ÁCIDO MALÉICO”, interpretación prejudicial de 16 de julio de 2013, en donde se desarrolló este tema. “El caso de los polimorfos ha generado recientemente controversias en el ámbito de las patentes de invención, en particular, la duda de si ellos son patentables o no (…).

Un compuesto polimórfico es aquél que por propiedades puede sufrir sus y revestir formas transformaciones alternativas a pesar de estar constituido por el GACETA OFICIAL mismo tipo de moléculas. En el diccionario de la Real Academia Española41, el polimorfismo es definido como la “cualidad de lo que tiene o puede tener distintas formas”.

La acepción en bioquímica quiere decir “propiedad de los ácidos nucleicos y las proteínas que pueden presentarse bajo varias formas moleculares. Es un fenómeno importante en genética y en la patología molecular”, mientras que en el ámbito de la química se la considera como una “propiedad de los elementos y sus compuestos, que pueden cambiar de forma sin variar su naturaleza”.

El polimorfismo puede ser definido como la capacidad de una sustancia para existir en dos o más fases cristalinas que presentan diferentes arreglos y/o conformación de las moléculas en el cristal. Dentro del complejo debate existen dos posiciones doctrinarias. Por un lado, la posición que afirma que los polimorfos son un descubrimiento. Por otro lado, se encuentran quienes señalan que los polimorfos no son descubrimientos, por lo que son patentables.

El debate sobre la patentabilidad de estos compuestos gira en torno a la demostración de las condiciones de “novedad” y de “nivel inventivo” (artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). La dificultad para reunir estos requisitos reside en que la obtención de un polimorfo se da a partir de un compuesto ya conocido pero que ha sufrido transformaciones.

Las preguntas que surgen son: ¿Se trata de un componente nuevo? ¿Esta novedad, ha sido el resultado de un avance de la técnica o es simplemente un descubrimiento? Si el nuevo compuesto es el resultado del avance de la técnica, ¿responde al criterio de inventividad? 27/11/2013 49 de 84 i) Por un lado, la patentabilidad de un polimorfo ha sido aceptada por distintas oficinas nacionales, regionales o internacionales.

Así, en el ámbito de la OMPI, el ejemplo más marcado se encuentra en las diversas generaciones del polimorfo Ritonavir (compuesto que combate el VIH) que han sido patentadas por Abott Laboratories en los tres primeros casos42 y por Transform Pharm y Ranbaxy Laboratoires posteriormente43. Esta posición indica que el proceso por el cual se encuentra un polimorfo no es siempre predecible ni evidente.

Es imprescindible pues que el solicitante revele claramente los pasos procedimentales por los que se obtuvo el polimorfo así como la especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimorfo. ii) Por otro lado, según el jurista Carlos Correa, el polimorfismo es una propiedad natural, por lo que los polimorfos no se o “inventan”; se descubren “crean” como parte de la normalmente experimentación de rutina en la formulación de drogas.

Son el resultado de las condiciones bajo las cuales se obtiene un compuesto44. Cualquier compuesto que presenta polimorfismo tenderá naturalmente a su forma más estable45, aun sin ningún tipo de intervención humana46. 42 43 44 45 41 Ver diccionario en línea en el siguiente enlace: http://lema.rae.es/drae/?val=polimorfismo La primera generación ha sido patentada con la aplicación WO1994014436, la segunda mediante los documentos WO1996039398 y WO 1995009614 y la tercera mediante WO200004016, todas atribuidas a Abbot Laboratories.

Ver el informe “Patent Landscape Report on Ritonavir” preparado en octubre del 2011 por la en: OMPI. Ver http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications /en/patents/946/wipo_pub_946.pdf El procedimiento habitual para descubrir nuevos polimorfos es recristalizar el principio activo de diferentes solventes, o bajo diferentes condiciones de recristalización como temperatura o velocidad de agitación. Muchos polimorfos son metaestables, es decir, que eventualmente pueden evolucionar hacia formas más estables, de manera espontánea o intencional (por recristalización)-, lo cual reduce su utilidad desde el punto de vista de la producción y el GACETA OFICIAL Las solicitudes de patentes independientes sobre polimorfos se han tornado cada vez más frecuentes y controvertidas, dado que sus patentes se pueden utilizar para obstruir o demorar la entrada de la competencia genérica.

Se puede considerar que los polimorfos pertenecen al arte previo –y, por lo tanto, no son patentables- si se obtienen inevitablemente siguiendo el proceso descrito en la patente original del principio activo. Además, cuando se descubre polimorfismo, la posibilidad de descubrir nuevas formas cristalinas diferentes es obvia47. 27/11/2013 50 de 84 ¿Por qué una solicitud de nuevas formas cristalinas no debe ser concedida? Ante dicha interrogante, Susana Elida Piatti responde señalando lo siguiente50: “(…) Se denomina “polimorfismo” (del griego poly = muchas, morph = formas) a una propiedad que presenta la materia en estado sólido.

Desde el siglo XVII los científicos conocían compuestos sólidos que presentaban distintas formas cristalinas. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX científicos alemanes, dedicados a la cristalografía, coincidieron en enunciar que el polimorfismo era una propiedad inherente a la materia en estado sólido. En consecuencia, según esta posición, el polimorfismo es una propiedad inherente a la materia en su estado sólido.

Los polimorfos no se crean, sino que se descubren. Las oficinas de patentes deben tomar conciencia de la posible ampliación injustificada del período de protección, que surge del patentamiento sucesivo del principio activo y sus polimorfos, incluyendo hidratos/solvatos. Los procedimientos para obtener polimorfos pueden ser patentables en algunos casos, si demuestran ser novedosos y cumplen con el requisito de altura inventiva48.

Es así como Buerger y Bloom51 expresaban en 1937 que “El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presenta la gran mayoría de las drogas utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes)”. En otras palabras, no es una invención realizada por el hombre sino una propiedad de la sustancia. Entre las excepciones de patentamiento se encuentran los descubrimientos.

La historia de Ritonavir Forma II es un ejemplo sumamente interesante, que pone de manifiesto la aparición espontánea de las formas polimórficas, sin que medie la presencia de la mano del hombre49. 46 47 48 49 almacenamiento. Un químico de conocimientos medios que desarrolla una nueva sustancia para uso farmacéutico procurará, -habitualmente, identificar el polimorfo más estable.

Sobre algunos aspectos técnicos vinculados con el polimorfismo, ver Dunitz (1995), p. 193-200: Bernstein (1999), p. 3440-3461. Ver el Documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, “Pautas para el examen de patentes farmacéuticas”, elaborado por Carlos Correa, marzo 2008, p. 10. Ibídem, pp. 10-11. Ibídem, p. 11. Patentes y Salud Pública.

La dimensión técnica de las políticas de patentabilidad: El caso de las patentes farmacéuticas en Argentina. Este documento fue una tesis de la Maestría en propiedad intelectual en la Universidad FLACSO, En la actualidad, se considera que la totalidad de los compuestos sólidos presentarían formas polimórficas, sólo en el área farmacéutica se ha determinado que más del 80 % de los principios activos y excipientes 50 51 sede Argentina.

Autora: Susana Elida Piatti. Director: Carlos Correa, p. 110. Patentes y Salud Pública. La dimensión técnica de las políticas de patentabilidad: El caso de las patentes farmacéuticas en Argentina. Este documento fue una tesis de la Maestría en propiedad intelectual en la Universidad FLACSO, sede Argentina. Autora: Susana Elida Piatti. Director: Carlos Correa.

Ver pp. 106-121. Buerger M. J. and Bloom, M.C. “Crystal polymorphism” Z. Kristallogr. 96, p. 182-200 [1, 3, 9, 26, 240, 307] (1937). GACETA OFICIAL conocidos presentan dos o más formas cristalinas perfectamente identificadas. de preformulación, proceso desprovisto de carácter inventivo. (…) (…)”. El polimorfismo, como su nombre lo indica, hace referencia a las diferentes “formas” que pueden adoptar las sustancias en estado sólido.

Dicho fenómeno se caracteriza por la habilidad que poseen las sustancias en estado sólido de existir en dos o más fases cristalinas. (…) El polimorfismo se caracteriza, como se mencionó, por la habilidad que poseen las sustancias en estado sólido de existir en dos o más fases cristalinas, las que poseen un ordenamiento o conformación diferente de las moléculas en el estado sólido, hecho que puede producir un profundo efecto en las propiedades del producto cristalino final, en relación con su solubilidad o facilidad de manipulación. (…) El crecimiento de los cristales se encuentra afectado por las condiciones ambientales de su entorno, temperatura, velocidad de enfriamiento, velocidad de nucleación y crecimiento a lo largo de diferentes ejes52.

(…) un artículo publicado en En 53 Pharmaceutical Sciences”, se considera que el desarrollo de una nueva forma cristalina es un paso obvio, carente de mérito inventivo en la actividad farmacéutica. Se trata de un paso necesario en cualquier proceso de formulación de un producto, en la etapa 52 53 27/11/2013 51 de 84 J.Bernstein,“Polymorphism in Molecular Crystals” pags. 2, 46, Oxford University Press, reprinted 2006.

Sciences, Mack Publishing Pharmaceutical Company, 1990, 18 edición, Easton Pennsylvania 18042. iii) En efecto, existen muchos conflictos de patentes por el tema de los polimorfos: “Son estas diferencias, a veces pequeñas, en las propiedades de los polimorfos de un fármaco (en el sentido amplio del término) las que en numerosas ocasiones han llevado a la industria farmacéutica a considerar a cada uno de ellos como fármaco independiente y potencialmente patentable, sobre todo si cada forma presenta una capacidad distinta en la actividad farmacológica.

Este hecho ha creado frecuentes conflictos entre laboratorios farmacéuticos que disputan la legitimidad de cada polimorfo. Fue muy comentado el conocido caso de Glaxo Wellcome frente a Novopharm por la defensa de la patente de la ranitidina3, antiulceroso desarrollado por la empresa Glaxo en 1970. En su primera patente se defendía el proceso de síntesis y obtención industrial del fármaco, caracterizando el producto mediante espectroscopia de infrarrojos y difracción de rayos X por método de polvo.

En octubre de 1981, Glaxo descubrió que durante el secado de la ranitidina se formaba un nuevo polimorfo, diferente del descrito en la patente de 1971, por lo que 4 años más tarde patentó este segundo polimorfo. En 1997, con la expiración de la patente de 1970, la empresa farmacéutica Novopharm pretendió distribuir su propia ranitidina, pero Glaxo argumentó que podría infringir la patente del segundo polimorfo, que no expiraba hasta 2002.

En este conflicto, los tribunales dieron la razón a Novopharm con el argumento de que a pesar de que ambos polimorfos tenían algunas propiedades fisicoquímicas diferentes, GACETA OFICIAL no podían ser considerados fármacos independientes porque ambos eran terapéuticamente equivalentes. Ello dio pie a que Novopharm y otras compañías farmacéuticas comenzaran a distribuir el genérico del antiulceroso.

Este ejemplo puede servir para ilustrar hasta qué punto hay que hilar fino en temas de polimorfismo farmacéutico, no solamente por los aspectos sanitarios implicados, sino por los macroeconómicos”54. iv) En el ámbito de la CAN, la Decisión 344 no establece ningún impedimento para la patentabilidad de los polimorfos, dejando a las autoridades administrativas total libertad para resolver esta cuestión55.

La Oficina Nacional de Patentes debe realizar un análisis muy específico y prolijo, a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, siendo muy cuidadosa en estos casos, ya que no puede validar que los derechos de patentes de invención se extiendan más allá del tiempo determinado en la normativa andina. Por ello, precautelando el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de determinar técnica y científicamente 54 Disponible en web: http://www.doyma.es/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13094 132 55 Ver CORREA, Carlos, “Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países en desarrollo” (versión española), South Centre, 2001, p. 62.

Título original: “Integrating Public Health into Patent Legislation in Developing Countries”, publicado por primera vez en Octubre 2000 por el South Centre, Chemin du Champ d’Anier 17, 1211 Geneva 19, Suiza. en: Ver http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4918s/s4918 s.pdf 27/11/2013 52 de 84 cada uno de los requisitos de patentabilidad de los polimorfos.

En consecuencia, los polimorfos pueden entonces ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los artículos 1 y 4 de la Decisión 344. Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones por qué la solicitud en juego constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la Oficina Nacional de Patentes analizar cada caso”.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA COMUNIDAD ANDINA, DE LA C O N C L U Y E: 1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquella disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un GACETA OFICIAL 27/11/2013 53 de 84 procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. 3. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.

Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 4.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La solicitud relativa al otorgamiento de la patente para “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA ACTIVA DE MEDICAMENTO”, fue presentada el 9 de junio de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable en la parte sustancial, mientras que el procedimiento se efectuó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 2.

El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos las para que indispensables invenciones "de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología", puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de para el obligatoria observancia otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de por la Nacional oficio Oficina Competente. 6. La Oficina Nacional de Patentes debe realizar un análisis muy específico y prolijo, a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, siendo muy cuidadosa en estos casos, ya que no puede validar que los derechos de patentes de invención se extiendan más allá del tiempo determinado en la normativa andina.

Por ello, precautelando el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de determinar técnica y científicamente cada uno de los requisitos de patentabilidad de los polimorfos. La normativa andina sobre patentes de invención no impide que se otorgue una patente a un polimorfo. Estos compuestos pueden ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos GACETA OFICIAL por los artículos 1 y 4 de la Decisión 344.

Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones por qué la solicitud en juego constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la Oficina Nacional de Patentes analizar cada caso. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00352, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 27/11/2013 54 de 84 Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/11/2013 55 de 84 Proceso 165-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15 literal e), 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 44 y 45 de la misma Decisión. Actor: Sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA. Patente: “GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”. Expediente Interno Nº 2008-00083. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a cuatro (4) de septiembre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 1.2 Actos demandados La sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 11 de julio de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Exteriores Relaciones y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de veintiuno (21) de agosto de 2013. 1. - ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1 Las partes Demandante: la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención para “GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

Resolución No. 33367 de 10 de octubre de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: h) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL - - - - - - - El 16 de mayo de 2003, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y CONTROL APARATO DE DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

Como resultado del examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Realizado el de examen patentabilidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

El 15 de marzo de 2007, el peticionario atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, allegó nuevas reivindicaciones y modificó la solicitud de patente. El 30 de julio de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 23273, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención para “GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y DE CONTROL APARATO DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 7, además de no cumplir con los requisitos de claridad y de unidad de la invención, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un uso. El 15 de agosto de 2007, la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada.

El 10 de octubre de 2007, el de Industria Superintendente y Comercio expidió la Resolución No. 33367 por medio de la cual atendió el 27/11/2013 56 de 84 recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. Escrito de demanda i) La sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - - - - “(…) los motivos de la negativa expuestos por la entidad demandada son confusos y resultan contradictorios, pues la entidad demandada fundamenta la negativa en falta de claridad sosteniendo que el proceso no conduce a un producto, que se trata de un uso y que las una tienen reivindicaciones combinación de características de estructura o de función, desfigurando en forma arbitraria y equivocada la invención (…)”.

“(…) la invención solicitada cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 (…) pues el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos inter-actúen de forma distinta a la convencional”. “(…) el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen de forma distinta a la convencional”.

“(…) debe tenerse en cuenta que de patentes solicitudes de invención pertenecientes al mismo grupo tecnológico referentes a ‘DISPOSITIVOS DE CONTROL’, han sido concedidas en países Miembros del Pacto Andino, específicamente en Colombia y en GACETA OFICIAL - - j) 27/11/2013 57 de 84 Perú a favor de HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, (…)”.

“(…) la presente invención no es un programa de ordenador como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo una invención de carácter técnica en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un programa, ya que se trata de una nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador o de un soporte técnico en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un mero programa”.

“(…) la patente de invención consistente en ‘UN GENERADOR CA SIN POLIFÁSICO ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO’ hasta el momento ha sido objeto de patente en países como Argentina, Irán, Italia, Taiwán, Japón, etc. por tanto es posible la patentabilidad de la invención, (…)”. - - Contestación a la demanda - La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, hace referencia a las Conclusiones de la División de Nuevas Creaciones: - “(…) al estudiar las reivindicaciones del pliego, salta a la vista que incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos: ‘1.

Un generador… sensores… para detectar… para avance del ángulo… el rotor… donde la corriente…’. ‘3. Un aparato de control… para el generador… teniendo… para el generador…’. ‘4. Un aparato de control… entre el tiempo…’. ‘5. Un aparato de control… cuando la velocidad…’ y sí en las restantes reivindicaciones”. “(…) del estudio de la solicitud se determinó que ella trata de proteger un soporte lógico como tal, porque se reivindica un ‘generador CA’ y una ‘unidad de control’ por medio de un método de controlar la excitación del arrancador – generador como se puede constatar con ayuda de los diagramas de tiempo y de las formas de onda de las figuras 13 a 16 junto con su descripción correspondiente.

Dicho ‘método’ o secuencia de procesamiento se considera un programa como tal, por ello, lo solicitado no cumple lo establecido por el artículo 15 e)”. “(…) pretender hacer ver como patentable una solicitud porque pertenece al mismo campo tecnológico que otras, supuestamente concedidas, NO provoca que por arte de magia, que las reivindicaciones del caso en discusión deje de ser una relación de procesamiento de secuencia de señal y que se (sic) las mismas se hayan definido con las características permitidas acorde al procedimiento establecido, ni prueban de ninguna forma la patentabilidad de este caso (…)”.

“(…) Desde el oficio No. 12985 la administración sostuvo y explicó que lo reivindicado afecta las disposiciones del artículo 21 porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son el estator, los devanados, el rotor, los sensores, etc. tal como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones; posición que se reiteró en los actos demandados”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL GACETA OFICIAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de agosto de 2013. k) NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 16 de mayo de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico 27/11/2013 58 de 84 comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretarán de oficio los artículos 44 y 45 (examen de patentabilidad) de la Decisión 486, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

Se limitará la interpretación del artículo 15 al literal e) (prohibición de patentar programas de ordenador). En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 DE LAS PATENTES DE INVENCION CAPÍTULO I De los Requisitos de Patentabilidad “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 15.- No se considerarán invenciones: (…) e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales”; y, (…) productos “Artículo 21.- Los o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, GACETA OFICIAL 27/11/2013 59 de 84 por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

CAPÍTULO IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD (…) CAPÍTULO III DE LAS PATENTE (…) SOLICITUDES DE “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se una reivindicación considerará dependiente múltiple”. (…) “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”. “Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando nacional la oficina competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la dentro del plazo notificación señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la GACETA OFICIAL oficina nacional denegará la patente. 27/11/2013 60 de 84 competente (…)”. CONSIDERACIONES l) El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - - - - 3.1.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; El nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos; Prohibición de patentar programas de a. ordenador; b. La no patentabilidad de segundos c. usos; Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; examen de fondo; las reivindicaciones de producto y de procedimiento, requisito de claridad de las reivindicaciones; d. La modificación a la solicitud inicial;

Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus decisiones. CONCEPTO DE INVENCIÓN En el presente proceso, la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA solicitó el otorgamiento de la patente de invención titulada “GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia al concepto de invención. Para lo anterior, el Tribunal, se remitirá al Patente: proceso 104-IP-2013, FARMACÉUTICAS “COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”, interpretación prejudicial de 16 de julio de 2013, en el cual desarrolló el tema planteado.

La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.56 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.57

3.2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Para lo anterior, el Tribunal, se remitirá al proceso 104-IP-2013, Patente: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”, interpretación prejudicial de 16 de julio de 2013, en el cual desarrolló el tema planteado. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal. 56 OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. 57 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 27/11/2013 61 de 84 Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad industrial. a) de una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. aplicación c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. “( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”58 d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”59.

Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha 59 3 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997.

Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004). GACETA OFICIAL de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”60.

Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios en relación a este tema que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. 60 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, En referencia al articulado Valencia. 2002. reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. 27/11/2013 62 de 84 Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede información contener implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, ferias, conferencias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. GACETA OFICIAL 27/11/2013 63 de 84 Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos sus pero características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”61. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) 61 Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patente s.pdf. b) b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 62 Nivel Inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en técnica la materia correspondiente. 62 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en la G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 63 El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con 63 Proceso N° 12-IP-98.

Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2013 64 de 84 conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo.

El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. GACETA OFICIAL 27/11/2013 65 de 84 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo resulta obvia para la persona versada en la materia. 10.2.1 Análisis problema-solución La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de técnicas, entre la características invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste.

Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda.

El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos.

La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

GACETA OFICIAL un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(…)”64. Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”.

Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 65. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el 64 65 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patente s.pdf. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”.

Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. 27/11/2013 66 de 84 asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado. Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”.66 c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las 66 Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3DE 4-ACETOXI-2FENILPROPIONATO 20-EPOXI-1, 7B, 10BBEZOILOXI-5B, TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 27/11/2013 67 de 84 se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan por determinarse los elementos separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o los combinación intrínseca de elementos”.68

3.3. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante sostuvo que “(…) la presente invención no es un programa de ordenador como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo una invención de carácter técnica en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un programa, ya que se trata de una nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador o de un soporte técnico en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un mero programa”; en tal virtud, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos.

En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto. Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Para el propósito indicado, se transcribe lo expuesto por este Tribunal en la interpretación prejudicial No. 198-IP-2006 de 25 de enero de 2007 que hace referencia a este tema67: Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo).

Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.”69 “En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que 67 Patente: “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA”. 68 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en página la www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. 69 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág.

72. GACETA OFICIAL De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por 27/11/2013 68 de 84 consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005.)”. Finalmente, hay que tener en cuenta lo que establece el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, el cual, sobre el tema, expresa lo siguiente: GACETA OFICIAL “La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: -¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; -¿de resolverse en la forma en que se revindica?; y -¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”70.

PROHIBICIÓN DE PATENTAR

3.4. PROGRAMAS DE ORDENADOR. En el presente proceso la demandante manifiesta que “(…) la invención solicitada cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 (…) pues el método que se 70 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes/pdf. 27/11/2013 69 de 84 define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos inter-actúen de forma distinta a la convencional”, “(…) el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen de forma distinta a la convencional”, en tal virtud, el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

Para el efecto, el Tribunal hará referencia a la interpretación prejudicial recaída en el proceso 85-IP-2009, patente de invención: “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2 de diciembre de 2009. “El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.

Es necesario aclarar, que de conformidad con el ordenamiento jurídico andino, los programas de ordenador son objeto de protección dentro del ámbito de los derechos de autor, contenidos en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A la que se hará referencia de manera ilustrativa. La disposición del artículo 4 de la Decisión 351 incluye, entre las obras objeto de protección, como si se tratase de obras literarias (artículo 23), a los programas de ordenador (literal l), entendidos tales programas (Software) como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un GACETA OFICIAL dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones— ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado.

El programa comprende la documentación técnica y los manuales de uso (artículo 3). Los programas de ordenador, en tanto que obras expresadas por escrito, gozan de la protección por el derecho de autor desde su creación, aunque ésta se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión (artículo 58). En el caso de los programas de ordenador, cuya protección, caso de constituir creaciones originales, se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto, su modificación para la utilización correcta (artículo 23), y su reproducción, incluso para uso personal, exigen la autorización del titular del derecho, salvo que se trate de la copia de seguridad (artículo 25).

Sin embargo, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal, no será un caso de reproducción ilegal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (artículo 26).

Por lo demás, no hay lugar a confundir ambos objetos de protección: como ha señalado el Tribunal, un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la elaboración de varias bases de datos, y la elaboración de una base de datos puede ser el resultado del uso de varios programas de ordenador. La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no 27/11/2013 70 de 84 atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (artículo 21).

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna los actos enumerados en el artículo 22 de la Decisión 351”. En consecuencia, el juez consultante, sobre la base de las consideraciones emitidas, deberá determinar si la solicitud de la patente de invención, es en efecto un programa de ordenador o si por el contrario consiste en una invención.

3.5. LA NO PATENTABILIAD DE LOS SEGUNDOS USOS. En virtud de que la Superintendencia de Industria y Comercio argumenta que “(…) Desde el oficio No. 12985 la administración sostuvo y explicó que lo reivindicado afecta las disposiciones del artículo 21 porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son el estator, los devanados, el rotor, los sensores, etc. tal como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones; posición que se reiteró en los actos demandados”, el Tribunal se referirá al tema en los siguientes párrafos.

Para lo anterior, se hará referencia, asimismo, a la interpretación prejudicial recaída en el proceso 85-IP-2009, patente de invención: “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DE FALLO DE DIAGNOSIS FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2 de diciembre de 2009. “La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. GACETA OFICIAL Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como 27/11/2013 71 de 84 parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión. (Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002).

En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo.

Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.

Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “(…) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.

(Proceso 01-AI-2001, ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada”. GACETA OFICIAL En consecuencia, en el presente caso, el juez consultante deberá determinar si la patente de invención solicitada constituye o no una patente de segundo uso.

3.6. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE: REQUISITOS FORMALES: EXAMEN DE FORMA, EXAMEN DE PATENTABILIDAD: LA DESCRIPCIÓN LA INVENCIÓN; LA DE DE PRESENTACIÓN OBSERVACIONES; DE EXAMEN FONDO; REQUISITO DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES. 27/11/2013 72 de 84 gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”.71 La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de invención Requisitos formales; examen de forma Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, ya que se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 7, además de no cumplir con los requisitos de claridad y de unidad de la invención, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un uso; se estima adecuado referirse al trámite de la solicitud de patente, examen de patentabilidad y al requisito de claridad de las reivindicaciones.

Para lo anterior, el Tribunal, se remitirá al proceso Patente: 104-IP-2013, “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”, interpretación prejudicial de 16 de julio de 2013, en el cual desarrolló los temas planteados. La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos.

La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar El artículo 26 de la Decisión 486 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, la cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. normativa comunitaria contempla, La asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta 71 ÁLVAREZ, Alicia. Cómo obtener una patente.

En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103. GACETA OFICIAL deberá contener reivindicaciones”. 27/11/2013 73 de 84 “una o más La doctrina sostiene al respecto que “(…) en deben principio, las reivindicaciones especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.72 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, o reivindicaciones composición) de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. las patentes Sin embargo, en de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.73 72 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 73 SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De reivindicaciones las esta forma, constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 euisdem añade que “La GACETA OFICIAL descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona técnica materia capacitada en la correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”74.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo qué hay en ellas. 27/11/2013 74 de 84 peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud. En virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones.

Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención. Es conveniente tener en cuenta los cambios normativos que se presentan en este tema. Mediante el siguiente cuadro comparativo se muestran los cambios adoptados por la Decisión 48675. En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 25 de la Decisión 486 al indicar: “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

Examen de patentabilidad En el presente proceso, realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable, y se solicitó al 75 Proceso 208-IP-2005, (patente: “NITRATO POROSAS”). 74 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004.

P. 48. de 12 de enero de 2006 DE AMONIO DE PERLAS GACETA OFICIAL 27/11/2013 75 de 84 RÉGIMEN DE LA RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 Exam en de form a Artículos 21 – 22 DECISIÓN 486 Artículos 38 – 39 ( requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Plazo para responder las observ aciones que Plazo para completar los requisitos: dos formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles m eses siguientes a la f echa de la siguientes a la fecha de la notific ación de las notificación. (prorrogable por una sola vez observaciones.

(prorrogable por una sola vez y por un período igual). y por un período igual) (aspectos formales indicados en la Decisión) Cons ecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los antecedentes la solicitud se considera abandonada. Publicación e interve nción de terceros Artículos 23 – 26 Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la prelación. Artículos 40 – 43 La Oficina Nacional publicará la solicitud, Transcurridos dieciocho (18) m eses de conformidad con las disposiciones contados a partir de la fecha de nacionales, dentro de los dieciocho (18) presentación de la solicitud o desde la m eses, contados a partir de la fecha de la f echa de prioridad que se hubiese solicitud o de la fecha de prioridad que se invocado, el tendrá expediente hubiese reivindicado, y una vez terminado el carácter público y podrá ser examen de forma, publicará el aviso de consultado, y la Oficina Nacional conformidad con la reglamentación que al ordenará la publicación de la solicitud efecto establezca c ada País Miembro. de conformidad con las disposiciones nacionales.

El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación… Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter de público. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad.

El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad. GACETA OFICIAL Exam en de Fondo 27/11/2013 76 de 84 Art. 27.‑ Vencidos los plazos establecidos en los artículos Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional la publicac ión de la solicitud, independientemente que se competente procederá a examinar si la solicitud es o no hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los patentable. Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dic ho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notif icar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Art. 46.- La oficina nacional c ompetente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentars e conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera. GACETA OFICIAL 27/11/2013 77 de 84 Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. Art. 28.‑ La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

Consecuencia del Exam en Definitivo Art. 29.‑ Si el examen definitivo fuere favorable se Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las favorable, s e otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas.

Si fuere desfavorable se reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará. denegará. El requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que "la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención".

Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

3.7. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. En el presente caso, la demandante allegó un nuevo capítulo reivindicatorio y modificó la solicitud de patente. En ese sentido, se abordará el tema de las modificaciones a la solicitud de patente de invención. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, GACETA OFICIAL conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver. Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber:  ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?  ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo 27/11/2013 78 de 84 contra la denegación de la patente.

En al consecuencia, corresponderá juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.76 Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el cinvento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas seguir siendo reivindicaciones puedan sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”77. 76 Proceso 21-IP-2000.

Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, 10 de enero de 2001. 77 Proceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002.

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3.8. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL DE PATENTES PARA TOMAR SUS DECISIONES 27/11/2013 79 de 84 independencia), como en relación con sus propias decisiones78. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: Tomando en cuenta que la actora argumentó “(…) debe tenerse en cuenta que solicitudes de patentes de invención pertenecientes al mismo grupo tecnológico referentes a ‘DISPOSITIVOS DE CONTROL’, han sido concedidas en países Miembros del Pacto Andino, específicamente en Colombia y en Perú a favor de HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, (…)”, y que “(…) la patente de invención consistente en ‘UN GENERADOR CA SIN POLIFÁSICO ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO’ hasta el momento ha sido objeto de patente en países como Argentina, Irán, Italia, Taiwán, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP-2008: El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (…) las ponen en contacto, (…) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas79.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones 78 79 En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso.

Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. GACETA OFICIAL 27/11/2013 80 de 84 expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto. Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA COMUNIDAD ANDINA, DE LA C O N C L U Y E: 1. El artículo 14, en concordancia con los artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla los requisitos indispensables para que las invenciones "sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología", puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de para el obligatoria observancia otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de por la Nacional oficio Oficina Competente. 2. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza. 3.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 16 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 4.

El artículo 18 de la Decisión 486 señala claramente lo que debe considerarse como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 5.

Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de de mezclas y/o combinaciones elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial. 6.

El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento), los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.

GACETA OFICIAL 7. En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos. 8. Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 9.

Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. 10. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. 11. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. 12.

Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en 27/11/2013 81 de 84 cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de o la descripción del invento reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales la por parte de Administración. 13.

El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, la deja a salvo mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00083, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 27/11/2013 82 de 84 Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (E) Gustavo García Brito SECRETARIO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 27/11/2013 83 de 84 GACETA OFICIAL 27/11/2013 84 de 84 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú