Año XXXI – Número 2335 Lima, 8 de mayo de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 8-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 221 y 222 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta).

Expediente Interno: 00178-2010-0-1801-JR-CA-03. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez. Proceso 13-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Asunto: Cancelación por falta de uso de la marca “KAPITOL” (mixta). Expediente Interno: 2010-00188. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez. Proceso 226-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Interpretación de oficio del artículo 34 de la misma Decisión. Patente de invención: “COMPUESTOS AROMÁTICOS HETEROCÍCLICOS REFERIDOS A SECRETAGOGOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO”. Proceso interno N°. 00022-2010-0-1801JR-CA-03. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/05/2014 2 de 42 PROCESO 8-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 221 y 222 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta).

Expediente Interno: 00178-2010-0-1801-JR-CA-03. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 178-2010-0 / 8va SECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 00178-2010-0-1801-JR-CA-03.

El Auto de 12 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. 1. LAS PARTES: Demandante: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ 1.

Determinación de los hechos relevantes:  El 12 de noviembre de 2008, la Municipalidad de San Isidro solicitó el registro de la marca “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” y no se presentaron oposiciones.

Mediante Resolución 7253-2009/DSD-INDECOPI de 12 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi denegó de oficio el registro solicitado sobre la base de la marca SAN ISIDRO (denominativa) de la Clase 29 de la Clasificación de Niza, inscrita en favor de HERNÁN MANUEL ROMÁN VEGA. El 25 de mayo de 2009, la Municipalidad de San Isidro interpuso recurso de reconsideración. El 26 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi señaló que se procede a calificar el escrito de 25 de mayo de 2009 como recurso de apelación, por lo que ordenó que se eleve el mismo al superior jerárquico.     GACETA OFICIAL      2. 08/05/2014 3 de 42 Mediante Resolución 2518-2009/TPI-INDECOPI de 2 de octubre de 2009, el Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución 7253-2009/DSD-INDECOPI de 12 de mayo de 2009 y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.

El 13 de enero de 2010, la Municipalidad de San Isidro interpuso acción contencioso administrativa con objeto de anular la Resolución 2518-2009/TPI-INDECOPI. Mediante Resolución 13 de 8 de mayo de 2013, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda interpuesta. El 24 de mayo de 2013, la Municipalidad de San Isidro presentó recurso de apelación contra dicha sentencia. En segunda instancia, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 5 de 17 de diciembre de 2013 procede a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Fundamentos de la demanda: La demandante MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO manifestó lo siguiente:    Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. El Indecopi no ha tomado en cuenta que el OLIVAR DE SAN ISIDRO es un espacio urbano tradicional de la ciudad de Lima, perfectamente identificable por los consumidores, el cual se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de San Isidro y que ha sido declarado como Zona Monumental por el Instituto Nacional de Cultura.

El hecho que los signos confrontados compartan los términos SAN ISIDRO no induce a riesgo de confusión, ya que la parte relevante del signo solicitado es “DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO”. 2.1. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente:   Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, además de que distinguen productos idénticos.

El signo DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO evoca indefectiblemente un espacio geográfico tradicional del distrito de San Isidro. Pues bien, la marca registrada es SAN ISIDRO, la misma que designa precisamente el distrito en el cual se encuentra el referido olivar, de tal suerte que, el consumidor al encontrarse frente al signo ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO pensará en forma acertada que el aceite de oliva que distingue proviene del OLIVAR DE SAN ISIDRO y seguramente que es elaborado por la Municipalidad del referido distrito.

El problema se presenta cuando el consumidor se encuentra frente a una botella de aceite de oliva identificada con la marca SAN ISIDRO. Mediante Resolución 13 de 8 de mayo de 2013, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda interpuesta sobre la base que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, además de que distinguen productos idénticos.

GACETA OFICIAL 08/05/2014 4 de 42 3. Fundamentos del recurso de apelación: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO presenta recurso de apelación manifestando lo siguiente:  Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.  Reitera su pedido de anular la Resolución 2518-2009/TPI-INDECOPI de 2 de octubre de 2009, mediante la cual se denegó el registro solicitado.

En segunda instancia, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima procede a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante Auto de 12 de febrero de 2014.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS JURÍDICO COMUNITARIO A SER La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 134 literales a), b) y g), 221 y 222 de la misma normativa.

En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; GACETA OFICIAL b) 08/05/2014 5 de 42 las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado. Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios. (…)”.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. En el presente caso, la Municipalidad de San Isidro solicitó el registro de la marca “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos.

Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que: “La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio GACETA OFICIAL 08/05/2014 6 de 42 los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. (…)”. En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si el signo “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixto) en la Clase 29 de la GACETA OFICIAL 08/05/2014 7 de 42 Clasificación de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, la Municipalidad de San Isidro solicitó el registro de la marca “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación de Niza.

Mediante Resolución 7253-2009/DSD-INDECOPI la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi denegó de oficio el registro solicitado sobre la base de la marca SAN ISIDRO (denominativa) de la Clase 29 de la Clasificación de Niza, inscrita en favor de HERNÁN MANUEL ROMÁN VEGA. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194, de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 08/05/2014 8 de 42 La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión y/o de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.2 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 2 3 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 08/05/2014 9 de 42 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648, de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.5 Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas simultáneamente. deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.6 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 5 6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 08/05/2014 10 de 42 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”7.

(…)”. Por lo tanto, la Corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta) de la Clase 29 de la Clasificación de Niza, es o no similar a la marca registrada SAN ISIDRO (denominativa) de la Clase 29, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre la marca “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta) y la marca registrada SAN ISIDRO (denominativa). Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, 7 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194, de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 08/05/2014 11 de 42 individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.8 Comparación entre signos denominativos y mixtos. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.9 Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” 8 9 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL 08/05/2014 12 de 42 “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 10 En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta) y la marca registrada SAN ISIDRO (denominativa).

4. LAS PALABRAS GENÉRICAS, DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE LAS MARCAS. LA MARCA DÉBIL. En el presente caso, se desarrollará el tema de los signos conformados por palabras genéricas (“aceite de oliva”), descriptivas (“San Isidro”) y de uso común (“olivar” en la Clase 29 de la Clasificación de Niza). Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013 este Tribunal señaló lo siguiente: Palabras genéricas: El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario 10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. GACETA OFICIAL 08/05/2014 13 de 42 utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Ahora bien, lo que es de uso común o genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. Palabras descriptivas: Dentro del Proceso 116-IP-2013, marca: “INVERENERGET” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial 2239 de 27 de septiembre de 2013, este Tribunal reitera lo siguiente: “En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo, no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La irregistrabilidad de los signos, palabras o partículas descriptivas implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un GACETA OFICIAL 08/05/2014 14 de 42 consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”11.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. En el presente caso, si la procedencia geográfica es común a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Palabras de uso común: El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario12. 11 12 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. GACETA OFICIAL 08/05/2014 15 de 42 La marca débil: Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: “TAXI DRIVER” (mixta) de 7 de junio de 2013, este Tribunal señala que: Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”.13 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.14

5. LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y SU REGISTRO COMO MARCA. SUS LÍMITES. Tomando en consideración lo señalado dentro del Proceso 22-IP-2011 de 22 de junio de 2011 este Tribunal señala lo siguiente: Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado.

Las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.

En el presente caso, no resulta pertinente desarrollar el punto de la denominación de origen, sino únicamente el de las indicaciones de procedencia. 13 14 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1984, pp. 78 y 79. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192.

GACETA OFICIAL 08/05/2014 16 de 42 Sobre las indicaciones de procedencia, la prohibición de registro reposa en las siguientes causales de irregistrabilidad: 1. Como se desarrolló en el punto anterior sobre las “palabras descriptivas”, el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos.

Una indicación de procedencia es descriptiva del lugar de origen de los productos y, por tal motivo, no puede ser apropiada por ningún particular en exclusiva. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. 2. El artículo 135 literal i) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos engañosos cuando “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

Por lo tanto, no se puede registrar un signo que contenga una indicación de procedencia que pueda generar error o confusión en el público consumidor respecto al lugar de origen de los productos. 3. El artículo 135 literal l) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos cuando “consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique”.

Sobre estas tres causales de irregistrabilidad, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado. En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 que expresan: “Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios”.

Dentro del Proceso 78-IP-2005 de 8 de junio de 2005, se señaló que para que se configure el supuesto expresado es importante que se constituya el artificio o el engaño en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: GACETA OFICIAL - - 08/05/2014 17 de 42 Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.

Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. Para que un País Miembro otorgue protección a una indicación de procedencia deberá cumplirse con lo señalado en el artículo 223 de la Decisión 486, que dice “Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos”.

Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica.

Esa aptitud se confirmará si el signo solicitado no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos. Segundo: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

Tercero: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre la marca “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta) de la Clase 29 de la Clasificación de Niza y la marca SAN ISIDRO (denominativa) de la misma Clase 29 de la Clasificación de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

Cuarto: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas, descriptivas y de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

GACETA OFICIAL 08/05/2014 18 de 42 La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras genéricas, descriptivas y de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por palabras genéricas, descriptivas y de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. Quinto: El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos.

Una indicación de procedencia es descriptiva del lugar de origen de los productos y, por tal motivo, no puede ser apropiada por ningún particular en exclusiva. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. El artículo 135 literal i) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos engañosos cuando “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

Por lo tanto, no se puede registrar un signo que contenga una indicación de procedencia que pueda generar error o confusión en el público consumidor respecto al lugar de origen de los productos. El artículo 135 literal l) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos cuando “consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique”.

Sobre estas tres causales de irregistrabilidad es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno la Corte consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 08/05/2014 19 de 42 Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 13-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Asunto: Cancelación por falta de uso de la marca “KAPITOL” (mixta). Expediente Interno: 2010-00188. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: El Oficio 242 de 3 de febrero de 2014, recibido vía correo electrónico el 7 de febrero de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00188. El Auto de 26 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. II. PARTES. Demandante: FUNDICOM S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: FABRIPARTES S.A. GACETA OFICIAL 1. 20 de 42 Determinación de los hechos relevantes:        2. 08/05/2014 El 10 de mayo de 2006, la sociedad FUNDICOM S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) solicitud de cancelación de marca por falta de uso contra el certificado de Registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITOL (mixta) de la Clase 12 de la Clasificación de Niza, inscrita a favor de FABRIPARTES S.A.1 El 28 de agosto de 2006, la sociedad FABRIPARTES S.A. contestó la solicitud de cancelación. Mediante Resolución 6143 de 17 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió denegar la cancelación total por no uso del Certificado de Registro 243.792 correspondiente a la marca “KAPITOL” (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación de Niza.

Sin embargo, resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca en el sentido de excluir de su cobertura algunos de los productos que distingue. Como consecuencia de la anterior limitación, la marca distinguirá sólo los siguientes productos: “árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmentos de frenos, circuitos hidráulico, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos” de la Clase 12 de la Clasificación de Niza.

FUNDICOM S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. Mediante la Resolución 17895 de 20 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 6143 de 2009. Mediante Resolución 56405 de 30 de octubre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 6143 de 2009.

FUNDICOM S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado con el objeto de solicitar la nulidad de las resoluciones administrativas. Fundamentos de la demanda: La demandante FUNDICOM S.A. manifestó lo siguiente:  1 La SIC debió declarar la cancelación total de todos los productos, con excepción de los radiadores.

La SIC consideró el uso real y efectivo de la marca solamente para radiadores. El 12 de marzo de 2001, la sociedad FABRIPARTES S.A. solicitó el registro de la marca “KAPITOL” (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación de Niza: “Aparatos de locomoción terrestres, aérea y marítima, aparatos artículos, partes y accesorios para automóviles, y aparatos de locomoción terrestre, aerostatos, dispositivos de seguridad y antirrobos, cámaras de aíre neumáticos, resortes amortiguadores, árboles de transmisión, arneses de seguridad asientos para vehículos y accesorios para estos, autocares cadenas para automóviles, capos y carrocerías, chasis, cubiertas, parachoques, señales, bandas de rodamiento, bielas, aparatos e instalaciones de transporte por cable, cadenas antiderrapantes, cajas de cambio, cámaras de aíre y equipos de reparación, carrocería arandelas adhesivas de caucho, chalanas, ciclocars, coches, cojines de ejes, cortinillas parasoles, cristales de vehículos, cubiertas, defensas depósitos de gasolina, ejes, motores, eléctricos, plataformas elevadoras, portaequipajes, forros de frenos, frenos segmentos de frenos, guardabarros, circuitos hidráulicos, indicadores de dirección, literas, llantas, dispositivos de mando, radiadores, orugas para vehículo, pedales, puertas, radios, remolques, alarmas, ruedas, timones, transmisiones, válvulas para vehículos, reumáticos, bicicletas, partes de bicicleta, artículos y accesorios para bicicletas”.

GACETA OFICIAL       08/05/2014 21 de 42 Existe una clara vulneración de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, toda vez que el titular de la marca no logró probar el uso de los productos para los cuales estaba registrada. Las pruebas de uso no fueron conducentes para demostrar el uso real y efectivo de los productos en el mercado.

No comparte las consideraciones de la SIC en las Resoluciones demandadas, por medio de las cuales se niega la cancelación total por no uso del registro de la marca KAPITOL (mixta). Las pruebas aportadas no demuestran el uso de la marca para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación de Niza. Las pruebas aportadas por la sociedad FABRIPARTES S.A. consistieron en: 19 fotografías en las cuales se observan radiadores sobre los cuales aparece repujado el elemento figurativo de la marca KAPITOL, consistente en la letra K, en las fotos aparecen adicionalmente cajas de cartón también marcadas con el signo KAPITOL (mixto) y la indicación de que se trata de empaques de radiadores, los catálogos del establecimiento Frenos Punto Azul en el que se relacionan partes de vehículos y la copia auténtica de una página de un directorio telefónico en donde se encuentra un aviso del establecimiento Autopartes JESC y CÍA. Ltda., en la sección de radiadores, son evidentemente débiles dado que no demuestran el uso real y se circunscriben simplemente al ámbito formal de la marca, documentos que no prueban la venta de los bienes en el mercado a título oneroso, evento que requiere ser demostrado en aras de determinar el uso real y efectivo del signo distintivo.

Con la simple publicidad no se demuestra la efectiva comercialización de producto y no constituye prueba plena. La SIC, al hacer el estudio sobre el uso o no de la marca KAPITOL (mixta), admite como prueba la certificación emitida por el señor José Raúl Eduardo Carvajal Rodríguez, Revisor fiscal de la sociedad FABRIPARTES S.A. Esta situación resulta inapropiada, ya que si bien la referida certificación puede ser considerada como un medio de prueba, ésta no es en sí misma una prueba.

El artículo 167 de la Decisión 486 señala que: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificados de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. En lo que se refiere a las certificaciones expedidas por los distribuidores, es del caso indicar que los gerentes de los establecimientos no especifican qué tipo de productos comercializan con la marca KAPITOL (mixta).

Adicionalmente, en cabeza de éstos no recae responsabilidad penal y civil. Debido a ello, estas comunicaciones no son verosímiles, ni certeras. Por lo tanto, FUNDICOM S.A. considera que estos documentos no debieron ser tenidos en cuenta como pruebas. 2.1. Fundamentos de la contestación a la demanda: FABRIPARTES S.A. contestó la demanda manifestando lo siguiente:    Defiende la conducencia, pertinencia y eficacia de las pruebas aportadas, tales como fotografías, publicidad, certificaciones de compradores, catálogos, certificación del revisor fiscal.

Se ha probado la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos identificados con la marca KAPITOL desde el 2001. En el presente caso, se probó el uso de la marca para los radiadores. Por lo tanto, el análisis debe concretarse a si existe identidad o similitud entre el producto “radiadores” y los otros productos “árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmentos de frenos, circuitos hidráulico, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos” de la Clase 12 de la Clasificación de Niza.

GACETA OFICIAL  08/05/2014 22 de 42 Dichos productos se encuentran relacionados, ya que se trata de partes o autopartes de vehículos de locomoción terrestre. Es decir, todos son importantes para que el vehículo pueda funcionar en debida forma. La Corte consultante no envió copia de la contestación de la demanda presentada por la SIC. Debido a ello, mediante Auto de 20 de marzo de 2012 se resolvió no tenerla por contestada.

III. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. Ello con el objeto de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS.

JURÍDICO COMUNITARIO A SER La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 165 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. Artículo 166 GACETA OFICIAL 08/05/2014 23 de 42 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” Artículo 167 “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. (…)”. VI. CONSIDERACIONES. A. CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

SU RELACIÓN CON LA FIGURA DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA. SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. En el presente caso, la demandante FUNDICOM S.A. manifestó que la SIC debió declarar la cancelación total de todos los productos, con excepción de los radiadores. La SIC consideró el uso real y efectivo de la marca solamente para radiadores. Alega que existe una clara violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, toda vez que el titular de la marca no logró probar el uso de los productos para los cuales estaba registrada.

Dentro del Proceso 53-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) 1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486. Los artículos 165 a 170, salvo el 1692 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: 2 El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos y/o servicios que ampara. GACETA OFICIAL a. 08/05/2014 24 de 42 Legitimación para adelantar el trámite.

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés real en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c. Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios GACETA OFICIAL 08/05/2014 25 de 42 que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1207 de 16 de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre la marca, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de GACETA OFICIAL 08/05/2014 26 de 42 noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. (…)”. Por lo tanto, la Corte consultante deberá determinar lo siguiente: 1.

Si la marca KAPITOL (mixta) es usada en el mercado manteniendo los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado de registro 243.792; y, 2. Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara en la Clase 12 de la Clasificación de Niza estaríamos frente a un uso de la marca que no es real ni efectivo.

Una vez realizado el análisis anterior, la Corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación prejudicial. Para el desarrollo de los siguientes puntos, también se reitera lo establecido en el citada Interpretación dentro del Proceso 79-IP-2012: d. Carga de la prueba.

La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

GACETA OFICIAL 08/05/2014 27 de 42 Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. e. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 1. Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. f. Procedimiento.

El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina Nacional Competente. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: 1. Presentación de la solicitud. 2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. 3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. 4.

Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1. Depurar el registro de marcas, eliminando aquellas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado. 2.

Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación. 2.

La cancelación parcial por no uso. El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. GACETA OFICIAL 08/05/2014 28 de 42 Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.3 La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la Corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. 3 El Tribunal ha reiterado esta posición en la Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en el Proceso 180-IP-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el Proceso 79-IP-2012.

GACETA OFICIAL 08/05/2014 29 de 42 b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). Sobre la base de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.

Dicha figura se genera cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales GACETA OFICIAL 08/05/2014 30 de 42 se hubiese registrado, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

Segundo: De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea sustancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en caso sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal.

Si, por un lado, la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la Corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma Clase de la Clasificación de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno la Corte consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 08/05/2014 31 de 42 Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 226-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Interpretación de oficio del artículo 34 de la misma Decisión. Patente de invención: “COMPUESTOS AROMÁTICOS HETEROCÍCLICOS REFERIDOS A SECRETAGOGOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO”. Proceso interno N°. 00022-2010-0-1801-JR-CA-03. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de su Estatuto.

VISTOS: El 21 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 00022-2010-0-1801-JR-CA-03;

El auto del 22 de enero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal; GACETA OFICIAL 08/05/2014 32 de 42 El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez para conocer el presente proceso, motivo por el cual el Magistrado no participa de la adopción de esta providencia;

Los hechos relevantes señalados por el consultante. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 4 de septiembre de 2003, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY solicitó la patente de invención para COMPUESTOS AROMÁTICOS HETEROCÍCLICOS ÚTILES COMO SECRETAGOGOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO, reivindicando prioridad en base a las solicitudes Nº. 60/408.099 y Nº. 60/491.645, ambas presentadas en la oficina de patentes de Estados Unidos de América. 2.

El 29 de noviembre de 2004, se modificó el título a COMPUESTOS AROMÁTICOS HETEROCÍCLICOS REFERIDOS A SECRETAGOGOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO. 3. El 12 de enero de 2005 se publicó la solicitud en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y no se presentaron oposiciones. 4. De acuerdo a la Resolución 2497-2009/OIN-INDECOPI, el examinador emitió los siguientes informes técnicos: a. Informe Técnico BGG 09-2007, de 17 de julio de 2007, donde examinó 22 reivindicaciones y concluyó: - - Las reivindicaciones 1 a 12 y 22 no son claras y carecen de sustento en la descripción; por lo tanto, no cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 13 a 21 se encuentran afectadas por establecido en el artículo 20 literal d) de la Decisión 486, referido a la no patentabilidad de los métodos terapéuticos. El 6 de noviembre de 2007, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY dio respuesta al Informe Técnico y presentó pliego con 17 reivindicaciones. b. Informe Técnico SRM 8-2008/A de 3 de marzo de 2008, en el que examinador de patentes, concluyó: GACETA OFICIAL - 08/05/2014 33 de 42 Las reivindicaciones 1 a 17 no cumplen con el requisito de claridad y sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

El 3 de julio de 2008, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 17 reivindicaciones, en el cual enmienda la reivindicación 1. c. Informe Técnico SRM 8-2008/B de 11 de agosto de 2008, en el que examinador de patentes, concluyó: - Se reitera que las reivindicaciones 1 a 17 no cumplen con el requisito de sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486. 5.

Por Resolución Nº. 000979-2008/OIN-INDECOPI de 22 de agosto de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente. 6. La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY interpuso recurso de apelación, adjuntando nuevo pliego de 21 reivindicaciones. 7. El examinador analizó el nuevo pliego de 21 reivindicaciones y por Informe Técnico PCG 61-2009 de 16 de septiembre de 2009, concluyó que: - Las reivindicaciones 1 a 6, 9 a 11 y 19 a 21 no cumplen con el requisito de claridad y concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 7, 8 y 12 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. 8. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2497-2009/TPI-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2009, declaró infundado el recurso de apelación. 9.

Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número seis, de 13 de junio de 2012, donde el 3 Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda. 10.

El INDECOPI interpuso recurso de apelación. 11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número 07 de 14 de octubre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

B. Fundamentos de la demanda. La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 12. Al emitirse resolución sin notificarse previamente el Informe Técnico PCG 61-2009, no se permitió a la demandante ejercer su derecho a la defensa, en violación del trámite de la solicitud de patente de invención regulada por los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL 08/05/2014 34 de 42 13. El Tribunal del INDECOPI basó la Resolución Nº 2497-2009/TPI-INDECOPI en el informe del examinador de patentes, Informe Técnico PCG 61-2009, que nunca fue notificada a la demandante, impidiendo así que la demandante pudiera pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo. 14.

La correlación entre la notificación de las actuaciones y el debido proceso es palmaria. La notificación surge si la administración incorpora al procedimiento nuevos argumentos, basados en nuevas evidencias. La disposición del artículo 34 de la Decisión 486 no distingue instancias y permite la modificación de la solicitud en cualquier momento, si el solicitante modifica la solicitud en segunda instancia y ésta decide continuar el trámite sin retrotraer etapas, entonces no hay una razón jurídica válida para otorgar menos garantías al administrado en esta sede –como el hecho de no notificarle una pieza clave para que ejercite su derecho a la defensa— que, en la primera instancia, porque tratándose de una solicitud modificada y de nuevos argumentos por parte de la administración surge nuevamente la obligación de notificar prevista en el artículo 45. 15.

La discrecionalidad de notificación opera únicamente respecto de observaciones de las que el administrado ya haya sido notificado previamente y que, por alguna razón no levantó, más no para nuevas observaciones. C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI contesta la demanda y argumenta: 16. La demandante ha considerado erróneamente que todo cuestionamiento técnico a la solicitud, sin importar en qué instancia se encuentre el procedimiento debería ser notificado a la parte interesada. 17.

Cabe destacar que, la regulación del trámite de la solicitud de patente establecido en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 corresponde al procedimiento en primera instancia, y no al que se produce en grado de apelación. 18. El artículo 45 regula el trámite relativo al cumplimiento de los requisitos de fondo de las solicitudes de patentes, requisitos que como hemos podido apreciar, en caso no sean cumplidos, dará lugar a una primera –y obligatoria— notificación por parte de la Oficina Nacional Competente, a efectos que el solicitante subsane de ser posible las omisiones incurridas dentro de un plazo determinado, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez. 19.

Una vez que se ha notificado al solicitante para que subsane y éste no logre su objetivo, la norma le señala a la Oficina Nacional Competente dos alternativas a seguir, a saber: Alternativa 1: Le concede la potestad discrecional de decidir si notifica dos o más veces adicionales al solicitante, o Alternativa 2: La Oficina Nacional Competente deniega la patente al no haberse satisfecho el primer requerimiento (o los sucesivos que se haya decidido notificar). 20.

Tal como puede apreciarse, la adopción de las alternativas 1 ó 2 corresponde al criterio razonable de la Oficina Nacional Competente, esto es, se trata de una facultad discrecional, no encontrándose obligada a notificar por segunda, tercera o cuarta vez. GACETA OFICIAL 08/05/2014 35 de 42 21. En el caso sub judice, a la demandante se informaron de tres informes técnicos durante el proceso interno, concluyendo en que el INDECOPI resolvió denegar la patente.

Con la apelación, la demandante presentó un nuevo pliego de reivindicaciones, las cuales fueron examinadas mediante Informe Técnico Nº 4, sobre la base del cual, sin haber sido notificado al solicitante (pues ya no era obligatorio), el Tribunal del INDECOPI confirmó la resolución apelada. 22. Con la pretensión de la demandante, que se notifiquen todos los informes, vamos a generar un circuito interminable de sucesivas notificaciones de informes y escritos de subsanación, que harán que el procedimiento administrativo pierda la simplicidad y celeridad que lo deben caracterizar.

D. Fundamentos de la Resolución de Primera Instancia. 23. La Resolución de Primera Instancia que declara fundada la demanda dice “éste Juzgado colige que el hecho de emitir pronunciamiento sobre la base del Informe técnico No PCG 61-2009 del 16 de septiembre de 2009, cuyas observaciones no fueron notificadas al demandante a pesar de constituir las primeras inconformidades advertidas de la calificación efectuada por la demandada en Segunda Instancia a la nueva pretensión del demandante, constituye una vulneración flagrante a su derecho de defensa (…)” E. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. 24.

El INDECOPI, presentó recurso de apelación, en el arguyó los mismos fundamentos que en su contestación a la demanda en el sentido de que está obligada a notificar únicamente el primer informe técnico y no así los demás que se presenten en el proceso. F. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 25. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. G. Solicitud del Juez consultante. 26.

El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

CONSIDERANDO: 27. Que, las normas contenidas en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 28.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

GACETA OFICIAL 08/05/2014 36 de 42 29. Que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y conforme a la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 34 de la misma Decisión por ser aplicable al caso concreto; y, 30. Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;

GACETA OFICIAL 08/05/2014 37 de 42 d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

(…)”. 1. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 31. En el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico PCG 61-2009 de 16 de septiembre de 2009 no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que la autoridad administrativa solo se encuentra obligada a notificar el primer informe. 32.

De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. 33. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. GACETA OFICIAL 08/05/2014 38 de 42 Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.

(Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 34. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 35.

En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 36. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son personas independientes de la mencionada Oficina. 37.

Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). GACETA OFICIAL 08/05/2014 39 de 42 2. De la modificación de una solicitud de patente. 38. El Tribunal considera oportuno referirse al tema, en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de que el solicitante presentó junto con el escrito de apelación de la Resolución Nº. 000979-2008/OIN-INDECOPI de 22 de agosto de 2008 un nuevo pliego de 21 reivindicaciones, las cuales fueron analizadas por el informe técnico impugnado y fueron consideradas como una modificación de la solicitud por parte del INDECOPI. 39.

Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. 40.

De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal:  “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite.  Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.  De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.

Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.

Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. GACETA OFICIAL 08/05/2014 40 de 42 Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.

(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). 41. Del análisis de la norma en estudio se generan la siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 42. Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 43.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.

(Proceso 21-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). 44. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 45.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el cinvento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura GACETA OFICIAL 08/05/2014 41 de 42 integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

SEGUNDO: La notificación que se prevé en el artículo 45 de la Decisión 486 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46 de la misma Decisión. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

TERCERO: De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.

CUARTO: El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

QUINTO: La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

SEXTO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad.

SÉPTIMO: Si bien es cierto que la norma no dispone nada respecto a si la modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente GACETA OFICIAL 08/05/2014 42 de 42 interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 000222010-0-1801-JR-CA-03, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú