Año XXXI – Número 2336 Lima, 8 de mayo de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 231-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Interpretación prejudicial de oficio del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto. Patente de invención: SISTEMA INTEGRADO PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL DIGITAL VISUALIZADA. Actor: señor VÍCTOR BARAHONA GARCÍA. Proceso interno N°. 116592009-0-1801-JR-CA-06. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. Proceso 239-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Interpretación prejudicial de oficio del artículo 46 de la misma Decisión. Patente de invención: COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA OFTÁLMICA QUE COMPRENDEN AZITROMICINA. Actor: sociedad LABORATOIRES THEA. Proceso interno N°. 01094-2011-0-1801-JR-CA-13. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. Proceso 265-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: “DEMETRIOS” (mixta).
Expediente Interno: 2467-2007. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/05/2014 2 de 47 PROCESO 231-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Interpretación prejudicial de oficio del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto. Patente de invención: SISTEMA INTEGRADO PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL DIGITAL VISUALIZADA. Actor: señor VÍCTOR BARAHONA GARCÍA. Proceso interno N°. 11659-2009-0-1801-JR-CA-06. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.
VISTOS: El 27 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 11659-2009-0-1801-JR-CA-06;
El auto del 12 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
I.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: señor VÍCTOR BARAHONA GARCÍA. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. 1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 07-J-TJCA-2014.
GACETA OFICIAL III. 08/05/2014 3 de 47 DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 17 de septiembre de 2002, el señor VÍCTOR BARAHONA GARCÍA solicitó la patente de invención para TÉCNICA BARAHONA Nº.5 – INTUBACIÓN DIGITAL – REALIDAD REAL. El 18 de octubre de 2005, adjuntó nuevas páginas en la Memoria Descriptiva y un nuevo pliego de 8 reivindicaciones. 2.
De acuerdo a la Resolución 2094-2009/TPI-INDECOPI, el examinador emitió los siguientes informes técnicos: a. Informe Técnico VDG 19-2006, de 23 de junio de 2006, en el que se manifiesta: - - - La Memoria Descriptiva presentada por el solicitante el 18 de octubre de 2005, “implica una ampliación de la invención originalmente presentada, por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486”.
Las reivindicaciones 1 y 3 a 8, presentadas el mencionado 18 de octubre de 2005, “no se consideran invenciones de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del artículo 15 de la Decisión 486”. La reivindicación 2, de 18 de octubre de 2005, “implica una ampliación de la invención originalmente presentada, por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486”.
El 27 de octubre de 2006, el señor Víctor Barahona García, dio respuesta al informe técnico y adjuntó nuevo pliego de 8 reivindicaciones. b. Informe Técnico VDG 19-2006/a, de 13 de agosto de 2007, que en las conclusiones dice: - - - Las reivindicaciones 1 y 3 a 8 presentadas el 27 de octubre de 2006 “referidas a usos, no son susceptibles de patentarse de acuerdo a la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la luz del Proceso Nº. 89-AI-2000”.
La reivindicación 2 presentada el mismo 27 de octubre de 2006 “implica una ampliación de la invención originalmente presentada, por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486”. Considera que el “título más adecuado para la presente invención es SISTEMA INTEGRADO DIGITAL PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL”. El 17 de octubre de 2007, el señor Víctor Barahona García, dio respuesta al informe técnico, adjunta nuevo pliego de 3 reivindicaciones y dice que “Su intención no es proteger un método para el ejercicio de una actividad intelectual, sino una patente referida a un sistema integrado cuyo título es “SISTEMA INTEGRADO PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL DIGITAL VISUALIZADO”. c. Informe Técnico VDG 19-2006/b, de 15 de febrero de 2008, que en las conclusiones sostiene: - La reivindicación 1 no cumple con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.
Las reivindicaciones 2 y 3, referidas a técnicas educativas, no se consideran invenciones, de acuerdo a lo establecido en el literal d) del Artículo 15 de la Decisión 486”. GACETA OFICIAL 08/05/2014 4 de 47 El 17 de abril de 2008, el señor Víctor Barahona García dio respuesta al informe técnico adjuntando nuevo pliego de 3 reivindicaciones y precisó que “las reivindicaciones 1 a 3 cumplen con los requisitos de claridad, unidad de invención, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”. d. Informe Técnico VDG 19-2006/c, de 5 de junio de 2008, que en las conclusiones sostiene: - Las reivindicaciones 1 a 3 presentadas el 17 de abril de 2008 “no cumplen con el requisito de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486”.
El 6 de agosto de 2008, el señor Víctor Barahona García dio respuesta al informe técnico y adjuntó nuevo pliego de 3 reivindicaciones. e. Informe Técnico VDG 19-2006/d, 22 de agosto de 2006, en el que manifiesta: - “Se reitera que la solución propuesta por la presente solicitud resulta obvia a la luz de las enseñanzas combinadas de los antecedentes D1 a D4 y, pese a los argumentos del solicitante, las reivindicaciones 1 a 3 de fecha 6 de agosto de 2008 aún carecen de actividad inventiva, por lo que no cumplen con lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”. 3.
Por Resolución Nº. 01040-2008/DIN-INDECOPI, de 5 de septiembre de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente, ya que de acuerdo “al análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se determina que las reivindicaciones 1 a 3 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 del texto legal acotado, motivo por el cual no procede acceder a la protección legal de lo solicitado”. 4.
El 24 de septiembre de 2008, el señor VÍCTOR BARAHONA GARCÍA interpuso recurso de apelación. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2094-2009/TPI-INDECOPI, de 19 de agosto de 2009, confirmó la Resolución impugnada. 6.
Contra las mencionadas Resoluciones el señor VÍCTOR BARAHONA GARCÍA interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número doce, de 29 de agosto de 2012, donde el Sexto Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa. 7.
Contra dicha Providencia, el 19 de septiembre de 2012, el señor VÍCTOR BARAHONA GARCÍA interpuso recurso de apelación. 8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número seis de 21 de octubre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 5 de 47 B. Fundamentos jurídicos de la demanda. El señor VÍCTOR BARAHONA GARCÍA, presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 9. La Resolución Nº. 01040-2008/DIN-INDECOPI consideró que las reivindicaciones 1 a 3 no tienen nivel inventivo. 10. Entre los expertos en la materia que analizaron su invento no existía ningún médico, por lo que no serían expertos idóneos. 11.
El nuevo informe técnico no le fue notificado. 12. Su invento consiste “en un maniquí con cabeza, cuello y tórax superior de fibra de vidrio una cubierta de ‘piel de jebe’ con todas las estructuras anatómicas de la nariz, orofaringine, cuerdas vocales, bronquio derecho e izquierdo, una cámara digital o WEB, una computadora portátil con disco duro, 2 linternas como fuente de luz y un HMD (Head Mounted Display) con su unidad de control”. 13.
Este invento sirve “para la Intubación digital (con los dedos), NO se aplica el laringoscopio además se puede ver en la pantalla de la computadora portátil todos los movimientos de la mano así como la introducción del tubo endotraqueal entre las cuerdas vocales se puede grabar en el disco duro y se puede conectar con internet a nivel mundial y puedan ver como se introduce con la mano un tubo endotraqueal, Invento único en el mundo”. 14.
La patente solicitada tiene nivel inventivo ya que no se encuentra en ningún invento del mundo, además que no podía ser evidente para los expertos en la materia. C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI contesta la demanda y argumenta: 15. Los químicos farmacéuticos que analizaron la invención son altamente calificados. 16.
Sobre la falta de notificación del nuevo informe técnico, la autoridad administrativa “se encuentra obligada sólo a notificar el primer informe”. 17. Respecto a la carencia de nivel inventivo, la “invención en análisis fue novedosa en su momento pero nunca tuvo nivel inventivo o altura inventiva”. 18. El problema técnico que pretende resolver el solicitante en cuanto al “empleo de maniquies o modelos anatómicos que comprenden las estructuras de boca, garganta, laringe, cuerdas vocales, tráquea, etc. para la práctica de la intubación endotraqueal ya era conocido de acuerdo con lo divulgado en los documentos D3 y D4”. 19.
Por su parte, el uso del HMD “es también conocido de acuerdo con lo divulgado en los documentos D1 y D2”. 20. Y, el documento D1 “ya hace mención a una cámara de TV para visualizar el correcto procedimiento de la intubación”. GACETA OFICIAL 08/05/2014 6 de 47 D. Fundamentos de la Resolución de Primera Instancia. 21. El Sexto Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, dicta Sentencia de Primera Instancia, Resolución número doce, de 29 de agosto de 2012, donde manifiesta: 22.
De acuerdo a los informes técnicos que obran en el expediente se concluye que “Las reivindicaciones 1 a 3 (…) NO CUMPLEN con el requisito de Nivel Inventivo (…)”. 23. Los profesionales expertos que realizaron los informes técnicos están plenamente capacitados para hacerlo. 24. La falta de notificación de un nuevo informe técnico no afecta su derecho al debido proceso.
E. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. 25. El señor VÍCTOR BARAHONA GARCÍA, interpone recurso de apelación de la Sentencia de Primera Instancia, Resolución número doce, de 29 de agosto de 2012 bajo los mismos argumentos esgrimidos en su demanda contencioso administrativa. F. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 26.
No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. G. Solicitud del Juez consultante. 27. El Juez consultante, en la Resolución Número seis de 21 de octubre de 2013, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: Cómo deben analizarse e interpretarse los artículo 45 y 46 de la Decisión 486. 28. En la misma Resolución, el Juez consultante manifiesta “En salvaguarda de los principios de economía y celeridad procesales; se solicita al Tribunal que precise, si lo establecido en el Proceso 012-IP-2009, respecto a la interpretación prejudicial, resulta obligatoria en todos los procesos o se puede prescindir de ella cuando existe interpretación anterior de igual norma, que resulta aplicable al caso concreto”.
CONSIDERANDO: 29. Que, las normas contenidas en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 30.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
GACETA OFICIAL 08/05/2014 7 de 47 31. Que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de conformidad con la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 133 de su Estatuto; y, 32.
Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “(…) De la Interpretación Prejudicial (…) Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. (…)”. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “(…) DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.
(…)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la GACETA OFICIAL 08/05/2014 8 de 47 fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.
Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.
(…)”. 1. La consulta prejudicial obligatoria. Inclusive en asuntos aparentemente ya abordados por el Tribunal. 33. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el Juez consultante manifestó: “En salvaguarda de los principios de economía y celeridad procesales: se solicita al Tribunal que precise, si lo establecido en el Proceso 012-IP-2009, respecto a la Interpretación Prejudicial, resulta obligatoria en todos los procesos o se puede prescindir de ella cuando existe interpretación anterior de igual norma, que resulta aplicable al caso concreto”.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 9 de 47 34. Por lo tanto, el Tribunal se referirá al tema citando la interpretación prejudicial 149-IP2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial. 35.
En dicha oportunidad, el Tribunal estableció lo siguiente: “(…) 1. Instrumentos básicos del sistema. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos: Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.
En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.
En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004.
MARCA: “EL MOLINO”). 2. Características de la figura de la interpretación prejudicial. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: GACETA OFICIAL 08/05/2014 10 de 47 Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no Solicitud obligatoria: El juez de única o está obligado a solicitarla. última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.
Su aplicación es obligatoria: si bien el juez Su aplicación es obligatoria: Una vez de instancia no está obligado a solicitarla, una expedida la interpretación prejudicial debe ser vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatada para resolver el caso concreto. acatarla al resolver el caso concreto. Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
No es una prueba. En el proceso no tiene No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud incidente procesal. Suspende el proceso. facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.
Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso.
Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 11 de 47 Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: “(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.
(Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo2, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.
Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.
Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la 2 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.
En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 12 de 47 normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso3. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.
Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.
La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. (…)”4 3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos: 3 4 El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.
(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.
En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010. GACETA OFICIAL 08/05/2014 13 de 47 peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003. 4. La sentencia dictada adolecería de nulidad.
Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna.
Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc. La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso.
Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc. De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.
La calificación de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.
Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido.
En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.
Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de GACETA OFICIAL 08/05/2014 14 de 47 instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.
A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos.
Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.
Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 15 de 47 Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo.
El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera: “(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional.
Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”.
(Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011). En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación. En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.
Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la GACETA OFICIAL 08/05/2014 16 de 47 interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.
Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. (149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2002, marca: PRADAXA (denominativa).
En cuanto a los efectos, el Tribunal continúa diciendo: 5. “Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial. La obligación del juez consultante de adoptar la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Los efectos del no acatamiento. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos: Únicamente tiene consecuencias para el caso particular.
Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.
De todas formas, como se trata de generar la misma interpretación para todos los operadores jurídicos comunitarios, el Tribunal ha adoptado en este aspecto un sistema fuente de precedentes, donde la variación de las líneas jurisprudenciales se da en casos excepcionales y especiales. En este sentido, es perfectamente viable que las interpretaciones del Tribunal sirvan de parámetro no sólo para los jueces sino para cualquier operador jurídico en la subregión andina cuando en su campo de acción tengan que aplicar normativa andina. El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial.
(artículos 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez consultante debe aplicar en su sentencia la interpretación prejudicial expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Aún en el caso de una solicitud de interpretación facultativa, el juez consultante tiene la obligación de adoptarla al resolver el caso particular.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 17 de 47 Aplicar o adoptar la interpretación prejudicial no significa simplemente hacer una relación de la misma en la sentencia, sino que el juez consultante la tome como el parámetro interpretativo de la normativa comunitaria aplicable al caso concreto. Por tal motivo el juez consultante debe hacer lo siguiente: Acatar de manera integral la Interpretación Prejudicial.
No se puede utilizar la Interpretación Prejudicial de manera fragmentaria, es decir, únicamente sobre algunas partes de la misma. La obligación de acatarla es en relación con todo su contenido. Se aclara que las conclusiones contenidas en la mencionada providencia son el reflejo de la parte considerativa de la misma y, por lo tanto, el juez consultante debe llenar de contenido dichas conclusiones con la parte motiva de la Interpretación. Acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con el sentido de la misma.
El juez consultante no puede hacer una interpretación de la interpretación prejudicial, o usar fragmentos aislados para validar una posición contraria a la que realmente contiene la providencia. Si el juez consultante encontrara partes oscuras o ambiguas en el texto de la providencia, puede solicitarle al Tribunal la respectiva aclaración mediante un escrito en ese sentido.
Ahora bien, si el juez consultante incumple la obligación de acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con anteriormente expresado, se generan los siguientes efectos: o El País Miembro podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
Al no adoptar la interpretación prejudicial, el juez consultante estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. o La sentencia dictada adolecería de nulidad.
La normativa comunitaria que consagra la obligación que tiene el juez consultante de acatar la Interpretación Prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna.
Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez consultante no hubiera aplicado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: si es una sentencia de instancia se podrían esgrimir recursos ordinarios de conformidad con la normativa procesal interna; y si es una sentencia de última o única instancia se podrían esgrimir recursos extraordinarios de conformidad con la normativa procesal interna: de revisión, casación, etc.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 18 de 47 o La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc. No acatar la Interpretación Prejudicial tiene como efecto que no se ha seguido el procedimiento adecuado. o De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales. Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo). 36.
Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”. (Proceso 83IP-2013 de 21 de agosto de 2013, marca: SYSTALAN denominativa).
En consecuencia, cuando se trate de una interpretación prejudicial obligatoria, es decir, solicitada por la última instancia ordinaria, no se puede prescindir de ella aun cuando exista interpretación anterior de igual norma que resulte aplicable al caso concreto. 2. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 37.
En el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico VDG 19-2006/c de 5 de junio de 2008 no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que la autoridad administrativa solo se encuentra obligada a notificar el primer informe. 38. De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. 39.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 19 de 47 El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.
(Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 40. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 41.
En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 42. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son personas independientes de la mencionada Oficina. 43.
Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su GACETA OFICIAL 08/05/2014 20 de 47 opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El Tribunal afirma que el Juez consultante debe solicitar, a este Tribunal comunitario, interpretación prejudicial en todos los casos en los que se controvierta una norma de derecho comunitario sin importar si existe un pronunciamiento previo similar.
SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
TERCERO: La notificación que se prevé en el artículo 45 de la Decisión 486 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46 de la misma Decisión. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
CUARTO: De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
QUINTO: El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier GACETA OFICIAL 08/05/2014 21 de 47 otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
SEXTO: La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 116592009-0-1801-JR-CA-06, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 239-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Interpretación prejudicial de oficio del artículo 46 de la misma Decisión. Patente de invención: COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA OFTÁLMICA QUE COMPRENDEN AZITROMICINA. Actor: sociedad LABORATOIRES THEA. Proceso interno N°. 01094-2011-0-1801-JR-CA-13. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. GACETA OFICIAL 08/05/2014 22 de 47 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.
VISTOS: El 27 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 01094-20110-1801-JR-CA-13;
El auto del 12 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
I.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: sociedad LABORATOIRES THEA. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 20 de abril de 2006, la sociedad LABORATOIRES THEA solicitó la patente de invención para UTILIZACIÓN DE LA AZITROMICINA PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO DE TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES OCULARES. Posteriormente, el título fue modificado a COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE AZITROMICINA. 2.
Una vez publicada la solicitud no se presentaron oposiciones. 3. De acuerdo a la Resolución 1560-2009/DIN-INDECOPI, el examinador emitió los siguientes informes técnicos: 1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 07-J-TJCA-2014. GACETA OFICIAL 08/05/2014 23 de 47 a. Informe Técnico BGG 08-2009, de 23 de marzo de 2009, en el que el examinador analizó 10 reivindicaciones y manifiestó: - - - - Las reivindicaciones 1 a 10 definen un uso o un uso en terapia, por lo que no son patentables de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Decisión 486 (…) y su interpretación en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000 (…)”.
La reivindicación 1 está redactada como: ‘Utilización de la azitromicina para la fabricación industrial de un medicamento de tratamiento de las infecciones oculares (…)’”. Las reivindicaciones 2 a 8 están referidas a la utilización de la azitromicina y son dependientes de la reivindicación 1 cuestionada. La reivindicación 9 está redactada como ‘Medicamento para el tratamiento de las conjuntivitis bacterianas (…)’, por lo que se entiende que lo que se pretende proteger es el uso del medicamento para el tratamiento de la conjuntivitis.
La reivindicación 10 está referida a un uso, ya que es dependiente de la reivindicación 9. El 13 de agosto de 2009, la sociedad LABORATOIRES THEA dio respuesta al Informe Técnico y presentó pliego con 7 reivindicaciones nuevas. b. Informe Técnico BGG 08-2009/a, de 10 de noviembre de 2009, en el que el examinador analizó las 7 nuevas reivindicaciones presentadas y concluyó: - Las reivindicaciones 1 a 7 constituyen una ampliación de lo originalmente presentado, por lo que no cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que: “En las reivindicaciones 1, 2, 6 y 7 se incluye el rango de 30% a 40% de ácido caprico, sin embargo, este rango no ha sido divulgado originalmente, ya que en las páginas 4 y 5 y en el ejemplo 1 de la memoria descriptiva originalmente presentada se indica de 20% a 50%, preferido de 30% a 45%.
Las reivindicaciones 3 a 5 implican una ampliación de lo originalmente presentado, ya que son dependientes de la reivindicación 2 cuestionada”. 4. Por Resolución Nº. 01560-2006/DIN-INDECOPI de 26 de noviembre de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente. Contra la mencionada Resolución la sociedad LABORATOIRES THEA interpuso recurso de apelación. 5.
El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2699-2010/TPI-INDECOPI, de 26 de noviembre de 2010, confirmó la Resolución impugnada. 6. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad LABORATOIRES THEA interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número diez, de 31 de octubre de 2012, donde el 13avo.
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda sobre “NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO; en consecuencia: Se declara la nulidad de la Resolución Nº. 2699-2010/TPI-INDECOPI (…)”. 7. Contra dicha Providencia el INDECOPI interpuso recurso de apelación. GACETA OFICIAL 08/05/2014 24 de 47 8.
La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número siete de 23 de septiembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 45 de la Decisión 486. B. Fundamentos jurídicos de la demanda.
La sociedad LABORATOIRES THEA, presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 9. Como fundamentos de su pretensión principal señala que la Resolución No. 15602009/DIN-INDECOPI debe ser declarada nula “ya que se emitió violando el principio del debido procedimiento administrativo” en virtud a que, negó la patente de invención, sobre la base del Informe Técnico BGG 08-2009/a que no fue debidamente notificado a la demandante y por tanto “no se nos permitió ejercer nuestro derecho de defensa”. 10.
Recalca que el Informe Técnico que sirvió de base a la Resolución impugnada para negar el privilegio de patente de invención no le fue notificada impidiendo así “que pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”. 11. Cita los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 para afirmar que debía haber sido notificado con el mencionado Informe Técnico. 12.
Cita normas nacionales y jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que consideraron que la falta de notificación significa una violación al debido proceso. 13. Como fundamento a su pretensión secundaria primera manifiesta que la “autoridad nacional está obligada a admitir la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones en cualquier momento del proceso (…)”.
Para fundamentar esta afirmación cita los artículos 26, 28, 30 y 34 de la Decisión 486. 14. Violación al debido procedimiento “al conculcar el derecho de LABORATOIRES Thea a modificar en su escrito de apelación las reivindicaciones por el invento COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA OFTÁLMICA QUE COMPRENDE AZITROMICINA”. 15. Afirma que existió un error tipográfico “debido a que consignó en las reivindicaciones 1, 2, 6 y 7 que el rango de ácido cáprico era de 30% a 40% cuando lo correcto era consignar de 30% a 45%”.
C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI contesta la demanda y argumenta: 16. Sobre la afectación a su derecho de defensa al no habérsele notificado el Informe Técnico BGG 9-2009/a, dice que de acuerdo a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, es una facultad discrecional de la Oficinal Nacional “no encontrándose obligada a notificar por segunda, tercera o cuarta vez”.
Esto, es para evitar que los procesos duren indefinidamente. 17. Cita jurisprudencia del INDECOPI. GACETA OFICIAL 08/05/2014 25 de 47 18. Sobre el error tipográfico en la que incurre la demandante, cita el artículo 34 de la Decisión 486 en sentido de que se puede modificar una solicitud de patente pero no se la puede ampliar y que en el caso concreto “el detalle de un porcentaje de ácido cáprico es determinante para conceder la patente, toda vez que una variación de los porcentajes de los componente determina un producto distinto”. 19.
Las reivindicaciones presentadas se refieren a usos, por lo que no pueden ser registradas de acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486. D. Fundamentos de la Resolución de Primera Instancia. En la Resolución de Primera Instancia número diez de 31 de octubre de 2012, el 13 Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo manifiesta que: 20.
La autoridad administrativa sí debió notificar el Informe Técnico BGG 8-2009/a. 21. Carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a las pretensiones subordinadas formuladas por el demandante. E. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. El INDECOPI, presenta recurso de apelación en el que manifiesta: 22. Error de hecho: “falta de congruencia en la sentencia recurrida”, ya que en la sentencia se manifestó que existió una falta de motivación en la decisión de la autoridad hecho que ·no fue alegado en ningún momento por la demandante, ni en sede administrativa ni en sede judicial (…)”. 23.
Error de derecho, “indebida exigencia de motivar la decisión de no notificar un informe técnico”, el INDECOPI reafirma los argumentos esgrimidos en su contestación a la demanda contencioso administrativa en sentido que no estaba obligado a notificar el segundo informe técnico. F. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 24.
No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. G. Solicitud del Juez consultante. 25. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: “Como debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención”.
CONSIDERANDO: 26. Que, la norma contenida en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 27.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación GACETA OFICIAL 08/05/2014 26 de 47 uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 28.
Que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículos 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretará el artículo 46 de la misma Decisión por ser aplicable al caso concreto; y, 29. Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
GACETA OFICIAL 08/05/2014 27 de 47 d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.
(…)”. 1. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 30. En el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico BGG 08-2009/a de 10 de noviembre de 2009 no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones, “no encontrándose obligada a notificar por segunda, tercera o cuarta vez”. 31.
De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 32.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 28 de 47 En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.
(Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 33. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 34.
En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 35. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son personas independientes de la mencionada Oficina. 36.
Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: 37. “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u GACETA OFICIAL 08/05/2014 29 de 47 organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). 2. De la modificación de una solicitud de patente. 38. El Tribunal considera oportuno referirse al tema, en virtud a que en el proceso interno se controvierte el tema de la modificación de la solicitud de patente. 39.
Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. 40.
De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal: “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.
Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.
Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.
Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. GACETA OFICIAL 08/05/2014 30 de 47 Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.
(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). 41. Del análisis de la norma en estudio se generan la siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 42. Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 43.
Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.
En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.
(Proceso 21-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). 44. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.
A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el cinvento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.
(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura GACETA OFICIAL 08/05/2014 31 de 47 integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
SEGUNDO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
TERCERO: De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
CUARTO: El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
QUINTO: La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
SEXTO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad.
SÉPTIMO: Si bien es cierto que la norma no dispone nada respecto a si la modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.
La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente GACETA OFICIAL 08/05/2014 32 de 47 interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 010942011-0-1801-JR-CA-13, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 265-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: “DEMETRIOS” (mixta).
Expediente Interno: 2467-2007. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 446-13-S-SCT-CS-PJ de 29 de noviembre de 2013, recibido en este Tribunal el 23 de diciembre de 2013, mediante el cual la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2467-2007.
El Auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. 1. LAS PARTES: Demandante: DEMETRIOS LICENSING LTD. GACETA OFICIAL Demandado: 08/05/2014 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE REPÚBLICA DEL PERÚ. 33 de 47 LA LA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
Tercera interesada: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA. 1. Determinación de los hechos relevantes: El 17 de enero de 2007, DEMETRIOS LICENSING LTD. solicitó el registro de la marca DEMETRIOS (mixta) para distinguir “vestidos, calzados y sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación de Niza. El 24 de mayo de 2007, CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA formuló oposición al registro argumentando que “es titular en Colombia del registro de la marca DEMETRIO VALDI (y logotipo) que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza”. Mediante Resolución 20995-2007/OSD-INDECOPI de 28 de noviembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. El 9 de enero de 2008, DEMETRIOS LICENSING LTD. interpuso recurso de apelación, el mismo que fue resuelto mediante la Resolución 1478-2008/TPIINDECOPI de 23 de junio de 2008.
En ella se confirma la Resolución 209952007/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, deniega el registro solicitado. DEMETRIOS LICENSING LTD. interpone acción contencioso administrativa con objeto de anular la Resolución 1478-2008/TPI-INDECOPI. La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emite la sentencia de 31 de julio de 2012 declarando infundada la demanda interpuesta. El 24 de octubre de 2012, DEMETRIOS LICENSING LTD. presenta recurso de apelación y requiere se solicite interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.
Fundamentos de la demanda: La demandante DEMETRIOS LICENSING LTD. manifestó lo siguiente: Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. La simple coincidencia en algunos elementos de un nombre de pila de uso general DEMETRIO no ocasiona la asociación respecto de una persona natural o jurídica en particular y, por tanto, no puede ser considerada la causal de irregistrabilidad. Hace uso de la marca DEMETRIOS (mixta) desde el año 1982, existiendo una gran difusión a nivel internacional.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 34 de 47 Tiene distribuidores a nivel internacional. Existen registros a nivel internacional de DEMETRIOS. Existe un uso público y notorio de la marca DEMETRIOS desde el año 1982. Alega la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Convenio de la Unión de París. La denominación DEMETRIOS constituye el nombre propio del diseñador DEMETRIOS JAMES ELIAS, quien nació en Pireas, Grecia. Es con dicho nombre que el diseñador se hizo conocido desde hace décadas y con el cual se identifica en el mercado internacional. 2.1.
Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente: Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, además de que distinguen algunos productos idénticos. El consumidor podría creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada. Los procesos judiciales llevados a cabo en otros países, como Panamá, no obligan a la autoridad administrativa a registrar el signo solicitado en el Perú. La tercera interesada CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA contestó la demanda de la siguiente manera: Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, además de que distinguen algunos productos idénticos.
El consumidor podría creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada. En el expediente no consta contestación a la demanda de la PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emite la sentencia de 31 de julio de 2012 declarando infundada la demanda interpuesta, de la siguiente manera: 3.
No cabe la nulidad de la resolución administrativa, ya que se denegó debidamente el registro solicitado. Existe posibilidad de riesgo de confusión entre los signos confrontados. Fundamentos del recurso de apelación: DEMETRIOS LICENSING LTD. presenta recurso de apelación manifestando lo siguiente: Requiere que se solicite interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Las alegaciones de DEMETRIOS LICENSING LTD. no fueron consideradas por el Indecopi.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 35 de 47 “Si la propia Sala de Propiedad Intelectual ha analizado que los signos DEMETRIOS (mixta) y DEMETRIO VALDI (mixta) son diferentes gráfica y fonéticamente, no expresa ningún fundamento jurídico para la conclusión de que existe riesgo de confusión. Tal contradicción sólo puede explicarse en que la Resolución 1478-2008/TPI-INDECOPI adolece de falta de motivación y, por tanto, incurre en vicio de nulidad y debe ser anulada en esta sede jurisdiccional”. Reitera el uso público y notorio de la marca DEMETRIOS desde el año 1982.
CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante Auto de 6 de febrero de 2014.
2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS JURÍDICO COMUNITARIO A SER La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la misma normativa.
En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; GACETA OFICIAL 08/05/2014 36 de 47 (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.
1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. En el presente caso, DEMETRIOS LICENSING LTD. solicitó el registro de la marca DEMETRIOS (mixta) para distinguir “vestidos, calzados y sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos.
Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que: “(…) La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. GACETA OFICIAL 08/05/2014 37 de 47 Los elementos constitutivos de una marca.
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. (…)”. En consecuencia, en el presente caso la Corte consultante debe analizar si la marca DEMETRIOS (mixta) para distinguir “vestidos, calzados y sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. GACETA OFICIAL 08/05/2014 38 de 47 En el presente caso, DEMETRIOS LICENSING LTD. solicitó el registro de la marca DEMETRIOS (mixta) para distinguir “vestidos, calzados y sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación de Niza.
CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA formuló oposición al registro argumentando que “es titular en Colombia del registro de la marca DEMETRIO VALDI (y logotipo) que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza”. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que: “(…) La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 39 de 47 en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Riesgo de confusión y/o de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.2 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y 2 3 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 08/05/2014 40 de 47 otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.5 Reglas para realizar el cotejo marcario.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas simultáneamente. deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.6 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 5 6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, año 1946, p. 351 y ss. GACETA OFICIAL 08/05/2014 41 de 47 En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”7.
(…)”. Por lo tanto, la Corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca DEMETRIOS (mixta) para distinguir “vestidos, calzados y sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, es o no similar a la marca DEMETRIO VALDI (y logotipo) que distingue productos de la misma Clase 25 de la Clasificación de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. En el presente caso, se deben comparar las marcas DEMETRIOS (mixta) y DEMETRIO VALDI (mixta). Para ello se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “(…) La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 7 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 08/05/2014 42 de 47 El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 8 Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).
De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión” (Proceso 142-IP-2013). 8 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 08/05/2014 43 de 47 (…)”. En ese orden de ideas, la Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas DEMETRIOS (mixta) y DEMETRIO VALDI (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.
4. LA NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. En el presente proceso, la demandante DEMETRIOS LICENSING LTD. manifestó que existe un uso público y notorio de la marca DEMETRIOS desde el año 1982. Dentro del Proceso 64-IP-2008 de 20 de junio de 2008, este Tribunal ha señalado que: “(…) La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar9, etc.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.”10 En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
(…)”. 9 10 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002, p. 195. GACETA OFICIAL
5. AUTONOMÍA DE MOTIVACIÓN. 08/05/2014 LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 44 de 47 LA DEBIDA En el presente proceso, el Indecopi contestó la demanda manifestando que los procesos judiciales llevados a cabo en otros países, como Panamá, no obligan a la autoridad administrativa a registrar el signo solicitado en el Perú. Por su parte, DEMETRIOS LICENSING LTD. señaló que “Si la propia Sala de Propiedad Intelectual ha analizado que los signos DEMETRIOS (mixta) y DEMETRIO VALDI (mixta) son diferentes gráfica y fonéticamente, no expresa ningún fundamento jurídico para la conclusión de que existe riesgo de confusión. Tal contradicción sólo puede explicarse en que la Resolución 14782008/TPI-INDECOPI adolece de falta de motivación y, por tanto, incurre en vicio de nulidad y debe ser anulada en esta sede jurisdiccional”.
Por lo tanto, se desarrollará el tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente y la debida motivación. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “(…) El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007).
GACETA OFICIAL 08/05/2014 45 de 47 Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
(…)”. Sobre el tema de la debida motivación, dentro del Proceso 153-IP-2007 de 13 de febrero de 2008, este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: “En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
(…)”. Sobre la base de los fundamentos expuestos, GACETA OFICIAL 08/05/2014 46 de 47 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica.
Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone la capacidad del signo para ser percibido por cualesquiera de los sentidos. 2. Según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no son registrables los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. 3.
Al comparar marcas mixtas se determina que si en el signo mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas DEMETRIOS (mixta) y DEMETRIO VALDI (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. 4.
El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, resulta discrecional para la Oficina Nacional Competente, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 5.
El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: Debe ser de oficio. Debe ser integral. Debe estar plasmada en una resolución debidamente motivada. Debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Corte consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
GACETA OFICIAL 08/05/2014 47 de 47 Notifíquese a la Corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.
Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú