Año XXXI – Número 2380 Lima, 22 de agosto de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 07-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, del artículo 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 00147-2010-0-1801-JR-CA-04.

Actor: MICROSOFT CORPORATION. Infracción de derechos de autor. Indemnización de daños y perjuicios. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. Proceso 16-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; así como de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y al considerarse que el asunto es de orden andino se interpretaran el inciso final del artículo 30 y 34 de la Decisión 462 y los artículos 32 y 34 de la Resolución 432 y de oficio el artículo 32 de la Decisión 462 y 35 de la Resolución 432.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado Demandante: TELEFÓNICA MÓVILES DE COLOMBIA S.A. Demandada: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (ETB) Asunto: “Obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial y condiciones para la interconexión de Redes o Servicios Públicos de Transporte de Telecomunicaciones”. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo Proceso 018-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 165 y 168 de la misma Decisión. Marca: CLARKS (denominativa). Actor: Sociedad CADBURY ADAMS USA LLC. Proceso interno Nº. 2009-00628. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. Proceso 20-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00087. Actor: COLOMBINA S.A. Marca mixta SPLENDA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 22/08/2014 2 de 64 PROCESO 07-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, del artículo 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 00147-2010-0-1801-JR-CA-04.

Actor: MICROSOFT CORPORATION. Infracción de derechos de autor. Indemnización de daños y perjuicios. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los tres días del mes de julio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 147-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de fecha 21 de enero de 2014, fue recibido por este Tribunal el 21 de enero de 2014, procedente de la octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 00147-2010-0-1801-JR-CA-04.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2014.

Que, con auto de 14 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: MICROSOFT CORPORATION Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - INDECOPI.

Tercera interesada: RESINAS Y QUÍMICOS S.A.C. GACETA OFICIAL III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS 22/08/2014 3 de 64 Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 30 de junio de 2008, MICROSOFT CORPORATION inició un procedimiento de infracción de derechos de autor contra la sociedad RESINAS Y QUÍMICOS S.A.C. Argumentó que dicha empresa copió y reprodujo sin autorización su software protegido por derechos de autor. 2.

El 23 de diciembre de 2008, la Comisión de Derechos de Autor del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0140-2008/CDA-INDECOPI, declaró fundada la denuncia, sancionó a la sociedad RESINAS Y QUÍMICOS S.A.C. con multa de 10,67 UITs, y reconoció por concepto de remuneraciones devengadas la suma de US $ 3.060,73 Dólares Americanos. 3. El 19 de enero de 2009, la sociedad RESINAS Y QUÍMICOS S.A.C., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

Posteriormente, el 12 de marzo de 2009 MICROSOFT CORPORATION se adhirió a la apelación. Solicitó que se incremente la sanción de multa y que no se exonere de las remuneraciones devengadas. 4. El 02 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2552-2009/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación. Confirmó la Resolución No. 0140-2008/CDA-INDECOPI en los extremos apelados, y modificó el monto por concepto de remuneraciones devengadas y la sanción de multa que debe asumir la sociedad RESINAS Y QUÍMICOS S.A.C., a US $ 6.026,074 Dólares Americanos y 5 UITs.

Se expresó lo siguiente: “(…) en principio, que el pago por concepto de remuneraciones devengadas no constituye una sanción por la infracción incurrida, sino la restitución de una obligación que se dejó de pagar; por lo tanto, es lógico que para efectos de calcular el monto de las remuneraciones devengadas se excluyan los montos de licencias adquiridas con posterioridad por la infractora.” 5.

MICROSOFT CORPORATION, interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa contra la anterior resolución. 6. El Quinto Juzgado Transitorio en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Seis, de 31 de enero de 2013, declaró infundada la demanda. 7.

El 02 de abril de 2013, MICROSOFT CORPORATION, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL B. 22/08/2014 4 de 64 FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Manifiesta, que las Resoluciones de ambas instancias del INDECOPI, desconocen la diferencia existente entre los conceptos de remuneración devengada y multa. La graduación de la sanción de multa al infractor, atendiendo a la circunstancia de regularizar la adquisición del software ilegalmente instalado, no debe implicar la exoneración del monto de las remuneraciones devengadas a favor del titular del derecho de autor. 10.

No se encuentra previsto una exoneración del pago de los derechos de autor o remuneraciones devengadas para el pirata que regularice su situación, adquiriendo las licencias respectivas posteriormente a la inspección de la autoridad competente. 11. Agrega, que el razonamiento del INDECOPI en ambas instancias, desconoce sus propios precedentes en lo que atañe al pago de las remuneraciones devengadas que manda la Ley del Derecho de Autor, sin otorgar un tratamiento distinto entre los infractores que regularizan o no el software ilegal.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Por parte del INDECOPI. 12. Indica, que en el caso en concreto no hay un desconocimiento de sus propios precedentes: primero, porque no es un precedente obligatorio; y segundo, ya que se trata de un caso totalmente diferente a los que se citan como pruebas en el líbelo de la demanda. 13. Sostiene, que para determinar el grado de la sanción, de conformidad con el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora, no es lo mismo estar frente al infractor que regulariza su situación una vez se ha realizado la inspección, que aquel que persiste estar en su conducta infractora.

El pago de dicho software original en versión actualizada tiene como efecto: remunerar los usos anteriores del software sean legales o no (downgrading), incentivar comportamientos de compra de productos originales y constituye una atenuante para fijarla. 14. Agrega, que lo resuelto por el Tribunal de INDECOPI se sustenta en el principio de razonabilidad en el ejercicio del poder jurídico de la autoridad.

Por lo tanto, las remuneraciones devengadas debían ser pagadas respecto del uso del software ilegal que la que no pudo regularizar. Por parte del RESINAS Y QUÍMICOS S.A.C. 15. Manifiesta, que el INDECOPI no ha desconocido sus precedentes, y mucho menos ha premiado al infractor que regulariza su situación al atenuar la sanción impuesta. Sí se multó a la empresa RESINAS Y QUÍMICOS S.A.C. y, además, se establecieron las remuneraciones devengadas pertinentes. 16.

Expresa, que cada caso es diferente. En el particular, la empresa quiso rectificar inmediatamente el error adquiriendo el software respectivo. GACETA OFICIAL 22/08/2014 5 de 64 17. Indica, que se debe tener en cuenta que el Tribunal del INDECOPI aumentó la suma de las remuneraciones devengadas: de USD 3.060,73 a USD 6.026,074. D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 18.

El Quinto Juzgado Transitorio en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Seis de 31 de enero de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que para la imposición de la sanción a la sociedad RESINAS Y QUÍMICOS S.A.C., el INDECOPI se ajustó a los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la potestad sancionadora, teniendo en cuenta los criterios de provecho ilícito obtenido por la empresa denunciada, la naturaleza de la infracción cometida y la actitud procesal de la denunciada.

E. RECURSO DE APELACIÓN. 19. MICROSOFT CORPORATION, en el escrito de recurso de apelación además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda, adiciona que el “downgrade o posibilidad de compensar la instalación de una versión anterior del programa de ordenador con una más nueva, (…) no es un derecho del infractor establecido en la ley, ni una regla de aplicación general en todos los casos como pretende postular el INDECOPI.

Se trata de una concesión que hace el titular del derecho de autor sobre el programa de ordenador que, en todo caso, tiene que estar estipulada en la licencia de uso del software”. Finalmente, señala que no están cuestionando el monto de las remuneraciones devengadas, sino solamente los considerandos ilegales que se han incluido en la Resolución No. 2552-2009/TPIINDECOPI.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER 20. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del inciso a) del artículo 57 de la Decisión 351. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:  “Cómo debe analizarse o interpretarse el pago compensatorio por concepto de remuneración en los casos en que el infractor regulariza posteriormente su situación comprando legalmente la versión actualizada del software que fue adquirido ilegalmente”. 21.

Se hará la interpretación solicitada. 22. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 351 (…) Artículo 57 “La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: GACETA OFICIAL 22/08/2014 6 de 64 a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.” (…)”.

VI. CONSIDERACIONES. 23. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. APLICACIÓN A LOS CASOS DE SOFTWARE Y LA APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL DOWNGRADE PARA LA TASACIÓN. 24. La demandante argumentó que las resoluciones de ambas instancias del INDECOPI desconocen la diferencia entre los conceptos de remuneración devengada y multa.

Además afirma que la graduación de la sanción de la multa al infractor, atendiendo a la circunstancia de regularizar la adquisición del software ilegalmente instalado, no debe implicar la exoneración del monto de las remuneraciones devengadas a favor del titular del derecho de autor. Por su parte, el INDECOPI sostuvo que, para determinar el grado de sanción, de conformidad con el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora, no es lo mismo estar en frente del infractor que regulariza su situación una vez se ha realizado la inspección, que aquel que persiste en continuar con la conducta infractora.

Agrega, que el pago del software original en versión actualizada tiene como efecto: 1. remunerar los usos anteriores del software sean legales o no (downgrading), 2. Incentivar comportamiento de productos originales, y 3. Constituye un atenuante para fijarla. 25. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: 26. ¿Cómo debe analizarse o interpretarse el pago compensatorio por concepto de remuneración en los casos en que el infractor regulariza posteriormente su situación comprando legalmente la versión actualizada del software que fue adquirido ilegalmente? 27.

Con base en lo anterior, el Tribunal desarrollará el tema propuesto. Se dividirá el análisis en dos partes: la primera hará referencia a la infracción de derechos de autor y la indemnización de daños y perjuicios, y la segunda la aplicación de lo anterior a los casos de software, analizando específicamente la figura del downgrade para la tasación. GACETA OFICIAL 22/08/2014 7 de 64 INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR.

LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 28. El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del proceso 110-IP-2007: 29. “Al presentarse infracción a los Derechos de Autor, su titular puede acudir a la Autoridad Nacional Competente para iniciar las demandas o denuncias respectivas.

La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en el capítulo XIII “De los Aspectos Procesales”, algunos parámetros generales en cuanto los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor. Asimismo establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto. 30.

Es así como en el artículo 56 de la mencionada Decisión se establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita, la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los Derechos de Autor y conexos, así como de los aparatos o medios utilizados para ello. 31.

Es importante tener en cuenta, de conformidad con el último párrafo del artículo comentado, que las medidas cautelares mencionadas no serán aplicables cuando el ejemplar producido con violación de los Derechos de Autor y conexos sea adquirido de buena fe y para el uso exclusivamente personal. 32. En relación con las medidas de carácter resarcitorio, el artículo 57, literales a), b) y c) de la Decisión 351, enuncia que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar con la sentencia o acto administrativo que ponga fin al proceso o procedimiento, según corresponda, la reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el pago de las costas del proceso, y el retiro comercial definitivo de los ejemplares que constituyan la infracción. 33.

En cuanto a las medidas sancionatorias de carácter penal, el literal d) de la misma disposición establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar las sanciones penales equivalente a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud. 34. Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable.1” 1 En relación con el principio de complemento indispensable el Tribunal ha manifestado: “¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). “Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en GACETA OFICIAL 22/08/2014 8 de 64 35.

De conformidad con lo anterior, los plazos de prescripción deberán ser establecidos por la normativa interna. 36. (…) El Tribunal advierte que las facultades resarcitorias plasmadas en la normativa comunitaria deben ser complementadas con las normas procesales internas sobre la materia. Por ejemplo, se plantea el pago de costas, lo que implica aplicar la norma interna sobre costas.

En el caso del pago de una reparación económica, los operadores jurídicos deben solicitarla y el juez nacional decretarla de conformidad con la normativa procesal interna sobre la materia. APLICACIÓN A LOS CASOS DE SOFTWARE, ESPECÍFICAMENTE EN RELACIÓN CON LA FIGURA DEL DOWNGRADE PARA LA TASACIÓN. 37. La doctrina especializada sobre la materia define al “downgrade” o “derechos de downgrade”, de la siguiente manera: “Los Derechos de Downgrade son exclusivos del usuario final y están recogidos en la Licencia del producto o Contrato de Licencia para el Usuario Final (EULA).

Se refieren a la posibilidad de sus clientes de adquirir la versión más reciente de un sistema operativo de Microsoft pero continuar ejecutando una versión anterior hasta que estén preparados para migrar a la nueva versión de sistema operativo”.2 38. Debemos resaltar, que no todas las versiones de software conllevan derechos de downgrade.

Por ejemplo: “Las versiones OEM3 de Windows Vista Business y Windows Vista Ultimate incluyen Derechos de Downgrade hacia Microsoft Windows XP Professional, Microsoft XP Professional 64 Bits y Microsoft Windows XP Tablet PC. Los clientes no podrán hacer Downgrade a Windows 2000 Professional desde Windows Vista Business o Windows Vista Ultimate”.4 para dar una defición de lo que es el downgrade: 39.

En definitiva: “el downgrade constituye una actualización a un software previamente existente, es una mejora de la versión de un sistema a las nuevas necesidades del programa, por lo que se determina que para que exista un derecho de downgrade, hablamos de un producto anteriormente adquirido”. 40. Como se advirtió en la primera parte de este escrito, el artículo 57 literal a) de la Decisión 351, consagra medidas de carácter resarcitorio o indemnizatorio, cuya finalidad es tratar de devolver las cosas al estado anterior, previa la constatación de un daño. Eso quiere decir que al verificarse una infracción de derechos de autor, la autoridad nacional competente, de conformidad con el caso particular, puede tasar una indemnización de daños y perjuicios, en el marco de las medidas de carácter resarcitorio que prevé la norma comunitaria.

También quiere esto decir que el afectado por la infracción, es decir, el titular de los derechos de autor, 2 3 4 consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.” (Interpretación Prejudicial del 13 de febrero de 2007, preferida dentro del proceso 158-IP-2006).

Recuperado de: http://download.microsoft.com/download/3/ /Derechos_de_Downgrade.pdf Fabricante de Equipamiento Original. En inglés Original Equipment Manufacturer o, abreviadamente, OEM. Recuperado de: http://download.microsoft.com/download/3/ /Derechos_de_Downgrade.pdf GACETA OFICIAL 22/08/2014 9 de 64 tiene la facultad de solicitar una indemnización de daños y perjuicios a la autoridad competente. 41.

Ahora bien, esta indemnización de daños y perjuicios para ser adecuada debe ser integral, es decir, incluir el daño emergente y el lucro cesante, así como el daño moral o extrapatrimonial de llegar a presentarse.5 Por daño emergente se entiende la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho de autor.

Y por lucro cesante se entiende el conjunto de ganancias que el titular de los derechos de autor habría obtenido por la explotación económica de su obra, de no haber ocurrido la infracción. 42. En relación con el caso concreto y tal como se desprende de lo anterior, el concepto de indemnización es mucho más amplio que el simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir por el uso del software ilegal, ya que la misma busca dejar las cosas en el estado anterior a la ocurrencia del daño. Por lo tanto, el pago compensatorio planteado en el asunto particular se debe circunscribir a lo previsto en el literal a) del mencionado artículo 57. 43.

En consecuencia, la figura del downgrade no es aplicable como parámetro resarcitorio o indemnizatorio en el marco de la normativa comunitaria. Regularizar el software ilegal de ninguna manera repara los daños causados con la infracción, lo que debe incluir las remuneraciones traídas a valor presente y dejadas de percibir con la acción infractora, así como el lucro cesante y el daño extrapatrimonial que pudiera presentarse. 44.

Como se desprende de su definición, el titular de los derechos sobre el software, mediante la figura del downgrade, no está vendiendo la versión anterior; simplemente está dando la posibilidad a los clientes de utilizar dicha versión anterior para migrar a una nueva. Si se compra la versión nueva se está adquiriendo un software actual que no valida, ni mucho menos remunera, infracciones cometidas sobre el software anterior; el acto infractor se cometió y debe ser reparado. 45.

Otra cosa muy diferente es que la actitud del infractor al comprar el software actual pueda tener algún efecto de gradación en las facultades sancionatorias de la autoridad competente. Pero es muy importante tener en cuenta que esto no hacer parte de las medidas indemnizatorias del literal a) del artículo 57 estudiado, sino de concepto de multa que es completamente diferente: “(…) una medida de constreñimiento económico, adoptada previo el oportuno apercibimiento, reiterada en lapsos de tiempo y tendiente a obtener la acomodación de un comportamiento obstativo del destinatario del acto a lo dispuesto en la decisión administrativa previa”.6 46.

Esto quiere decir que la autoridad administrativa al imponer una multa sí puede graduar el monto por ciertas actuaciones del sancionado, como podría ser la regularización de la conducta antes de la investigación entre otras. 5 6 Tamayo Jaramillo, Javier. “TRATADO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL”. Tomo II, 2da. Edición, 2007, págs. 1145 y ss; y, Santos Ballesteros, Jorge.

“INSTITUCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL”. 2da. Edición, 2006, págs. 175 y ss. Estos autores, son claros en delimitar que cuando se habla de indemnización la misma busca resarcir los daños patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) así como los daños extrapatrimoniales (daño moral). STC 239/1988, de 14 de diciembre. GACETA OFICIAL 22/08/2014 10 de 64 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: En relación con el caso concreto y tal como se desprende de lo anterior, el concepto de indemnización es mucho más amplio que el simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir por el uso del software ilegal, ya que la misma busca dejar las cosas en el estado anterior a la ocurrencia del daño. Por lo tanto, el pago compensatorio planteado en el asunto particular se debe circunscribir a lo previsto en el literal a) del mencionado artículo 57.

En consecuencia, la figura del downgrade no es aplicable como parámetro resarcitorio o indemnizatorio en el marco de la normativa comunitaria. Regularizar el software ilegal de ninguna manera repara los daños causados con la infracción, lo que debe incluir las remuneraciones traídas a valor presente y dejadas de percibir con la acción infractora, así como el lucro cesante y el daño extrapatrimonial que pudiera presentarse.

Como se desprende de su definición, el titular de los derechos sobre el software, mediante la figura del downgrade, no está vendiendo la versión anterior; simplemente está dando la posibilidad a los clientes de utilizar dicha versión anterior para migrar a una nueva. Si se compra la versión nueva se está adquiriendo un software actual que no valida, ni mucho menos remunera, infracciones cometidas sobre el software anterior; el acto infractor se cometió y debe ser reparado.

Otra cosa muy diferente es que la actitud del infractor al comprar el software actual pueda tener algún efecto de gradación en las facultades sancionatorias de la autoridad competente. Pero es muy importante tener en cuenta que esto no hace parte de las medidas indemnizatorias del literal a) del artículo 57 estudiado, sino del concepto de multa que es completamente diferente: “(…) una medida de constreñimiento económico, adoptada previo el oportuno apercibimiento, reiterada en lapsos de tiempo y tendiente a obtener la acomodación de un comportamiento obstativo del destinatario del acto a lo dispuesto en la decisión administrativa previa”.7 Esto quiere decir que la autoridad administrativa al imponer una multa sí puede graduar el monto por ciertas actuaciones del sancionado, como podría ser la regularización de la conducta antes de la investigación entre otras.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 00147-2010-0-1801-JR-CA-04, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA 7 STC 239/1988, de 14 de diciembre. GACETA OFICIAL 22/08/2014 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 11 de 64 José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 16-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; así como de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y al considerarse que el asunto es de orden andino se interpretaran el inciso final del artículo 30 y 34 de la Decisión 462 y los artículos 32 y 34 de la Resolución 432 y de oficio el artículo 32 de la Decisión 462 y 35 de la Resolución 432.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado Demandante: TELEFÓNICA MÓVILES DE COLOMBIA S.A. Demandada: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (ETB) Asunto: “Obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial y condiciones para la interconexión de Redes o Servicios Públicos de Transporte de Telecomunicaciones”. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho (18) días del mes de junio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado para dirimir las controversias entre la Telefónica Móviles de Colombia S.A. y ETB, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.1 VISTOS: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, a través de Oficio No. A-2014-0222-0 de 14 de febrero de 2014, recibido por este Tribunal el 06 de marzo de 2014, solicita la interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el evento que se establezca que el asunto de la referencia es de orden andino el inciso final del artículo 30 de la Decisión 462 de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 32 y 34 de la Resolución No. 432 de 2000 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Esta solicitud ha sido formulada dentro del proceso interno No. 39900, por el Órgano Judicial compareciente, como consecuencia de la acción deducida por la sociedad Telefónica Móviles de Colombia S.A. La cual solicita que se libere 1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta No. 13-J-TJCA-2014 GACETA OFICIAL 22/08/2014 mandamiento de pago contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A E.S.P por la suma de cuarenta y un mil doscientos setenta y dos millones ochocientos treinta y tres mil trescientos veintiún pesos con sesenta y nueve centavos ($41.272,833.321.69) que corresponde a la diferencia entre el valor cancelado por la ETB y el valor fijado por Resolución CRT 463 de 2001 por concepto de cargos de acceso del tráfico internacional entrante cursado desde el 01 de junio de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2005 de conformidad con la Decisión adoptada por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones mediante las Resoluciones 1269 y 1303 de 2005 con adición del IVA correspondiente a esta suma.

Por los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal autorizada vigente desde el 18 de octubre de 2005 y que la demandada pague las costas y gastos generados en el proceso. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de trece (13) de mayo de 2014.

PARTES EN EL PROCESO INTERNO: Demandante: TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A Demandado: E.S.P. (ETB) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. DATOS REVELANTES: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 11 y 13 de noviembre de 1998, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A E.SP. y Telefónica Móviles de Colombia S.A. (antes Celumóvil S.A.) y la empresa Cocelco S.A. celebraron dos contratos de acceso, uso e interconexiones de redes en los cuales se establecieron las “condiciones técnicas, financieras, comerciales, operativas y jurídicas bajo las que se interconectaría la red de telefonía pública básica conmutada de larga distancia de la ETB con la red de telefonía celular de Telefónica”. 2.

En la cláusula novena del Contrato de Acceso, Uso e Interconexión celebrado entre Telefónica Móviles de Colombia S.A antes Celumóvil S.A. y Cocelco S.A y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. E.S.P.; y en la cláusula décimo segunda del anexo No 2 del contrato mencionado se pactó la forma de remuneración por el uso de la red TMC en la terminación de llamadas internacionales entrantes en los siguientes términos: “ETB pagará al OPERADOR CELULAR, por minuto o proporcionalmente por fracción de llamadas completada, en la terminación de llamadas internacionales entrantes a través de la interconexión directa entre las partes, el valor equivalente al cargo de acceso que pagan los Operadores de Larga distancia por el acceso a la red TPBC local de acuerdo al valor estipulado en la regulación vigente, o que se establezca por la CRT como cargo de acceso a pagar por los Operadores de Larga Distancia a los Operadores de TPBCL”. 3.

Con posterioridad a la suscripción de los contratos la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones mediante Resolución 463 de 2001 estableció 12 de 64 GACETA OFICIAL 22/08/2014 los cargos de acceso a las redes de telefonía móvil celular que eran utilizadas por los operadores de larga distancia internacional. En la Resolución 463 de 2001, se adicionó el artículo 4.2.2.1.9 de la Resolución 87 de 1997, en virtud de la cual, a partir del 1 de enero de 2002 las empresas dueñas de las redes de Telecomunicaciones, para el caso de Telefónica Móviles de Colombia S.A. estaban obligadas a ofrecer por lo menos dos modalidades de pago por concepto de cargos de acceso a los operadores que demandan interconexión en este caso la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A E.SP.

Estos son: cargos de acceso máximo por minuto y cargos de acceso máximo por capacidad. 4. Telefónica Móviles de Colombia S.A. con base en la Resolución 463 de 2001 solicitó a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones imponer a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A E.SP la obligación de aportar por la modalidad de remuneración relativa al cargo de acceso máximo por minuto (opción 1). 5.

En respuesta a la solicitud formulada por Telefónica Móviles de Colombia S.A. la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones expidió la Resolución 1269 de 28 de julio de 2005, mediante la cual se negó la petición por considerar que esta carecía de legitimidad para ejercer el derecho sustancial consagrado en el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 en la cual se estableció lo siguiente: “Los operadores de TMC y TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las condiciones actualmente existentes a la fecha de expedición de la presente resolución o acogerse en su totalidad a las condiciones previstas en la presente resolución para todas sus interconexiones”. 6.

En contra de la Resolución 1269 de 28 de julio de 2005, se interpuso recurso de reposición por parte de Telefónica Móviles de Colombia S.A. 7. Mediante Resolución 1303 de 29 de septiembre de 2005 se resolvió el recurso de reposición, y se dispuso que la interconexión existente entre la red de Telefónica Móvil Celular de dicho operador y la red de Telefonía Pública Conmutada de Larga Distancia (RTPBCLD) de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A E.SP, sí le era aplicable el concepto de integralidad definido en la parte final del artículo 5 de la Resolución 463 de 2001 de la CRT y en consecuencia, esa interconexión debería remunerarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 87 de 1997. 8.

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A E.SP se negó a cancelar las facturas que le presentó Telefónica con base en lo decidido por CRT. 9. Telefónica Móviles de Colombia S.A. convocó un Tribunal de Arbitramiento que profirió laudo el 07 de noviembre de 2007 favorable a sus intereses. 10. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A E.SP presentó recurso de anulación contra el Laudo de 07 de noviembre de 2007. 11.

El Consejo de Estado conoció el recurso de anulación y en providencia del 01 de abril de 2009, decidió anular el laudo arbitral; el mismo que fue declarado nulo por la Corte Constitucional en la sentencia T-058 de 02 de febrero de 2009, al considerar que, al existir un pronunciamiento de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en relación con el conflicto suscitado entre Telefónica Móviles de Colombia S.A. y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A E.SP, no cabía acudir a un Tribunal de Arbitramiento para los mismos efectos. 13 de 64 GACETA OFICIAL 22/08/2014 12.

El 24 de agosto de 2009 Telefónica Móviles de Colombia S.A por conducto de su apoderado judicial presentó demanda ejecutiva ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; Sección Tercera, Subsección A; para que se libere mandamiento de pago contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A E.S.P por la suma de cuarenta y un mil doscientos setenta y dos millones ochocientos treinta y tres mil trescientos veintiún pesos con sesenta y nueve centavos ($41.272,833.321.69). 13.

El 29 de abril de 2010 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; Sección Tercera, Subsección A, resolvió negar el mandamiento de pago solicitado por Telefónica Móviles S.A. en contra de la Empresa ETB, toda vez que los títulos acompañados no contienen una obligación clara, expresa y exigible. 14. En contra de la resolución antes enunciada, la compañía Telefónica Móviles de Colombia S.A., planteó recurso de apelación ante el Consejo de Estado. 15.

El 18 de octubre de 2013 el Consejo de Estado para dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de 29 de mayo de 2013, en el cual se resolvió solicitar la interpretación prejudicial, decide suspender el proceso y enviar solicitud de interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; que fue recibida por este Tribunal el 06 de marzo de 2014. 16.

El 28 de marzo de 2014 se recibió en este Tribunal una síntesis de las razones que indican que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia es la autoridad competente para resolver conflictos entre operadores de telecomunicaciones y que estos actos son vinculantes y eficaces, presentada por Mario Alario Méndez apoderado judicial de Telefónica Móviles de Colombia S.A. a. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda ejecutiva.

Telefónica Móviles de Colombia S.A. en su escrito de demanda expresa los siguientes argumentos: 17. Celumovil S.A. (ahora Telefónica) celebró el 18 de noviembre de 1998 un contrato de Acceso, Uso e Interconexión de redes con la Empresa ETB. 18. Cocelco S.A. (ahora Telefónica), el 11 de noviembre de 1998, celebró un contrato de Acceso Uso e Interconexión de redes con la ETB de igual manera. 19.

Dentro de los contratos antes enunciados, se fijaron las “condiciones técnicas, financieras, comerciales, operativas y jurídicas bajo las que se interconectaría la red de la telefonía pública básica conmutada de larga distancia de la ETB con la red de telefonía celular de Telefónica.” 20. Mediante Resolución CRT 463 de 2001, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones estableció los cargos de acceso a las redes de telefonía celular que eran utilizadas por los operadores de larga distancia internacional. 21.

A pesar de que la ETB se acogió a la remuneración que estableció la Resolución CRT 463 de 2001, se negó a pagar a Telefónica los valores establecidos por el Órgano regulador por concepto de la remuneración de sus redes y bajo su criterio, canceló valores inferiores. 14 de 64 GACETA OFICIAL 22/08/2014 22. Telefónica solicitó a la CRT se pronuncie sobre el conflicto para dirimir el asunto del pago, autoridad que en primera instancia si bien admitió que la ETB debía remunerar a Telefónica según las condiciones de la Resolución CRT 463, negó la solicitud de la peticionaria, por carecer de legitimidad. 23.

A través del recurso de reposición presentado por Telefónica, la CRT admitió el pedido del actor. 24. La ETB hizo caso omiso también a la antes descrita resolución, por lo que Telefónica convocó a Tribunal de Arbitramiento que mediante laudo proferido el 7 de noviembre de 2007, resolvió a favor de Telefónica, el mismo que con posterioridad fue declarado nulo por existir ya un pronunciamiento de la CRT respecto a la aplicación de la Decisión 462 de 2001. 25.

Pese a que existe un pronunciamiento de que la ETB cancele a Telefónica conforme lo determina la Resolución 462, no ha cumplido sus obligaciones, por lo que las Resoluciones CRT 1269 y 1303 de 2005 expedidos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, constituyen los títulos en base a los cuales se solicita su demanda ejecutiva. c) Contestación a la demanda ejecutiva. 26.

De la revisión efectuada al expediente, no se ha podido determinar que existe documento de contestación a la demanda, sin embargo, de los considerandos enunciados en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; Sección Tercera, Subsección A, se menciona que ETB contestó en los siguientes términos: 27. “Adujo que el título aportado no contiene una obligación clara, expresa y exigible, porque se basa en unos actos administrativos expedidos con base en una norma derogada (Resolución 463 de 2011 de la CRT).” 28.

“Que las cifras cuyo cobro se pretende no proceden de los supuestos títulos ejecutivos aportados con la demanda ni del deudor, ni hacen plena prueba en su contra, porque son fruto de “una caprichosa e ilegal operación que la ejecutante puso a realizar a la CRT, en ausencia de ETB, con base en la Resolución 463 de 2001, que está derogada desde el 4 de enero de 2002, esto es cuatro días después de su entrada en vigencia”. 29.

“Que la ejecutante, que perdió un proceso arbitral, ha pretendido construir a su amaño un título ejecutivo pretendiendo darle alcance de decisión y cosa juzgada a lo expresado como obiter dicta por el Consejo de Estado cuando anuló el laudo arbitral, en la que no se dijo que la ETB debía pagarle a la ejecutante suma alguna de dinero, y en la cual expresamente se indicó que dicho aspecto no es objeto de la decisión del recurso de anulación.”

CONSIDERANDO: 30. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y además el inciso final del artículo 30 de la Decisión 462 de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 32 y 34 de la Resolución No. 432 de 2000 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 15 de 64 GACETA OFICIAL 22/08/2014 31.

Por su parte, la compañía Telefónica de Colombia S.A. a través de su apoderado general, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 30 inciso final y 34 de la Decisión 462 de 25 de mayo de 1999, y el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 32. Se considera que procede la interpretación del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; así como de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que el asunto de referencia trata en una parte sobre “La obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial”; y al considerarse que el asunto es de orden andino se interpretaran el inciso final del artículo 30 y 34 de la Decisión 462 y los artículos 32 y 34 de la Resolución 432 y de oficio el artículo 32 de la Decisión 462. 33.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: a) Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia (…) Artículo 33 “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.” b) Estatuto del Tribunal Andino de Justicia Artículo 122.- Consulta facultativa “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.” Artículo 123.- Consulta obligatoria “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.” 16 de 64 GACETA OFICIAL c) (…) 22/08/2014 Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 30: Condiciones para la interconexión (…) “En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad Nacional Competente la que determine su procedencia.” (…) Artículo 32: Condiciones entre proveedores “Si un proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o de la libre competencia, recurrirá ante las Autoridades Nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo con su normativa nacional.” d) Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (…) Artículo 32: “Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino, cualquier controversia que surja durante la ejecución de la interconexión se tratará de solucionar entre las partes.

En el caso que éstas no logren un entendimiento que ponga fin a la controversia, la misma deberá ser sometida a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones competente del país donde se realiza la interconexión, por cualquiera de las partes. La Autoridad de Telecomunicaciones competente deberá decidir dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendarios contados a partir de la recepción de la consulta”.

Artículo 34: “Si transcurrido el plazo previsto en el artículo 13 las partes no llegan a un acuerdo o la Autoridad de Telecomunicaciones competente del País Miembro donde se realiza la interconexión no aprueba las condiciones del mismo, ésta podrá, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, fijar las condiciones de la interconexión, de acuerdo con la normatividad andina y el procedimiento establecido en su legislación interna.

La Autoridad de Telecomunicaciones competente deberá pronunciarse en un plazo máximo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha en que se solicite la aprobación o se inicie el procedimiento administrativo.” Artículo 35: “Para efectos de la interconexión, las partes deberán regirse por las normas comunitarias andinas y, en lo no previsto, por las disposiciones contenidas en la legislación de cada País Miembro donde se lleve a cabo la interconexión.” 17 de 64 GACETA OFICIAL A. 22/08/2014 18 de 64 CONSIDERACIONES 1.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. La Interpretación Prejudicial: La consulta Facultativa y Obligatoria. B. La autoridad competente para resolver conflictos de interconexión en caso de desacuerdo entre las partes. C. Los efectos de la decisión de la Autoridad Nacional de Telecomunicaciones.

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA 2. En vista de la petición efectuada por el Juez consultante, es importante referirse a este aspecto, de acuerdo con los siguientes aspectos enunciados en su solicitud: “Respetuosamente se solicita la interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia, con el fin de que se precise el marco de competencia del juez nacional respecto de las peticiones de parte que se formulen en punto a que se de trámite a la consulta de interpretación prejudicial en un caso concreto, para definir si tiene potestad de valorar su procedencia y en consecuencia acceder o negar la petición, o si el juez tiene el deber de ordenar la consulta en todos los casos, sin excepción.” “Comedidamente se solicita la interpretación del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia, con el fin de determinar si los procesos ejecutivos iniciados en virtud de títulos que contienen obligaciones derivadas de contratos de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones –en los cuales, en principio, la competencia del Juez se limitaría únicamente a la verificación de las prescripciones contenidas en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil Colombiano-, corresponden al orden andino y, por consiguiente, debe surtirse la interpretación prejudicial” 3.

Conforme se enuncia en el Testimonio Comunitario del Tribunal Andino de Justicia, “La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno”2.

Su finalidad no es otra cosa que resguardar la aplicación uniforme por todos los jueces en el territorio de los Países Miembros. (subrayado fuera de texto). 4. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance: función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia.”3 No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para 2 3 Sentencia de 25 de febrero de 1994, dictada en el proceso 6-IP-93, caso “LOUIS VUITTON”, publicada en el Tomo III de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, p. 101.

Sentencia de 3 de septiembre de 1999, emitida en el proceso30-IP-99, caso “DEMIN”. GACETA OFICIAL 22/08/2014 19 de 64 referirse a los hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”4 5. La interpretación prejudicial, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su capítulo III, es de dos clases, a) facultativa y b) obligatoria. 6.

Es importante entonces mencionar que se entiende por Interpretación Prejudicial Facultativa y Obligatoria, cuando opera cada una, sus requisitos, para que el Tribunal pueda tomar una mejor decisión dentro del caso que se ventila. a) Interpretación Prejudicial Facultativa 7. Dentro de los procesos internos de un país miembro de la Comunidad Andina, pueden presentarse casos en los cuales la norma andina es parte del contenido de las normas que debe conocer el juez que va a resolver el proceso, motivo por el cual el juez de la causa, podrá solicitar al Tribunal Andino de Justicia, la interpretación de las normas sobre las cuales considere pertinente que la autoridad comunitaria se pronuncie.

Este tipo de interpretación es aplicable para aquellos procesos en que la sentencia que dicte el juez, sea susceptible de recurso. 8. En el evento de que el juez deba resolver el proceso sin la Interpretación Prejudicial solicitada, deberá decidir el proceso. 9. El hecho de que el juez nacional emita su dictamen si la Interpretación, no invalida el proceso. 10.

La Consulta facultativa por el contrario, según la define el artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es aquella por la cual el Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal, situación en la que no suspende el proceso. 11. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. b) Interpretación Prejudicial Obligatoria 12. La denominada interpretación prejudicial obligatoria o llamada consulta obligatoria, es aquella que necesariamente el juez nacional ya sea de oficio o a petición de parte, debe solicitar al Tribunal Andino de Justicia, previo a la emisión de su fallo, la interpretación de la norma comunitaria que es parte del proceso que se conoce.

El requisito que debe reunir este tipo de interpretación, es que la sentencia sea de única o última instancia, no siendo susceptible de recurso alguno interno y que involucre la aplicación de norma que sea parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 4 Testimonio Comunitario del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Artes Gráficas Señal.

Impreseñal Cia. Ltda. Quito, Ecuador, p. 565, año 2004. GACETA OFICIAL 22/08/2014 13. El juez nacional deberá suspender el procedimiento que está conociendo y remitir el correspondiente oficio al Tribunal para que se pronuncie, respecto de las normas andinas en discusión del caso. 14. El proceso no podrá continuar mientras está pendiente de recepción la interpretación prejudicial, la cual servirá de guía y deberá ser obligatoriamente incorporada dentro de la sentencia en cumplimiento a lo determinado en el artículo 127 del Estatuto del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina. 15.

El Tribunal Arbitral deberá ajustar a los conceptos antes determinados a cuál de las dos interpretaciones se ajusta el caso en análisis, dependiendo si su sentencia es de última instancia o no. 16. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características5: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla. Su aplicación es obligatoria: Si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto. Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 5 Proceso 77-IP-2013 20 de 64 GACETA OFICIAL No es una prueba.

En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 17. 22/08/2014 No es una prueba.

En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: “(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. 21 de 64 GACETA OFICIAL 22/08/2014 22 de 64 Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo6, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso7. 6 7 Vigil Toledo, Ricardo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29.

Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta).

Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”.

Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. GACETA OFICIAL 22/08/2014 23 de 64 Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda (…)”8. 18. Analizada la diferencia entre interpretación facultativa y obligatoria, para dar contestación a la primera pregunta efectuada por el Juez consultante, respecto a la consulta efectuada a petición de parte (ETB) a que se de trámite a la consulta de interpretación, es el artículo 123 del Estatuto del Tribunal Andino el que permite que en efecto, la consulta que se eleva a éste Tribunal sea de oficio o a petición de la parte interesada, siempre y cuando la sentencia por dictarse sea de última instancia y no sea susceptible de recurso alguno, petición que a su vez la canaliza la parte a través de la autoridad que ventila el proceso. 19.

En cuanto a la segunda interrogante y la petición de interpretación de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia, respecto a determinar si los procesos ejecutivos corresponden al orden andino, este Tribunal hará un análisis por separado, para poder dar respuesta a la interrogante expuesta. B. LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER CONFLICTOS DE INTERCONEXIÓN EN CASO DE DESACUERDO ENTRE LAS PARTES. 20.

Otro de los puntos importantes por revisar es el relacionado con la autoridad competente, en vista del memorial presentado por la parte actora, en donde solicita la interpretación prejudicial y hace referencia a este aspecto, por lo que este Tribunal hará expresa mención a cuál es la autoridad nacional competente para resolver el conflicto entre las partes dentro del recurso de apelación presentado, para lo cual se cita la Interpretación Prejudicial 181-IP-2013, la cual enuncia que: “La Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 32, enuncia que en el evento de que un proveedor considere que existen actuaciones atentatorias a las normas o principios de interconexión o libre competencia, deberá recurrir a la Autoridad Nacional Competente para que resuelva de acuerdo a la norma nacional. 8 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009.

Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010. GACETA OFICIAL 22/08/2014 Existe por tanto, expresa disposición de la norma andina, que remite la competencia para resolución de conflictos de interconexión, a la autoridad nacional y bajo los lineamientos de la ley interna.

Por su parte, el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General, de igual forma le otorga competencia a la Autoridad de Telecomunicaciones del país donde se realiza la interconexión, para solucionar las controversias que se susciten por este evento. Esto significa que ninguna otra autoridad nacional tiene la facultad de dirimir este tipo de controversias; la voluntad del legislador comunitario es clara la resolución de conflictos en materia de interconexión estará a la cabeza de la Autoridad de Telecomunicaciones competente, que en el caso colombiano es la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), hoy denominada “Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Profundizando el estudio del mencionado artículo 32, se prevé que en caso de controversia durante la ejecución de la interconexión, se seguirán los siguientes pasos:  Arreglo directo entre las partes. La norma propone en primer término un acercamiento de los involucrados para solucionar el conflicto.  Si no se llegare a una solución negociada, a petición de parte se someterá la controversia a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones pertinente, para que tome una decisión en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario.

En el caso particular, el órgano competente para la solución del conflicto es la “CRC”. Pese a que el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General direcciona la competencia a la autoridad nacional en el evento de conflictos de interconexión, el artículo 17 literal f) de la misma Resolución, prevé que en los acuerdos de interconexión suscritos entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y en las ofertas básicas de interconexión, deberán plasmarse cláusulas sobre los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la interconexión. El Tribunal entiende que en cuestiones de ejecución de la interconexión, ciertamente estamos frente a una antinomia en el mismo cuerpo normativo.

Esto se resuelve a la luz del principio de especialidad, el artículo 32 de la Resolución 432 se encuentra en el capítulo IV, denominado “Solución de Controversias”, mientras que el artículo 17 literal f) se encuentra en el capítulo I, denominado “Generales”. Como el artículo 32 es especial frente al 17 literal f), evidentemente el aplicable es el primero, esto quiere decir que todo lo relacionado con conflictos que surjan en la “ejecución de la interconexión”, es de competencia exclusiva de la Autoridad de Telecomunicaciones respectiva.

Las controversias anteriores a dicha ejecución pueden solucionarse de conformidad con el mecanismo que las partes adopten. Ahora bien, lo anterior significa que en el caso concreto la “CRC” tiene competencia exclusiva y excluyente para solucionar los conflictos generados en la interconexión. En conclusión la normativa comunitaria confiere a la autoridad competente una línea coherente de regulación en el sector de las telecomunicaciones, lo que implica armonía en todos los aspectos, inclusive en la solución de conflictos.

Ahora bien, refiriéndonos en concreto al a la primera frase del artículo 32 de la Resolución 432, el cual dice “Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino”. se entiende que una vez decidido el asunto en la vía 24 de 64 GACETA OFICIAL 22/08/2014 administrativa por la autoridad competente, se puede acudir al mecanismo de solución de controversias andino; específicamente se puede acudir a la acción de incumplimiento si se considera que la autoridad competente vulneró el ordenamiento jurídico andino al resolver el conflicto (artículos 23 a 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 49, 107 a 111 de su Estatuto).

De todas formas, el Tribunal advierte que también se puede acudir a los mecanismos nacionales de impugnación de actos administrativos, y en este evento se deberá utilizar, en la instancia pertinente, la figura de la interpretación prejudicial. Lo anterior, de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal, claramente delimitado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del proceso 207-IP-2013.9 Como el caso particular ya había sido resuelto por la CRT (hoy CRC) mediante las Resoluciones 1345 de 2005 y 1388 de 2005, la vía idónea para controvertir lo decidido es la acción de incumplimiento comentada o la vía nacional en el marco del artículo 31 atrás referido.

En este orden de ideas, el Tribunal de arbitramento consultante no goza de competencia para resolver el asunto particular.” 21. Al existir disposición andina que de manera concreta delimita que la competencia para la resolución en asuntos de conflictos de telecomunicaciones es la autoridad nacional, se concluye que la CRC es quien posee la potestad de resolver el caso en estudio y definir las condiciones en las cuales debe solucionar el conflicto de interconexión suscitado entre las partes.

C. LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 22. La demanda ejecutiva planteada por la empresa Telefónica Móviles de Colombia S.A., se encuentra fundamentada en las resoluciones 1269 y 1303 de 2003, expedidas por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, siendo la resolución 1303 la que aceptó el recurso de reposición interpuesto por la empresa antes citada y donde la autoridad resolvió: 9 En esta providencia el Tribunal expresó lo siguiente: “El artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA prevé que el juez nacional, de conformidad con los mecanismos internos de control de validez y reparación establecidos en su derecho interno, conozca de las demandas presentadas por los particulares cuando sus derechos resulten afectados si el respectivo País Miembro no adopta las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias, o cuando adopta o emplea medidas que sean contrarias a éstas u obstaculicen su aplicación. El mecanismo previsto en el artículo 31 del Tratado del TJCA tiene las siguientes características: a. Los sujetos activos son las personas naturales o jurídicas. b. Los jueces competentes son los jueces nacionales que conozcan las acciones internas respectivas. c. El procedimiento utilizado es el correspondiente a la acción interna, de conformidad con las previsiones procesales del derecho nacional.

El objeto: que el juez nacional declare la invalidez de una norma interna por contrariar el ordenamiento jurídico comunitario andino, o que determine la responsabilidad extracontractual del país miembro por su incumplimiento. d. Si el particular escoge la vía del artículo 31 del Tratado, ya no puede acudir simultáneamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la acción de incumplimiento. e. El juez de última instancia que conoce un asunto con base en el mecanismo del artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA, debe solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad una interpretación prejudicial, de conformidad con las previsiones del derecho comunitario andino sobre la materia.” 25 de 64 GACETA OFICIAL 22/08/2014 26 de 64 “Artículo Segundo. Aclarar el artículo primero de la Resolución recurrida en el sentido de indicar que si bien TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. no tiene derecho a elegir entre las opciones de cargos de acceso definidos en la Resolución CRT 463 de 2011, a la interconexión existente entre la red de TMC de dicho operador y l la RTPBCLD1 de ETB S.A. si se le aplica el concepto de integralidad definido en la parte final de artículo 5 de la mencionada resolución, en consecuencia esta interconexión deberá remunerarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997” 23.

La empresa accionante, aduce que las resoluciones proferidas por la autoridad competente, constituyen títulos ejecutivos, por lo cual debe emitirse el respectivo mandamiento de ejecución para que se ordene el pago. 24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca; Sección Tercera, Subsección A, rechazó la petición en vista de que consideró que las resoluciones incorporadas, no constituyen título al no contener una obligación clara, expresa y exigible. 25.

Salta la duda principal por parte del Juez consultante si los procesos ejecutivos iniciados en virtud de títulos que contienen obligaciones derivadas de contratos de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones corresponden al orden andino o si el juez debe únicamente limitarse a la verificación de las prescripciones contendidas en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil Colombiano.10 26.

La normativa comunitaria andina dentro de su cuerpo normativo, no hace expresa alusión a lo que se entiende como título ejecutivo y si en el caso en análisis en efecto debe entenderse si las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa a consecuencia de las obligaciones surgidas por los contratos de interconexión en sí constituyen título habilitante para solicitar un mandamiento de ejecución de pago, sin embargo de lo cual, y dentro de sus atribuciones, le compete interpretar lo que la norma andina refleja en cuanto a los efectos de las decisiones tomadas por la autoridad nacional, en cuanto al tema de telecomunicaciones. 27.

Es la Decisión 462 en su artículo 30, la que delega expresamente a que sea la Autoridad Nacional Competente la que determine las condiciones de interconexión en caso de negativa de un proveedor con otro, así mismo, en su artículo 32, mandatoriamente sostiene que la Autoridad Nacional respectiva resolverán de acuerdo a la normativa nacional en caso de que un proveedor considere que es objeto de actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o libre competencia. 28.

Por su parte, la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, es la que en su artículo 32, de igual manera otoRga a la Autoridad de Telecomunicaciones competencia para que en el evento de controversia suscitada entre dos partes que están vinculadas a servicios de interconexión de redes, que no se pongan de acuerdo, sea quien decida en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días, para luego en su artículo 34, reforzar su competencia y autoridad, 10 Artículo 488.

“Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso-administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294” GACETA OFICIAL 22/08/2014 definiendo que si transcurrido el plazo inicial citado en el artículo 32, al no existir un acuerdo entre las partes, la propia Autoridad de Telecomunicaciones podrá de oficio o a petición de parte, fijar las condiciones de la interconexión, de acuerdo con la norma andina y el procedimiento señalado en la legislación interna, confiréndosele un plazo de noventa (90) días calendario para pronunciarse que contarán a partir de la fecha que se solicite la aprobración o se inicie el procedimiento administrativo. 29.

Y finalmente el artículo 35 de la antes citada Resolución 432, donde se especifica que “Para efectos de la interconexión, las partes deberán regirse por las normas comunitarias andinas y, en lo no previsto, por las disposiciones contenidas en la legislación de cada País Miembro donde se lleve a cabo la interconexión.” 30. Por lo antes expuesto, la norma andina brinda las pautas de actuación de la autoridad nacional competente y a su vez indica los mecanismos que debe seguir para el cabal cumplimiento de sus decisiones, en el caso que nos ocupa, siendo la CRC, la autoridad competente, la cual ya se pronunció respecto al conflicto entre Telefónica Móviles S.A. y ETB, es mandatorio que exista la forma de ejecutar la resolución dictada por la autoridad competente, no puede quedar en el limbo jurídico que se haya decidido sobre las obligaciones contractuales asumidas por las partes y que esto quede tan solo plasmado en un papel, necesariamente debe existir el medio a través del cual se ejecute la orden de quien emana, motivo por el cual, en aplicación a lo que reza el artículo 35 de la Resolución 432, ya que la CRC ha fijado las condiciones de la interconexión, de acuerdo con la norma andina, es menester también que fije el procedimiento de ejecución de su resolución, aplicando en lo no previsto en la norma andina la norma interna.

Para que las resoluciones emitidas por la autoridad competente sean concideradas titulo ejecutivo, deben contener una obligación clara, expresa y exigible. En este sentido, la autoridad competente debe determinar claramente la obligación a ser ejecutado, ya que de lo contrario no podria ser la base para iniciar un proceso ejecutivo. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La denominada interpretación prejudicial obligatoria o llamada consulta obligatoria, es aquella que necesariamente el juez nacional ya sea de oficio o a petición de parte, debe solicitar al Tribunal Andino de Justicia, previo a la emisión de su fallo, la interpretación de la norma comunitaria que es parte del proceso que se conoce.

El requisito que debe reunir este tipo de interpretación, es que la sentencia sea de única o última instancia, no siendo susceptible de recurso alguno interno y que involucre la aplicación de norma que sea parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: La Consulta facultativa por el contrario, según la define el artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es aquella por la cual el Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal, situación en la que no suspende el proceso.

TERCERO: Una interpretación conjunta los artículos 30 de la Decisión 462, y 18 y 20 de la Resolución 432, nos conduce a los siguientes elementos esenciales de los cargos de interconexión: 27 de 64 GACETA OFICIAL 22/08/2014 • Obligatoriedad en la interconexión. Los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse.

Por lo tanto, el esquema de los cargos de interconexión se da en este ámbito de apremio en pro de la competencia y el bienestar social. Si un proveedor se negara a la interconexión, el asunto se ventilará ante la autoridad nacional competente para que tome una decisión al respecto. De todas formas, la normativa comunitaria andina se sustenta sobre el principio de autonomía de la voluntad privada, en el sentido de que las partes pueden acordar las condiciones de interconexión, siempre y cuando se fijen sobre los parámetros establecidos.

Esto se desprende de un análisis conjunto de los artículos 30 de la Decisión 462, y 16, 17, 19, 23, 27 y 34 de la Resolución 432, donde se da un margen de acción contractual a los proveedores que se interconectarán para fijar las condiciones generales, económicas y técnicas del enlace, pero todo bajo los parámetros establecidos en la normativa comunitaria y la regulación de la autoridad nacional de telecomunicaciones pertinente. • Los cargos de interconexión deben estar orientados a costos.

Como se dijo líneas arribas, la normativa andina no está jugándosela por un método específico para establecer los cargos de interconexión. Una vez consultados todos los antecedentes de la Decisión 462 y de la Resolución 432, el Tribunal no encontró un marco de discusión que le permitiera inferir que hubo una intención plenamente direccionada a escoger un único método sistema para establecer los cargos de interconexión. Lo que sí es evidente, es que desde los primeros borradores de proyecto la intención del legislador comunitario era que los costos fueran un factor determinante para la fijación de los precios de interconexión. En consecuencia, cualquier metodología o esquema utilizado debe garantizar que los cargos tengan en cuenta los costos específicos para la interconexión sobre la base de los servicios prestados: origen, tránsito y terminación de la llamada.

Además, cualquier metodología debe dar razón de la relación ingreso-costo, permitiendo que la interconexión sea viable económicamente y, por lo tanto, que sea susceptible de brindar una continuidad en el servicio, una proyección de mantenimiento y mejoramiento de la calidad, prestación ininterrumpida del servicio y viabilizando el acceso a las redes.

Es por esto que el artículo 20 de la Resolución 432 prevé que dichos costos preserven la calidad a costos eficientes, ya que la interconexión es una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, soportada en el equilibrio económico de los proveedores y la viabilidad financiera que redunda en la integración de las distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un clima de competencia. Por lo tanto, el análisis de costos debe reflejar todas las variables que se presenten en un esquema de interconexión. Para una red como la TPBCL, por ejemplo, es esencial el análisis de costos conjuntos y costos exclusivos involucrados en la interconexión. Por esta razón es que el artículo 18 de la Resolución 432 prevé que dentro del análisis se debe tener en cuenta una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente desagregados.

Dicha norma define qué se entiende por costos comunes: “Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios.” Además, para lograr unos costos desagregados con el objetivo de “que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio”, el artículo 21 advierte que la interconexión se debe estructurar sobre la base de la desagregación de componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones.

Presenta una lista no taxativa, a saber: origen y terminación de comunicaciones a nivel local; 28 de 64 GACETA OFICIAL 22/08/2014 conmutación; señalización; transmisión entre centrales; servicios de asistencia a los abonados; acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por ambas partes al mismo tiempo, si son factibles y económicamente viables; y la facturación y recaudación, así como la información necesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios.

Al analizar si se cubren los costos, la autoridad competente deberá hacer un análisis integral de todas las variables y elementos que afectan en los costos, teniendo en cuenta el comportamiento de la interconexión en periodos de tiempo razonables y considerables con la naturaleza de las redes que se enlazan; además deberá establecer de manera integral si los beneficios del sistema adoptado disminuye costos, y si la relación costo-ingreso es razonable para pensar en que hay un desbalanceo que justifique una revisión del esquema. • Complementados con un margen de utilidad razonable.

El Tribunal llama la atención en la diferencia existente entre los términos utilizados en la Decisión y la Resolución. Si bien la Decisión habla de “cargos de interconexión razonables”, la Resolución filtró esta palabra en “utilidad razonable”. Teniendo en cuenta que “razonable” en este campo significa moderado en relación con la situación específica, tenemos que entender que “utilidad razonable” significa simplemente que los cargos no pueden ser excesivos y tampoco pueden permitir una actividad a pérdida.

Significa entonces que para la relación ingreso-costo, una utilidad razonable se da cuando los ingresos cubren cómodamente los costos; de ninguna manera se pude entender a la interconexión como una actividad eminentemente lucrativa. No nos podemos olvidar que la normativa estudiada tiene un piso axiológico, un esquema de principios que impone sobre los hombros de los dueños de redes una función social, es decir, más allá del simple lucro.

Por lo tanto, al hablar de utilidad razonable se debe entender que la interconexión está destinada a permitir el establecimiento de la competencia para que redunde en calidad, eficiencia y precios convenientes para los usuarios. Es importante aclarar en este punto que la “simple remisión” que la normativa comunitaria hace de la UIT y OMC, es un mero complemento a la regulación comunitaria andina en cuanto a la definición de ciertos términos (artículos 1 de la Decisión 462 y 2 de la Resolución 432).

Esto no implica que se deban adoptar obligatoriamente las definiciones de la UIT, ya que deben ser consecuentes con las bases axiológicas de la normativa andina sobre la materia. Además, si entran en contradicción con la normativa comunitaria, sobre la base del principio de primacía, resultarían ser inaplicables. Por tal motivo, la autoridad competente deberá analizar si las definiciones o conceptos potencialmente aplicables podrían reñir con el sistema comunitario andino. 31.

CUARTO: la norma andina brinda las pautas de actuación de la autoridad nacional competente y a su vez indica los mecanismos que debe seguir para el cabal cumplimiento de sus decisiones, en el caso que nos ocupa, siendo la CRC, la autoridad competente, la cual ya se pronunció respecto al conflicto entre Telefónica Móviles S.A. y ETB, es mandatorio que exista la forma de ejecutar la resolución dictada por la autoridad competente, no puede quedar en el limbo jurídico que se haya decidido sobre las obligaciones contractuales asumidas por las partes y que esto quede tan solo plasmado en un papel, necesariamente debe existir el medio a través del cual se ejecute la orden de quien emana, motivo por el cual, en aplicación a lo que reza el artículo 35 de la Resolución 432, ya que la CRC ha fijado las condiciones de la interconexión, de acuerdo con la norma andina, es menester también que fije el procedimiento de ejecución de su resolución, aplicando en lo no previsto en la norma andina la norma interna.

Para que las 29 de 64 GACETA OFICIAL 22/08/2014 30 de 64 resoluciones emitidas por la autoridad competente sean concideradas titulo ejecutivo, deben contener una obligación clara, expresa y exigible. En este sentido, la autoridad competente debe determinar claramente la obligación a ser ejecutado, ya que de lo contrario no podria ser la base para iniciar un proceso ejecutivo.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 018-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 165 y 168 de la misma Decisión. Marca: CLARKS (denominativa). Actor: Sociedad CADBURY ADAMS USA LLC. Proceso interno Nº. 2009-00628. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de mayo del año dos mil catorce.

VISTOS: El 11 de marzo de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2009-00628;

El auto de 9 de abril de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, GACETA OFICIAL 22/08/2014 31 de 64 Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Sociedad CADBURY ADAMS USA LLC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: Señor JULIÁN ANDRÉS TROCHEZ. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 26 de junio de 2002, el señor Julián Andrés Trochez, presentó acción de cancelación por no uso, contra el registro de la marca CLARKS (denominativa), certificado Nº. 130.493, la cual se encontraba registrada a favor de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El 26 de septiembre de 2002, por Oficio Nº. 15183 la Superintendencia de Industria y Comercio, admitió a trámite la acción de cancelación por no uso de la marca CLARKS (denominativa). 3. Constan en el informe remitido por el consultante y en la demanda, los siguientes datos: A. El 09 de diciembre de 2002, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY (entonces, titular de la marca CLARKS), presentó la renuncia total a los derechos derivados del registro de la marca CLARKS (denominativa).

B. El 24 de diciembre de 2002, por Resolución Nº. 42051, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad sobre la marca CLARKS (denominativa). C. El 12 de febrero de 2003, el señor Julián Andrés Trochez, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución Nº. 42051.

D. El 23 de diciembre de 2003, por Resolución Nº. 36430, la misma División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición y revocó la Resolución Nº. 42051 en sentido de no aceptar la renuncia total a los derechos de propiedad exclusiva. E. El 22 de enero de 2004, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, cambió de nombre a WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, y realizó el traspaso de la marca CLARKS (denominativa) a CADBURY ADAMS USA LLC.

F. El día 24 de enero de 2004, la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº. 36430 de 23 de diciembre de 2003. GACETA OFICIAL 22/08/2014 32 de 64 G. El 27 de febrero de 2005, la marca CLARKS (denominativa) expiró, sin que la misma fuera renovada por la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, en razón de que la misma había sido renunciada el 09 de diciembre de 2002.

H. El 25 de febrero de 2008 por Resolución Nº 5530, el Superintendente Delegado de Propiedad Industrial confirmó la Resolución Nº. 36430 del 23 de diciembre de 2003, a pesar de la expiración de la marca CLARKS. 4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº. 6870 de 29 de febrero de 2008, resolvió la acción de cancelación, interpuesta por el señor Julián Trochez, y canceló el registro de la marca CLARKS (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

El 14 de marzo de 2008, la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. 6. El 24 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº. 12644, decidió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la Resolución impugnada. 7. El 10 de julio de 2009, mediante Resolución Nº. 34754 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución Nº. 6870. 8.

De esta manera queda agotada la vía gubernativa. 9. El 19 de noviembre de 2009 la sociedad CADBURY ADAMS USA. LLC., presentó acción de nulidad y restablecimiento de derecho ante la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. 10. La Sala de lo Contencioso, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial.

B. Fundamentos de la demanda. La sociedad CADBURY ADAMS USA LLC., presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 11. Se solicita la nulidad de las Resoluciones Nº. 6870 de 29 de febrero de 2008, Resolución Nº 12644 de 24 de marzo de 2009 y Resolución Nº 34754 10 de julio de 2009, por medio de las cuales se canceló el registro de la marca CLARKS (denominativa). 12.

Violación del artículo 171 de la Decisión 486 ya que de acuerdo al contenido de esta norma, el 9 de diciembre de 2002, fecha en la que se presentó la renuncia total al registro de la marca CLARKS (denominativa) no recaía sobre esta marca embargo o garantía alguna que pudieran impedir la renuncia de dicho registro por parte de su titular. Por lo que “no existía limitación alguna para que el titular de la marca CLARKS (…) renunciara a dicho derecho”. 13.

Se violó la citada norma comunitaria al sostener que en virtud al principio de imparcialidad, “había lugar a resolver primero la acción de cancelación por no uso presentada por el señor JULÍAN ANDRÉS TROCHEZ contra el registro de la marca CLARKS (…) y luego si proceder a resolver la renuncia de los derechos sobre la misma presentada por su titular”.

GACETA OFICIAL 22/08/2014 33 de 64 14. Afirma que, “el derecho de dominio del titular de un registro marcario, es un derecho supremo, que se encuentra por encima de cualquier decisión de la administración respecto del mismo, y que por tanto, se puede disponer del mismo libremente en cualquier tiempo y sin condicionamientos”. 15. La administración violó el mencionado artículo “al anteponer la cancelación por no uso presentada contra la marca CLARKS (…) y negar la renuncia de su titular al registro de esta marca, pues es claro que este artículo no establece como causal de no aceptación de la renuncia, la cancelación por no uso presentada por un tercero”. 16.

Carencia de objeto jurídico de las resoluciones demandadas que cancelaron el registro de la marca CLARKS, ya que el registro de dicha marca era inexistente en razón a que se había renunciado a él. Pues “al momento en que se presentó la acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca CLARKS (…) el titular de dicho registro dio respuesta a dicha acción en el sentido de manifestar que de conformidad con el artículo 171 de la Decisión 486 renunciaba de manera total al derecho que le asistía sobre el registro de la marca CLARKS Nº. 130.493”. 17.

De acuerdo al artículo 174 de la Decisión 486, el registro de la marca CLARKS caducó de pleno derecho en el momento en que el titular no solicitó la renovación del mismo. Por lo tanto “una vez más se demuestra que las resoluciones demandadas carecen de objeto jurídico toda vez que el registro de marca sobre las que versan, caducó al no ser renovado, antes de que su Despacho decidiera la acción de cancelación contra el mismo”.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 18. Con la expedición de las resoluciones impugnadas “no se ha incurrido, en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 19. Cita los artículos 165 y 166 de la Decisión 486.

Hace una exposición respecto a la cancelación de una marca y a la prueba de su uso, el derecho preferente derivado de la cancelación y los efectos de tal derecho. 20. La solicitud de cancelación fue presentada el 26 de junio de 2002, mientras que la solicitud de renuncia fue presentada el 9 de diciembre de 2003, por lo que aplicó el principio de imparcialidad resolviendo primero un caso y luego otro. 21.

Agrega que, “al interponer la acción de cancelación por no uso de la marca CLARKS (NOMINATIVA) el solicitante, adquiere un derecho preferente, si el titular de la marca no demuestra el uso real y efectivo de la misma, tal como lo señala el artículo 168 de la Decisión 486 (…)”. D. Tercero interesado. 22. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado señor Julián Andrés Trochez.

GACETA OFICIAL 22/08/2014 34 de 64 CONSIDERANDO: 23. Que, las normas contenidas en los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 24.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500); 25.

Que, la presentación de la solicitud de cancelación por no uso de la marca CLARKS (denominativa) fue el 26 de junio de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 171 y 174.

Conforme a la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 por ser aplicables al caso concreto; y, 26. Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) CAPITULO V De la Cancelación del Registro Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

GACETA OFICIAL 22/08/2014 35 de 64 El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. (…) Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

(…) CAPITULO VI De la Renuncia al Registro Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente. (…) CAPITULO VIII De la Caducidad del Registro Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.

(…)”. 1. La caducidad de un registro marcario y la renuncia al mismo después de una solicitud de su cancelación por no uso. La preservación del derecho preferente. 27. Se observa en el procedimiento interno que el 26 de junio de 2002, el señor Julián Andrés Trochez, solicitó la cancelación por no uso del signo CLARKS (denominativo) registrado a favor de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, el cual fue cancelado por Resolución N°. 6870, la cual fue confirmada.

El 9 de diciembre de 2002, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY renunció a los derechos sobre el signo CLARKS (denominativo), dicha renuncia fue aceptada por Resolución N°. 42051, sin embargo esta Resolución fue revocada, y, en consecuencia no se aceptó la renuncia de los derechos sobre la marca GACETA OFICIAL 22/08/2014 36 de 64 CLARKS (denominativa).

Posteriormente, la marca CLARKS (denominativa) fue traspasada a la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, la que no renovó el registro por considerar que se había renunciado a los derechos de la marca. 28. De esta manera, en el proceso interno se debate si la cancelación surte efectos si es que ya se renunció al signo y, además, no se lo renovó. Por lo tanto, el Tribunal considera oportuno referirse a los temas de la cancelación por falta de uso, a la caducidad y a la renuncia de un derecho, para finalmente referirse a la preservación del derecho preferente.

De la cancelación de un registro. 29. El Tribunal se referirá únicamente a los temas que son aplicables al caso, para lo cual manifiesta que los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (…). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca”.

(Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca. 30. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 31.

Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su GACETA OFICIAL 22/08/2014 37 de 64 cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). 32. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 33. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE). 34.

También ha dicho este Tribunal que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 35. El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: GACETA OFICIAL 22/08/2014 38 de 64 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 36. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.

La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. De la caducidad de un registro marcario y la renuncia al mismo después de una solicitud de cancelación por no uso. 37.

El artículo 174 de la Decisión 486, prevé dos causales de caducidad de un registro: 1. De pleno derecho, cuando no se solicita la renovación de un signo dentro del término legal, incluido el periodo de gracia. De acuerdo al artículo 153 de la Decisión 486, el titular de una marca o quien tuviera legítimo interés deberá solicitar la renovación de la misma dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

Se concede al titular o a quien tenga legítimo interés un periodo de gracia de otros seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro. 2. Cuando no se han pagado las tasas correspondientes de acuerdo a la legislación interna de cada de uno de los Países Miembros. 38. Por su parte, el artículo 171 de la misma Decisión, regula el tema de la renuncia a un registro de marca, disponiendo como único requisito para tal renuncia la voluntad del titular del registro. 39.

La decisión del titular de un registro de renunciar a los derechos conferidos a una marca se la podrá realizar en cualquier momento en el cual la marca esté vigente. La renuncia de un registro podrá ser total (totalidad de los productos o servicios que distingue la marca) o parcial (sólo algunos de los productos o servicios que distingue la marca). 40.

Los límites a la renuncia de un registro se da en los casos en que existan embargos o derechos reales de garantías sobre la marca, debidamente inscritos en la oficina nacional competente. GACETA OFICIAL 22/08/2014 39 de 64 41. Finalmente, la renuncia al registro de una marca surte efectos a partir del momento de su inscripción en la oficina nacional competente. 42.

Sin embargo, surge la inquietud respecto a ¿qué sucede si la renuncia al registro de una marca se da después de la solicitud de la cancelación por no uso de la misma? Para resolver dicha inquietud es necesario referirse al derecho preferente. La preservación del derecho preferente. 43. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra el derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca.

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. 44. A la luz del mencionado artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. 45.

Respecto al tema, el Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

Finalmente, este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia en varios procesos, entre ellos, dentro del Proceso 46-IP-2007, donde se señaló lo siguiente: “(…) ‘g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1.

Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.’ (Proceso 180-IP-2006.

Marca: BROCHA MONA. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476, de 16 de marzo de 2007). GACETA OFICIAL 22/08/2014 40 de 64 Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: 1.

Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. 2. Objeto del derecho preferente. Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.

Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486.

Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente.

GACETA OFICIAL 22/08/2014 41 de 64 3. Efectos del derecho preferente. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.

En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro (…)’.

(Proceso 46-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1530 de 14 de agosto de 2007, marca: UNIQUE denominativa). 46. En el caso de autos, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló el registro de la marca CLARKS (denominativa) para preservar el derecho preferente del solicitante de la cancelación, por este motivo no aceptó la renuncia al derecho de la marca ni declaró la caducidad del registro. 47.

Por lo tanto, en el caso de autos, es necesario determinar que la presentación de la solicitud de cancelación del registro de marca se dio el 26 de junio de 2002, mientras que la solicitud de renuncia se dio el 9 de diciembre de 2002, es decir seis meses más tarde, se debe tomar en cuenta además, que la renuncia surte efectos recién desde el momento de su inscripción en la oficina nacional competente, de esta manera, en el caso concreto debe prevalecer el derecho preferente sobre la renuncia o la caducidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: De acuerdo a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante deberá determinar si debe prevalecer el derecho preferente a favor de quien solicitó la cancelación del registro de la marca.

SEGUNDO: En el caso de autos, es necesario determinar que la presentación de la solicitud de cancelación del registro de marca se dio el 26 de junio de 2002, mientras que la solicitud de renuncia se dio el 9 de diciembre de 2002, es decir seis meses más tarde, se debe tomar en cuenta además, que la renuncia surte efectos recién desde el momento de su inscripción GACETA OFICIAL 22/08/2014 42 de 64 en la oficina nacional competente, de esta manera, en el caso concreto debe prevalecer el derecho preferente sobre la renuncia o la caducidad.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2009-00628 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 20-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00087. Actor: COLOMBINA S.A. Marca mixta SPLENDA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los tres días del mes de julio del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio N° 631 de fecha 13 de marzo de 2014, fue recibido por este Tribunal el 14 de marzo de 2014, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la GACETA OFICIAL 22/08/2014 43 de 64 República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2011-00087.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2014.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: III. LAS PARTES. Demandante: Demandada: COLOMBINA S.A. LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: McNEIL PPC INC (cedió sus derechos a sociedad McNEIL NUTRITIONALS LLC.) III.

DATOS RELEVANTES A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad McNEIL PPC INC., solicitó el 21 de noviembre de 2008 el registro como marca del signo mixto SPLENDA, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar”. 2.

Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 601 de 27 de febrero de 2009, la sociedad COLOMBINA S.A. formuló oposición con base en los siguientes signos distintivos:  Solicitud de registro para marcas denominativas SPLENDID, para amparar productos de las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.  Marcas denominativas SPLENDID, para amparar productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.  Marca mixta SPLENDID, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.  Marcas denominativas SALTIN SPLENDID y SALADITAS SPLENDID, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la clase 30 ampara los siguientes productos: “preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galletería.” GACETA OFICIAL 22/08/2014 44 de 64 3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 39906 de 31 de julio de 2009, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. 4.

La sociedad COLOMBINA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 07628 de 15 de febrero de 2010, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo ante su inmediato superior el recurso de apelación. 6.

La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 50639 de 24 de septiembre de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 8. La sociedad COLOMBINA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resoluciones Nos. 39906 de 31 de julio de 2009, 07628 de 15 de febrero de 2010 y 50639 de 24 de septiembre de 2010, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 9.

La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético, visual y conceptual. 11. Indica, que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva (clases 5 y 30).

Tienen un alto nivel de asociación, comercialización en canales similares, unicidad de consumidores, y capacidad de complementarse. 12. Manifiesta, que la sociedad COLOMBINA S.A. ha sido titular en Colombia de la marca SPLENDID para la clase 30 y otras desde 1993. Lo anterior, unido con la conexión competitiva mencionada, genera un mejor derecho para la sociedad COLOMBINA S.A. 13.

Señala, que el registro de la marca mixta SPLENDA impide que COLOMBINA S.A. expanda su línea de negocios para producir “azúcar, endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar, edulcorantes naturales y artificiales y relacionados, entre otros”. 14. Argumenta, que se debe tener en cuenta un antecedente peruano, en donde el INDECOPI negó el registro de la marca mixta SPLENDA. 15.

Agrega, que la confundibilidad de los signos SPLENDA y SPLENDID ha sido declarada anteriormente por la propia Superintendencia de Industria y Comercio. GACETA OFICIAL C. 22/08/2014 45 de 64 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 16. De conformidad con el auto de 26 de enero de 2012, expedido por la Sección Primera del Consejo de Estado, se observa que la Superintendencia de Industria y Comercio no presentó escrito de contestación. Por parte del Tercero Interesado. 17.

Señala, que la sociedad McNEIL PPC INC., cedió todos los derechos que le correspondían sobre la marca SPLENDA (mixta) a la sociedad McNEIL NUTRITIONALS LLC. 18. Argumenta, que por falta de uso el azúcar y otros productos fueron excluidos del registro de la marca SPLENDID. La demandante no puede sostener que tiene derecho para alegar conexión competitiva, ya que esto se basa en productos sobre los cuales renunció expresamente al desistir de las solicitudes, o renunció tácitamente por falta de uso lícito legal y posible, o le fue negada por la Oficina Nacional competente.

Afirma que: “Sin posibilidades lícitas y legales de acceder a los productos de las clases 1 y 5 y sin la posibilidad de recuperar productos que le fueron cancelados por falta de uso en la clase 30, no queda claro como COLOMBINA S.A., pretendería la monopolización de signos distintivos, afectando la libertad de empresa que tienen otros agentes económicos.” 19.

Agrega, que no es procedente invitar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que acoja una doctrina peruana. Las decisiones de la oficina de un país miembro no tiene injerencia en las de otro País Miembro. 20. Indica, que la marca SPLENDA se encuentra registrada en diversos países como Alemania, Chile, Estados Unidos, Francia, México, entre otros. 21.

Indica, que la marca SPLENDA es notoriamente conocida. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER 22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 de la Decisión 486. 23. Se hará la interpretación solicitada, salvo la de los artículos 154 y 155 que no son relevantes para resolver el caso bajo estudio.

Se restringirá la interpretación del artículo 134 a sus literales a), b) y g). De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa. 24. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 GACETA OFICIAL 22/08/2014 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; logotipos, (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” (…) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad 46 de 64 GACETA OFICIAL 22/08/2014 47 de 64 y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

(…)”. VI. CONSIDERACIONES. 25. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos. D. Comparación entre signos mixtos. E. La marca notoriamente conocida solicitada para registro. F. La conexión competitiva. Armonía con actos anteriores de cancelación por no uso. G. Autonomía de la oficina de registro marcario al tomar sus decisiones. GACETA OFICIAL 22/08/2014 48 de 64 A. CONCEPTO DE MARCA.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 26. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro como marca del signo mixto SPLENDA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 27. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas. 28.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 29. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 30. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 31.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:  Diferencia los productos o servicios que se ofertan.  Es indicadora de la procedencia empresarial.  Indica la calidad del producto o servicio que identifica.  Concentra el goodwill del titular de la marca.  Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). 33. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: GACETA OFICIAL 22/08/2014 49 de 64 “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).1 34. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 35.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 36. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 37.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). 38. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. 39. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.

GACETA OFICIAL 22/08/2014 50 de 64 al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. 40. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 41. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 42.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 43.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.” 44. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 45. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto SPLENDA es confundible con las marcas denominativas y mixtas formadas por la palabra SPLENDID. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 46.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 47. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o GACETA OFICIAL 22/08/2014 51 de 64 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 48.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 49.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). 50. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 51.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 22/08/2014 52 de 64 determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 52. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 53. La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 54.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 55. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 56. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca GACETA OFICIAL 22/08/2014 53 de 64 que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 57. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. 58.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto SPLENDA con los denominativos SPLENDID, SALTÍN SPLENDID y SALADITAS SPLENDID. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos. 59. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012: 60.

“Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 61.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, GACETA OFICIAL 22/08/2014 54 de 64 dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos4, íconos, etc. 62.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 63.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: GALLO mixta). 64. El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 65. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 66.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras 3 4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 22/08/2014 55 de 64 que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 67.

En atención a que en el caso bajo estudio algunos de los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. 68. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). 69. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 70.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).” 71.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto SPLENDA y los denominativos SPLENDID, SALTIN SPLENDID y SALADITAS SPLENDID. GACETA OFICIAL 22/08/2014 56 de 64 D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 72. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos SPLENDA y SPLENDID.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. 73. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas de comparación de los signos denominativos determinadas en el literal C de la presente providencia. 74.

En este orden de ideas, la corte consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos SPLENDA y SPLENDID, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. E. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA SOLICITADA PARA REGISTRO. 75. Lo sociedad McNEIL PPC INC., afirmó que el signo solicitado para registro es notoriamente conocido.

Por lo anterior el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida. 76. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 30 de noviembre de 2011, expedida en el marco del proceso 124-Ip-2011: 77. “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. 78. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos. 79. El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente.  Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.  La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 80.

La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada. GACETA OFICIAL 22/08/2014 57 de 64 81. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 82. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 83. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. 84.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” 85.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 86.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas. 87.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

GACETA OFICIAL 22/08/2014 58 de 64 c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”” F. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (clases 5 / 29, 30).

ARMONÍA CON ACTOS ANTERIORES DE CANCELACIÓN POR NO USO. 88. El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar”. Los signos opositores amparan los siguientes productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”; y, la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparados con harinas y cereales como pan, biscochos, tortas, pastelería, confitería y galletería”. 89.

La sociedad demandante argumentó que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva. La sociedad tercera interesada indicó que por falta de uso el producto azúcar fue excluido del registro de la marca SPLENDID y, en consecuencia, no puede alegar conexión competitiva. 90. Por lo tanto, se tratará el tema de la conexión competitiva, insistiendo en la armonía entre esta figura y los actos anteriores de la cancelación por no uso. 91.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: GACETA OFICIAL 22/08/2014 59 de 64 92. “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad5 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 93.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. 94. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo 5 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). GACETA OFICIAL 22/08/2014 60 de 64 vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).” 95. En aras de generar una correcta armonía en relación con las distintas figuras para la protección de la propiedad intelectual, al analizar la conexión competitiva es muy importante establecer el grupo de productos que amparen los signos en conflicto.

Para esto, es esencial fijarse en los actos previos que afectaron dicho ámbito de protección, como podría ser el caso de nulidades parciales de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, o la cancelaciones parciales por no uso en el marco del artículo 164 de la misma normativa. Con base en lo anterior se puede generar un escenario real de análisis. 96.

En este último caso, y de conformidad con el asunto concreto, la corte consultante deberá establecer si la cancelación parcial que se esgrime en relación con el signo SPLENDID elimina totalmente el riesgo de confusión en el público consumidor. Que se haya declarado la cancelación parcial por no uso no elimina la posibilidad de que se genere confusión en relación con productos relacionados o conexos.

De todos modos, es un asunto a tener muy en cuenta sobre todo para determinar, a ciencia cierta, el grado de error en que podría ser inducido el consumidor, y lograr una correcta sincronía entre la finalidad de la figura de la cancelación por no uso, el desarrollo empresarial, y el derecho de los titulares de signos similares. 97. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. G. AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO AL TOMAR SUS DECISIONES. 98.

La demandante argumentó que se debe tener en cuenta un antecedente peruano, en donde el INDECOPI negó el registro de la marca mixta SPLENDA. GACETA OFICIAL 22/08/2014 61 de 64 Además, indicó que la confundibilidad de los signos SPLENDA y SPLENDID ha sido declarada anteriormente por la propia Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro marcario. 99.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: 100. “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 101. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. 102.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). 103. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 6 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 22/08/2014 62 de 64 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 104. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 105. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 106.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”7. 107.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, 7 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012. GACETA OFICIAL 22/08/2014 63 de 64 sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto SPLENDA y los denominativos SPLENDID, SALTIN SPLENDID y SALADITAS SPLENDID, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos SPLENDA y SPLENDID, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SEXTO: En aras de generar una correcta armonía en relación con las distintas figuras para la protección de la propiedad intelectual, al analizar la GACETA OFICIAL 22/08/2014 64 de 64 conexión competitiva es muy importante establecer el grupo de productos que amparen los signos en conflicto. Para esto, es esencial fijarse en los actos previos que afectaron dicho ámbito de protección, como podría ser el caso de nulidades parciales de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, o la cancelaciones parciales por no uso en el marco del artículo 164 de la misma normativa.

Con esto se puede generar un escenario real de análisis. En este último caso, y de conformidad con el caso concreto, la corte consultante deberá establecer si la cancelación parcial que esgrime el demandante en relación con el signo SPLENDID elimina totalmente el riesgo de confusión en el público consumidor. Que se haya declarado la cancelación parcial por no uso no elimina la posibilidad de que se genere confusión en relación con productos relacionados o conexos.

De todos modos, es un asunto a tener muy en cuenta sobre todo para determinar, a ciencia cierta, el grado de error en que podría ser inducido el consumidor, y lograr una correcta sincronía entre la finalidad de la figura de la cancelación por no uso, el desarrollo empresarial, y el derecho de los titulares de signos similares. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 201100087, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú