Año XXXI – Número 2393 Lima, 15 de setiembre de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 73-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 200300249. Actor: NOVARTIS AG. Patente: “TABLETAS DE OXACARBAZEPINA RECUBIERTAS DE UNA PELÍCULA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. Proceso 79-IP-2014 Interpretación prejudicial, a petición del juez consultante, de los artículos 80 del Acuerdo de Cartagena, 2 y 23 de la Decisión 439 de la Comisión de la Comunidad Andina, 1, 2, 3, 4, 29, 30 y 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 1, 3, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32 y 35 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 28 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. (COMCEL S.A.) vs. UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Actor: COMCEL S.A. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo Proceso 204-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, artículo 5 de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal de Arbitramento, Centro de Arbitraje y Conciliación-Cámara de Comercio de Bogotá instituido para resolver el caso de P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. en contra de PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LARROTA SERRANO, PATRICIA AMEZQUITA ORTIZ, HELENA AMEZQUITA DE PARDO, JUAN JOSE FLOREZ GARCIA, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ Y RODRIGO JARAMILLO ARANGO.

Caso: Infracción a los derechos de obtentor. Actor: sociedades P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 15/09/2014 2 de 77 PROCESO 73-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2003-00249. Actor: NOVARTIS AG. Patente: “TABLETAS DE OXACARBAZEPINA RECUBIERTAS DE UNA PELÍCULA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio No. 1396 de fecha 15 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el 23 de mayo de 2014, procedente de la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 2003-00249.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de julio de 2014. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: NOVARTIS AG. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Coadyuvante: EDUARDO SECONDO VARELA PEZZANO. III.

A. DATOS RELEVANTES.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL 15/09/2014 3 de 77 1. La sociedad NOVARTIS AG., solicitó el 5 de febrero de 1998 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “TABLETAS DE OXACARBAZEPINA RECUBIERTAS DE UNA PELÍCULA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES”. 2.

Mediante Oficio No. 10719, notificado el 25 de abril de 2002, se informó el contenido del Concepto Técnico No. 0330, mediante el cual se señaló que la solicitud carecía de claridad, novedad y altura inventiva, ya que se encontraron como anterioridades los documentos US 3.642.775 de 15 de febrero de 1972 y ES 2.115.188 de 4 de mayo de 1995. 3.

El 23 de mayo de 2002, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., con el propósito de coadyuvar en la decisión que sobre la solicitud de patente debía tomar la Superintendencia de Industria y Comercio, remitió información que demostraba que la misma no cumplía con los requisitos de novedad y altura inventiva exigidos por la Decisión 486 de 2000. 4. El 25 de julio de 2002, la sociedad NOVARTIS AG., dio respuesta al oficio mencionado.

Adjuntó un nuevo capítulo de reivindicaciones, eliminando las objetadas, aportó documentos con los que refutaba la supuesta falta de novedad de la invención y allegó argumentos y pruebas técnicas de nivel inventivo. 5. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 30887 de 26 de septiembre de 2002, denegó la patente de invención solicitada. 6.

La sociedad NOVARTIS AG, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 7. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 032 de 13 de enero de 2003, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido. 8. La sociedad NOVARTIS AG, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones Nos. 30887 de 26 de septiembre de 2002, y 032 de 13 de enero de 2003. 9.

La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que el análisis de nivel inventivo y de novedad de la Superintendencia de Industria y Comercio parte de presupuestos falsos, e ignora el arte previo relevante para llegar a conclusiones contrarias a la obviedad de la invención. 11.

Afirma, que los documentos presentados como anterioridades no afectan la novedad ni el nivel inventivo del objeto de la solicitud presentada. Si bien tanto la solicitud, como las anterioridades encontradas, tienen algunas similitudes de carácter técnico, es importante advertir que como pertenecen al mismo campo tecnológico tienen que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo.

Afirma: “si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del GACETA OFICIAL 15/09/2014 4 de 77 estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de altura inventiva.” 12. Afirma, que no resulta obvio que el tamaño de partícula de la oxacarbazepina pudiera ser tomada o ingerida sin necesidad de estar acompañada por un alimento.

Se debió probar la obviedad y que se deriva de manera evidente del estado de la técnica. 13. Señala, que en la presente solicitud de patente se demostró que se solucionaba un problema técnico y se aportaban mejoras a la ciencia. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 14.

Indica, que de la lectura de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 y del análisis del examen de patentabilidad, se desprende que la invención en estudio no cumplía con los requisitos de nivel inventivo y novedad. Se concluyó la obviedad de la invención. 15. Sostiene, que: “aunque en el estado de la técnica no halla (sic) sido reportado específicamente el tamaño de partícula específico de oxacarbazepina que describe esta solicitud, no se traduce en ningún avance sobre el estado de la técnica el modificar una propiedad física de un sólido ya conocido, como es su tamaño de partícula, con el fin de variar su perfil de disolución y determinar por metodologías analíticas la variación de biodisponibilidad, puesto que este fenómeno es perfectamente conocido y se encuentra al alcance de cualquier persona con mediana formación farmacotécnica.” D. COADYUVANCIA A LA IMPUGNACIÓN DE LA DEMANDA.

El señor Eduardo Secondo Varela Pezzano, presentó coadyuvancia sobre la base de los siguientes argumentos: 16. Manifiesta, que la solicitud de NOVARTIS AG., pretendía el patentamiento de una sustancia comprendida en el estado de la técnica. Coincide con la obviedad de la invención. 17. Agrega, que la oficina europea de patentes ya ha señalado que existen anterioridades que aniquilan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud.

Por lo anterior, los documentos ES 2.115.188 y US 3.642.775, citados por los examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, efectivamente anulan el nivel inventivo del objeto de la solicitud presentada. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 5 de 77 NORMAS A SER INTERPRETADAS. 19. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Como la solicitud se presentó el 5 de febrero de 1998, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no se hará la interpretación solicitada. 20.

De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 21. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Artículo 5 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de GACETA OFICIAL 15/09/2014 6 de 77 industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

(…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)”. VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos de patentabilidad en el marco de la Decisión 344. C. Nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO 22. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Como la solicitud se presentó el 5 de febrero de 1998, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no se hará la interpretación solicitada. 23.

Por lo anterior, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 24. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2013, en el marco del proceso 119-IP-2013: 25. “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye GACETA OFICIAL 15/09/2014 7 de 77 aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 26. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 27. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). 28. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 29.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 30. Así pues, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 8 de 77 (…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

(Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005). 31. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente. 32.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 33.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya GACETA OFICIAL 15/09/2014 9 de 77 cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005)”. 34. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “TABLETAS DE OXACARBAZEPINA RECUBIERTAS DE UNA PELÍCULA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante.

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. 35. La demandante afirmó que los documentos presentados como anterioridades no afectan la novedad ni el nivel inventivo del objeto de la solicitud presentada. La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, indicó que no se cumplió con los requisitos de nivel inventivo y novedad. En este escenario, es pertinente abordar los requisitos de patentabilidad. 36.

Para desarrollar este tema, el Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación de 31 de octubre de 2012, expedida en el marco del proceso 103-IP-2012: 37. “Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo. 38.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. De la novedad de la invención: 39. El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial. 40.

A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

(Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de GACETA OFICIAL 15/09/2014 10 de 77 octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001)’; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso N° 07-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). 41. Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP2005.

Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). 42. Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.1 43. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. (…) b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.

(…) 1 ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL 15/09/2014 11 de 77 c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad.

( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”. 2 (Esta doctrina se recogió en el proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). 44.

Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321”. (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997). 45. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: 2 “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 701 a 703. GACETA OFICIAL 15/09/2014 c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-1998.

Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999). 12 de 77 Del nivel inventivo: 46. El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente. 47.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). 48. Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. 49.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”3. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 50. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la 3 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. GACETA OFICIAL 15/09/2014 13 de 77 materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.” 51.

Para precisar más lo anterior, el Tribunal se ha referido a la figura del técnico medio en la materia, de la siguiente manera: 52. “El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:  El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.  El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo.” (Interpretación Prejudicial de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 257-IP-2013, magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo). 53. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina de registro marcario debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. 54. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta. 55.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica”. C. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. 56.

La demandante argumentó lo siguiente: “si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace GACETA OFICIAL 15/09/2014 14 de 77 parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de altura inventiva.” Por tal motivo, se abordará el tema del nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos.

Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación de 31 de octubre de 2012, expedida en el marco del proceso 103-Ip-2012: 57. “Los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan en algunos casos dudosos y merecen por tal razón un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. 58.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”4. 59.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. 60. Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”5. 61.

De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que 4 5 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág.

72. GACETA OFICIAL 15/09/2014 15 de 77 de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo. 62. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. 63.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). 64. Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f).6 Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos 6 “ARTÍCULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (…) f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”;

GACETA OFICIAL 15/09/2014 16 de 77 conocidos para denegar la patente de invención”. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005).” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: De la petición de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “TABLETAS DE OXACARBAZEPINA RECUBIERTAS DE UNA PELÍCULA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Con el requisito del nivel inventivo, se pretende dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si la invención objeto de estudio no se habría podido alcanzar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica.

El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Para los efectos de dicho artículos resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”7. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos 7 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. GACETA OFICIAL 15/09/2014 17 de 77 normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:  El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.  El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la Oficina Nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo.

TERCERO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300249, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA GACETA OFICIAL 15/09/2014 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 18 de 77 José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) PROCESO 79-IP-2014 Interpretación prejudicial, a petición del juez consultante, de los artículos 80 del Acuerdo de Cartagena, 2 y 23 de la Decisión 439 de la Comisión de la Comunidad Andina, 1, 2, 3, 4, 29, 30 y 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 1, 3, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32 y 35 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 28 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. (COMCEL S.A.) vs. UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Actor: COMCEL S.A. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre COMCEL S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El escrito recibido por este Tribunal el 6 de junio de 2014, procedente del Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre COMCEL S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., por medio del cual se remitió solicitud de interpretación prejudicial. El auto de 16 de julio de 2014, mediante el cual el Tribunal admitió la solicitud de Interpretación Prejudicial.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 22-J-TJCA-2014. GACETA OFICIAL II. 15/09/2014 19 de 77 LAS PARTES.

Demandante: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. Demandada: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda, su contestación y en los demás antecedentes obrantes en el expediente, se encuentran los siguientes: 1. La Empresa Industrial y Comercial del Estado EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., hoy Une EPM Telecomunicaciones S.A, y la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A., suscribieron en el mes de abril de 2005 un contrato de acceso, uso e interconexión, con el objeto de regular los derechos y las obligaciones de cada operador en relación con sus respectivas redes de TPBCL y TPBCLE. 2.

En el mencionado contrato se estipuló una clausula compromisoria. 3. Se presentó una controversia jurídica entre las partes contratantes y, por lo tanto, la sociedad COMCEL S.A., radicó el 28 de diciembre de 2007 una solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín. 4.

El Tribunal de Arbitramento expidió un laudo arbitral el 28 de mayo de 2010, mediante el cual resolvió el fondo del asunto.

5. UNE EPM TELECOMUNICACIONES E.S.P. S.A., interpuso un recurso extraordinario de anulación para que se surtiera ante el Consejo de Estado. 6. La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 22 de marzo de 2012 y antes de expedir la sentencia, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina una interpretación prejudicial. 7.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expidió una interpretación prejudicial de fecha 11 de julio de 2012, en el marco del proceso 57-IP-2012. 8. Con base en la anterior providencia, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, el 21 de noviembre de 2012 dictó sentencia anulando el laudo arbitral. Lo anterior, por cuanto el Tribunal de Arbitramento debió haber realizado la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 9.

La sociedad COMCEL S.A., radicó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín una solicitud de Integración de Tribunal de Arbitramento. 10. El Tribunal de Arbitramento, mediante providencia de 4 de abril de 2014, decidió elevar la presente consulta ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL B. 15/09/2014 20 de 77 FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11. Manifiesta, que UNE EMP Telecomunicaciones S.A., no actuó de buena fe en el cumplimiento del contrato de conformidad con el artículo 871 del Código de Comercio. 12. Sostiene, que UNE EMP Telecomunicaciones S.A., no asumió una conducta adecuada frente a su responsabilidad en la adjudicación de líneas de telefonía pública básica conmutada local y local extendida, a través de las cuales los usuarios utilizaron la red de telefonía móvil celular de COMCEL S.A. 13.

Argumenta, que UNE EMP Telecomunicaciones S.A., no asumió una conducta adecuada frente a su responsabilidad en cuanto al recaudo de cartera. 14. Señala, que UNE EMP Telecomunicaciones S.A., no asumió una conducta adecuada frente a su responsabilidad en cuanto al envío de información sobre los clientes morosos. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 15.

Manifiesta, que UNE EMP Telecomunicaciones ha cumplido cabalmente con las obligaciones derivadas del contrato. Se cumplió totalmente la obligación contractual de permitir el acceso, uso e interconexión en el marco del contrato. 16. Indica, que la conducta contractual de UNE EMP Telecomunicaciones, ha sido diligente y no le ha causado ningún perjuicio económico a COMCEL. 17.

Sostiene, que también cumplió con la entrega de la documentación solicitada por COMCEL. Se cumplió con todo lo que el contrato estipula sobre facturación, distribución y recaudo. 18. Expresa, que la adjudicación de las líneas de telefonía básica conmutada es una obligación legal, contemplada en el artículo 134 de la Ley 142 de 1994. No es una obligación del contrato celebrado. 19.

Agrega que, la adjudicación de las líneas TPBCL no tienen nada que ver con el contrato de interconexión. Las obligaciones de las partes se encuentran contenidas en la cláusula novena del contrato. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER 21. El Tribunal consultante solicita la interpretación de las siguientes normas: artículo 80 del Acuerdo de Cartagena; artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; artículos 121 y 123 del Estatuto del Tribunal de GACETA OFICIAL 15/09/2014 21 de 77 Justicia de la Comunidad Andina; artículos 2 y 23 de la Decisión 439 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 1, 2, 3, 4, 29, 30 y 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 1, 3, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32 y 35 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina 22.

Se realizará la interpretación solicitada, salvo de los artículos 121 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que en estos momentos es muy claro que los Tribunales de Arbitramento tienen la obligación de solicitar la interpretación prejudicial. 23.

De oficio se interpretará el artículo 28 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina. 24. Delimitó el alcance de su solicitud con base en los siguientes interrogantes: Interrogantes del juez consultante: a. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de interconexión en telecomunicaciones? b. ¿Existen materias del contrato de interconexión cuya regulación quede reservada exclusivamente a la Autoridad Nacional Competente y no a los proveedores del servicio de telecomunicaciones que se interconectan? Si es así, ¿cuáles son? c. ¿Existen materias del contrato de interconexión cuya regulación pueda ser pactada libremente entre las partes proveedoras del servicio de telecomunicaciones? Si es así, ¿cuáles son? d. ¿Cuál es el alcance del artículo 32 de la Decisión 462 de 1999 de la CAN frente al artículo 32 de la Resolución 432 de 2000 de la Secretaría General de la CAN, en el sentido de determinar cuáles controversias son de competencia exclusiva de la Autoridad Nacional Competente y cuáles son de otras Autoridades Nacionales? e. ¿La facultad de resolución de controversias otorgada a la Autoridad Nacional Competente en razón del artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría de la CAN puede ser delegada en un Tribunal de Arbitramento, previo acuerdo o convenio entre las partes cuando las pretensiones solicitadas corresponden a temas diferentes a la obligación de interconexión y a sus condiciones técnicas y económicas? f. ¿Conforme el artículo 3 y 13 de la Resolución 432 de la Secretaría de la CAN y demás normas concordantes, cuál es el orden de prelación de aplicación de normas en una relación de interconexión a la que se ha llegado por acuerdo negociado entre las partes, teniendo en cuenta que hay normas andinas, normas nacionales y las del propio contrato? Interrogantes de la parte convocada a. ¿Las partes debieron agotar previamente el procedimiento previsto en el artículo 32 de la resolución 432 de 2000 de la Comunidad Andina GACETA OFICIAL 15/09/2014 para la solución de controversias de interconexión planteadas en este trámite arbitral? b. ¿Cuál es el efecto de que una de las partes, en este caso COMCEL, haya decidido llevar a un tribunal de arbitramento un conflicto derivado de un contrato de interconexión, sin haberlo sometido antes al conocimiento de la Autoridad de Telecomunicaciones competente, como lo establece el artículo 32 de la resolución 432 de 2000 de la Comunidad Andina? c. ¿Cuáles son los conflictos derivados de los contratos de interconexión que deben ser resueltos previamente por la Autoridad de Telecomunicaciones, antes de ser sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales, de acuerdo con el artículo 32 de la Resolución 432 de 2000 de la Comunidad Andina? d. ¿Las clausulas sobre solución de controversias que deben incorporarse en los contratos de interconexión, de conformidad con el artículo 17, literal f de la Resolución 432 se limitan a los asuntos contractuales o pueden extenderse a otro tipo de controversia? e. ¿Cuáles normas de la Comunidad Andina debe aplicar el Tribunal Arbitral para resolver la controversia planteada? 65.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: ACUERDO DE CARTAGENA (…) “Artículo 80.- El marco general previsto en el artículo anterior se aplicará al comercio de servicios suministrado a través de los siguientes modos de prestación: a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro; b) En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro; c) Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro; y, d) Por personas naturales de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro.” (…) DECISIÓN 439 (…) “Artículo 2.- A los efectos del presente Marco General, se adoptan las siguientes definiciones: 22 de 77 GACETA OFICIAL 15/09/2014 Comercio de servicios: El suministro de un servicio de cualquier sector, a través de cualquiera de los siguientes modos de prestación: a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro; b) En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro; c) Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro; y, d) Por personas naturales de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro.

Medida: Cualquier disposición, sea en forma de ley, decreto, resolución, reglamento, regla, procedimiento, decisión, norma administrativa, o en cualquier otra forma, adoptada o aplicada por los Países Miembros. Medidas adoptadas por los Países Miembros que afecten al comercio de servicios: Abarcará las medidas referentes a: a) La compra, pago o utilización de un servicio; b) El acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por prescripción de esos Países Miembros y la utilización de los mismos, con motivo del suministro de un servicio; o, c) La presencia, incluida la presencia comercial, de personas de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro para el suministro de un servicio.

Presencia comercial: Todo tipo de establecimiento comercial o profesional dentro del territorio de un País Miembro con el fin de suministrar un servicio, a través de, por ejemplo: a) La constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica; o, b) La creación o mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación. Servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales: aquellos que el Gobierno o las entidades públicas de cualquiera de los Países Miembros suministren en condiciones no comerciales, ni en competencia con uno o varios prestadores de servicios, incluyendo las actividades realizadas por un banco central o una autoridad monetaria y cambiaria o por cualquier otra entidad pública.

Suministro de un servicio: Abarcará la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de un servicio.” (…) Artículo 23.-Para gozar de los beneficios derivados del presente Marco General, serán considerados como servicios originarios de la Subregión: 23 de 77 GACETA OFICIAL 15/09/2014 1. Los suministrados por personas naturales o físicas con residencia permanente en cualquiera de los Países Miembros, de acuerdo con las regulaciones nacionales respectivas; 2.

Los servicios suministrados por personas jurídicas constituidas, autorizadas o domiciliadas, con arreglo a la legislación nacional, en cualquiera de los Países Miembros y que efectivamente realicen operaciones sustanciales en el territorio de cualquiera de éstos, o por Empresas Multinacionales Andinas; y 3. En el caso del suministro transfronterizo de servicios, los que se produzcan y se presten directamente desde el territorio de alguno de los Países Miembros, por personas naturales o físicas, o por personas jurídicas, de acuerdo a lo indicado en los párrafos 1 y 2 anteriores.

(…)” DECISIÓN 462 (…) Artículo 1.- Objetivo “La presente Decisión tiene como objetivo fomentar el proceso de liberalización progresiva del comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones a fin de alcanzar la creación de un Mercado Común Andino de servicios, contribuyendo así al proceso de integración de la Subregión Andina. Tendrá además los siguientes objetivos específicos: a) Eliminar las restricciones y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo al cronograma establecido en la presente Decisión; b) Propiciar la armonización de las normas necesarias para la conformación del Mercado Común Andino de telecomunicaciones; c) Proponer definiciones comunes de los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros; d) Propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros.” Artículo 2.- Definiciones Para los efectos de la presente Decisión, se entiende por: Homologación de Títulos Habilitantes en la Comunidad Andina: Acto administrativo por el cual la Autoridad de Telecomunicaciones competente de un País Miembro faculta a un proveedor de otro País Miembro para prestar determinados servicios dentro de su territorio en las condiciones que establece la normativa del País Miembro que otorga la homologación. Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que 24 de 77 GACETA OFICIAL 15/09/2014 los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro proveedor respecto de los que se contraigan compromisos específicos.

Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio público de transporte de telecomunicaciones que: a) Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores; y b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico.

Normativa Nacional: Leyes, Reglamentos, Regulaciones y Disposiciones dictadas por la Autoridad Nacional Competente de cada uno de los Países Miembros. Proveedor Importante: Proveedor que, conforme a lo definido por la Autoridad Nacional Competente, tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, desde un punto de vista de los precios y del suministro, en un mercado dado de Servicios Públicos de Transporte de Telecomunicaciones como resultado de: a) El control del acceso a las instalaciones esenciales; o b) La utilización de su posición en el mercado.

Proveedor, Operador o Prestador de Servicios: Persona natural o jurídica habilitada por la Autoridad Nacional Competente para el suministro de servicios de telecomunicaciones ofrecidos al público. Red Pública de Transporte de Telecomunicaciones: Infraestructura pública de telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos terminales definidos de una red. Servicios de Telecomunicaciones: Conjunto de funciones, ofrecidas por un proveedor, que se soportan en redes de telecomunicaciones con el fin de satisfacer necesidades de los usuarios.

Servicio Público de Transporte de Telecomunicaciones: Todo servicio de transporte de telecomunicaciones que un País Miembro prescriba, expresamente o de hecho, que se ofrezca al público en general. Tales servicios pueden incluir, entre otros: telégrafo, teléfono, télex y transmisión de datos caracterizada por la transmisión en tiempo real de información facilitada por los usuarios entre dos o más puntos sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o contenido de dicha información. Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por líneas físicas, medios radioeléctricos, medios ópticos u otros medios electromagnéticos.

Título Habilitante: Acto administrativo por medio del cual la Autoridad Nacional Competente de un País Miembro faculta a un proveedor para el suministro de servicios de telecomunicaciones o para la instalación y operación de redes. 25 de 77 GACETA OFICIAL 15/09/2014 Usuario: Persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones.

Otras definiciones: Para los demás términos y definiciones, esta Decisión se remitirá a lo contenido en los Reglamentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT- y la Decisión 439.” Artículo 3.- Alcance La presente Decisión abarca todos los servicios de telecomunicaciones y todos los modos de prestación, excepto los servicios de radiodifusión sonora y televisión. Artículo 4.- Ámbito de Aplicación “2.

Ninguna disposición de esta Decisión se interpretará en el sentido de: (…) c) Limitar o restringir la libre competencia, establecida en cada uno de los Países Miembros;” (…) Artículo 28.- Medidas para garantizar la competencia Sin perjuicio de la aplicación de oficio o a petición de parte, de lo dispuesto en la Decisión 285: que contiene las "Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia", cada País Miembro adoptará o mantendrá medidas adecuadas con el fin de impedir prácticas anticompetitivas por parte de los proveedores que presten servicios de telecomunicaciones.” Artículo 29.- Prácticas anticompetitivas Las prácticas a las que se hace referencia en el artículo anterior incluirán, en particular, las siguientes: a) Realizar actividades anticompetitivas de subvención cruzada; b) Utilizar información obtenida de competidores con fines anticompetitivos; y, c) No poner oportunamente a disposición de los demás proveedores de servicios la información técnica sobre las instalaciones esenciales y la información comercial-mente pertinente que éstos necesiten para suministrar servicios.

(…) Artículo 30.- Condiciones para la Interconexión “Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las de los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de 26 de 77 GACETA OFICIAL 15/09/2014 acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País Miembro.

La interconexión debe proveerse: a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas las normas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no menos favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a servicios similares suministrados por empresas filiales o asociadas y por empresas no afiliadas; b) Con cargos de interconexión que: 1.

Sean transparentes y razonables; 2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad económica; 3. Estén suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio. c) En forma oportuna; d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red, ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.

En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad Nacional Competente la que determine su procedencia.” (…) Artículo 32: Condiciones entre proveedores “Si un proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o de la libre competencia, recurrirá ante las Autoridades Nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo con su normativa nacional”.

(…) Resolución 432 “Artículo 1.- La presente Resolución tiene como objeto definir los conceptos básicos y obligaciones sobre los cuales se debe desarrollar la interconexión que se realice en cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. (…) Artículo 3.- La interconexión en los casos vigentes y por realizarse en los Países Miembros de la Comunidad Andina se ajustará a las obligaciones establecidas en la presente Resolución, las Decisiones 439 y 462, así como las normas nacionales de cada País Miembro. 27 de 77 GACETA OFICIAL 15/09/2014 (…) Artículo 6.- Está prohibido a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones incurrir en prácticas discriminatorias a otros operadores, que busquen o pretendan favorecer a éstos o a sí mismos, en detrimento de cualesquiera de los otros agentes que operan en el mercado de telecomunicaciones.

(…) Artículo 13.- De conformidad con los términos de la presente Resolución, la interconexión podrá realizarse a través de uno de los siguientes mecanismos, según esté establecido en la legislación de cada País Miembro: a) Por Acuerdo Negociado entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones. b) Por Oferta Básica de Interconexión presentada por un operador de redes públicas de telecomunicaciones a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones competente y aprobada por ella, pudiendo las partes establecer mejores condiciones a través de un acuerdo negociado, el cual deberá regirse por lo establecido en la presente norma.

(…) Artículo 16.- Todo acuerdo de interconexión producto de la negociación entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones y toda oferta básica de interconexión deberá contener información relativa a las condiciones generales, económicas y técnicas bajo las cuales se realiza. Las Autoridades de Telecomunicaciones competentes podrán establecer los mecanismos idóneos para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas por las mismas.

Los acuerdos de interconexión que sean suscritos entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas básicas de interconexión contemplarán como mínimo las condiciones establecidas en este Título. Esta información será de carácter público, salvo aquellos aspectos confidenciales establecidos por la Autoridad de Telecomunicaciones competente.

Las Autoridades de Telecomunicaciones establecerán los mecanismos necesarios para asegurar la debida difusión de estas condiciones. Artículo 17.- Los acuerdos de interconexión suscritos entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas básicas de interconexión deberán contener cláusulas relativas a los siguientes aspectos: a) Los servicios a ser prestados mediante la interconexión. b) Los procedimientos que serán utilizados para el intercambio de la información necesaria, para el buen funcionamiento y control de la red pública de telecomunicaciones o de los servicios de telecomunicaciones para el mantenimiento de una calidad adecuada en los mismos. 28 de 77 GACETA OFICIAL 15/09/2014 c) Las medidas a tomar por cada una de las partes, para garantizar la privacidad de las comunicaciones de los usuarios y de la información manejada en las mismas, cualquiera sea su naturaleza y su forma. d) Los procedimientos a seguir para el intercambio de cuentas, aprobación de facturas, liquidación y pago de las mismas. e) La duración del contrato y procedimientos para su renovación. f) Los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la interconexión. g) Las causales para la suspensión o terminación del Contrato de Interconexión. Artículo 18.- Los cargos de interconexión deberán estar orientados a costos, complementados con un margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio.

Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios. Artículo 19.- Los acuerdos de interconexión y las ofertas básicas de interconexión contemplarán los cargos de interconexión a pagarse entre las partes, cuando éstos no sean fijados por la Autoridad de Telecomunicaciones competente del País Miembro.

Artículo 20.- La interconexión deberá ser económicamente eficiente y sostenible, atendiendo a cargos de interconexión orientados a costos que preserven la calidad a costos eficientes. Artículo 21.- La interconexión se deberá desarrollar bajo el concepto de desagregación de componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones. Se considerarán instalaciones esenciales a efectos de interconexión las siguientes: a) Origen y terminación de comunicaciones a nivel local. b) Conmutación. c) Señalización. d) Transmisión entre Centrales. e) Servicios de asistencia a los abonados, tales como: emergencia, información, directorio, operadora y servicios de red inteligente. f) Acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por ambas partes al mismo tiempo, siempre y cuando sea factible y económicamente viable, tales como derechos de vía, ductos, postes, torres, energía e instalaciones físicas en general. g) La facturación y recaudación, así como toda aquella información necesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios.

La Autoridad de Telecomunicaciones competente está facultada para establecer una lista mayor de instalaciones consideradas esenciales. (…) 29 de 77 GACETA OFICIAL 15/09/2014 30 de 77 “Artículo 32.- Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino, cualquier controversia que surja durante la ejecución de la interconexión se tratará de resolver entre las partes.

En el caso que éstas no logren un entendimiento que ponga fin a la controversia, la misma deberá ser sometida a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones competente del país donde se realiza la interconexión, por cualquiera de las partes. La Autoridad de Telecomunicaciones competente deberá decidir dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la recepción de la consulta.” (…) Artículo 35.- Para efectos de la interconexión, las partes deberán regirse por las normas comunitarias andinas y, en lo no previsto, por las disposiciones contenidas en la legislación de cada País Miembro donde se lleve a cabo la interconexión”.

(…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Preeminencia de la norma comunitaria andina. B. El contrato de interconexión, su naturaleza. La protección a la libre competencia y los servicios de telecomunicaciones. Límite normativo.

C. La autoridad nacional competente para resolver conflictos de interconexión. Análisis en relación con las cláusulas compromisorias pactadas en los contratos de interconexión. D. Ámbito de aplicación de la Decisión 462 en relación con la Decisión 439 de la Comisión de la Comunidad Andina. 66. Antes de desarrollar los temas propuestos, el Tribunal llama la atención de que su competencia para conocer el presente asunto tiene como antecedentes la sentencia de 26 de agosto de 2011, emitida en el marco del proceso 03-AI-2013, y la Interpretación Prejudicial de 11 de julio de 2012, dictada dentro del proceso 57IP-2012.

Mediante la primera sentencia se hizo una interpretación extensiva del concepto de juez nacional contenido en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto, en el sentido de considerar a los árbitros o tribunales de arbitramento como jueces nacionales, en la cual se determinó que cuando éstos son de única o última instancia y fallan en derecho, tienen la obligación de solicitar interpretación prejudicial cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas comunitarias andinas, de conformidad con las previsiones establecidas en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Por su parte, la interpretación prejudicial mencionada reitero lo dicho y concluyó lo siguiente: “(…) GACETA OFICIAL 15/09/2014 31 de 77 Los árbitros o tribunales de arbitramento que son de única o última instancia y fallan en derecho, se incluyen dentro del concepto de juez nacional contenido en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto y, en consecuencia, tienen la obligación de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, de conformidad con las previsiones consagradas en la normativa comunitaria.

Por lo señalado anteriormente, el concepto de juez nacional, de acuerdo a las normas comunitarias, alcanza a los árbitros en derecho, que decidirán el proceso, ateniéndose a la Ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. (…)”. A. PREEMINENCIA DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA. 67. En este acápite el Tribunal responderá la pregunta f) realizada por el juez consultante.

Para lo anterior se reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del proceso 36-IP2012: 68. “El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 69.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho internacional. 70.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, GACETA OFICIAL 15/09/2014 32 de 77 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. 71.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. 72.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). 73. Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última.

Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril de 2010).” GACETA OFICIAL 15/09/2014 33 de 77 74.

De conformidad con lo anterior, la normativa prevalente en temas de interconexión es la normativa comunitaria andina, lo que quiere decir que cualquier antinomia entre ésta y la normativa nacional, internacional o contractual, siempre se resuelve a favor de la primera. 75. La normativa nacional de interconexión puede regular ciertos asuntos no contemplados en la comunitaria andina, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

Los contratos de interconexión se encuentran previstos en la normativa andina y se encuentran basados en el principio de autonomía de la voluntad privada, pero al mismo tiempo en los principios de transparencia, protección al consumidor, libre competencia, y obligatoriedad de la interconexión, salvaguardando intereses superiores de la colectividad, de conformidad con lo planteado en los acápites siguientes de la presente providencia. Por tal motivo, cualquier acuerdo contractual sobre la materia tiene que permearse y soportarse en la normativa comunitaria, so pena de incurrir en nulidad.

B. EL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN, SU NATURALEZA. LA PROTECCIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA Y LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. LÍMITE NORMATIVO. 76. En este acápite se contestarán las preguntas a, b y c, realizadas por el juez consultante. 77. Antes de abordar el tema del contrato de interconexión, el Tribunal considera extremadamente necesario determinar lo siguiente: 1) la intención del legislador comunitario andino al expedir la Decisión 462 y sus normas complementarias, y 2) las bases axiológicas en que descansa la regulación comunitaria del comercio de servicios de telecomunicaciones. 78.

Lo que se pretendió es que los Países Miembros, mediante la liberalización del servicio público de telecomunicaciones, alcanzaran un fuerte nivel de competitividad externa y se insertaran en el esquema de la globalización, pero propugnando por la protección de la libre competencia, el bienestar social con la salvaguardia integral del consumidor final de los servicios públicos de telecomunicaciones, y un esquema eficiente y transparente en la prestación. 79.

Para esto, la normativa andina buscó generar ciertas bases conceptuales y operativas para lograr una adecuada armonización de las normativas nacionales en materia de interconexión. 80. El Tribunal en una providencia previa, determinó claramente las bases teleológicas y axiológicas de la normativa bajo estudio. Por esto es conveniente trascribir algunos apartes de la Interpretación Prejudicial de 13 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 181-IP-2013, magistrada ponente Leonor Perdomo Perdomo: 81.

“Para lograr una adecuada interpretación de las normas pertinentes, el Tribunal estima necesario, como parámetro básico e inspirador, determinar claramente cuál es la finalidad tanto de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, como de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 82. El artículo 1 de la mencionada Decisión, bajo el título “Objetivo”, muestra el direccionamiento de la misma.

Bajo el manto general de la liberalización GACETA OFICIAL 15/09/2014 34 de 77 progresiva de los servicios públicos de telecomunicaciones, busca dar su fundamental contribución a la realización del programa andino de liberación. En adición, abarca ciertos los objetivos dirigidos al mercado de las telecomunicaciones en el ámbito comunitario, a saber:  Eliminación de las restricciones y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones.  Lograr, mediante la aplicación de los parámetros contenidos en la Decisión estudiada, que los Países Miembros armonicen su normativa interna en el campo de las telecomunicaciones.  Como efecto de lo anterior, lograr conformar un Mercado Común Andino de Telecomunicaciones.  Generar un escenario propicio para la inversión en el sector de las telecomunicaciones. 83.

Estos puntos se complementan con el soporte considerativo de la Resolución 432: “Que la consolidación del proceso de liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina contribuye a incrementar la competitividad, diversificar la capacidad exportadora de estos servicios y a fortalecer la posición comunitaria, como bloque, para lograr una inserción efectiva en el mercado global”; 84.

Además de lo anterior, de un análisis conjunto del articulado de la Decisión 462 y la Resolución 432, se desprenden ciertos principios esenciales que sustentan la regulación comunitaria:  Aplicación de los principios básicos de la Decisión 439 de la Comisión de la Comunidad Andina: acceso a mercados, trato de nación más favorecida, trato nacional, transparencia y statu quo.

Esto es muy importante, ya que se enmarca la liberalización del mercado de servicios de telecomunicaciones, en el cuadro general axiológico de la liberalización de servicios. (artículo 5 de la Decisión 462).  Protección al consumidor final en diferentes aspectos: seguridad y confidencialidad de la información (artículo 8 numeral 3 / Decisión 462); acceso a redes o servicios públicos de telecomunicaciones (artículo 25 numeral 5 / Decisión 462); trato no discriminatorio y con libertad de elección de proveedor (artículo 36 / Decisión 462).

La parte considerativa de la Resolución 432 plasma perfectamente dicho principio: “Que la interconexión debe garantizar unas comunicaciones satisfactorias para los usuarios…”  Protección a la libre competencia en el mercado de telecomunicaciones. (artículos 28 y 29). Igual en el punto anterior, la Resolución 432 en su parte considerativa explicita dicho principio: “Que la interconexión debe garantizar…el fomento y desarrollo justo y adecuado de un mercado competitivo de telecomunicaciones armonizadas, el establecimiento y desarrollo de redes, así como la interoperabilidad de los servicios y el acceso a dichas redes”.

Asimismo, se desarrolla en los artículos 4 y 6 de la mencionada resolución). GACETA OFICIAL  15/09/2014 35 de 77 Obligatoriedad de la interconexión: no discriminatoria, con cargos de interconexión, oportuna y flexible, y según ciertas condiciones, sobre la incorporación de puntos adicionales de terminación de la red. (artículos 30 de la Decisión 462, y 7 y 8 de la Resolución 432)”. 85.

Ahora bien, con base en este soporte de objetivos y principios para el comercio de servicios de telecomunicaciones en el marco comunitario andino, se puede abordar de una manera idónea cualquier aspecto relacionado con el contrato de interconexión. 86. El contrato de interconexión es un acuerdo de voluntades entre proveedores de servicios de telecomunicaciones, mediante el cual se regulan los asuntos técnicos y económicos que ambientan y hacen posible el enlace de sus servicios. 87.

El objeto del contrato es la “interconexión”, cuyo marco conceptual se encuentra establecido en el artículo 2 de la Decisión 462 de la siguiente manera: “Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro proveedor respecto de los que se contraigan compromisos específicos”. 88.

De lo anterior se desprende que para hablar de interconexión deben existir dos o más proveedores cuyas redes se enlazan para tener acceso reciproco a los clientes y servicios que ofrecen. La definición de la UIT va por la misma línea: los arreglos técnicos y comerciales bajo los cuales los proveedores conectan su equipo, redes y les dan a su clientes la posibilidad de tener acceso a los clientes, los servicios y las redes de otros proveedores de servicios”2. 89.

De conformidad con la finalidad y los principios que cobijan la regulación del comercio de servicios de telecomunicaciones en la ámbito andino, se desprende de manera obvia que el contrato de interconexión si bien se soporta en el principio de la autonomía de la voluntad privada, ya que le otorga margen de libertad a los proveedores para pactar ciertos aspectos técnicos, económicos y operativos, tiene un objeto de contenido eminentemente público y, en consecuencia, es estrictamente regulado, vigilado, inspeccionado y monitoreado por los organismos públicos competentes.

Por lo tanto, podríamos decir que los mencionados acuerdos tienen una naturaleza mixta, lo que realmente merece que descansen sobre una normativa realmente especial para el control de una actividad tan importante en relación con la protección del consumidor, la competencia y el desarrollo de la integración andina. 90. En el derecho comunitario andino es tan palpable la situación, que a lo largo de las disposiciones que regulan el tema le ponen énfasis a lo “público” en relación con el servicio de telecomunicaciones.

Sólo con trascribir el artículo 1 de la Decisión 462 evidenciamos el asunto: 2 El desarrollo de esta definición se pude encontrar en Ramírez, Hernández, Fernando. Interconexión de Redes Telefónicas, Disputas y Consensos. Disponible parcialmente en http://books.google.com.ec/books?id=jlDuNFZY7qgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 36 de 77 “Artículo 1.- Objetivo La presente Decisión tiene como objetivo fomentar el proceso de liberalización progresiva del comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones a fin de alcanzar la creación de un Mercado Común Andino de servicios, contribuyendo así al proceso de integración de la Subregión Andina.

Tendrá además los siguientes objetivos específicos: a) Eliminar las restricciones y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo al cronograma establecido en la presente Decisión; b) Propiciar la armonización de las normas necesarias para la conformación del Mercado Común Andino de telecomunicaciones; c) Proponer definiciones comunes de los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros; d) Propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros.” Subrayado por fuera del texto. 91.

La Interpretación Prejudicial expedida en el marco del proceso 181-IP-2013, mencionada anteriormente, caracteriza adecuadamente la normativa comunitaria pertinente en consonancia con las afirmaciones precedentes: 92. “La interconexión en el sector de las telecomunicaciones se ha convertido en la punta de lanza del desarrollo de las condiciones de competencia en el sector.

Regular este fenómeno tiene como consecuencia alcanzar un mercado más competitivo, trasparente, sin discriminaciones y, por lo tanto, con mayores beneficios para los usuarios. Además, dicha regulación es una actividad necesaria, dada el esquema actual de productividad, eficiencia y competividad del sector de servicios públicos de telecomunicaciones.

El aumento, desarrollo, adecuación y cambio en el campo tecnológico hace que los esquemas de costos, de eficiencia en la prestación y crecimiento varíen a tiempos relativamente cortos; esto hace que los proveedores de servicios tengan ciertos problemas a la hora de fijar los cargos de interconexión, con lo cual la regulación encaja perfectamente como mecanismo de anclaje en un sistema de desarrollo de la competencia. 93.

Asimismo, es un asunto básico y de suma importancia contar con un sistema eficiente y coherente con los postulados de la libre competencia y los derechos del usuario final, sobre todo porque en mercados dirigidos hacia el desarrollo de la competencia, como el comunitario andino, la interconexión por lo general se plantea entre un proveedor ya instalado y preponderante (incumbente) y nuevos oferentes (entrantes), lo que podría traer problemas de ciertas prácticas restrictivas del primero hacia el segundo 94.

El legislador comunitario andino, preocupado por esta piedra angular para el desarrollo de la competencia en el sector, generó ciertos parámetros que sustentan los esquemas de interconexión en la subregión. La Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su Capítulo VIII estableció los principios relativos a la interconexión, y dentro de este fijó las condiciones para la misma, de la siguiente manera (artículo 30): GACETA OFICIAL 15/09/2014 37 de 77 “Artículo 30.- Condiciones para la Interconexión Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las de los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País Miembro.

La interconexión debe proveerse: a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas las normas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no menos favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a servicios similares suministrados por empresas filiales o asociadas y por empresas no afiliadas; b) Con cargos de interconexión que: 1.

Sean transparentes y razonables; 2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad económica; 3. Estén suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio. c) En forma oportuna; d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red, ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.

En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad Nacional Competente la que determine su procedencia”. 95. Los parámetros transcritos fueron desarrollados mediante la Resolución 432 de la Secretaría General de Comunidad Andina, por medio de la cual se establecen normas comunes sobre interconexión. Como se dijo anteriormente, su manto axiológico se extiende en conjunto con la Decisión 462.

Es así que en sus artículos 18 y 20 se prevén las condiciones económicas de los cargos de interconexión, así: “Artículo 18.- Los cargos de interconexión deberán estar orientados a costos, complementados con un margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio.

Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios. (…) GACETA OFICIAL 15/09/2014 38 de 77 Artículo 20.- La interconexión deberá ser económicamente eficiente y sostenible, atendiendo a cargos de interconexión orientados a costos que preserven la calidad a costos eficientes.” 96.

Una interpretación conjunta de los artículos transcritos, nos conduce a los siguientes elementos esenciales de los cargos de interconexión:  Obligatoriedad en la interconexión. Los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse. Por lo tanto, el esquema de los cargos de interconexión se da en este ámbito de apremio en pro de la competencia y el bienestar social.

Si un proveedor se negara a la interconexión, el asunto se ventilará ante la autoridad nacional competente para que tome una decisión al respecto. De todas formas, la normativa comunitaria andina se sustenta sobre el principio de autonomía de la voluntad privada, en el sentido de que las partes pueden acordar las condiciones de interconexión, siempre y cuando se fijen sobre los parámetros establecidos.

Esto se desprende de un análisis conjunto de los artículos 30 de la Decisión 462, y 16, 17, 19, 23, 27 y 34 de la Resolución 432, donde se da un margen de acción contractual a los proveedores que se interconectarán para fijar las condiciones generales, económicas y técnicas del enlace, pero todo bajo los parámetros establecidos en la normativa comunitaria y la regulación de la autoridad nacional de telecomunicaciones pertinente.  Los cargos de interconexión deben estar orientados a costos.

Como se dijo líneas arribas, la normativa andina no estaba buscando un método específico para establecer los cargos de interconexión. Una vez consultados todos los antecedentes de la Decisión 462 y de la Resolución 432, el Tribunal no encontró un marco de discusión que le permitiera inferir que hubo una intención plenamente direccionada a escoger un único método sistema para establecer los cargos de interconexión. Lo que sí es evidente, es que desde los primeros borradores de proyecto la intención del legislador comunitario era que los costos fueran un factor determinante para la fijación de los precios de interconexión. En consecuencia, cualquier metodología o esquema utilizado debe garantizar que los cargos tengan en cuenta los costos específicos para la interconexión sobre la base de los servicios prestados: origen, tránsito y terminación de la llamada.

Además, cualquier metodología debe dar razón de la relación ingreso-costo, permitiendo que la interconexión sea viable económicamente y, por lo tanto, que sea susceptible de brindar una continuidad en el servicio, una proyección de mantenimiento y mejoramiento de la calidad, prestación ininterrumpida del servicio y viabilizando el acceso a las redes.

Es por esto que el artículo 20 de la Resolución 432 prevé que dichos costos preserven la calidad a costos eficientes, ya que la interconexión es una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, soportada en el equilibrio económico de los proveedores y la viabilidad financiera que redunda en la integración de las distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un clima de competencia. Por lo tanto, el análisis de costos debe reflejar todas las variables que se presenten en un esquema de interconexión. Para una red como la TPBCL, por ejemplo, es esencial el análisis de costos conjuntos y costos exclusivos involucrados en la interconexión.3 Por esta razón es que el artículo 18 de la Resolución 432 prevé que dentro del análisis se debe tener en cuenta una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente 3 Sobre esto se puede ver la Propuesta Regulatoria para la Fijación de los Cargos de acceso a redes fijas y móviles en Colombia.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 39 de 77 desagregados. Dicha norma define qué se entiende por costos comunes: “Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios.” Además, para lograr unos costos desagregados con el objetivo de “que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio”, el artículo 21 advierte que la interconexión se debe estructurar sobre la base de la desagregación de componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones.

Presenta una lista no taxativa, a saber: origen y terminación de comunicaciones a nivel local; conmutación; señalización; transmisión entre centrales; servicios de asistencia a los abonados; acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por ambas partes al mismo tiempo, si son factibles y económicamente viables; y la facturación y recaudación, así como la información necesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios.

Al analizar si se cubren los costos, la autoridad competente deberá hacer un estudio integral de todas las variables y elementos que afectan en los costos, teniendo en cuenta el comportamiento de la interconexión en periodos de tiempo razonables y considerables con la naturaleza de las redes que se enlazan; además deberá establecer de manera global si los beneficios del sistema adoptado disminuye costos, y si la relación costo-ingreso es razonable para pensar en que hay un desbalanceo que justifique una revisión del esquema.  Complementados con un margen de utilidad razonable.

El Tribunal llama la atención en la diferencia existente entre los términos utilizados en la Decisión y la Resolución. Si bien la Decisión habla de “cargos de interconexión razonables”, la Resolución filtró esta palabra en “utilidad razonable”. Teniendo en cuenta que “razonable” en este campo significa moderado en relación con la situación específica, tenemos que entender que “utilidad razonable” quiere decir simplemente que los cargos no pueden ser excesivos y tampoco pueden permitir una actividad pérdida.

Significa entonces que para la relación ingreso-costo, una utilidad razonable se da cuando los ingresos cubren cómodamente los costos; de ninguna manera se pude entender a la interconexión como una actividad eminentemente lucrativa. No nos podemos olvidar que la normativa estudiada tiene un piso axiológico, un esquema de principios que impone sobre los hombros de los dueños de redes una función social, es decir, más allá del simple lucro.

Por lo tanto, al hablar de utilidad razonable se debe entender que la interconexión está destinada a permitir el establecimiento de la competencia para que redunde en calidad, eficiencia y precios convenientes para los usuarios. 97. Es importante aclarar en este punto que la “simple remisión” que la normativa comunitaria hace de la UIT y OMC, es un mero complemento a la regulación comunitaria andina en cuanto a la definición de ciertos términos (artículos 1 de la Decisión 462 y 2 de la Resolución 432).

Esto no implica que se deban adoptar obligatoriamente las definiciones de la UIT, ya que deben ser consecuentes con las bases axiológicas de la normativa andina sobre la materia. Además, si entran en contradicción con la normativa comunitaria, sobre la base del principio de primacía, resultarían ser inaplicables. Por tal motivo, la autoridad competente deberá analizar si las definiciones o conceptos potencialmente aplicables podrían reñir con el sistema comunitario andino.”. 98.

Ahora bien, en relación con la pregunta sobre cuáles son las materias que debe tocar el contrato de interconexión, el Tribunal advierte que el contenido de los artículos 16, 17 y 19 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, prevén un piso temático mínimo para dichos contratos; es GACETA OFICIAL 15/09/2014 40 de 77 decir, establecen los elementos necesarios del contrato, sin perjuicio de otros que se desprendan de la naturaleza del mismo.

Estos son:  Los servicios que se prestarán mediante la interconexión.  Los procedimientos que se emplearán para el cruce de información para garantizar la calidad de la prestación del servicio.  Las obligaciones que asumen las partes para garantizar el derecho fundamental a la privacidad de todos los usuarios que utilicen las redes interconectadas.  Los procedimientos a seguir para facturación, liquidación, intercambio y pago de cuentas.  La duración del contrato y forma de renovación.  El mecanismo para la resolución de controversias relacionadas con la interconexión antes de que se comience a ejecutar el contrato.

Una vez se ponga en práctica el acuerdo, la competencia para la solución de controversias le corresponderá a la autoridad nacional competente, de conformidad con el acápite C de la presente providencia.  Las causales de suspensión o terminación del contrato de interconexión.  Los cargos de interconexión, de conformidad con lo mencionado líneas arriba, si estos no son fijados por la Autoridad de Telecomunicaciones competente.

En este sentido, la mencionada clausula suple el silencio de la autoridad competente en la materia. En consecuencia, si la autoridad se pronuncia sobre esto, la autonomía de la voluntad queda desplazada.  La información relativa a las condiciones generales, económicas y técnicas bajo las cuales se realiza la interconexión. 99. Es importante resaltar que todas las cláusulas que se pacten en un contrato de interconexión, deben plasmarse sin contradecir las condiciones de interconexión establecidas en la normativa comunitaria andina sobre la materia y, sobre todo, sin vulnerar los principios básicos que sustentan la misma.

También es importante recalcar que el contrato de interconexión al tener un carácter mixto, de conformidad con lo ya explicado, está sometido a un estricto control y vigilancia por las autoridades nacionales competentes, soportadas en los sistemas jurídicos comunitario andino y nacional con base en el principio de complemento indispensable explicado supra. 100.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera que no es pertinente y apropiado, tal como lo pretende el juez consultante con sus preguntas, que se haga una lista de las materias que sean exclusivas para la regulación de la autoridad nacional competente, diferenciándola de otra que dé cuenta de las materias que los proveedores puedan pactar libremente.

Por el objeto del contrato de interconexión, sus particularidades y especificidades en cada caso concreto, lo que se puede establecer son las pautas mínimas temáticas para el acuerdo de las partes, tal como lo hizo la norma comunitaria en las normas estudiadas, pero bajo el entendido de que por la naturaleza del asunto la función de regulación estatal está muy presente.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 41 de 77 101. Ahora, no se puede perder de vista que estamos en frente de acuerdos sobre “instalaciones esenciales”, que en materia de telecomunicaciones se presenta como la concreción de la teoría de las “facilidades esenciales” 4, donde la regulación para evitar prácticas anticompetitivas es fundamental. La Decisión 462 la realiza en el artículo 2 con los siguientes requisitos: “Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio público de transporte de telecomunicaciones que: a) Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores; y b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico.” 102.

La regulación de las instalaciones esenciales para garantizar la competencia es evidentemente necesaria y trasciende la esfera eminentemente privada. Es tan así que la misma decisión relaciona el concepto de instalación esencial con la figura del proveedor importante, de la siguiente manera: “Proveedor Importante: Proveedor que, conforme a lo definido por la Autoridad Nacional Competente, tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, desde un punto de vista de los 4 Sobre la teoría de las facilidades se puede ver Petrecolla Diego A. y otro.

El MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Disponible en: www.catedra-piaggi.com.ar/biblio/mercado_telecomunicaciones.doc. En dicho texto se dice lo siguiente: “La doctrina de las facilidades esenciales fundamenta la base para la imposición de regulaciones sobre una firma (o grupo de ellas) que se niega a proveer a una (o a varias firmas) rivales algún insumo esencial para la producción de un bien en un mercado particular en el cual ambas son competidoras.

“De esta forma, la doctrina de las facilidades esenciales busca prevenir que una firma con un control monopólico sobre un insumo esencial excluya actuales o potenciales competidores o que extienda su monopolio sobre el producto final. Esta limitación se encuentra justificada en el principio básico de la política antimonopolio el cual indica que el bienestar del consumidor es incrementado por una vigorosa competencia (Viscusi, Vernon y Harrington, 2000).

Con lo cual, aun cuando hay variaciones en el significado que se otorga al concepto en distintos países, una de las aplicaciones más generalizadas es la que corresponde a la existencia de dos mercados verticalmente relacionados, con una firma o grupo de firmas que detenta una posición de dominio en uno de ellos y compite, o puede competir, con sus clientes o proveedores en el otro mercado.

Sin embargo, a través del tiempo se han determinado tres puntos que han sido enunciados como lineamientos en el análisis para determinar que situaciones deben ser caracterizadas como una facilidad esencial. A continuación se realiza un breve análisis de cada uno de los tres puntos que resumen los criterios al momento de identificar la presencia de una facilidad esencial. 1. a. La facilidad esencial debe ser provista en condiciones monopólicas (…) 1.b. La facilidad esencial no se encuentra disponible en la actualidad proveniente de otra fuente y la firma competidora carece de posibilidades de duplicar la misma por motivos económicos.

(…) 1.c. El acceso a la facilidad esencial es necesario para mantener la competencia. (…)”. GACETA OFICIAL 15/09/2014 42 de 77 precios y del suministro, en un mercado dado de Servicios Públicos de Transporte de Telecomunicaciones como resultado de: a) El control del acceso a las instalaciones esenciales; o b) La utilización de su posición en el mercado.” 103.

En consecuencia, la regulación de la prestación del servicio público de telecomunicaciones sobre la base de la libre competencia, es tan trascendental que de ninguna manera se puede dejar en libertad de ejecución a los particulares. C. LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER CONFLICTOS DE INTERCONEXIÓN. ANÁLISIS EN RELACIÓN CON LAS CLÁUSULAS COMPROMISORIAS PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN. 104.

En este acápite el Tribunal resolverá las preguntas d y e realizadas por el juez consultante, y a, b y c, realizadas por la parte convocada. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del proceso 181-IP-2013, referenciada líneas arriba: 105. “El presente acápite se desarrollará con el objetivo de definir quién es la autoridad competente para resolver conflictos de interconexión, para lo cual se hará mención a lo dispuesto en la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina y a la Resolución 432 de la Secretaría General 106.

La Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 32, enuncia que en el evento de que un proveedor considere que existen actuaciones atentatorias a las normas o principios de interconexión o libre competencia, deberá recurrir a la Autoridad Nacional Competente para que resuelva de acuerdo a la norma nacional. 107. Existe por tanto, expresa disposición de la norma andina, que remite la competencia para resolución de conflictos de interconexión, a la autoridad nacional y bajo los lineamientos de la ley interna. 108.

Por su parte, el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General, de igual forma le otorga competencia a la Autoridad de Telecomunicaciones del país donde se realiza la interconexión, para solucionar las controversias que se susciten por este evento. Esto significa que ninguna otra autoridad nacional tiene la facultad de dirimir este tipo de controversias; la voluntad del legislador comunitario es clara: la resolución de conflictos en materia de interconexión estará a la cabeza de la Autoridad de Telecomunicaciones competente, que en el caso colombiano es la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), hoy denominada “Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). 109.

Profundizando el estudio del mencionado artículo 32, se prevé que en caso de controversia durante la ejecución de la interconexión, se seguirán los siguientes pasos:  Arreglo directo entre las partes. La norma propone en primer término un acercamiento de los involucrados para solucionar el conflicto.  Si no se llegare a una solución negociada, a petición de parte se someterá la controversia a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones pertinente, para que tome una decisión en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 43 de 77 110. En el caso particular, el órgano competente para la solución del conflicto es la “CRC”. Pese a que el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General direcciona la competencia a la autoridad nacional en el evento de conflictos de interconexión, el artículo 17 literal f) de la misma Resolución, prevé que en los acuerdos de interconexión suscritos entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y en las ofertas básicas de interconexión, deberán plasmarse cláusulas sobre los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la interconexión. 111.

El Tribunal entiende que en cuestiones de ejecución de la interconexión, estamos frente a una antinomia en el mismo cuerpo normativo. Esto se resuelve a la luz del principio de especialidad; el artículo 32 de la Resolución 432 se encuentra en el capítulo IV, denominado “Solución de Controversias”, mientras que el artículo 17 literal f) se encuentra en el capítulo I, denominado “Generales”.

Como el artículo 32 es especial frente al 17 literal f), evidentemente el aplicable es el primero, esto quiere decir que todo lo relacionado con conflictos que surjan en la “ejecución de la interconexión”, es de competencia exclusiva de la Autoridad de Telecomunicaciones respectiva5. Las controversias anteriores a dicha ejecución pueden solucionarse de conformidad con el mecanismo que las partes adopten. 112.

Ahora bien, lo anterior significa que en el caso concreto la “CRC” tiene competencia exclusiva y excluyente para solucionar los conflictos generados en la interconexión. En conclusión, la normativa comunitaria confiere a la autoridad competente una línea coherente de regulación en el sector de las telecomunicaciones, lo que implica armonía en todos los aspectos, inclusive en la solución de conflictos. 113.

Refiriéndonos en concreto a la primera frase del artículo 32 de la Resolución 432, el cual dice: “Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino”, se entiende que una vez decidido el asunto en la vía administrativa por la autoridad competente, se puede acudir al mecanismo de solución de controversias andino; específicamente a la acción de incumplimiento si se considera que la autoridad competente vulneró el ordenamiento jurídico andino al resolver el conflicto (artículos 23 a 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 49, 107 a 111 de su Estatuto). 114.

De todas formas, el Tribunal advierte que también se puede recurrir a los mecanismos nacionales de impugnación de actos administrativos, y en este evento se deberá utilizar, en la instancia pertinente, la figura de la interpretación prejudicial. Lo anterior, de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal, claramente delimitado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del proceso 207-IP-2013.6 5 6 En este mismo sentido se debe entender el artículo 32 de la Decisión 462 de Comisión de la Comunidad Andina.

En esta providencia el Tribunal expresó lo siguiente: “El artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA prevé que el juez nacional, de conformidad con los mecanismos internos de control de validez y reparación establecidos en su derecho interno, conozca de las demandas presentadas por los particulares cuando sus derechos resulten afectados si el respectivo País Miembro no adopta las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias, o cuando adopta o emplea medidas que sean contrarias a éstas u obstaculicen su aplicación. El mecanismo previsto en el artículo 31 del Tratado del TJCA tiene las siguientes características: GACETA OFICIAL 15/09/2014 44 de 77 (…)”. 115.

El Tribunal considera importante ahondar un poco más en la siguiente cuestión: ¿cuándo tiene competencia la Autoridad de Telecomunicaciones para la solución de controversias en materia de telecomunicaciones?:  Cuando estemos en frente de cualquier controversia en la “ejecución de la interconexión”, es decir, cuando se esté poniendo en práctica el contrato de interconexión. Cuando se habla de cualquier controversia se debe entender en relación con asuntos o temas incluidos en el contrato, o que aunque no se incluyan en el mismo se desprendan de él, o se presenten con ocasión de la ejecución del contrato.

Esto quiere decir que la competencia de la autoridad en telecomunicaciones no se da únicamente en relación con los asuntos contenidos en los artículos 16, 17 y 19 de la Resolución 432, sino de cualquier otro tema que se desprenda del contrato al ser ejecutado, o de situaciones que se presenten o se desprenda de su propia puesta en marcha.  Cuando las partes en conflicto no hayan podido llegar a un acuerdo directo para la solución de la controversia.

Esto quiere decir que es un requisito de procedibilidad intentar el arreglo directo antes de acudir a la autoridad competente. Esto se debe demostrar con cualquier medio de prueba aceptado por la normativa procesal interna. 116. Se desprende de lo dicho, que las partes pueden pactar formas de solución de controversias en relación con conflictos que surjan antes de la ejecución del contrato.

Por ejemplo, si el contrato no se pudo ejecutar por incumplimiento de alguna de las partes, dicha situación puede ser dirimida mediante el mecanismo estipulado; pero una vez en ejecución el contrato la competencia es exclusiva y excluyente de la Autoridad de Telecomunicaciones competente. El efecto de no respetar lo mencionado es la nulidad por vicio de incompetencia. 117.

El juez consultante deberá determinar si la controversia sometida a su consideración se presentó por asuntos acaecidos en la etapa de ejecución del contrato de acceso, uso e interconexión entre UNE EPM a. Los sujetos activos son las personas naturales o jurídicas. b. Los jueces competentes son los jueces nacionales que conozcan las acciones internas respectivas. c. El procedimiento utilizado es el correspondiente a la acción interna, de conformidad con las previsiones procesales del derecho nacional. d. El objeto: que el juez nacional declare la invalidez de una norma interna por contrariar el ordenamiento jurídico comunitario andino, o que determine la responsabilidad extracontractual del país miembro por su incumplimiento. e. Si el particular escoge la vía del artículo 31 del Tratado, ya no puede acudir simultáneamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la acción de incumplimiento. f. El juez de última instancia que conoce un asunto con base en el mecanismo del artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA, debe solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad una interpretación prejudicial, de conformidad con las previsiones del derecho comunitario andino sobre la materia.” GACETA OFICIAL 15/09/2014 TELECOMUNICACIONES S.A y competencia para conocer el caso.

COMCEL S.A., 45 de 77 para así determinar su D. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 462 EN RELACIÓN CON LA DECISIÓN 439 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. 118. En este acápite se contestará a la pregunta e) realizada por la parte convocada, y a la conclusión a la que llegó el juez consultante en el punto 3 de su solicitud: “3. NUESTRO ENTENDIMIENTO DEL ASUNTO Con fundamento en las circunstancias puestas en el presente en los numerales anteriores y revisando las normas que regulan el tema de la interconexión de redes en materia de telecomunicaciones en el mercado subregional de la Comunidad Andina, encontramos que las mismas no son aplicables al conflicto que se pretende desatar en el presente tribunal arbitral y en tal medida la interpretación que se deberá dar a las normas es en el contexto de si son o no aplicables, luego de lo cual consideramos que la conclusión será negativa (…)” 119.

Para resolver lo anterior, el Tribunal reitera lo expresado en la interpretación expedida en el marco del proceso 255-IP-2013, de 11 de junio de 2014, del Magistrado Ponente, José Vicente Troya Jaramillo: 120. “La figura del comercio de servicios por parte de la Comunidad Andina, aparece con la emisión de la Decisión 439 que adopta el Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina, para posteriormente con la Decisión 510 dictarse el Inventario de Medidas Restrictivas del Comercio de Servicios y luego con la Decisión 629 en donde se plantea la metodología para eliminar las barreras al comercio de servicios. 121.

Respecto a su concepto, la Decisión 439 en su artículo 2, sostiene que: “Artículo 2.- A los efectos del presente Marco General, se adoptan las siguientes definiciones: Comercio de servicios: El suministro de un servicio de cualquier sector, a través de cualquiera de los siguientes modos de prestación: a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro; b) En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro; c) Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro; y, d) Por personas naturales de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro.

(…)” 122. El Acuerdo de Cartagena por su parte, en el artículo 80 manifiesta que: “El marco general previsto en el artículo anterior se aplicará al comercio de servicios suministrado a través de los siguientes modos de prestación: a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro; GACETA OFICIAL 15/09/2014 46 de 77 b) En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro; c) Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro; y, d) Por personas naturales de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro.” 123.

Un servicio como tal es todo aquello que no es susceptible de ser transportado o almacenado, y que no por ello deja de tener importancia y pueda ser objeto de comercio, así por ejemplo la electricidad, telecomunicaciones, internet etc., son servicios perfectamente factibles de ser prestados por un comerciante y adquiridos por un consumidor.

(…) 124. Se determina en el artículo 2 de la Decisión 439, previamente citado, que se entiende por comercio de servicios, los modos de prestación y las medidas adoptadas por los países Miembros que afecten a éste.7 125. El artículo 4 numeral 1, literales a y b de la Decisión 462, por su parte manifiestan que: “1. La presente Decisión se aplica a: a) Todas las medidas de los Países Miembros que afecten el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos por personas de los Países Miembros; b) Las medidas adoptadas o mantenidas por un País Miembro que afecten la prestación y el comercio de servicios de telecomunicaciones;” 126.

Mientras que el artículo 35 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina sostiene que: “Para efectos de la interconexión, las partes deberán regirse por las normas comunitarias andinas y, en lo no previsto, por las disposiciones contenidas en la legislación de cada País Miembro donde se lleve a cabo la interconexión.” 7 Artículo 2, Decisión 439: “(…) Medida: Cualquier disposición, sea en forma de ley, decreto, resolución, reglamento, regla, procedimiento, decisión, norma administrativa, o en cualquier otra forma, adoptada o aplicada por los Países Miembros.

Medidas adoptadas por los Países Miembros que afecten al comercio de servicios: Abarcará las medidas referentes a: a) La compra, pago o utilización de un servicio; b) El acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por prescripción de esos Países Miembros y la utilización de los mismos, con motivo del suministro de un servicio; o, c) La presencia, incluida la presencia comercial, de personas de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro para el suministro de un servicio.

Presencia comercial: Todo tipo de establecimiento comercial o profesional dentro del territorio de un País Miembro con el fin de suministrar un servicio, a través de, por ejemplo: a) La constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica; o, b) La creación o mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación.” GACETA OFICIAL 15/09/2014 47 de 77 127.

Tanto la Decisión 439 como la Decisión 462, enuncian aspectos relacionados a la liberalización de comercio de servicios, la Decisión 439 de manera general hace alusión a los modos de prestación de servicios de toda clases de ellos mientras que la Decisión 462 de manera específica regula las condiciones para lograr una correcta liberalización del servicio de telecomunicaciones en aras de consolidar un Mercado Común Andino de Telecomunicaciones, todo esto acorde con el artículo 1 de la Decisión 462 en donde sus objetivos principales son: i) Eliminar las restricciones y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo al cronograma establecido en la presente Decisión; ii) Propiciar la armonización de las normas necesarias para la conformación del Mercado Común Andino de telecomunicaciones; iii) Proponer definiciones comunes de los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros; iv) Propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros.

Como lo que persigue es la liberalización del sector de telecomunicaciones dentro del marco de un Mercado Común Andino es este ámbito, las mencionadas condiciones deben ser aplicadas en relación con “todas las medidas” que afecten al servicio de telecomunicaciones, independientemente de si los operadores son de un mismo país o no, ya que lo que se busca es generar con esta norma una integración andina en telecomunicaciones y, por lo tanto, se debe aplicar a cualquier asunto en relación con el sector antes mencionado, todo esto en ánimo de lograr un soporte armonizado de telecomunicaciones en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina”. 128.

Lo anterior quiere decir que la Decisión 462 es especial frente a la 439 en materia de telecomunicaciones y, por lo tanto, es la que regula todos los asuntos propios de la presentación de servicios en dicha área. Por lo tanto, de conformidad con la providencia transcrita, la regulación comunitaria en esta materia específica se aplica a cualquier asunto independientemente de si se trata de proveedores o de redes instaladas en el territorio de un mismo País Miembro.

En consecuencia, el Tribunal advierte que estamos en frente de una excepción al ámbito de aplicación de la Decisión 439. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La normativa prevalente en temas de interconexión es la normativa comunitaria andina, lo que quiere decir que cualquier antinomia entre ésta y la normativa nacional, internacional o contractual, siempre se resuelve a favor de la primera. La normativa nacional de interconexión puede regular ciertos asuntos no contemplados en la comunitaria andina, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

Los contratos de interconexión se encuentran previstos en la normativa andina, y se encuentran basados en el principio de autonomía de la voluntad privada, pero al mismo tiempo en los principios de transparencia, protección al consumidor, libre competencia, y obligatoriedad de la interconexión, salvaguardando intereses superiores de la colectividad, de conformidad con lo planteado en los acápites siguientes de la presente providencia. Por tal motivo, cualquier acuerdo contractual sobre la materia tiene que permearse y soportarse en la normativa comunitaria so pena de incurrir en nulidad.

GACETA OFICIAL SEGUNDO: 15/09/2014 48 de 77 El contenido de los artículos 16, 17 y 19 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, prevén un piso temático mínimo para dichos contratos; es decir, establecen los elementos necesarios del contrato, sin perjuicio de otros que se desprendan de la naturaleza de los mismos.

Estos son: o Los servicios que se prestarán mediante la interconexión. o Los procedimientos que se emplearán para el cruce de información para garantizar la calidad de la prestación del servicio. o Las obligaciones que asumen las partes para garantizar el derecho fundamental a la privacidad de todos los usuarios que utilicen las redes interconectadas. o Los procedimientos a seguir para facturación, liquidación, intercambio y pago de cuentas. o La duración del contrato y forma de renovación. o El mecanismo para la resolución de controversias relacionadas con la interconexión antes de que se comience a ejecutar el contrato.

Una vez se ponga en práctica el acuerdo, la competencia para la solución de controversias le corresponderá a la autoridad nacional competente, de conformidad con el acápite C de la presente providencia. o Las causales de suspensión o terminación del contrato de interconexión. o Los cargos de interconexión, de conformidad con lo mencionado líneas arriba, si estos no son fijados por la Autoridad de Telecomunicaciones competente.

En este sentido, la mencionada clausula suple el silencio de la autoridad competente en la materia. En consecuencia, si la autoridad se pronuncia sobre esto, la autonomía de la voluntad queda desplazada. o La información relativa a las condiciones generales, económicas y técnicas bajo las cuales se realiza la interconexión. Es importante resaltar que todas las cláusulas que se pacten en un contrato de interconexión, deben plasmarse sin contradecir las condiciones de interconexión establecidas en la normativa comunitaria andina sobre la materia y, sobre todo, sin vulnerar los principios básicos que sustentan la misma.

También es importante recalcar que el contrato de interconexión al tener un carácter mixto, de conformidad con lo ya explicado, está sometido a un estricto control y vigilancia por las autoridades nacionales competentes soportadas en los sistemas jurídicos comunitario andino y nacional con base en el principio de complemento indispensable explicado supra.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera que no es pertinente y apropiado, tal como lo pretende el juez consultante con sus preguntas, que se haga una lista de las materias que son exclusivas para la regulación de la autoridad nacional competente, diferenciándola de otra que dé cuenta de las materias que los proveedores puedan pactar libremente.

Por el objeto del contrato de interconexión, sus particularidades y especificidades en cada caso concreto, lo que se puede establecer son las pautas mínimas temáticas para el acuerdo de las partes, tal como lo hizo la norma comunitaria en las GACETA OFICIAL 15/09/2014 49 de 77 normas estudiadas, pero bajo el entendido de que por la naturaleza del asunto la función de regulación estatal está muy presente.

Ahora, no se puede perder de vista que estamos en frente de acuerdos sobre “instalaciones esenciales”, que en materia de telecomunicaciones se presenta como la concreción de la teoría de las “facilidades esenciales”, donde la regulación para evitar prácticas anticompetitivas es fundamental. La Decisión 462 la realiza en el artículo 2 con los siguientes requisitos: “Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio público de transporte de telecomunicaciones que: a) Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores; y b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico.” Es absolutamente trascendental y trasciende la esfera eminentemente privada a la regulación de las instalaciones esenciales para garantizar la competencia. Es tan así que la misma decisión relaciona el concepto de instalación esencial con la figura del proveedor importante, de la siguiente manera: “Proveedor Importante: Proveedor que, conforme a lo definido por la Autoridad Nacional Competente, tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, desde un punto de vista de los precios y del suministro, en un mercado dado de Servicios Públicos de Transporte de Telecomunicaciones como resultado de: a) El control del acceso a las instalaciones esenciales; o b) La utilización de su posición en el mercado.” En consecuencia, la regulación de la prestación del servicio público de telecomunicaciones sobre la base de la libre competencia, es tan trascendental que de ninguna manera se puede dejar en libertad de ejecución a los particulares.

TERCERO: La Autoridad de Telecomunicaciones tiene competencia para la solución de controversias en materia de telecomunicaciones cuando:  Cuando estemos en frente de cualquier controversia en la “ejecución de la interconexión”, es decir, cuando se esté poniendo en práctica el contrato de interconexión. Cuando se habla de cualquier controversia se debe entender en relación con asuntos o temas incluidos en el contrato, o que aunque no se incluyan en el mismo se desprendan de él, o se presenten con ocasión de la ejecución del contrato.

Esto quiere decir que la competencia de la autoridad en telecomunicaciones no se da únicamente en relación con los asuntos contenidos en los artículos 16, 17 y 19 de la Resolución 432, sino de cualquier asunto que se desprenda del contrato al ser ejecutado o de situaciones que se presenten o se desprenda de su propia puesta en marcha.  Cuando las partes en conflicto no hayan podido llegar a un acuerdo directo para la solución de la controversia.

Esto quiere decir que es un requisito de procedibilidad intentar el arreglo directo antes de acudir a la autoridad competente. Esto se debe demostrar con GACETA OFICIAL 15/09/2014 50 de 77 cualquier medio de prueba aceptado por la normativa procesal interna. Se desprende de lo dicho, que las partes pueden pactar formas de solución de controversias en relación con conflictos que surjan antes de la ejecución del contrato.

Por ejemplo, si el contrato no se pudo ejecutar por incumplimiento de alguna de las partes, dicha situación puede ser dirimida mediante el mecanismo estipulado por las partes; pero una vez en ejecución el contrato la competencia es exclusiva y excluyente de la Autoridad de Telecomunicaciones competente. El efecto de no respetar lo mencionado es la nulidad por vicio de incompetencia. El juez consultante deberá determinar si la controversia sometida a su consideración se presentó por asuntos acaecidos en la etapa de ejecución del contrato de acceso, uso e interconexión entre UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A y COMCEL S.A., para así determinar su competencia para conocer el caso.

CUARTO: La Decisión 462 es especial frente a la 439 en materia de telecomunicaciones y, por lo tanto, es que la que regula todos los asuntos propios de la presentación de servicios en dicha área. Por lo tanto, de conformidad con la providencia transcrita, la regulación comunitaria en esta materia específica se aplica a cualquier asunto independientemente de si se trata de proveedores o de redes instaladas en el territorio de un mismo País Miembro.

En consecuencia, el Tribunal advierte que es estamos en frente de una excepción al ámbito de aplicación de la Decisión 439. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso tramitado por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre la COMCEL S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) GACETA OFICIAL 15/09/2014 51 de 77 PROCESO 204-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, artículo 5 de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal de Arbitramento, Centro de Arbitraje y Conciliación-Cámara de Comercio de Bogotá instituido para resolver el caso de P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. en contra de PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LARROTA SERRANO, PATRICIA AMEZQUITA ORTIZ, HELENA AMEZQUITA DE PARDO, JUAN JOSE FLOREZ GARCIA, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ Y RODRIGO JARAMILLO ARANGO.

Caso: Infracción a los derechos de obtentor. Actor: sociedades P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal de Arbitramento, Centro de Arbitraje y Conciliación-Cámara de Comercio de Bogotá instituido para resolver el caso de P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. en contra de PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LARROTA SERRANO, PATRICIA AMEZQUITA ORTIZ, HELENA AMEZQUITA DE PARDO, JUAN JOSE FLOREZ GARCIA, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ Y RODRIGO JARAMILLO ARANGO relativa a los artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, artículo 5 de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina;

El auto de 20 de noviembre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandantes: sociedades P. KOOIJ EN ZONEN B.V. Y SUATA PLANTS S.A. Demandados: PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LARROTA SERRANO, PATRICIA AMEZQUITA ORTIZ, HELENA AMEZQUITA DE PARDO, JUAN JOSE FLOREZ GARCIA, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ Y RODRIGO JARAMILLO ARANGO.

GACETA OFICIAL III. 15/09/2014 52 de 77 DATOS RELEVANTES. A. Hechos Se desprende de la solicitud del Tribunal consultante: 1. El 21 de septiembre de 2009, ingresó a reparto ante la jurisdicción civil la demanda ordinaria por infracción al Régimen Común sobre Propiedad Industrial presentada por la sociedad P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. contra de PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LA ROTA SERRANO, ELENANA AMÉZQUITA DE PARDO, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHÓRQUEZ, RODRIGO JARAMILLO ARANGO, PATRICIA AMÉZQUITA DE CABRERA y JUAN JOSÉ FLOREZ GARCÍA. 2.

De manera anticipada se practicaron, como pruebas: inspección judicial e interrogatorio de parte. 3. Se dio contestación a la demanda. 4. El 27 de junio de 2012, las partes de común acuerdo celebraron el pacto arbitral bajo la modalidad de compromiso, para someter a arbitraje la controversia jurídica hasta ese momento conocida por el Juzgado 9 Civil del Circuito de Desconexión de Bogotá, por lo que el Juzgado levantó las medidas cautelares y remitió el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 5.

Se manifiesta que el compromiso arbitral se celebró de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 1818 de 1998, tomando en cuenta que el Estatuto Arbitral empezó a regir el 12 de octubre de 2012, es decir, 3 meses después de su promulgación. 6. El 6 de marzo de 2013 el Tribunal se declaró competente para conocer la controversia y decidió reconocer valor probatorio a las pruebas anticipadas e incorporadas al proceso. 7.

En audiencia de 10 de julio de 2013, el Tribunal resolvió solicitar la interpretación prejudicial de las normas correspondientes al caso. B. Fundamentos jurídicos de la demanda. Las sociedades P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. presentan demanda manifestando: Pretensiones: 8. Se declare que la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. infringió, violó o usurpó los Derechos de Obtentor Vegetal “respecto de la variedad de clavel cuya denominación varietal es NELSON o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los derechos de obtentor, durante el tiempo en que ésta estuvo legalmente protegida mediante Certificado de Obtentor Vegetal expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, infracción, violación o usurpación que consistió en haber vendido, sin autorización ni licencia del obtentor o su causahabiente, mandatario, representante, agente o licenciatario, a terceros cultivadores, esquejes de producción de la variedad de clavel cuya denominación varietal es NELSON o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los GACETA OFICIAL 15/09/2014 53 de 77 derechos de obtentor, desde el año 2002 hasta el 6 de julio de 2007, fecha en que tal variedad entró al dominio público”. 9.

Se le cancele por lucro cesante y por daño punitivo. Hechos: 10. Es una empresa que se dedica a la obtención y comercialización de variedades vegetales creadas por otros obtentores. De esta manera detenta “la calidad de mandatario, representante, agente o licenciatario exclusivo del obtentor, de la variedad de clavel identificada con la denominación varietal NELSON, cuyo obtentor es el señor GIACOMO NOBBIO (…)”. 11.

La mencionada obtención vegetal gozó de protección hasta el 6 de julio de 2007, fecha en la que pasó a formar parte del dominio público por lo que podía ser cultivada, explotada y comercializada sin autorización. 12. Sin embargo, antes del 6 de julio, cualquier tipo de exportación o comercialización de la variedad debía contar con autorización expresa del obtentor “que para el caso era la sociedad P. KOOIJ EN ZONEN B.V. (…)”. 13.

Tras la muerte del señor Giacomo Nobbio, los derechos sobre las obtenciones vegetales que poseía pasaron a ser de su causahabiente FLAVIO SAPIA. 14. A partir del 12 de febrero de 2012 es licenciatario exclusivo para Colombia para la explotación comercial de la variedad de clavel NELSON. Como licenciatario autorizó a la sociedad SUATA PLANTS S.A. “para ejecutar en Colombia actos de comercialización sobre el material vegetal de todas sus variedades de clavel, entre ellas, la variedad de clavel NELSON”. 15.

Sin embargo, la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. sin ninguna autorización comenzó a explotar la variedad vegetal NELSON. Para verificar lo mencionado se solicitaron pruebas anticipadas, las cuales consistieron en inspección judicial e interrogatorio, que arrojaron como resultado que la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. estaba actuando de manera ilegal desde el 2002, por lo que es su obligación reparar integralmente el lucro cesante y el daño punitivo. 16.

Los actos ilegales mencionados se dieron cuando los representantes de la junta directiva eran: Julio Rodolfo La Rota Serrano, Elena Amézquita de Pardo, Jorge Enrique Acebedo Bohórquez, Rodrigo Jaramillo Arango, Patricia Amézquita de Cabrera y Juan José Florez García, en virtud a que dichos directivos conocían la obligación legal de contar con una autorización de los obtentores para ejercer actos de explotación de una variedad vegetal y no solicitaron dicha autorización, son también demandados en el presente proceso.

Medidas cautelares: 17. Embargo y secuestro de la empresa agroindustrial de propiedad de la sociedad demandante PROPAGAR PLANTAS S.A. 18. Se ordene a la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. “que se abstenga de cultivar cualquiera de las variedades vegetales protegidas en Colombia a favor de los aquí demandantes P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y/o SUATA PLANTAS S.A.”.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 54 de 77 Normas violadas: 19. Invoca “la Ley 243 de 1995 aprobatoria del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (…) la Decisión Comunitaria 345 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) el Decreto 533 de 1994, el Decreto 2468 de 1994, el Decreto 2687 de 2002, los artículos 238 y s.s. y 245 y s.s. de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, Ley 222 de 1995, artículos 196 y s.s. y 200 del Código de Comercio, artículos 17, 19, 20, 23, 75 y s.s. 191, 396 y 398 y s.s. del Código de Procedimiento Civil, Resolución ICA 1983 y de 1995 y demás normas afines y concordantes que resultasen aplicables”.

C. Fundamentos jurídicos de las contestaciones a la demanda. La sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. contesta la demanda sosteniendo que: A las pretensiones: 20. “Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda (…)”. A los hechos: 21. Niega la mayoría de los hechos descritos por la parte demandante. 22. Niega que se hubieren perpetrado actos de ilegalidad. 23.

En relación a la mención de los Directivos de la sociedad, éstos no han participado en la administración de la sociedad. Excepciones de mérito: 24. Prescripción, cita el artículo 244 de la Decisión 486. 25. Ausencia de derecho de propiedad industrial invocada, cita el artículo 23 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 26.

Falta de legitimación para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, cita el artículo 238 de la Decisión 486. 27. Inexistencia del derecho reclamado. 28. Abuso de posición dominante de la parte demandante, cita los artículos 45 y 50 del Decreto 2153 de 1992. 29. Inexistencia del objeto para cotejar. 30. Inexistencia de la obligación de cobro de lo no debido, cita los derechos consagrados en la Decisión 486. 31.

Ausencia de culpa que se imputa a PROPAGAR PLANTAS S.A. 32. Los supuestos daño emergente y el lucro cesante solicitados, no dan lugar a indemnización alguna, cita el artículo 243 de la Decisión 486. 33. Ausencia de relación causal. Falta de legitimación activa en la causa. GACETA OFICIAL 15/09/2014 55 de 77 34. Las demás excepciones que no habiendo sido alegadas resultaren probadas en el proceso, cita el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil. 35.

Los señores JULIO RODOLFO LARROTA SERRANO, PATRICIA AMEZQUITA ORTIZ, HELENA AMEZQUITA DE PARDO, JUAN JOSE FLOREZ GARCIA, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ Y RODRIGO JARAMILLO ARANGO, contestan la demanda sosteniendo los mismos argumentos que la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. D. De la solicitud. 36. El Tribunal arbitral consultante manifiesta: “La interpretación prejudicial solicitada deberá versar sobre aquellas normas comunitarias referidas a los criterios contenidos en la Decisión Andina 486 de 2000 para calcular la indemnización de perjuicios, la prescripción de la acción, temas estos referidos en el título XV de la norma comunitaria.

Sin perjuicio de que el Honorable Tribunal estime pertinente evaluar de oficio otras normas relevantes para el caso particular, se solicita que se refiera, de manera específica, a los artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión Andina 486 de 2000. Se solicita también, al Tribunal referirse respecto ‘del reconocimiento de los derechos de obtentor’, los derechos que otorga el registro, incluyendo la legitimación por activa en las acciones por infracción de derechos, y ‘de las obligaciones y derechos del obtentor’ referidos en los capítulos III, IV y V respectivamente, de la Decisión 345 del Acuerdo de Cartagena, esto es, el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, aspectos contenidos en esencia en los artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la norma comunitaria.

Así mismo, se solicita al Tribunal referirse al ámbito de aplicación de la Decisión Andina 608 de 2005 que consagra las normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, en especial el artículo 5, y aquellas normas que estime pertinentes para el caso objeto de estudio”. 37. Sobre la base de lo manifestado, el Tribunal arbitral consultante solicita que en la interpretación prejudicial, este Tribunal, aclare lo siguiente: a) “el daño emergente y lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Conforme lo anterior, se solicita dirigir la interpretación prejudicial de esta disposición, entre otros aspectos, a determinar si ¿los criterios enunciados en la norma se excluyen entre sí o, por el contrario, se podrían complementar? Y si ¿podría el Juez Nacional aplicar los criterios señalados en la norma para calcular el monto de la indemnización de forma cumulativa o concurrencial, es decir, si podría aplicarse, por ejemplo, el criterio a) más b) para fijar el monto de una eventual indemnización de perjuicios.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 56 de 77 (…) De acuerdo con el ámbito de aplicación de la Decisión Andina 486 de 2000, se solicita respetuosamente al Tribunal de Justicia determinar ¿bajo cuáles presupuestos normativos podrían estas disposiciones aplicarse a las acciones por infracción de los derechos de los obtentores de variedades vegetales protegidos mediante la Decisión Andina 345 de 1993? En igual forma, se solicita al Tribunal referirse al alcance que debe darse al artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000, en virtud del cual la acción por infracción de derechos la puede intentar el titular ‘contra cualquier persona que infrinja su derecho’, particularmente en lo que se refiere a la legitimación pasiva.

Además, se solicita que la interpretación se refiera, de manera particular, a la aplicación de los términos de prescripción de la acción por infracción de derechos consagrados en el artículo 244 de la Decisión Andina 486 de 2000 y si este artículo aplica en las acciones por infracción de derechos de los obtentores de variedades vegetales, y en el caso afirmativo, cuáles son los elementos y criterios que se deben tener en cuenta para el cómputo del mencionado término de prescripción”.

CONSIDERANDO: 38. Que, las normas contenidas en los artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, artículo 5 de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 39.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 40.

Que, acuerdo a lo solicitado por el Tribunal consultante y a fin de aclarar las dudas que presenta en su solicitud de interpretación prejudicial se interpretarán los artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 5 de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, 41.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Régimen Común Sobre Propiedad Industrial “(…) TITULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS GACETA OFICIAL 15/09/2014 CAPITULO I De los Derechos del Titular Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. 57 de 77 GACETA OFICIAL 15/09/2014 58 de 77 Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio.

Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. CAPITULO II De las Medidas Cautelares Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. (…)”. Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Régimen Común De Protección A Los Derechos De Los Obtentores De Variedades Vegetales “(…) CAPITULO III DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR (…) GACETA OFICIAL 15/09/2014 59 de 77 Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.

La novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

(…) Artículo 14.- Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente. El obtentor podrá reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesión. (…) CAPITULO IV DEL REGISTRO (…) Artículo 17.- El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado.

La acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, pero podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud. (…) CAPITULO V DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR (…) Artículo 23.- Un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 60 de 77 Artículo 24.- La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada. (…)”. Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Normas Para La Protección Y Promoción De La Libre Competencia En La Comunidad Andina “(…) CAPÍTULO II DEL OBJETIVO, PRINCIPIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 5.- Son objeto de la presente Decisión, aquellas conductas practicadas en: GACETA OFICIAL 15/09/2014 61 de 77 a) El Territorio de uno o más Países Miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más Países Miembros, excepto cuando el origen y el efecto se produzcan en un único país; y b) El territorio de un país no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más Países Miembros.

Las demás situaciones no previstas en el presente artículo se regirán por las legislaciones nacionales de los respectivos Países Miembros. (…)”. 42. Con el fin de dar respuesta al Tribunal consultante, el Tribunal estima oportuno referirse a los siguientes temas. 1. Ámbito de aplicación de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina. 43.

El Tribunal consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto al ámbito de aplicación de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina. 44. Como antecedente, se manifiesta que los Países Miembros de la Comunidad Andina consideraron importante dotarse de un conjunto de reglas para corregir las prácticas que pueden distorsionar la competencia en la Subregión, inquietudes que se plasmaron en los artículos 93 y 94 del Acuerdo de Cartagena.

En este orden de ideas, la Comisión adoptó la Decisión 285 referente a las Normas para Prevenir o Corregir las Distorsiones en la Competencia Generadas por Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia, posteriormente esta Decisión fue reemplazada por la Decisión 608. 45. La Decisión 608, regula las normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, teniendo como principal objetivo dicha protección y promoción buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores, además, prohíbe y sanciona las conductas restrictivas de la libre competencia que afectan a la Subregión. 46.

La aplicación de la mencionada Decisión (y de normas internas sobre competencia) se basará en los principios de no discriminación, transparencia y debido proceso. 47. En cuanto al ámbito de aplicación de la Decisión 608, de acuerdo a su artículo 5, son objeto de la Decisión 608, las conductas practicadas en: a) El territorio de uno o más Países Miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más Países Miembros, excepto cuando el origen y el efecto se produzca en un único país; y, b) El territorio de un país no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más Países Miembros. 48.

Además, se indica que las demás situaciones no previstas en el artículo en estudio, se regirán, por las legislaciones nacionales de los Países Miembros. 49. El Tribunal advierte claramente que la Decisión 608 no se aplica a problemas de prácticas restrictivas de la competencia que no tengan incidencia subregional, es decir, que tengan origen y efecto en un único País Miembro sin tener injerencia en el territorio de uno o más Países Miembros.

Por lo que, en el caso concreto, se debe aplicar la normativa nacional toda vez que el caso en estudio no tiene efecto en otro País Miembro de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 15/09/2014 62 de 77 50. Finalmente, el Tribunal advierte que los casos que se encuadran en el campo de la aplicación de la Decisión 608, los debe resolver la Secretaría General de la Comunidad Andina. 51.

Por lo expuesto, en el caso concreto, el Tribunal consultante deberá tomar en consideración que el ámbito de aplicación de la Decisión 608 se da únicamente cuando las conductas restrictivas tengan injerencia subregional. 2. Del reconocimiento de los derechos del obtentor. Requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de protección. 52.

El Tribunal consultante solicita que el Tribunal se refiera al reconocimiento de los derechos del obtentor. Al respecto y para dar respuesta al Tribunal consultante, el Tribunal ha manifestado al respecto: “(…) Para que una variedad vegetal pueda ser protegida debe cumplir determinados requisitos, los cuales están establecidos en el artículo 4 de la Decisión 345 y en el artículo 5 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, a saber: La variedad debe ser: • Nueva; • Distinta; • Homogénea; • Estable; • Debe tener, además, una denominación adecuada.

En efecto, el artículo 4 de la Decisión mencionada, bajo el acápite ‘Reconocimiento de los derechos del obtentor’, indica que los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, indicando los requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de la protección. Específicamente, se señalan como requisitos que éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.

En consecuencia, se puede proteger mediante el certificado del obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal. Asimismo, como se indicó, el obtentor debe demostrar ante la Oficina Nacional Competente del País Miembro que la variedad cumpla con los requisitos enunciados.

Requisitos que deben reunir las variedades vegetales. El requisito de la novedad de la obtención vegetal. (…) Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada.

Si se cumplen todos estos requisitos, luego del GACETA OFICIAL 15/09/2014 63 de 77 trámite pertinente, se concederá el derecho de obtentor. A continuación se hará referencia a estos requisitos: 1. La variedad debe ser NUEVA. Es decir, si a la fecha de presentación de la solicitud la variedad no ha sido vendida o comercializada: un año dentro del territorio de cualquier País Miembro de la CAN; cuatro años fuera de la CAN; y, seis años en el caso de árboles y vides fuera de la CAN.

El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de las fechas ya señaladas. El artículo 8 de la Decisión 345, en armonía con lo expuesto, señala que ‘Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad’.

Y que la novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

Cabe precisar que el concepto de novedad en el derecho de protección de las obtenciones vegetales es diferente al concepto de novedad que se establece en el sistema de patentes. La novedad no se destruye por una divulgación previa de una descripción de la variedad sino que se establece en referencia a una serie de actos comerciales realizados sobre un cierto tipo de material vegetal antes de ciertas fechas, conforme las disposiciones consagradas en las Decisiones 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La doctrina define a la ‘novedad’ como ‘la condición necesaria y esencial para el otorgamiento de un certificado de obtentor que consiste en que sobre la variedad, comprendiendo su material de reproducción o multiplicación o el producto de la cosecha, no se haya ejecutado acto alguno que implique su comercialización o su entrega lícita con el consentimiento de su obtentor o de su causahabiente, o que habiéndolo sido no se excedan los términos máximos referidos anteriormente’1.

Ahora bien, en materia de variedades vegetales, la doctrina entiende por comercializar ‘la realización de cualquier acto sobre la variedad, su material de reproducción, multiplicación o propagación o sobre el producto de su cosecha, realizado con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero y que implique su entrada en el mercado como bien adquirible, o por lo menos realizado con miras a introducirlo en el mercado’2. 1 2 Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. La Propiedad Inmaterial. Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. p.p. 143, 144. Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. GACETA OFICIAL 15/09/2014 64 de 77 En tanto que por entrega lícita se comprende ‘la puesta en manos o en poder de un tercero, bien sea bajo título de tenencia, posesión o dominio, del material de reproducción, multiplicación, propagación o el producto de la cosecha de la variedad protegida, cuando esta entrega no implica su comercialización y además no es contraria al orden jurídico, al orden público y a las buenas costumbres’3.

Establecido, en consecuencia, el concepto de novedad y cómo se justifica o demuestra, ¿en qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿quién lo hace?”. Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada.

Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el derecho de obtentor. En cuanto a los otros tres requisitos: que la variedad debe ser distinta, homogénea y estable, son requisitos técnicos, es decir, se refieren a la naturaleza de la variedad vegetal; a continuación una referencia de los mismos: 2. La variedad debe ser DISTINTA.

Es decir, debe diferenciarse de cualquier otra, cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o su inscripción en el registro oficial de cultivadores, hará comúnmente conocida a la variedad.

De acuerdo al artículo 10 de la Decisión 345, ‘una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso’.

En efecto, se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad comunmente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso.

La doctrina, sobre el requisito de que la variedad debe ser distinta, en armonía con lo expresado, indica que ‘para que se considere distinta, la variedad debe diferenciarse claramente de cualquiera otra cuya existencia fuera comúnmente conocida. La presentación de una solicitud para obtener protección por parte de un obtentor tiene como consecuencia que a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la variedad se considera comúnmente conocida’4. 3 4 Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p.

30. GACETA OFICIAL 3. 15/09/2014 65 de 77 La variedad debe ser HOMOGÉNEA. Es decir, para que la variedad se considere homogénea debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación (artículo 11 de la Decisión 345). De lo anterior se deriva que la homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Así, ‘Una variedad se considera uniforme cuando, con excepción de las variaciones propias esperadas del proceso de propagación, la variedad se mantiene uniforme en sus características más relevantes.

El criterio de uniformidad se cumple cuando el cambio presente en una variedad luego del proceso de propagación no impide la precisa descripción de ésta, especialmente en lo que se refiere al criterio de distinguibilidad’5. El requisito de homogeneidad obedece a una definición eminentemente técnica. 4. La variedad debe ser ESTABLE. Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones (artículo 12 de la Decisión 345).

Es decir, la variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo. Esta condición obedece a una definición, al igual que la anterior, eminentemente técnica. 5. La variedad debe tener una DENOMINACIÓN ADECUADA.

La denominación de la variedad no podrá ser objeto de marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriores registradas y deberá, además, permitir su clara identificación. El artículo 13 de la Decisión 345 expresa que: ‘Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos’.

El objetivo de esta exigencia, es decir, la de una denominación para la variedad solicitada, es definir claramente el objeto de protección y evitar la confusión del usuario de las variedades. 5 María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p.

31. GACETA OFICIAL 15/09/2014 66 de 77 En efecto, la denominación de la variedad tiene por objeto ser su designación genérica, es decir, su razón de ser está en permitir la identificación de la variedad. La UPOV ha establecido criterios uniformes para que los obtentores de nuevas variedades vegetales tengan en cuenta al momento de definir la denominación genérica de la variedad que se pretende proteger: a) Debe ser aceptable desde el punto de vista lingüístico. b) Debe ser diferenciable de otras denominaciones otorgadas, especialmente cuando se trate de variedades similares. c) Debe ser suficientemente distinguible de nombres o marcas comerciales existentes.

Asimismo, el artículo 20 del Convenio de la UPOV de 1991, plenamente aplicable a nuestro sistema, explica que se debe tener en consideración lo siguiente: a) No debe componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. b) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad. c) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor. d) Debe ser diferente de cualquier otra denominación genérica que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante o vecina en cualquiera de los Estados de la Unión (Este último requisito también lo prevé en similares términos el inciso 2º del artículo 13 de la Decisión 345).

Una vez presentada la solicitud se ha de verificar por parte de la Oficina Nacional Competente que se encuentren cumplidos estos requisitos y, el procedimiento concluirá con la extensión del certificado de obtentor”. (Proceso 128-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. N°. 2187 de 2 de mayo de 2013, caso: DERECHOS DE OBTENTOR DE ESPECIES VEGETALES). 53.

Conforme a la norma comunitaria y a la jurisprudencia citada, para que una variedad vegetal sea objeto de protección, es decir, para que se conceda el reconocimiento a los derechos de su obtentor, debe cumplir con los requisitos ya mencionados. 54. En el caso de autos, la variedad vegetal protegida es la especie de clavel NELSON la cual estuvo protegida mediante Certificado de Obtentor Vegetal expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, desde el 29 de abril de 1997 hasta el 6 de julio de 2007, en el análisis del registro de la variedad mencionada, dicho Instituto al momento de conceder el correspondiente Certificado de Obtentor ha debido verificar los requisitos citados. 3.

Derechos y obligaciones del obtentor. Legitimación activa. 55. El Tribunal consultante, solicita que este Órgano comunitario se pronuncie sobre los derechos y obligaciones del obtentor y sobre la legitimación activa en las acciones por infracción. 56. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “Como se expresó, el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas variedades vegetales a fin de permitirles una explotación exclusiva de su creación por un tiempo determinado.

Este derecho de obtentor, si bien tiene ciertas características en común con algunas otras formas de GACETA OFICIAL 15/09/2014 67 de 77 propiedad intelectual, posee también características únicas y particulares a fin de adecuarlo especialmente al objeto de protección: las variedades vegetales. Los derechos del obtentor vegetal se concretan en un conjunto de comportamientos, conductas y actividades que no pueden efectuarse por terceros, a menos que medie autorización, licencia o permiso de los mismos.

Así, el derecho del obtentor otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación de su variedad protegida. De la misma forma, la reproducción de la variedad vegetal está sometida a la autorización de su titular. El titular de un certificado de obtentor tiene el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados.

Los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 se refieren a los derechos del obtentor, y expresan de manera clara que un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes (artículo 23).

Y que la concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 68 de 77 La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada.

En consecuencia, el titular de un Certificado de Obtentor tendrá el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos especificados en el artículo 24 de la Decisión 345, respecto de las variedades protegidas y de las variedades esencialmente derivadas, bastando para ello probar la posesión. El derecho conferido al obtentor se extiende a las variedades esencialmente derivadas, en los términos previstos en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando en el artículo 24 establece que el derecho de obtentor se extiende a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, es decir que, “para que una variedad que no se distinga claramente pueda ser comercializada, debe contar con la autorización del titular del derecho de obtentor de la variedad respecto de la cual no se distingue claramente”6.

Asimismo, se deberá tener en cuenta que el inciso segundo, literal i) del artículo 24 dice que el certificado también concede al obtentor la posibilidad de ejercer derechos “respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida”. (Proceso 128-IP-2012, ya citado). 57. En el caso concreto, respecto a los derechos y a las obligaciones que se le conceden al titular de una variedad inscrita, se puede recalcar que el certificado de obtentor concede a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas y judiciales, de conformidad con su legislación nacional, con el fin de evitar o cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho de obtentor y de esta manera lograr las medidas de compensación o de indemnización correspondiente. 58.

La demandante manifiesta que la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. infringió, violó o usurpó los Derechos de Obtentor Vegetal al haber vendido, sin autorización ni licencia del obtentor o su causahabiente, mandatario, representante, agente o licenciatario, a terceros cultivadores, esquejes de producción de la variedad de clavel cuya denominación varietal es NELSON o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los derechos de obtentor. 59.

Por lo tanto, el Tribunal consultante, deberá verificar si la conducta demandada encuadra dentro de los actos descritos en el artículo 24 de la Decisión 345, tomando en cuenta que el Certificado de Obtentor data del 29 de abril de 1997 y subsiste hasta el 6 de julio de 2007, tiempo en el cual el demandante, como titular del derecho protegido, gozaba de legitimación para hacer prevalecer su derecho sobre la Obtención Vegetal de la variedad NELSON de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 345. 4.

Aplicación de los criterios en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. Del daño emergente y lucro cesante. Prescripción de la acción. Criterios a tomarse en cuenta. De las medidas cautelares. 60. Con el fin de responder a las dudas planteadas por el Tribunal consultante, el Tribunal cita jurisprudencia emitida por este Tribunal.

“El certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o judiciales, de conformidad con la legislación vigente del País Miembro, a fin de evitar o 6 Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 181. GACETA OFICIAL 15/09/2014 69 de 77 hacer cesar actos que constituyan infracciones o violaciones a su derecho y así obtener medidas de compensación o indemnización ajustadas a derecho.

Este Tribunal, respecto a la acción por infracción de derechos, en un caso marcario, aplicable a una infracción a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, ha dicho lo siguiente: “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). El “ius prohibendi” del titular del certificado de obtentor tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente, se puede considerar que una explotación no autorizada de la variedad vegetal, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular.

(…) Cálculo de indemnizaciones por daños y perjuicios. Prescripción de la acción. (…) la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hace referencia al tema de daños y perjuicios y su cálculo, dejando, en consecuencia, su reglamentación al Derecho Interno del País Miembro, conforme el principio de complemento indispensable enunciado.

(…) este Tribunal (…) encuentra aceptable que, en caso de silencio, se efectúe un reenvío a la regulación de dichos temas a otra norma comunitaria que regule los mismos, en este caso a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que contiene el “Régimen Común de Propiedad Industrial”, desde que dichos temas, regulados en materia de propiedad industrial, son de aplicación general.

En tal caso, se debe tener en cuenta lo siguiente: Las disposiciones contenidas en los artículos 239 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indican: “Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.

El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado”. “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: GACETA OFICIAL 15/09/2014 a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”. 70 de 77 Dichas disposiciones deben ser leídas en armonía con las demás normas que regulan el tema de la infracción a derechos que concede una patente, regulados por la Decisión 486.

Como se indicó anteriormente, el Tribunal, al interpretar el artículo 239, ha dicho lo siguiente: “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). En este sentido, si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente, en el presente caso, la variedad vegetal, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la misma.

En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado. En resumen, tenemos que los sujetos activos y, por tanto, quienes pueden entablar la acción por infracción son los siguientes sujetos (artículo 14 de la Decisión 345):  El titular del derecho protegido que puede ser una persona natural o jurídica.

Igualmente, la facultad de ejercer la acción pueden realizarla los causahabientes del titular.  Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.  Si se transfirió el derecho, el nuevo titular puede entablar la acción. Es decir, la puede ejercer el licenciatario.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 71 de 77 En cuanto al tema de las medidas de compensación o de indemnización por daños y perjuicios, preguntada por la consultante, en los puntos a) y e) de la solicitud de interpretación prejudicial (a). ¿Qué comprenden las ‘medidas de compensación o de indemnización?, e). ¿Qué alcance tienen en lo que concierne a daños o perjuicios de los artículos 239 y 243 de esa regulación, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?), se hará referencia a la interpretación prejudicial recaída dentro del proceso 115-IP-2010, de 11 de noviembre de 2010, patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL”, que se pronuncia sobre dicho tópico.

El artículo 243 de la Decisión 486 enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Al referirse a estos criterios, el Tribunal ha señalado: “El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor. De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (…).

Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”. (Proceso 11-IP-2006, marca: VELAS IMPERIALES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1354, de 8 de junio de 2006).

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

En este marco, el Juez Consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos.

El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo (…).

GACETA OFICIAL 15/09/2014 72 de 77 Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular (…) habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual (…)”.

(Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). Todo lo anterior, en armonía con lo previsto en los artículos 17 (protección provisional del obtentor), y 23 y 24 (derechos del obtentor) de la Decisión 345, objeto de esta interpretación prejudicial. Finalmente, en relación con la pregunta formulada por la consultante, f) “Es aplicable en el campo de los derechos del obtentor de variedades vegetales, el régimen de prescripción señalado en el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000?, en caso afirmativo, ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se entiende, que el titular ‘tuvo conocimiento de la infracción’ o que ‘se cometió por última vez la infracción?, ¿resulta aplicable el alcance normativo de la indicada disposición, cuando el conocimiento es aprehendido por el licenciatario, cesionario, autorizado y/o similar del titular obtentor?”.

El artículo 244 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

De lo anterior, se desprende lo siguiente:     Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. Se entiende que el titular tuvo conocimiento de la infracción por cualquier medio idóneo que le permita justificar su conocimiento de la supuesta infracción. Por ejemplo, es posible que conozca los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieron principalmente para cometerla, etc.

De conformidad con el material probatorio que se acompañe al proceso, es posible justificar que la infracción se haya cometido por última vez, De allí que es muy importante la carga de la prueba dentro del proceso. Las circunstancias enunciadas, de conformidad con los puntos 3.5, 3.6 y 3.7 desarrollados en esta interpretación prejudicial, son aplicables al licenciatario, autorizado o cesionario de un certificado de obtentor.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 73 de 77 El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. Encuentra el Tribunal aplicable el término de prescripción de la acción recogido en el artículo 244 de la Decisión 486, al campo de las variedades vegetales, de conformidad con las prescripciones establecidas en esta providencia”.

En cuanto a las medidas cautelares, el Tribunal se ha pronunciado diciendo: “El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.).

La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245).

En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).

Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246). Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).

El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).

Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.

En todo caso, es de la potestad GACETA OFICIAL 15/09/2014 74 de 77 discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse”.

(Proceso 04-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2209 de 12 de junio de 2013, caso: COMPETENCIA DESLEAL). 61. La Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hace referencia al tema de las medidas cautelares y el tema de los daños y perjuicios y su cálculo, dejando su reglamentación al Derecho Interno del País Miembro. Sin embargo, el Tribunal en caso de silencio considera que se debe efectuar el reenvío de la regulación de dichos temas a otra norma comunitaria que regule los mismos, en este caso a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que dichos temas en materia de propiedad industrial son de aplicación general. 62.

En este caso, se deberán tener en cuenta los criterios en el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, del daño emergente y lucro cesante descritos en la presente interpretación prejudicial sobre la base del artículo 243 de la Decisión 486 que dispone: “Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”. 63.

Respecto a la duda del Tribunal Consultante, sobre si los criterios señalados en el artículo 243 son excluyentes entre sí o si son complementarios para que de esta manera el Juez consultante pueda aplicarlos, este Tribunal advierte que los criterios señalados en los literales b) y c) constituyen un desarrollo de lo que se considera “lucro cesante”.

Es decir, lo que pudo haber ganado el titular de no haber existido usurpación: lo que ganó el usurpador es lo que el titular debió haber ganado y el precio de la licencia es lo que hubiera podido obtener si lo hubiera licenciado. 64. En cuanto a la prescripción de la acción por infracción, de acuerdo al artículo 244, ésta prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular conoció la acción infractora o, a los cinco años contados desde la fecha en que se cometió la infracción por última vez. 65.

En el caso de autos, la demandante solicita la indemnización de daños y perjuicios sufrida en el período del año 2002 al 6 de julio de 2007, fecha en la que la variedad vegetal de clavel NELSON entró a dominio público. De esta manera, corresponderá al juez nacional determinar cuál es el criterio aplicable y conveniente a cada caso de conformidad con los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial. a. 66.

Aplicación de criterios de la Decisión 486 a las acciones por infracción de los derechos de obtentores de variedades vegetales. El artículo 23 de la Decisión 345 concede al titular de un certificado de obtentor la facultad para iniciar cualquier tipo de acción administrativa o judicial de conformidad con su legislación nacional a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción a su derecho de obtener la indemnización o compensación correspondiente.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 75 de 77 67. Complementando el criterio señalado en el punto anterior y como se tiene dicho, el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas variedades vegetales con el fin de que éstas sean protegidas. 68. De esta manera el artículo 238 de la Decisión 486, concede al titular de un derecho protegido la facultad de entablar contra cualquier personal una acción ante la autoridad nacional competente.

Al respecto, el Tribunal ha señalado: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente”. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito (…)” (Proceso 04-IP-2013, ya citado). 69. Por lo tanto, si no existe legislación nacional o ésta es insuficiente, en lo que corresponda, serán aplicados los criterios de la Decisión 486 a las acciones por infracción. En virtud a lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En cuanto al ámbito de aplicación de la Decisión 608, de acuerdo a su artículo 5, son objeto de la Decisión 608, las conductas practicadas en: a) El territorio de uno o más Países Miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más Países Miembros, excepto cuando el origen y el efecto se produzca en un único país; y, b) El territorio de un país no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más Países Miembros.

Además, se indica que las demás situaciones no previstas en el artículo en estudio, se regirán, por las legislaciones nacionales de los Países Miembros. El Tribunal advierte claramente que la Decisión 608 no se aplica a problemas de prácticas restrictivas de la competencia que no tengan incidencia subregional, es decir, que tengan origen y efecto en un único País Miembro sin tener injerencia en el territorio de uno o más Países Miembros.

Por lo que, en el caso concreto, se debe aplicar la GACETA OFICIAL 15/09/2014 76 de 77 normativa nacional toda vez que el caso en estudio no tiene efecto en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, es el derecho que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva.

TERCERO: En el caso de autos, la variedad vegetal protegida es la especie de clavel NELSON la cual estuvo protegida, de manera exclusiva, mediante Certificado de Obtentor Vegetal expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, desde el 29 de abril de 1997 hasta el 6 de julio de 2007.

CUARTO: Sobre si los criterios señalados en el artículo 243 son excluyentes entre sí o si son complementarios para que de esta manera el Juez consultante pueda aplicarlos, este Tribunal advierte que los criterios señalados en los literales b) y c) constituyen un desarrollo de lo que se considera “lucro cesante”. Es decir, lo que pudo haber ganado el titular de no haber existido usurpación: lo que ganó el usurpador es lo que el titular debió haber ganado y el precio de la licencia es lo que hubiera podido obtener si lo hubiera licenciado.

QUINTO: En cuanto a la prescripción de la acción por infracción, de acuerdo al artículo 244, ésta prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular conoció la acción infractora o, a los cinco años contados desde la fecha en que se cometió la infracción por última vez.

SEXTO: En el caso de autos, la demandante solicita la indemnización de daños y perjuicios sufrida en el período del año 2002 al 6 de julio de 2007, fecha en la que la variedad vegetal de clavel NELSON entró a dominio público. De esta manera, corresponderá al juez nacional determinar cuál es el criterio aplicable y conveniente a cada caso de conformidad con los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial.

El Tribunal de Arbitramento, Centro de Arbitraje y Conciliación-Cámara de Comercio de Bogotá instituido para resolver el caso concreto, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte el laudo dentro del proceso estudiado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 15/09/2014 77 de 77 Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú