Año XXXII – Número 2434 Lima, 16 de enero de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 97-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 113 y 116 literal b) de la misma Decisión. Diseño industrial: “SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL”. Actor: señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Proceso interno Nº. 06923-2011-0-1801JR-CA-02 Proceso 107-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y, 135 literales a), e) y f) de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “GOLDEN PIÑA” (mixta).

Expediente Interno: 7052-2011-0-1801-JR-CA-16.. Proceso 108-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal e), 228 y 229 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “V VALENTINO GARAVANI” (mixta).

Expediente interno: 1213-2012-0-1801JR-CA-06.. PROCESO 97-IP-2014   Interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 113 y 116 literal b) de la misma Decisión. Diseño industrial: “SET DE CERDAS PARA Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 16/01/2015 2 de 53       CEPILLO DENTAL”.

Actor: señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Proceso interno Nº. 06923-2011-0-1801-JR-CA-02. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto.

El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez se encuentra impedido para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo está de acuerdo con el pronunciamiento de fondo de la Interpretación Prejudicial y, en consecuencia, participa de su adopción; sin embargo, tiene una posición singular en relación con algunos puntos de la parte considerativa que no fueron acogidos por la mayoría1.

VISTOS: El 8 de agosto de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículos 113 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 06923-2011-0-1801-JR-CA-02;

El auto de 23 de septiembre de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo con los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; El auto de 23 de septiembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY.                                                                                                                         1 Los argumentos expuestos por la señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo constan en el Acta N°. 32-J-TJCA-2014.

GACETA OFICIAL 16/01/2015 3 de 53       I. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 31 de agosto de 2009, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY solicitó ante el INDECOPI, el registro del diseño industrial CEPILLO DENTAL. Reivindicó prioridad extranjera sobre la base de la solicitud 29/331,307 de 23 de febrero de 2009 en Estados Unidos de América. 2.

Posteriormente se modificó el título a SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL. 3. Publicada la solicitud en el Diario Oficial El Peruano de 25 de noviembre de 2009, formuló oposición la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. 4. El 11 de octubre de 2010, el examinador de diseños industriales emitió el Informe técnico N°. CEA 69-2010, en el que concluyó que: - El diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad exigido en el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los argumentos planteados por DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA no afectan el requisito de novedad de la solicitud de diseño industrial presentada por la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY. 5. Por Resolución Nº. 088-2010/CIN-INDECOPI de 26 de octubre de 2010 la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del diseño industrial solicitado. 6.

El 12 de noviembre de 2010, la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso recurso de apelación. 7. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2607-2011/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011, confirmó la Resolución impugnada. 8.

Contra las mencionadas Resoluciones la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número Diez, de 27 de marzo de 2013, donde el Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa. 9.

La señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso recurso de apelación. 10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número Cinco de 25 de noviembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486.

B. Fundamentos jurídicos de la demanda. 11. La señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA presentó escrito de demanda en el que expone que: 12. Las Resoluciones impugnadas no se encuentran ajustadas a derecho. GACETA OFICIAL 16/01/2015 4 de 53     13. El diseño industrial no cumple con los requisitos para ser registrado. Básicamente no cumple con el requisito de novedad, pues constituye una forma usual en el mercado para los cepillos dentales. 14.

El diseño industrial solicitado está constituido por la representación tridimensional de un cepillo que no presenta diferencia respecto a los cepillos dentales que se encuentran en el mercado, sino únicamente presenta diferencias secundarias. 15. Los sets de cerdas comparados en el informe son idénticos ya que presentan la misma conformación y ubicación de las cerdas. 16.

La única diferencia que se aprecia es el color de las cerdas, lo cual no constituye un elemento que dote de novedad a la solicitud. 17. La Resolución impugnada se basa en un informe técnico en el que no se apreciaron de manera correcta los diseños comparados. 18. El hecho de que las cerdas de un cepillo sean más grandes en un cepillo que en otro no hacen que sea novedoso.

C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. 19. El INDECOPI, contestó la demanda manifestando que: 20. Respecto a la novedad del diseño industrial, señala que el diseño solicitado es novedoso y por lo tanto susceptible de protección. 21. La demandante no aportó ninguna prueba que demuestre que el diseño industrial solicitado constituye una forma usual en el mercado de los cepillos dentales. 22.

Sobre la afirmación de la demandante de que la Resolución impugnada se basa en un informe técnico que aprecia los diseños comprados de manera errónea. Afirma que el diseño industrial con el que se compara el solicitado fue encontrado de oficio por el examinador. 23. La demandante en su oposición en ningún momento se basó en la supuesta identidad con el diseño industrial CEPILLO DE DIENTES. 24.

El momento en que la parte interesada debe exponer todos aquellos motivos por los cuales considera que el registro de un signo determinado afecta sus derechos es la oposición. 25. Los diseños industriales comparados son muy diferentes entre sí. De manera que el diseño industrial solicitado posee una apariencia especial y particular por lo tanto debe ser registrado.

D. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. 26. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando: 27. Hace una relación de los hechos. GACETA OFICIAL 16/01/2015 5 de 53     28. El diseño industrial solicitado consistente en un SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL cumple con el requisito de novedad. 29.

En el informe técnico N CEA 69-2010 se señala que: a) La opositora no ha presentado pruebas que avalen su oposición. b) Luego de la búsqueda de antecedentes se ha encontrado en la base de datos de Estados Unidos de América el diseño US D486,649 que comparado con el diseño solicitado determina que éste último es novedoso. 30. Al referirse a la oposición de la demandante manifiesta que ésta no demuestra su legítimo interés para presentar la oposición; no fundamenta de manera alguna su oposición; y, tampoco aporta las pruebas que demuestren sus afirmaciones.

E. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia. 31. La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda se fundamenta en: 32. El diseño industrial solicitado no se encuentra referido a la forma del cepillo, el cual resulta similar a otros existentes en el mercado, sino a un set de cerdas dispuestas sobre la superficie de la cabeza de un cepillo dental y que consiste en tres zonas distribuidas sobre la cabeza del cepillo dental. 33.

El registro de diseño industrial concedido a COLGATE no le otorga derecho de exclusiva sobre la forma de la cabeza del cepillo dental sino sobre la forma del set de cerdas dispuestas sobre el cepillo dental. 34. El registro de diseño industrial solicitado es novedoso. 35. La demandante no ha cumplido con probar que el diseño industrial registrado constituya un diseño absolutamente usual en el mercado y que sólo presente diferencias secundarias.

F. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. La señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primer Instancia, en el que: 36. Reafirma los argumentos esgrimidos en la contestación a la demanda contencioso administrativa. G. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 37. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. H. Solicitud del Juez consultante. 38.

El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1. Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para analizar la novedad de un diseño industrial. 2. Qué criterios deben ser considerados, con relación al requisito de novedad en los diseños industriales, cuando existan diferencias secundarias respecto a diseños industriales anteriormente registrados.

GACETA OFICIAL 16/01/2015 6 de 53       CONSIDERANDO: 39. Que, la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 40.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500); 41.

Que, la presentación de la solicitud de diseño industrial SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL fue el 31 de agosto de 2009, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 113 y 116 literal b) de la misma Decisión; y, 42.

Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

(…) Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 116.- No serán registrables: (…) GACETA OFICIAL 16/01/2015 7 de 53       b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, (…)”. 43.

Que, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: 1. 2. 3. 4. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. La novedad como requisitos de registrabilidad. Las diferencias secundarias. Las formas usuales de los productos. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. 5.

Comparación entre diseños industriales. 44. Que, a continuación se desarrollan los temas enunciados: 1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. 45. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que el proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL. 46.

El artículo 113 de la Decisión 486, considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 47.

La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”. (Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN). 48. Por lo que, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial.

En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 49. Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa. Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria” (Otero Lastres, José Manuel.

El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1977)”. 50. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del GACETA OFICIAL 16/01/2015 8 de 53       diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). 51. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial”.

(Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los procesos 150-IP-2011, 122IP-2012, 140-IP-2013, entre otros). Requisitos y Efectos del registro. 52. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). 53. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”. 54.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 55. Por otra parte, el artículo 116, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en: a. Protección de la moral y el orden público. Esta causal prohíbe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo GACETA OFICIAL 16/01/2015 9 de 53       solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público.

Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohíba o que regule dicha explotación. b. Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1.

Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. El tema será desarrollado en un acápite posterior. c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 56. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea2 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto                                                                                                                         2 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL 16/01/2015 10 de 53       que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002). 2.

La novedad como requisitos de registrabilidad. Las diferencias secundarias. 57. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado no cumple con los requisitos para ser registrado y que, básicamente, no cumple con el requisito de novedad ya que constituye una forma usual en el mercado para los cepillos dentales. Igualmente manifiesta que únicamente presenta diferencias secundarias respecto a los cepillos de dientes que se encuentran en el mercado. 58.

Respecto a estas afirmaciones, el INDECOPI manifiesta que la parte demandante no presentó ninguna prueba que demuestre que el diseño industrial solicitado constituye una forma usual en el mercado. GACETA OFICIAL 16/01/2015 11 de 53     59. Por su parte, el tercero interesado dice que el diseño industrial solicitado cuenta con el requisito de novedad. 60.

Finalmente, el Juez consultante también tiene dudas al respecto, las cuales serán respondidas a continuación. 61. Es así, que el problema central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 62. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 63.

Como se dijo precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial. 64.

Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial.

Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica3 a nivel mundial. En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial4, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”5. 65. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.                                                                                                                         3 4 5 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. GACETA OFICIAL 16/01/2015 12 de 53     66. El Tribunal ha señalado: “A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales.

La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados.

Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.

De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.

El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”. (Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS).

Las diferencias secundarias. 67. En el proceso interno, el INDECOPI manifiesta que las variaciones que presenta el diseño industrial solicitado SET DE CUERDAS PARA CEPILLO DENTAL respecto al diseño industrial CEPILLO DE DIENTES son secundarias, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 68. El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 69.

Al respecto, el Tribunal ha señalado: “En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. 70.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. GACETA OFICIAL 16/01/2015 13 de 53     71. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”.

(Proceso 71-IP-2005, ya citado). 3. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. 72. En el caso de autos surge la discusión respecto a que el SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL solicitado como diseño industrial, cuenta con una apariencia externa dada por las consideraciones de orden técnico. 73.

El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 74. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. 75.

Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico, es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. 76.

De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 77.

En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño. 78. Por lo tanto, corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si el set de cerdas para el cepillo dental dan una apariencia diferente al diseño solicitado otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro. 4.

Formas usuales de los productos. Comparación entre diseños industriales. 79. El Tribunal aplicará a este caso las disposiciones establecidas en la interpretación prejudicial 87-IP-2010, de 11 de noviembre de 2010, marca tridimensional: “EXHIBIDOR DE CHUPETAS”. “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: GACETA OFICIAL 16/01/2015 14 de 53       “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1224, de 2 de agosto de 2005). La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial6. En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…)”. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.

Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto.                                                                                                                         6 La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura.

Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor.

Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.

GACETA OFICIAL 16/01/2015 15 de 53       El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada.

Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal ( )’. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731).

(Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso N° 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 379, de 27 de octubre de 1998). El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

GACETA OFICIAL 16/01/2015 16 de 53       En este sentido, para la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar.

En tal comparación, como se anotó, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios”. En virtud a lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

SEGUNDO: Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

CUARTO: Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.

QUINTO: Corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si la forma del set de cerdas dispuestas sobre el cepillo dental le dan una apariencia diferente al diseño solicitado otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 069232011-0-1801-JR-CA-02 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario. De esta manera no se consignará la firma del Magistrado cuyo impedimento ha sido aceptado. GACETA OFICIAL 16/01/2015 17 de 53

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 107-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y, 135 literales a), e) y f) de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “GOLDEN PIÑA” (mixta).

Expediente Interno: 7052-2011-0-1801-JR-CA-16 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil catorce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 7052-2011-0/ 8va SECA-CSJLI-PJ de 12 de agosto de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso interno y solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Auto de 10 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada. Partes en el proceso interno: Demandante: Frutas de la Selva S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú GACETA OFICIAL 21/02/2014 18 de 53       A. Determinación de los hechos relevantes: 1.

El 26 de enero de 2010, Frutas de la Selva S.A.C. solicitó el registro de la marca GOLDEN PIÑA y logotipo (se reivindica colores7) para distinguir “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales” de la Clase 31 del Arreglo de Niza Relativa a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Clasificación de Niza). 2.

Mediante Resolución 14031-2010/DSD-INDECOPI de 9 de septiembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro solicitado por ser descriptivo del tipo de piña. 3. El 30 de septiembre de 2010, Frutas de la Selva S.A.C. interpuso recurso de apelación. Mediante Resolución 2056-2011/TPI-INDECOPI de 23 de septiembre de 2011, el Indecopi decidió confirmar la Resolución 14031-2010/DSD-INDECOPI de 9 de septiembre de 2010, desestimar la modificación solicitada y denegar el registro solicitado por ser descriptivo. 4.

El 3 de enero de 2012, Frutas de la Selva S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2056-2011/TPI-INDECOPI de 23 de septiembre de 2011. 5. Mediante sentencia de 11 de marzo de 2013, el 16º Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 6.

El 21 de marzo de 2013, Frutas de la Selva S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. 7. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso y solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. Fundamentos de la demanda: 8. La demandante Frutas de la Selva S.A.C. manifestó lo siguiente: − Solicitó la modificación del signo solicitado excluyendo la denominación PIÑA y logotipo (entendiéndose la figura de piña), al tratarse de elementos secundarios. Con la modificación del signo solicitado se extingue la causal para denegar su registro, constituyéndose en un signo distintivo, capaz de individualizar a sus productos, por lo que se debe otorgar su registro.                                                                                                                         7 La denominación escrita en color azul con borde blanco, la figura de una piña en color amarillo y rojo, con hojas superiores (plumero) de color negro, todo sobre fondo de color amarillo.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 19 de 53       − Manifestó ser titular de la marca GOLDEN PIÑA y figura (Certificado 71541), GOLDEN PIÑA AGRÍCOLA LA BRETAÑA y logotipo (Certificado 135335) y GOLDEN PINEAPPLE FRUSELVA y logotipo (Certificado 135389), que distinguen productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza. Asimismo, es titular de las marcas D’GOLDEN y logotipo (Certificado 174992) y GOLDEN y logotipo (Certificado 172994), por lo que ostenta una familia de marcas sobre la denominación GOLDEN.

Indicó que el signo solicitado se encuentra conformado únicamente por la denominación GOLDEN, la cual forma parte de sus marcas registradas, por lo tanto debe otorgarse el registro solicitado. C. Fundamentos de la contestación a la demanda: 9. El Indecopi contestó la demanda señalando que: − La denominación GOLDEN PIÑA puede ser identificada con “piña gold” o “piña golden”, la cual es un tipo de fruta exótica que se expende en verdulerías y establecimientos de alimentación. Al ser identificado con un tipo de fruta, el signo solicitado resulta descriptivo. − Si bien el signo solicitado cuenta con elementos figurativos y cromáticos, la imagen de una piña y un marco de color amarillo refuerzan el concepto del elemento denominativo, por lo que no dotan de distintividad al signo solicitado.

Por lo expuesto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486. − No cabe la modificación del signo solicitado, que excluye la denominación “piña” y logotipo, ya que tal modificación implica cambios sustanciales dentro del signo, los cuales van a generar una diferente impresión visual del mismo, lo cual no se encuentra permitido por ley.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486, por lo que corresponde denegar su registro. − El signo solicitado se encuentra conformado por una denominación genérica y un aspecto gráfico carente de distintividad, lo que determina que dicho signo no sea distintivo.

D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 10. El juzgado declaró improcedente el pedido de modificación del signo por considerar que esta variación no es un cambio accesorio o secundario sino sustancial y declaró infundada la demanda por considerar que el signo solicitado a registro carece de distintividad. E. Fundamentos del recurso de apelación: 11.

La demandante Frutas de la Selva S.A.C. reiteró los argumentos de su demanda y agregó que: “el juzgado entra en contradicción al manifestar que la supresión de la denominación piña y la figura de una piña fue un cambio sustancial, para después alegar que el signo es genérico por los mismos elementos referidos (…). Respecto a la modificación de un signo, en tanto la supresión se efectúe sobre un elemento genérico o descriptivo no podrá considerarse como una modificación de carácter sustancial, por cuanto dichos elementos no expresan la distintividad de la marca.

(…) La denominación y la figura de una piña no son GACETA OFICIAL 21/02/2014 20 de 53       para nada elementos relevantes dentro del signo y, por ende, su supresión no constituye una modificación sustancial”.

CONSIDERANDO: 12. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 13. Que, al tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

NORMAS DEL INTERPRETADAS: ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER 14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por: “1. Posibilidad y condiciones para modificar un signo solicitado dentro de un procedimiento de inscripción de marca; y, 2.

Criterios para determinar cuándo nos encontramos frente a una denominación genérica y fuerza distintiva que puede tener la parte gráfica de un signo sobre la denominación genérica textual”. 15. Procede la interpretación solicitada. Además, de oficio, se interpretarán las siguientes normas: 134 literales a), b) y g); y, 135 literales a), e) y f) de la misma normativa. 16.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, etiquetas, emblemas y escudos; retratos, (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

GACETA OFICIAL 21/02/2014 21 de 53       b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(…) Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. (…)”. CONSIDERACIONES: 17. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: − − − − − − − Concepto de marca.

Requisitos para registrar una marca. La distintividad. Impedimentos para un registro de marca: cuando carece de distintividad. La marca mixta. Signos descriptivos y genéricos. La modificación del signo solicitado a registro. Familia de marcas (por la palabra “Golden”). El examen de registrabilidad. Denegatoria de oficio. A. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 18.

Tomando en cuenta que Frutas de la Selva S.A.C. solicitó el registro de la marca GOLDEN PIÑA y logotipo en la Clase 31 de la Clasificación de Niza, deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y sus elementos constitutivos. GACETA OFICIAL 21/02/2014 22 de 53       19. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “En artículo 134 de la Decisión 486 define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

La distintividad. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, GACETA OFICIAL 21/02/2014 23 de 53       mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad”. 20. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo GOLDEN PIÑA (mixto) para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. B. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO DE MARCA: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD 21.

En el presente caso, el Indecopi denegó, de oficio, el registro solicitado GOLDEN PIÑA (mixto) en la Clase 31 de la Clasificación de Niza, por falta de distintividad al ser descriptivo del tipo de piña. 22. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”.8                                                                                                                         8 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1 de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 21/02/2014 24 de 53       C. LA MARCA MIXTA: 23. Tomando en cuenta que Frutas de la Selva S.A.C. solicitó el registro de la marca GOLDEN PIÑA (mixta) en la Clase 31 de la Clasificación de Niza, deviene necesario hacer referencia a la marca mixta. 24.

Dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado lo siguiente: Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.9 Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 25. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al examen de registrabilidad.

D. SIGNOS DESCRIPTIVOS. SIGNOS GENÉRICOS. 26. En el presente caso, el Indecopi denegó, de oficio, el registro solicitado GOLDEN PIÑA (mixto) en la Clase 31 de la Clasificación de Niza, por falta de distintividad al ser descriptivo del tipo de piña. Asimismo, se alegó que el signo solicitado es uno de tipo genérico.                                                                                                                         9 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 21/02/2014 25 de 53       27. El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que Frutas de la Selva S.A.C. solicitó el registro de la marca GOLDEN PIÑA y logotipo para distinguir: “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales” de la Clase 31 de la Clasificación de Niza. 28.

Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Signos descriptivos. “En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. 29.

La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. 30.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.10 31.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. 32.

Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros.                                                                                                                         10 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686 de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 26 de 53       Signos genéricos. 33. El artículo 135 de la Decisión 486 contempla los impedimentos absolutos para que un signo pueda ser registrado como marca: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. 34.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que “la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. 35. La expresión genérica puede identificarse cuanto al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo” (PROCESO 50IP-2011. Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: “RON LIMÓN PALO VIEJO” (mixta). 36. En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto suficientemente distintivo. 37.

Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular. 38.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. 39.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles. 40. Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo “GOLDEN PIÑA” (mixto) es un signo descriptivo o genérico para distinguir los productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza.11                                                                                                                         11 Se pueden ver las siguientes referencias: http://granini.es/es_es/todo-sobre-la-mejor-fruta/153/ http://www.frutosdelparaiso.com/contenido/Pia-GoldenD2/S9/C3.html GACETA OFICIAL 21/02/2014 27 de 53       E. LA MODIFICACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. 41.

En el presente caso, la demandante Frutas de la Selva S.A.C. solicitó la modificación del signo solicitado excluyendo la denominación PIÑA y logotipo (entendiéndose la figura de piña), al tratarse de elementos secundarios. Alegó que con la modificación del signo solicitado se extingue la causal para denegar su registro, constituyéndose en un signo distintivo, capaz de individualizar a sus productos, por lo que se debe otorgar su registro.

Por su parte, el Indecopi contestó la demanda señalando que no cabe la modificación del signo solicitado, que excluye la denominación “piña” y logotipo, ya que tal modificación implica cambios sustanciales dentro del signo, los cuales van a generar una diferente impresión visual del mismo, lo cual no se encuentra permitido por ley. 42. Dentro del Proceso 18-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro de marca la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma.

La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Quiere esto decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición”. 43.

De lo anterior surge una pregunta: ¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera: “(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro”. (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 1015 de 27 de noviembre de 2003).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         http://www.rpp.com.pe/2013-12-09-pina-golden-el-manjar-de-mazamari-noticia_653567.html GACETA OFICIAL 21/02/2014 28 de 53       44.

Con respecto a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse ‘en cualquier momento del trámite’.

Este Tribunal, al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, ha hecho las siguientes consideraciones: ‘(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (…) el observante acceda a la inscripción de la marca.

Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.

La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado’. (Sentencia dictada en el expediente 20-IP-95, de 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. 236 de 26 de noviembre del mismo año, caso ‘MONO’).

El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.

Y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que ‘las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria’.

(Sentencia dictada en el expediente 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. 177 de 20 de abril del mismo año)”. (Proceso 182-IP2005, publicado en la G.O.A.C. 1278 de 15 de diciembre de 2005). 45. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria.

F. FAMILIA DE MARCAS (POR LA PALABRA “GOLDEN”). 46. En el presente proceso, la demandante argumentó que el signo solicitado GOLDEN PIÑA (mixto) cuenta con una familia de marcas por la palabra “Golden”. GACETA OFICIAL 21/02/2014 29 de 53       47. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 912 de 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.

G. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN. DENEGATORIA DE OFICIO. 48. Tomando en cuenta que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro del signo GOLDEN PIÑA (mixto); el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad”. 49. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 50.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 30 de 53       51. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 52. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”.12 53.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. 54.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 55. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales13 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.                                                                                                                         12 13 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167IP-2005.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 31 de 53       3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.14 56.

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de Marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Debida motivación. 57. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. 58.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.15 59.

En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad se plasma en la Resolución que concede o deniega el registro de marca. Es decir, la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marca, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.                                                                                                                         14 15 Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. 422 de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 32 de 53       SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135 literal b) de la misma Decisión.

TERCERO: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del el gráfico, como uno solo. En general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al examen de registrabilidad.

CUARTO: El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género. En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad.

Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo GOLDEN PIÑA (mixto) es un signo descriptivo o genérico para distinguir los productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza.

QUINTO: El Juez Consultante deberá tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria y los parámetros expuestos en la presente providencia.

SEXTO: El Juez Consultante deberá determinar si la palabra “Golden” establece una familia de marcas, para así determinar la registrabilidad del signo solicitado GOLDEN PIÑA (mixto).

SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio. - Debe ser integral. - Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. GACETA OFICIAL 21/02/2014 33 de 53       - Debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno el Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 108-IP-2014   Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal e), 228 y 229 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “V VALENTINO GARAVANI” (mixta).

Expediente interno: 1213-2012-0-1801-JR-CA-06 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 1213-2012-0/8va SECA-CSJL-PJ de 12 de agosto de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el GACETA OFICIAL 21/02/2014 34 de 53       proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Auto de 17 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. Partes en el proceso interno: Demandante: VALENTINO S.p.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú y de Tercero interesado: José Antonio Salas Aguilar A. Determinación de los hechos relevantes: 1. 2.

El 4 de diciembre de 2009, VALENTINO S.p.A., de Italia, solicita el registro de la marca V VALENTINO GARAVANI (mixta) para distinguir “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación de Niza).

El 24 de febrero de 2010, José Antonio Salas Aguilar formula oposición sobre la base de la marca JOSÉ VALENTINO escrita en letras características (Certificado 158421) que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza. 3. Mediante Resolución 2360-2010/CSD-INDECOPI de 8 de noviembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. 4.

VALENTINO S.p.A. presenta recurso de apelación en contra de la resolución administrativa de primera instancia. 5. Mediante Resolución 2706-2011/TPI-INDECOPI de 30 de noviembre de 2012, el Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución 2360-2010/CSD-INDECOPI que denegó el registro del signo solicitado. 6. VALENTINO S.p.A. presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2706-2011/TPI-INDECOPI. 7.

Mediante sentencia de 20 de marzo de 2013, se declara infundada la demanda. Posteriormente, la demandante interpone recurso de apelación. 8. El 28 de enero de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima decide suspender el presente proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 35 de 53       B. Fundamentos de la demanda: 9. La demandante VALENTINO S.p.A. indica lo siguiente: -­‐ El uso de la denominación VALENTINO GARAVANI constituye el ejercicio de su derecho a la personalidad, el cual no lesiona a terceras personas, toda vez que dada la fama, popularidad y prestigio de la persona que identifica la marca sólo será asociada a él y de ninguna manera con persona distinta. -­‐ Valentino Clemente Ludovico Garavani, mejor conocido como Valentino, es un diseñador de modas italiano conocido a nivel mundial, cuyas marcas son VALENTINO y VALENTINO GARAVANI. -­‐ Las marcas VALENTINO y VALENTINO GARAVANI y logotipo gozan de prestigio y renombre en el mundo, así como de indiscutible vigencia desde hace más de 50 años. -­‐ El signo solicitado y la marca registrada poseen elementos gráficos y fonéticos que las hacen totalmente distintas. -­‐ Existe registrada a favor de tercero la marca BRUNO VALENTI la cual no resulta confundible con la marca registrada. -­‐ La marca JOSÉ VALENTINO coexiste en el mercado con las marcas VALENTINO registradas.

C. Fundamentos de la contestación: 10. El Indecopi contestó la demanda alegando que: -­‐ Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión, ya que comparten el término idéntico VALENTINO. Además, que distinguen algunos de los mismos productos. -­‐ No existen otras marcas registradas en la Clase 25, a nombre de otros titulares, que presenten la denominación VALENTINO. -­‐ Según la Real Academia Española, la denominación VALENTINO significa “perteneciente o relativo a Valencia”, por lo que al tener un significado específico no podría evocar un personaje en concreto como señala la demandante. 11.

José Antonio Salas Aguilar alega lo siguiente: -­‐ El signo solicitado y la marca registrada son similares dado que comparten la denominación VALENTINO, por lo que su coexistencia creará confusión en el público consumidor. -­‐ Los elementos gráficos y denominativos adicionales presentes en el signo solicitado no desvirtúa la similitud que tiene con la marca registrada.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 36 de 53       -­‐ El prestigio y renombre alegado por la solicitante no es relevante para el presente caso, ya que el signo solicitado no cuenta con protección debido a que no se encuentra registrado. -­‐ Si bien las personas gozan de su derecho al nombre propio, ello no significa que la autoridad administrativa otorgue obligatoriamente el registro del mismo como marca, ya que bajo ese supuesto cualquier persona con el componente VALENTINO en su nombre podría pedir su registro ocasionando confusión en el público consumidor. -­‐ La marca registrada JOSÉ VALENTINO y la marca BRUNO VALENTI no son similares dado que se encuentran conformadas por elementos disímiles. -­‐ El signo solicitado y la marca registrada se encuentran destinados a distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, lo que incrementará el riesgo de confusión en el público consumidor.

D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 12. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que entre los signos confrontados existe una coincidencia ortográfica y fonética, lo cual genera riesgo de confusión y asociación, y al existir similitud y conexión competitiva entre los productos que distinguen, su coexistencia en el mercado inducirá a confusión al consumidor, quien podría asociar el origen empresarial de los mismos.

Por lo tanto, el signo es irregistrable por carecer de distintividad. En consecuencia, se presenta el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. E. Fundamentos del recurso de apelación: 13. La demandante reiteró los argumentos de su demanda y agregó que: -­‐ El nombre VALENTINO GARAVANI tiene un especial relieve, dado que, tratándose de un reconocido diseñador italiano de modas, famoso a nivel mundial, su nombre es objeto de un conocimiento generalizado y en particular dentro del sector de la moda.

Lo mismo sucede con el monograma constituido por un diseño estilizado y caprichoso de la letra “V” que, como consecuencia de la amplia y extendida publicidad de la que es objeto, es reconocido como el símbolo que identifica a Valentino Garavani. -­‐ La marca JOSÉ VALENTINO coexiste en el mercado con las marcas VALENTINO registradas a favor de la solicitante en las Clases 3, 14, 18 y 25.

La marca JOSÉ VALENTINO fue otorgada enontrándose registradas las marcas VALENTINO y VALENTINO GARAVANI en clases vinculadas, existiendo clara conexión competitiva entre los productos que distinguen. -­‐ El signo solicitado V VALENTINO GARAVANI (mixto) es la conjunción del logo “V” registrado en la Clase 25 y la denominación VALENTINO GARAVANI registrada en la Clase 18, compartiendo las marcas mercados relacionados y dirigidos al mismo consumidor, sin que se evidencia riesgo de confusión. GACETA OFICIAL 21/02/2014 37 de 53       CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 14. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 15. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS JURÍDICO COMUNITARIO A SER 16. En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, de la siguiente manera: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”. 17.

Procede la interpretación solicitada del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal e), 228 y 229 de la misma normativa. 18. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes: DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: GACETA OFICIAL 21/02/2014 38 de 53       a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, GACETA OFICIAL 21/02/2014 39 de 53       k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

(…)”. Materias a ser desarrolladas: − Concepto de marca. Requisitos. − Riesgo de confusión o de asociación. Cotejo de marcas. − Comparación entre signos mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). − Registro de marcas relacionadas con nombres de personas. − Cuando se alega la notoriedad del signo solicitado a registro. − Coexistencia de marcas.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. 19. En el presente caso, VALENTINO S.p.A., de Italia, solicita el registro de la marca V VALENTINO GARAVANI (mixta) para distinguir “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos. 20.

Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que: “La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 40 de 53       La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. (…)”. En consecuencia, en el presente caso la Corte consultante debe analizar si la marca V VALENTINO GARAVANI (mixta) para distinguir “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si GACETA OFICIAL 21/02/2014 41 de 53       no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 21. En el presente caso, el Indecopi declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado V VALENTINO GARAVANI (mixto) de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, por ser confundible con la marca registrada JOSÉ VALENTINO (mixta) que distingue productos de la misma Clase 25 de la Clasificación de Niza. 22.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial”. 23.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.16 24.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 25.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 26.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:                                                                                                                         16 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 21/02/2014 42 de 53       La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión o de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.17 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.18 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los                                                                                                                         17 18 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 21/02/2014 43 de 53       productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.19 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.20 Reglas para realizar el cotejo de marcas.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas simultáneamente. deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.                                                                                                                         19 20 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 21/02/2014 44 de 53       Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.21 27.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.22 (…)”. 28.

Por lo tanto, la Corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si el signo solicitado V VALENTINO GARAVANI (mixto) y la marca registrada JOSÉ VALENTINO (mixta) de la misma Clase 25 de la Clasificación de Niza, son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.                                                                                                                         21 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss. 22 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 21/02/2014 45 de 53       C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 29. En el presente caso se debe comparar el signo solicitado V VALENTINO GARAVANI (mixto) con la marca registrada JOSÉ VALENTINO (mixta). 30. Para ello se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico”. 31.

El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.23 32.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002). 33.

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 34. La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:                                                                                                                         23 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 21/02/2014 46 de 53       − Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. − Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 35.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión” (Proceso 142-IP-2013). (…)”. 36. En ese orden de ideas, la Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. D. REGISTRO DE MARCAS RELACIONADAS CON NOMBRES DE PERSONAS. 37.

En el presente caso, la demandante VALENTINO S.p.A. señaló que el uso de la denominación VALENTINO GARAVANI constituye el ejercicio de su derecho a la personalidad, el cual no lesiona a terceras personas, toda vez que dada la fama, popularidad y prestigio de la persona que identifica la marca sólo será asociada a él y de ninguna manera con persona distinta.

Agrega que Valentino Clemente Ludovico Garavani, mejor conocido como Valentino, es un diseñador de modas italiano conocido a nivel mundial, cuyas marcas son VALENTINO y VALENTINO GARAVANI. 38. El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”. 39.

La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, y no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso. 40.

Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte GACETA OFICIAL 21/02/2014 47 de 53       la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante. 41.

De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.

Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. 42. Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel PACHÓN: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.

Por nombre propio se entiende 'el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia'. A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”.

(Manuel PACHÓN MUÑOZ, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, p. 96). 43. Asimismo, Jorge OTAMENDI ha manifestado respecto a la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: “( ) tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.

Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'.

En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este GACETA OFICIAL 21/02/2014 48 de 53       último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.

(Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 96). 44. De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 45.

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”24.

Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.

Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial. 46. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada.

Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona –a menos que el nombre no sea común–, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso. 47.

Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.                                                                                                                         24 http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html GACETA OFICIAL 21/02/2014 49 de 53       48.

De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.

E. LA NOTORIEDAD ALEGADA DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. 49. En el presente caso, se alega la notoriedad del signo solicitado V VALENTINO GARAVANI (mixto) en la Clase 25 de la Clasificación de Niza. Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos”. 50. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos. 51. El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente: -­‐ Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. -­‐ La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca GACETA OFICIAL 21/02/2014 50 de 53       notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas. 1.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial; h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, GACETA OFICIAL 21/02/2014 51 de 53       i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j. los aspectos del comercio internacional; o, k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…)”. F. LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO. 52. En el presente caso, la demandante VALENTINO S.p.A. señaló que la marca registrada JOSÉ VALENTINO (mixta) coexiste en el mercado con las marcas VALENTINO registradas. Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2010: “Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE HECHO” consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 916 de 2 de abril de 2003)”. Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 52 de 53       SEGUNDO: Según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no son registrables los signos que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

TERCERO: Al comparar marcas mixtas se determina que si en el signo mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: No son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido.

Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.

QUINTO: El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro un signo notorio es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SEXTO: La coexistencia de hecho no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Corte consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA GACETA OFICIAL 21/02/2014 53 de 53       Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO       Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú